平成26(行ケ)10263審決取消請求事件

平成２７年１２月２４日判決言渡
平成２６年（行ケ）第１０２６３号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成２７年１２月１５日
判 決
原 告 セルビオス－ファーマ エス アー
訴 訟 代 理 人 弁 護 士 城 山 康 文
山 内 真 之
並 木 重 伸
弁理士 小 野 誠
坪 倉 道 明
被 告 ザ トラスティーズ オブ
コロンビア ユニバーシティ
イン ザ シティ オブ ニューヨーク
被 告 中 外 製 薬 株 式 会 社
両名訴訟代理人弁護士 尾 崎 英 男
日 野 英 一 郎
江 黒 早 耶 香
弁理士 津 国 肇
小 國 泰 弘
膝 舘 祥 治
主 文
１ 原告の請求を棄却する。
２ 訴訟費用は原告の負担とする。
３ この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日
と定める。
事 実 及 び 理 由
第１ 原告の求めた裁判
特許庁が無効２０１３－８０００８０号事件について平成２６年７月２５日にし
た審決を取り消す。
第２ 事案の概要
本件は，特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は，①進
歩性の有無，②実施可能要件違反の有無，③サポート要件違反の有無である。
１ 特許庁における手続の経緯
被告ザ トラスティーズ オブ コロンビア ユニバーシティ イン ザ シテ
ィ オブ ニューヨーク及び被告中外製薬株式会社（以下「被告ら」という。）は，
平成９年（１９９７年）９月３日（パリ条約による優先権主張 優先権主張日：１
９９６年９月３日〈以下「本件優先日」という。〉 米国）を国際出願日（以下「本
件出願日」という。）とし，名称を「ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用
中間体およびその製造方法」とする発明について特許出願（特願平１０－５１２７
９５号）をし，平成１４年５月２４日，設定登録がなされた（特許第３３１０３０
１号。請求項の数３０。以下，この特許を「本件特許」という。甲４７）。
原告は，平成２５年５月２日，請求項１～３０について，特許無効審判を請求し
た（無効２０１３－８０００８０号）ところ，被告らは，同年９月２５日付け訂正
請求書（甲５１。以下「本件訂正請求書」という。）により，特許請求の範囲を含
む訂正をした（以下「本件訂正」という。本件訂正後の請求項の数２８）。
特許庁は，平成２６年７月２５日，
「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求
は，成り立たない。」との審決をし（出訴期間９０日を附加），その謄本は，同年８
月４日，原告に送達された。
２ 特許請求の範囲の記載
本件訂正請求書によれば，本件訂正に係る特許請求の範囲の記載は，以下のとお
りである（以下，請求項に対応して，
「本件発明１」などと呼称し，本件発明１～２
８を総称して「本件発明」ともいう。本件訂正後の請求項２～１２は，請求項１の
従属項，本件訂正後の請求項１４～２８は，請求項１３の従属項であり，これらの
記載は省略する。なお，請求項２９及び３０は，本件訂正により削除。以下，本件
訂正請求書に添付された明細書（甲５１）を「本件明細書」という。。
）
【請求項１】（本件発明１）
下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中，ｎは１であり；Ｒ１及びＲ２はメチルであり；Ｗ及びＸは各々独立に水素又
はメチルであり；ＹはＯであり；そしてＺは，式
のステロイド環構造，又は式
のビタミンＤ構造であり，Ｚの構造の各々は，１以上の保護又は未保護の置換基及
び／又は１以上の保護基を所望により有していてもよく，Ｚの構造の環はいずれも
１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）
（ａ）下記構造：
（式中，Ｗ，Ｘ，Ｙ及びＺは上記定義のとおりである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
又は
（式中，ｎ，Ｒ１及びＲ２は上記定義の通りであり，そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて化合物を製造すること；並びに
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること，
を含む方法。
【請求項１３】（本件発明１３）
下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中，ｎは１であり；Ｒ１及びＲ２はメチルであり；Ｗ及びＸは各々独立に水素又
はメチルであり；ＹはＯであり；そしてＺは，式
のステロイド環構造，又は式
のビタミンＤ構造であり，Ｚの構造の各々は，１以上の保護又は未保護の置換基及
び／又は１以上の保護基を所望により有していてもよく，Ｚの構造の環はいずれも
１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）
（ａ）下記構造：
（式中，Ｗ，Ｘ，Ｙ及びＺは上記定義のとおりである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
又は
（式中，ｎ，Ｒ１及びＲ２は上記定義のとおりであり，そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて，下記構造：
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；及び
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法。
３ 原告が主張する無効理由
(1) 無効理由１（甲１を主引例とする進歩性欠如）
ア 本件発明１～１２は，以下の甲１に記載された発明（以下，証拠番号に
対応して「甲１発明」などと呼称する。）並びに甲２に記載された発明（甲２発明）
及び甲４～１１に記載された周知技術に基づいて容易に発明をすることができた。
イ 本件発明１３～２５は，甲１発明並びに甲２発明，甲１２に記載された
発明（甲１２発明） 及び甲４～１１に記載された周知技術に基づいて容易に発明を
，
することができた。
ウ 本件発明２６～２８は，甲１発明並びに甲２，１２発明及び甲４～１１，
１３に記載された周知技術に基づいて容易に発明をすることができた。
(2) 無効理由２（甲２を主引例とする進歩性欠如）
ア 本件発明１～２４は，甲２発明並びに甲３に記載された発明（甲３発明）
及び甲４～１１に記載された周知技術に基づいて容易に発明をすることができた。
イ 本件発明２５は，甲２発明並びに甲３，１２発明及び甲４～１１に記載
された周知技術に基づいて容易に発明をすることができた。
ウ 本件発明２６～２８は，甲２発明並びに甲３，１２発明及び甲４～１１，
１３に記載された周知技術に基づいて容易に発明をすることができた。
甲１：特表平４－５０３６６９号公報
甲２：Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters，Vol.4，No.5，pp.753-756，1994
甲３：特開平７－２８２０号公報
甲４：特開平６－２０７０４１号公報
甲５：特開平７－１７９４４４号公報
甲６：特開平６－７３０４４号公報
甲７：特開平５－４３５２２号公報
甲８：特開平５－１７０７１１号公報
甲９：特開平６－６５１７７号公報
甲１０：特開平７－４１４７５号公報
甲１１：特開平７－１４５１０１号公報
甲１２：国際公開第９３／２１２０４号パンフレット
甲１３： Tetrahedron Letters，Vol.35，No.47，pp.8727-8730，1994
(3) 無効理由３（実施可能要件違反）及び４（サポート要件違反）
本件発明１の「Ｚ」は，
「ステロイド環構造」のみならず「ビタミンＤ構造」であ
るものを含んでいるが，発明の詳細な説明には，Ｚが「ステロイド環構造」の実施
例しか記載がなく，Ｚが「ビタミンＤ構造」の場合には，本件発明を当業者が実施
するには，適切に反応するかどうかを確認するために，過度の実験を強いられるか
ら，発明の詳細な説明は，当業者が本件発明の実施をすることができる程度に明確
かつ十分に記載されていない。
また，Ｚが「ビタミンＤ構造」の場合についてまで，拡張ないし一般化できない
から，本件発明のうち「Ｚ」が「ビタミンＤ構造」のものについては，発明の詳細
な説明に記載されていない。
したがって，実施可能要件及びサポート要件のいずれも満たさない。
４ 審決の理由の要点
審決は，本件訂正を認めた上で，上記の無効理由１～４について，以下のとおり，
いずれも理由なしとした（なお，甲１を主引例とする進歩性欠如の無効理由は，本
訴訟において撤回しており，本件の取消事由と関連しない部分については記載を省
略した。。
）
(1) 無効理由２（甲２を主引例とする進歩性の欠如）について
ア 本件発明１の進歩性について
(ｱ) 甲２発明１
「下記の２０（Ｓ）－アルコール(9)
（式中，ＴＢＳは，ｔ－ブチルジメチルシリルである。）
と，下記の臭化物(15)
（式中，ＴＨＰはテトラヒドロピラニルである。）
とを水素化カリウムの存在下に反応させて，下記のエーテル化合物（１６）
（式中，ＴＢＳとＴＨＰは前記のとおりである。 を形成し，
） エーテル化合物（１６）
のＴＨＰ（テトラヒドロピラニル）部分を，ピリジニウムパラトルエンスルホン酸
により開裂して，下記アリールアルコール化合物（１７）
（式中，ＴＢＳは前記のとおりである。）
を形成し，引き続き，ｔ－ブチルヒドロキシペルオキシドにより化合物（１７）を
エポキシ化して，
下記のエポキシド化合物（18a 又は 18b）
（環構造は化合物（１７）と同じである。）を得る方法。」
（なお，この甲２発明１と以下に述べる甲２発明２を併せて「甲２発明」と総称す
ることがある。）
(ｲ) 本件発明１と甲２発明１との一致点及び相違点
【一致点】
「下記の構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中，ｎは１であり；Ｒ１及びＲ２は各々独立に，所望により置換されたＣ1～Ｃ6
アルキルであり；Ｗ及びＸは各々独立に水素又はメチルであり；ＹはＯであり；そ
してＺは，ステロイド環構造，又はビタミンＤ構造であり，Ｚの構造の各々は，１
以上の保護又は未保護の置換基及び／又は１以上の保護基を所望により有していて
もよく，Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよ
い）
（ａ）下記構造：
（式中，Ｗ，Ｘ，Ｙ及びＺは上記定義のとおりである）を有する化合物を塩基の存
在下で下記構造：
Ｅ－Ｂ
を有する化合物（式中，Ｅは脱離基である）と反応させて化合物を製造すること；
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること，
を含む方法」
【相違点】
（２－ｉ）「Ｒ１及びＲ２」が，
本件発明１では，ともに「メチル」であるのに対して，
甲２発明１では，「メチルとヒドロキシメチレン」である点。
（２－ⅱ）「Ｅ－Ｂ」の「Ｂ」に対応する部分構造が，本件発明１では，
「２，３－エポキシ－３－メチル－ブチル基」又は，
「２－脱離基－３－メチル－３
－ヒドロキシ－ブチル基」であるのに対して，甲２発明１では，
「
（式中，ＴＨＰはテトラヒドロピラニルである。」
）（以下「３－メチル－４－テトラ
ヒドロピラニルオキシ－２－ブテニル基」という。）である点。
（２－ⅲ）工程（ａ）が，
本件発明１では，
「Ｅ－Ｂ」と反応させて化合物を得ているのに対して，
甲２発明１では，
「Ｅ－Ｂ」と反応させた後，「得られたエーテル化合物（１６）（化学式は省略）を
ピリジニウムパラトルエンスルホン酸により開裂して，アリールアルコール化合物
（１７）
（化学式は省略）を形成し，引き続き，ｔ－ブチルヒドロキシペルオキシド
により化合物（１７）をエポキシ化して」化合物を得ている点。
(ｳ) 相違点についての判断
相違点（２－ⅱ）における「Ｅ－Ｂ」の「Ｂ」構造を，
「３－メチル－４－テトラ
ヒドロピラニルオキシ－２－ブテニル基」から，
「２，３－エポキシ－３－メチル－
ブチル基」又は「２－脱離基－３－メチル－３－ヒドロキシ－ブチル基」にするこ
と（「Ｂ」構造の置換）によって，相違点（２－ｉ）における「Ｒ １及びＲ２」も必
然的に「メチル」になる。
また，相違点（２－ⅱ）における上記「Ｂ」構造の置換によって，直接エポキシ
化合物が得られるので，
「得られたエーテル化合物（１６）をピリジニウムパラトル
エンスルホン酸により開裂して，アリールアルコール化合物（１７）を形成し，引
き続き，ｔ－ブチルヒドロキシペルオキシドにより化合物（１７）をエポキシ化」
する工程が不要となるから，必然的に相違点（２－ⅲ）の構成も満たされることに
なる。
そこで，相違点（２－ⅱ）について検討する。
ａ 動機付けについて
甲２には，「Ｅ－Ｂ」の「Ｂ」構造として，「２，３－エポキシ－３－メチル－ブ
チル基」又は「２－脱離基－３－メチル－３－ヒドロキシ－ブチル基」を使用する
ことについて記載も示唆もなく，３－メチル－４－テトラヒドロピラニルオキシ－
「
２－ブテニル基」を使用する場合の課題についても記載されていない。
また，甲３には，一般式（II）のエポキシ化合物を一般式（III）の化合物とカップ
リング反応させて，一般式（IV）の化合物を得る反応式１と，一般式（VI）の化合
物を一般式（III）の化合物とカップリング反応させて一般式（VII）の化合物を得た
後，この一般式（VII）の化合物をエポキシ化して一般式（VIII）の化合物を得る反
応式２が記載されているところ，この反応式２は，甲２発明１における二重結合を
含む臭化物(15)を反応させた後，二重結合をエポキシ化する点で共通するものの，
甲３の反応は一般式（II)がカルボン酸で式(III)の化合物のＨ－Ｂの「Ｂ」が官能性ア
ミノ基，アミノ環であるから，カルボン酸とアミンを反応させてアミド結合を形成
するものであって，甲２発明１のようにエーテル結合を形成するものではなく，甲
３記載の反応を甲２発明１に適用できる根拠も示されていない。
さらに，甲３には，上記反応式１と反応式２が並べて記載されているだけであっ
て，甲２発明１における臭化物(15)を反応させた後にエポキシ化する反応（上記反
応式２に対応する。）の課題も反応式２を反応式１に置き換える（裁判所注：審決の
誤記は訂正した。以下同じ。）必要性についても示唆するところは認められない。
甲４，６～８，１１（以下，これらを併せて「甲４等」ともいう。）には，エーテ
ル合成のためのエポキシ環を含むアルキル化剤（以下「アルキルオキシラン試薬」
という。 に当たるエピクロロヒドリン，
） エピブロモヒドリンなどの化合物を使用し
て，アルコール又はフェノールと反応させてエーテル結合を生成する反応が記載さ
れているが，アルコール，フェノールは，甲２発明１におけるステロイド環構造の
２０位－アルコール化合物ではなく，このようなアルコールにも，アルキルオキシ
ラン試薬を適用できることを示唆する記載は認められない。
また，甲５，９及び１０には，そもそも，アルコールとアルキルオキシラン試薬
との反応については記載されていない。
そうすると，甲２～１１のいずれにも，甲２発明１のステロイド環構造の２０位
－アルコール化合物に対してアルキルオキシラン試薬を反応させて，エーテル合成
をすることを動機付ける記載は認められない。
よって，甲２発明１において，「Ｅ－Ｂ」の「Ｂ」を，「３－メチル－４－テトラ
ヒドロピラニルオキシ－２－ブテニル基」から，
「２，３－エポキシ－３－メチル－
ブチル基」又は「２－脱離基－３－メチル－３－ヒドロキシ－ブチル基」に置換す
る動機付けがあると認めることはできない。
ｂ 構成の容易想到性について
甲２発明１では，反応するアルコールの反応部位である２０位炭素原子に，ステ
ロイド構造が置換しているところ，甲４等において，エピハロヒドリン等とアルコ
ールが反応したからといって，この反応は，反応部位の炭素原子にステロイド環構
造のような大きな置換基を有するアルコールに対するものではなく，
「Ｅ－Ｂ」化合
物側の立体障害やアルコール側の立体障害によって，甲４等に記載される
Williamson エーテル合成反応について，反応が進行しない場合や別反応が生じる場
合があり得ることは当業者にとって技術常識である。
したがって，立体障害の可能性がある反応部位の臭素から２番目と３番目の炭素
原子を含むエポキシ環が存在するアルキルオキシラン試薬が，ステロイド環と同様
の立体障害基をアルコールの反応部位である２０位炭素原子に有する甲２発明１の
ステロイド構造の２０位－アルコール化合物と反応することを，当業者が容易に想
到することができない。
イ 本件発明１３の進歩性について
(ｱ) 甲２発明２
「２０（Ｓ）－アルコール(9)（化学式は省略）と，
臭化物(15)（化学式は省略）とを水素化カリウムの存在下に反応させて，
エーテル化合物（１６）（化学式は省略）を形成し，
エーテル化合物（１６）のＴＨＰ（テトラヒドロピラニル）部分を，ピリジニウム
パラトルエンスルホン酸により開裂して，下記アリールアルコール化合物（１７）
（化学式は省略）を形成し，
引き続き，ｔ－ブチルヒドロキシペルオキシドにより化合物（１７）をエポキシ化
して，エポキシド化合物（18a 又は 18b）（化学式は省略。）を得て，
化合物(18a)及び(18b)のエポキシ環を水素化ジイソブチルアルミニウムにより開裂
して，下記のトリオール化合物（19a 又は 19b）
を得る方法。」
(ｲ) 本件発明１３と甲２発明２との一致点及び相違点
【一致点】
「下記の構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中，ｎは１であり；Ｒ１及びＲ２は各々独立に，所望により置換されたＣ1～Ｃ6
アルキルであり；Ｗ及びＸは各々独立に水素又はメチルであり；ＹはＯであり；そ
してＺは，ステロイド環構造，又はビタミンＤ構造であり，Ｚの構造の各々は，１
以上の保護又は未保護の置換基及び／又は１以上の保護基を所望により有していて
もよく，Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよ
い）
（ａ）下記構造：
（式中，Ｗ，Ｘ，Ｙ及びＺは上記定義のとおりである）を有する化合物を塩基の存
在下で下記構造：
Ｅ－Ｂ
を有する化合物（式中，Ｅは脱離基である）と反応させて，下記構造：
を有するエポキシド化合物を製造すること
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；及び
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること，
を含む方法」
【相違点】
（２－ｉ’「Ｒ１及びＲ２」が，
）
本件発明１３では，ともに「メチル」であるのに対して，
甲２発明２では，「メチルとヒドロキシメチレン」である点。
（２－ⅱ’「Ｂ」に対応する部分構造が，本件発明１３では，
）
「２，３－エポキシ－３－メチル－ブチル基」又は「２－脱離基－３－メチル－３
－ヒドロキシ－ブチル基」であるのに対して，
甲２発明２では，３－メチル－４－テトラヒドロピラニルオキシ－２－ブテニル基」
「
である点。
（２－ⅲ’）工程（ａ）が，本件発明１３では，「Ｅ－Ｂ」と反応させて，エポキシ
ド化合物」を得ているのに対して，
甲２発明２では，「Ｅ－Ｂ」と反応させた後，「得られたエーテル化合物（１６）
（化学式は省略）をピリジニウムパラトルエンスルホン酸により開裂して，アリー
ルアルコール化合物（１７）
（化学式は省略）を形成し，引き続き，ｔ－ブチルヒド
ロキシペルオキシドにより化合物（１７）をエポキシ化して」「エポキシド化合物」
を得ている点。
(ｳ) 相違点についての判断
相違点（２－ｉ’，相違点（２－ⅱ’，相違点（２－ⅲ’
） ） ）について検討すると，
実質的に相違点（２－ｉ），相違点（２－ⅱ），相違点（２－ⅲ）と同じであるから，
上記ア(ｳ)で述べたように，相違点（２－ⅱ’）の構成を満たすことで，必然的に相
違点（２－ｉ’，
）（２－ⅲ’）の構成も満たされることになる。
そして，相違点（２－ⅱ’）は，前記ア(ｲ)で検討した相違点（２－ⅱ）と実質的
に同じであるから，前記ア（ｳ）で述べたのと同様の理由により，甲２発明２におい
て，本件優先日前に，相違点（２－ⅱ’）を構成することが当業者にとって容易にな
し得たものとはいえない。
(2) 無効理由３（実施可能要件違反）について
本件明細書の発明の詳細な説明には，
「Ｚ」として「ビタミンＤ構造」を使用した
場合の実施例はないものの，発明の詳細な説明の記載や，本件出願日時点の技術常
識（甲１，２）に基づき，当業者であれば，本件明細書に記載された「Ｚ」が「ス
テロイド環構造」の場合における具体的な反応条件に沿って実施することで，「Ｚ」
が「ビタミンＤ構造」の場合であっても本件発明を実施できると理解できる。
したがって，発明の詳細な説明は，本件発明を当業者が実施をすることができる
程度に明確かつ十分に記載されていないとはいえないから，本件特許が特許法３６
条４項の要件を満たさない特許出願に対してなされたものとはいえない。
(3) 無効理由４（サポート要件違反）について
本件発明が解決しようとする課題は，原告主張のように，
「より少ない工程によっ
て，従来よりも高い収率でビタミンＤ誘導体等を製造することにある」のではなく，
本件発明に係る製造方法を提供することにあるものと認める。
そうすると，前記(2)と同様に，本件発明は，特許を受けようとする発明が発明の
詳細な説明に記載されたものでないとはいえないから，本件発明に係る特許請求の
範囲の記載は，特許法３６条６項１号に適合しないということはできない。
第３ 原告主張の審決取消事由
１ 取消事由１（甲２を主引例とする進歩性判断の誤り）
(1) 動機付けについての判断の誤り
審決は，甲２には，「Ｅ－Ｂ」の「Ｂ」構造として，「２，３－エポキシ－３－メ
チル－ブチル基」又は「２－脱離基－３－メチル－３－ヒドロキシ－ブチル基」を
使用することや，甲２発明において「３－メチル－４－テトラヒドロピラニルオキ
シ－２－ブテニル基」を使用する場合の課題の記載もないこと，甲３記載の反応を
甲２発明１に適用できる根拠も示されていないこと，甲４等には，甲２発明１にお
けるステロイド環構造の２０位－アルコール化合物にも，アルキルオキシラン試薬
を適用できることを示唆する記載は認められないことなどから，甲２発明１におい
て，
「Ｅ－Ｂ」の「Ｂ」を「３－メチル－４－テトラヒドロピラニルオキシ－２－ブ
テニル基」から，
「２，３－エポキシ－３－メチル－ブチル基」又は「２－脱離基－
３－メチル－３－ヒドロキシ－ブチル基」に置換する動機付けがあると認めること
はできないとした。
しかし，ビタミンＤ構造化合物を得るために，種々の方法が開発されてきたこと
が甲３１に記載されているように，当業者にとって既存の製造方法を改良すること
は，通常の研究開発活動であるから，甲２のエポキシ環側鎖導入のための合成スキ
ームをそれ以外のものに置き換えて，更に改良しようと試みる動機付けがあったこ
とは，明白である。
また，審決は，公知化合物と本件発明に係る化合物の構造上の相違点について，
これに至る動機付けの有無を検討するという物の発明の場合における手法を，本件
発明のような有機化合物の合成方法にも当てはめつつ，甲２発明の試薬の構造を本
件発明の特定の側鎖導入試薬（４－脱離基－２，３－エポキシ－２－メチルブタン。
以下「本件側鎖導入試薬」という。）の構造に代える動機付けがないとしているもの
と思われるが，以下のとおり，有機合成方法に係る当業者の通常の手法を考慮すれ
ば，本件発明は甲２発明から動機付けられるから，上記判断は誤りである。
すなわち，本件明細書の「発明の背景」の欄にあるとおり，本件優先日当時，１
α，２５－ジヒドロキシ－２２－オキサビタミンＤ３（マキサカルシトール；本件
発明１３の目的化合物に包含される化合物）は公知であり，マキサカルシトールの
側鎖（下記構造参照）を導入する新たな方法を探索することは，当業者にとって周
知の課題であり，このことは被告らも争っていない。
そして，有機合成に関わる当業者が，目的化合物の合成方法を検討する際には，
当該目的化合物の既知の合成方法に用いられた出発化合物から出発することにこだ
わることはなく，逆に，当該目的化合物から出発して，それに公知の様々な化学反
応や試薬の知識を適用しつつ，目的化合物に至る直前の化合物を得ることを検討し，
この過程を繰り返して，既知の合成方法とは異なる反応経路を考えるものである。
すなわち，公知の様々な化学反応や試薬の知識を適用しつつ，目的化合物から逆行
し，その直前の化合物（前駆物質）を得ることを検討し，目的化合物の結合を切断
して対応する試薬に置き換え，この過程を繰り返して，容易に入手可能な化合物ま
でたどりつくことにより，既知の合成方法とは異なる反応経路を考えるのが，当業
者にとって通常のことである。これを本件発明について見ると，以下のとおりであ
る。
ア 本件発明１３の目的化合物から側鎖にエポキシ環を有する前駆物質（本
件発明１の化合物）へ
甲２には，本件発明１の２０位－アルコール化合物のうちのステロイド環構造を
有する化合物を出発化合物（以下の図Ａの化合物(9)）とし，最初に，二重結合を有
する試薬（図Ａの化合物(15)）を側鎖として付加し，その後，二重結合を「香月-シ
ャープレス酸化」反応に付してエポキシ環とし，２０位－アルコール化合物のエポ
キシ体（同図の化合物(18a)(18b)）を得て，当該エポキシ体を還元剤で処理するだけ
で簡便に水酸基（－ＯＨ）側鎖を持った所望のステロイド環構造の化合物（同図の
化合物（19a）～(20b）に変換する合成方法が記載されている（図Ａは，甲２の７５
５頁の図の一部に原告が赤色矢印を付したもの。。
）
【図Ａ】
上記の反応図式の概要は，以下のように書き下すことができる。
【図Ｂ】
H3C H3C
OH O
OR1
塩基 香月・シャープレス酸化
Br OR1
+
CH3
H3C
O H3C
O
O OH
OH
還元剤 OH
H3C
甲２に記載された上記の図Ａには，ステロイド環構造を有する化合物の側鎖部分
に２つの水酸基（－ＯＨ）を有する化合物が記載されている。つまり，側鎖部分の
構造式に明記されている「－ＯＨ」と，脚注でＲ１＝ＯＨ又はＲ２＝ＯＨとされてい
る「－ＯＨ」である。
このうち，Ｒ１＝ＯＨ又はＲ２＝ＯＨとされている「－ＯＨ」は，当該化合物の直
前の化合物（図Ａ中の赤色矢印の先の化合物）のエポキシ環が還元剤によって処理
されて生じたことがわかる。
したがって，本件優先日当時，公知の課題であった「本件発明１３の目的化合物」
の水酸基を有する側鎖を導入する新たな方法を探索するに当たり，甲２に接した当
業者であれば，図Ａの赤色矢印で示された反応経路を遡り，側鎖にエポキシ環を有
する化合物（本件発明１の化合物）を，本件発明１３の目的化合物を得るための前
駆物質とすることを，容易に想到できたことは明らかである。
このことは，甲１２にも，甲２と同様に，エポキシ環を還元剤により処理して水
酸基（－ＯＨ）を得る反応が記載されていることによっても裏付けられる。
イ 側鎖にエポキシ環を有する化合物（本件発明１の化合物）から２０位－
アルコール化合物（本件発明１及び１３の出発化合物）へ
(ｱ) 甲２では，側鎖にエポキシ環を有する化合物を得るに当たって，２０
位－アルコール化合物（化合物(9)）に対して，二重結合を有する試薬（化合物(15)）
を側鎖として付加し，その後，二重結合を「香月-シャープレス酸化」して，当該側
鎖にエポキシ環を有する化合物を得ている。
この反応を遡ると，図Ｃにおいて青色矢印で示されたものとなる。
【図Ｃ】
一方，甲３には，ステロイド環構造化合物ではないが，エポキシ環を当該化合物
に導入する際の方法として，下記の２つの反応式が記載されている。
①甲２のように，エポキシ環を有する化合物から遡り，その前駆物質として二
重結合を有する化合物に至る方法（下図の反応式２；青色矢印）
②本件発明１のように，エポキシ環を有する化合物から遡りつつ，上記の二重
結合を有する化合物の前駆物質を経ることなく，直接，エポキシ環を有する試薬（ア
ルキルオキシラン試薬）を付加する方法（下図の反応式１；橙色矢印）。
・反応式２
・反応式１
してみれば，上記の青色矢印の経路と橙色矢印の経路は，同じ前駆物質に辿り着
くために，そのいずれもが利用可能なものとして当業者に知られていたものであり，
上記の青色矢印の経路を橙色矢印の経路に代えることが当業者にとって格別困難な
発想ではなく，また，独創性が要求されるようなものではないことを明確に示して
いる。
さらに，甲３の上記反応式１は，反応式２に比べ，反応工程が１つ少なくてよく，
原料化合物の損失が防止できることは，当業者が当然に認識できることである。
したがって，本件発明１３の目的化合物を得るための前駆物質として当業者が容
易に想到できた「側鎖にエポキシ環を有する化合物」
（本件発明１の化合物）を得る
に当たって，直接，エポキシ環を有するアルキルオキシラン試薬を付加することを，
当業者が動機付けられたことは明白である。
(ｲ) 審決は，甲３の反応式１と甲２について，「甲３の反応は…アミンと
カルボン酸を反応させてアミド結合を形成するものであって，甲２発明１のように
エーテル結合を形成するものではなく，甲３記載の反応を甲２発明１に適用できる
根拠も示されていない。 として，
」 甲３に記載の発明を甲２に組み合わせることを当
業者が動機付けられないとする。
しかし，甲２にはエポキシ側鎖を還元剤で開裂して１段階で簡便に水酸基側鎖に
変換できることが示されているのだから，当業者であれば，２段階からなる当該エ
ポキシ側鎖の導入工程が甲２の合成法の「鍵」となる工程と位置付けて，当該工程
の改良に着目するはずである。そして，結合様式は異なっても，甲３には「鍵」と
なるエポキシ部分を導入するためのスキームを記載しているのだから，当業者は，
この合成スキームを甲２の原料化合物や結合様式に適合するように改変することを
試みたはずである。
このように，当業者であれば有用な合成スキームを別の結合様式に適合させるこ
とが容易に想起可能であるという事実は，甲３１や甲６０（Wittig 反応は様々な化
合物を出発化合物とする際に利用されていること），及び本件明細書（「ＹはＯ，Ｓ
又はＮＲ３を示し」と記載され，具体的に記載されたエーテル体（ＹはＯ）の合成
スキームを，異なった結合様式である第１級アミン体（－ＮＨ－）の合成にも応用
すること）にも記載されている（本件明細書の２８頁の下５～３行）。
したがって，甲３と甲２の原料化合物や側鎖の結合様式が異なるからといって，
当業者はそれらを組み合わせることができないとした審決の判断は，誤りである。
(ｳ) また，審決は，「甲３には，上記反応式１と反応式２が並べて記載さ
れているだけであって，甲２発明１における臭化物(15)を反応させた後にエポキシ
化する反応（上記反応式２に対応する。 の課題も反応式２を反応式１に置き換える
）
必要性についても示唆するところは認められない。」とする。
しかし，反応式１と反応式２が併記されている事実は，むしろ両者の反応の置き
換えが当業者にとって特別な創意を要さないことを表しているとみるべきであり，
当業者ならば，反応式２のように原料化合物に側鎖の前駆物質を付加した後に側鎖
部分を順次変換するよりも，反応式１のように調製可能なら当該側鎖ブロックをあ
らかじめ得て，それを原料化合物に直接付加したほうが原料化合物の損失を防止で
きることを理解し得ないはずはない。
したがって，当業者であれば，甲３の反応式１と反応式２の記載を甲２発明と組
み合わせることを動機付けられたことは明らかである。
ウ 本件２０位－アルコール化合物とアルキルオキシラン試薬の出発物とし
ての使用
(ｱ) 上記のとおり，本件発明１３の目的化合物を得るに当たって，「２０
位－アルコール化合物」に対して「アルキルオキシラン試薬」を付加する合成法を，
当業者が想起し，動機付けられたことは明らかである。
また，当該合成方法の出発化合物及び出発試薬，つまり反応経路の検討の終着点
が，それぞれ，２０位－アルコール化合物及びアルキルオキシラン試薬になること
も，当業者が容易に想到し得たことである。
すなわち，
「２０位－アルコール化合物」は，例えば，甲２記載のとおり公知の化
合物であり，また，
「アルキルオキシラン試薬」につき，甲４等（甲４，６～８及び
１１）にあるように，エピクロロヒドリンやエピブロモヒドリン等のエポキシ環を
有するアルキルオキシラン試薬を，水酸基（－ＯＨ）を持った様々な化合物と反応
させてエーテル結合を形成し（Williamson 反応），エポキシ側鎖を導入することは周
知の技術であったから，当業者は，本件発明１３の目的化合物を合成するための反
応経路の終着点である，出発化合物と出発試薬が，それぞれ，
「２０位－アルコール
化合物」及び「アルキルオキシラン試薬」になることも当業者が容易に想到し得た
ことである。
この点，審決は，甲４等に記載されているアルコール，フェノールは，甲２発明
１におけるステロイド環構造の２０位－アルコール化合物ではないから，甲２発明
１におけるアルコールにも，アルキルオキシラン試薬を適用できることを示唆する
記載は認められず，相違点（２－ⅱ）に関する動機付けがあるとは認められないと
判断した。
しかし，上記したように周知の反応を様々な原料化合物に適用することは当業者
が通常行うことであり，甲２発明の原料化合物が甲４等と相違するからといって，
当業者が，甲４等でも広く用いられているアルキルオキシラン試薬を甲２発明に適
用することを想起し得なかったなどということはできない。
(ｲ) 上記の主張が妥当であることは，以下に述べるとおり，甲６４及び甲
６１からも分かる。
すなわち，甲６４には，
「標的化合物の合成を考えるには，その結合を切断しフラ
グメントにわけ，そして，できたフラグメントを現実の試薬になおして再結合して
みる。（甲６４，６頁の左欄）と記載され，上記記載のすぐ下で，上記切断点（Ｘ）
」
として，Ｘが酸素や窒素の場合を挙げている。つまり，本件発明の２０位－アルコ
ール化合物（出発化合物）と側鎖（アルキルオキシラン試薬）との間のエーテル結
合（－Ｏ－）が，当業者が認識する切断点なわけである。
また，本件優先日の約１６年前（１９８０年１１月２６日）に発行されていた甲
６１（Chemistry of Heterocyclic Compounds，Vol.17(7)，pp.642-644 (1981)）には，
本件側鎖導入試薬と全く同じ構造の試薬が，水酸基（－ＯＨ）を有する各種の化合
物と Williamson 反応によりエーテル結合することが記載されており，本件側鎖導入
試薬とその反応も，当業者に周知の事項だったといえる。
したがって，当業者が，甲６４がいう「フラグメントを現実の試薬になおして再
結合してみる」際に，甲６１記載の本件側鎖導入試薬をも想到できたことは明らか
である。
(2) 構成の容易想到性についての判断の誤り
審決は，甲２８，甲１８及び甲２の記載等の記載からみて，
「Ｅ－Ｂ」化合物側の
立体障害やアルコール側の立体障害によって，Williamson エーテル合成反応は，反
応が進行しない場合や別反応が生じることがあり得ることは当業者にとって技術常
識であるので，甲１や甲２の２０位－アルコール化合物を原料化合物とした場合，
その反応部分（２０位炭素原子）の立体障害を考慮すれば，本件発明１のような反
応が可能であることを当業者が容易に想到できなかったと判断した。
しかし，甲１には，本件側鎖導入試薬よりも嵩高い置換基を反応部位のすぐ近く
に有する試薬でさえ，２０位－アルコール化合物と Williamson 反応したことが記載
されているから（甲１の第２表化合物番号６） 甲４等のアルキルオキシラン試薬や
，
甲６１の本件側鎖導入試薬を，２０位－アルコール化合物に Williamson 反応させる
ことが当業者により想到できないとする理由はなく，審決の上記判断は誤りである。
(3) 被告らの主張に対する反論
ア 被告らは，甲２における側鎖末端に形成される２つの立体構造を制御し
て目的化合物を作る反応を，立体配置をコントロールできない別の反応に置き換え
ることは示唆されていないと主張する。
しかし，目的化合物から出発して「逆向きに作業を進めていく」との通常の当業
者の手法において，立体配置のコントロールの必要のない本件発明１３の目的化合
物を得るのに，立体配置を考慮しなくとも，その前駆物質としてエポキシ体を想到
することは可能である。
また，そのようなエポキシ体が，簡単な還元剤処理だけで高収率に所望の目的化
合物に変化させ得るとの甲２の記載に接した当業者であれば，当該エポキシ体を前
駆物質とすることを動機付けられるといえる。
したがって，被告らの主張は失当である。
イ 被告らは，本件側鎖導入試薬が記載された甲６１は審判手続で提出され
ておらず，同試薬は審判手続で提出した甲２，甲３及び甲４等のいずれの文献にも
記載されていないから，本件側鎖導入試薬は当業者の知らない「新規」の試薬とし
て扱われるものであると主張する。
しかし，本件側鎖導入試薬とその反応は，甲６１において，本件優先日の約１６
年も前から当業者に周知の技術事項であったから，本件側鎖導入試薬が「新規物質」
として扱われる余地はない。また，訂正前の本件特許に係るアルキルオキシラン試
薬が，エポキシ環を有する点でのみ共通するといえる様々な試薬を含んでいたこと
に鑑みれば，本件発明の要旨は，２０位－アルコール化合物に対してエポキシ環を
有する試薬を反応させることであって，エポキシ環以外の具体的な構造が新規か否
かではないことは明白である。
ウ 被告らは，後記第４，１(1)エのとおり，本件側鎖導入試薬と甲４等の反
応点の違いから，甲６１は，甲４等と同様な周知技術を示すものではなく，原告の
提出する証拠に基づいて，本件発明の反応を容易に想到することはできない旨主張
する。
しかし，甲４等の試薬も，「塩基」の存在下では，「エポキシ環の隣の炭素原子」
で反応して，エポキシ環を維持したままエーテル結合を形成できるから（甲２０，
６７），被告らの反応点に関する主張は誤りである。上記のとおり甲４等には，アル
キルオキシラン試薬が Williamson 反応に広く利用されていたことが記載されている
ところ，本件側鎖導入試薬についても，２０位－アルコール化合物と反応させるこ
とを当業者が想到できなかったなどということはできない。
２ 取消事由２（実施可能要件違反に関する判断の誤り）
(1) 本件明細書の実施例２ではステロイド環の化合物について収率９０％と
なっているのに対して，実施例２２～２４においては別のステロイド環の化合物が
転換率１５～４５％で得られているところ，両者は，ステロイド環の７位に二重結
合があるかないかの構造の違いであるにもかかわらず，収率が大きく異なっている。
このように，出発化合物にわずかな違いがあるだけで，溶媒等について同じ条件下
であっても同等に反応が進行しないことが，本件明細書の記載から明らかである。
したがって，本件明細書の記載を見た当業者は，
「Ｚ」について「ステロイド環構
造」とは全く異なる「ビタミンＤ構造」を用いた場合に，
「ステロイド環構造」の場
合と同様に反応が進行すると認識することはない。
(2) 審決は，実施例３において実施例２２～２４と光学異性体である化合物が
収率９５．７％で得られていること，及び実施例５，６において実施例２２～２４
で得られる化合物を更に反応させた化合物が，それぞれ収率９３％，９３．７％で
得られることが記載されていることから，実施例２２～２４において収率が低いの
は，ステロイド環における構造の差ではなく，反応条件の違いによるものであり，
反応条件を実施例３，５，６のようにすれば高い収率で反応することが理解できる
として，実施例２２～２４と実施例２の対比が「ステロイド環構造」と「ビタミン
Ｄ構造」で同様に反応が進行すると当業者が認識できない根拠とはならないとして
いる。
しかし，本件発明１及び１３は，反応条件を何ら規定するものではなく，単に「塩
基の存在下で」とか「還元剤で処理して」とするものでしかない。
また，本件明細書には，反応条件を実施例３，５，６のようにすれば高い収率で
反応することが理解できるような記載はない。
したがって，本件発明１及び１３を実施するに当たり，
「塩基の存在下で」や「還
元剤で処理して」としかされていない本件明細書の記載からは，当業者は過度の試
行錯誤や複雑な実験を強いられるものである。
(3) さらに，実施例がないビタミンＤ構造を有する化合物においてまで，最適
化により９０％もの高い収率が達成できることは，本件明細書の記載から当業者が
理解できるものではないから，高い収率で目的化合物を得ることにつき，過度の試
行錯誤や複雑な実験を要することは明らかである。
(4) 以上のとおりであるから，当業者であれば，本件明細書に記載された「Ｚ」
が「ステロイド環構造」の場合の具体的な反応条件に沿って実施することで，「Ｚ」
が「ビタミンＤ構造」の場合であっても本件発明を実施できることを理解できると
する審決の判断は誤りである。
３ 取消事由３（サポート要件違反に関する判断の誤り）
審決は，本件発明が解決しようとする課題は，本件発明に係る新たな製造方法を
提供することにあるとして，
「より少ない工程によって，従来よりも高い収率でビタ
ミンＤ誘導体等を製造することにある」のではないと判断する。
しかし，本件発明の課題が，目的化合物の収率の問題とは何ら関係もなく，単に
従来の方法よりも簡素化できることであるというのであれば，そのような簡素化に
至る着想は，既に甲３において記載されている。すなわち，甲３と甲２とは，エポ
キシ環を含む部分を化合物に導入することにおいて目的が共通しており，当業者は
甲２と甲３を組み合せて，
（収率の点を課題としない）本件発明を容易に想到できた
というべきである。仮に，そうでないとする以上，本件発明の課題は，より少ない
工程によることに加え，従来よりも高い収率でビタミンＤ誘導体等を製造するとこ
ろにあると解すべきである。
そして，取消事由２において述べたとおり，本件発明の「Ｚ」を「ステロイド環
構造」とした場合の実施例の反応条件の記載をもって，当業者が「Ｚ」を「ビタミ
ンＤ構造」とした場合でも実施できるということはできず，本件発明の特許請求の
範囲の記載は，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決でき
ると認識できる範囲を超えているから，サポート要件を満たしていない。これに反
する審決の判断は，特許法３６条６項１号の解釈適用を誤っている。
第４ 被告らの反論
１ 取消事由１に対し
(1) 原告の主張１(1)に対し
ア 甲２発明１において，
「Ｅ－Ｂ」の「Ｂ」を「３－メチル－４－テトラヒ
ドロピラニルオキシ－２－ブテニル基」から，
「２，３－エポキシ－３－メチル－ブ
チル基」又は「２－脱離基－３－メチル－３－ヒドロキシ－ブチル基」に置換する
動機付けがあると認めることはできないとした審決の判断には誤りはない。厳密に
いうならば，甲２及び甲４～１２のいずれにも，本件側鎖導入試薬は記載されてお
らず，原告は，審判手続において，本件側鎖導入試薬が記載された公知文献（甲６
１）を提出していないので，側鎖導入試薬として，公知技術ではない「新規」試薬
が使われていると扱われざるを得ないから，動機付けの有無を検討する前提となる
べき公知技術が存在しないといえる。
原告は，本件発明の容易想到性の根拠として，試薬の最適化の努力を当業者が行
わない理由はなく，逆合成解析の手法によって本件側鎖導入試薬に至ることができ
ると主張する。
しかし，そのような主張は，本件発明を知って初めて考えつく後知恵である。既
存の反応試薬に代えて別の試薬を採用するに際し，最適化の努力は，当業者が適宜
行い得る通常の範囲のことであるとしても，当業者が公知技術によって知らない新
規試薬である本件側鎖導入試薬を創作することは，当業者が適宜行う通常の最適化
の努力を超えるものであるから，原告の主張は成り立たない。
イ 甲２発明は，側鎖末端に形成される２つの立体構造を制御して目的化合
物を生成するというものであり，立体配置をコントロールできない本件発明の反応
に想到することはない。
すなわち，甲２発明における２０位－アルコール化合物(9)を出発化合物とする，
それ以降の反応について，分かりやすく説明すると，以下のとおりである。
上記図は，(9)を出発化合物として，末端のＯＨ基をＴＨＰ基で保護した臭化物(15)
の反応試薬と反応させ，化合物（16）を得る反応工程，次いで化合物（16）のＴＨ
Ｐ基を外す脱保護反応により，側鎖末端にＯＨ基を有する化合物（17）を得る工程，
次いで，化合物（17）の側鎖の２重結合を酸化してエポキシ化する香月-シャープレ
ス反応の工程（同反応の試薬の立体構造を使い分けることで，エポキシ環の立体構
造が選択されたエポキシアルコール(18a)又は(18b)が得られる。，次いで，エポキシ
）
環の開環により側鎖末端構造が異なる化合物（19a）（19b）を得る工程を示してい
，
る。
甲２の目的化合物（5）（6）は，その側鎖の２５位の炭素原子に４つの異なる置
，
換基が結合するために，側鎖末端が２つの異なる立体構造となり，２つの異なる化
合物として認識される。香月－シャープレス反応では，ともに用いる試薬の立体構
造によって，反応生成物として，エポキシアルコール(18a)，(18b)が立体選択的に得
られる。その後のエポキシ開環によって形成される，２５位炭素原子の周囲の立体
配置も，(18a)，(18b)の立体構造によって決定される。
以上のように，甲２には，側鎖末端に形成される２つの立体構造を制御して目的
化合物を生成する反応が記載されている。したがって，甲２には，立体配置をコン
トロールできない別反応に置き換えることは示唆されていない。
ウ 原告は，エポキシ環を化合物に導入する方法として，甲３の反応式２か
ら，直接，エポキシ環を有するアルキルオキシラン試薬を付加することを，当業者
が動機付けられたことが明らかであると主張する。
しかし，甲３の反応式１には，エポキシ基を有する一般式（II）のカルボン酸化
合物を式「Ｈ－Ｂ」のアミン化合物とカップリングさせて，エポキシ基を有するカ
ルボン酸アミドである一般式（IV）の化合物を得，一般式（IV）の左側にＰで表記
されるアミノ基保護基を除去し，さらに，式「Ａ－ＯＨ」のカルボン酸化合物との
カップリング反応に付して，一般式（I-1）の化合物を得る一連の工程が記載されて
いる。
上記反応式２には，アルケニル基（二重結合）を有する一般式（VI）のカルボン
酸化合物を式「Ｈ－Ｂ」のアミン化合物とカップリングさせて，カルボン酸アミド
である一般式（VII）の化合物を得，次にアルケニル基をエポキシ化する反応に付し
てエポキシ基を有する一般式（VIII）の化合物を得，一般式（VIII）の左側にＰで表
記されるアミノ基保護基を除去し，さらに，式「Ａ－ＯＨ」のカルボン酸化合物と
のカップリング反応に付して，一般式（I-1）の化合物を得る一連の工程が記載され
ている。
このように，甲３の反応式１及び反応式２に記載されているのは，アミンとカル
ボン酸を反応させてアミド結合を形成する反応であり，甲３にはエポキシ基を有す
る側鎖をアルコールに直接導入する工程については記載も示唆もされていない。
すなわち，甲３には，本件発明のマキサカルシトール側鎖は記載されておらず，
また，本件側鎖導入試薬の使用は，記載も示唆もされていない。
また，甲２においても，出発化合物にエポキシ体を直接導入して，出発化合物(9)
から直接エポキシ体(18a)と(18b)を得ることなど，全く示唆されていない。甲２の反
応の高い収率は，３段階で行われる甲２記載の反応において可能であるが，これを
１段階で行うことが原料化合物の損失を防ぐ上で利点となると考えても，そもそも，
反応が目的どおりに進まなければ，意味がない。
エ 原告は，甲４等にあるとおり，エピクロロヒドリンやエピブロモヒドリ
ン等のエポキシ環を有するアルキルオキシラン試薬を，水酸基（－ＯＨ）を持った
様々な化合物と反応させてエーテル結合を形成し（Williamson 反応），エポキシ側鎖
を導入することは周知の技術であったから，本件発明１３の目的化合物を合成する
ための反応経路の終着点である，出発化合物と出発試薬が，それぞれ，
「２０位－ア
ルコール化合物」及び「アルキルオキシラン試薬」になることも当業者が容易に想
到し得たことであると主張する。
しかし，審決が指摘するように，甲４等の反応の出発化合物であるアルコールや
フェノールは，甲１や甲２に記載されているステロイド構造又はセコステロイド（ビ
タミンＤ）構造の２０位－アルコールではなく，出発化合物と反応させる試薬も，
本件側鎖導入試薬ではない。審決は，甲４等に記載された反応試薬が，
「エーテル合
成のためのエポキシ環を含むアルキル化剤」という範疇に属するものであることか
ら，これを「アルキルオキシラン試薬」と呼んでいるところ，原告は，本件側鎖導
入試薬を「アルキルオキシラン試薬」と呼んで，あたかも，本件側鎖導入試薬が甲
４等に記載されている試薬と同じであるかのように装っているが，本件側鎖導入試
薬と，甲４等の試薬は，下記のとおり異なる。
すなわち，本件側鎖導入試薬は，エポキシ環の隣の炭素原子が反応点で，２０位
－アルコールのＯＨ基と反応し，エポキシ環が維持されたままエーテル結合が形成
されるのに対し，甲４等の試薬は，反応点がエポキシ環の付け根であり，アルコー
ル又はフェノールのＯＨ基によりエポキシ環が開環してエーテル化されるものであ
る点で異なっている。したがって，甲６１は，甲４等と同様な周知技術を示すもの
とはいえず，原告の提出する証拠に基づいて，本件発明の反応を容易に想到するこ
とはできない。
本件側鎖導入試薬 甲４の試薬 甲６，７，８，１１の試薬
反応点
反応点 反応点
(2) 原告の主張１(2)に対し
本件側鎖導入試薬が「公知」であれば，公知の物質の間における新規な組合せの
反応の進行の予測可能性は，反応の容易想到性において意味があるが，本件側鎖導
入試薬は，当業者の知らない「新規」の試薬なのであるから，当業者は，反応の進
行を予想することなどそもそもできない。
この点を措くとしても，実際に，本件側鎖導入試薬は，本件発明の出発化合物に
対する反応性が予測困難なものであった。本件発明の発明者は，反応が困難と予想
しながら実験を行ったところ，予想外に，しかも，驚くべき高収率で反応が進んだ
のである。
２ 取消事由２に対し
(1) 審決が認定するように，本件明細書には，出発化合物として「Ｚ」が「ビ
タミンＤ構造」のものを用いることができることが具体例と共に明記されており，
「Ｚ」が「ステロイド環構造」か「ビタミンＤ構造」かにかかわらず，適応可能な
反応条件が記載されている。また，具体的な実施例としては，
「Ｚ」が「ステロイド
環構造」のものしか記載されていないものの，
「Ｚ」が「ステロイド環構造」の場合
の反応条件は具体的に記載され，実際に実施例の反応条件を「Ｚ」が「ビタミンＤ
構造」のものに適用しても反応が進行することが実験によって示されている。
特許法３６条４項１号の実施可能要件は，当業者が過大な試行錯誤を要すること
なく発明を実施できるように明細書が記載されていればよいのである。ステロイド
環構造の実施例について，最適の反応条件が記載されているのであるから，当業者
がこれに基づいてビタミンＤ構造の反応を実施することは容易になし得る。
(2) 審決の述べるとおり，実施例２２～２４において，実施例２よりも転換率
（収率）が低かったのは，ステロイド環における構造の差ではなく，反応条件の違
いによるものと解するのが自然であって，反応条件を実施例３，５，６のようにす
れば，実施例２と同様に高い収率で反応することが理解できる。したがって，実施
例２２～２４と実施例２の対比が，
「ステロイド環構造」と「ビタミンＤ構造」で同
様に反応が進行すると当業者が認識できない根拠となるとする原告の主張は失当で
ある。
実施例２２～２４は，本件発明を着想し，最適の反応条件を探すプロセスにおい
て行われた実験の結果を本件特許の第一国出願国である米国で，米国弁護士が記載
したものであり，実施例３，５，６はベストモードとしての記載である。したがっ
て，本件発明の実施可能要件は，高い収率を示す実施例３，５，６等によって満足
されるものであり，審決が認めるように，実施例２２～２４は，発明の構成要件要
素によって転換率が低下しているのではない。
以上からすれば，実施例２２～２４と実施例２の対比が，ステロイド環構造とビ
タミンＤ構造で同様に反応が進行すると当業者が認識できない根拠とならないこと
は明らかである。
(3) 原告は，本件発明１及び１３が反応条件を「塩基の存在下で」「還元剤で
，
処理して」などと抽象的に記載していることを指摘するが，クレームの文言が抽象
的であるのは当然である。明細書に具体的な開示がないのであれば，かかる主張も
意味を持つのかもしれないが，具体的に用いることができる塩基や還元剤が本件明
細書に明確に記載されているのであり，原告の主張は無意味である。
また，原告は，反応条件を実施例３，５，６のようにすれば高い収率で反応する
ことは明細書に記載されていないなどと主張するが，実施例３，５，６において収
率が高いことは本件明細書に明記されているのであるから，かかる記載に触れた当
業者であれば，実施例３，５，６の条件が適切な条件であると理解することは当然
である。そして，実際，実施例５，６の反応条件を試せば，ビタミンＤ構造を出発
化合物とした場合であってもステロイド環構造を用いた場合と同様に反応が進むの
である（甲３４，３５）。
以上からすれば，当業者に過度な試行錯誤が必要であるとの原告の主張は当たら
ない。
３ 取消事由３に対し
原告の主張する甲２と甲３の容易想到性の判断と本件の課題とは無関係である。
また，前記２に述べたとおり，出発化合物をステロイド環構造とした場合の実施
例の反応条件をもって，ビタミンＤ構造を用いた場合に実施ができないという原告
の主張は誤りであるから，サポート要件違反との原告主張に理由がないことは明ら
かである。
第５ 当裁判所の判断
１ 本件発明について
(1) 本件明細書（甲５１）の発明の詳細な説明には，以下の記載がある。
ア 「発明の背景
ビタミンＤおよびその誘導体は，重要な生理学的機能を有する。例えば，１α，25－ジ
ヒドロキシビタミン D3 は，カルシウム代謝調節活性，増殖阻害活性，腫瘍細胞等の細胞に
対する分化誘導活性，および免疫調節活性などの広範な生理学的機能を示す。しかし，ビ
タミン D3 誘導体は高カルシウム血症などの望ましくない副作用を示す。
特定の疾患の治療における効果を保持する一方で付随する副作用を減少させるために，
新規ビタミンＤ誘導体が開発されている。
例えば，日本特許公開公報昭和 61－267550 号（1986 年 11 月 27 日発行）は，免疫調節活
性と腫瘍細胞に対する分化誘導活性を示す 9，10－セコ－5，7，10（19）－プレグナトリエ
ン誘導体を開示している。さらに，日本特許公開公報昭和 61－267550 号（1986 年 11 月 27
日発行）は，最終産物を製造するための２種類の方法も開示しており，一方は出発物質と
してプレグネノロンを使用する方法で，他方はデヒドロエピアンドロステロンを使用する
方法である。
１α，25－ジヒドロキシ－22－オキサビタミン D3（OCT），即ち，１α，25－ジヒドロキ
シビタミン D3 の 22－オキサアナログ体は，強力なインビトロ分化誘導活性を有する一方，
低いインビボカルシウム上昇作用（calcemicliability）を有する。OCT は，続発性上皮小体
機能亢進症および幹癬の治療の候補として臨床的に試験されている。
日本特許公開公報平成６－072994（1994 年３月 15 日発行）は，22－オキサコレカルシフ
ェロール誘導体およびその製造方法を開示している。この公報は，20 位に水酸基を有する
プレグネン誘導体をジアルキルアクリルアミド化合物と反応させてエーテル化合物を得て，
次いで得られたエーテル化合物を有機金属化合物と反応させて所望の化合物を得ることを
含む，オキサコレカルシフェロール誘導体の製造方法を開示している。
日本特許公開公報平成６－080626 号（1994 年３月 22 日発行）は，22－オキサビタミン
Ｄ誘導体を開示している。この公報はまた，出発物質としての１α，3β－ビス（tert－ブ
チルジメチルシリルオキシ）－プレグネ－5，7－ジエン－20（Ｓ又はＲ）－オールを塩基
の存在下でエポキシドと反応させて 20 位からエーテル結合を有する化合物を得ることを含
む方法を開示している。
さらに，日本特許公開公報平成６－256300 号（1994 年９月 13 日発行）および Kubodera
他（Bioorganic ＆ Medicinal Chemistry Letters，4（５）:753－756，1994）
（裁判所注：甲２）
は，１α，3β－ビス（tert－ブチルジメチルシリルオキシ）－プレグナ－5，7－ジエン－
20（Ｓ）－オールを４－（テトラヒドロピラン－２－イルオキシ）－３－メチル－２－ブ
テン－１－ブロミドと反応させてエーテル化合物を得て，それを脱保護し，そして脱保護
されたエーテル化合物をシャープレス酸化することを含む，エポキシ化合物を立体特異的
に製造する方法を開示している。しかし，上記方法は，ステロイド基の側鎖にエーテル結
合およびエポキシ基を導入するのに１工程より多くの工程を必要とし，従って所望の化合
物の収率が低くなる。
さらに，上記文献のいずれにも，アルコール化合物を末端に脱離基を有するエポキシ炭
化水素化合物と反応させて，それによりエーテル結合を形成する合成方法は開示されてい
ない。また，上記文献には，側鎖にエーテル結合およびエポキシ基を有するビシクロ［4.3.0］
ノナン構造（本明細書中以下において CD 環構造と称する），ステロイド構造またはビタミ
ンＤ構造は開示されていない。（１５頁６行～１６頁１３行）
」
イ 「下記構造：
を有する化合物の製造方法は新規であり，細胞に対する分化誘導活性および増殖阻害活性
などの多様な生理学的活性を有することができるビタミンＤ誘導体の合成に有用である。」
（２５頁１８～２０行。化学式は行数として数えない。以下同様。）
ウ 「本発明に関する CD 環構造，ステロイド構造およびビタミンＤ構造は各々，
特には下記する構造を意味し，これらの環は何れも１以上の不飽和結合を所望により有し
ていてもよい。ステロイド構造においては，１個または２個の不飽和結合を有するものが
好ましく，５－エンステロイド化合物，5，7－ジエンステロイド化合物，またはそれらの
保護された化合物が特に好ましい。
・・・
CD 構造，ステロイド構造，またはビタミンＤ構造であるＺ上の置換基は特に限定されず，
水酸基，置換または未置換の低級アルキルオキシ基，置換または未置換のアミノ基，置換
または未置換のアルキル基，置換または未置換のアルキリデン基，カルボニル基およびオ
キソ基（＝Ｏ）などを例示することができ，水酸基が好ましい。これらの置換基は保護さ
れていてもよい。
・・・
ステロイド構造における不飽和結合のための保護基の例としては，４－フェニル－1，2，
4－トリアゾリン－3，5－ジオンおよびマレイン酸ジエチルが挙げられる。そのような保護
基を有する付加物の例は以下のものである：
さらに，ビタミンＤ構造は SO2 の付加によって保護されていてもよい。そのような保護
されたビタミンＤ構造の例を下記に示す：
」
（２６頁４行～２８頁２行）
エ 「 式Ｉの化合物の製造について本明細書に開示した反応の概略を以下の反応
図Ａに示す。
本発明による上記方法で出発化合物として使用される化合物の幾つかは，公知化合物で
ある。例えば，
「Ｙ」がＯである場合，以下のものを出発化合物として使用することができ
る：日本特許公開公報昭和 61－267550 号（1986 年 11 月 27 日発行）に記載された１α，3
β－ビス（tert－ブチルジメチルシリルオキシ）－プレグナ－5，7－ジエン－20（Ｓ）－オ
ール；日本特許公開公報昭和 61－267550 号（1986 年 11 月 27 日発行）および国際特許公開
公報 WO90－09991（1990 年９月７日）および WO90/09992（1990 年９月７日）に記載され
た所望により水酸基が保護されている 9，10－セコ－5，7，10（19）－プレグナトリエン－
１α，3β，20β－トリオール;」（２９頁下から２行～３０頁７行）
オ 「下記構造：
を有する化合物は新規化合物であり，細胞に対する分化誘導活性および増殖阻害活性など
の多様な生理学的活性を有することができるビタミンＤ誘導体の合成のための有用な中間
体である。（３６頁７～１０行）
」
カ 「本発明は，本明細書中上記した新規な中間体を経てビタミンＤまたはステロ
イド誘導体を製造する方法に関する。この反応の概略を以下の反応図Ｂに示す。
本発明による上記２工程の反応の工程（１）の反応は，本明細書中に既に記載した反応
図Ａの方法と同様に実施できる。
工程（２）の反応は工程（１）で得られたエポキシ化合物中のエポキシ環を開環する反
応であり，これは還元剤を使用して実施される。工程（２）で使用できる還元剤は，工程
（１）で得られたエポキシ化合物の環を開環して水酸基を生成できるもの，好ましくは第
３アルコールを選択的に形成できるものである。
還元剤の例を下記に列挙する：
・・・
還元剤の特に好ましい例を下記に列挙する：
リチウムトリエチルボロハイドライド［LiEt3BH，スーパーハイドライド］；
リチウムトリ－sec－ブチルボロハイドライド （ｓ－Bu） BH，
［Li 3 Ｌ－セレクトライド）；
リチウム９－BBN ハイドライド：
例えば，ジイソブチルアルミニウムハイドライド（DIBAL－Ｈ）などの好適な還元剤を
選択することによってビタミンＤ化合物の 24 位に水酸基を有する化合物を優先的に得るこ
ともできる。
工程（２）の反応は好ましく不活性溶媒中で実施される。使用できる溶媒の例としては，
ジエチルエーテル，テトラヒドロフラン（THF）
，ジメチルホルムアミド（DMF），ベンゼ
ンおよびトルエンが挙げられ，ジエチルエーテルおよびテトラヒドロフランが好ましい。
工程（２）の反応温度は適切に調節することができ，一般的には 10℃から 100℃，好ま
しくは室温から 65℃の範囲内である。
工程（２）の反応時間は適切に調節することができ，一般的には 30 分から 10 時間，好
ましくは１時間から５時間の範囲内である。反応の進行は薄層クロマトグラフィー（TLC）
で監視することができる。（３９頁５行～４１頁２０行）
」
(2) 上記の本件明細書の記載によれば，本件発明について，以下のとおり認め
られる。
本件発明は，ステロイド環構造又はビタミンＤ構造に以下のマキサカルシトール
の側鎖を有する化合物を製造する方法に関するものである（請求項１及び１３）。
ビタミン D３は，カルシウム代謝調節活性，増殖阻害活性，腫瘍細胞等の細胞に
対する分化誘導活性，及び免疫調節活性などの広範な生理学的機能を示すが，高カ
ルシウム血症などの望ましくない副作用を示すことから，特定の疾患の治療効果を
保持する一方で，付随する副作用を減少させるために新規ビタミン D 誘導体が開発
されてきた。
従来，1α，25－ジヒドロキシビタミンＤ３（活性型ビタミンＤ３）の 22-オキサア
ナログ体である，1α，25－ジヒドロキシ－22－オキサビタミンＤ３（ＯＣＴ又はマ
キサカルシトール。裁判所注：本件における「目的化合物」である。）が開発され，
強力なインビトロ分化誘導活性を有する一方，低いインビボカルシウム上昇作用を
有していることから，続発性上皮小体機能亢進症及び乾癬の治療の候補として臨床
的に試験されている。
マキサカルシトール等の２２－オキサアナログ体の製造方法について，いくつか
の文献が知られているが，それらの文献には，アルコール化合物を，末端に脱離基
を有するエポキシ炭化水素化合物と反応させて，それによりエーテル結合を形成す
る合成方法は開示されておらず，また，１工程で側鎖にエーテル結合及びエポキシ
基を導入するステロイド環構造又はビタミンＤ構造も開示されていない。
そこで，本件発明は，ステロイド環構造又はビタミンＤ構造にマキサカルシトー
ルの側鎖（下記構造参照）を有する化合物の製造方法として，従来技術にない新規
な製造方法を提供することを課題とするものである。
本件発明１は，ビタミンＤ構造又はステロイド環構造の側鎖の２０位炭素原子に
水酸基（－ＯＨ基）が結合した「出発化合物」である２０位－アルコール化合物に，
塩基の存在下で，末端に脱離基を有するエポキシ炭化水素化合物である「４－脱離
基－２，３－エポキシ－２－メチルブタン」
（本件側鎖導入試薬）又は「３，４－ジ
脱離基－２－ヒドロキシ－２－メチルブタン」を反応させてエーテル結合を形成し，
側鎖にエーテル結合及びエポキシ基を有する「エポキシド化合物（中間体）」を製造
する方法であり，また，本件発明１３は，本件発明１の方法でエポキシド化合物（中
間体）を製造した後，還元剤で処理して，当該中間体のエポキシ環を開環して水酸
基（－ＯＨ基）を形成することにより，３－ヒドロキシ－３－メチル－ブチルオキ
シ基（以下，「マキサカルシトール側鎖」ともいう。）を有する「目的化合物」を製
造する方法である。（請求項１，請求項１３）
２ 取消事由１（甲２を主引例とする進歩性判断の誤り）について
(1) 原告は，審決が，甲２には，本件側鎖導入試薬を使用することや，甲２発
明において「３－メチル－４－テトラヒドロピラニルオキシ－２－ブテニル基」を
使用する場合の課題の記載もないこと，甲３記載の反応を甲２発明１に適用できる
根拠も示されていないこと，甲４は，甲２発明１におけるステロイド環構造の２０
位－アルコール化合物を対象としておらず，このようなアルコールにも，アルキル
オキシラン試薬を適用できることを示唆する記載は認められないことなどを理由と
して，甲２発明１において，「Ｅ－Ｂ」の「Ｂ」を，「３－メチル－４－テトラヒド
ロピラニルオキシ－２－ブテニル基」から，
「２，３－エポキシ－３－メチル－ブチ
ル基」又は「２－脱離基－３－メチル－３－ヒドロキシ－ブチル基」に置換する動
機付けがあるとは認められないとしたのは誤りであり，動機付けを検討する際に，
逆合成解析の手法を考慮すべきであったと主張する。
ア 課題について
そこで，検討するに，まず，本件優先日当時，マキサカルシトール（１α，２５
－ジヒドロキシ－２２－オキサビタミンＤ３ ）との物質が公知であり，マキサカル
シトール側鎖を導入する新たな方法を探索することは，当業者にとって周知の課題
であったことについては，当事者間に争いがない。
イ 逆合成解析の手法について
(ｱ) 甲６２～６４には，以下の記載がある。
ａ 甲６２（マクマリー有機化学（上）第３版，平成 6 年 2 月 10 日，ジ
ョン・マクマリー著（伊東椒ら訳））
「実験室では簡単な前駆物質から有機分子を合成することが多くの理由で行われる。…化
学工業では，既知化合物をもっと経済的に合成する経路を見付けるために，多くの合成が
企画されている。…
…実際に使える合成経路を考え出すには，種々さまざまな有機反応に関する徹底的な知
識が必要となる。その上，単に理論的な知識を必要とするばかりでなく，各反応が希望す
る反応のみを行うような段階を，経路の中で適切に組合わせるという実際的な理解をも必
要としている。（２７５頁９～２０行）
」
「有機合成の計画には秘密はない。種々の反応の知識および多くの練習が，必要とするす
べてである。けれども，ここに一つのヒントがある。それは逆行して考えろということで
ある。最終生成物を見て“最終生成物の直接の前駆物質は何か”を考える。例えば，最終
生成物がハロゲン化アルキルであるならば，直接の前駆物質はアルケンであろう（ＨＸの
付加を経由） 直接の前駆物質を見付けたら，
。 １段階ずつ，適当な出発物質が見付かるまで，
再び逆行して考えていく。（２７６頁７行～１２行）
」
ｂ 甲６３（プログラム学習 有機合成化学， 昭和 54 年 12 月 10 日，Ｓ．
ウォーレン著（野村祐次郎ら訳））
「この化合物１がこれまでに合成されていないと仮定してみよう。どのような合成法をデ
ザインすればよいだろうか。もちろん，出発物質にどんなものを使ったらよいかわからな
い。わかっていることは，この化合物－目的分子（target molecule）－の構造だけである。
この構造から出発して，逆向きに作業を進めていかなければならないことは明らかである。
問題を解くかぎは目的分子の官能基（functional group）であり，・・・たいていの官能基に
は一つまたはそれ以上の合理的な切断（disconnection）方法があるということである。この
切断は，実際に行なう化学反応とは逆向きの想像上の作業であり，目的分子の結合を切断
することにより，目的分子を合成するために必要な中間物質の構造を考え出すためのもの
である。（xvi 頁の下から１１行～末行）
」
「どのような分子でも，いくつか異なった経路で合成できる可能性がある。実際には，諸
君の考えた案はひとつひとつ実験で試してみて，それに基づいて全体の合成経路を修正し
ていかなければならないであろう。実際に１の合成では，最初の合成計画をいくらか変更
しなければならなかった。（xviii 頁の下から１０行～７行）
」
ｃ 甲６４（標的化合物の有機合成，昭和 56 年 5 月 20 日，高橋浩著）
「１．３ 標的化合物の切断＊
標的化合物の合成を考えるには，その結合を切断しフラグメントにわけ，そして，でて
きたフラグメントを現実の試薬になおして再結合してみる。このようにすると，標的化合
物を合成するための原料とその反応がわかる。ここで重要なことは標的化合物のどの結合
がどのように切断されるかである。そこで，はじめに切断の基本的なタイプを示し，以下
の各章でこれを応用しながら個々の化合物の合成法について考えていく。
（１）切断のタイプ
①炭素－ヘテロ原子結合の切断（ヘテロ原子のα切断）
炭素－ヘテロ原子単結合はヘテロ原子を陰イオン，炭素を陽イオンにして切断する。
・・・
Ｘ：ハロゲン，酸素，窒素など 」（６頁４～１６行）
(ｲ) 以上の記載によれば，既知化合物をより経済的に合成する経路を見付
けるために，多くの合成が企画されているところ，その合成経路を見付けるための
手法として，様々な有機反応に関する知識に基づいて，最終生成物の直接の前駆物
質を見付け，１段階ずつ，適当な出発化合物が見付けられるまで，逆行して検討し
ていく手法は，本件優先日当時において周知であったと認められる。そして，その
際には，標的化合物の「結合」を「切断」してフラグメントに分け，形成されたフ
ラグメントを現実の試薬に置き換えることにより，標的化合物を合成するために必
要な中間物質（前駆物質）の構造を考え出すという，実際に行う化学反応とは逆向
きの解析作業を行うという「逆合成解析」という方法は，本件優先日当時，当業者
が通常行う手法であり，上記の典型的な切断点として，ハロゲン，酸素，窒素など
が想定されていたことが認められる。
その一方，どのような分子でも，いくつか異なった経路で合成できる可能性があ
り，上記のように逆合成解析により机上で想定した合成経路を用いれば最終生成物
が合成できる可能性があるとしても，実際には，一つ一つ実験で試してみて，それ
に基づいて全体の合成経路を修正していく必要があることも，通常想定されるとこ
ろである。
(2) 以上を踏まえ，本件発明１３と甲２発明２との相違点である（２－ⅱ’）
（「Ｂ」に対応する部分構造が，本件発明１３では，「２，３－エポキシ－３－メチ
ル－ブチル基」又は「２－脱離基－３－メチル－３－ヒドロキシ－ブチル基」であ
るのに対して，甲２発明２では，
「３－メチル－４－テトラヒドロピラニルオキシ－
２－ブテニル基」である点。 について容易に想到できたものであるか否かを検討す
）
る。
ア まず，原告は，甲２に接した当業者であれば，原告の主張の図Ａで示さ
れた赤色矢印の反応経路を遡り，側鎖にエポキシ環を有する化合物（本件発明１の
化合物）を，本件発明１３の目的化合物を得るための前駆物質とすることを，容易
に想到できたと主張する。
(ｱ) 前提として，甲２発明について見ると，甲２には， 1α，25－ジヒド
ロキシ－22－オキサビタミンＤ３（マキサカルシトール。本件発明の目的化合物）
の生体内における想定代謝物である２６－水酸化ＯＣＴ(5,6)（裁判所注：マキサカ
ルシトールの２６位炭素原子に水酸基（－ＯＨ）が結合した化合物）を合成する方
法が示され，次の図に示される工程が記載されている。
この経路の途中までの工程として，２０位－アルコール化合物(9)を出発化合物と
して上記図のエポキシド化合物（18a 又は 18b）を得る甲２発明１及び，このエポキ
シ環を開裂してトリオール化合物（19a 又は 19b）を得る甲２発明２が記載されてい
る。これは，出発化合物であるステロイド環構造を有する２０（Ｓ）－アルコール
化合物(9)に，塩基の存在下で，二重結合及び（保護された）水酸基を有する側鎖形
成試薬である臭化物(15)を反応させ，エーテル結合を介して二重結合と水酸基を有
する側鎖を形成した後，当該側鎖の二重結合を，香月－シャープレス酸化して，立
体構造の異なる２種のエポキシド化合物（18a，18b）を作り分け，それぞれの化合
物のエポキシ環を還元剤により位置選択的に開環することにより，ステロイド環構
造を有し，マキサカルシトール側鎖の末端の２６位炭素に更に水酸基が結合した側
鎖を有する立体構造の異なる２種の化合物（19a，19b）を製造する方法である。
(ｲ) 上記の甲２発明２を，ステロイド環の置換基と水酸基の脱保護工程等
を省略して主な反応を記載すると，原告の主張の図Ｂのようになり，目的化合物の
前駆物質は，エポキシド化合物であることが分かる。
甲２発明２の目的化合物（化合物（19a 又は 19b））の側鎖は，２６位炭素原子に
更に水酸基（－ＯＨ）が結合している点でマキサカルシトール側鎖と異なるものの，
その他の構造が同一であり，このような構造の類似性に着目すれば，実際にそのよ
うな前駆物質を合成できるか，その合成のための試薬を生成可能か否かはともかく
として，マキサカルシトール側鎖を有する目的化合物の前駆物質の候補の一つとし
て，甲２発明２と同様に，例えば，下記のようなエポキシド化合物を机上において
想定することは，当業者にとって可能であったと認められる。
イ ところで，甲２発明におけるエポキシド化合物の生成法は，二重結合を
有する化合物を酸化してエポキシ化する工程を経るものであり，そのために側鎖と
して「３－メチル－４－テトラヒドロピラニルオキシ－２－ブテニル基」を導入し
ている。そこで，原告は，この甲２のエポキシ環を有する化合物から遡ると，その
前駆物質として，二重結合を有する化合物に至るのであるが，後記の甲３の反応式
から，当業者は，側鎖にエポキシ環を有する本件発明１の化合物を得るに当たって，
直接，エポキシ環を有するアルキルオキシラン試薬を付加することを動機付けられ
ると主張する。
そこで，以下，検討する。
(ｱ) 甲３には以下の記載がある。
「【請求項１】 下記一般式(I-1) のシス－エポキシ化合物，またはその薬剤学的に許容
可能な塩，水和物及び溶媒和物。
・・・
Ｂは式：
【化４】
（ここで，Ｒ6 はＣ1 －Ｃ4 アルキル，アリールアルキルまたはアミド置換Ｃ1－Ｃ2 アルキ
ル基であり，Ｒ7 はＣ1 －Ｃ3 アルコキシ，Ｃ1 －Ｃ3 アルキルアミノ，ベンジルアミノ，
Ｃ1 －Ｃ3 アルコキシアミノ，２つのＣ1 －Ｃ3 アルキルで置換されたアミノ，酸素原子含
有複素環式アミノ，または窒素含有芳香族複素環で置換された低級アルキルアミノ基であ
り，ｎは１または２である）の官能性アミノ基，式：
【化５】
（ここで，Ｒ8 とＲ9 は各々独立的に，非置換であるかまたは芳香族基で置換されたＣ1 －
Ｃ4 アルキル，または芳香族基である）の官能性アミノ基，または芳香族環と融合したヒド
ロキシ置換シクロアルキルアミノ環である。」
「【０００９】
【課題を解決するための手段】即ち，本発明の目的は，ＡＩＤＳ治療薬として有用であり，
ＨＩＶプロテアーゼ抑制効果が高いＨＩＶプロテアーゼの非可逆的阻害剤を提供すること
である。」
「【００２５】本発明の一般式（Ｉ－１）のシス－エポキシ化合物は，下記反応式１，２お
よび３により製造できる。
【００２６】反応式１
【化３８】
（前記反応式において，Ｒ1 ，ＡおよびＢは前記に定義したのと同じであり；Ｐはアミノ保
護基であって，好ましくはベンジルオキシカルボニル基である）。
前記反応式１によると，一般式（II）のエポキシ化合物を一般式（III ）の化合物とカ
ップリング反応させて，一般式（IV）の化合物を得，この一般式（IV）の化合物から保護
基を除去した後，一般式（Ｖ）の化合物とカップリング反応させて，一般式（I-1）の目的
化合物を得る。
【００２７】反応式２
【化３９】
（前記反応式中，Ｒ1 ，Ａ，ＢおよびＰは前記に定義したのと同じである）
反応式２によると，一般式（VI）の化合物を一般式（III）の化合物とカップリング反応
させて一般式（VII）の化合物を得た後，この一般式（VII）の化合物をエポキシ化して一
般式（VIII）の化合物を得，この一般式（VIII）の化合物から保護基を除去した後，一般
式（Ｖ）の化合物とカップリング反応させて，一般式（I-1）の目的化合物を得る。」
(ｲ) 以上によれば，甲３には，ＡＩＤＳ治療薬として有用である，ＨＩＶ
プロテアーゼの非可逆的阻害剤に関する一般式（Ｉ－１）のシス－エポキシ化合物
を製造する方法として，反応式１ないし３が記載され，反応式１，２のうち，下記
の化合物（反応式２では化合物(VIII)，反応式１では化合物(IV)に相当）の合成経
路に着目すると，
（反応式２に青矢印を挿入）
（反応式１に橙色矢印を挿入）
という，２つの反応が理解できる。すると，甲３に接した当業者は，エポキシ環を
有する化合物(VIII)（IV）を合成するためには上記２つの経路があることが理解で
きる。
しかし，上記の反応は，出発化合物と試薬（Ｈ－Ｂ（III）と化合物(VI)又は化合
物(II)）との反応によりアミド結合 －Ｃ（＝Ｏ）－Ｂ （裁判所注：Ｂは，官能
性アミノ基又はアミノ環であるから，アミド結合 －Ｃ（＝Ｏ）－ＮＨ－）を形成
し，化合物(VIII)（IV）という特定の化合物を合成する方法に関するものである。
したがって，甲３の開示と甲２発明２とは，目的とする化合物の構造が大きく異な
り，かつ，形成される結合も異なる。
しかも，甲３には，化合物の具体的な構造や反応により形成される結合が甲２発
明２と異なる，他のエポキシド化合物を合成する方法においても，①エポキシ環を
有する化合物から遡り，その前駆物質として二重結合を有する化合物に至る方法（上
記反応式２の青色矢印；２工程）と，②エポキシ環を有する化合物から遡り，二重
結合を有する化合物の前駆物質を経ることなく，直接，エポキシ環を有する試薬を
付加する方法（上記反応式１の橙色矢印；１工程）とが，容易に置換して用いるこ
とができるという一般的な手法が開示されているものではない。また，①の方法と
②の方法とは，単に併記されているにすぎず，それぞれの利点等についての記載も
ない。
そうすると，甲２発明２に基づいて「想定したエポキシド化合物（中間体）」を合
成するに当たり，甲３の上記二つの反応に関する知見を利用して，甲２発明２に開
示された二重結合を経てエポキシ環を形成する方法（甲３の①）に代えて，甲３の
②のような１工程の方法を適用することを，当業者が格別な創意工夫を要すること
なくなし得たとすることはできない。
(ｳ) したがって，甲２発明２に基づいて「想定したエポキシド化合物（中
間体） の前駆物質として，
」 甲２に記載されたような二重結合を有する化合物ではな
く，甲３の反応式１（橙色矢印）のように，エポキシ環を有する試薬とそれと反応
する出発化合物という組合せを，容易に想起できたとすることは困難であり，直接，
エポキシ環を有するアルキルオキシラン試薬を付加することを動機付けられるとの
原告の主張は採用できない。
(ｴ) この点，原告は，たとえ結合様式は異なっても，甲３には「鍵」とな
るエポキシ部分を導入するためのスキームを記載しているのだから，甲３の合成ス
キームを甲２の原料化合物や結合様式に適合するように改変することを試みたはず
であり，
「Wittig 反応」
（甲３０，６０）や，本件明細書には「ＹはＯ，ＳまたはＮ
Ｒ３」と記載されていること等からみても，周知の反応を様々な出発化合物に適用
すること，有用な合成スキームを別の結合様式に適合させることは，当業者は容易
に想起可能である旨主張する。
しかし，前記のとおり，甲３には，特定の化合物の合成方法として反応式１と反
応式２が併記されているにすぎず，Wittig 反応のように汎用性のある反応と同様に，
様々なエポキシド化合物の合成において，甲３の反応式１と反応式２のような反応
の置き換えが行われていることが示されているものではないから，当業者が格別な
創意工夫を要しなくとも，甲２においても，そのような反応の置き換えを容易に想
起可能であるということはできない。
したがって，原告の上記主張は採用することはできない。
ウ また，原告は，逆合成解析の手法によれば，切断点は，甲６４から本件
発明の２０位－アルコール化合物（出発化合物）とマキサカルシトール側鎖との間
のエーテル結合にあると考え，甲４等の周知技術から本件側鎖導入試薬及びその反
応性が分かるから，当業者は，本件発明１３の目的化合物を合成するための反応経
路の終着点である，出発化合物及び出発試薬が，それぞれ，
「２０位－アルコール化
合物」及び「アルキルオキシラン試薬」になることも当業者が容易に想到し得たこ
とである旨主張する。
(ｱ) そこで，検討するに，甲４等には以下の記載がある。
ａ 甲４（特開平６‐２０７０４１号公報）
「【００８４】式（１２）のエポキシドは，文献既知であるか又は該当するオレフィンを過
酸で酸化することにより容易に取得できる。特に好ましいエチレンオキシドは，大工業規
模で製造できる。エピクロルヒドリン（１－クロロ－２，３－エポキシ－プロパン）でア
ルコール又はフェノールＲ218ＯＨをアルキル化して式：
【化９３】
（式中，－ＣＨ2ＯＲ218 はＲ18 の定義の範囲中に包含される。）のエポキシドを与えることも
好ましい。」
ｂ 甲６（特開平６－７３０４４号公報）
「【００２８】一般式（II）で示される化合物は，例えば次の反応工程式（Ａ）で示される
方法により，製造することができる。反応工程中の各反応はいずれも公知の方法により行
なわれる。
【００２９】
【化１３】
【００３０】
（式中，Ｘはハロゲン原子，トシルオキシ基またはメシルオキシ基を表わし，その他の記
号は前記と同じ意味を表わす。」
）
ｃ 甲７（特開平５－４３５２２号公報）
「【０００８】
【化５】
（式中，Ｒ4 ， Ｒ7 は前記と同じ，Ａｒはフェニル基を表わす。）
で示されるフェノール誘導体をカラムクロマト等で精製した後，これをフェノキシドに変
換し，オキシラン誘導体を作用させ，下記化６式
【０００９】
【化６】
（式中，Ｒ4 ， Ｒ7 ， Ａｒは前記と同じ。）
【００１０】で示されるエポキシ誘導体を得，これに適当なアミンを反応させることによ
り得ることができる。」
「【００１５】実施例１
・・・1，1-ビス（4-ヒドロキシフェニル）-2-フェニル-1-ブテンのフェノキサイドを油状
物として得た。これを３０ｍｌのジメチルホルムアミド溶媒中，１．５ｍｌのエピブロモ
ヒドリンと室温で４時間撹拌し・・・1－［4-（2，3-エポキシプロポキシ）フェニル］-1-
（4-ヒドロキシフェニル）-2-フェニル-1-ブテンを含む混合物を得た。」
ｄ 甲８（特開平５－１７０７１１号公報）
「【００３１】前記一般式（Ｉ）で示されるジヒドロキシエーテルアミン，前記一般式（II）
で示されるジヒドロキシエーテルアミンの酸付加塩および前記一般式（III）で示されるシ
ッフ塩基の代表的な製造方法として以下の方法を挙げることができる。 即ち，アミノア
ルコールのシッフ塩基（下記一般式（IV）で示される化合物）をアルコラート（下記一般
式（Ｖ）で示される化合物）とし，これにエピハロヒドリン（下記一般式（VI）で示され
る化合物）を反応させて 前記一般式（III）で表される化合物を製造し，次いで，酸触媒の
存在下に加水分解し，アルカリにて中和して，前記一般式（Ｉ）で示される化合物を得，
次いで酸で中和して前記一般式（II）で示される化合物を得る。
【００３２】
【化８】
」
ｅ 甲１１（特開平７－１４５１０１号公報）
「【００３０】 【実施例２】
エポキシデヒドロジンゲロン（ＤＺＮ）の調製；実施例１で得られた，純化したデヒドロ
ジンゲロン（ＤＺ） 20 g を適量の絶対アルコールに溶かして，等モル数の水酸化ナトリウ
ムを加え，７０℃にて３０分間回流した後，５倍モル数のエピクロロヒドリン又はエピブ
ロモヒドリンを加え，実施例と同じ条件で１時間反応し，冷却後濾過して，減圧濃縮する
と，微黄色の沈殿物が得られる。絶対アルコールで再結晶を繰り返すことにより，純化し
た４－〔４’－２，３－エポキシ－３’－メトキシフェニル〕－３－ブテン－２－オン，
即ち，エポキシデヒドロジンゲロン（ＤＺＥ）を得た，収率７５％。さらに無水アルコー
ルで再結晶してエポキシデヒドロジンゲロン（ＤＺＥ）の微黄色結晶を得た，」
「
【図２】
」
(ｲ) 以上の甲４等の記載からみて，エピクロロヒドリンやエピブロモヒド
リン等のエピハロヒドリン類を，水酸基（－ＯＨ）を有する様々な化合物と反応さ
せてエーテル結合を形成し，エポキシ基を導入することは，本件優先日当時，周知
の技術であったということができる。
しかし，この周知技術で用いられる試薬はエピハロヒドリン類であって，本件側
鎖導入試薬と同様，
「アルキルオキシラン試薬」の概念に包含されるものの，本件側
鎖導入試薬のように，エポキシ環を構成する末端炭素にメチル基等の炭化水素基が
更に結合しているものではなく，炭素骨格の構造が異なるものである。
そうすると，原告の主張するように，逆合成解析の手法により，上記「想定した
エポキシド化合物（中間体）」を想定し，さらに，その切断点について，エーテル結
合で切断して，対応する現実の試薬に置き換えることを考え，その際に，甲４等に
記載された周知技術を踏まえて検討したとしても，当該周知技術で用いられたエピ
ハロヒドリン類と，本件側鎖導入試薬とは，具体的構造が異なるのであるから，切
断点に導入する具体的な試薬を生成可能か否かやその反応性については，想定した
合成経路を一つ一つ実験で試さない限り明らかとならず，本件側鎖導入試薬を２０
位－アルコール化合物に直接導入することが動機付けられるとはいえない。
(ｳ) この点，原告は，本訴訟において審判では提出されていない甲６１の
論文を提出し，同論文に本件側鎖導入試薬と同じ試薬が記載されており，この試薬
とその反応は，本件優先日の約１６年も前から当業者に周知の技術事項であったか
ら，本件側鎖導入試薬とその反応も周知であり，逆合成解析により本件側鎖導入試
薬に想到することは容易であると主張する。
しかし，本件側鎖導入試薬と同じ構造の化合物及びその反応が周知であったとす
る根拠については，甲６１以外には示されておらず，周知性を裏付ける他の事情も
示されていない上，そもそも，原告自身，審判段階で甲６１を提出しておらず，そ
のような周知事項の指摘もなされていないのであるから，甲６１が本件優先日の約
１６年前に発行された文献であるからといって，直ちに本件側鎖導入試薬が周知で
あったと認めることはできない。
そうすると，本件発明の容易想到性を検討するに当たり，甲６１に示された本件
側鎖導入試薬の存在及び本件側鎖導入試薬とアルコール類との反応を考慮すること
はできない。
また，原告は，周知の反応を様々な原料化合物に適用することは当業者が通常行
うことであるから，甲２の原料化合物が甲４等と相違するからといって，当業者が，
甲４等でも広く用いられているアルキルオキシラン試薬を甲２発明に適用すること
を想起し得なかったとはいえない旨主張する。
しかし，そもそも，甲４等には，本件側鎖導入試薬は記載されていないから，甲
４等に記載されたアルキルオキシラン試薬であるエピハロヒドリン類を甲２発明に
適用しても，本件発明の構成となるものではない。
したがって，原告の上記主張は採用することはできない。
(3) 以上によれば，本件発明１３と甲２発明２との相違点である（２－ⅱ’）
に至る動機付けに関し，原告の主張するように，逆合成解析の手法を用いることに
より，甲２発明２に基づいて，エポキシド化合物を目的化合物の前駆物質とするこ
とを机上において想定できたとしても，甲３記載の反応式からエポキシ環を有する
試薬とそれと反応する出発化合物との組合せを容易に想起できたとはいえず，また，
上記前駆物質であるエポキシド化合物を２０位－アルコール化合物と側鎖との間の
エーテル結合部分で切断して，現実の試薬に対応させるに当たり，本件側鎖導入試
薬を選択することは，甲４等に記載の周知技術を考慮したとしても，当業者にとっ
て容易であったとはいえない。
すると，本件側鎖導入試薬と，それと反応する出発化合物である２０位－アルコ
ール化合物との反応性について，当業者がどのように立体障害等を予測したかを検
討するまでもなく，当業者が，本件発明の一連の合成経路である，２０位－アルコ
ール化合物と本件側鎖導入試薬を用いて，エポキシド化合物（中間体）を得て（本
件発明１），さらに，当該エポキシド化合物のエポキシ環を開環して，マキサカルシ
トール側鎖を有する目的化合物を得る（本件発明１３）という製造方法を容易に想
到できたとはいえない。
(4) 本件発明１３と甲２発明２との相違点である（２－ⅱ’）と，本件発明１
と甲２発明１との相違点である（２－ⅱ）とは実質的に同一であるから，同様に，
本件発明１も，甲２発明並びに甲３発明及び周知技術により容易に想到し得たもの
とはいえない。
また，本件訂正後の請求項２～１２は，請求項１の従属項，本件訂正後の請求項
１４～２８は，請求項１３の従属項であるから，それぞれ本件発明１及び１３をそ
れぞれその構成に含むものであり，同様に，甲２発明並びに甲３発明及び周知技術
により容易に想到し得たものとはいえない。
以上から，原告の取消事由１には理由がない。
３ 取消事由２（実施可能要件違反に関する判断の誤り）について
(1) 特許法３６条４項１号は，明細書の発明の詳細な説明の記載は，「その発
明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができ
る程度に明確かつ十分に記載したもの」でなければならないと定めるところ，この
規定にいう「実施」とは，物を製造する方法の発明については，当該発明にかかる
方法の使用をいうものであるから，実施可能要件を満たすためには，明細書の発明
の詳細な説明の記載は，明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき，
当業者がその方法により物を製造できる程度のものでなければならない。
そして，前記１(2)において述べたとおり，本件発明は，ステロイド環構造又はビ
タミンＤ構造にマキサカルシトール側鎖を有する化合物の製造方法として，従来技
術にない新規な製造方法を提供することを課題とし，そのような新規な製造方法を
提供することに技術的意義を有するものであるから，所期した化学反応が進行し，
目的とする化合物が製造できれば足り，その収率が高いこと等が必要とされるもの
ではない。そうすると，発明の詳細な説明には，その収率を問わず，出発化合物か
ら出発して本件発明の中間体や目的化合物を製造することが，明細書及び図面の記
載並びに出願当時の技術常識に基づいて理解できる程度の記載があれば足りるとい
うべきである。
ア 本件明細書には，前記１(1)のほか，以下の記載がある。
(ｱ) 「本発明による上記反応（図Ａ）は，塩基の存在下で実施される。使用でき
る塩基の例としては，アルカリ金属水素化物，アルカリ金属水酸化物およびアルカリ金属
アルコキシドが挙げられ，アルカリ金属水素化物が好ましく，水素化ナトリウムが特に好
ましい。
反応は好ましく不活性溶媒中で実施される。使用できる溶媒の例としては，エーテル系
溶媒，飽和脂肪族炭化水素系溶媒，芳香族炭化水素系溶媒，アミド系溶媒，およびそれら
の組み合わせを挙げることができ，ジメチルホルムアミド（DMF），テトラヒドロフラン
（THF），ベンゼン，トルエン，ジエチルエーテル，および DMF とジエチルエーテルの混
合物が好ましく，ジメチルホルムアミドおよびテトラヒドロフランがより好ましい。
反応温度は適切に調節することができ，一般的には 25℃から溶媒の還流温度，好ましく
は 40℃から 65℃の範囲内である。
反応時間は適切に調節することができ，一般的には１時間から 30 時間，好ましくは２時
間から５時間の範囲内である。反応の進行は薄層クロマトグラフィー（TLC）で監視する
ことができる。（３１頁２～１４行）
」
(ｲ) 「以下の反応図Ｃは，本発明の化合物および方法を使用する反応経路を示す。
対応するステロイド化合物からのビタミンＤ化合物の合成方法は，紫外線照射および熱異
性化などの慣用的方法によって実施できる。対応する CD 環化合物からのビタミンＤ化合
物の合成方法 もまた慣 用的である。 そのよう な方法は，例 えば， E.G.Baggiolini 他 ，
J.Am.Chem.Soc，104，2945－2948
（1982）および Wovkulich 他，Tetrahedron， 2283
40， （1984）
に記載されている。反応図Ｃに示した方法の一部または全部は本発明の範囲内であるもの
と理解すべきである。
（式中，Ｗ，Ｘ，Ｙ，Ｏ，R1 および R2 は上記定義と同一であり，構造の環は何れも１また
は２個の不飽和結合を所望により有していてもよい）
本発明を利用して得ることができる最終生成物のビタミンＤ誘導体の特に好ましい例は，
以下の式 VII および VIII で表される。最も好ましい例は，式 VII で表される。
」（４２頁７行～４３頁末行）
(ｳ) 「本発明のさらに別の態様では，下記構造：
を有する化合物の製造方法は，
（ａ）下記構造：
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
を有する化合物と反応させて下記構造：
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）エポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む。（４７頁６行～４８頁６行）
(ｴ) 「実施例 2:1α，3β－ビス（ｔ－ブチルジメチルシリルオキシ）－20（Ｓ）
－2，3－エポキシ－３－メチルブチルオキシ）プレグナ－5，7－ジエンの合成
氷水浴で冷却した 20ml の DMF/ジエチルエーテル（1:1）の溶液中のアルコール化合物３
（0.5g，0.89mmol）の激しく撹拌した溶液に，アルゴン下で水素化ナトリウム（60％オイル
分散物，0.2g，5.0mmol）を添加した。一定の 1:1DMF/ジエチルエーテル混合物を維持する
ために（蒸発のため）30 分後に追加のジエチルエーテル（～5ml）を添加した。１時間撹拌
した後，反応混合物を室温まで暖め，強流のアルゴンを激しく撹拌した反応混合物上に吹
き付け，ジエチルエーテルを除去した。ジエチルエーテルの除去後，アルゴン流を低レベ
ルまで減少させ，実施例１で得た化合物２（1.5g，8.9mmol）を一度に添加した。反応混合
物を 50～55℃の間に加熱した。30 分後，さらに 1g の化合物２を添加した。薄層クロマト
グラフィー（TLC）は１時間後に反応の終結を示した。反応混合物を飽和 NaCl 水溶液に注
入し，酢酸エチルで抽出し，有機層を無水 MgSO4 で乾燥した。溶媒を濃縮した後，ヘキサ
ン：酢酸エチル（19:1）を使用するシリカゲルクロマトグラフィーにより 0.58g（90％）の
標題化合物（化合物４）が無色のオイルとして得られた（ジアステレオマーの混合物）」
。（５
０頁２～１６行）
「実施例 3:1α，3β－ビス（ｔ－ブチルジメチルシリルオキシ）－20（Ｒ）－（2，3－エ
ポキシ－３－メチルブチルオキシ）プレグナ－５－エンの合成
アルコール化合物５（5.0g，8.88mmol），４－ブロモ－2，3－エポキシ－２－メチルブタ
ン（2.2g，13.32mmol），次いで水素化ナトリウム（乾燥 95％，561mg，22.2mmol）を 100ml
の丸底ナス型フラスコに加えた。次いで THF（20ml）をそれに添加した。反応を還流下で
２時間行った。反応混合物を冷却後，反応を飽和 NH4Cl 水溶液の添加により停止した。混
合物を酢酸エチルで抽出し，有機層を MgSO4 で乾燥して濃縮した。ｎ－ヘキサン／酢酸エ
チル（20:1）を使用するシリカゲルカラムクロマトグラフィーによる単離および精製により，
5.5g（95.7％）の標題化合物（化合物６）を白色粉末として得た。（５０頁下から２行～５
」
１頁７行）
「実施例 5:1α，3β－ビス（ｔ－ブチルジメチルシリルオキシ）－20（Ｓ）－（３－ヒド
ロキシ－３－メチルブチルオキシ）プレグナ－５－エンのワンポット合成
容器にアルコール化合物８（0.5g，0.89mmol），水素化ナトリウム（60％オイル分散物，
71.2mg，1.78mmol），THF（3ml）および４－ブロモ－2，3－エポキシ－２－メチルブタン
（220mg，1.34mmol）を順番に添加した。混合物を 50～60℃の反応温度で４時間撹拌した。
反応混合物を室温まで冷却した後，混合物を精製することなく，1.8ml（1.8mmol）の Li（ｓ
－Bu）3BH（Ｌ－セレクトライド，THF 中 1.0M 溶液）を添加し，反応を室温で２時間行っ
た。反応を飽和 NH4Cl 水溶液の添加により停止した。有機層を飽和 NaHCO3 水溶液，次い
で飽和 NaCl 水溶液で洗浄し，有機層を無水 MgSO4 で乾燥した。有機層の濃縮およびｎ－ヘ
キサン／酢酸エチル（8:1）を使用するシリカゲルカラムクロマトグラフィーによる精製に
より 537mg（93％）の標題化合物（化合物９）が得られた。（５２頁７～１７行）
」
「実施例 6:1α，3β－ビス（ｔ－ブチルジメチルシリルオキシ）－20（Ｓ）－（３－ヒド
ロキシ－３－メチルブチルオキシ）プレグナ－５－エンのワンポット合成
容器に水素化ナトリウム（アッセイ 95％，179.5g，7.10mol），THF（8L），アルコール化
合物８（2kg，3.55mol）次いで４－ブロモ－2，3－エポキシ－２－メチルブタン（762g，4.62mol）
を順番に添加した。反応を還流下で３時間行った。反応混合物を室温まで冷却した後，Li
（ｓ－Bu）3BH（Ｌ－セレクトライド，9.9L，8.88mol）をこれに添加し，反応を還流下で
３時間行った。次いで， の NaOH 水溶液および 35％の過酸化水素水溶液を反応混合物に
3N
順番に添加し，反応を室温で２時間行った。この反応混合物を Na2S2O3 水溶液に注入し，反
応を１時間行った。反応混合物を飽和 NaHCO3 水溶液，次いで飽和 NaCl 水溶液で洗浄した。
洗浄後，有機層を濃縮し，メタノールから再結晶して標題化合物（2.16kg，収率 93.7％）が
得られた。（５２頁下から２行～５３頁９行）
」
「実施例８－21:エポキシ化合物と各種還元剤との反応の試験
実施例５と同様に，アルコール化合物８（0.5g，0.89mmol），水素化ナトリウム（60％オ
イル分散物，71.2mg，1.78mmol），THF（3ml）および４－ブロモ－2，3－エポキシ－２－メ
チルブタン（220mg，1.34mmol）を順番に容器に添加した。混合物を 50～60℃の反応温度
で４時間撹拌した。反応を飽和 NaCl 水溶液の添加により停止した。反応混合物を酢酸エチ
ルで抽出し，有機層を無水 MgSO4 で乾燥した。有機層の濃縮およびｎ－ヘキサン／酢酸エ
チル（20:1）を使用するシリカゲルカラムクロマトグラフィーによる精製により化合物 8'
が得られた。
次いで，試験用の各還元剤を，上記で得たエポキシ化合物（化合物 8'） 100mg，
（ 0.155mmol）
を充填した容器に添加し，反応を以下の表１に記載した条件下で行った。反応混合物を後
処理した後，生成物への転換率（％）および 25－ヒドロキシ化合物（化合物９，最終生成
物）および 24－ヒドロキシ化合物（化合物 11，副生物）の生成比を高速液体クロマトグラ
フィー（HPLC）により測定した。
得られた結果を表１に示す。
ａ）所望化合物（化合物９）：副生物（化合物 11）の生成比
ｂ）HPLC により測定
ｃ）所望化合物９が約５％の収率で産生し，副生化合物 11 も僅かに産生した。
ｄ）副生化合物 11 が 28.3％の収率で産生し，所望化合物９は産生しなかった。２種類の他
の未知物質が産生した。
ｅ）副生化合物 11 は 42％の収率で産生し，所望化合物９は産生しなかった。他の未知物質
が 31.2％の収率で産生した。
ｆ）シリカゲルカラムクロマトグラフィーによる単離および精製後に，得られた化合物が
所望化合物９であることを NMR 測定により確認した。
注:r.t.は室温を意味する。（５４頁２行～５６頁６行）
」
「実施例 22:（1S，3R，20S）－1，3－ビス（tert－ブチルジメチルシリルオキシ）－（2，3
－エポキシ－３－メチルブチルオキシ）プレグナ－５－エンの合成
DMF:Et2O＝1:1（40ml）中のアルコール（８）（1.0g，1.78mmol）の溶液に，水素化ナトリ
ウム（67mg，2.66mmol）および４－ブロモ－2，3－エポキシ－２－メチルブタン（3.5g，
21.3mmol）を室温で添加した。反応混合物を激しく撹拌しながら５時間 80℃で加熱し，次
いでブラインで停止した。転換率を逆相 HPLC で測定した（8';20.7％）。
実施例 23:（1S，3R，20S）－1，3－ビス（tert－ブチルジメチルシリルオキシ）－（2，3
－エポキシ－３－メチルブチルオキシ）プレグナ－５－エンの合成
DMF（5ml）中のアルコール（８）
（1.0g，1.78mmol）の溶液に，水素化ナトリウム（67mg，
2.66mmol）および４－ブロモ－2，3－エポキシ－２－メチルブタン（0.38g，2.31mmol）を
室温で添加した。反応混合物を激しく撹拌しながら５時間 80℃で加熱し，次いでブライン
で停止した。転換率を逆相 HPLC で測定した（8';15.1％）。
実施例 24:（1S，3R，20S）－1，3－ビス（tert－ブチルジメチルシリルオキシ）－（2，3
－エポキシ－３－メチルブチルオキシ）プレグナ－５－エンの合成
DMF（5ml）中のアルコール（８）
（1.0g，1.78mmol）の溶液に，水素化ナトリウム（90mg，
5.34mmol）および４－ブロモ－2，3－エポキシ－２－メチルブタン（0.44g，2.67mmol）を
室温で添加した。反応混合物を激しく撹拌しながら２時間 80℃で加熱した。２時間後，追
加量の４－ブロモ－2，3－エポキシ－２－メチルブタン（0.44g，2.67mmol）を添加した。
さらに１時間後，0.88g の４－ブロモ－2，3－エポキシ－２－メチルブタン（5.34mmol）を
80℃で添加した。さらに１時間後，1.76g の４－ブロモ－2，3－エポキシ－２－メチルブタ
ン（10.7mmol） 80℃で添加した。
を 反応混合物を激しく撹拌しながら２時間 80℃に加熱し，
次いでブラインで停止した。転換率を逆相 HPLC で測定した（8';44.8％）」
。（５６頁９行～
５７頁１８行）
イ 上記及び前記１(1)に記載したとおり，本件明細書の発明の詳細な説明に
は，本件発明における「Ｚ」は，
「ステロイド環構造」と「ビタミンＤ構造」のいず
れでもよいことが記載され，
「ビタミンＤ構造」がＳＯ２によって不飽和結合を保護
された構造式等も記載されている。
また，出発化合物として，「日本特許公開公報昭和 61－267550 号（1986 年 11 月
27 日発行）及び国際特許公開公報 WO90－09991 1990 年９月７日）
（ 及び WO90/09992
（1990 年９月７日）に記載された所望により水酸基が保護されている 9，10－セコ
－5，7，10（19）－プレグナトリエン－１α，3β，20β－トリオール」，すなわち，
「ビタミンＤ構造」を有する化合物を用いることも記載されている。
さらに，
「Ｚ」が「ステロイド環構造」であるか「ビタミンＤ構造」であるかにか
かわらず，本件発明の反応条件として，使用できる塩基，還元剤，溶媒，反応温度，
反応時間等が記載され，実施例には，
「Ｚ」が「ステロイド環構造」である場合につ
いて，出発化合物や反応条件を種々設定して，エポキシド化合物（中間体）や目的
化合物を製造したことが記載されている。
ウ ところで，一般に，化合物の反応においては，反応点近傍の立体構造が
反応の進行に大きく影響することが知られているところ，ステロイド環構造」「ビ
「 と
タミンＤ構造」は，出発化合物における反応点である２０位炭素原子に結合した水
酸基近辺の立体構造は，ＣＤ環を含む点で類似していることから，２０位炭素原子
に結合した水酸基と本件側鎖導入試薬との反応において，ステロイド環構造」「ビ
「 か
タミンＤ構造」かは，収率の点は措くとして，反応の進行の可否に大きく影響する
とはいえないと考えるのが自然である。
実際に，本件出願日当時，２０位－アルコール化合物に対して，脱離基と二重結
合を有する試薬を反応させて，二重結合を有する側鎖を有するビタミンＤ誘導体を
製造する方法として，ステロイド環構造の２０位－アルコール化合物を出発化合物
とする方法（甲２）と共に，ビタミンＤ構造（シス体）の幾何異性体であるトラン
ス体の２０位－アルコール化合物を出発化合物とする方法（甲１）も知られており，
ビタミンＤ構造のシス体とトランス体で，２０位炭素原子に結合した水酸基の近傍
の立体構造が大きく異なるとの技術常識が存在することを窺わせる証拠はないこと
からも，「ステロイド環構造」と「ビタミンＤ構造（シス体）」は，２０位－アルコ
ール化合物と側鎖導入試薬との反応において，類似の反応性を示すとの当業者の技
術的な知見があったものと認められる。
エ 上記の本件明細書の記載及び本件出願日当時の当業者の技術的知見を考
慮すると，
「Ｚ」が「ビタミンＤ構造」である出発化合物を用いた場合にも，当業者
であれば，
「ステロイド環構造」である実施例の条件を参考にしつつ，本件明細書に
記載された範囲内で反応条件を適宜設定することにより，過度な試行錯誤を要する
ことなく，エポキシド化合物（中間体）及び目的化合物を製造することができる。
したがって，本件明細書の発明の詳細な説明は，本件発明に係る化合物の製造方
法について，当業者がその実施をできる程度に明確かつ十分に記載したものと認め
られる。
(2) 原告は，本件明細書におけるエポキシド化合物（中間体）を合成する実施
例２と実施例２２～２４の出発化合物は，ステロイド環の７位に二重結合があるか
ないかの構造の違いがあるところ，実施例２は収率９０％，実施例２２～２４は収
率１５～４５％であり，両者は収率が大きく異なっていることから，出発化合物に
わずかな違いがあるだけで，溶媒等について同じ条件下であっても同等に反応が進
行しないことが，本件明細書の記載から明らかであるから，本件明細書の記載を見
た当業者は，
「Ｚ」について「ステロイド環構造」とは全く異なる「ビタミンＤ構造」
を用いた場合に，
「ステロイド環構造」の場合と同様に反応が進行すると認識するこ
とはなく，実施可能要件を満たさないと主張する。
しかし，前記(1)アのとおり，実施例２と実施例２２～２４は，出発化合物の構造
の違いだけでなく，出発化合物と側鎖試薬の添加の仕方や，反応温度等の反応条件
が異なることから，出発化合物におけるわずかな構造の違いに基づいて，反応が進
行しないことを示すものとはいえない。かえって，実施例２２～２４と同じ出発化
合物（化合物８）を用いて目的化合物をワンポットで製造した実施例５，６におけ
る収率は，それぞれ９３％，９３．７％であり非常に高いものであったことが記載
されていることを考慮すると，出発化合物にわずかな違いがあっても，本件明細書
に記載された範囲内で反応条件を設定すれば，ある程度反応は進み，中間体や目的
化合物を製造できることを，当業者であれば認識できるといえる。
したがって，原告の上記主張は採用できない。
(3) また，原告は，反応条件を実施例３，５，６のようにすれば高い収率で反
応することについて，本件明細書に記載はなく，本件発明１及び１３を実施するに
当たり，
「塩基の存在下で」や「還元剤で処理して」としかされていない本件明細書
の記載からは，当業者は，高い収率で目的化合物を得ようとすると，過度の試行錯
誤や複雑な実験を強いられる旨主張する。
しかし，前記のとおり，本件発明に係る化合物の製造方法の発明を実施すること
ができるというためには，収率が高いことが要求されるものではなく，反応が進行
し所望の化合物を製造できればよいのであるから，ステロイド環に関する実施例の
反応条件を参考にしつつ，本件明細書に記載された範囲内の反応条件を選択し，ビ
タミンＤ構造を有する出発化合物を用いて中間体や目的化合物を製造することは，
当業者が過度な試行錯誤を強いられることなく行うことができるといえる。
したがって，原告の上記主張は採用できない。
(4) 以上によれば，原告の取消事由２には理由がない。
４ 取消事由３（サポート要件違反に関する判断の誤り）について
特許法３６条６項１号は，特許請求の範囲の記載は「特許を受けようとする発明
が発明の詳細な説明に記載したものであること」に適合するものでなければならな
いと定めている。特許請求の範囲の記載が上記要件に適合するかどうかについては，
特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，当業者が，特許請求
の範囲に記載された発明について，発明の詳細な説明の記載又はその示唆により，
当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるかどうか，また，その
記載や示唆がなくとも出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認
識できる範囲のものであるかどうかを検討して判断すべきものである。
本件発明は，ステロイド環構造又はビタミンＤ構造にマキサカルシトール側鎖を
有する化合物の製造方法として，従来技術にない新規な製造方法を提供することを
課題とするものであり，前記３に述べたとおり，当業者は，本件発明について，発
明の詳細な説明には，当業者が，本件発明１のエポキシド化合物（中間体）を経由
して本件発明１３の目的化合物を製造する方法を実施できるように記載されている
ことから，従来技術にない新規な製造方法であり，上記発明の課題を解決できるこ
とを理解することができる。
以上によれば，本件発明の特許請求の範囲の記載はサポート要件を満たすものと
いえるから，取消事由３には理由がない。
第６ 結論
よって，原告の取消事由は，いずれも理由がないから，これを棄却することとし
て，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
清 水 節
裁判官
中 村 恭
裁判官
中 武 由 紀