平成29(行コ)10002処分取消請求控訴事件

平成２９年１２月１２日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成２９年（行コ）第１０００２号 処分取消請求控訴事件
原審・東京地方裁判所平成２８年（行ウ）第４５０号
口頭弁論終結日 平成２９年１１月１４日
判 決
控 訴 人 ザ ボード オブ トラスティーズ
オブ ザ レランド スタンフォー
ド ジュニア ユニバーシティー
同訴訟代理人弁護士 中 野 浩 和
被 控 訴 人 国
処 分 行 政 庁 特 許 庁 長 官
同 指 定 代 理 人 安 岡 美 香 子
齋 藤 聡 史
近 野 智 香 子
小 野 和 実
安 原 文 香
主 文
１ 本件控訴を棄却する。
２ 控訴費用は控訴人の負担とする。
３ この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を
３０日と定める。
事実及び理由
第１ 控訴の趣旨
１ 原判決を取り消す。
２ 特許庁長官が国際特許出願（特願２０１３－５２７１３３号）について平成
２８年３月２８日付けでした，同年１月７日付け提出の「特許協力条約に基づく規
則８２の３．１による請求書」に係る手続却下処分を取り消す。
３ 訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
第２ 事案の概要（略称は，特に断らない限り，原判決に従う。）
１ 本件は，国際特許出願をした控訴人が，被控訴人に対し，条約規則８２の３．
１による請求書につき，指定期間経過後に提出されたものであることを理由に特許
庁長官がした却下処分が違法であると主張して，その取消しを求める事案である。
原審は，特許庁長官が本件指定期間を延長せずに本件却下処分を行ったことにつ
いて，裁量権の逸脱又は濫用があったと認めることはできず，本件却下処分は適法
であるとして，控訴人の請求を棄却した。
そこで，控訴人が，原判決を不服として控訴した。
２ 前提事実
以下のとおり付加訂正するほか，原判決「事実及び理由」第２の１記載のとおり
であるから，これを引用する。
⑴ 原判決５頁４行目の「平成２３年８月２５日」の後に「（以下「当初の国際
出願日」という。）」を付加する。
⑵ 原判決５頁１８行目の「特許法施行規則」を「特許法施行規則（平成２４年
経済産業省令第６５号による改正前のもの。以下同じ。）」と改める。
⑶ 原判決６頁１７行目ないし１８行目の「本件拒絶理由書」を「本件拒絶理由
通知書」と改める。
３ 争点
本件却下処分について，特許庁長官の裁量権の逸脱又は濫用があるか。
第３ 争点に関する当事者の主張
以下のとおり当審における当事者の主張を付加するほか，原判決「事実及び理由」
第２の２記載のとおりであるから，これを引用する。
〔控訴人の主張〕
本件却下処分について，特許庁長官の裁量権の逸脱又は濫用があるか否かを判断
するに当たっては，以下の点についても考慮，重視して判断するべきである。
１ 出願人の責めに帰することができない理由
特許出願人の代理人（以下「出願代理人」という。）たる弁理士や特許業務法人
は，単なる履行補助者ではなく，工業所有権に係る手続の円滑化を図り，無用の手
続の遅滞を避け，国民が迅速，的確に権利を取得できるようにするという，工業所
有権制度の補助者としての性質を有する。したがって，出願代理人の過失を出願人
の過失と同視するべきではなく，出願人による出願代理人の選任・監督につき過失
があるとはいえないなどの事情がある場合には，出願人の責めに帰することができ
ない理由があるというべきである。
本件では，平成２５年９月２４日付けで，特許庁長官から，①本件国際特許出願
の国際出願日を「引用による補充」がされた平成２３年９月２９日と認定する旨の
暫定的結論，②当初の国際出願日である同年８月２５日を本件国際特許出願の国際
出願日と認定するためには，「引用による補充」がなかったとする旨の条約規則８
２の３．１による請求書（以下「条約規則に基づく請求書」という。）を本件指定
期間内に提出することができること，が記載された本件通知書を受信した控訴人の
出願代理人が，控訴人に対し，上記暫定的結論だけを連絡し，上記請求書を提出で
きることや，本件指定期間が存在することを連絡しなかったため，控訴人は，本件
指定期間内に本件請求書を提出することができなかったものである。なお，控訴人
の出願代理人が，控訴人に対し，上記請求書が提出できる旨を連絡しなかったのは，
当初の国際出願日が本件国際特許出願の国際出願日と認定されなくても構わない旨，
控訴人から承諾を受けていたものと勘違いしていたためである。
このように，控訴人には，本件指定期間の存在を認識することに関し，出願代理
人の選任・監督に過失があったものというべき事情はなく，出願代理人が控訴人に
対して条約規則に基づく請求書を提出できることを知らせなかったことをもって，
控訴人の責めに帰することができない理由があるといえないとすることは，控訴人
に対して酷に過ぎる。したがって，本件指定期間内に本件請求書を提出しなかった
ことについて，控訴人の責めに帰することができない理由があるというべきである。
２ 客観的な事実から認められる控訴人の意思
国際出願における外国語特許出願では，外国語の明細書，特許請求の範囲，図面，
図面の説明及び要約ではなく，それらの翻訳文が，日本国移行に係る出願とみなさ
れる（特許法１８４条の６第２項）。そのため，控訴人が本件欠落部分の翻訳文を
提出していないという客観的な事実から，控訴人は，本件欠落部分を日本国移行に
係る出願から除外する意思であったこと，すなわち，「引用による補充」をした内
容を優先させるのではなく，当初の国際出願日を優先させる意思であったことが分
かる。
また，控訴人は，控訴人の出願代理人から平成２５年４月３日に送信された電子
メール（甲４１）に，①特許庁は「引用による補充」を認めているので，本件欠落
部分の翻訳文を提出すべきであること，②しかし，本件欠落部分の翻訳文を提出し
た場合には，本件国際特許出願の国際出願日は，当初の国際出願日（平成２３年８
月２５日）ではなく同年９月２９日に繰り下がることが記載されていたため，本件
欠落部分の翻訳文を提出しない場合には当初の国際出願日が繰り下がらないものと
理解し，本件欠落部分の翻訳文を提出しなかった。
このような事情からしても，仮に，控訴人が，控訴人の出願代理人から，当初の
国際出願日が繰り下がることを避けるためには，条約規則に基づく請求書を本件指
定期間内に提出することが必要であると知らされていたならば，本件指定期間内に
本件請求書を提出していたであろうことは，客観的に明らかである。
〔被控訴人の主張〕
１ 出願人の責めに帰することができない理由について
控訴人は，本件国際特許出願に係る一切の手続を行わせるため，本邦の弁理士を
特許管理人として選任したのであるから，本件指定期間内に条約規則に基づく請求
書を提出しなかったことに関し，その責めに帰することができない理由があるか否
かについても，特許管理人について判断されるべきである。控訴人の特許管理人は，
本件通知書を受領し，その内容を了知したのであるから，その権限に基づいて，本
件指定期間内に条約規則に基づく請求書を提出することに何ら障害はなかったにも
かかわらず，これを提出しなかったものであり，控訴人の責めに帰することができ
ない理由がないことは，明らかである。
２ 客観的な事実から認められる控訴人の意思について
控訴人の主張は，原審における主張の繰り返しか，控訴人独自の見解を述べるに
すぎず，理由がないことは明らかである。
第４ 当裁判所の判断
当裁判所も，特許庁長官が本件指定期間を延長せずに本件却下処分を行ったこと
について，裁量権の逸脱又は濫用があるということはできず，本件却下処分に違法
はないから，控訴人の請求は棄却すべきものであると判断する。
その理由は，以下のとおりである。
１ 認定事実
前記前提事実（引用に係る原判決第２の１⑶）に加え，後掲の証拠及び弁論の全
趣旨によれば，本件却下処分に至る経緯について，以下の事実が認められる。
⑴ 控訴人は，平成２５年２月２７日，日本国の弁理士３名を特許管理人として，
特許庁長官に対し，特許法１８４条の５第１項所定の国内書面を提出した。（乙６）
⑵ 控訴人の特許管理人は，同年３月２８日，本件国際出願に係る控訴人の米国
代理人である弁理士（以下「米国代理人」という。）に電子メールを送信し，①本
件欠落部分の翻訳文を提出するべきか否かを知らせてほしいこと，②本件欠落部分
の翻訳文を提出した場合には，国際出願日が当初の国際出願日（平成２３年８月２
５日）から同年９月２９日に変わるため，優先権の利益を得ることができないこと，
③国際出願日が変更されてはならない場合には，本件欠落部分の翻訳文を提出する
べきではないこと，などを連絡した。（甲３９）
⑶ 控訴人の特許管理人は，平成２５年４月３日，控訴人の米国代理人から，条
約規則では，不注意により脱漏した情報（優先権主張の対象である最初に出願され
た米国特許書類の一部）の追加を許しているのに，日本はなぜそれに従わないのか
との質問を電子メールで受けたのに対し，①特許庁は「引用による補充」を認めて
いるので，本件欠落部分の翻訳文を提出すべきであること，②しかし，本件欠落部
分の翻訳文を提出した場合には，本件国際特許出願の国際出願日は，当初の国際出
願日（平成２３年８月２５日）ではなく同年９月２９日に繰り下がること，③この
点に関して審査官と面談を済ませている旨，電子メールで回答した。（甲４０，４
１）
⑷ 控訴人の特許管理人は，平成２５年４月８日，控訴人の米国代理人に電子メ
ールを送信し，控訴人の米国代理人から本件欠落部分を翻訳すべきでないとの指示
を受けたと理解している旨，連絡した。控訴人の特許管理人は，同月３０日，特許
庁長官に対し，特許法１８４条の４第１項所定の明細書等の翻訳文を提出したが，
本件欠落部分については翻訳文を提出しなかった。（甲８，４２）
⑸ 特許庁長官は，平成２５年９月２４日，控訴人の特許管理人に対し，本件通
知書を発送し，控訴人の特許管理人は，その頃，本件通知書を受領した。本件通知
書には，①本件国際特許出願の国際出願日を「引用による補充」がされた平成２３
年９月２９日と認定するので，国際出願時に主張している優先権の主張は，優先日
から１２箇月の経過をもって失効すること，②上記①について意見がある場合には，
本件指定期間内に意見書を提出してほしいこと，③本件国際特許出願について「引
用による補充」がなかったとする場合には，本件指定期間内に条約規則に基づく請
求書に所定の事項を記載して提出するとともに，「引用による補充」がされる前の
明細書の全文を手続補正書により提出してほしいこと，④条約規則に基づく請求書
を提出した場合には，本件国際特許出願の国際出願日を当初の国際出願日である平
成２３年８月２５日と認定すること，が記載されている。（甲７）
⑹ 控訴人の特許管理人は，平成２５年１０月２３日，控訴人の米国代理人に電
子メールを送信し，①近頃，特許庁から，本件国際特許出願に関する通知を受け取
ったこと，②特許庁は，国際出願日が平成２４年１０月１日より前であるＰＣＴ出
願については，条約規則２０．６の適用を受けることができないとしており，本件
国際特許出願の国際出願日は，特許庁により平成２５年（判決注：平成２３年の誤
記と認める。）９月２９日であると認定されている旨を連絡した。なお，控訴人の
特許管理人は，「引用による補充」によって当初の国際出願日が繰り下がることに
ついて，既に控訴人の米国代理人と話がついているとの認識を有していたため，上
記電子メールを送信する際に，本件通知書の内容を詳細に記載することはせず，当
初の国際出願日を維持するためには条約規則に基づく請求書を本件指定期間内に提
出する必要がある旨を記載しなかった。（甲４５，４７，４８）
⑺ 控訴人は，本件指定期間内に，控訴人の特許管理人に対し，前記⑸②の意見
書及び条約規則に基づく請求書を提出するよう指示しなかった。そのため，控訴人
の特許管理人は，本件指定期間内に，特許庁に対し，上記意見書及び請求書を提出
しなかった。
２ 本件却下処分の違法性
⑴ 特許法施行規則３８条の２の２の趣旨
原判決１１頁２６行目の「平成１９年経済産業令第２６号による改正後の特許法
施行規則」を「特許法施行規則」と改めるほか，原判決１１頁２６行目冒頭から１
３頁２行目末尾までのとおりであるから，これを引用する。
⑵ 指定期間内に本件請求書を提出しなかった経緯
前記１認定のとおり，控訴人の特許管理人は，特許庁長官から本件通知書を受領
しており，本件通知書の記載内容から，①特許庁が本件国際特許出願の国際出願日
を「引用による補充」がされた平成２３年９月２９日と認定したこと，②上記①に
ついて意見がある場合には，本件指定期間内に意見書を提出する必要があること，
③本件国際特許出願について「引用による補充」がなかったとする場合には，本件
指定期間内に条約規則に基づく請求書を提出する必要があること，④条約規則に基
づく請求書を提出した場合には，本件国際特許出願の国際出願日を当初の国際出願
日である平成２３年８月２５日と認定することを認識していたものであるが，「引
用による補充」によって当初の国際出願日が繰り下がることについて，既に控訴人
の米国代理人と話がついているとの認識を有しており，控訴人からも，本件指定期
間内に，上記②の意見書及び条約規則に基づく請求書を提出するよう指示を受けな
かったため，本件指定期間内に上記②の意見書や条約規則に基づく請求書を提出せ
ず，本件指定期間の満了日から２年以上経過した後になって，本件請求書及び本件
指定期間の延長を求める上申書を提出したものである。
⑶ 裁量権の逸脱又は濫用の有無
前記⑴に認定した特許法施行規則３８条の２の２の趣旨及び前記⑵に認定した本
件指定期間内に本件請求書を提出しなかった経緯に照らせば，控訴人が米国所在で
あることを考慮しても，このような場合まで，特許庁長官が本件指定期間を延長し
て条約規則に基づく請求書の提出を認めるべきであったものとはいえず，そのほか
に，控訴人の責めに帰することができない理由によって，本件指定期間内に条約規
則に基づく請求書を提出することができなかったと認められるなどの事情は認めら
れない。
したがって，特許庁長官が本件指定期間を延長せずに本件却下処分を行ったこと
について，裁量権の逸脱又は濫用があったものということはできない。
⑷ 小括
以上のとおり，特許庁長官が本件指定期間を延長しなかったことについて，裁量
権の逸脱又は濫用があったものということはできない。そうすると，本件請求書は，
本件指定期間の経過後に提出された不適法なものであり，その補正をすることがで
きないものである。
よって，本件請求書に係る手続は，「不適法な手続であって，その補正をするこ
とができないもの」（特許法１８条の２第１項本文）に該当するから，同条項に基
づいてされた本件却下処分は，適法である。
⑸ 控訴人の主張について
ア 控訴人は，引用に係る原判決第２の２（原告の主張）のとおり，控訴人の利
益及び信頼や，第三者の利益，今日の実務への影響などを考慮すれば，本件却下処
分は，特許庁長官の裁量権を逸脱又は濫用してされた違法な処分である旨主張する。
しかし，特許法施行規則３８条の２の２の趣旨及び指定期間内に本件請求書を提
出しなかった経緯等に鑑みると，控訴人の責めに帰することができない理由によっ
て，本件指定期間内に条約規則に基づく請求書を提出することができなかったと認
められるなどの事情は見当たらず，特許庁長官が本件指定期間を延長せずに本件却
下処分を行ったことについて，裁量権の逸脱又は濫用があったものということはで
きないことは，前記⑶のとおりである。
イ 控訴人は，出願代理人の過失を出願人の過失と同視するべきではなく，本件
指定期間内に本件請求書を提出しなかったことについて，控訴人の責めに帰するこ
とができない理由がある旨主張する。
しかし，特許権者は，特許出願について，特許権者自身が自ら又は雇用関係にあ
る被用者に命じて行うほか，第三者に委任して行うこともできるところ，特許権者
は，いずれの形態を採用するか，また第三者に委任する場合にいかなる者を選任す
るかについて，自己の経営上の判断に基づき自由に選択することができるものであ
る。そして，特許権者が，自らの判断に基づき，第三者に委任して特許出願に係る
手続を行わせることとした以上，委任を受けた第三者にその責めに帰することがで
きない理由があるといえない状況の下で，特許庁長官の定めた条約規則に基づく請
求書を提出すべき指定期間を徒過した場合には，当該出願人について，その責めに
帰することができない理由があるとはいえないと解すべきである（最高裁昭和３１
年（オ）第４２号同３３年９月３０日第三小法廷判決・民集１２巻１３号３０３９
頁参照）。控訴人の上記主張は，その前提を誤るものであり，採用できない。
ウ 控訴人は，本件却下処分について，特許庁長官の裁量権の逸脱又は濫用があ
るか否かを判断するに当たっては，控訴人が本件指定期間内に請求書を提出すべき
であることを具体的に認識していたのであれば，手続をしたであろうことが客観的
に認められることについても考慮，重視して判断するべきである旨主張する。
しかし，特許法施行規則３８条の２の２の趣旨及び指定期間内に本件請求書を提
出しなかった経緯等に鑑みると，控訴人の責めに帰することができない理由によっ
て，本件指定期間内に条約規則に基づく請求書を提出することができなかったと認
められるなどの事情は見当たらず，特許庁長官が本件指定期間を延長せずに本件却
下処分を行ったことについて，裁量権の逸脱又は濫用があったものということはで
きないことについては，前記⑶のとおりである。控訴人の主張する上記事実は，上
記認定を左右するものではなく，同主張は採用できない。
３ 結論
よって，控訴人の請求は理由がなく，控訴人の請求を棄却した原判決は相当であ
るから，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官 髙 部 眞 規 子
裁判官 山 門 優
裁判官 片 瀬 亮