平成30(行ケ)10149審決取消請求事件

令和元年１１月１３日判決言渡
平成３０年（行ケ）第１０１４９号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 令和元年９月４日
判 決
原 告 テネコ・インコーポレイテッド
（審決上の表示 フェデラル－モーグル・リミテッド・ラ
イアビリティ・カンパニー）
同訴訟代理人弁理士 深 見 久 郎
木 原 美 武
佐 々 木 眞 人
被 告 特許庁長官
同 指 定 代 理 人 水 野 治 彦
鈴 木 充
関 口 哲 生
半 田 正 人
渋 谷 善 弘
主 文
１ 原告の請求を棄却する。
２ 訴訟費用は，原告の負担とする。
３ 原告に対し，この判決に対する上告及び上告受理申立て
のための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１ 請求
特許庁が不服２０１７－１４２１９号事件について平成３０年６月１１日にした
審決を取り消す。
第２ 事案の概要
１ 特許庁における手続の経緯等
⑴ フェデラル－モーグル コーポレイション（平成２９年３月２４日に「フェ
デラル－モーグル・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー」に名称変更し，平成
３０年１０月１日付けで原告と合併した。以下，合併の前後を通じて「原告」とい
う。）は，平成２５年２月８日，発明の名称を「冷却空洞が改善されたピストン」と
する特許出願をした（特願２０１４－５５６７０７号。甲３。請求項数６。優先権主
張：平成２４年２月１０日，アメリカ合衆国）。原告は，平成２９年１月２７日付け
で拒絶理由通知（甲４。以下「本件拒絶理由通知」といい，その通知書を「本件拒絶
理由通知書」という。）を受けたので，同年４月２１日付け手続補正書により特許請
求の範囲を補正した（甲６。以下「４月２１日付け補正」という。請求項数５。。
）
原告は，平成２９年５月２５日付けで拒絶査定（甲７。以下「本件拒絶査定」とい
い，その拒絶査定書を「本件拒絶査定書」という。 を受けたので，
） 同年９月２６日，
これに対する不服の審判を請求するとともに（甲８），同日付けで手続補正書を提出
した（甲９。以下「本件補正」という。請求項数５。。
）
(2) 特許庁は，これを不服２０１７－１４２１９号事件として審理し，平成３０
年６月１１日，本件補正を却下した上，
「本件審判の請求は，成り立たない。」との別
紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同月
２６日，原告に送達された。なお，出訴期間として，９０日が附加された。
(3) 原告は，平成３０年１０月２３日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提
起した。
２ 特許請求の範囲の記載
(1) 本件補正前の特許請求の範囲
本件補正前（４月２１日付け補正による補正後）の特許請求の範囲のうち，本件
審決が判断の対象とした請求項１の記載は，以下のとおりである。以下，この発明
を「本願発明」といい，また，その明細書（甲３）を，図面を含めて「本願明細書」
という。なお，文中の「／」は，原文の改行箇所を示す（以下同じ。。
）
【請求項１】内燃機関のためのピストンであって，／筒状の外面を有する本体を
備え，前記外面内に延在する環状の最上リング溝と下方リング溝とを有し，トップ
ランドが前記最上リング溝から上部燃焼面へ延在し，前記本体は，ピンボア軸に沿
って互いに並んだピンボアを有する一対のピンボスを有し，ピストンはさらに，／
前記最上リング溝内に配置される第１のピストンリングと，／前記下方リング溝内
に配置される第２のピストンリングとを備え，／前記本体は，環状の封止冷却空洞
を有し，そこに冷却媒体が配置され，前記封止冷却空洞は，前記第１のピストンリ
ングと第２のピストンリングとの間に径方向に並んで構成され，前記封止冷却空洞
は，最上面と最下面とを有し，前記最上面は，前記最上リング溝と実質的に径方向
に並び，前記最下面は，前記下方リング溝の下方を延在する，ピストン。
(2) 本件補正による補正後の特許請求の範囲
本件補正による補正後の特許請求の範囲の請求項１の記載は，以下のとおりであ
る（補正箇所に下線を付した。。以下，この発明を「本件補正発明」という。
）
【請求項１】
内燃機関のためのピストンであって，／筒状の外面を有する本体を備え，前記外
面内に延在する環状の最上リング溝と下方リング溝とを有し，トップランドが前記
最上リング溝から上部燃焼面へ延在し，前記本体は，ピンボア軸に沿って互いに並
んだピンボアを有する一対のピンボスを有し，ピストンはさらに，／前記最上リン
グ溝内に配置される第１のピストンリングと，／前記下方リング溝内に配置される
第２のピストンリングと，／上部燃焼面の平坦な最上部分から垂下する凹んだ燃焼
ボウルとを備え，／前記本体は，環状の封止冷却空洞を有し，そこに冷却媒体が配
置され，前記封止冷却空洞は，前記第１のピストンリングと第２のピストンリング
との間に径方向に並んで構成され，前記封止冷却空洞は前記燃焼ボウルと前記封止
冷却空洞の間にピストン本体の材料の薄い領域を形成するよう構成され，前記封止
冷却空洞は，最上面と最下面とを有し，前記最上面は，前記最上リング溝と実質的
に径方向に並び，前記最下面は，前記下方リング溝の下方を延在する，ピストン。
３ 本件審決の理由の要旨
⑴ 本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，①本
件補正発明は，下記アの甲１に記載された発明（以下「甲１発明」という。）及び下
記イの甲２に記載された技術事項（以下「甲２技術」という。）に基づいて，当業者
が容易に発明をすることができたものであって，特許法１７条の２第６項において
準用する同法１２６条７項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けること
ができないものであるから，同法１５９条１項で読み替えて準用する同法５３条１
項の規定により補正を却下すべきものである，また，②本願発明は，本件補正発明
と同様に，同法２９条２項の規定により，特許を受けることができないものである，
というものである。
ア 特開平４－２６５４５１号公報（甲１。以下「甲１文献」という。）
イ 実願昭５７－１７７７８９号（実開昭５９－８１７５８号）の願書に最初に
添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム（甲２。以下「甲２文
献」という。）
⑵ 本件審決が認定した甲１発明，本件補正発明と甲１発明との一致点及び相違
点は，次のとおりである。
ア 甲１発明
二サイクルエンジンのピストン１であって，／筒状の上部外周２を有するピスト
ン本体を備え，前記上部外周２内に延在する環状の頂面７に近い側のリング溝と頂
面７に遠い側のリング溝とを有し，トップランドが前記頂面７に近い側のリング溝
から頂面７へ延在し，前記本体は，ピンボア軸に沿って互いに並んだピンボアを有
する一対のピンボスを有し，ピストンはさらに，／前記頂面７に近い側のリング溝
内に配置されるピストンリングと，／前記頂面７に遠い側のリング溝内に配置され
るピストンリングと，／を備え，／前記本体は，栓６で塞ぐ空洞部３を有し，そこに
ナトリウムが注入され，前記栓６で塞ぐ空洞部３は，前記頂面７に近い側のリング
溝内に配置されるピストンリングと頂面７に遠い側のリング溝内に配置されるピス
トンリングと径方向に並んで構成され，前記栓６で塞ぐ空洞部３は，最上面と最下
面とを有する，二サイクルエンジンのピストン１。
イ 本件補正発明と甲１発明との一致点
内燃機関のためのピストンであって，／筒状の外面を有する本体を備え，前記外
面内に延在する環状の最上リング溝と下方リング溝とを有し，トップランドが前記
最上リング溝から上部燃焼面へ延在し，前記本体は，ピンボア軸に沿って互いに並
んだピンボアを有する一対のピンボスを有し，ピストンはさらに，／前記最上リン
グ溝内に配置される第１のピストンリングと，／前記下方リング溝内に配置される
第２のピストンリングと，／を備え，／前記本体は，封止冷却空洞を有し，そこに冷
却媒体が配置され，前記封止冷却空洞は，前記第１のピストンリングと第２のピス
トンリングと径方向に並んで構成され，前記封止冷却空洞は，最上面と最下面とを
有する，ピストン。
ウ 本件補正発明と甲１発明との相違点
（相違点１）
本件補正発明は，「上部燃焼面の平坦な最上部分から垂下する凹んだ燃焼ボウル」
を備え，
「封止冷却空洞は前記燃焼ボウルと前記封止冷却空洞の間にピストン本体の
材料の薄い領域を形成するよう構成され」るのに対し，甲１発明は，かかる構成を
備えていない点。
（相違点２）
「封止冷却空洞」に関し，本件補正発明は，
「環状の」封止冷却空洞であるのに対
し，甲１発明は，環状であるか否かが不明である点。
（相違点３）
「封止冷却空洞」に関し，本件補正発明は，第１のピストンリングと第二のピスト
ンリングと「の間」に構成され，
「最上面は，前記最上リング溝と実質的に径方向に
並び，前記最下面は，前記下方リング溝の下方を延在する」のに対し，甲１発明は，
かかる構成を備えるかが不明である点。
(3) 本件審決が認定した甲２技術は，次のとおりである。
内燃機関のためのピストン１であって，／ピストン頭部を備え，／上部燃焼面の
平坦な最上部分から垂下する凹んだ部分を備え，／前記ピストン頭部は，空洞７を
有し，そこに良伝導性金属Ｍが封入され，前記空洞７は前記凹んだ部分と前記空洞
７の間が薄いよう構成されるピストン１。
４ 取消事由
(1) 手続違背（取消事由１）
(2) 甲１発明に基づく進歩性判断の誤り（取消事由２）
第３ 当事者の主張
１ 取消事由１（手続違背）について
〔原告の主張〕
(1) 審査経過
ア 本件拒絶理由通知書では，特開昭５２－０９２０３４号公報（甲１２。以下
「甲１２文献」という。）を引用文献１，本件審決の引用した甲１文献を引用文献２
として，本願発明の新規性欠如及び進歩性欠如が指摘された。
しかし，本件拒絶理由通知書では，新規性欠如について，甲１２文献については，
当該文献に記載された発明について具体的な記述がなされているが，甲１文献につ
いては，当該文献に記載された発明についての具体的な記述はなく，進歩性欠如に
ついても，実質的な拒絶理由の説明は全くされていない。したがって，本件拒絶理
由通知書には，甲１文献を主引用例とした場合の本願発明との相違点や，その容易
想到性の判断は記載されていなかった。
イ 本件拒絶査定書では，本願発明は，甲１２文献と甲１文献に基づく進歩性欠
如を理由として，拒絶査定がされた。
本件拒絶査定書の記載からは，甲１２文献と甲１文献のいずれを主引用例とし，
いずれを副引用例としたかは明確ではないが，甲１２文献を主引用例，甲１文献を
副引用例として，進歩性欠如の拒絶理由が維持されたとみるのが自然である。した
がって，本件拒絶査定書にも，甲１文献を主引用例とした場合の本願発明との相違
点や，その容易想到性の判断は記載されていなかった。
ウ 平成２９年１２月１９日付けの前置報告書（甲１０。以下「本件前置報告書」
という。）では，新たに特開２００７－２７０８１３号公報（甲１５。以下「甲１５
文献」という。）を主引用例とし，甲１文献を周知例として引用した上で，拒絶理由
を維持した。したがって，本件前置報告書にも，甲１文献を主引用例とした場合の
本願発明との相違点や，その容易想到性の判断は記載されていなかった。
原告は，これまでに通知されていなかった甲１５文献を主引用例として拒絶理由
が維持されたことから，平成３０年３月２７日に上申書（甲１１）を提出して，拒絶
理由通知を発するべきであること，原告がさらなる補正を行うことも視野に入れて
いることを上申したが，同年６月１１日に本件審決が行われた。
(2) 上記(1)の審査経過によれば，本件審決における主引用例が，拒絶査定におけ
る主引用例とは異なるのみならず，副引用例も異なっている上，甲２文献は，本件
審決以前に原告に対し全く通知されていない。また，甲１発明と本件補正発明との
一致点・相違点や，相違点についての判断は，本件拒絶理由通知書，本件拒絶査定
書，本件前置報告書のいずれにも全く記載されていない。したがって，本件審決に
おける，主引用例に記載の発明，同発明と本件補正発明との一致点・相違点の認定，
相違点に関する判断は，本件審決以前に，原告に対し全く通知されなかったことと
なるから，手続は違法である。
〔被告の主張〕
(1) 審査手続について
ア 本件拒絶理由通知書の［理由１］では，引用文献２である甲１文献は，引用文
献１である甲１２文献と同様の記載がされているとし，本願の請求項１及び４ない
し６に係る発明は甲１２文献，甲１文献に記載された発明との間に差異はないと判
断しているのであるから，甲１２文献に記載された発明と甲１文献に記載された発
明とを組み合わせて差異がないと判断しているとは解し得ない。したがって，引用
文献１である甲１２文献及び引用文献２である甲１文献は，いずれも主引用例であ
ることが理解できる。
次に，本件拒絶理由通知書の［理由２］は，
［理由１］を参照しており，甲１２文
献及び甲１文献をそれぞれ主引用例として請求項１及び４ないし６に係る発明につ
いて特許法２９条２項を適用することが通知されていることと理解することが自然
である。
したがって，本件拒絶理由通知書には，甲１２文献を主引用例とした特許法２９
条１項３号及び同条２項の適用と，甲１文献を主引用例とした特許法２９条１項３
号及び同条２項の適用が通知されていると解することが自然である。
イ 本件拒絶査定書は，その記載から，拒絶査定が，甲１２文献を主引用例とし
た特許法２９条２項の適用，及び甲１文献を主引用例とした同条項の適用を通知し
たものであると理解することができるところ，この内容は，甲１文献を主引用例と
して同条１項３号［理由１］及び同条２項［理由２］の適用を通知した本件拒絶理由
通知書の拒絶の理由と符合する。
さらに，本件拒絶査定書には，甲１文献は主引用例でないと解されるような記載
はない。本件拒絶理由通知書と本件拒絶査定書にそれぞれ提示された引用文献は，
全く同じであるから，甲１文献が主引用例ではないと解すべき理由もない。
ウ 原告は，本件拒絶理由通知書及び本件拒絶査定書において，拒絶の理由とし
て，甲１文献を主引用例とした特許法２９条２項の適用について理解し，拒絶の理
由を解消する手続補正を行ったものであるから，審査段階における被告の手続に何
ら違法はない。
(2) 拒絶査定不服審判請求後の手続について
ア 本件補正は，平成２９年９月２６日付けの審判請求書の提出と同時に行われ
たものであるところ，審査段階で引用されなかった証拠により特許法１７条の２第
６項において準用する同法１２６条７項の規定に違反するとした場合に，拒絶の理
由を審判請求人に通知し，意見や補正をする機会を与えなければならない旨の規定
は，特許法にはない。そして，同法１５９条２項により読み替えて準用する同法５
０条ただし書において，同法１５９条１項により読み替えて準用する同法５３条１
項により審判請求時の補正を却下する決定をするときは拒絶理由通知を要しない旨
定められている。したがって，本件拒絶理由通知書及び本件拒絶査定書において主
引用例として示された甲１文献，及び，本件補正により追加された技術事項に対応
する甲２文献を用い，本件審決において本件補正を却下し，審判段階で新たに拒絶
の理由を通知せず，意見や補正をする機会を与えなかったことが，特許法上違法で
あるとはいえない。
本件審決において主引用例とされた甲１文献は，上述のとおり，本件拒絶理由通
知書及び本件拒絶査定書で，主引用例として開示された引用文献２であり，審判請
求後，本件審決において初めて原告に示されたものではなく，原告は，甲１文献に
基づく拒絶の理由を解消する機会があり，当該機会を利用して甲１文献に基づく拒
絶の理由を解消するために本件補正を行ったのであるから，本件審決時までに，原
告の防御の機会が実質的に保障されていたといえる。
また，本件補正により特許請求の範囲の請求項１に追加された「上部燃焼面の平
坦な最上部分から垂下する凹んだ燃焼ボウル」に係る事項，及び「封止冷却空洞は
前記燃焼ボウルと前記封止冷却空洞の間にピストン本体の材料の薄い領域を形成さ
れるように構成され」に係る事項は，従来から知られた周知技術でもあり，当業者
であれば当然知り得た構造にすぎず，当業者が予測し得る範囲を超える作用効果は
把握できない。そうすると，本件補正により請求項１に追加された上記事項は，原
告が主張するような「本件補正発明の核心的要素」であるとはいえない。
したがって，本件補正を却下した本件審決に手続上の違法はない。
イ 本件前置報告書は，特許法１６２条の規定による審査において，同法１６４
条１項の規定により特許すべき旨の査定をする場合を除き，同法１６４条３項の規
定に基づき，審査官が前置審査の結果を特許庁長官に報告する書面であり，審判合
議体が前置報告書を採用するか否かは審判合議体の裁量による。本件において審判
合議体は，本件前置報告書に示された内容を採用しなかったのであるから，本件前
置報告書に示された内容が，本件審決に影響を及ぼすものではない。
そして，本件前置報告書に対して上申された内容も審決に影響を及ぼすものでは
なく，上申書には，更なる補正についての具体的な補正案も記載されていなかった
のであるから，本件審判の審理において，上申書に記載された内容が採用される余
地はなく，拒絶査定不服審判請求後の手続において，原告の上申を採用しなかった
ことに違法はない。
２ 取消事由２（甲１発明に基づく進歩性判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1) 甲１発明の認定の誤り
ア 甲１文献には，
「ピストンリング」「リング溝」との記載はなく，
， 「ピストンリ
ング」は記載されていない。甲１文献の図面においては，ピストン１の外周面に２
つの凹部が描かれてはいるが，明細書にその凹部に関する説明は全くない。特許出
願に係る図面は，技術的思想である発明の理解を容易とするため明細書記載の技術
的事項を理解するための補助手段として使用されるものであり，図面のみから，明
細書に記載がなくかつ図面上にも明確な記載のない事項について技術的な意味を持
つものとして読み取ることは原則としてできないところ，甲１文献に記載の発明の
課題，解決手段，及び作用効果から見ても，
「ピストンリング」の存在が想定されて
いると認めることはできないから，
「リング溝内に配置されるピストンリングを備え
るピストン」が甲１文献に記載されているとする本件審決の認定は誤りである。
イ また，甲１文献では，空洞部３は，ピストン１の上部外周２の内側に設けら
れるか，この上部外周に加えて頂面７の内側にかけて設けられるのであり，空洞部
３とピストンリングとの位置関係は記載されていない。図３において，空洞部３が
頂面７に向かって延びているように描かれているが，これはあくまで「ピストン１
の上部外周に加えて頂面７の内側にかけて空洞部３を設ける。 という技術事項が記
」
載されているだけであり，空洞部３とピストンリングとの具体的な位置関係に関す
る技術事項を読み取ることは許されない。
したがって，甲１文献には，
「空洞部３が，頂面７に近い側のリング溝内に配置さ
れるピストンリングと頂面７に遠い側のリング溝内に配置されるピストンリングと
径方向に並んで構成される」という技術事項が記載されているとはいえず，本件審
決による甲１発明の認定は，この点においても誤りである。
(2) 甲２技術の認定の誤り
甲２文献に記載の考案は，ピストン頭部内に中空部を形成して該中空部内に良伝
熱性金属を封入し，金属の熱対流によってピストン頂面の熱をピストンピンやピス
トンスカート部へ流動して低下させるというものである。甲２文献には，ピストン
１の頭部の円周方向や半径方向に空洞を形成するという技術事項は記載されている
が，
「凹んだ部分」については全く説明されておらず，空洞と「凹んだ部分」との関
係についても全く記載されていない。図３には，ピストン１の頭部に「凹んだ部分」
らしきものが描かれてはいるが，この「凹んだ部分」について明細書において全く
言及されておらず，甲２文献において，
「凹んだ部分」に関連した技術事項が想定さ
れていたとは到底考えられない。
一般に，実用新案登録出願の願書に添付される図面は，明細書を補完し，実用新
案登録を受けようとする考案に係る技術内容を当業者に理解させるための説明図に
とどまるものであって，当該部分の寸法や角度，曲率などがこれによって特定され
るものではないから，図３のみに依拠して，
「凹んだ部分」及びその周囲に位置する
ピストン１の厚み等の寸法は特定されるものではない。したがって，甲２文献から，
「凹んだ部分と空洞７の間が薄い」という技術事項を読み取り，
「前記空洞７は前記
凹んだ部分と前記空洞７の間が薄いように構成される」という技術事項が記載され
ていると解釈することはできないから，本件審決の甲２技術の認定も誤りである。
(3) 一致点・相違点の認定の誤り
甲１文献には，
「ピストンリング」についての記載はなく，
「リング溝」に関する説
明もないので，本件審決が，
「前記最上リング溝内に配置される第１のピストンリン
グと，前記下方リング溝内に配置される第２のピストンリングと，」という構成を，
本件補正発明と甲１発明との一致点として認定したことは誤りである。
また，甲１文献に「ピストンリング」が記載されていない以上，
「前記封止冷却空
洞は，前記第１のピストンリングと第２のピストンリングと径方向に並んで構成さ
れ，」という構成を，本件補正発明と甲１発明との一致点として認定したことも誤り
である。
そうすると，本件審決は，相違点であるこれらの事項を看過しているから，相違
点の認定も誤っている。
(4) 相違点についての判断の誤り
ア 相違点１についての判断の誤り
(ア) 甲２文献には，
「前記凹んだ部分と前記空洞７の間が薄いように構成される」
という事項は開示されていないから，本件審決が，甲２文献の「前記凹んだ部分と
前記空洞７の間が薄いように構成される」が，本件補正発明の「前記燃焼ボウルと
前記封止冷却空洞の間にピストン本体の材料の薄い領域を形成するように構成され
る」に相当すると判断したことは誤りである。
(イ) 甲１発明の二サイクルエンジンのピストンでは，燃焼圧力に耐えるようにす
るためにピストンの頂面付近の肉厚を厚くする必要があるところ，この二サイクル
エンジンのピストンの頂面に，甲２技術を適用して凹んだ燃焼ボウルを設けると，
耐圧が低下することとなって燃焼圧力に耐えられなくなり，二サイクルエンジンの
ピストンとしての基本的な特性が得られなくなる。したがって，このような変形を
行うことはできず，甲１発明に甲２技術を適用することには阻害要因がある。
イ 相違点３についての判断の誤り
甲１発明では，空洞部３は，ピストンの少なくとも上部外周の内側に設けられる
ものであり，ピストンの頂面が受けた熱を下部のスカート方向に拡散し，頂面の過
熱を防止して適正温度に保つものであればよく，
「リング溝」との関係で設けられて
いるものではない。また，甲１文献には，
「リング溝」に関する説明が全くなされて
いないばかりでなく，空洞部３の最上面や最下面に関する説明も一切なく，甲１文
献から，
「空洞部３の最上面は，頂面７に近い側の溝と実質的に径方向で並び，最下
面は頂面７に遠い側の溝の下方を延在している」という技術事項を読み取ることは
できない。したがって，本件審決の相違点３についての判断は，甲１文献に記載の
事項についての誤った認定に基づいてされたものであり，誤りである。
〔被告の主張〕
(1) 甲１発明の認定の誤りについて
甲１文献には，
「ピストンリング」及び「リング溝」との用語は明記されていない
が，図面には，ピストン１の上部外周２に２つの凹部が描かれている。そして，ピ
ストンには通常リング溝が設けられ，リング溝にはピストンリングが配置されるこ
とは技術常識である。また，甲１文献【０００３】【０００４】の記載は，甲１発
，
明のピストン１は，
「ピストンリング」及び「リング溝」を備えていることを示唆す
るものといえる。
したがって，当業者であれば，甲１文献に接した際に，その図面に描かれた２つ
の凹部が「リング溝」であること，及び「リング溝」に「ピストンリング」が配置
されていることが理解できるから，ピストン１がリング溝を有し，リング溝内に配
置されるピストンリングを備えるとした本件審決の甲１発明の認定に誤りはない。
甲１文献の図１ないし図４には，２つの凹部及び空洞部３が図示されており，図
１及び図２には，空洞部３は２つの凹部を有するピストン１の上部外周２の内側に，
径方向に凹部と並んで設けられていることが図示されている。そして，２つの凹部
が「リング溝」であること，
「リング溝」に「ピストンリング」が配置されることが
当業者であれば理解できることは，上述したとおりであるから，
「空洞部３は，前記
頂面７に近い側のリング溝内に配置されるピストンリングと頂面に遠い側のリング
溝内に配置されるピストンリングと径方向に並んで構成され」とした本件審決の甲
１発明の認定に誤りはない。
(2) 甲２技術の認定の誤りについて
本件補正により特許請求の範囲の請求項１に追加された事項は，
「上部燃焼面の平
坦な最上部分から垂下する凹んだ燃焼ボウルと」を備えること及び「前記封止冷却
空洞は前記燃焼ボウルと前記封止冷却空洞の間にはピストン本体の材料の薄い領域
を形成するよう構成され」ることである。
本願明細書には，
「燃焼ボウル４２に起因して，ピストン本体の材料の比較的薄い
領域が燃焼ボウル４２と冷却空洞２８と下クラウン面１８との間に形成される。」
（【００１０】）との記載があり，燃焼ボウルと封止冷却空洞との間に「ピストン本
体の材料の薄い領域を形成する」とは，「凹んだ燃焼ボウル」を備えることにより，
「前記燃焼ボウルと前記封止冷却空洞との間に領域を形成する」と理解される。
一方，甲２文献の第３図のピストン１の頭部に「凹んだ部分」が描かれており，
「凹んだ部分」に起因して，ピストン１の頭部の「凹んだ部分」と空洞７との間に
領域が形成されるところ，この領域が，
「前記凹んだ部分と前記空洞７の間が薄いよ
うに構成される」領域であるといえる。
したがって，本件審決による甲２技術の認定に誤りはない。
(3) 一致点・相違点の認定の誤りについて
原告は，甲１発明の認定に誤りがあることを前提として，本件補正発明と甲１発
明との一致点及び相違点の認定に誤りがある旨主張する。しかし，上記(1)のとおり，
本件審決の甲１発明の認定に誤りはないから，一致点 相違点の認定の誤りもない。
・
(4) 相違点の判断の誤りについて
ア 相違点１について
甲１文献の【０００２】の記載は，頂面Ｂが燃焼圧力に耐え，また，熱容量を大き
くするための手段としてピストンＡの頂面Ｂ付近の肉厚を厚くすることを述べたに
すぎない。そして，二サイクルエンジンを含むエンジンにおいて，燃料と吸気の混
合を最適化するために燃焼室が必要であることや，燃焼室の形式の一つとしてピス
トン頂面に凹部を設け，これを燃焼室とすることは技術常識であり，二サイクルエ
ンジンのピストン頂面に燃焼室（燃焼ボウル）を設けることは周知技術であるから，
燃料と空気の混合を最適化するためにピストン頂面に必要な形状，大きさの燃焼室
（本件補正発明の燃焼ボウル）を設けることは，エンジンの形式，構造等を踏まえ
て行われるものである。そして，ピストン頂面の厚さを設定することと，ピストン
頂面に燃焼室を設けることとは，エンジンの構造，仕様及び求められる性能を踏ま
えてそれぞれ適宜設定されることであり，二サイクルエンジンを含むエンジンにお
いて，ピストン頂面の厚さを厚くすることと，ピストン頂面に燃焼室を設けること
とは両方同時に実施が可能であり相反するものではないから，一方の実施を他方が
阻害することは到底考えられない。
さらに，ピストンに冷却空洞を設けると共にその頂面に燃焼室を設けることは周
知技術であり，当業者が通常採用し得る構造であるから，甲１発明に対しピストン
頂面に燃焼室を設けることは当業者であれば当然想起し得ることである。
したがって，甲１発明に甲２技術を適用することに阻害要因はない。そして，甲
１発明に甲２技術を適用し，相違点１にかかる本件補正発明の構成とすることは，
当業者であれば容易に想到し得たことであるとした本件審決の判断に誤りはない。
イ 相違点３について
甲１文献の【０００３】【０００４】の記載に鑑みれば，甲１発明には，ピストン
，
１のピストンリング及びリング溝を備えた上部外周２の冷却も示唆されていると普
通に理解できる。
また，甲１文献の図１及び図２には，ピストン１の上部外周に２つの凹部を有し
ていることが記載され，空洞部３がピストン１の上部外周２の２つの凹部と径方向
に並んでいることが看て取れる。したがって，
「空洞部３の最上面は，頂面７に近い
側の凹部と実質的に径方向に並び，最下面は頂面７に遠い側の溝の下方を延在して
いる」ことは，図１及び図２から自然に看て取れる事項にすぎない。
以上によれば，甲１文献の図１及び図２には，
「空洞部３の最上面は，頂面７に近
い側の溝と実質的に径方向で並び，最下面は頂面７に遠い側の溝の下方を延在して
いる」ことが示されている。
そして，ピストンに設けた冷却空洞により，リング溝を冷却することは，技術常
識であるから，甲１文献の図１及び図２から看取される事項及び技術常識を踏まえ
れば，甲１発明の空洞部３は，リング溝である２つの凹部を冷却する機能も備える
ことは自然に予測できることである。
よって，甲１発明及び甲１文献の図１及び図２から看て取れる事項に基づき，相
違点３にかかる本件補正発明の構成とすることは，当業者であれば容易に想到し得
たことであるとした本件審決の判断に誤りはない。
第４ 当裁判所の判断
１ 本件補正発明について
(1) 本願明細書には，本件補正発明について，以下の記載がある（下記記載中に
引用する図面は，別紙本願明細書図面目録参照）。
ア 技術分野
【０００１】発明の背景／１．技術分野／本発明は，概して内燃機関に関し，より
特定的には内燃機関のためのピストンに関する。
イ 背景技術
【０００２】２．関連技術／エンジン製造者は，燃費の改善，燃料燃焼の改善，オ
イル消費量の削減，車両内で熱を継続使用するための排気の高温化，シリンダボア
内の圧縮負荷の上昇，軽量化およびエンジンの小型化を含むがこれらに限定されな
いエンジン効率および性能を改善すべきとの要求の高まりに直面している。したが
って，エンジンの燃焼室内で温度および圧縮負荷を上昇させることが望ましい。し
かしながら，燃焼室内で温度および圧縮負荷を上昇させることにより，ピストンに
対する摩耗および物理的負荷が大きくなり，これにより，その潜在的な耐用年数が
短くなってしまう。特に懸念される分野として，上部燃焼面領域およびピストンの
ピストンリング領域内での過度な発熱およびそれに付随する摩耗が挙げられる。
ウ 課題を解決するための手段
【０００３】本発明に従って構成されたピストンは，本開示を読み，添付の図面
を参照すると当業者に明らかになるように，現代の高性能エンジンにおいて生じる
過度の熱に良好に耐えることができる。
【０００４】発明の概要／内燃機関のためのピストンが提供される。ピストンは，
筒状の外面を有する本体を含み，外面内に延在する環状の最上リング溝と下方リン
グ溝とを有する。トップランドは，最上リング溝から上部燃焼面へ延在する。本体
は，ピンボア軸に沿って互いに並んだピンボアを有する一対のピンボスを有する。
第１のピストンリングが最上リング溝内に配置され，第２のピストンリングが下方
リング溝内に配置される。本体は，環状の封止冷却空洞を有し，そこに冷却媒体が
収容される。封止冷却空洞は，第１のピストンリングと第２のピストンリングとの
間に実質的に径方向に並んで構成される。このようなことから，封止冷却チャンバ
は，そこに収容される冷却媒体による上部燃焼面およびリングベルト領域に対する
冷却効果を最適化するように構成される。このため，ピストンの耐用年数を改善す
ることができる。
エ 発明を実施するための形態
【０００７】現在好ましい実施形態の詳細な説明／図面をより詳細に参照すると，
図１および図２は，たとえば，コンパクトで高性能な現代の車両エンジンなどの内
燃機関のシリンダボアにおいて往復運動させる，本発明の現在好ましい一局面に従
って構成されたピストン１０の断面図を示す。ピストン１０は本体１２を有する。
この本体１２は，単一の一体型の鋳込材料などでできたものであるかまたは鍛造材
料もしくはビレット材料から形成されているが，これは一例であって，これに限定
されるものではない。この本体１２は，中心の長手方向軸１３に沿って延在し，こ
の中心の長手方向軸１３に沿って，ピストン１０がシリンダボアにおいて往復運動
する。本体１２は上部燃焼壁１４を有する。この上部燃焼壁１４は，その一方側に，
シリンダボア内で燃焼ガスに直接晒されるように構成された上部燃焼面１６と，そ
の反対側に，上部燃焼面１６の一部の軸方向下方に位置する下クラウン面１８とを
有する。ピストン本体１２はまた，概して筒状の外壁２０を含む。この筒状の外壁
２０は，上部燃焼面１６から，この上部燃焼面１６に直接隣接するリングベルト領
域２２上にわたって垂下する筒状の外面２１を有する。リングベルト領域２２は，
最上リング溝２３と，最下リング溝２４として示される下方リング溝とを含む。リ
ング溝２３，２４の各々は，それぞれ第１および第２のピストンリング２６，２７
を受けるように構成される。さらに，ピストン本体１２は，内部に冷却媒体３０を
配置および収容する閉じられた冷却空洞２８を有するよう形成される。冷却空洞２
８は，径方向内側に構成され，リングベルト領域２２と実質的に径方向に並んでい
る。冷却空洞２８は，本発明に従って構成され，上部燃焼面１６およびリングベル
ト領域２２からシリンダーライナーおよびエンジンブロックへの熱の伝達を改善す
る。このため，上部燃焼壁１４およびリングベルト領域２２で生じる熱は，最終的
にシリンダーライナーおよびエンジンブロックへ伝達され，これによって，ピスト
ン１０の動作温度の低下が促され，ピストン１０の耐用年数が改善される。
【０００８】冷却媒体３０は，もっぱら，ピストン１０の動作温度では液体とな
る金属冷却材として提供することができる。所望される伝熱係数を考慮に入れて如
何なる好適な軽量金属材料が用いられてもよい。さらに，冷却媒体３０は，銅また
はアルミニウムなどの粉末金属と混ぜ合わされた液体金属として提供することがで
きる。特に冷却媒体３０の熱伝達特性を高めることが望ましい場合，金属粉末を添
加することができる。さらには，典型的には工業用途で熱交換のために用いられる
ような熱伝達液を用いることができる。
【０００９】図２に最もよく示されるように，ピストン本体１２は一対のピンボ
ス３２を有する。これら一対のピンボス３２は下クラウン面１８から垂下して，横
方向に間隔を空けて配置されたピンボア３４を形成する。これらピンボア３４は，
中心の長手方向軸１３に概ね交差するよう延在するピンボア軸３６に沿って同軸に
並んでいる。これらピンボス３２は，横方向に間隔を空けて配置されたスカート部
分３８に接合される。これらスカート部分３８は，互いから直径方向に間隔を空け
てピンボア軸３６の両側に配置されており，シリンダボア内でピストン１０が往復
運動する際にこのピストン１０をその所望の向きで維持し易くするために当該シリ
ンダボア内で摺動運動させるための輪郭を有する凸状外面４０を有する。
【００１０】上部燃焼面１６は，凹んだ燃焼ボウル４２を有するものとして示さ
れる。この燃焼ボウル４２は，上昇した中心頂部４５まわりを延在する最下環状谷
部４３へ上部燃焼面１６の平坦な最上部分から垂下し，シリンダボア内に所望のガ
ス流をもたらす。少なくとも一部が燃焼ボウル４２に起因して，ピストン本体の材
料の比較的薄い領域が燃焼ボウル４２と冷却空洞２８と下クラウン面１８との間に
形成される。
【００１４】冷却空洞２８は，リング溝２３，２４の間に延在し，これによってリ
ングベルト領域２２の全体ならびに燃焼ボウル４２の谷部領域４３および上部燃焼
面１６の最上平坦領域の冷却が容易となる。特に，冷却空洞２８は，最上頂部また
は面５２へ向けて上方に延在するとともに，最下谷部または面５４へ向けて下方に
延在する。最上面５２は，最上リング溝２３の平坦最下面５５と径方向に並んで示
され，最下面５４は，下方リング溝２４の最上平坦面５６と径方向に並んで示され
る。
【００１５】図３は，現在好ましい本発明の一局面に従って構成されたピストン
１１０の断面図を示し，上記と同様の特徴を識別するために，１００を加えた上記
と同じ参照符号が使用される。ピストン１１０は，上述のように，本体１１２と，上
部燃焼面１１６を有する上部燃焼壁１１４と，下クラウン面１１８とを有する。ピ
ストン本体１１２はまた，リングベルト領域１２２にわたって上部燃焼面１１６か
ら垂下する，筒状の外面１２１を有する概して筒状の外壁１２０を含む。リングベ
ルト領域１２２は，最上リング溝１２３と，最下リング溝１２４として示される下
方リング溝とを含む。リング溝１２３，１２４の各々は，それぞれ第１および第２
のピストンリング１２６，１２７を受けるように構成される。さらに，ピストン本
体１２は，閉じられた冷却空洞１２８を有し，冷却媒体１３０が冷却空洞１２８内
に配置および収容される。冷却空洞１２８は，径方向内側へ向けて，リングベルト
領域１２２と実質的に径方向に並んで構成される。
【００１６】最上リング溝１２３は，上記のように構成されるが，最下リング溝
１２３は，軸方向を上方に移動し，ほぼ第２のピストンリング１２７の厚さである
厚さを有するピストン本体材料の比較的薄い環状フランジ６０が，リング溝１２３，
１２４の間に形成される。これにより，リングベルト領域１２２は，リングベルト
領域２２と比較して減少した軸方向の長さを有する。
【００１７】さらにピストン１０とは対照的に，燃焼ボウル１４２は，完全に凹
状の面を有し，このため中心頂部を有さない。さらにまた，冷却空洞１２８は，第１
の実施形態と同様に，最上頂部または面１５２に向けて上方に延在し，最下面１５
４に向けて下方に延在する。最上面１５２は，最上リング溝１２３の平坦な最下面
１５５と径方向に並んで示される。しかしながら，第１の実施形態とは対照的に，
最下面１５４は，下方リング溝１２４の最下平坦面６２の下方を延在するように示
される。このため，冷却空洞１２８は，最下リング溝１２４の軸方向の全幅にわた
って延在する。
(2) 上記(1)によれば，本件補正発明の特徴は，以下のとおりである。
ア 技術分野
本件補正発明は，概して内燃機関に関し，より特定的には内燃機関のためのピス
トンに関する。【０００１】
（ ）
イ 関連技術（発明が解決しようとする課題）
エンジン製造者は，燃費の改善，燃料燃焼の改善，オイル消費量の削減，車両内で
熱を継続使用するための排気の高温化，シリンダボア内の圧縮負荷の上昇，軽量化
及びエンジンの小型化を含むがこれらに限定されないエンジン効率及び性能を改善
すべきとの要求の高まりに直面している。したがって，エンジンの燃焼室内で温度
及び圧縮負荷を上昇させることが望ましい。しかしながら，燃焼室内で温度及び圧
縮負荷を上昇させることにより，ピストンに対する摩耗及び物理的負荷が大きくな
り，これにより，その潜在的な耐用年数が短くなってしまう。特に懸念される分野
として，上部燃焼面領域及びピストンのピストンリング領域内での過度な発熱及び
それに付随する摩耗が挙げられる。
本件補正発明及び本願発明に従って構成されたピストンは，本開示を読み，添付
の図面を参照すると当業者に明らかになるように，現代の高性能エンジンにおいて
生じる過度の熱に良好に耐えることができる。【０００２】【０００３】
（ ， ）
ウ 発明の概要（課題を解決するための手段）
内燃機関のためのピストンが提供される。ピストンは，筒状の外面を有する本体
を含み，外面内に延在する環状の最上リング溝と下方リング溝とを有する。トップ
ランドは，最上リング溝から上部燃焼面へ延在する。本体は，ピンボア軸に沿って
互いに並んだピンボアを有する一対のピンボスを有する。第１のピストンリングが
最上リング溝内に配置され，第２のピストンリングが下方リング溝内に配置される。
本体は，環状の封止冷却空洞を有し，そこに冷却媒体が収容される。封止冷却空洞
は，第１のピストンリングと第２のピストンリングとの間に実質的に径方向に並ん
で構成される。このようなことから，封止冷却チャンバは，そこに収容される冷却
媒体による上部燃焼面及びリングベルト領域に対する冷却効果を最適化するように
構成される。このため，ピストンの耐用年数を改善することができる。
（【０００４】）
エ 現在好ましい実施形態の詳細な説明（発明を実施するための形態）
図３は，現在好ましい本件補正発明及び本願発明の一局面に従って構成されたピ
ストン１１０の断面図を示す。ピストン１１０は，本体１１２と，上部燃焼面１１
６を有する上部燃焼壁１１４と，下クラウン面１１８とを有する。ピストン本体１
１２は，リングベルト領域１２２にわたって上部燃焼面１１６から垂下する，筒状
の外面１２１を有する概して筒状の外壁１２０を含む。リングベルト領域１２２は，
最上リング溝１２３と，最下リング溝１２４として示される下方リング溝とを含む。
リング溝１２３，１２４の各々は，それぞれ第１及び第２のピストンリング１２６，
１２７を受けるように構成される。さらに，ピストン本体１２は，閉じられた冷却
空洞１２８を有し，冷却媒体１３０が冷却空洞１２８内に配置及び収容される。冷
却空洞１２８は，径方向内側へ向けて，リングベルト領域１２２と実質的に径方向
に並んで構成される。
最上リング溝１２３は，上記のように構成されるが，最下リング溝１２４は，軸
方向を上方に移動し，ほぼ第２のピストンリング１２７の厚さである厚さを有する
ピストン本体材料の比較的薄い環状フランジ６０が，リング溝１２３，１２４の間
に形成される。これにより，リングベルト領域１２２は，リングベルト領域２２と
比較して減少した軸方向の長さを有する。
ピストン１０とは対照的に，燃焼ボウル１４２は，完全に凹状の面を有し，この
ため中心頂部を有さない。冷却空洞１２８は，第１の実施形態と同様に，最上頂部
または面１５２に向けて上方に延在し，最下面１５４に向けて下方に延在する。最
上面１５２は，最上リング溝１２３の平坦な最下面１５５と径方向に並んで示され
る。しかしながら，第１の実施形態とは対照的に，最下面１５４は，下方リング溝１
２４の最下平坦面６２の下方を延在するように示される。このため，冷却空洞１２
８は，最下リング溝１２４の軸方向の全幅にわたって延在する。【００１５】～【０
（
０１７】）
２ 取消事由１（手続違背）について
(1) 手続の経緯
ア 本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定
(ア) 原告は，平成２９年１月２７日付け本件拒絶理由通知書（甲４）により，拒
絶理由通知を受けた。
本件拒絶理由通知書には，次の記載がある。
「［理由１］について
請求項 １，４－６
引用文献 １，２
備考
引用文献１には，外面内に延在する環状の最上リング溝と下方リング溝とを有し，
トップランドが最上リング溝から上部燃焼面へ延在し，本体は，ピンボア軸に沿っ
て互いに並んだピンボアを有する一対のピンボスを有し，ピストンはさらに，最上
リング溝内に配置される第１のピストンリングと，下方リング溝内に配置される第
２のピストンリングとを備え，本体は，環状の封止冷却空洞（６）を有し，そこに冷
却媒体が配置され，封止冷却空洞は，第１のピストンリングと第２のピストンリン
グとの間に径方向に並んで構成される，ピストンが記載されている。更に，引用文
献１には，封止冷却空洞は，最上面と最下面とを有し，最上面は，最上リング溝と実
質的に径方向に並び，最下面は，下方リング溝と実質的に径方向に並ぶこと，封止
冷却空洞は，最上面と最下面とを有し，最上面は，最上リング溝と実質的に径方向
に並び，最下面は，下方リング溝の下方を延在すること，下方リング溝は，最下リン
グ溝であることも記載されている（第１図）。
引用文献２にも同様の記載がされている（図３）。
してみれば，本願の請求項１，４－６に係る発明と引用文献１，２に記載された
発明との間に差異はない。」
「［理由２］について
請求項 １，４－６
引用文献 １，２
備考
本願の請求項１，４－６に係る発明は，引用文献１，２に記載された発明から当
業者が容易に発明をすることができたものである（［理由１］参照） 」
。
「＜引用文献等一覧＞
１．特開昭５２－０９２０３４号公報（判決注:甲１２）
２．特開平４－２６５４５１号公報（判決注：甲１）」
(イ) 原告は，平成２９年４月２１日付け手続補正書（甲６）により特許請求の範
囲を補正するとともに（４月２１日付け補正），同日付け意見書（甲５。以下「本件
意見書」という。）を提出した。
本件意見書には，次の記載がある。
「（３）特許法第２９条に基づく拒絶理由について
審査官殿は，本願の補正前の請求項１に記載された発明は引用文献１および２に
記載された発明と同一であると指摘されています。…引用文献２に記載された発明
は，空洞部３を有するものの，その範囲は「ピストンの上部外周部及び上部外周か
ら頂面の内，少なくとも上部外周部の内側」と規定されているのみで，これ以上に，
空洞部の範囲を具体的に特定する構成は開示されていません。
補正後の本願発明は，冷却空洞の範囲について，その上端を最上リング溝と径方
向に並ぶ位置，その下端を，下方リング溝からさらに下方に延在してもよい（補正
後の請求項１）と規定したものであり，これにより，最上リング溝と下方リング溝
の間の領域と規定されるリングベルト領域２２の全体ならびに燃焼ボウル４２の谷
部領域および上部縁正面１６の最上平坦領域の冷却を促進します（明細書段落[００
１４]）。かかる本願発明の冷却空洞は，引用文献１の冷却空洞（６）とは，ピストン
の天井に達する位置にまでは至らず，最上リング溝と径方向に並ぶ位置までに限定
される点で異なります。また，空洞部の具体的な存在範囲が特定されていない引用
文献２に開示された空洞部３とも異なるものです。
このように，補正後の本願発明のような，リング溝を用いてリングベルト領域を
規定し，当該領域をもとに，ピストンの冷却を促進する好適な範囲が規定された冷
却空洞は，引用文献１にも２にも開示されておりません。したがいまして，補正後
の請求項１およびその従属請求項に係る本願発明は，引用文献に記載の発明に対し
て新規性および進歩性を有するものと思料致します。
…以上説明致しましたように，補正後の本願発明は拒絶理由をすべて解消したも
のと思料致しますので，今一度ご審査の上，何卒特許をすべき旨の査定を賜ります
よう，お願い申し上げます。」
(ウ) 原告は，平成２９年５月２５日付け本件拒絶査定書（甲７）により拒絶査定
を受けた。
本件拒絶査定書には，次の記載がある。
「この出願については，平成２９年１月２７日付け拒絶理由通知書に記載した理
由２によって，拒絶をすべきものです。」
「理由２（特許法第２９条第２項）について
請求項 １
引用文献 １，２
…しかしながら，ピストン上面が過熱されやすく，冷却すべきことは，引用文献
２の段落[０００４]等に記載されているよう周知の課題であるし，引用文献２には，
図１等にピストン上面のリング溝付近のみに冷却空洞を設けることが記載されてい
る。よって，ピストン頂面が過熱され易いという課題を基に，冷却空洞の位置を設
定することは当業者であれば容易になし得ることである。
したがって，本願の請求項１に係る発明は，引用文献１，２に記載された発明か
ら当業者が容易に発明をすることができたものである。」
イ 本件審判について
(ア) 原告は，平成２９年９月２６日付けで，審判請求書（甲８）を提出するとと
もに，手続補正書（甲９）を提出し，特許請求の範囲の請求項１を補正した（本件補
正）。
上記審判請求書には，次の記載がある。
「【拒絶査定の要点】
原査定の拒絶理由は，本願の請求項１～５に係る発明は，特許法第２９条第２項
の規定により特許を受けることができないというものである。
その理由は，要するに，本願発明は，引用文献に記載された発明から当業者が容
易に発明をすることができた，というものである。…
（３）引用発明の説明
引用文献１には，機会穿孔６を有するエンジン用ピストンが開示されているが，
その最上部分に特段の特徴はない。
引用文献２には，空洞部２を有する二サイクルエンジンのピストンが開示されて
いるが，その最上部分に特段の特徴はない。…
（４）本願発明と引用発明との対比
補正後の請求項１に係る本願発明は，燃焼面の最上部分から垂下する「燃焼ボウ
ル」を備える。引用文献１～４の発明は，その最上部分に特段の特徴がなく，この燃
焼ボウルに相当する構成は開示されていないため，引用文献をいかに組み合わせて
も，補正後の請求項１に係る発明に想到することは不可能である。
補正後の本願発明において，燃焼ボウルと封止冷却空洞との間に，ピストン本体
の材料の薄い領域を形成するのは，本願発明がリングベルト領域のみならず，上部
燃焼面を冷却することも意図しており（明細書段落[０００４]，[００１４]），その効
果を得る目的である。かかる構成および技術思想もいずれの引用文献にも開示され
ておらず，引用文献１～４から補正後の請求項１に記載された発明に想到するのは
不可能である。
【むすび】
したがって，本願発明は引用文献１ないし４に記載された発明から，当業者が容
易に発明をすることができたものではない。…」
(イ) 本件審判合議体は，平成３０年６月１１日，本件補正は特許法１７条の２第
５項２号の特許請求の範囲の減縮を目的としたものに該当するとした上で，独立特
許要件について検討した。その際には，甲１発明を引用発明１として，前記のとお
りの相違点１ないし３を指摘した上，相違点１については，甲１発明に加えて甲２
文献の記載事項を甲２技術として引用して容易に想到することができると判断し，
その余の相違点については，甲１発明のみに基づいて容易に想到することができる
と判断して，本件補正を却下するとともに，実質的に同様の理由により，本願発明
についても容易に想到することができると判断した。
(2) 検討
ア 以上によれば，本件拒絶理由通知書，本件拒絶査定書のいずれにおいても，
甲１２文献と甲１文献が，
「引用文献 １，２」と並列して記載され，甲１文献は「引
用文献２」とされている上，進歩性に関し，甲１発明の認定や本願発明との一致点，
相違点についての記載もないから，一見すると甲１文献が副引用例ではないかとの
誤解を招き得る記載といえなくもない。
しかし，上記認定によれば，本件拒絶理由通知書は，理由１では，甲１２文献につ
いては具体的な記載内容を摘示し，甲１文献（引用文献２）については「引用文献２
にも同様の記載がされている（図３）」と摘示して，甲１文献には甲１２文献と同様
の技術事項が記載されていることを前提に，本願発明は，甲１２文献及び甲１文献
にそれぞれ記載された発明と同一の発明であるから，新規性を欠くと判断し，理由
２では，（
「［理由１］参照）」として，本願発明は，甲１２文献及び甲１文献にそれ
。
ぞれに記載された発明から，新規性欠如と同様の理由により進歩性を欠くと判断し
て，新規性欠如及び進歩性欠如の拒絶理由を通知したものと理解することができる。
また，本件拒絶査定書では，結論として，本件拒絶理由通知書記載の理由２によ
って拒絶すべきものであることが記載され，理由２において，甲１２文献及び甲１
文献双方を引用し，甲１文献の具体的な記載内容を摘示した上で，本願発明は，甲
１２文献及び甲１文献のそれぞれに記載された発明から進歩性を欠くと判断してお
り，甲１２文献及び甲１文献に記載された発明に基づく進歩性欠如を理由に拒絶査
定をしたものと理解することができる。
以上によれば，本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定においては，甲１２文献を主
引用例とする進歩性欠如のほか，甲１文献を主引用例とする進歩性欠如を根拠に，
拒絶理由が通知され，かかる拒絶理由が解消されていないとして，拒絶査定がされ
たものといえる。
加えて，前記のとおり，原告は，本件拒絶理由通知に対する本件意見書において，
４月２１日付け補正後の本願発明が，甲１２文献の記載事項のみならず，甲１文献
の記載事項との対比において「空洞部の具体的な存在範囲が特定されていない引用
文献２に開示された空洞部３とも異なる」旨を主張した上で，４月２１日付け補正
後の本願発明のような，リング溝を用いてリングベルト領域を規定し，当該領域を
もとに，ピストンの冷却を促進する好適な範囲が規定された冷却空洞は，甲１２文
献にも甲１文献にも開示されておらず，甲１２文献及び甲１文献記載の発明に対し
て新規性及び進歩性を有する旨の意見を述べている。また，原告は，審判請求書に
おいても，甲１２文献の記載事項のみならず，甲１文献の記載事項を摘示した上で，
いずれの引用発明からも当業者が本願発明を容易に発明することができたものでは
ない旨記載している。これらによれば，原告も，甲１２文献及び甲１文献のそれぞ
れが，進歩性欠如の主引用例となり得ることを前提とした対応をしているものと理
解できる。
そうすると，本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定の手続においては，記載の仕方
が適切とはいえないものの，甲１文献を主引用例とする進歩性欠如の拒絶理由が通
知されていたものというべきである。
イ 本件審決では，甲１文献を主引用例として，本件補正発明の独立特許要件を
判断しているところ，同文献は，前記アのとおり，本件拒絶理由通知，本件拒絶査定
のいずれにおいても主引用例とされていたものと評価することができる。そして，
本件補正前の本願発明との相違点である相違点２，３については，本件補正発明と
実質的に同様の理由，すなわち，甲１発明から容易に想到できると判断されている。
相違点１については，新たに甲２文献も引用されているが，相違点１は本件補正
により付加した事項であるから，この点について新たな副引用例を追加し，拒絶理
由を通知することなく補正却下の決定を行ったことに違法はない（特許法５０条た
だし書）。
ウ なお，本件前置報告書は，その内容が本件審決に用いられていないから，本
件前置報告書において新たな主引用例として甲１５文献を引用したことをもって，
本件審決に影響を及ぼす違法があったとはいえない。
(3) 小括
以上によれば，本件手続が違法であるとまではいえず，取消事由１は，理由がな
い。
３ 取消事由２（甲１発明に基づく進歩性判断の誤り）について
(1) 甲１発明について
ア 甲１文献には，おおむね，以下の記載がある（下記記載中に引用する図面は，
別紙甲１図面目録参照）。
(ア) 特許請求の範囲
【請求項１】ピストンの上部外周部及び上部外周から頂面の内，少なくとも上部
外周部の内側に空胴部を設け，該空胴部に空胴部の容積の略半分にナトリウムを封
入するようにしたことを特徴とする二サイクルエンジンのピストン。
(イ) 産業上の利用分野
【０００１】この発明は，熱の拡散を向上できるようにした二サイクルエンジン
のピストンに関する。
(ウ) 従来の技術
【０００２】二サイクルエンジンのピストンは，図４に示すように，ピストンＡ
の頂面Ｂ付近の肉厚を厚くして，頂面Ｂが受ける燃焼圧力に耐えるようにすると共
に熱容量を大きくしている。又，四サイクルエンジン用のピストンでは，頂面の内
側に空胴を設けて，潤滑オイルを入れるようにして，潤滑オイルで冷却を促進する
ようにしたものがある。…
【０００３】二サイクルエンジンのピストンは，シリンダー内に吸入される燃料
によって冷却されていて，冷却に限界がある。このため，冷却不足が起きて，ピスト
ン外周の摺動面にスカフィングが発生したりリングスティックが発生するなどの不
都合がある。又，ピストンの頂面付近の肉厚を厚くすると，ピストン重量が増し，ピ
ストンの往復運動のときの慣性が大きくなる不具合がある。
【０００４】かかる点に鑑み，この発明は，ピストンの頂面付近が受ける熱を下
側のスカート方向に拡散させて冷却性を向上し，ピストン重量も軽くできる二サイ
クルエンジンのピストンを得ることを目的とする。
(エ) 課題を解決するための手段
【０００５】上記目的を達成するために，この発明の二サイクルエンジンのピス
トンは，ピストンの上部外周部及び上部外周から頂面の内，少なくとも上部外周部
の内側に空胴部を設け，該空胴部に空胴部の容積の略半分にナトリウムを封入する
ようにしたことにある。
(オ) 作用
【０００６】空胴部に封入したナトリウムは，９３℃の融点であるので，ピスト
ンの頂面が燃焼ガスの熱を受けて温度上昇すると，ナトリウムが液化する。そして，
空胴内で液化したナトリウムが攪拌されて，頂面が受けた熱を下部のスカート方向
に拡散し，頂面の過熱を防止して適性温度に保つことができる。こうしてピストン
自体の熱的アンバランスを解消できる。
(カ) 実施例
【０００７】以下，本発明の実施例を図１乃至図３によって説明する。図１及び
図２は，本発明の一実施例を示すものである。二サイクルエンジンのピストン１の
上部外周２の内側に，空胴部３を設ける。そして，空胴部３に空胴部３の容積の略
半分の量のナトリウム４を注入する。ナトリウム４は空胴部３の一端に設けた注入
口５から注入して，栓６で塞いで封入する。
【０００８】図３は本発明の他の実施例を示すものである。この場合は，二サイ
クルエンジンのピストン１の上部外周に加えて頂面７の内側にかけて空胴部３を設
ける。そして，同様に，空胴部３内に空胴部３の容積の略半分の量のナトリウム４
を注入して，栓６で塞いで封入する。
【０００９】空胴部３内に封入したナトリウム４は，９３℃の低い融点で，ピス
トン１の頂面７が受ける燃焼ガスの熱で液化する。そして，空胴部３内をナトリウ
ム４が攪拌され，頂面７が受ける熱を下部のスカート方向に拡散して，頂面７の温
度を低下すると共に，ピストン１自体の熱的アンバランスを解消できる。
(キ) 発明の効果
【００１０】以上説明したように，この発明は上述のように構成したので，ピス
トンの上部に設けた空胴部内に封入したナトリウムが，ピストンの温度上昇で液化
し，ピストン自体の熱的アンバランスを防ぎ，頂面の温度を下げることができる。
そして，ピストンの燃料による冷却の負担を軽くすることができ，同じピストン重
量では熱容量を大きくできて，ピストンを軽量化できる。これらによって，ピスト
ンのスカフィングなどのトラブルを防止することができて，耐久性が向上する。
イ 甲１発明の認定
(ア) 前記アの記載によれば，甲１文献には，二サイクルエンジンのピストン１の
上部外周２の内側に空胴部３を設け，注入口５から空胴部３にナトリウムを注入し
て栓６で塞ぐことが開示されている。
また，甲１文献の図１ないし３によれば，ピストン１の上部外周２には，頂面側
に近い側と遠い側の２つの凹部が設けられていること，空洞部３は，２つの凹部と
上部外周２に向かう方向，すなわち径方向に並んでおり，ピストン１の上部外周２
の内部に設けられた空洞部３の下部には一対の孔を有する部位があることが認めら
れる。
正面視（図１）と側面視（図２）を合わせると，ピストン１の上部外周２の部位
が，２つの凹部の位置関係を含めて同形状であるから，ピストンの上部外周は，そ
の周方向に対称となる形状となっているものと認められ，２つの凹部は，頂面側に
近い側と遠い側の２本の環状の溝であると認められる。また，一対の部位がそれぞ
れ有する孔は同軸にあるところ，一般にエンジンのピストン本体の下部にはピンボ
ア部に沿って互いに並んだピンボアを有する一対のピンボスを備えていることは技
術常識であること（争いがない。）を踏まえれば，一対の部位を有する孔は，ピンボ
ア軸に沿って互いに並んだピンボアを有する一対のピンボスと理解することができ
る。そして，図１及び図２によれば，空洞部３は最上面と最下面を有し，ピストン１
の上部外周２の内部の左右に設けられているところ，正面視（図１）では，注入口５
及び栓６はなく，側面視（図２）では，注入口５及び栓６は左方の空洞部３にのみ設
けられていることから，空洞部は円周方向に連続した環状のものであると理解でき
る。また，図１では，空洞部の下方に孔（ピンボア）が貫通しているため，空洞部の
最下面は孔（ピンボア）の上方近傍に位置するのに対し，図２では，空洞部が孔（ピ
ンボア）と干渉していないため，空洞部が下方のスカート部まで延在していると理
解することができ，空洞部３の最下面が，頂面側から遠い溝よりも下方に延在して
いることが理解できる。
(イ) もっとも，甲１文献には，「ピストンリング」及び「リング溝」との用語は
使用されておらず，上記溝がリング溝であることや，空洞部３とピストンリングと
の位置関係について明示されているとはいえない。
しかし，一般に，ピストンの上部外周に設けられたリング溝にピストンリングが
配置されることは技術常識であって（争いがない。，甲１文献のピストン１の上部
）
外周２に設けられた頂面側に近い側と遠い側の２本の環状の溝がリング溝以外に用
いられると解すべき事情もない。そして，甲１文献には，
「リングスティックが発生
するなどの不都合がある。（
」【０００３】，
）「かかる点に鑑み，この発明は，ピストン
の頂面付近が受ける熱を下側のスカート方向に拡散させて冷却性を向上し，ピスト
ン重量も軽くできる二サイクルエンジンのピストンを得ることを目的とする。 【０
」
（
００４】）との記載があるところ，
「リングスティック」は，ピストンリングとそれを
挿入するリング溝との間に生じる現象であるから，甲１文献においては，ピストン
１が，「ピストンリング」及び「リング溝」を備えていることが前提となっている。
したがって，甲１文献に接した当業者は，上記技術常識を踏まえるなら，甲１発明
のピストンの上部に設けられた，頂面側に近い側と遠い側の２本の環状の溝が「リ
ング溝」であることや，この「リング溝」に「ピストンリング」が配置されることを
理解することができる。また，上記によれば，空洞部３は，ピストンリングが嵌装さ
れる２つのリング溝に径方向に並んで配置されていることも容易に理解することが
できる。
よって，甲１文献には，上記事項が記載されているに等しいというべきである。
(ウ) 以上によれば，甲１文献には，実質的に，本件審決が認定したとおりの甲１
発明（前記第２の３(2)ア）が記載されていることが認められる。
ウ 本件補正発明と甲１発明との一致点及び相違点の認定について
(ア) 本件補正発明と甲１発明との間には，本件審決が認定したとおりの一致点及
び相違点があること（前記第２の３(2)イ，ウ）が認められる。
(イ) 原告は，甲１文献には，「前記頂面７に近い側のリング溝内に配置されるピ
ストンリングと前記頂面７に遠い側のリング溝内に配置されるピストンリング」，
「空洞部３は，前記頂面７に近い側のリング溝内に配置されるピストンリングと頂
面７に遠い側のリング溝内に配置されるピストンリングと径方向に並んで構成され」
との構成が記載されていないから，本件審決が，これらを一致点として認定したこ
とは誤りである旨主張する。
しかし，前記技術常識を踏まえれば，甲１文献には「前記頂面７に近い側のリン
グ溝内に配置されるピストンリング」と「前記頂面７に遠い側のリング溝内に配置
されるピストンリング」との構成及び空洞部３が「ピストンリングと径方向に並ん
で構成され」るとの構成が記載されているに等しいことは，前記イのとおりである。
なお，上記の点が相違点であるとしても，前記技術常識に照らせば，いずれも容易
に想到することができるというべきである。
(2) 相違点１の判断について
ア 甲２技術について
(ア) 甲２文献には，「内燃機関用ピストン」に関し，以下の事項が記載されてい
る（下記記載中に引用する第３図は，別紙甲２図面目録参照）。
本考案は内燃機関用ピストン，特に運転中のピストン温度の過昇を抑制するよう
に構成されたピストンに関する。（１頁９～１１行）
本考案は上記の如き強制冷却方式を採ることなくピストン自体に優れた伝熱部位
を内蔵せしめるのみの簡易な構成をもつピストンを提供することを目的とする。
即ち本考案の要旨は，／ピストン頭部内に該頭部を囲い中空部を形成し，該中空
部内に良伝熱性金属を封入したことを特徴とし，該金属の熱対流によつてピストン
頂面の熱を，ピストンピン，ピストンスカート部へ流動して低下させることにある。
（明細書３頁１～１０行）
第３図に示す本考案によるピストンの第１実施例において，ピストン１はその頭
部内に，該頭部の円周方向および半径方向に空洞内に金属ナトリウム或は水銀のよ
うな良伝熱性金属Ｍが封入されている。（明細書４頁１～５行）
４．図面の簡単な説明／第１図および第２図はそれぞれ従来のオイルジエツト式
ピストン冷却方法の概要図，第３図および第４図は本考案による冷却型ピストンの
第１および第２実施例を示す。／１…ピストン ２…シリンダブロツク／３…連接
棒 ４…オイルジエツト部／５…油通路 ６…ジエツトノズル／７，８，９…空洞
９…伝熱金属 （明細書５頁５～１３行）
(イ) 上記のとおり，甲２文献には，内燃機関のためのピストンであって，ピスト
ン頭部内に該頭部を囲い中空部を形成し，該中空部内に良伝熱性金属を封入する構
成とし，該金属の熱対流によってピストン頂面の熱を，ピストンピン，ピストンス
カート部へ流動して低下させることが記載されている。また，第３図から，ピスト
ン頭部の「上部燃焼面の平坦な最上部分から垂下する凹んだ部分を備え」ており，
ピストン頭部の空洞内に良伝熱性金属Ｍが封入されていることが看て取れる。
もっとも，甲２文献には，
「前記凹んだ部分と前記空洞７の間が薄いように構成さ
れる」という事項の明示的な記載はない。
しかしながら，本願明細書によれば，本件補正発明は，燃焼室内で温度及び圧縮
負荷を上昇させることにより，ピストンに対する摩耗及び物理的負荷が大きくなり，
その潜在的な耐用年数が短くなってしまうとの課題を解決するため，第１のピスト
ンリングと第２のピストンリングとの間に実質的に径方向に並んで構成される環状
の封止冷却空洞を設けて冷却媒体を収容し，上部燃焼面及びリングベルト領域に対
する冷却効果を最適化するものであり（【０００２】【０００３】【０００４】【０
， ， ，
０１４】，リングベルト領域のみならず上部燃焼面を冷却することを意図するもの
）
と認められる。そして，本願明細書には，
「燃焼ボウル４２に起因して，ピストン本
体の材料の比較的薄い領域が燃焼ボウル４２と冷却空洞２８と下クラウン面１８と
の間に形成される。（
」【００１０】）との記載があるところ，当業者であれば，燃焼ボ
ウルを設けて頂部と封止冷却空洞を近接して設置し，これに起因して，燃焼ボウル
と封止冷却空洞との間の領域を薄く形成することにより，上部燃焼面の熱を熱伝導
によって冷却媒体に逃がしやすくしていることを技術常識として理解することがで
きるから，本件補正発明の「ピストン本体の材料の薄い領域を形成する」とは，上部
燃焼面の冷却性を向上させるために，凹んだ燃焼ボウルを備えることに起因して，
燃焼ボウルと封止冷却空洞との間に，ピストン本体の材料の薄い領域を形成するこ
とであると理解される。
そうすると，ピストン頭部の「上部燃焼面の平坦な最上部分から垂下する凹んだ
部分を備え」ている甲２技術では，
「凹んだ部分」に起因して，ピストン１の頭部の
「凹んだ部分」と空洞７との間に領域が形成されるところ，甲２技術がピストン頂
面の熱をピストン下方へ流動して低下させるものであること及び上記技術常識を踏
まえるなら，かかる領域は薄く形成されるものであることが明らかであるから，
「前
記凹んだ部分と前記空洞７の間が薄いよう構成される」ことが，実質的に記載され
ているといえる。
以上によれば，甲２文献には，実質的に，本件審決が認定したとおりの甲２技術
（前記第２の３(3)）が記載されていることが認められる。
イ 相違点１の容易想到性について
(ア) 甲１発明は，凹んだ燃焼室を有さない二サイクルエンジンについてのもので
あり，甲１文献には，従来技術では，ピストン頂面が受ける燃焼圧力に耐えるよう
にするため，ピストン頂面付近の肉厚を厚くしていたが（【０００２】，図４），冷却
不足が起きて，ピストン外周の摺動面にスカフィングが発生したりリングスティッ
クが発生するなどの不具合があり，また，ピストン重量が増し，往復運動のときの
慣性が大きくなる不具合があったことから（【０００３】，空洞部を設けることによ
）
り，頂面付近の熱をスカート方向に拡散して，ピストンの冷却性を向上し，軽量化
を図るものである（【０００４】）との記載がある。
一方，甲２技術は，内燃機関のためのピストン頂面の熱をピストンスカート部へ
流動して低下させるものであるから，技術分野，解決すべき課題及び作用が共通す
るといえ，甲１発明に甲２技術を適用する動機付けはあるというべきである。
(イ) 原告は，二サイクルエンジンにおいて，ピストンの頂面付近の肉厚を厚くし
ている甲１発明に，甲２技術を適用してピストン頂部に凹部を設けることには，阻
害要因があると主張する。
しかしながら，実願昭６０－６４２８３号（実開昭６１－１８１８４５号）のマ
イクロフィルム（乙７）の第１図には，ピストンクラウン１に凹んだ燃焼室１ａを
設けた構成が，特開平２－１５７４６１号公報（乙８）の第１図には，ピストンクラ
ウン１２の上面側に凹んだ燃焼室ａを設けた構成が，それぞれ開示されており，二
サイクルエンジンにおいても，ピストン頂面に凹んだ形状の燃焼室を設けることは
周知であったと認められる。そして，甲１発明は，二サイクルエンジンにおいて，従
来技術のピストンの有する課題を解決するため，空洞部を設けることによって，熱
を下方に拡散するものであるところ，かかる課題を解決するために，周知技術であ
る凹んだ形状の燃焼室の構成を採用することが妨げられる理由があることはうかが
われず，ピストン頂面付近の肉厚を厚くすることが必須の構成とはいえないから，
甲２技術を適用することに阻害要因はない。
(ウ) そして，甲１発明に甲２技術を適用すれば，ピストン頭部の「上部燃焼面の
平坦な最上部分から垂下する凹んだ部分」が設けられ，この「凹んだ部分」を設ける
ことに起因して，ピストン１の頭部の「凹んだ部分」と空洞部との間にピストン本
体の材料の薄い領域が形成されることになるから，相違点１に係る構成は，容易に
想到することができる。
よって，相違点１は，当業者が甲１発明及び甲２技術から容易に想到することが
できたものである。
(3) 相違点３の判断について
前記(1)イのとおり，甲１文献には，空洞部３が２本のリング溝に径方向に並んで
配置されることが実質的に開示されており，また，空洞部３の最下面は，下方リン
グ溝よりも下方に延在していることが記載されている。
そして，甲１文献には，ピストンの冷却不足により，ピストン外周の摺動面にス
カフィングが発生したり，リングスティックが発生するなどの不都合を解決するこ
とを課題とし，ピストン頂面付近が受ける熱を，下方のスカート方向に拡散させて
冷却性を向上するとの記載がある（【０００３】【０００４】。また，ピストンリン
， ）
グがピストンの熱をシリンダに伝える役割を担うことは，
「自動車整備工学＜エンジ
ン編＞」と題する文献（乙４。昭和５４年６月３０日発行）に，
「コンプレッション・
リングはシリンダとピストン間で高温，高圧ガスの機密を保持して…，ピストン・
ヘッドから伝わる熱を冷却水に逃がしながら」
（５３頁）との記載があることからも，
技術常識であったと認められる。
そうすると，甲１発明において，上記技術常識も勘案して，ピストンの頂面付近
が受ける熱を，リング溝近傍からピストンリングの伝熱によってシリンダに逃がす
ことに加えて，封止冷却空間にも逃がし，また，下方のスカート方向に効果的に拡
散させるため，２本のリング溝に径方向に並んで配置される封止冷却空間を，その
最上面を上方リング溝と実質的に径方向に並ぶようにして，リング溝全体の上下幅
をカバーするように上方リング溝と下方リング溝の間に構成し，さらに，その最下
面を下方リング溝の下方を延在するように構成することは，当業者であれば容易に
想到することができたというべきである。
よって，相違点３は，甲１発明から当業者が容易に想到することができたもので
ある。
(4) 小括
相違点２が容易に想到することができるものであることは争いがないから，以上
によれば，本件補正発明は，甲１発明及び甲２技術に基づいて，当業者が容易に発
明をすることができたものであり，進歩性を欠くというべきである。
よって，本件補正は，特許法１７条の２第６項で準用する同法１２６条７項の規
定に違反するものであって，同法１５９条１項で読み替えて準用する同法５３条１
項の規定により却下されるべきものである。
また，本願発明の発明特定事項を全て含み，さらに相違点１に係る事項を付加し
たものである本件補正発明が，甲１発明及び甲２技術により当業者が容易に発明を
することができたものである以上，本願発明も，同様に，甲１発明に基づいて，当業
者が容易に発明をすることができたものであるというべきである。
以上によれば，取消事由２は，理由がない。
４ 結論
よって，原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判
決する。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官 高 部 眞 規 子
裁判官 小 林 康 彦
裁判官 関 根 澄 子
別紙 本願明細書図面目録
【図１】 【図２】
【図３】
別紙 甲１図面目録
別紙 甲２図面目録