平成30(ネ)10085特許権侵害差止請求控訴事件

令和元年１０月８日判決言渡
平成３０年（ネ）第１００８５号 特許権侵害差止請求控訴事件
（原審・東京地方裁判所平成２９年（ワ）第２４１７４号）
口頭弁論終結日 令和元年７月１８日
判 決
控 訴 人 株式会社外為オンライン
訴訟代理人弁護士 設 樂 隆 一
関 裕 治 朗
伊 藤 雅 浩
溝 田 宗 司
補 佐 人 弁 理士 小 曳 満 昭
被 控 訴 人 株式会社マネースクエアＨＤ
訴訟代理人弁護士 伊 藤 真
平 井 佑 希
丸 田 憲 和
牧 野 知 彦
訴訟代理人弁理士 石 井 明 夫
補 佐 人 弁 理 士 佐 野 弘
主 文
１ 本件控訴を棄却する。
２ 控訴費用は控訴人の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第１ 控訴の趣旨
１ 原判決を取り消す。
２ 被控訴人の請求を棄却する。
第２ 事案の概要（略称は，特に断りのない限り，原判決に従う。）
１ 事案の要旨
本件は，発明の名称を「金融商品取引管理装置，金融商品取引管理システム，
金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法」とする特許（特許
第６１５４９７８号。請求項の数１２。以下，この特許を「本件特許」といい，
本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。）の特許権者である被控訴人
が，原判決別紙２「被告サービス目録」記載の外国為替取引管理サービス（以
下「被告サービス」という。）に使用されているサーバ（以下「被告サーバ」
という。）が本件特許の特許請求の範囲の請求項１に係る発明（以下「本件発
明」という。）の技術的範囲に属し，控訴人による被告サーバの使用が本件特
許権の侵害に当たる旨主張して，控訴人に対し，特許法１００条１項に基づき，
被告サーバの使用の差止めを求める事案である。
原判決は，被控訴人の請求を認容したため，控訴人が，原判決を不服として
本件控訴を提起した。
２ 前提事実
以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第２の２記載のとお
りであるから，これを引用する。
(1) 原判決２頁５行目から３頁４行目までを次のとおり改める。
「ア 被控訴人は，平成２６年５月１日にした特許出願（特願２０１４－９
４８３３号。優先日同年４月３日（以下「本件優先日」という。））の
一部を分割して出願した特許出願（特願２０１５－７５７９７号）の一
部を更に分割して出願した特許出願（特願２０１５－２２２０９０号）
を分割して，平成２９年４月４日，発明の名称を「金融商品取引管理装
置，金融商品取引管理システム，金融商品取引管理システムにおける金
融商品取引管理方法」とする発明について特許出願（特願２０１７－７
４４７２号。以下「本件出願」という。）をし，同年６月９日，本件特
許権の設定登録を受けた（甲３の１，２，甲１１）。
イ 本件特許の特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりである。
【請求項１】
相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うための金融商
品取引管理装置であって，
前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報を生成する
買い注文情報生成手段と，
前記買い注文の約定によって保有したポジションを，約定によって決
済する売り注文を行うための複数の売り注文情報を生成する売り注文情
報生成手段と
を有する注文情報生成手段と，
前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを備
え，
前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報は，それぞれ
等しい値幅で価格が異なる情報であり，
前記注文情報生成手段は，前記複数の売り注文情報を一の注文手続で
生成し，
前記相場価格が変動して，前記約定検知手段が，前記複数の売り注文
のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知する
と，
前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受け
て，前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定
価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成することを
特徴とする金融商品取引管理装置。」
(2) 原判決４頁６行目の「処理の」から７行目末尾までを「「別紙注文履歴明
細」(乙１０)は，「分単位」で表示した原判決別表（甲６。以下，単に「別
表」という。）記載の「注文日時」及び「約定日時」を「秒単位」で表示し
たものである（甲６，乙１０，弁論の全趣旨）。」と改める。
(3) 原判決４頁１７行目の「低いレートを指定するもの」を「低いレートを指
定し，そのレート以下になった時点で注文が成立するもの」と，同頁１８行
目の「高いレートを指定するもの」を「高いレートを指定し，そのレート以
上になった時点で注文が成立するもの」と改める。
３ 争点
以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第２の３記載のとお
りであるから，これを引用する。
(1) 原判決５頁５行目末尾に行を改めて「エ 均等論（争点１－４）（当審に
おける被控訴人の追加主張）」を加える。
(2) 原判決５頁６行目を「(2) 無効の抗弁の成否（争点２）」と改める。
(3) 原判決５頁１０行目を「(3) 先使用権の成否（争点３）」と改める。
第３ 争点に関する当事者の主張
１ 争点１（被告サーバは本件発明の技術的範囲に属するか）
(1) 争点１－１（被告サーバは構成要件ＢないしＨの「注文情報」を充足する
か）
以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第３の１(1)記載の
とおりであるから，これを引用する。
ア 原判決５頁１４行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「 本件発明の構成要件Ｂは，買い注文情報について「金融商品の買い注
文を行うための複数の買い注文情報」と規定し，構成要件Ｃは売り注文
情報について「買い注文の約定によって保有したポジションを，約定に
よって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報」と規定して
いる。これらの規定から，本件発明の「注文情報」は，買い注文又は売
り注文を行うための情報であるといえる。また，」
イ 原判決５頁２２行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「 そして，被告サービスでは，別表のとおり，買いの成行注文（クイッ
クトレード）と，二つの決済注文である売り注文（指値注文及び逆指値
注文）を同時に行い，一方の売り注文が約定すると他方の売り注文は取
り消される注文（ＯＣＯ注文）とを組み合わせた「クイック＋ＯＣＯ注
文」を行っている。（省略）これは，まさに成行の買い注文と指値の売
り注文の組合せからなる「クイック＋ＯＣＯ注文」を行うための情報そ
のものであるから，本件発明の「注文情報」に該当する。このような買
い注文又は売り注文を行うための情報である「注文情報」は，具体的な
「注文」（省略）を行う前に，遅くとも「this」自身が持つデータの（省
略）を行う時点で既に生成されていることは，甲８の別紙から明らかで
ある。後記の控訴人の主張は，「注文情報」と「注文」とを混同するも
のであって，失当である。」
ウ 原判決６頁１９行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「ウ 前述のとおり，本件発明の「注文情報」は，一定の形式で整理され
たデータの集まりであるところの情報の集合であって，個々の注文の
内容を規定する情報そのものではない。
そして，本件明細書には，「注文情報」を構成する個々の情報が各
種チェックを経て，適正なものである場合にだけ「シーケンス番号」
（注文番号）で紐づけられて，はじめて「注文情報」となって，生成
されることが記載されている（【００３２】，【００３７】，【００
５０】，【００５１】，図２等）。
他方，被控訴人が主張する（省略）といった個々の情報は，本件発
明の「注文情報」に該当しない。」
(2) 争点１－２（被告サーバは構成要件Ｈを充足するか）
以下のとおり，当審における当事者の主張を付加するほか，原判決「事実
及び理由」の第３の１(2)記載のとおりであるから，これを引用する。
【当審における控訴人の主張】
ア 原判決は，①本件発明の構成要件Ｈは，その文言上，「複数の売り注文
のうち，最も高い売り注文価格の売り注文」１個が約定したときに「複数
の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売
り注文価格の情報を含む売り注文情報」１個が生成される構成を含むと解
するのが相当であるとした上で，被告サーバは，約定検知手段が，例えば，
番号１１３，１１０，１０７，１０４の売りの指値注文のような複数の売
り注文のうち，指定価格を１１４．９０円とする最も高い売り注文価格の
番号１１３の売り注文が約定されたことを検知すると，注文情報生成手段
は，この検知の情報を受けて，指定価格を番号１１３の指定価格１１４．
９０円より０．６２円高い１１５．５２円とし，これを含む売り注文情報
である番号９６の新たな売りの指値注文を生成するものであるから，構成
要件Ｈを充足する，②別表では，番号８９の買いの成行注文の注文及び約
定日時を平成２６年１１月７日午後１０時２９分とし，番号８５の売りの
指値注文の注文日時を同日午後１０時３０分として記録されており，番号
８９の買いの成行注文の注文時刻及び約定時刻と番号８５の売り注文の注
文時刻が１分ずれているが，これは，複数の注文情報を生成し，記録する
処理に相応の時間を要していたことによるものとみるのが自然であり，買
いの成行注文に係る注文情報だけが別の機会に生成されたことを示すもの
とはいえないとした上で，被告サーバでは，新たな売り注文に係る注文情
報は買いの成行注文に係る注文情報と同じ機会に生成されているものの，
これらは一体的なものとみることができるから，複数の売り注文のうち最
も高い売り注文価格の売り注文の約定が検知されたことを受けて，新たな
売り注文に係る注文情報を生成するものであり，構成要件Ｈを充足する旨
判断したが，以下のとおり，原判決の判断は誤りである。
(ア) ①本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，構成要
件Ｈの「前記検知の情報を受けて，…さらに所定価格だけ高い売り注文
価格の情報を含む売り注文情報を生成する」とは，直前の検知の情報を
条件として，これに続いて，前記の売り注文が発生するという意味であ
って，これらの間に他の処理が介在する記載はないこと，②本件明細書
には，従前の新規注文Ｂ１ないしＢ５及び従前の決済注文Ｓ１ないしＳ
５が全部約定したことを検知し，この検知の情報を受けて，新たな新規
注文Ｂ１ないしＢ５及び新たな決済注文Ｓ１ないしＳ５を一括発注する
ものであり（【０１４２】ないし【０１５４】，図３５），「前記検知
の情報を受けて」（構成要件Ｈ）と，「さらに所定価格だけ高い売り注
文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」（構成要件Ｈ）との間に，
他の手続が介在するもの，例えば，新たな新規注文Ｂ１ないしＢ５と新
たな決済注文Ｓ１ないしＳ５とを新規に一括発注せずに，まずは新たな
新規注文Ｂ１ないしＢ５を発注し，その約定を検知してから，新たな決
済注文Ｓ１ないしＳ５を発注するようなものについての開示はないこと，
③本件出願の経過において，被控訴人は，拒絶理由通知（乙１８）を受
けて，平成２９年５月１８日付け手続補正書（以下「本件手続補正書」
という。乙１４）及び同日付け意見書（以下「本件意見書」という。乙
１５）を提出して，本件出願に係る旧請求項１に構成要件ＥないしＧを
新たに加え，構成要件Ｈを補正する手続補正を行うとともに，本件意見
書において，「システムにおいては，特定の注文に係る注文情報（相場
の移動方向側である，最も高い買い注文価格の買い注文に係る買い注文
情報…）の約定状況のみを監視すれば，新たな注文情報の生成（一の注
文手続で生成された中で最も高い売り注文価格よりも高い売り注文価格
の売り注文情報の生成…）を，ただちに生成することができ，システム
の情報保持や情報監視のための負担が大きくなることはありません。こ
れにより，本願発明においては，新たな注文情報の生成や，その注文情
報に基づく注文の発注等の処理を，システム負荷の軽い，簡易な手順に
よって処理することができるという効果を奏します。」と述べて，シフ
トが生じるための条件として，最も高い売り注文の約定状況のみを監視
することとし，それ以外の処理を監視することを除外する旨を主張した
ことを総合すると，本件発明の構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段は，
前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて，前記複数の売り注文のう
ち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の
情報を含む売り注文情報を生成すること」にいう「前記検知の情報を受
けて」とは，「前記相場価格が変動して，前記約定検知手段が，前記複
数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたこ
とを検知すると」，他の処理を何も介在せずに，直ちに「前記複数の売
り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り
注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」ことを意味するものと
解すべきである。
(イ) しかるところ，別紙注文履歴明細のとおり，被告サービスでは，ま
ず，買いの成行注文が行われ（番号１１４，９７，８９，６９，６３，
４２及び３０。「執行条件」の欄「クイックトレート」），これが約定
した後に，売りの指値注文（番号１１３，９６，８５，６８，６２，４
１及び２９）及び売りの逆指値注文（番号１１２，９５，８４，６７，
６１，４０及び２８）が同じ「注文日時」に行われており，売りの指値
注文及び売りの逆指値注文が行われるのは，買いの成行注文及びその約
定よりも常に後である。
例えば，被告サービスでは，被告サーバが「相場価格が上昇して番号
１１３の売りの指値注文（指定価格１１４．９０円）が約定した」こと
及び「相場価格が上昇して番号９６の売りの指値注文（指定価格１１５．
５２円）が約定した」ことをそれぞれ検知すると，「番号９７の買いの
成行注文」及び「番号８９の買いの成行注文」だけをそれぞれ行い，こ
れらがそれぞれ約定して，はじめて，「番号９６の売りの指値注文（指
定価格１１５．５２円）」及び「番号９５の売りの逆指値注文（指定価
格１１２．４２円）」並びに「番号８５の売りの指値注文（指定価格１
１６．１４円）」及び「番号８４の売りの逆指値注文（指定価格１１３．
０４円）」をそれぞれ行うのであるから，買いの成行注文が約定し，こ
の約定検知の情報を受けない限り，「前記複数の売り注文のうち最も高
い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含
む売り注文情報を生成」しない。
以上のとおり，被告サーバでは，「前記相場価格が変動して，前記約
定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売
り注文が約定されたことを検知すると」，他の処理を何も介在せずに，
直ちに「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに
所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」
ものではなく，構成要件Ｈの「前記検知の情報を受けて」の構成を備え
ているといえないから，構成要件Ｈを充足しない。
これと異なる原判決の判断は誤りである。
イ この点に関し被控訴人は，本件発明の構成要件Ｈの「前記検知の情報を
受けて」とは，「検知の情報を契機として」と解すべきであり，被告サー
バでは，「クイック実行」 「決済ＯＣＯの実行」
から までの一連の処理は，
いずれも最も高い売り注文価格の売り注文の約定の「検知の情報を受け
て」（検知の情報を契機として）行われているのであるから，被告サーバ
は，構成要件Ｈを充足する旨主張する。
しかしながら，被控訴人の上記主張は，前記ア(ア)①ないし③の本件明
細書の記載，本件意見書の記載等に反するものであって，理由がない。
【当審における被控訴人の主張】
ア 控訴人は，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載，本件明細書
の記載（【０１４２】ないし【０１５４】，図３５），被控訴人が本件出
願の過程で提出した本件意見書の記載を総合すると，本件発明の構成要件
Ｈの「前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受
けて，前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定
価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成すること」に
いう「前記検知の情報を受けて」とは，「前記相場価格が変動して，前記
約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売
り注文が約定されたことを検知すると」，他の処理を何も介在せずに，直
ちに「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定
価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」ことを
意味するものと解すべきである旨主張する。
しかしながら，本件発明の構成要件Ｈには，その文言上，「他の処理を
何も介在せずに」とか「直ちに」との記載はない。
次に，本件明細書の【００７８】には，「シフト機能」について，「新
規注文と決済注文が少なくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文や
決済注文が発注される際に，先に発注済の注文の価格や価格帯とは異なる
価格や価格帯にシフトさせた状態で，新たな注文を発注させる態様の注文
形態」との記載があり，構成要件Ｈの「前記検知の情報を受けて」の文言
は，本件明細書の上記記載に対応する関係を規定したものである。本件明
細書の上記記載は，新規注文と決済注文が少なくとも１回ずつ約定した「の
ちに」シフトが行われることを規定するものであるから，シフト後の注文
を行うための注文情報は，時間的に見て，１つ前の決済注文が約定した「の
ちに」生成されていれば足りるというべきである。また，本件明細書の【０
１４９】に，「なお，シフト機能による処理は，上述の処理手順以外のい
かなる方法によって行われてもよい。」と明記されているとおり，シフト
機能による処理は，控訴人が根拠として挙げる本件明細書記載の実施例の
処理方法に限定されるものではない。そうすると，仮に決済注文の約定と
新たな注文情報の生成との間に，他の何らかの処理が介在していたとして
も，新たな注文情報が時間的に見て１つ前の決済注文が約定した「のちに」
生成されていれば，構成要件Ｈの「前記検知の情報を受けて」の構成を充
足するというべきである。
さらに，被控訴人は，本件意見書において，拒絶理由通知（乙１８）で
指摘された甲１２や甲１３に開示された発明とは異なり，複数の買い注文
や複数の売り注文が行われる本件発明において，最も高い価格の売り注文
の約定を基準にシフトが実行されるということを述べたものであり，ここ
で「のみ」とか「ただちに」と述べたのは，本件発明においては，複数の
売り注文の全てを監視する必要がなく，そのうちの最も高い売り注文価格
の売り注文だけを監視してシフトを行えばよいという意味であり，複数の
売り注文との関係において，最も高い売り注文「のみ」を監視すれば「た
だちに」シフトが生じるということを述べたに過ぎない。１つ前の売り注
文（最も高い価格の売り注文）の約定とシフト後の売り注文との間に他の
処理が介在するか否かを論じたものでもなければ，他の処理が介在する構
成を本件発明の技術的範囲から意識的に除外したものでもない。
以上によれば，構成要件Ｈは，「前記約定検知手段の前記検知の情報を
受けて，」，すなわち，「前記約定検知手段の前記検知の情報を契機とし
て」さらに高い売り注文価格を含む売り注文情報を生成すると規定したも
のと解すべきであるから，控訴人の上記主張は理由がない。
イ 被告サーバでは，別紙注文履歴明細のとおり，複数の売り注文である番
号１１３，１１０，１０７，１０４の売り注文のうち，最も高い注文価格
の売り注文である番号１１３の売り注文（指定価格１１４．９０円）が約
定すると，その約定から２秒後に，番号１１３の売り注文よりも所定価格
だけ高い売り注文価格の番号９６の売り注文（指定価格１１５．５２円）
が行われ，その売り注文情報が生成されており，被告サーバは，最も高い
売り注文の約定の検知の情報を受けて（検知の情報を契機として），さら
に高い売り注文価格を含む売り注文情報を生成しているから，構成要件Ｈ
を充足する。番号１１３の売り注文と番号９６の売り注文の生成の間に，
番号９７の成行の買い注文と約定が介在していることは，構成要件Ｈの充
足性に影響を及ぼすものではない。
したがって，被告サーバが構成要件Ｈを充足するとした原判決の判断に
誤りはない。
(3) 争点１－３（被告サーバは構成要件Ｇを充足するか）
原判決「事実及び理由」の第３の１(3)記載のとおりであるから，これを引
用する。
(4) 争点１－４（均等論）（当審における被控訴人の主張）
【被控訴人の主張】
ア 仮に本件発明の構成要件Ｈの「前記検知の情報を受けて」の構成が，「前
記相場価格が変動して，前記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，
最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると」，他の
処理を何も介在せずに，直ちに「前記複数の売り注文のうち最も高い売り
注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注
文情報を生成する」ことを意味するものと解した場合には，被告サーバは，
最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると，その検
知の情報を受けて，「成行の買い注文の発注と約定を行い，その検知の情
報を受けて」，前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさ
らに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する
点で本件発明と相違することとなるが，以下のとおり，被告サーバは，均
等の第１要件ないし第３要件を充足するから，本件発明の特許請求の範囲
（請求項１）に記載された構成と均等なものとして，本件発明の技術的範
囲に属する。
(ア) 第１要件（相違部分が本質的部分でないこと）について
本件明細書の【００１８】の記載によれば，本件発明は，相場価格が
変動した場合（例えば，高値側に変動した場合）に，その変動方向に追
従して注文情報を生成することを特徴とするものであり，ある価格帯に
おいて複数の買い注文と売り注文を行いつつ，そのうちの「最も高い売
り注文価格の売り注文」が約定されたこと（つまりそこまで相場価格が
上昇していることを意味する）を契機として，さらに所定価格だけ高い
売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成することとした点が，従
来技術に見られない，本件発明の特有の技術的思想であり，本質的部分
である。
一方，「買いの成行注文」とは「時価で買う注文」という性質上，注
文が行われれば，よほどの特段の事情でもない限り，即時に約定するこ
とが定まっている注文であり，成行の買い注文の発注と約定は，一つ前
の「クイック＋ＯＣＯ注文」を構成する指値の売り注文の約定と同時に，
必ず行われるものであって，別の条件が付加されていると評価し得るよ
うなものではない。
したがって，被告サーバは，本件発明の本質的部分を実現し得るもの
であり，被告サーバと本件発明との上記相違部分は本件発明の本質的部
分ではないから，被告サーバは，第１要件を充足する。
(イ) 第２要件（置換可能性）について
現実の取引においては，「最も高い売り注文価格の売り注文」である
指値の売り注文が約定すれば，それと同時に，即時に約定することが性
質上定まっている成行の買い注文を発注し，それが発注と同時に約定し，
さらに指値の売り注文が行われるのであるから，構成要件Ｈの相違部分
に係る本件発明の構成を被告サーバの構成と置き換えたとしても，「最
も高い売り注文価格の売り注文」が約定されたことを契機として，さら
に所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する
という本件発明と同一の作用効果を奏する。
したがって，被告サーバは，第２要件を充足する。
(ウ) 第３要件（置換容易性）について
成行注文は注文発注時点の相場価格で取引を行う注文形態であり，指
値注文は相場価格が予め指定された価格になった時点で取引を行う注文
形態であることが一般に知られている上，本件明細書には，注文を成行
注文で行うことが明示的に開示されていること（【００２８】，【００
５７】）からすると，当業者であれば，構成要件Ｈの相違部分に係る本
件発明の構成を被告サーバの構成と置き換えることは，容易に想到する
ことができたものである。
したがって，被告サーバは，第３要件を充足する。
(エ) 第５要件（意識的除外等の特段の事情）について
前述のとおり，被控訴人は，本件意見書において，１つ前の売り注文
（最も高い価格の売り注文）の約定とシフト後の売り注文との間に他の
処理が介在するか否かを論じたものでもなければ，他の処理が介在する
構成を本件発明の技術的範囲から意識的に除外したものでもない。
イ 以上によれば，被告サーバは，均等の第１要件ないし第３要件を充足す
るから，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）に記載された構成と均等
なものとして，本件発明の技術的範囲に属する。
【控訴人の主張】
ア 被告サーバは，均等の第１要件ないし第３要件を充足せず，一方で，第
５要件を充足するから，本件発明の特許請求の範囲に記載された構成と均
等なものということはできない。
(ア) 第１要件（相違部分が本質的部分でないこと）について
本件発明の従来技術に対する技術的特徴は，構成要件ＡないしＧの構
成を具備するものにおいて，構成要件Ｈの「最も高い売り注文価格の売
り注文が約定されたことを検知すると」，この「検知の情報を受けて」
他の処理を介在することなく，「複数の売り注文のうち最も高い売り注
文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注
文情報を生成する」ことにあり，この点が本件発明の本質的部分に該当
する。
被告サービスでは，取引に参加していないことによる機会損失をなく
すため，取引に常に参加している状態（金融商品を常に保有している状
態）を作り出すことを目的とするものであり，この状態を作り出すこと
が可能な取引としては，相場価格の時価で売買する成行注文しか存在し
ない。そのため，被告サービスでは，金融商品を保有していない状態を
検知すると，相場価格の時価で（買いの）成行注文を行うので，取引に
常に参加している状態（金融商品を常に保有している状態）を作り出す
ことができるというメリットがある一方，指定した価格で売買するので
はなく，相場価格の時価で売買するので，予想外の価格で売買してしま
うというデメリットがある。これに対し，本件発明は，常に指定した価
格に基づいて売買するので，全く予想外の価格で売買してしまうことが
ないというメリットがある一方，相場価格が指定した価格にならなけれ
ば，売買をすることができない結果，いつまで経っても取引に参加する
ことができないので，機会損失が発生するというデメリットがある。
このように被告サービスと本件発明は，それぞれ互いに相いれない技
術思想に基づいたものであり，そのことは，「最も高い売り注文が約定
されたことを検知」し，この「検知の情報を受けて」，その後になされ
る買い注文情報と売り注文情報の生成のステップが異なる点に表れてい
る。
すなわち，本件発明は，「前記検知の情報を受けて」，その次に「最
も高い売り注文情報よりもさらに高い売り注文価格の情報を含む売り注
文情報を生成する」ものであるのに対し，被告サービスでは，「前記検
知の情報を受けて」，その次に，成行の買い注文の注文情報を生成し，
その成行の買い注文の約定の検知を受けて，「さらに所定価格だけ高い
売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」ものである。この
ように売り注文情報の生成のステップが異なることは，本件発明の本質
的部分における相違点と考えるほかない。
したがって，被告サーバは，第１要件を充足しない。
(イ) 第２要件（置換可能性）について
前述のとおり，本件発明と被告サービスは，「最も高い売り注文が約
定されたことを検知」し，この「検知の情報を受けて」，その後になさ
れる買い注文情報と売り注文情報の生成のステップが異なるから，構成
要件Ｈの相違部分に係る本件発明の構成を被告サーバの構成と置き換え
たとしても，本件発明と同一の作用効果を奏するものとはいえない。
したがって，被告サーバは，第２要件を充足しない。
(ウ) 第３要件（置換容易性）について
前述のとおり，被告サーバと本件発明とは，技術思想上の差異がある
から，構成要件Ｈの相違部分に係る本件発明の構成を被告サーバの構成
と置き換えることは，容易に想到することができたものとはいえない。
したがって，被告サーバは，第３要件を充足しない。
(エ) 第５要件（意識的除外等の特段の事情）について
被控訴人は，拒絶理由通知の指摘に対し，本件手続補正書による旧請
求項１の補正によって，「以前の注文価格よりも高い価格の注文情報の
生成タイミングをどのように設定するか」に関し，「最も高い売り注文
価格の売り注文が約定されたことを検知すると」直ちにという意味で，
「前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて」というタイミングであ
ると限定し，本件意見書において，この限定によって，本件発明では，
「最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知する」こと
によって，直ちに新たな買い注文情報を生成するのみならず，これと同
時に新たな売り注文情報を生成することによって，新たな売り注文情報
を新たな買い注文情報と一括して生成することができるようになったの
で，新たな売り注文情報の生成に当たって，新たな買い注文情報に基づ
く買い注文の約定等を検知する必要がなくなり，ひいては，システムに
対する負荷の軽減を実現したという格別な作用効果を奏することを意見
陳述したのであるから，これ以外の「以前の注文価格よりも高い価格の
注文情報の生成タイミング」を意識的に除外して，本件発明の特許査定
を受けたことが明らかである。
したがって，構成要件Ｈの相違部分に係る被告サーバの構成は，本件
発明の技術的範囲から意識的に除外されたものである。
イ 小括
以上のとおり，被告サーバは，均等の第１要件ないし第３要件を充足せ
ず，一方で，第５要件を充足するから，本件発明の特許請求の範囲（請求
項１）に記載された構成と均等なものということはできず，本件発明の技
術的範囲に属するものとはいえない。
２ 争点２（無効の抗弁の成否）
(1) 争点２－１（本件特許は特許法３６条６項１号に違反しているか）
以下のとおり当審における当事者の主張を付加するほか，原判決「事実及
び理由」の第３の２(1)記載のとおりであるから，これを引用する。
【当審における控訴人の主張】
原判決は，①本件明細書記載の「シフト機能」の定義に照らすと，新たな
注文の発注は「先に発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や価格帯」
にされるものであるから，【０１４９】にあるように，複数の決済注文の価
格帯を変動させる構成のみならず，特定の決済注文の価格を変動させる構成
も含まれると認識することができ，また，「新規注文と決済注文が少なくと
も１回ずつ約定したのちに，更に新規注文や決済注文が発注される」もので
あるから，売り注文が約定した後に異なる売り注文価格の売り注文を発注す
る構成が含まれていると認識することができる，②そうすると，複数の売り
注文情報のうち最も高い売り注文価格の売り注文が約定すると，それよりも
所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成するという
構成要件Ｈに係る構成は，本件明細書の発明の詳細な説明における「シフト
機能」に関する上記各説明によって認識することができ，本件明細書の発明
の詳細な説明に記載されているということができるとして，本件発明の特許
請求の範囲（請求項１）の記載が特許法３６条６項１号に適合しないとはい
えない旨判断した。
しかしながら，本件明細書の【０１４９】に記載されているのは，あくま
で複数の決済注文の価格を一括で変動させる構成であるので，これに接した
当業者といえども，「特定の決済注文の価格を変動させる構成も含まれると
認識すること」は，不可能である。
また，本件発明では，少なくとも等間隔に配置された複数の売りの指値注
文を一体的に取り扱うことに特徴があるのであって（構成要件Ｆ），本件明
細書の【０１４５】の記載に照らしても，「シフト機能」に関し，複数の売
りの指値注文を構成する個々の売りの指値注文を個別的にバラバラに取り扱
うことがないことが明らかである。
さらに，本件明細書には，「シフト機能」が「いったんスルー注文」及び
「決済トレール注文」と分離して理解できることについての記載はない。仮
にこれらを分離して理解したとしても，本件明細書には，複数の新規注文及
び複数の決済注文のイフダンオーダーに「シフト機能」が適用されたものに
関し，複数の新規注文の全て及び複数の決済注文の全てがそれぞれ１回ずつ
約定した場合に複数の新規注文の全て及び複数の決済注文の全てに対応する
個数の新たな複数の新規注文及び新たな複数の決済注文を発注させることし
か記載されていないことからすれば，本件明細書の記載から，「シフト機能」
に特定の決済注文の価格を変動させる構成も含まれると認識することも，売
り注文が約定した後に異なる売り注文価格の売り注文を発注する構成が含ま
れていると認識することもできない。
したがって，原判決の上記判断は誤りである。
【当審における被控訴人の主張】
本件明細書の【００７８】において，「シフト機能」が「新規注文と決済
注文が少なくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文や決済注文が発注
される際に，先に発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や価格帯にシ
フトさせた状態で，新たな注文を発注させる態様の注文形態」と定義されて
いるとおり，本件明細書記載のシフト機能には，ある１組の買い注文と売り
注文が約定した際にシフトが生じる構成も含まれていることは，当業者にお
いて当然に理解できる。
また，【００７８】には，発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や
価格帯にシフトさせることも明記されているから，複数のイフダンオーダー
を仕掛ける「価格帯」をシフトする構成だけではなく，特定の注文の「価格」
をシフトする構成も，「シフト機能」に含まれることも，当業者は当然に理
解できる。
したがって，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載は特許法３６
条６項１号に適合するから，これと同旨の原判決の判断に誤りはない。
(2) 争点２－２（分割要件違反により本件発明は新規性を欠くか）
以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第３の２(2)記載の
とおりであるから，これを引用する。
ア 原判決１１頁５行目の「原出願」を「原出願（特願２０１５－２２２０
９号）」と，同頁７行目の「本件原出願日」を「本件特許の原々々出願（特
願２０１４－９４８３３号）の出願日（平成２６年５月１日。以下「本件
原出願日」という。）」と改める。
イ 原判決１１頁１４行目の「明細書等」の後に「(乙２の２)」を加える。
(3) 争点２－３（本件発明は進歩性を欠くか）
以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第３の２(3)記載の
とおりであるから，これを引用する。
ア 原判決１１頁２０行目の「本件発明は，」の次に「本件優先日前に頒布
された刊行物である，」を加える。
イ 原判決１８頁３行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「オ 乙５発明を主引用例とする進歩性欠如
乙５発明は，原判決認定のとおりであり（原判決７０頁１２行目～
７１頁４行目），乙４発明と実質的に同一の発明である。本件発明と
乙５発明との相違点（以下「相違点５－１」という。）は，原判決認
定の本件発明と乙４発明との一致点及び相違点（相違点４－１）と同
じである（原判決６６頁６行目～６７頁２行目）。
前記エで述べたのと同様に，乙５発明に乙３発明を適用する動機付
けがあるから，当業者は，乙５発明において，相違点５－１に係る本
件発明の構成とすることを容易に想到することができたものである。
したがって，本件発明は進歩性を欠如する。」
ウ 原判決２０頁末行に行を改めて次のとおり加える。
「オ 乙５発明を主引用例とする進歩性欠如
控訴人の主張は争う。その理由は，前記エにおいて，乙４発明につ
いて述べたのと同様である。」
３ 争点３（先使用権の成否）
以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第３の３記載のとお
りであるから，これを引用する。
(1) 原判決２１頁７行目の「本件出願日」を「本件優先日」と，同頁９行目か
ら１０行目にかけての「先使用に基づく通常実施権（特許法７９条）」を「特
許法７９条の先使用による通常実施権（以下「先使用権」という。）」と改め
る。
(2) 原判決２１頁１４行目から１５行目にかけての「先使用に基づく通常実施
権（特許法７９条）」を「先使用権」と改める。
第４ 当裁判所の判断
当裁判所も，被控訴人の請求は理由があるものと判断する。その理由は，次
のとおりである。
１ 本件発明について
以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第４の１記載のとお
りであるから，これを引用する。
(1) 原判決２９頁１６行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「「【０１３２】
その後，図３０に示すように，相場価格６４が上昇から下落に転じ，
１ドル＝１００．６０円未満になると，約定情報生成部１４は，決済注
文Ｓ４，Ｓ５を約定させる処理を行う。これにより，（新規注文情報１
８１１４，１８１１５に基づく）新規注文Ｂ４，Ｂ５と，（決済注文情
報１８１１９，１８１２０に基づく）決済注文Ｓ４，Ｓ５によるイフダ
ン注文の取引がそれぞれ成立する。これにより，注文情報生成部１６は，
元の新規注文Ｂ４，Ｂ５と元の決済注文Ｓ４，Ｓ５と同じ，新たな新規
注文Ｂ４，Ｂ５と元の決済注文Ｓ４，Ｓ５を生成する。図３０において
は，新たに生成され，発注される予定の新規注文Ｂ４，Ｂ５を示してい
る。なお，新たに生成された新規注文Ｂ４，Ｂ５や決済注文Ｓ４，Ｓ５
に基づいて，元の新規注文Ｂ４，Ｂ５や決済注文Ｓ４，Ｓ５と同様の発
注や約定が繰り返し行われることとなる。」
「【０１３５】
この実施の形態２においては，複数の新規注文情報１８１１１，１８
１１２，１８１１３，１８１１４，１８１１５に基づく複数の新規注文
や，複数の決済注文情報１８１１６，１８１１７，１８１１８，１８１
１９，１８１２０に基づく複数の決済注文をそれぞれ異なる価格におい
て発注することにより，注文を複数の価格に分散させることができ，こ
れにより，特定の価格に集中して注文が発注されたのちに相場が想定外
の変動をすること等により発生するリスクを軽減させることができ
る。」」
(2) 原判決２９頁１７行目から２０行目までを次のとおり改める。
「「【０１３８】
この実施の形態３の金融商品取引管理システムにおいては，「いった
んスルー注文」と「決済トレール注文」とを，「らくトラ」による注文
と組み合わせ，さらに「シフト機能」を行わせる状態を示す。この「ら
くトラ」による注文とは，顧客の入力等に基づいて上限価格と下限価格
を設定し，この上限価格と下限価格との間に，複数の第一注文，及び／
又は，複数の第二注文を設定する注文形態をいう。」
「【０１４２】
この実施の形態３においては，図２５～図３３に示す処理と同様の処
理が行われ，複数の新規注文と複数の決済注文とにより，実施の形態２
の場合と同じ取引が行われる。」」
(3) 原判決３２頁１４行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「「【０１６４】
上記各実施の形態は本発明の例示であり，本発明が上記各実施の形態
のみに限定されることを意味するものではないことは，いうまでもな
い。」」
(4) 原判決３２頁１５行目から３３頁１４行目までを次のとおり改める。
「(2) 本件発明に関する開示事項
前記(1)の記載によれば，本件明細書には，本件発明に関し，次のよう
な開示があることが認められる。
ア 外国為替等の金融商品の取引方法として，従来，指値注文による取
引を，コンピュータシステムを用いて行う発明が知られているが 【０
（
００２】），発注される注文情報の価格は一定であるため，人手によ
って行う取引であれば得る可能性のある利益が得られなくなるという
問題もあった（【０００４】）。
「本発明」はかかる課題に鑑みてなされたものであり，コンピュー
タシステムを用いて行う金融商品の取引において，多くの利益を得る
機会を提供できる金融商品取引管理装置を提供することを目的として
いる（【０００５】）。
イ 「本発明」は，かかる課題を解決するため，金融商品の買い注文を
行うための複数の買い注文情報を生成する買い注文情報生成部と，買
い注文の約定によって保有したポジションを，約定によって決済する
売り注文を行うための複数の売り注文情報を生成する売り注文情報生
成部とを有する注文情報生成部を備え，複数の売り注文のうち，最も
高い売り注文価格の売り注文が約定すると，注文情報生成部は，複数
の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに高い売り注文価
格の売り注文情報を生成するという構成を採用したものであり，これ
によって，相場価格の変動により，元の第一注文価格や元の第二注文
価格よりも相場価格の変動方向側に新たな第一注文価格の第一注文情
報や新たな第二注文価格の第二注文情報を生成し，相場価格を反映し
た注文の発注を行うことができるので，コンピュータシステムを用い
て行う金融商品の取引において，多くの利益を得る機会を提供できる
という作用効果を奏する（【０００６】，【００１８】）。」
２ 被告サーバについて
以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第４の２記載のとお
りであるから，これを引用する。
(1) 原判決３３頁２５行目，３４頁２行目及び４行目の各「同時に」をいずれ
も削除する。
(2) 原判決３４頁９行目の「行うのと同時に」を「行うとともに」と改め，同
頁１５行目から１９行目までを次のとおり改める。
「イ 甲６（弁理士佐野弘及び同石井明夫作成の平成２８年７月１８日付け
報告書）及び弁論の全趣旨によれば，控訴人のウェブサイト
(https://trade7.gaitameonline.com/ )上で，被告サービスの「ｉサイ
クル注文」という名称の取引を行う場合の操作及び表示画面等は，次の
とおりであることが認められる。
(ア) 控訴人のウェブサイトの「新規注文入力」画面（以下「新規注文
画面１」という。）で，「注文種類」を「ｉサイクル注文」と選択し，
取引を希望する「通貨ペア」
（例えば，「USD/JPY」 ，
） 「想定変動幅」，
「ポジション方向」（「買」（買ってから売る）・「売」（売ってか
ら買うのか）の別。例えば「買」），「対象資産（円）」（例えば，
「２５０００」）などを選択すると，選択された「通貨ペア」の取引
レート（「本日の値動き・買」）が表示され，「計算」ボタンをクリ
ックすると，新規注文画面１から別の「新規注文入力」画面（以下「新
規注文画面２」という。）に遷移する。
(イ) 新規注文画面２には，「新規注文売買」欄，「新規約定レート」
欄，「利食いレート」欄及び「損切りレート」欄の４つの項目が１組
として対応付けられて表示され，「新規注文売買」 「買」 「売」
欄に 又は
の別，「新規約定レート」欄に買い注文を行うときの買い注文価格，
「利食いレート」欄に当該買い注文に対応する売り注文価格（順指値）
及び「損切りレート」欄に当該買い注文に対応する売り注文価格（逆
指値）が表示される。
甲６の新規注文画面２の例では，①「新規注文売買」が「買」，「新
規約定レート」が「１１４．２８」，「利食いレート」が「１１４．
９０」及び「損切りレート」が「１１１．８０」，②「新規注文売買」
が「買」，「新規約定レート」欄に「１１３．６６」，「利食いレー
ト」欄に「１１４．２８」及び「損切りレート」欄に「１１１．１８」，
③「新規注文売買」が「買」，「新規約定レート」欄に「１１３．０
４」，「利食いレート」欄に「１１３．６６」及び「損切りレート」
欄に「１１０．５６」，④「新規注文売買」が「買」，「新規約定レ
ート」欄に「１１２．４２」，「利食いレート」欄に「１１３．０４」
及び「損切りレート」欄に「１０９．９４」の４組の注文が表示され
ている。
また，新規注文画面２には，「上記の条件にて計算された結果 注
文数は４注文 ポジション間隔（値幅）は６２ＰＩＰ 最大ポジショ
ン数は４ポジションとなります。」，「注文内容を確認し，宜しけれ
ば【注文】ボタンをクリックしてください。」などの表示がされてい
る。
そして，新規注文画面２の「注文」ボタンを１回クリックすること
により，上記４組の注文手続が一括して行われる。
ウ 前記ア(イ)認定の「クイック＋ＯＣＯ注文」及び「ＩＦＤＯＮＥ＋Ｏ
ＣＯ注文」は，いずれも新規注文である買い注文の約定により決済注文
である売り注文が有効，発注済の状態になるというイフダンオーダーの
性質を有するものである。また，前記イのとおり，被告サーバの「ｉサ
イクル注文」では，「新規約定レート」による新規注文，この新規注文
に対応する「利食いレート」による売り注文（指値）及び「損切りレー
ト」による売り注文（逆指値）を１組とする複数の組（甲６の例では，
４組）の注文手続が一括して一つの注文手続で行われている。
以上によれば，被告サーバにおいては，「クイック＋ＯＣＯ注文」又
は「ＩＦＤＯＮＥ＋ＯＣＯ注文」を構成する各注文は，イフダンオーダ
ーを構成する一体的な注文として，同じ機会に行われていることが認め
られる。」
(3) 原判決３４頁末行の「乙１」を「乙１，１０」と改める。
(4) 原判決３５頁２５行目の「（ただし，成行注文の場合に何を意味するかは
明らかではない。）」を「（ただし，成行注文の場合は，成行注文時の市場
価格を意味する。）」と改める。
(5) 原判決３６頁６行目から３８頁１８行目までを次のとおり改める。
「(3) 被告サーバにおける処理
ア 前記(1)及び(2)認定の被告サービスの内容，別表（甲６）及び別紙
注文履歴明細（乙１０）記載の各欄の内容並びに弁論の全趣旨によれ
ば，別表及び別紙注文履歴明細（乙１０）に記載されている平成２６
年１１月５日午後４時１６分から同月７日午後１０時３０分までの被
告サービスによる取引に係る被告サーバの処理は，次のとおりであっ
たことが認められる。
(ア) 平成２６年１１月５日午後４時１６分の処理
ａ 番号１１４の買いの成行注文が行われた。(１６時１６分２０
秒)
ｂ 番号１１４の買いの成行注文が約定価格１１４．３０円で約定
した。(１６時１６分２１秒)
ｃ 次の注文が行われた。(１６時１６分２２秒)
(a) 番号１１３の売りの指値注文（指定価格１１４．９０円）
⒝ 番号１１２の売りの逆指値注文（指定価格１１１．８０円）
⒞ 番号１１１の買いの指値注文（指定価格１１３．６６円）
⒟ 番号１１０の売りの指値注文（指定価格１１４．２８円）
(e) 番号１０９の売りの逆指値注文（指定価格１１１．１８円）
⒡ 番号１０８の買いの指値注文（指定価格１１３．０４円）
⒢ 番号１０７の売りの指値注文（指定価格１１３．６６円）
⒣ 番号１０６の売りの逆指値注文（指定価格１１０．５６円）
(i) 番号１０５の買いの指値注文（指定価格１１２．４２円)
⒥ 番号１０４の売りの指値注文（指定価格１１３．０４円）
⒦ 番号１０３の売りの逆指値注文（指定価格１０９．９４円）
ｄ 番号１１３の売りの指値注文，番号１１２の売りの逆指値注文
が有効，発注済の状態になった。
(イ) 平成２６年１１月６日午前１０時３７分の処理
ａ 相場価格が上昇して番号１１３の売りの指値注文が約定価格１
１４．９０円で約定した。（１０時３７分３４秒）
ｂ 番号１１３の売りの指値注文の約定により，番号１１２の売り
の逆指値注文が無効の状態になった。
ｃ 番号９７の買いの成行注文が行われ，約定価格１１４．９１円
で約定した。（１０時３７分３４秒）
ｄ 次の注文が行われた。（１０時３７分３６秒）
(a) 番号１００の買いの指値注文（指定価格１１４．２８円）
⒝ 番号９９の売りの指値注文（指定価格１１４．９０円）
⒞ 番号９８の売りの逆指値注文（指定価格１１１．８０円）
⒟ 番号９６の売りの指値注文（指定価格１１５．５２円）
(e) 番号９５の売りの逆指値注文（指定価格１１２．４２円）
ｅ 番号１０５の買いの指値注文，番号１０４の売りの指値注文及
び番号１０３の売りの逆指値注文の各注文が取り消された。
(ウ) 平成２６年１１月６日午後２時２１分の処理
ａ 相場価格が下落して番号１００の買いの指値注文が約定価格１
１４．２８円で約定した。（１４時２１分０２秒）
ｂ 番号９９の売りの指値注文及び番号９８の売りの逆指値注文が
有効，発注済の状態になった。
(エ) 平成２６年１１月６日午後１０時３５分の処理
ａ 相場価格が上昇して番号９９の売りの指値注文が約定価格１１
４．９０円で約定した。（２２時３５分３３秒）
ｂ 番号９９の売りの指値注文の約定により，番号９８の売りの逆
指値注文が無効の状態になった。
ｃ 次の注文が行われた。（２２時３５分３４秒）
(a) 番号９２の買いの指値注文（指定価格１１４．２８円）
⒝ 番号９１の売りの指値注文（指定価格１１４．９０円）
⒞ 番号９０の売りの逆指値注文（指定価格１１１．８０円）
(オ) 平成２６年１１月７日午後１０時２９分の処理
ａ 相場価格が上昇して番号９６の売りの指値注文が約定価格１１
５．５２円で約定した。（２２時２９分５１秒）
ｂ 番号９６の売りの指値注文の約定により，番号９５の売りの逆
指値注文が無効の状態になった。
ｃ 番号８９の買いの成行注文が行われ，約定価格１１５．５４円
で約定した。（２２時２９分５１秒）
(カ) 平成２６年１１月７日午後１０時３０分の処理
ａ 次の注文が行われた。（２２時３０分２７秒）
(a) 番号８８の買いの指値注文（指定価格１１４．９０円）
⒝ 番号８７の売りの指値注文（指定価格１１５．５２円）
⒞ 番号８６の売りの逆指値注文（指定価格１１２．４２円）
ｂ 次の注文が行われた。（２２時３０分２８秒）
(a) 番号８５の売りの指値注文（指定価格１１６．１４円）
⒝ 番号８４の売りの逆指値注文（指定価格１１３．０４円）
ｃ 番号１０８の買いの指値注文，番号１０７の売りの指値注文及
び番号１０６の売りの逆指値注文の各注文が取り消された。
イ 前記アの認定事実と前記(1)及び(2)の認定事実を総合すると，被告
サーバにおいては，㋐「一つの注文手続」で，①番号１１４の買いの
成行注文，番号１１３の売りの指値注文（指定価格１１４．９０円），
番号１１２の売りの逆指値注文（指定価格１１１．８０円），②番号
１１１の買いの指値注文（指定価格１１３．６６円），番号１１０の
売りの指値注文（指定価格１１４．２８円），番号１０９の売りの逆
指値注文（指定価格１１１．１８円），③番号１０８の買いの指値注
文（指定価格１１３．０４円），番号１０７の売りの指値注文（指定
価格１１３．６６円），番号１０６の売りの逆指値注文（指定価格１
１０．５６円），④番号１０５の買いの指値注文（指定価格１１２．
４２円)，番号１０４の売りの指値注文（指定価格１１３．０４円），
番号１０３の売りの逆指値注文（指定価格１０９．９４円）という４
組の注文（被告サービスの「ｉサイクル注文」として，一組の「クイ
ック＋ＯＣＯ注文」と三組の「ＩＦＤＯＮＥ＋ＯＣＯ注文」）がされ
たこと（前記(1)イ参照），㋑その後，①ないし④の売り注文のうち，
最も高い注文価格の番号１１３の売りの指値注文（指定価格１１４．
９０円）が約定した後に，⑤番号９７の買いの成行注文，番号１１３
の注文価格より「０．６２円」高い番号９６の売りの指値注文（指定
価格１１５．５２円），番号１１２の注文価格より「０．６２円」高
い番号９５の売りの逆指値注文（指定価格１１２．４２円），⑥番号
１１４の注文時の市場価格と同じ注文価格の番号１００の買いの指値
注文，番号１１３と同じ注文価格の番号９９の売りの指値注文，番号
１１２と同じ注文価格の番号９８の売りの逆指値注文の２組の注文が
され，一方で，①ないし④の売り注文のうち，最も低い売り注文価格
の番号１０３の売りの指値注文を含む④の組の注文が取り消されたこ
と，その結果，①よりも売りの注文価格が「０．６２円」高い番号９
６の売りの指値注文を含む⑤，⑥，②，③の４組の注文がされた状況
となったことが認められる。」
３ 争点１（被告サーバは本件発明の技術的範囲に属するか）
(1) 争点１－１（被告サーバは構成要件ＢないしＨの「注文情報」を充足する
か）
以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第４の３(1)記載の
とおりであるから，これを引用する。
ア 原判決３８頁２２行目の「本件特許の特許請求の範囲」を「本件発明の
特許請求の範囲（請求項１）」と改め，３９頁３行目から２１行目までを
次のとおり改める。
「 また，本件明細書には，構成要件Ｂ記載の「買い注文情報」及び構成
要件ＣないしＨ記載の「売り注文情報」の用語を定義した記載はない。
以上によれば，構成要件Ｂの「買い注文情報」は，「金融商品の買い
注文」を行うための情報を，構成要件ＣないしＨの「売り注文情報」は，
「買い注文の約定によって保有したポジションを，約定によって決済す
る売り注文」を行うための情報を意味するものと解される。このように
「買い注文情報」又は「売り注文情報」は，買い注文又は売り注文を行
うための情報であるから，買い注文又は売り注文を行うために必要な情
報であって，個々の買い注文又は売り注文の内容に関する情報及びその
注文を行うための管理情報（「注文番号」等）を含む情報であるものと
解される。」
イ 原判決４０頁４行目から７行目までを削り，同頁１０行目及び１１行目
の各「別表」を「別表及び別紙注文履歴明細」と，同頁１２行目の「注文
が行われた時点，すなわち，「注文日時」欄記載の日時に，」を「注文が
行われた時点までに，すなわち，「注文日時」欄記載の日時までに，」と，
同頁１９行目及び同頁２３行目から２４行目にかけての各「推認すること
ができる。」を「認められる。」と改める。
ウ 原判決４１頁５行目及び８行目の各「構成要件ＢないしＨの「注文情報」」
を「構成要件Ｂの「買い注文情報」及び構成要件ＣないしＨの「売り注文
情報」」と改める。
(2) 争点１－２（被告サーバは構成要件Ｈを充足するか）
以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第４の３(2)記載の
とおりであるから，これを引用する。
ア 原判決４２頁３行目末尾に行を改めて「ア 構成要件Ｈの「前記複数の
売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り
注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」の意義について」を加え，
同頁４行目の「ア」を「(ア)」と改める。
イ 原判決４２頁１３行目から１９行目までを削り，同頁２０行目の「イ」
を「(イ)」と改める。
ウ 原判決４３頁１１行目の「「シフト機能」」を「「シフト機能」（【０
０７８】）」と改め，同頁１２行目の「後記４(1)のとおり」を削り，同頁
１３行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「 さらに，控訴人が理由として挙げる上記③については，構成要件Ｃの
「複数の売り注文情報を生成する売り注文情報生成手段」とは，「売り
注文情報生成手段」が「複数の売り注文情報」を生成する機能を規定し
たものであり，このことは，「売り注文情報生成手段」が１個の売り注
文情報を生成する機能を有することを排除するものではない。」
エ 原判決４３頁１５行目から４５頁１４行目までを次のとおり改める。
「イ 構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記
検知の情報を受けて，…さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報
を含む売り注文情報を生成する」の意義について
(ア) 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載から，構成要件
Ｄの「注文情報生成手段」は，「前記金融商品の買い注文を行うた
めの複数の買い注文情報」を生成する「買い注文情報生成手段」（構
成要件Ｂ）「前記買い注文の約定によって保有したポジションを，
と
約定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報を
生成」する「売り注文情報生成手段」とから構成され，「売り注文
情報」を生成するのは，構成要件Ｄの「注文情報生成手段」のうち
の「売り注文情報生成手段」であることを理解できるから，構成要
件Ｇの「注文情報生成手段」及び構成要件Ｈの「前記注文情報生成
手段」は，いずれも「売り注文情報生成手段」を意味するものと理
解できる。
そうすると，構成要件Ｈの「前記相場価格が変動して，前記約定
検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の
売り注文が約定されたことを検知すると，前記注文情報生成手段は，
前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて，前記複数の売り注文
のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注
文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」にいう「前記注文情
報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて」 「前
，
記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価
格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」と
の記載は，「売り注文情報生成手段」が，「前記約定検知手段」の
「前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が
約定された」との「検知の情報を受けて」，当該「最も高い売り注
文価格」よりも「さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含
む売り注文情報を生成する」ことを規定したものであり，「売り注
文情報生成手段」が行う処理を規定したものと解される。
次に，本件明細書には，「シフト機能」による注文は，「新規注
文と決済注文が少なくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文
や決済注文が発注される際に，先に発注済の注文の価格や価格帯と
は異なる価格や価格帯にシフトさせた状態で，新たな注文を発注さ
せる態様の注文形態」であること（【００７８】），この「シフト
機能」は，「相場価格の変動により，元の第一注文価格や元の第二
注文価格よりも相場価格の変動方向側に新たな第一注文価格の第一
注文情報や新たな第二注文価格の第二注文情報を生成し，相場価格
を反映した注文の発注を行うことができる」（【００１８】）とい
う効果を奏することの開示がある。そして，構成要件Ｈの文言及び
本件明細書の上記記載から，構成要件Ｈは，「シフト機能」のうち，
更に「決済注文」（売り注文）が発注される際に，先に発注済の「決
済注文」（売り注文）がシフトする構成のものを規定したものであ
ることを理解できる。他方で，本件明細書には，「シフト機能」の
うち，更に「決済注文」（売り注文）が発注される際に，先に発注
済の「決済注文」（売り注文）がシフトする構成の場合において，
新たな「買い注文」の発注やその約定によって，「シフト機能」の
効果等が影響を受け得ることについての記載や示唆はない。
以上の本件発明の特許請求の範囲（請求項１）及び本件明細書の
記載を総合すると，構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段は，前記
約定検知手段の前記検知の情報を受けて」，「前記複数の売り注文
のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注
文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」とは，「売り注文情
報生成手段」（前記注文情報生成手段）が，「前記約定検知手段」
の「前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文
が約定された」との「検知の情報」を受けたことに基づいて，「さ
らに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生
成する」構成のものであれば，新たな「買い注文情報」の生成や「買
い注文」の約定又はその検知に関わりなく，構成要件Ｈに含まれる
ものと解される。
(イ) これに対し控訴人は，①本件発明の特許請求の範囲（請求項１）
の記載によれば，構成要件Ｈの「前記検知の情報を受けて，…さら
に所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成
する」とは，直前の検知の情報を条件として，これに続いて，前記
の売り注文が発生するという意味であって，これらの間に他の処理
が介在する記載はないこと，②本件明細書には，従前の新規注文Ｂ
１ないしＢ５及び従前の決済注文Ｓ１ないしＳ５が全部約定したこ
とを検知し，この検知の情報を受けて，新たな新規注文Ｂ１ないし
Ｂ５及び新たな決済注文Ｓ１ないしＳ５を一括発注するものであり
（【０１４２】ないし【０１５４】，図３５），「前記検知の情報
を受けて」（構成要件Ｈ）と，「さらに所定価格だけ高い売り注文
価格の情報を含む売り注文情報を生成する」（構成要件Ｈ）との間
に，他の手続が介在するもの，例えば，新たな新規注文Ｂ１ないし
Ｂ５と新たな決済注文Ｓ１ないしＳ５とを新規に一括発注せずに，
まずは新たな新規注文Ｂ１ないしＢ５を発注し，その約定を検知し
てから，新たな決済注文Ｓ１ないしＳ５を発注するようなものにつ
いての開示はないこと，③本件出願の経過において，被控訴人は，
拒絶理由通知を受けて，本件手続補正書及び本件意見書を提出して，
本件出願に係る旧請求項１に構成要件ＥないしＧを新たに加え，構
成要件Ｈを補正する手続補正を行うとともに，本件意見書において，
シフトが生じるための条件として，最も高い売り注文の約定状況の
みを監視することとし，それ以外の処理を監視することを除外する
旨を主張したことを総合すると，構成要件Ｈの「前記注文情報生成
手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて，前記複数の
売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高
い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成すること」にいう
「前記検知の情報を受けて」とは，「前記相場価格が変動して，前
記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文
価格の売り注文が約定されたことを検知すると」，他の処理を何も
介在せずに，直ちに「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文
価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り
注文情報を生成する」ことを意味するものと解すべきである旨主張
する。
しかしながら，上記①の点については，本件発明の特許請求の範
囲（請求項１）の記載中には，構成要件Ｈの「前記注文情報生成手
段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて」と「前記複数
の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ
高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」との間に，
「他の処理を何も介在せずに」とか「直ちに」との文言は存在しな
い。
次に，上記②の点については，前記(ア)で説示したとおり，構成
要件Ｈは，「シフト機能」（【００７８】）のうち，更に「決済注
文」（売り注文）が発注される際に，先に発注済の「決済注文」（売
り注文）がシフトする構成のものを規定したものであるところ，本
件明細書には，「シフト機能」のうち，更に「決済注文」（売り注
文）が発注される際に，先に発注済の「決済注文」（売り注文）が
シフトする構成の場合において，新たな「買い注文」の発注やその
約定によって，「シフト機能」の効果等が影響を受け得ることにつ
いての記載や示唆はない。また，控訴人が挙げる本件明細書の記載
（【０１４２】ないし【０１５４】，図３５）は，「発明の実施の
形態の３」に係るものであるが，本件明細書には，「上記の「シフ
ト機能」は，上記発明の実施の形態１や，発明の実施の形態２の構
成において適用することもできる。」こと（【０１５１】）及び「上
記各実施の形態は本発明の例示であり，本発明が上記各実施の形態
のみに限定されることを意味するものではないことは，いうまでも
ない。」こと【０１６４】の記載があることに照らすと，控訴人が
挙げる本件明細書の上記記載から構成要件Ｈを限定解釈すべき理由
はない。
さらに，上記③の点については，被控訴人は，本件手続補正書（乙
１４）により，本件出願に係る旧請求項１について，「前記相場価
格が変動して，前記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，
最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると，
前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受
けて，前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさら
に所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成
する」（下線は，補正箇所を示す。）と補正し，本件意見書（乙１
５）において，「本願発明においては，一の注文手続で生成された
複数の売り注文情報に基づく複数の売り注文よりも高い売り注文情
報の生成…は，一の注文手続で生成された複数の売り注文情報に基
づく複数の売り注文のうちの最も高い売り注文の約定…が検知され
たことを基準に行われることになります。そのため，システムにお
いては，特定の注文に係る注文情報（相場の移動方向側である，最
も高い買い注文価格の買い注文に係る買い注文情報や，最も低い売
り注文価格の売り注文に係る売り注文情報）の約定状況のみを監視
すれば，新たな注文情報の生成（一の注文手続で生成された中で最
も高い売り注文価格よりも高い売り注文価格の売り注文情報の生成
…を，ただちに生成することができ，システムの情報保持や情報監
視のための負担が大きくなることはありません。これにより，本願
発明においては，新たな注文情報の生成や，その注文情報に基づく
注文の発注等の処理を，システム負荷の軽い，簡易な手順によって
処理することができるという効果を奏します。」と述べたことが認
められるが，他方で，本件手続補正書及び本件意見書は，平成２９
年４月１１日付けの拒絶理由通知（乙１８）において「引用文献１
に記載された発明に引用文献２に記載の技術を適用し，引用文献１
に記載された発明において，繰り返し注文を行う際，相場価格の上
昇傾向に対応して以前の注文価格よりも高い価格の注文情報を生成
するように構成することは，当業者ならば容易に為し得ることであ
る。」との進歩性欠如の指摘を受けて提出されたものであることに
照らせば，本件手続補正書及び本件意見書は，本件発明が，複数の
売り注文のうち最も高い売り注文価格の売り注文の約定に基づいて，
同注文価格よりも高い価格の売り注文を生成する点に技術的意義を
有し，進歩性を有する旨を主張したものであって，本件意見書の「約
定状況のみを監視すれば」，「ただちに生成する」といった記載か
ら，両者の間に他の処理を介在させる構成や時間的間隔が存在する
構成を本件発明から除外したものということはできない。
したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。
ウ 構成要件Ｈの充足性について
(ア) 前記２(3)イ㋑のとおり，①ないし④の売り注文のうち，最も高
い注文価格の番号１１３の売りの指値注文（指定価格１１４．９０
円）が約定した後に，番号１１３の注文価格より「０．６２円」高
い番号９６の売りの指値注文（指定価格１１５．５２円）がされて
いることに照らすと，被告サーバにおいては，約定検知手段が複数
の売り注文のうち最も高い売り注文価格の売り注文の約定を検知す
ると，注文情報生成手段が，この検知の情報を受けたことに基づい
て，約定した最も高い売り注文の売り注文価格よりもさらに所定価
格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成したこと
が認められる。
したがって，被告サーバは，構成要件Ｈを充足するものと認めら
れる。
(イ) これに対し控訴人は，被告サービスでは，被告サーバが「相場
価格が上昇して番号１１３の売りの指値注文（指定価格１１４．９
０円）が約定した」ことを検知すると，「番号９７の買いの成行注
文」だけを行い，これが約定して，はじめて，「番号９６の売りの
指値注文（指定価格１１５．５２円）」及び「番号９５の売りの逆
指値注文（指定価格１１２．４２円）」を行うのであって，買いの
成行注文が約定し，この約定検知の情報を受けない限り，「前記複
数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だ
け高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成」しないから，
構成要件Ｈを充足しない旨主張する。
しかしながら，前記イ(イ)で説示したとおり，構成要件Ｈの「前
記検知の情報を受けて」が，最も高い売り注文価格の売り注文の約
定の検知と新たな売り注文情報の生成との間に他の処理を介在させ
ないことまで定めたものとは認められない。そして，前記(ア)のと
おり，被告サーバにおいては，注文情報生成手段が，複数の売り注
文のうち最も高い価格の売り注文の約定の検知の情報を受けたこと
に基づいて，約定した最も高い売り注文の売り注文価格を基準とし
て，さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情
報を生成したことが認められるから，控訴人の上記主張は，理由が
ない。
エ 小括
以上によれば，被告サーバは本件発明の構成要件Ｈを充足する。」
(3) 争点１－３（被告サーバは構成要件Ｇを充足するか）
原判決４５頁末行から４６頁４行目までを次のとおり訂正するほか，原判
決「事実及び理由」の第４の３(3)記載のとおりであるから，これを引用する。
「 しかしながら，前記２(3)イのとおり，被告サービスにおいては，新規注
文画面２の「注文」を１回クリックすることにより，①ないし④の４組の
注文手続が一括して行われていることからすると，被告サーバは，複数の
売り注文情報を一の注文手続で生成しているものと認められるから，構成
要件Ｇを充足する。」
(4) まとめ
以上によれば，被告サーバは，本件発明の構成要件を全て充足するものと
認められるから，本件発明の技術的範囲に属する。
４ 争点２（無効の抗弁の成否）
(1) 争点２－１（本件特許は特許法３６条６項１号に違反しているか）
控訴人は，本件明細書の発明の詳細な説明には，構成要件Ｈに対応する「シ
フト機能」に係る構成について，「いったんスルー注文」及び「決済トレー
ル注文」と組み合わせた，複数の新規注文の全て及び複数の決済注文の全て
がそれぞれ１回ずつ約定した場合に複数の新規注文の全て及び複数の決済注
文の全てに対応する個数の新たな複数の新規注文及び新たな複数の決済注文
を発注させることしか記載されておらず，構成要件Ｈに含まれる「シフト機
能」を「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」に組み合わせたも
の以外の構成のものについては記載されていないことからすれば，構成要件
Ｈは，本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものといえないから，特許
法３６条６項１号所定の要件（以下「サポート要件」という。）に適合する
とはいえない旨主張する。
ア そこで検討するに，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載中に
は，構成要件Ｈの「前記相場価格が変動して，前記約定検知手段が，前記
複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたこ
とを検知すると，前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知
の情報を受けて，前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりも
さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成す
る」との記載において，「注文情報生成手段」が生成する「所定価格だけ
高い売り注文価格の情報」を含む「売り注文情報」の個数を規定する記載
はないから，当該「売り注文情報」は，複数の場合に限らず，一つの場合
も含むものと理解できる。
イ(ア) 次に，本件明細書の発明の詳細な説明には，①「シフト機能」につ
いて，「金融商品取引管理装置１や金融商品取引管理システム１Ａにお
いて，既に発注した新規注文と決済注文をそれぞれ約定させたのち，「シ
フト機能」による処理を併用した取引を行うことも可能である。 「シ
この
フト機能」による注文は，上述した，「いったんスルー注文」や「決済
トレール注文」や，各種のイフダン注文（例えば後述する「リピートイ
フダン注文」や「トラップリピートイフダン注文」）等に基づいて，新
規注文と決済注文が少なくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文
や決済注文が発注される際に，先に発注済の注文の価格や価格帯とは異
なる価格や価格帯にシフトさせた状態で，新たな注文を発注させる態様
の注文形態である。」こと（【００７８】），②「シフト機能」は，「相
場価格の変動により，元の第一注文価格や元の第二注文価格よりも相場
価格の変動方向側に新たな第一注文価格の第一注文情報や新たな第二注
文価格の第二注文情報を生成し，相場価格を反映した注文の発注を行う
ことができる」（【００１８】）という効果を奏すること，③「発明の
実施の形態３」は，「この実施の形態３の金融商品取引管理システムに
おいては，「いったんスルー注文」と「決済トレール注文」とを，「ら
くトラ」による注文と組み合わせ，さらに「シフト機能」を行わせる状
態を示す。」（【０１３８】）ものであるが，「上記の「シフト機能」
は，上記発明の実施の形態１や，発明の実施の形態２の構成において適
用することもできる。」こと（【０１５１】）及び「上記各実施の形態
は本発明の例示であり，本発明が上記各実施の形態のみに限定されるこ
とを意味するものではないことは，いうまでもない。」こと（【０１６
４】）の記載がある。
上記①の記載から，「シフト機能」は，「新規注文と決済注文が少な
くとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文や決済注文が発注される
際に，先に発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や価格帯にシフ
トさせた状態で，新たな注文を発注させる態様の注文形態」であり，シ
フトされる先に発注済の注文には，「新規注文」又は「決済注文」の一
方のみの構成又は双方の構成が含まれること，先に発注済の一つの注文
の「価格」をシフトさせる構成のものと先に発注済の複数の注文の「価
格帯」をシフトさせる構成のものが含まれることを理解できる。
また，上記①ないし③の記載から，「シフト機能」は，「相場価格を
反映した注文の発注を行うことができる」という効果を奏し，「いった
んスルー注文」，「決済トレール注文」や，各種のイフダン注文（例え
ば…「リピートイフダン注文」や「トラップリピートイフダン注文」）」
等の注文方法とは別個の処理であること，「シフト機能」にこれらの各
種の注文方法のいずれを組み合わせるかは任意であることを理解できる。
ウ(ア) 本件明細書の発明の詳細な説明には，図３５に示す「実施の形態
３」（【０１４４】ないし【０１４８】）として，シフト機能に決済
トレール注文を組み合わせたトラップリピートイフダン注文で行われ，
決済注文Ｓ５，Ｓ４が約定した後に，元の買い注文と同じ注文価格の
買い注文Ｂ５，Ｂ４及び元の売り注文Ｓ５，Ｓ４と同じ注文価格の売
り注文Ｓ５，Ｓ４が再度生成されるが，この時点ではシフトは発生せ
ず，通常のリピートイフダン注文が繰り返され，その後相場価格が変
動して，Ｓ１ないしＳ３の売り注文価格がトレールし，Ｓ１ないしＳ
３が最も高い注文価格の売り注文として同時に約定すると，再度生成
された売り注文Ｓ５，Ｓ４は約定していないにも関わらずこれをキャ
ンセルして，Ｓ１ないしＳ５のシフトが実行されることが記載されて
いる。上記記載は，構成要件Ｈに含まれる，「シフト機能」に「いっ
たんスルー注文」及び「決済トレール注文」を組み合わせた構成の一
つであることが認められる。
また，シフト機能に決済トレール注文を組み合わせない場合には，
図３５において，Ｓ２及びＳ３の売り注文価格がトレールしないため，
それぞれの注文情報が生成された時点における価格のとおり，それぞ
れ別々に約定し，その場合，実施の形態３の取引例でＳ５，Ｓ４が約
定した段階ではシフトが生じていないのと同様に，Ｓ３，Ｓ２が約定
した段階ではシフトが生じず，その後に最も高い売り注文価格の売り
注文であるところのＳ１が約定した段階でシフトが生じることになる
ことを理解できる。
そうすると，複数の売り注文情報のうち最も高い売り注文価格の売
り注文が約定すると，それよりも所定価格だけ高い売り注文価格の情
報を含む売り注文情報を生成するという構成要件Ｈに係る構成は，本
件明細書の上記記載から認識できるから，本件明細書の発明の詳細な
説明に記載されているということができる。
(イ) これに対し控訴人は，図３５には，Ｓ５，Ｓ４が約定した後に再
度Ｓ５，Ｓ４が生成されることの記載はなく，Ｂ５，Ｂ４には，直後
に「キャンセル」と記載されていることからすれば，Ｓ５，Ｓ４が約
定しても，元の買い注文Ｂ５，Ｂ４と同じ注文価格の買い注文Ｂ５，
Ｂ４がそもそも生成されないか，生成されてもすぐにキャンセルされ
ていると理解できること，加えて，本件明細書の【０１４４】ないし
【０１４７】にも，新たな新規注文Ｂ５及びＢ４は，個別に生成され
るのではなく，（従前の）決済注文の全ての約定（（従前の）決済注
文Ｓ１ないしＳ３の約定）を待って，新たな新規注文Ｂ１ないしＢ３
とともに新たな新規注文が一括して生成されることが開示されている
ことからすると，図３５には，同図右上のＳ１ないしＳ３が同時に約
定し，もって，Ｂ５ないしＢ１及びＳ５ないしＳ１の全てが１回ずつ
約定した後に，「シフト機能」によるシフトが行われ，新たなＢ５な
いしＢ１及びＳ５ないしＳ１が一括的に生成される場合が示されてい
るに過ぎず，Ｂ５，Ｂ４に対応する決済注文Ｓ５，Ｓ４が約定すると，
元の買い注文Ｂ５，Ｂ４と同じ注文価格の買い注文Ｂ５，Ｂ４が再度
生成されることを看取できない旨主張する。
しかしながら，図３５には，明示の記載はないが，決済注文Ｓ５，
Ｓ４が約定した後に，元の買い注文と同じ注文価格の買い注文Ｂ５，
Ｂ４及び元の売り注文Ｓ５，Ｓ４と同じ注文価格の売り注文Ｓ５，Ｓ
４が再度生成され，通常のリピートイフダン注文が繰り返されること
は，「図３０に示すように，相場価格６４が上昇から下落に転じ，１
ドル＝１００．６０円未満になると，約定情報生成部１４は，決済注
文Ｓ４，Ｓ５を約定させる処理を行う。これにより，（新規注文情報
１８１１４，１８１１５に基づく）新規注文Ｂ４，Ｂ５と，（決済注
文情報１８１１９，１８１２０に基づく）決済注文Ｓ４，Ｓ５による
イフダン注文の取引がそれぞれ成立する。これにより，注文情報生成
部１６は，元の新規注文Ｂ４，Ｂ５と元の決済注文Ｓ４，Ｓ５と同じ，
新たな新規注文Ｂ４，Ｂ５と元の決済注文Ｓ４，Ｓ５を生成する。」
（【０１３２】）との記載に照らしても明らかである。
したがって，控訴人の上記主張は，その前提において，採用するこ
とができない。
エ 以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，「シフト機能」を
「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」に組み合わせた構成の
もの（実施の形態３）のほか，構成要件Ｈに含まれる，これ以外の構成の
もの（最も高い売り注文価格の特定の一の売り注文が約定されたことを検
知すると，前記注文情報生成手段が，更に所定価格だけ高い「一の売り注
文情報」を生成するもの）についての開示があることが認められる。
したがって，構成要件Ｈは，本件明細書の発明の詳細な説明に記載した
ものであることが認められ，本件発明はサポート要件に適合するものと認
められるから，これと異なる控訴人の前記主張は理由がない。
(2) 争点２－２（分割要件違反により本件発明は新規性を欠くか）
以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第４の４(2)記載の
とおりであるから，これを引用する。
ア 原判決５０頁９行目から１０行目にかけての「証拠（乙２）」を「証拠
（乙２の１）及び弁論の全趣旨」と改める。
イ 原判決５０頁１４行目の「本件特許の出願日」を「本件出願日」と，同
頁１５行目の「みなされるから」を「みなされ，本件優先日は同年４月３
日であるから」と改める。
(3) 争点２－３（本件発明は進歩性を欠くか）
以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第４の４(3)記載の
とおりであるから，これを引用する。
ア 原判決５０頁２０行目，５８頁１２行目，６１頁１８行目，６７頁５行
目の各「本件原出願日」を「本件優先日」と改める。
イ 原判決７４頁３行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「 (エ) 乙５発明と乙３発明の組合せ
控訴人は，乙５発明は，乙４発明と実質的に同一の発明であり，
本件発明と乙５発明との相違点は，本件発明と乙４発明との一致点
及び相違点（相違点４－１）と同じであるところ，乙５発明に乙３
発明を適用する動機付けがあるから，当業者は，乙５発明において，
相違点５－１に係る本件発明の構成とすることを容易に想到するこ
とができたものである旨主張する。
しかしながら，前記(ウ)で説示したのと同様に，乙５発明は，想
定した一定の価格帯に複数のイフダンオーダーを設定して，同じ価
格帯でイフダンオーダーを繰り返す発明であり，一定の価格帯を想
定することのない乙３発明とは，その技術思想が異なるものである
から，乙５発明に乙３発明を組み合わせる動機付けがあると認める
ことはできない。
したがって，乙５発明において，相違点５－１に係る本件発明の
構成とすることを容易に想到することができたものと認めることは
できない。
ウ 小括
以上によれば，控訴人の乙３発明ないし乙６発明をそれぞれ主引用
例とする本件発明の進歩性欠如の主張は，いずれも理由がない。」
(4) まとめ
以上によれば，控訴人主張の無効の抗弁（特許法１０４条の３第１項）は
理由がない。
５ 争点３（先使用権の成否）について
以下のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第４の３記載のとお
りであるから，これを引用する。
(1) 原判決７４頁６行目の「本件特許の出願日」を「本件出願日」と，同行目
の「本件原出願日」の後に「（本件優先日同年４月３日）」を加える。
(2) 原判決７４頁８行目から９行目にかけての「先使用に基づく通常実施権
（特許法７９条）」を「先使用権」と改める。
６ 結論
以上によれば，被控訴人の請求は理由があるから，認容すべきであり，これ
と同旨の原判決は相当である。
したがって，本件控訴は理由がないから，これを棄却することとし，主文の
とおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官 大 鷹 一 郎
裁判官 國 分 隆 文
裁判官 筈 井 卓 矢