平成31(行ケ)10053審決取消請求事件

令和元年１２月１９日判決言渡
平成３１年（行ケ）第１００５３号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 令和元年１１月７日
判 決
原 告 株式会社フィートジャパ ン
訴訟代理人弁護士 小 林 幸 夫
弓 削 田 博
木 村 剛 大
神 田 秀 斗
平 田 慎 二
訴訟代理人弁理士 伊 藤 温
金 木 章 郎
被 告 株式会社アーツブレイン ズ
訴訟代理人弁護士 高 橋 順 一
兼 松 由 理 子
向 宣 明
高 石 直 樹
坂 田 了 祐
訴訟代理人弁理士 林 直 生 樹
主 文
１ 原告の請求を棄却する。
２ 訴訟費用は原告の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第１ 請求
特許庁が無効２０１８－８０００４０号事件について平成３１年３月１２
日にした審決を取り消す。
第２ 事案の概要
１ 前提事実
(1) Ａは，平成１３年５月２９日，発明の名称を「二重瞼形成用テープまた
は糸及びその製造方法」とする発明について，特許出願（特願２００１－
１６０９５１号，優先日平成１２年１０月３日（以下「本件優先日」とい
う。），優先権主張国日本。以下「本件出願」という。）をし，平成１４
年２月８日，特許権の設定登録（特許第３２７７１８０号。請求項の数１
１。以下，この特許を「本件特許」といい，本件特許に係る特許権を「本
件特許権」という。）を受けた（甲４１，４４）。
その後，被告は，Ａから本件特許権を譲り受け，平成２９年１月１１日を
受付日とする本件特許権の移転登録を受けた（甲４１）。
(2)ア 被告と原告，株式会社センティリオン（以下「センティリオン」とい
う。）及びＢは，平成２９年８月２１日，同日付け和解契約書（以下「本
件契約書」という。甲１７（審判乙３））をもって，和解契約（以下「本
件和解契約」という。）を締結した。
本件和解契約の１条ないし４条，６条及び９条は，次のとおりである。
なお，「甲」は被告，「乙１」は原告，「乙２」はセンティリオン，「乙
３」はＢ，「乙会社ら」は原告及びセンティリオン，「乙ら」は，原告，
センティリオン及びＢの略称である。
「１ 乙らは，甲に対し，甲の有する特許第３２７７１８０号に係る特許
権（以下「本件特許権」という。）が有効に成立していることを認め
る。
２ 乙らは，自ら又は第三者を通じて，無効審判の請求又はその他の方
法により本件特許権の効力を争ってはならない。ただし，甲が特許侵
害を理由として乙らに対し訴訟提起した場合に，当該訴訟における抗
弁として本件特許権の無効を主張することはこの限りではない。
３ 乙らは，乙３が代表取締役を務める乙会社らが下記のＪＡＮコード
で特定される商品（以下「本件商品」という。）について，別
紙（略）の通り販売したことを認め，平成２９年８月３１日までに販
売を中止するものとする。
記
「ディファイ№１ウルトラファイバー」シリーズ
（クリア６０本入り ４５７３１２５４８０１０２）
（ヌーディ６０本入り ４５７３１２５４８０１１９）
「ＦＤ（マイクロ）ブリッジファイバー」シリーズ
（クリア１．４ｍｍ １００本入り ４５７３１２５４８００１０）
（クリア１．６ｍｍ １００本入り ４５７３１２５４８００２７）
（クリア１．８ｍｍ １００本入り ４５７３１２５４８００３４）
（ヌーディ１，４ｍｍ １００本入り ４５７３１２５４８００５８）
「リュクススーパーファイバー」シリーズ
（クリア１．４ｍｍ １００本入り ４５８９５８５５８００１６）
（クリア１．６ｍｍ １００本入り ４５８９５８５５８００２３）
（クリア１．８ｍｍ １００本入り ４５８９５８５５８００３０）
４ 平成２９年９月１日以降，乙ら又は乙らが支配もしくは役職員を務
める会社（以下「乙関係会社」という。）並びに乙会社ら及び乙関係
会社の役職員（以下，乙関係会社とあわせて「乙関係者」と総称す
る。）は，本件商品若しくは特許第３２７７１８０号の権利範囲に属
する二重瞼形成用テープ又は本件特許権の侵害品の製造，譲渡，輸出，
輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出を自ら行わず，または第三者をし
てこれを行わせないものとし，乙らは，乙関係者がかかる義務を遵守
することを保証する。
６ 乙らは，甲及び乙ら間の本件商品にかかる紛争解決のための和解金
として，甲に対し，連帯して，第３項の乙らによる本件商品の販売に
よる利益額に相当する４５００万円の支払義務を負うことを認め，平
成２９年９月５日を第１回支払日とし，平成３３年５月５日を第４５
回（最終）支払日として，翌月以降毎月５日限り，１００万円を，別
途甲の指定する口座に振り込む方法で甲に支払う。（以下略）
９ 甲及び乙らは，本契約書に定めるほか，本件商品に関し，相互に何
らの債権債務がないことを確認する。」
イ 被告は，平成３０年２月１３日，原告が遅くとも平成２８年６月２８
日から製造販売する商品名「ストロングファイバー シングルワイド
Ⅱ」及び「ストロングファイバー ダブルツイストⅡ」の二重瞼形成用
テープが本件特許の特許請求の範囲の請求項１に係る発明（以下「本件
発明１」という。）の技術的範囲に属する旨主張して，原告に対し，上
記製品の製造，譲渡等の差止め等及び損害賠償を求める訴訟（東京地方
裁判所平成３０年（ワ）第４３２９号損害賠償等請求事件。以下「関連
訴訟」という。甲１２）を提起した。
(3) 原告は，平成３０年４月１８日，本件特許の特許請求の範囲の請求項１，
２，４及び５に係る発明についての特許を無効とすることを求める特許無効
審判（以下「本件特許無効審判」という場合がある。）を請求した（甲３
１）。
特許庁は，上記請求を無効２０１８－８０００４０号事件として審理を
行い，平成３１年３月１２日，「本件審判の請求を却下する。」との審
決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同月２２日，原告に
送達された。
(4) 原告は，平成３１年４月１５日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を
提起した。
２ 特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項１，２，４及び５の記載は，以下のと
おりである（以下，請求項２，４及び５に係る発明についても，本件発明１
と同様に，請求項の番号に応じて，本件発明２などという。甲４４）。
【請求項１】延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂に
より形成した細いテープ状部材に，
粘着剤を塗着することにより構成した，
ことを特徴とする二重瞼形成用テープ。
【請求項２】上記粘着剤は上記テープ状部材の両面または片面に塗着されて
いる，
ことを特徴とする請求項１に記載の二重瞼形成用テープ。
【請求項４】上記テープ状部材の両面または片面に引張りによって破断する
破断部を有する剥離シートを貼付した，
ことを特徴とする請求項１または２に記載の二重瞼形成用テープ。
【請求項５】上記破断部は，上記シートの長手方向略中央に設けられた切欠
溝によって形成されている，
ことを特徴とする請求項４に記載の二重瞼形成用テープ。
３ 本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。
その要旨は，①原告と被告との間では，本件特許について訴訟関係（関連
訴訟）にあるといえるが，本件審決時前において，本件和解契約２条本文の
規定により，原告は，本件和解契約締結時である平成２９年８月２１日以降，
本件特許について特許無効審判を請求しない旨の合意が成立している，②そ
うすると，原告は，本件審決の時点において，特許無効審判の請求により，
本件特許権の効力を争う地位を有しないから，特許法１２３条２項に規定す
る「利害関係人」であるとはいえない，③したがって，本件特許無効審判の
請求は，同項の規定に違反する不適法なものであって，その補正ができない
ものであるから，無効理由について判断するまでもなく，同法１３５条の規
定により，却下すべきであるというものである。
第３ 当事者の主張
１ 取消事由１（請求人適格の判断の誤り）
(1) 原告の主張
本件審決は，①本件和解契約書２条本文及び同条ただし書の記載からする
と，原告と被告は，本件特許の有効性に疑義がある場合，特許無効審判等に
より本件特許権の効力を争うのではなく，例外的に特許侵害訴訟において無
効の抗弁でのみ本件特許権の効力を争うという紛争解決方法が明示的に定め
られているといえるところ，同条ただし書の例外は，本件和解契約締結後の
将来の紛争に備えて，限定的ではあるものの，原告が本件特許権の効力を争
う余地を定めた条項と解されること，②同条本文は，ただし書の例外に対す
る原則として，原告が「過去製品」（３条に列挙された「本件商品」）のみ
ならず「過去製品」とは別の製品を対象とする将来の紛争においても，本件
特許権の効力を特許無効審判等によっては，争わないことを定めていると解
するのが合理的であること，③本件和解契約書１条によると，原告は，対象
を「過去製品」に限定せずに，本件特許が有効に成立していることを認めて
おり，本件特許権の効力について対象を限定せずに原告と被告との間で争い
がないことが確認されたといえるところ，１条に続く２条の不争条項の趣旨
は，この確認に対する当事者の合理的期待を担保することにあること，④本
件和解契約書４条には，原告は，「過去製品」のみならず，「特許第３２７
７１８０号の権利範囲に属する二重瞼形成用テープ又は本件特許権」の侵害
行為をしない旨が規定されているから，本件和解契約が「過去製品」に関す
る特許権侵害の紛争を解決するのみならず，本件特許権が及ぶ製品（「過去
製品」とは別の製品）全てについて特許権侵害の紛争を予防することを目的
とするものであることを合理的に推認できること，⑤本件和解契約の締結経
緯及び本件和解契約の各条項を総合すると，２条の不争条項を置くことによ
り，原告は，「過去製品」のみならず，「過去製品」とは別の製品について
も，特許無効審判等によっては，将来にわたって本件特許権の効力を争う地
位を有しないものと解される旨判断したが，本件審決の判断は，以下のとお
り誤りである。
ア 本件和解契約２条の不争条項の効力の及ぶ範囲についての判断の誤り
(ア) 本件和解契約１条について
原告は，平成２８年１１月２８日，被告から，原告による過去製品の
販売行為が本件特許権の侵害に当たるので，その販売行為の中止を求め
る旨の通告（甲２９の１）を受けた後，被告と継続的に訴訟外で和解交
渉を続けた。
原告は，その交渉過程で，被告から１条を入れることの要請を受け，
本件特許の有効性に間題があると考えていたが，紛争の早期解決を優先
し，これに応じることとし，平成２９年８月２１日，被告との間で，本
件和解契約を締結した。
このような本件和解契約の締結経緯に照らすと，本件和解契約１条は，
原告が本件特許の有効性に問題がないと考えていたことを示すものとは
いえない。
(イ) 本件和解契約３条及び４条について
原告は，本件和解契約３条に関する交渉において，被告に対し，過去
製品からＪＡＮコードだけを変えただけの製品については，４条により
販売等の行為が禁止されるが，原告が別の製品について同じシリーズの
商品名を使用すること自体は禁止されない行為である旨を提案したとこ
ろ，被告は原告の提案を受け入れ，原告と被告との間で，同じシリーズ
の商品名を使用した，過去製品（３条記載のＪＡＮコードで特定され
る「本件商品」）と構成が異なる製品については，販売等が禁止される
対象とはならないことが確認された。
また，原告は，本件和解契約４条に関する交渉において，本件特許権
の効力が本来及ばない範囲の製品について販売等が禁止されることを懸
念し，被告に対し，販売等が禁止される対象について「これに類する樹
脂を伸ばして使用する瞼用商品」との文言を「特許第３２７７１８０号
の権利範囲に属する二重瞼形成用テープ」との文言に変更する旨の提
案（甲２９の１１）をしたのに対し，被告は，上記文言を「これに酷似
する樹脂を伸ばして使用する瞼用商品（製品の説明書に記載された用途
や使用方法に関わらず，樹脂テープを延伸させて使用する瞼用製品であ
って，その樹脂テープが，上瞼に適用可能な長さまで延伸させたときに
一定の弾性的収縮性を有しており，その結果，本件特許発明と同様の作
用機序により二重瞼を形成することができるものも含む。）」との文言
に変更する旨の対案の提案（甲２９の１２）をした。これを受けた原告
は，「本来の特許権の効力を超えて禁止することになり応じられません。
紛争の蒸し返し…や，貴社に生じうる類似製品に対する特許権侵害の調
査の労については，特許権者が自らの権利を確保するための行為であり，
権利の性質上甘受しなければならないものと考えます」とコメントを付
記し，「特許第３２７７１８０号の権利範囲に属する二重瞼形成用テー
プ」との文言に戻したところ（甲３８），被告は，これを受け入れた。
したがって，過去製品と同一の構成ではなく，本件特許（特許第３２
７７１８０号）の権利範囲に属しない類似製品については，本件和解契
約における販売等の禁止対象から除外されている。
(ウ) 本件和解契約書２条の効力が及ぶ範囲について
前記(ア)及び(イ)の本件和解契約の締結経緯及び各条項に照らすと，
本件和解契約２条は，本件和解契約締結後の「将来の紛争」に備えて，
本件特許権の効力を特許無効審判等によっては争わないことを定めた不
争条項であるが，ここで想定されている「将来の紛争」とは，３条記載
のＪＡＮコードで特定される「本件商品」（過去製品）及び過去製品と
同一の構成の製品に係る紛争に限られているというべきであるから，被
告が過去製品とは別の構成を有する製品に対して本件特許権を行使する
場合には，２条によって，原告が本件特許権の効力を特許無効審判等に
よって争うことが禁止されるものではない。
そして，関連訴訟において，被告が請求の対象としている製品（以
下「本件製品」という。）は，過去製品と同一の構成ではなく，本件特
許の権利範囲に属しない類似製品にすぎないから，本件和解契約２条の
不争条項の効力は，被告が原告に対し本件製品に対して本件特許権を行
使することに対抗して，原告が本件特許無効審判を請求する場合に及ば
ないと解するのが当事者の合理的意思に合致する。
したがって，本件和解契約２条により，原告は「過去製品」のみなら
ず，「過去製品」とは別の製品についても特許無効審判等によっては，
将来にわたって本件特許権の効力を争う地位を有しないとした本件審決
の判断は誤りである。
イ 本件和解契約２条の不争条項の有効性の判断の誤り
本件審決は，本件和解契約は，特許権者たる被告が原告に対し，本件特
許権の利用を許諾する旨を内容とするものではないから，ライセンス契約
であるとはいえず，適用される対象がライセンス契約であることを前提と
する「公正取引委員会作成の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指
針」（平成１９年９月２８日公表，平成２８年１月２１日改正。以下「独
占禁止法上の指針」という。甲１４）は，本件和解契約に直に妥当すると
はいえないこと，被告は，本件特許権をその範囲で行使できるにすぎず，
原告が販売するあらゆる種類の二重瞼形成用テープに対して本件特許権を
行使できるわけではないし，一方で，原告は，特許侵害訴訟における抗弁
として本件特許の無効を主張することができるから，本件特許に無効理由
があるにもかかわらず本件特許に係る技術を利用できないという状態に陥
るとは必ずしもいえないこと，不争条項に拘束されるのは，あくまでも当
該条項を含む契約を締結した当事者に限定され，それ以外の「利害関係
人」は，特許無効審判を請求することができるから，公益性が失われると
まではいえないことからすると，本件和解契約２条の不争条項は，独占禁
止法及び特許法に鑑みて公序良俗に反し無効であるとまではいえない旨判
断したが，本件審決の判断は，以下のとおり誤りである。
(ア) 本件和解契約６条は，原告が被告に対し和解金として４５００万円
を支払う旨を規定しているところ，この和解金は，特許法１０２条２項
の損害額に相当するものであって，被告が原告に対して原告の過去の販
売行為について本件特許権を行使しないことの対価として支払われるも
のであるから，本件和解契約は，実質的には，原告の過去の販売行為に
関する特許権実施許諾契約（ライセンス契約）であるといえる。
したがって，ライセンサーがライセンシーに対して，ライセンス技術
に係る権利の有効性について争わない義務を課す行為は，無効にされる
べき権利が存続し，当該権利に係る技術の利用が制限されることから，
公正競争阻害性を有するものとして不公正な取引方法に該当する場合も
ある（一般指定第１２項）旨の独占禁止法上の指針（第４の４の「(7)
不争義務」）は，本件和解契約にも妥当する。
(イ) 仮に原告が被告から新たな製品に対して本件特許権を行使されたに
もかかわらず，本件和解契約２条の不争条項の存在により，原告が特許
無効審判等を請求することができないとした場合，原告は，同条ただし
書により特許侵害訴訟における抗弁として本件特許の無効を主張するこ
とができるとしても，被告が原告に対して特許侵害訴訟を提起するまで
は本件特許の有効性を争うことができないため，本件特許に無効理由が
あるにもかかわらず，一度コストをかけて製品を販売した後，被告の訴
訟提起という原告にとって如何ともし難い被告の行為を待つことになり，
かかる事実状態は，原告の経済活動を不当に制限するものであり，その
結果，本来無効となるべき本件特許により二重瞼形成用テープに係る市
場における公正な競争が阻害され，まさに独占禁止法上違法な状態が発
生することとなるから，かかる事態は，特許法の制度趣旨からしても許
容されるべきものではない。
また，原告以外の利害関係人が本件特許について特許無効審判を請求
することができるとしても，そのような利害関係人が常に特許無効審判
を請求するとは限らないし，原告と同じ無効理由を主張するとも限らな
いから，本来特許を受けられない技術が特許として存続し続けるおそれ
があることに変わりなく，公益性が失われる。
(ウ) さらに，実施許諾契約に不争条項が存在する場合であっても，特許
の無効理由の存在が明らかな場合には，当該特許を維持しつつ技術の利
用を促進する必要もないため，不争条項は無効と解すべきである。
しかるところ，本件出願は，国内優先権の主張を伴う出願であるとこ
ろ，本件発明１，２，４及び５の要旨となる技術的事項は，当該優先権
の主張の基礎とされた先の出願（特願２０００－３０３７９７号。出願
日平成１２年１０月３日）の願書に最初に添付した明細書又は図面（以
下，これらを併せて「優先権基礎出願明細書」という。甲１）に記載さ
れた技術的事項の範囲を超えるものであるから，優先権主張の効果（平
成１４年法律第２４号による改正前の特許法４１条２項）は認められず，
特許法２９条の適用については，本件出願の現実の出願日を基準として
判断すべきである。
すなわち，本件出願の願書に添付した明細書（以下，図面を含め
て「本件明細書」という。甲４４）の【００１９】及び【００２５】記
載の実施例は，本件発明１，２，４及び５の「延伸可能でその延伸後に
も弾性的な伸縮性を有する合成樹脂により形成した細いテープ状部材に，
粘着剤を塗着することにより構成した二重瞼形成用テープ」という構成
を備えるものであり，本件発明１，２，４及び５の要旨となる技術的事
項のすべてを満足するものであるから，本件発明１，２，４及び５の実
施例に相当するものである。
他方で，本件明細書の【００１９】及び【００２５】記載の実施例は，
優先権基礎出願明細書に明記されていなかった発明であることに加え，
上記【００２５】記載の実施例は，把持部や離型紙を設けなくてもテー
プ状部材２１の粘着剤が指や他の物品に付着するということがなく，二
重瞼形成用テープ２０を使用するときには該二重瞼形成用テープ２０を
左右両側に引っ張るだけでテープ状部材２１が延びた状態で露出するこ
とにより使いやすくなるという効果を奏するというものであり，優先権
基礎出願明細書の図１記載の実施例に係る二重瞼形成用テープの奏する
効果とは異なる効果を奏するものである。
したがって，本件発明１，２，４及び５の要旨となる技術的事項が，
優先権基礎出願明細書に記載された技術的事項の範囲を超えることにな
ることは明らかであるから，その超えた部分については優先権主張の効
果は認められない。
そして，被告が本件出願前の平成１３年３月に販売を開始した二重瞼
形成用テープ「メザイク」（以下「被告製品」という。）は，本件発明
１，２，４及び５の実施品であり，その構造及び性質が一見して明らか
であるから，本件発明１，２，４及び５は，本件出願前に日本国内にお
いて公然実施をされた発明（特許法２９条１項２号）に該当し，新規性
欠如の無効理由がある。
したがって，本件発明１，２，４及び５に係る本件特許に無効理由が
あることが明らかであるから，本件和解契約２条の不争条項は無効であ
る。
(エ) 以上によれば，仮に本件和解契約２条の不争条項が，原告の本件特
許無効審判の請求を制限するものであるとするならば，①本来無効とな
るべき特許により二重瞼形成用テープに係る市場における公正な競争が
阻害され，②本来特許を受けられない技術が特許として存続し続け，公
益性が失われ，③新規性欠如の本件特許の無効理由の存在が明らかであ
り，本件特許を維持しつつ技術の利用を促進する必要もないから，上記
不争条項は，公序良俗に反し，無効である。
これと異なる本件審決の判断は誤りである。
ウ 小括
以上によれば，本件和解契約２条の不争条項により本件特許無効審判の
請求が制限されることはないから，原告は，本件特許無効審判の請求人適
格を有する。
したがって，これと異なる本件審決の判断は誤りであるから，本件審決
は取り消されるべきである。
(2) 被告の主張
ア 本件和解契約２条の不争条項の効力が及ぶ範囲の判断の誤りの主張に対
し
(ア) 本件和解契約２条の文言によれば，同条ただし書の場合についての
み，例外的に，原告が抗弁として本件特許権の無効を主張することを許
容していることが明らかである。この例外の場面についても，被告が本
件商品とは別の構成の製品について本件特許権を行使することに対抗し
て，原告が特許無効審判を請求する場合には及ばないなどと解し得るよ
うな文言はない。
また，本件和解契約１条では，原告は，何らの限定なく本件特許が有
効に成立していることを認めている上，４条でも，原告は本件特許権の
権利範囲に属する二重瞼形成用テープ又は本件特許権の侵害品の製造等
をしない旨が規定されていることに照らしても，本件和解契約において
は，文言や条項が相互に矛盾するなどの事情も全くない。
そして，本件和解契約においては，いかなる場合に本件特許の無効審
判請求等をすることができるのかは，当事者双方にとって極めて重要な
事項であるからこそ，代理人弁護士同士が，文言について交渉し，修正
した上で，最終的なものとして本件和解契約２条の不争条項の文言で合
意している。
したがって，本件和解契約２条の不争条項の効力が，被告が本件商品
とは別の構成の製品について本件特許権を行使することに対抗して，原
告が特許無効審判を請求する場合には及ばないなどと解釈することはで
きない。
(イ) この点に関し原告は，本件和解契約１条，３条及び４条に関する交
渉経緯に照らすと，本件和解契約２条の不争条項は，原告が本件商品と
は別の構成を有する製品に対して本件特許権を行使する場合に特許無効
審判を請求する場合には効力が及ばない旨主張する。
しかしながら，原告が主張する本件和解契約１条に関する原告の主観
面の事情は本件和解契約の記載内容から合理的に推認できるものではな
い。また，本件和解契約３条及び４条は，２条の不争条項とは，その趣
旨及び目的が異なっており，３条及び４条の対象が本件商品や本件特許
権の侵害品に限られるからといって，２条の不争条項は，被告が本件商
品とは別の構成の製品について本件特許権を行使することに対抗して，
原告が特許無効審判を請求する場合には及ばないなどと解する文言上の
根拠がないのみならず，そのように解する合理性も全くない。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
(ウ) 以上によれば，本件和解契約２条の不争条項の効力は，被告が本件
商品とは別の構成の製品について本件特許権を行使することに対抗して，
原告が特許無効審判を請求する場合にも及ぶというべきであるから，原
告は，「過去製品」のみならず，「過去製品」とは別の製品についても，
特許無効審判等によっては，将来にわたって本件特許権の効力を争う地
位を有しないものと解されるとした本件審決の判断に誤りはない。
イ 本件和解契約２条の不争条項の有効性の判断の誤りの主張に対し
(ア) 本件和解契約において，原告が被告に対して支払うことに合意した
和解金は，原告による本件商品の製造・販売等による本件特許権の侵害
行為に対する損害の填補としての性質のみを有する損害賠償金であって，
原告が上記和解金を支払ったからといって，本件和解契約が実質的に実
施許諾契約になるものといえない。このことは，本件和解契約において
は，将来にわたって被告が原告に対して本件特許権の実施を許諾する旨
の条項も存在していないこと，４条で，将来にわたって，本件特許権の
権利範囲に属する二重瞼形成用テープの製造や譲渡等を禁じていること
からも明らかである。
したがって，本件和解契約は実質的には特許権実施許諾契約（ライセ
ンス契約）であるから，独占禁止法上の指針は本件和解契約にも妥当す
るとの原告の主張は，その前提を欠くものであって，失当である。
(イ) 本件和解契約２条の不争条項によって，原告以外の者の特許無効審
判請求が制限されるわけではなく，原告についても，本件特許権を侵害
しない二重瞼形成用テープの製造や販売等が何らの影響を受けるもので
はないから，二重瞼形成用テープの市場における公正な競争秩序に悪影
響を及ぼすおそれや違法性が著しく大きくなるといった事態はおよそ生
じ得ない。
また，実施許諾契約の不争条項については，実施権者以外に利害関係
を有する者が存在し得ないわけではなく，実施権者等が特許無効審判を
請求することが阻止されても，当該権利が誰からも攻撃を受けなくなる
ことにはならないから，不争条項が直ちに公衆の利益を損なうとはいえ
ないし，不争条項によって，実施契約等の締結が円滑に行われ，権利の
利用が促進されるという効果がもたらされることから，不争条項の有効
性は，一般的に肯定されており，不争条項の存在によって公益性が失わ
れることにはならない。
したがって，本件和解契約２条の不争条項によって，独占禁止法上違
法な状態が発生し，かかる事態は，特許法の制度趣旨から許容されるべ
きではないとの原告の主張は理由がない。
(ウ) 原告は，本件特許無効審判の審判手続において，本件発明１，２，
４及び５に係る本件特許に新規性欠如の無効理由があることを理由に不
争条項が無効である旨の主張をしておらず，本件審決もこの点について
何らの審理及び判断をしていないから，原告が本件訴訟において上記主
張をすることは許されない（最高裁判所昭和４２年（行ツ）２８号同５
１年３月１０日大法廷判決民集３０巻２号７９頁参照）。
また，原告は，関連訴訟において，無効の抗弁として，上記新規性欠
如を無効理由とする無効の抗弁を主張したが，関連訴訟の受訴裁判所は，
関連訴訟の対象製品が本件発明１の技術的範囲に属するとの心証を開示
し，侵害論の審理を終えており，このことは，本件特許に一見して明ら
かな無効理由が存在しないことを示すものである。
さらに，本件発明１，２，４及び５は，優先権基礎出願明細書に記載
された発明であって，優先権主張の効果が及ぶから，本件発明１，２，
４及び５に係る本件特許には上記新規性欠如の無効理由は存在しない。
(エ) 前記(ア)ないし(ウ)によれば，本件和解契約２条の不争条項は公序
良俗に反し，無効であるとの原告の主張は，理由がない。
ウ 小括
以上によれば，原告は，本件和解契約２条の不争条項により，特許無効
審判の請求により本件特許権の効力を争う地位を有しないから，本件特許
無効審判の請求人適格を有しないとした本件審決の判断に誤りはない。
したがって，原告主張の取消事由１は理由がない。
２ 取消事由２（手続違背）
(1) 原告の主張
ア 特許無効審判は，口頭審理によるのが原則であり，合理的な理由がある
場合に限って書面審理によることができるものであり（特許法１４５条１
項），口頭審理から書面審理への職権による移行は，手続保障の観点から，
無制限に認められるものではなく，口頭審理の原則の趣旨を没却するよう
な書面審理への移行は，審決の手続的違法をもたらすというべきである。
そして，前記１(1)のとおり，特許の無効理由の存在が明らかな場合に
は，特許を維持しつつ技術の利用を促進する必要もないため，不争条項は
無効とされ，請求人適格は否定されないから，不争条項の有効性について
争いがある特許無効審判においては，通常どおり口頭審理によって無効理
由を明らかにするのが適当である。
イ 原告は，審判請求書で本件特許の具体的な無効理由を主張し，本件和解
契約２条の不争条項が制限され，又は無効であることを審判事件弁駁書で
主張していたにもかかわらず，審判体は，職権で，本件特許無効審判の審
理を口頭審理から書面審理に変更し，しかも，双方当事者の代理人に対し
て書面審理の通知を行わずに，原告に被告の審判事件答弁書(2)を送付す
るとともに審理を終結し，本件審決をした。
このように本件特許無効審判の審判手続は，原告の反論の機会を奪い，
無効理由の審理を行わなかった点において著しく公正を欠くものであり，
また，不適法として審決をもって特許無効審判請求を却下する場合，被請
求人に答弁書提出の機会を与えているときには，当事者双方及び参加人に
書面審理の通知をしなければならないと定める審判便覧（甲３７）にも違
反するものであるから，審判体に合理的な裁量があることを考慮してもな
お，その裁量を逸脱した手続上の瑕疵がある。
そして，前記１(1)のとおり，本件発明１，２，４及び５は，本件出願
前に日本国内において公然実施をされた発明であり，新規性を欠くことは
明らかであるから，本件特許無効審判の審判手続における手続上の瑕疵は，
本件審決の結論に影響を及ぼす誤りであるといえる。
(2) 被告の主張
ア 本件特許無効審判の審理においては，一度も口頭審理は開かれていない
し，本件特許の無効理由の有無に関する実体審理は行われておらず，書面
審理によって，審判要件である請求人適格の点についての審理のみが実施
されて，特許法１３５条の規定により，本件審判を却下する旨の本件審決
に至ったものであるから，口頭審理から書面審理に変更したことを前提に，
書面審理の通知の有無を問題にする原告の主張は，失当である。
また，原告が本件特許無効審判の請求人適格を欠くとの不備については
補正することができないのであるから，口頭審理を行っても，無用な時間
・手間を要するだけであって，口頭審理を実施しなければならないような
必要性や合理性は一切ない。
したがって，口頭審理をすることなく，書面審理によって，本件特許無
効審判の請求を却下した本件審決をしたことが，審判長の合理的な裁量を
逸脱したものであるといえないことは明らかである。
イ 以上によれば，書面審理によって，本件特許無効審判の請求を却下した
本件審決に結論に影響を及ぼす手続上の瑕疵は存在しないから，原告主張
の取消事由２は理由がない。
第４ 当裁判所の判断
１ 取消事由 1（請求人適格の判断の誤り）について
(1) 認定事実
前記第２の１の前提事実と証拠（甲１３，１７，２９の１ないし１２，３
８，４１）及び弁論の全趣旨を総合すると，以下の事実が認められる。
ア(ア) 原告は，化粧品の企画・販売及び輸出入等を目的とする株式会社で
ある。
(イ) 被告は，化粧品の研究開発，製造，輸出及び販売等を目的とする株
式会社である。Ａは，平成１８年８月当時から平成２８年１１月３０日
までの間，被告の代表取締役の地位にあった者である。
イ(ア) Ａ及び被告の代理人弁護士は，平成２８年１１月２８日付けの内容
証明郵便（甲２９の１）で，原告，センティリオン及び両社の代表取締
役のＢに対し，原告が発売元である「ディファイ№１ウルトラファイバ
ー」シリーズ及び「ＦＤ（マイクロ）ブリッジファイバー」シリーズ，
センティリオンが発売元である「リュクススーパーファイバー」シリー
ズの販売は，Ａの有する本件特許権及び被告の有する本件特許権の専用
実施権の侵害に当たるとして，上記各商品の販売の中止等を求める旨の
通告をした。
その後，被告は，Ａから，本件特許権を譲り受け，平成２９年１月１
１日を受付日とする本件特許権の移転登録を受けた。
(イ) 原告，センティリオン及びＢの代理人弁護士は，平成２９年２月１
０日付けの内容証明郵便（甲２９の２）で，Ａ及び被告の代理人弁護士
に対し，「ディファイ№１ウルトラファイバー」シリーズ，「ＦＤ（マ
イクロ）ブリッジファイバー」シリーズ及び「リュクススーパーファイ
バー」シリーズについて，同年８月末に向けて段階的に販売数量を減ら
し，同月末ころをもって販売を完全に取り止める計画を立てているので，
このような段階的な販売停止，金銭的解決以外の解決方法を検討する余
地があるかどうかの回答を求める旨の連絡をした。
被告の代理人弁護士は，平成２９年２月２３日付けの内容証明郵
便（甲２９の３）で，原告，センティリオン及びＢの代理人弁護士に対
し，同月１０日付け内容証明郵便による段階的な販売停止の提案には承
服できないなどと通告をした。
原告，センティリオン及びＢの代理人弁護士は，同年３月１６日付け
の内容証明郵便（甲２９の４）で，被告の代理人弁護士に対し，上記各
商品の販売開始時期，販売数量，納品価格，製品原価を開示するととも
に，代償金を支払うので，同年８月末ころまで上記各商品の販売の継続
を認めてほしい旨の回答をした。
被告の代理人弁護士は，同年３月２２日付けの内容証明郵便（甲２９
の５）で，原告，センティリオン及びＢの代理人弁護士に対し，上記各
商品の製造販売等の即時停止を求めているので，仮に代償金が支払われ
るとしても同年８月までの販売の継続を容認する考えは全くない旨を述
べるともに，上記各商品が本件特許を侵害することの自認，本件特許を
侵害したことについての謝罪，可及的すみやかに上記各商品の製造販売
を停止する旨の確約，今後，本件特許を侵害する商品を製造販売しない
ことの確約について対応する用意があるかどうかの回答を求める旨の通
告をした。
原告，センティリオン及びＢの代理人弁護士は，同年３月３０日付け
の内容証明郵便（甲２９の６）で，代償金の支払による訴訟外での解決
については，その内容により応じる準備がある旨を回答するとともに，
同年６月末までの販売継続を検討してほしい旨の連絡をした。
被告の代理人弁護士は，同年４月２８日付けの内容証明郵便（甲２９
の７）で，原告，センティリオン及びＢの代理人弁護士に対し，本件特
許の有効性について今後異議を唱えないことの確約，遅くとも同年６月
末までに上記各商品の製造及び販売を中止することの確約，上記各商品
又はこれに類する樹脂を伸ばして使用する瞼用商品を今後一切製造販売
等しないことの確約，和解金として，販売中止までに得られる上記各商
品の販売による利益額相当額の支払を骨子とする和解契約の締結に応じ
る意向があるのであれば，訴訟外で和解する用意はある旨の通告をした。
原告，センティリオン及びＢの代理人弁護士は，同年５月１０日付け
の内容証明郵便（甲２９の８）で，被告の代理人弁護士に対し，上記通
告記載の条件を概ね受け入れて和解契約を締結する意向を有している旨
の連絡をした。
ウ(ア) 被告の代理人弁護士は，平成２９年５月１５日，原告，センティリ
オン及びＢの代理人弁護士に対し，要旨下記の内容の和解契約書案（甲
２９の１０）をファクシミリで送信した。
同和解契約書案中，「甲」は被告，「乙１」は原告，「乙２」はセン
ティリオン，「乙３」はＢ，「乙会社ら」は原告及びセンティリオ
ン，「乙ら」は原告，センティリオン及びＢの略称である。
記
「１ 乙らは，甲に対し，甲の有する特許第３２７７１８０号に係る特
許権（以下「本件特許権」という。）が有効に成立していることを
認める。
２ 乙らは，自ら又は第三者を通じて，無効審判の請求又はその他の方
法により本件特許権の効力を争ってはならない。
３ 乙らは，乙３が代表取締役を務める乙会社らが下記の商品（以
下「本件商品」という。）を別紙（略）のとおり販売したことを認め，
平成２９年●月●日までに本件商品の販売を中止するものとする。
「ディファイ№１ウルトラファイバー」シリーズ
「ＦＤ（マイクロ）ブリッジファイバー」シリーズ
「リュクススーパーファイバー」シリーズ
４ 平成２９年●月●日以降，乙ら又は乙らが支配もしくは役職員を務
める会社（以下「乙関係会社」という。）並びに乙会社ら及び乙関係
会社の役職員（以下，乙関係会社とあわせて「乙関係者」と総称す
る。）は，本件商品又はこれに類する樹脂を伸ばして使用する瞼用商
品の製造，譲渡，輸出，輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出を自ら行
わず，または第三者をしてこれを行わせないものとし，乙らは，乙関
係者がかかる義務を遵守することを保証する。
（略）
６ 乙らは，甲及び乙ら間の本件商品にかかる紛争解決のための和解金
として，甲に対し，連帯して，第３項の乙らによる本件商品の販売に
よる利益額に相当する●円の支払義務を負うことを認め，これを本契
約書締結日から●日以内に別途甲の指定する口座に振り込む方法で甲
に支払う。振込手数料は乙らの負担とする。
（略）
９ 甲及び乙らは，本契約書に定めるほか，本件商品に関し，相互に何
らの債権債務がないことを確認する。
（略）」
(イ) 原告，センティリオン及びＢの代理人弁護士は，平成２９年５月３
１日，被告の代理人弁護士に対し，次の内容の修正を含む和解契約書案
の修正案（甲２９の１１）を送付した。
ａ ２条の「無効審判の請求又はその他の方法により」を「無効審判の
請求又は訴訟提起により」と修正
「（コメント）今後，当方より積極的に本件特許権の有効性を争うつ
もりはありませんが，原案どおりですと，応訴する場合も排除されて
しまうため，変更しました。」
ｂ ３条の本件商品をＪＡＮコードで特定し，販売中止時期を平成２９
年６月３０日とする修正
ｃ ４条の「本件商品又はこれに類する樹脂を伸ばして使用する瞼用商
品」を「本件商品又は特許第３２７７１８０号の権利範囲に属する二
重瞼形成用テープ」と修正
「（コメント）原案ですと，本来特許権の効力の及ばない範囲の製品
についても製造等が禁止されることになりますので，表現を変更する
ことを希望します。」
ｄ ６条の「和解金」を「３０００万円」とし，毎月１００万円ずつ３
０回の分割払とする修正
(ウ) 被告の代理人弁護士は，平成２９年６月１３日，原告，センティリ
オン及びＢの代理人弁護士に対し，次の内容の修正を含む和解契約書案
の再修正案（甲２９の１２）を提案した。
ａ ２条の原告案の「訴訟提起により」を削除し，新たにただし書を加
え，「２ 乙らは，自ら又は第三者を通じて，無効審判の請求又はそ
の他の方法により本件特許権の効力を争ってはならない。ただし，乙
らが一切本契約書に違反していないにもかかわらず，甲が特許侵害を
理由として乙らに対し訴訟提起した場合は，当該訴訟における抗弁と
して本件特許権の無効を主張することはこの限りではない。【貴社ら
のご趣旨は理解致しましたので，修正致しました。】」と修正
ｂ ３条の「本件商品」をより特定する趣旨で「３ 乙らは，乙３が
代表取締役を務める乙会社らが下記の商品（以下「本件商品」とい
う。）を別紙（略）のとおり販売したことを認め，平成２９年６月
３０日までに本件商品の販売を中止するものとする。なお，括弧内
末尾の１３桁の数字は，本契約書締結日時点のＪＡＮコードを参考
までに付したものである。【貴社ら案によれば，本件商品について，
ＪＡＮコードだけを変えることで「本件商品」ではないことになっ
てしまい，当方としては受け容れることができませんので，修正致
しました。】」と修正
ｃ ４条を「４ 平成２９年７月１日以降，乙ら又は乙らが支配もしく
は役職員を務める会社（以下「乙関係会社」という。）並びに乙会社
ら及び乙関係会社の役職員（以下，乙関係会社とあわせて「乙関係
者」と総称する。）は，本件商品若しくはこれに類する樹脂を伸ばし
て使用する瞼用商品（製品の説明書に記載された用途や使用方法に関
わらず，樹脂テープを延伸させて使用する瞼用製品であって，その樹
脂テープが，上瞼に適用可能な長さまで延伸させたときに一定の弾性
的収縮性を有しており，その結果，本件特許発明と同様の作用機序に
より二重瞼を形成することができるものも含む。）又は本件特許権の
侵害品【当方としては，本和解契約の締結により，同種の紛争が蒸し
返されることを未然に防止したいと考えており，本件特許を侵害して
いる可能性が少しでも疑われる商品のお取り扱いは今後お控えいただ
きたいと思っております。ご検討をお願いします。】の製造，譲渡，
輸出，輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出を自ら行わず，または第三
者をしてこれを行わせないものとし，乙らは，乙関係者がかかる義務
を遵守することを保証する。」と修正
(エ) その後，原告，センティリオン及びＢの代理人弁護士と被告の代理
人弁護士との間で，以下の要旨の修正協議（甲３８）をした。
ａ ２条について
原告らは，２条ただし書に関し，「乙らが一切本契約書に違反して
いないにもかかわらず，」の削除を希望し，「なお，乙らが訴訟当事
者でない訴訟において，本件特許権に関する情報を求められたときに，
乙らがこれに対応することは，本件特許権の効力を争うことにはあた
らないものとする」との文言の追加を求めた。
これに対し，被告は，禁止される行為と禁止されない行為は，「乙
らは，自ら又は第三者を通じて，無効審判の請求又はその他の方法に
より本件特許権の効力を争ってはならない」に該当するかどうかによ
り判断されるべきであるとして，上記なお書の追加を拒否した。
ｂ ３条について
原告らは，８月３１日までの販売分についてはＪＡＮコードで特定
されるもの，９月１日以降の将来分については４条で禁止されるもの，
というように時点で分けられると考えるので，ＪＡＮコードだけを変
えることで本件商品ではないことになるとの被告の懸念は，４条で捕
捉可能と考えられる，被告提案による「…シリーズ」で禁止の範囲が
及ぶことになると，商品名を使用すること自体に禁止効が及ぶことに
なり，応諾しかねるとして，「乙らは，乙３が代表取締役を務める乙
会社らが下記のＪＡＮコードで特定される商品（以下「本件商品」と
いう。）について，別紙（略）のとおり販売したことを認め，平成２
９年８月３１日までに販売を中止するものとする。（略）」との対案
を提案し，被告は，この対案を了承した。
ｃ ４条について
原告らは，被告案によると，本件特許権の効力の及ばない範囲の製
品についても製造等が禁止されることになるので，表現を変更するこ
とを希望し，被告は，２条のなお書きの削除及び当方作成の文案につ
いて了承いただけるのであれば，原告らの提案を了承する旨回答した。
これを受けて原告らは，「前回のコメントと同様で，本来の特許権
の効力を超えて禁止することになり応じられません。紛争の蒸し返
し（なお，当方としては１条に記載しているとおり，和解が成立する
ことを条件に特許第３２７７１８０号の効力を認めますので，当方か
ら効力を争って蒸し返す状況は生じません。）や，貴社に生じうる類
似製品に対する特許権侵害の調査の労については，特許権者が自らの
権利を確保するための行為であり，権利の性質上甘受しなければなら
ないものと考えます（…）」と回答した。
ｄ ６条について
原告らは，本件商品の終売時期を８月末と延期することや担保提供
が行えない代償として，支払総額を４５００万円に増額することを提
案した。
(オ) 被告と原告，センティリオン及びＢは，平成２９年８月２１日，
本件契約書（甲１７）をもって，次のとおりの本件和解契約を締結し
た。
「１ 乙らは，甲に対し，甲の有する特許第３２７７１８０号に係る
特許権（以下「本件特許権」という。）が有効に成立しているこ
とを認める。
２ 乙らは，自ら又は第三者を通じて，無効審判の請求又はその他の
方法により本件特許権の効力を争ってはならない。ただし，甲が特
許侵害を理由として乙らに対し訴訟提起した場合に，当該訴訟にお
ける抗弁として本件特許権の無効を主張することはこの限りではな
い。
３ 乙らは，乙３が代表取締役を務める乙会社らが下記のＪＡＮコー
ドで特定される商品（以下「本件商品」という。）について，別
紙（略）の通り販売したことを認め，平成２９年８月３１日までに
販売を中止するものとする。
記
「ディファイ№１ウルトラファイバー」シリーズ
（クリア６０本入り ４５７３１２５４８０１０２）
（ヌーディ６０本入り ４５７３１２５４８０１１９）
「ＦＤ（マイクロ）ブリッジファイバー」シリーズ
（クリア１．４ｍｍ １００本入り ４５７３１２５４８００１０）
（クリア１．６ｍｍ １００本入り ４５７３１２５４８００２７）
（クリア１．８ｍｍ １００本入り ４５７３１２５４８００３４）
（ヌーディ１，４ｍｍ １００本入り ４５７３１２５４８００５
８）
「リュクススーパーファイバー」シリーズ
（クリア１．４ｍｍ １００本入り ４５８９５８５５８００１６）
（クリア１．６ｍｍ １００本入り ４５８９５８５５８００２３）
（クリア１．８ｍｍ １００本入り ４５８９５８５５８００３０）
４ 平成２９年９月１日以降，乙ら又は乙らが支配もしくは役職員を務
める会社（以下「乙関係会社」という。）並びに乙会社ら及び乙関係
会社の役職員（以下，乙関係会社とあわせて「乙関係者」と総称す
る。）は，本件商品若しくは特許第３２７７１８０号の権利範囲に属
する二重瞼形成用テープ又は本件特許権の侵害品の製造，譲渡，輸出，
輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出を自ら行わず，または第三者をし
てこれを行わせないものとし，乙らは，乙関係者がかかる義務を遵守
することを保証する。
５ 平成２９年９月１日の時点で，乙らが出荷前の本件商品の在庫品及
び仕掛品を保有していた場合，同日より１４日以内に，乙らは，乙ら
の費用負担でこれらを廃棄するとともに産業廃棄物処理業者による廃
棄証明書を甲に提出するものとする。
６ 乙らは，甲及び乙ら間の本件商品にかかる紛争解決のための和解金
として，甲に対し，連帯して，第３項の乙らによる本件商品の販売に
よる利益額に相当する４５００万円の支払義務を負うことを認め，平
成２９年９月５日を第１回支払日とし，平成３３年５月５日を第４５
回（最終）支払日として，翌月以降毎月５日限り，１００万円を，別
途甲の指定する口座に振り込む方法で甲に支払う。（以下略）
（「７」は略）
８ 甲及び乙らは本契約の内容及び本契約締結に至る経緯について，甲
が公表する予定の下記の事実を除き，相互に守秘義務を負い，第三者
への開示には事前の相手方の書面による同意（ただし甲による開示の
場合には乙３の同意のみで足り，また，乙らが本契約に違反した場合，
甲の本条に基づく義務は自動的に解除される）を必要とするものとす
る。
記
和解についてのお知らせ
当社（株式会社アーツブレインズ）は，「ディファイ№１ウルトラ
ファイバー」シリーズ（発売元 株式会社フィートジャパン（住所省
略）），「ＦＤ（マイクロ）ブリッジファイバー」シリーズ（発売元
株式会社フィートジャパン（同前））及び「リュクススーパーファイ
バー」シリーズ（発売元 株式会社センティリオン（住所省略））が
当社の有する特許第３２７７１８０号を侵害していることを疑い，同
社ら及び両社代表取締役のＢ氏に対し，特許侵害行為の中止等を求め
て通告したところ，当事者間の協議の結果，平成２９年９月１日付で
株式会社フィートジャパン及び株式会社センティリオンが上記製品の
販売を中止する形で和解が成立しましたのでお知らせいたします。
今後も当社といたしましては，当社の知的財産権その他の権利を侵
害する行為については厳正な措置を講ずる所存です。
株式会社アーツブレインズ
９ 甲及び乙らは，本契約書に定めるほか，本件商品に関し，相互に何
らの債権債務がないことを確認する。
10 本契約書に定めのない事項及び本契約書の解釈について，将来にお
いて疑義が生じた場合には，甲及び乙らは，互いに誠意をもって協議
し，解決を図るものとする。」
エ(ア) 被告は，平成３０年２月１３日，原告が遅くとも平成２８年６月
２８日から製造販売する商品名「ストロングファイバー シングルワ
イドⅡ」及び「ストロングファイバー ダブルツイストⅡ」の二重瞼
形成用テープが本件発明１の技術的範囲に属する旨主張して，原告に
対し，上記製品の製造，譲渡等の差止等及び損害賠償を求める関連訴
訟を提起した。
その後，被告は，同年６月８日，関連訴訟において，原告が製造販
売する商品名「ディファイウルトラファイバーⅡ」及び「ＦＤブリッ
ジファイバーⅡ」の二重瞼形成用テープが本件発明１の技術的範囲に
属する旨主張して，上記製品の生産，譲渡等の差止請求及び損害賠償
請求を追加する旨の訴えの追加的変更の申立て（甲１３）をした。
他方，原告は，関連訴訟において，本件発明１に係る本件特許が新
規性欠如により無効である旨の無効の抗弁を提出した（甲３０の１，
２）。
(イ) 原告は，平成３０年４月１８日，本件発明１，２，４及び５に係
る本件特許を無効とすることを求める本件特許無効審判を請求した。
特許庁は，上記請求について，平成３１年３月１２日，本件特許無効
審判請求を却下する旨の本件審決をした。
原告は，同年４月１５日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起
した。
(2) 本件和解契約２条の不争条項の効力が及ぶ範囲の判断の誤りについて
ア 本件和解契約２条は，「乙らは，自ら又は第三者を通じて，無効審判の
請求又はその他の方法により本件特許権の効力を争ってはならない。ただ
し，甲が特許侵害を理由として乙らに対し訴訟提起した場合に，当該訴訟
における抗弁として本件特許権の無効を主張することはこの限りではな
い。」と規定する。
しかるところ，２条の上記文言によれば，同条は，「乙ら」（原告，セ
ンティリオン及びＢ）は，「甲」（被告）に対し，被告が原告らに対し提
起した本件特許権侵害を理由とする訴訟において本件特許の無効の抗弁を
主張する場合（同条ただし書の場合）を除き，特許無効審判請求により本
件特許権の効力（有効性）を争ってはならない旨の不争義務を負うことを
定めた条項であって，原告が本件特許に対し特許無効審判を請求すること
は，およそ許されないことを定めた趣旨の条項であることを自然に理解で
きる。
そして，前記(1)認定の本件和解契約の交渉経緯によれば，本件和解契
約２条の文案については，被告の代理人弁護士と原告，センティリオン及
びＢの代理人弁護士が，それぞれが修正案を提案するなどして十分な協議
を重ね，最終的な合意に至ったものであり，このような交渉経緯に照らし
ても，同条は，その文言どおり，原告が本件特許に対し特許無効審判を請
求することは，およそ許されないことを定めた趣旨の条項と解するのが妥
当である。
そうすると，原告による本件特許無効審判の請求は，本件和解契約２条
の不争条項に反するというべきである。
したがって，これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
イ これに対し原告は，①本件和解契約１条，３条及び４条に関する交渉経
緯等の本件和解契約の締結経緯及び各条項に照らすと，本件和解契約２条
は，本件和解契約締結後の「将来の紛争」に備えて，本件特許権の効力を
特許無効審判等によっては争わないことを定めた不争条項であるが，ここ
で想定されている「将来の紛争」とは，３条記載のＪＡＮコードで特定さ
れる「本件商品」（過去製品）及び過去製品と同一の構成の製品に係る紛
争に限られているというべきであるから，被告が過去製品とは別の構成を
有する製品に対して本件特許権を行使する場合には，２条により，原告が
特許無効審判等によって本件特許権の効力を争うことが禁止されるもので
はない，②原告は，被告が過去製品と同一の構成ではない，本件特許の権
利範囲に属しない類似製品に対して本件特許権を行使する関連訴訟を提起
したため，これに対抗して本件特許無効審判を請求するものであるから，
本件特許無効審判の請求については本件和解契約２条の効力は及ばない旨
主張する。
しかしながら，本件和解契約２条には，被告が３条に規定する「本件商
品」（原告主張の「過去製品」）とは別の構成を有する製品に対して本件
特許権を行使する場合には，原告が特許無効審判請求によって本件特許権
の効力を争うことが許される旨を定めた文言は存在せず，１条，３条及び
４条のいずれにおいても，原告の主張に沿う文言は存在しない。
また，前記(1)認定の本件和解契約の交渉経緯に照らしても，被告と原
告，センティリオン及びＢとの間において原告の主張する上記場合には２
条の効力が及ばないことを確認したり，合意したことをうかがわせる事実
は認められない。
かえって，前記アで説示したように，本件和解契約２条の文言及び本件
和解契約の交渉経緯によれば，２条は，被告が原告らに対し提起した本件
特許権侵害を理由とする訴訟において本件特許の無効の抗弁を主張するこ
と（同条ただし書の場合）は許されるが，原告が本件特許に対し特許無効
審判を請求することは，およそ許されないことを定めた趣旨の条項である
と解するのが自然な解釈である。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(3) 本件和解契約２条の不争条項の有効性の判断の誤りについて
原告は，①本件和解契約６条の和解金は，特許法１０２条２項の損害額に
相当するものであって，被告が原告に対して原告の過去の販売行為について
本件特許権を行使しないことの対価として支払われるものであるから，本件
和解契約は，実質的には，原告の過去の販売行為に関する特許権実施許諾契
約（ライセンス契約）であることを前提とした上で，独占禁止法上の指
針（第４の４の「(7) 不争義務」）は本件和解契約にも妥当するものであ
り，本件和解契約２条の不争条項の存在により，原告が特許無効審判等を請
求することができないとした場合，原告は，同条ただし書により特許侵害訴
訟における抗弁として本件特許の無効を主張することができるとしても，被
告が原告に対して特許侵害訴訟を提起するまでは本件特許の有効性を争うこ
とができないため，本件特許に無効理由があるにもかかわらず，一度コスト
をかけて製品を販売した後，被告の訴訟提起という原告にとって如何ともし
難い被告の行為を待つことになり，かかる事実状態は，原告の経済活動を不
当に制限するものであり，その結果，本来無効となるべき本件特許により二
重瞼形成用テープに係る市場における公正な競争が阻害され，まさに独占禁
止法上違法な状態が発生することとなるから，かかる事態は，特許法の制度
趣旨からしても許容されるべきものではない，②また，原告以外の利害関係
人が本件特許について特許無効審判を請求することができるとしても，その
ような利害関係人が常に特許無効審判を請求するとは限らないし，原告と同
じ無効理由を主張するとも限らないから，本来特許を受けられない技術が特
許として存続し続けるおそれがあることに変わりなく，公益性が失われる，
③さらに，実施許諾契約に不争条項が存在する場合であっても，特許の無効
理由の存在が明らかな場合には，当該特許を維持しつつ技術の利用を促進す
る必要もないため，不争条項は無効と解すべきであるが，本件発明１，２，
４及び５は，本件出願前に日本国内において公然実施をされた発明（特許法
２９条１項２号）に該当し，新規性欠如の無効理由があることは明らかであ
り，本件特許を維持しつつ技術の利用を促進する必要もないなどとして，仮
に本件和解契約２条の不争条項が，原告の本件特許件無効審判の請求を制限
するものであるとするならば，本件和解契約２条の不争条項は，公序良俗に
反し，無効である旨主張する。
しかしながら，上記①の点については，本件和解契約３条は，原告，セン
ティリオン及びＢが本件商品の販売を平成２９年８月３１日限りで中止する
旨を，４条は，同年９月１日以降，原告，センティリオン及びＢが「本件商
品若しくは特許第３２７７１８０号の権利範囲に属する二重瞼形成用テープ
又は本件特許権の侵害品」の製造，譲渡等をしない旨を，６条は，原告，セ
ンティリオン及びＢが，被告に対し，連帯して本件商品の販売による利益額
に相当する４５００万円の和解金を支払う旨を，８条は，「和解についての
お知らせ」として，被告が本件特許を侵害していることを疑い，特許侵害行
為の中止等を求めて通告し，当事者間の協議の結果，原告及びセンティリオ
ンが上記製品の販売を中止する形で和解が成立したこと，被告の知的財産権
その他の権利を侵害する行為については厳正な措置を講ずる所存であること
を公表することを除き，本件和解契約の内容及び本件和解契約締結に至る経
緯について相互に守秘義務を負う旨を定めたものであることに鑑みると，６
条の和解金は，原告らによる本件特許権の過去の侵害行為に対する被告の損
害を填補する損害賠償金であって，被告が原告に対し本件特許権の実施を許
諾することの対価としての性質を有するものでないことは明らかであるから，
本件和解契約が実質的に原告の過去の販売行為に関する特許権実施許諾契
約（ライセンス契約）の性質を有するものと認めることはできない。
そうすると，本件和解契約２条の不争条項により，二重瞼形成用テープに
係る市場における公正な競争が阻害され，独占禁止法上違法な状態が発生す
る旨の上記①の点は，その前提を欠くものである。
次に，上記②の点については，本件和解契約２条の不争条項によって原告
以外の者が本件特許について特許無効審判の請求をすることが制限されるわ
けではなく，また，私権である特許権について当事者間で不争義務を負う旨
の合意をすることによって直ちに公益性が失われるということはできない。
さらに，上記③の点については，上記のとおり，本件和解契約が実質的に
原告の過去の販売行為に関する特許権実施許諾契約（ライセンス契約）の性
質を有するものと認めることはできないから，その前提を欠くものであり，
また，本件和解契約２条ただし書は，被告が原告に対し本件特許権侵害を理
由とする特許権侵害訴訟を提起した場合には，原告が無効の抗弁を主張して
本件特許の有効性を争うことが許容されていること（現に関連訴訟において
原告は無効の抗弁を主張して争っている。）に照らすと，同条の不争条項に
よって，原告が本件特許無効審判の請求を制限されることが不当であるとは
いえない。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
(4) 小括
以上によれば，原告が本件特許無効を請求することは，原告と被告間の本
件和解契約２条の不争条項により許されないから，原告は，本件特許の特許
無効審判を請求することができる「利害関係人」（特許法１２３条２項）に
当たるものと認めることはできない。
したがって，原告の本件特許無効審判の請求は，不適法であって，補正を
することができないものと認められるから，同法１３５条により，却下され
るべきものである。
これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
２ 取消事由２（手続違背）について
(1) 原告は，本件特許無効審判の審判請求書で本件特許の具体的な無効理由
を主張し，本件和解契約２条の不争条項が制限され，又は無効であることを
審判事件弁駁書で主張していたにもかかわらず，審判体は，職権で，本件特
許無効審判の審理を口頭審理から書面審理に変更し，しかも，双方当事者の
代理人に対して書面審理の通知を行わずに，原告に被告の審判事件答弁書
(2)を送付するとともに審理を終結し，本件審決をしたものであり，本件特
許無効審判の審判手続は，原告の反論の機会を奪い，無効理由の審理を行わ
なかった点において著しく公正を欠くものであり，また，不適法として審決
をもって審判請求を却下する場合，被請求人に答弁書提出の機会を与えてい
るときには，当事者双方及び参加人に書面審理の通知をしなければならない
と定める審判便覧（甲３７）にも違反するものであるから，口頭審理の原
則（特許法１４５条１項）の趣旨を没却するような書面審理への移行に当た
るものであり，審判体に合理的な裁量があることを考慮してもなお，その裁
量を逸脱した手続上の瑕疵があること，本件発明１，２，４及び５は，本件
出願前に日本国内において公然実施をされた発明であり，新規性を欠くこと
は明らかであり，本件和解契約２条の不争条項は無効にされるべきことから
すると，本件特許無効審判の審判手続における手続上の瑕疵は，本件審決の
結論に影響を及ぼす誤りである旨主張するので，以下において判断する。
ア 前記１(3)で説示したとおり，本件和解契約は，本件和解契約が実質的
に原告の過去の販売行為に関する特許権実施許諾契約（ライセンス契約）
の性質を有するものといえないから，本件発明１，２，４及び５の無効理
由の有無の判断をしなければ，本件和解契約２条の不争条項の有効性を決
することができない旨の原告の主張は，その前提を欠くものである。
イ(ア) 前記１(1)の認定事実と証拠（甲１ないし８，３１ないし３６）に
よれば，本件審決に至る審理経過として，以下の事実が認められる。
ａ 原告は，平成３０年４月１８日，本件発明１，２，４及び５に係る
本件特許を無効とすることを求める本件特許無効審判を請求した。
本件特許無効審判に係る同日付け審判請求書（甲３１）には，本件
発明１，２，４及び５の無効理由として，①被告製品に係る公然実施
発明に基づく新規性の欠如（特許法２９条１項２号，１２３条１項２
号），②登録実用新案第３０５０３９２号公報（甲５），実願平５－
１２２２８号（実開平６－６１２２５号）のＣＤ－ＲＯＭ（甲
６），「カワイイ！ １１月号」（第５巻第１３号通巻６１号，株式
会社主婦の友社，平成１２年１０月２日，１２６頁）（甲７）又は米
国特許第３６４５８３５号明細書（甲８）を主引用例とする進歩性欠
如（同法２９条２項，１２３条１項２号）の記載がある。
ｂ 被告は，原告と被告との間では，原告が本件特許権が有効に成立し
ていることを認めていることを前提として，原告が「自ら又は第三者
を通じて，無効審判の請求又はその他の方法により本件特許権の効力
を争ってはならない」ことなどを内容とする本件和解契約が成立して
いるから，原告は，本件特許無効審判の請求につき利害関係を有さず，
請求人適格を欠くから，本件特許無効審判の請求は却下されるべきで
ある旨を記載した平成３０年７月１２日付け審判事件答弁書（甲３
２）を提出した。
これに対して原告は，本件和解契約の対象製品とは別の製品につい
て，原告と被告間で関連訴訟が係属しており，本件和解契約の不争条
項の効力は，被告が関連訴訟に対して本件特許無効審判を請求する場
合には及ばない，本件和解契約の不争条項が，本件特許無効審判を制
限するものであるとすれば，独占禁止法や特許法に鑑み，公序良俗に
反し，無効であるから，原告は，本件和解契約の不争条項によって，
本件特許無効審判は制限されず，請求人適格を有する旨を記載した同
年８月２２日付け審判事件弁駁書（甲３３）を提出した。一方，原告
は，審判事件弁駁書において，本件特許の無効原因が明らかな場合は，
本件和解契約の不争条項は無効である旨の主張はしなかった。
その後，被告は，審判事件弁駁書に対する反論を記載した平成３０
年１０月１９日付け審判事件答弁書（２）（甲３４）を提出した。
ｃ 特許庁（審判体）は，平成３１年２月２２日，原告に対し，審判事
件答弁書（２）副本を送付するとともに，審理終結通知（甲３６）を
した後，平成３１年３月１２日，原告は，本件和解契約２条の不争条
項により特許法１２３条２項所定の「利害関係人」であるとはいえな
いから，本件特許無効審判の請求は，同項の規定に違反する不適法な
ものであって，その補正ができないものであるとして（同法１３５
条），本件特許無効審判の請求を却下する旨の本件審決をした。
(イ) 特許法１４５条１項は，「特許無効審判及び延長登録無効審判は，
口頭審理による。ただし，審判長は，当事者若しくは参加人の申立てに
より又は職権で，書面審理によるものとすることができる。」と規定す
る。
同項は書面審理によるものとすることができる場合の要件を特に定め
ていないことに照らすと，書面審理によるか否かは，審判長の合理的な
裁量に委ねられていると解するのが相当である。
しかるところ，前記(ア)の認定事実によれば，本件特許無効審判の審
判手続においては，口頭審理が開かれることなく，書面審理により，本
件審決がされたものであるが，審判体は，被告が審判事件答弁書におい
て本件和解契約の不争条項を根拠に原告が本件特許無効審判の請求につ
き利害関係を有さず，請求人適格を欠くため，本件特許無効審判の請求
は却下されるべきである旨を主張したのに対し，原告が審判事件弁駁書
において本件和解契約の不争条項の効力の及ぶ範囲及びその有効性につ
いて反論し，請求人適格を有する旨を主張したことを踏まえて，審理を
終結し，本件審決をしたことが認められるから，口頭審理を経ることな
く，書面審理によって本件審決をしたことが，原告の反論の機会を奪い，
著しく公正を欠くものということはできない。
したがって，審判体が，口頭審理を経ることなく，書面審理によって
本件審決をしたことは，審判長の合理的な裁量を逸脱したものと認める
ことはできない。
次に，本件特許無効審判の審判手続においては，審判体から，当事者
に対する書面審理の通知が行われていないところ，特許庁審判部作成の
審判便覧の３２章１節の「無効審判事件における書面審理通知」（甲３
７）には，特許法１３５条により不適法として審決をもって審判請求を
却下する場合には，「被請求人に答弁書提出の機会を与えているときに
は ， 当 事 者双 方 及 び参 加 人 に 書面 審 理 の通 知 を し なけ れ ば ならな
い。」（４．(2)）と定められていることに照らすと，審判体が書面審
理の通知をしなかったことは，上記審判便覧の定めに合致しない取扱い
であるものと認められる。もっとも，書面審理の通知は法令上の根拠に
基づくものではなく，上記審判便覧の定めに反したからといって直ちに
違法であるとまで認めることはできないし，また，実質的にみても，本
件においては，原告の反論の機会を奪う事態に至ったという事情も認め
られない。
(2) 以上によれば，本件特許無効審判の審判手続における手続上の瑕疵によ
り，本件審決には，審決の結論に影響を及ぼす誤りがあるとの原告の主張は
理由がない。
したがって，原告主張の取消事由２は理由がない。
３ 結論
以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，本件審決にこれ
を取り消すべき違法は認められない。
したがって，原告の請求は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官 大 鷹 一 郎
裁判官 古 河 謙 一
裁判官 岡 山 忠 広