令和4(ネ)10020特許権侵害差止請求控訴事件

令和４年７月１４日判決言渡

令和４年（ネ）第１００２０号 特許権侵害差止請求控訴事件（原審・東京地方裁

判所令和２年（ワ）第１９９２９号）

口頭弁論終結日 令和４年５月１７日

判 決

控 訴 人 ワーナー－ランバート カン

パニー リミテッド ライア

ビリティー カンパニー

同訴訟代理人弁護士 飯 村 敏 明

同 磯 田 直 也

同 永 島 太 郎

同 森 下 梓

同訴訟代理人弁理士 泉 谷 玲 子

同補佐人弁理士 小 野 新 次 郎

被 控 訴 人 東 和 薬 品 株 式 会 社

同訴訟代理人弁護士 吉 澤 敬 夫

同 川 田 篤

同訴訟代理人弁理士 紺 野 昭 男

同 井 波 実

主 文

１ 本件控訴を棄却する。

２ 控訴費用は控訴人の負担とする。

３ この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定め

る。

事 実 及 び 理 由

5 第１ 控訴の趣旨１ 原判決を取り消す。２ 被控訴人は、原判決別紙物件目録記載の医薬品を製造し、販売し、販売の申出をしてはならない。３ 被控訴人は、原判決別紙物件目録記載の医薬品を廃棄せよ。

第２ 事案の概要等

１ 事案の概要

⑴ 本件は、発明の名称を「イソブチルＧＡＢＡまたはその誘導体を含有する鎮痛剤」とする発明に係る特許権（特許第３６９３２５８号。請求項の数４。）を有する控訴人が、被控訴人において原判決別紙物件目録記載の医薬品の製造、販売及び販売の申出をすることが上記特許権の侵害に当たると主張して、被控訴人に対し、特許法１００条１項及び２項に基づき、同医薬品の販売等の差止め及び廃棄を求める事案である。

⑵ 原審は、訂正前の請求項１及び２に係る各発明に係る特許については、サポート要件違反を理由に特許無効審判により無効にされるべきものであると認められるところ、訂正の再抗弁は認められないとして、また、被控訴人が製造等している上記医薬品は、訂正後の請求項３及び４に係る各発明の技術的範囲に属しないとして、控訴人の請求をいずれも棄却した。これを不服として、控訴人は、本件控訴を提起した。２ 前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、以下のとおり原判決を補正し、後記３のとおり当審における補充主張を付加するほかは、原判決「事実及び理由」の第２の２ないし４（原判決２頁１４行目ないし４０頁１行目、原判決別紙「構造式」（原判決８３頁）及び同「痛み等の用語についての当事者の主張」（原判決８４頁ないし８６頁））に記載のとおりであるから、これを引用する。

5 ⑴ 原判決３頁６行目の「平成８年７月２４日」の後に「（以下「本件優先日」という。 」を加える。）

⑵ 原判決３頁１４行目の 「本件訂正」「 という。 。 の後に次のとおり加える。）」「本件訂正において、控訴人は、請求項１を引用する請求項２ないし４につき、訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することを求めた。」

⑶ 原判決３頁１５行目の「７月１４日付けで、」の後に次のとおり加える。「請求項２に係る訂正を認めず、また、請求項２と共に一群の請求項を構成する請求項１に係る訂正も一体的に認めないとした上で、」

⑷ 原判決３頁１７行目の「同審決のうち、」ないし１９行目の「確定した。」を、次のとおり改める。「同審決のうち請求項３及び４に係る部分は確定した。控訴人は、令和２年１１月１９日、同審決の請求項１及び２に係る部分の取消しを求める審決取消訴訟（知財高裁令和２年（行ケ）第１０１３５号）を提起した。同訴訟について、知的財産高等裁判所は、令和４年３月７日、控訴人の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。その後、控訴人が同判決に対する上告及び上告受理申立てをしたことから、同判決は確定していない。」

⑸ 原判決３頁２５行目の「弁論の全趣旨」の後に「、当裁判所に顕著な事実」を加える。

⑹ 原判決３頁２６行目の「次のとおりである」の後に「（以下、請求項記載の式Ⅰの化合物を「本件化合物」という。 」を加える。）

⑺ 原判決７頁６行目の「神経障害性疼痛」を「「神経障害性疼痛」に改める。

⑻ 原判決７頁１２行目冒頭ないし２０行目末尾を削除する。

⑼ 原判決３４頁８行目の「経障害性疼痛」を「神経障害性疼痛」に改める。３ 当審における補充主張

⑴ 技術常識について（各争点共通）

5 〔控訴人の主張〕ア 痛みの分類等について(ｱ) 甲７９ないし甲８４、甲８８、甲９０、甲９１及び乙４の各文献には、炎症性疼痛や術後疼痛が侵害受容性疼痛に該当するとは記載されていない上、原因にかかわらず、痛覚過敏や接触異痛の機序が共通することを一切否定していない。それどころか、これらの文献は、ホルマリン試験、カラゲニン試験及び術後疼痛試験において本件化合物が効果を有することが確かめられた神経細胞の感作による痛覚過敏や接触異痛の痛みが、侵害受容性疼痛ではなく神経障害性疼痛や線維筋痛症に共通する痛みであることを裏付けるものといえる。(ｲ) 上記(ｱ)で挙げた各文献の記載からは、本件優先日当時、一部の神経障害性疼痛については、侵害受容性疼痛において有効とされていたモルヒネ等の麻薬性鎮痛剤では効果が不十分であるという技術常識が存在したことが認定されるにすぎず、侵害受容性疼痛、神経障害性疼痛及び心因性疼痛の治療方法がそれぞれ異なるとの技術常識を認定することはできない。イ 痛覚過敏や接触異痛は全て神経細胞の感作によって生じること(ｱ) 原審において主張したとおり、炎症や組織損傷であっても、神経損傷であっても、原因にかかわらず、神経細胞の感作によって痛覚過敏又は接触異痛が生じることは、本件優先日当時における技術常識であった。(ｲ) 甲１６２及び甲１６６の各文献に線維筋痛症の痛覚過敏や接触異痛は中枢性感作によるものである旨が記載されていること、甲２６及び甲１６３の各文献に中枢性感作を抑制するケタミンが線維筋痛症患者に効果を有する旨が記載されていることからすれば、線維筋痛症の痛みが中枢性感作によるものであることは技術常識であった。(ｳ) 炎症や組織損傷後の痛覚過敏の機序については、甲４９及び甲１４６

5 の各文献に記載されているとおり、ホルマリン試験やカラゲニン試験による研究により、ＮＭＤＡレセプター介在性の中枢性感作であることが技術常識であった。また、甲１４６の文献に記載されているとおり、神経損傷の場合についても、組織損傷と同様に、ＮＭＤＡレセプター介在性の中枢性感作によって痛覚過敏を生じることが知られていた。さらに、線維筋痛症の痛覚過敏は、上記(ｲ)のとおり、中枢性感作によるものであることが技術常識であったところ、その機序についても、甲２６及び甲１６３の各文献に記載されているとおり、ＮＭＤＡレセプター介在性の機序であると理解されていた。このように、神経細胞の感作がＮＭＤＡレセプター介在性の機序であることは、本件優先日当時、確立した技術常識であった。(ｴ) 甲１２９及び乙４の各文献の記載によれば、神経障害性疼痛において、神経の損傷により炎症を生じて神経細胞の感作を生じる機序は、炎症性疼痛の機序と同一であり、要するに、神経の損傷や病変によって炎症を生じ、炎症が神経細胞の感作を引き起こして痛覚過敏や接触異痛を生じるものである。(ｵ) 甲１２８の文献は、ヒトの腰痛において、組織及び神経の両方で炎症を生じ、これによって中枢性感作を生じることを述べている。また、甲１３０の文献は、神経の炎症による神経障害性疼痛である反射交感神経ジストロフィーの痛みが、組織損傷や炎症による痛み、更にはホルマリン試験の後期相と同じ機序であることを述べている。(ｶ) 以上によれば、ホルマリン試験及びベネットモデルにおけるシクロオキシゲナーゼ阻害剤（ＮＳＡＩＤ）等の薬物の効果が異なること（甲８６の表３－３）や、ＮＳＡＩＤがホルマリン試験の後期相に効果を示すことなどを根拠に、組織損傷の場合と神経損傷の場合とで痛覚過敏の機序が異なるということはできず、上記(ｱ)のとおり、痛覚過敏や接触異痛

5 が、その原因にかかわらず、全て神経細胞の感作によって生じるものであることは、本件優先日当時における技術常識であった。ウ ホルマリン試験の後期相について(ｱ) 本件ホルマリン試験においては、本件化合物が侵害受容性疼痛を反映する初期相には影響しないことが確認されているから、当業者が同試験を侵害受容性疼痛の試験であると考えることはあり得ない。(ｲ) 甲４２、甲１６１、甲１６４及び甲１６８の各文献の記載によれば、本件優先日当時、当業者が、組織損傷や神経の損傷といった痛みの原因の相違にかかわらず、ホルマリン試験の後期相と神経障害性疼痛とを同視し、ホルマリン試験を中枢性感作による慢性疼痛のモデルとして利用していたことは明らかであり、ホルマリン試験の後期相が中枢性感作を反映するものであることは、仮説ではなく技術常識であった。(ｳ) 甲４７及び甲４９の各文献は、ホルマリン試験の後期相が中枢性感作を反映することを述べるにとどまらず、その詳細な機序までをも明らかにしている。そして、乙４の文献において、組織の炎症や損傷であっても、神経損傷であっても、中枢性感作によって痛覚過敏や接触異痛が生じることが記載されていることからすれば、ホルマリン試験によって、神経障害性疼痛において中枢性感作によって生じる痛みを研究することができることは明らかである。(ｴ) 甲４６、甲１６１及び甲１６４の各文献によれば、ホルマリン試験においては、ケタミン、ＭＫ－８０１、アミトリプチリンといった神経障害性疼痛治療薬の研究が行われている。エ カラゲニン試験について(ｱ) 甲１４６の文献は、痛覚過敏は神経障害性疼痛と同じ薬理学的機序を有するから、カラゲニン試験は、神経障害性疼痛の治療薬の探索に利用可能な動物モデルであるとしている。

5 (ｲ) 甲５７の文献においては、痛覚過敏や接触異痛の原因となるＮＭＤＡレセプター介在性の中枢性感作に対する髄腔内オピエイトの効果を確認するために、カラゲニン試験を用いたことが記載されている。また、甲７２の文献で引用されている参考文献２６及び２７（いずれも本件優先日以前の文献）においては、カラゲニン試験が末梢及び中枢の神経細胞の感作を反映したものである旨が記載されている。このように、本件優先日以前に、カラゲニン試験が神経細胞の感作を反映したものであることが知られていたものである。そのため、甲１４６の文献においても、カラゲニン試験が神経障害性疼痛の治療薬の探索に利用され、カラゲニン試験で効果を奏したアミトリプチリン投与が神経障害性疼痛治療の候補として提案されている。このように、カラゲニン試験は、神経細胞の感作を反映するものである。オ 術後疼痛試験について(ｱ) 本件術後疼痛試験においては、手術と対側後肢について熱痛覚過敏を試験し、侵害受容性疼痛の遮断作用がないことが確認されているから、当業者が、本件術後疼痛試験を侵害受容性疼痛の試験であると考えることはあり得ない。(ｲ) 甲１３３の文献には、術後疼痛における痛覚過敏や接触異痛が中枢性感作によるものであることが明示されており、このように術後疼痛が中枢性感作を反映したものであることが本件優先日当時の技術常識であったからこそ、甲１５の１の文献において、術後疼痛試験が神経細胞の感作の動物モデルとして提案されているのである。カ 本件化合物が抗てんかん薬であることについて(ｱ) てんかんが中枢神経の異常興奮による病態であることは一般常識であるところ、本件明細書には、本件化合物が抗てんかん薬として既知で

5 あり、更に抗痛覚過敏作用を有すると記載されているから、当業者は、本件化合物が中枢性感作を抑制し、痛覚過敏や接触異痛を鎮痛できることを期待するものである。(ｲ) 本件明細書においては、ホルマリン試験、カラゲニン試験及び術後疼痛試験において、既知の抗てんかん薬であるギャバペンチンを比較例として用い、本件化合物がギャバペンチンと同様に用量依存性で中枢性感作の抑制効果を示すことを確認しているから、当業者は、本件化合物が、ギャバペンチンと同様に、神経障害性疼痛や線維筋痛症に効果を奏することを十分に理解する。キ ケタミンに関する知見について(ｱ) 本件化合物及びケタミンは、いずれも中枢神経に作用し、神経の異常興奮を抑制する薬剤である。そして、中枢神経に作用し、原因にかかわらず痛覚過敏や接触異痛を鎮痛することができる薬剤はケタミンのみではなく、アミトリプチリンが、ホルマリン試験、カラゲニン試験、各種の神経損傷（坐骨神経結紮、末梢遮断、神経根遮断）の動物モデル及び糖尿病性神経障害の動物モデルに加え、ヒトにおける慢性疼痛、帯状疱疹後神経痛及び糖尿病性神経障害に効果を示すことが知られていた（甲１４６、甲１６４）。(ｲ) このように、本件優先日当時、当業者は、中枢神経に作用する薬剤により、中枢性感作を抑制することで、原因にかかわらず痛覚過敏や接触異痛を鎮痛することが可能であることを十分に理解していた。ク 本件明細書における比較例について(ｱ) 本件明細書には、モルヒネについて、侵害受容性疼痛に対して効果を有する一方で、神経障害性疼痛に対しては効果が不十分であることが明示されている。そのため、本件明細書をみた当業者が、本件化合物の痛覚過敏や接触異痛への作用機序がモルヒネと同じオピオイド効果であ

5 ると考えることはあり得ない。(ｲ) 本件明細書において比較例として用いられているギャバペンチンは、抗てんかん薬であり、反射性交感神経性ジストロフィーを含む神経障害性疼痛の患者及び神経障害の動物モデルに対し、中枢性感作を抑制することで痛覚過敏や接触異痛に効果を示すものである（甲１３６） また、。ギャバペンチンが、抗てんかん薬であり、神経障害性疼痛に対して効果を奏することは周知であった。そうすると、当業者は、本件化合物の神経障害性疼痛に対する効果を示すためにギャバペンチンが比較例として用いられていることを容易に理解することができる。(ｳ) 本件３試験は、いずれも神経細胞の感作による痛覚過敏や接触異痛の試験であり、当業者が侵害受容性疼痛に対して効果を示すものと理解することはあり得ない。また、本件明細書において、本件化合物が、モルヒネとは異なり、術後疼痛試験の痛覚過敏や接触異痛に優れた効果を有することが示されているから、当業者は、本件化合物が神経障害性疼痛や線維筋痛症の痛覚過敏や接触異痛に効果を奏することを十分に理解することができる。さらに、本件化合物が神経障害性疼痛に効果のあるギャバペンチンと同様に用量依存性で効果を示していることからすれば、当業者は、ギャバペンチンとの比較によっても、本件化合物が神経障害性疼痛に効果を奏することを理解することができる。〔被控訴人の主張〕ア 〔控訴人の主張〕アに対し(ｱ) 控訴人が指摘する各文献の記載をみても、本件明細書のホルマリン試験、カラゲニン試験及び術後疼痛試験が神経障害性疼痛や線維筋痛症等の慢性疼痛に共通する痛覚過敏や接触異痛のための試験であるということはできない。(ｲ) 控訴人が指摘する各文献においては、炎症性疼痛及び術後疼痛は、侵

5 害受容性疼痛に分類されており、侵害受容性疼痛及び神経障害性疼痛の定義に関する控訴人の主張は、独自の定義を主張するものにすぎない。イ 〔控訴人の主張〕イに対し(ｱ) 本件優先日当時において、神経細胞の感作を抑制しさえすれば、侵害受容性疼痛や神経障害性疼痛のあらゆる痛みを抑制できるなどとする技術常識は存在せず、また、控訴人が主張するような技術常識が存在したとの立証もされていない。(ｲ) 控訴人が指摘する各文献をみても、線維筋痛症と中枢性感作との関係は読み取れず、仮に、これらの文献に何らかの示唆があるとしても、本件化合物が中枢性感作を抑制することで線維筋痛症を抑制することの裏付けにはならない。(ｳ) 甲４９の文献は、単にホルマリン試験が侵害受容性疼痛の試験であることを明示するのみであり、痛覚過敏については何らの開示もしていないこと、甲１４６の文献は、本件化合物とは構造が大きく異なるアミトリプチリンについて、臨床での脊髄クモ膜下腔内投与の有用性を主張する論文にすぎず、同文献には中枢性感作という語句は一切記載されていないことなどからすれば、控訴人が指摘する各文献によっても、神経細胞の感作がＮＭＤＡレセプター介在性の機序であることが技術常識であったとは認められない。(ｴ) 侵害受容性疼痛及び神経障害性疼痛が同じ機序により生じるというのであれば、ある薬剤が侵害受容性疼痛に対して鎮痛効果がある場合、同じ機序による神経障害性疼痛に対しても鎮痛効果があるはずであるが、甲８６の文献の表３－３の結果はそのようにはなっておらず、ホルマリン試験とベネットモデルとでは効果が異なることが示されている。また、モルヒネは、侵害受容性疼痛には効果を奏するが、神経障害性疼痛には効果を奏しない。

5 ウ 〔控訴人の主張〕ウに対し(ｱ) 本件ホルマリン試験は、注射後６０分間という短時間の侵害受容性（炎症）疼痛試験である上、閾値測定を実施しないものであるため、痛覚過敏及び接触異痛についての鎮痛効果を測定することができないものである。(ｲ) 控訴人が指摘する各文献の記載内容によれば、ホルマリン試験の後期相が中枢性感作を反映するものであることが技術常識であったとは考えられない。また、控訴人が指摘する各文献の記載をもって、ホルマリン試験の後期相が中枢性感作と関係していると考えたとしても、ホルマリン試験は、侵害受容性疼痛である炎症性疼痛の試験にすぎず、本件化合物が神経障害性疼痛に有効であることを裏付けるものではない。エ 〔控訴人の主張〕エに対し(ｱ) 控訴人が指摘する各文献においては、神経細胞の感作や中枢性感作といった語句は使用されておらず、控訴人が主張するような記載は存しない。(ｲ) 本件カラゲニン試験については、本件明細書に「炎症性疼痛の処置に有効」と記載されている上、炎症性疼痛が侵害受容性疼痛の典型例であることからすれば、侵害受容性疼痛の処置に有効であることが明確に示されているものであり、控訴人の主張は、本件明細書の記載に基づかないものである。オ 〔控訴人の主張〕オに対し(ｱ) 本件明細書に「熱痛覚過敏および接触異痛を生じた。いずれの侵害受容反応も・・・」と記載されているとおり、本件明細書の術後疼痛試験は、侵害受容性疼痛としての熱痛覚過敏及び接触異痛への作用を示していることは明らかである。また、本件優先日当時、術後疼痛は、侵害受容性疼痛の典型例とされていた。したがって、控訴人の主張は、本件明

5 細書の記載及び当時の技術常識に反する主張である。(ｲ) 甲１３３の文献は、「・・・と関連し得る」とするのみであり、同文献に記載された知見が技術常識に至っていないことは明らかである。また、甲１５の１の文献についても同様である。

⑵ 争点１－２（本件特許１及び２には、サポート要件違反の無効理由（無効理由２）があるか）について〔控訴人の主張〕ア 本件優先日当時、侵害受容性疼痛については、モルヒネ等の麻薬性鎮痛剤が効果を奏することが知られていたところ、本件明細書においては、本件化合物について、同鎮痛剤では効果が不十分な神経障害性疼痛等の処置に使用することが明示されている。そして、本件明細書の実施例においても、本件化合物が、侵害受容性疼痛を反映するホルマリン試験の前期相や術後疼痛試験の対側後肢ＰＷＬには効果を奏さないが、神経細胞の感作を反映するホルマリン試験の後期相、カラゲニン試験の痛覚過敏及び術後疼痛試験の痛覚過敏や接触異痛には効果を奏することが確認されている。したがって、本件明細書をみた当業者は、本件化合物の処置対象となる慢性疼痛に侵害受容性疼痛が含まれると理解することはない。イ 本件明細書の記載を正しく読めば、本件発明１及び２において、本件化合物が処置対象とする「痛み」は、侵害受容性疼痛ではなく、侵害刺激の後にも続く痛覚過敏や接触異痛等の慢性の痛みであることは明らかである。そして、このような痛みは、その原因にかかわらず、全て神経細胞の感作という共通の機序で生じるものであり、また、ホルマリン試験、カラゲニン試験及び術後疼痛試験は、いずれも神経細胞の感作による痛覚過敏や接触異痛の試験である。ウ 以上によれば、本件明細書においては、本件化合物の処置対象が神経細胞の感作により生じる痛覚過敏や接触異痛であるということが記載されて

5 いるから、サポート要件を満たす。〔被控訴人の主張〕本件発明１及び２は、あらゆる痛みを処置対象とするものであるところ、本件明細書において、本件化合物の鎮痛効果を測定した試験は本件３試験のみであることからすれば、サポート要件を満たさない。

⑶ 争点２－２（本件訂正と新規事項追加）について〔控訴人の主張〕前記⑴〔控訴人の主張〕ウないしオで主張したとおり、ホルマリン試験の後期相、カラゲニン試験及び術後疼痛試験は、いずれも神経細胞の感作によって生じる、神経障害性疼痛や線維筋痛症に共通する痛覚過敏や接触異痛の痛みの試験であり、本件明細書においては、本件化合物が神経障害性疼痛に対して効果を奏することが本件３試験によって確認されている。したがって、本件発明１及び２に係る本件訂正は、新規事項を追加するものではなく、訂正要件を満たす。〔被控訴人の主張〕本件明細書においては、中枢性感作という語句は一切記載されていないから、ホルマリン試験、カラゲニン試験及び術後疼痛試験が、中枢性感作による神経障害性疼痛や線維筋痛症に共通する痛みの試験であることが記載されているとはいえず、また、そのような技術常識は存しないから、本件発明１及び２に係る本件訂正は、新規事項の追加に当たる。

⑷ 争点４ないし６（被告医薬品が本件発明３及び４の技術的範囲に属するか、被告医薬品は本件発明３及び４に係る特許請求の範囲に記載された構成と均等なものといえるか）について〔控訴人の主張〕ア 文言侵害について(主位的主張)以下のとおり、本件発明３及び４の技術的範囲は、炎症や手術を原因と

5 して神経細胞の感作により生じた痛覚過敏や接触異痛の痛みと認定されるべきである。そして、神経障害性疼痛や線維筋痛症が、炎症や手術を原因として、神経細胞の感作による痛覚過敏や接触異痛の痛みを生じるものであることは、証拠上明らかである。したがって、被告医薬品は、本件発明３及び４の技術的範囲に含まれる。(ｱ) 本件優先日当時、炎症や組織損傷により各種の炎症性メディエーターやサイトカイン等が作用し、神経細胞の感作により痛覚過敏を生じることが十分に理解されていた。また、本件カラゲニン試験における痛みは熱痛覚過敏や機械的痛覚過敏であり、これは神経細胞の感作により生じたものであるから、侵害受容性疼痛であると解釈する余地はない。したがって、本件発明３の「炎症を原因とする痛み」及び本件発明４の「炎症性疼痛による痛覚過敏の痛み」は、侵害受容性疼痛に限定されるものではなく、神経細胞の感作で生じる、神経障害性疼痛や線維筋痛症に共通する痛覚過敏の痛みを含むものと解釈すべきである。(ｲ) また、本件優先日当時、術後疼痛において、感作により痛覚過敏や接触異痛を生じることは技術常識であった上、本件術後疼痛試験は、手術によって生じる感作の痛みを研究するための動物モデルとして開発されたものである。したがって、本件発明３の「手術を原因とする痛み」及び本件発明４の「術後疼痛による痛覚過敏若しくは接触異痛の痛み」は、侵害受容性疼痛に限定されるものではなく、神経細胞の感作で生じる痛覚過敏又は接触異痛の痛みを含むものである。イ 文言侵害について（予備的主張）(ｱ) 仮に、本件発明３及び４の痛みが侵害受容性疼痛に該当すると認定された場合には、侵害受容性疼痛及び神経障害性疼痛のいずれにおいても、共通して神経細胞の感作という神経の機能異常により痛覚過敏や接触

5 異痛を生じるということになる。このような場合、炎症や手術を原因として混合性疼痛を生じている患者において、神経細胞の感作で痛覚過敏や接触異痛を生じているとしても、機序が同一であることから、これを侵害受容性疼痛と神経障害性疼痛とに区別することはできない。このような前提に立てば、本件発明３及び４の痛みが侵害受容性疼痛に限定されるとしても、それは炎症や手術を原因として生じた神経障害性疼痛や線維筋痛症に伴う疼痛と区別することができない痛みなのであるから、被告医薬品が本件発明３及び４の技術的範囲に含まれることは明らかである。(ｲ) また、神経障害性疼痛や線維筋痛症に伴う疼痛は、侵害受容性疼痛との混合性疼痛を生じるものとして定義されており、実際に先発医薬品も混合性疼痛に用いられていることに加え、被告医薬品の添付文書において「神経障害性疼痛、線維筋痛症に伴う疼痛」が効能効果とされていることからすれば、被告医薬品が、混合性疼痛に投与されるために製造、販売されていることは明らかである。ウ 均等侵害について原判決は、本件発明３及び４の本質的部分が侵害受容性疼痛に限定されると判断した。しかしながら、本件明細書には、本件発明３及び４の本質的部分が侵害受容性疼痛であるという記載は一切存在しない。かえって、本件明細書の記載によれば、本件発明３及び４の本質的部分は、従来技術であるモルヒネ等の麻薬性鎮痛剤では処置の不十分な慢性疼痛のうち、炎症や手術を原因とする痛みに対し、本件化合物の鎮痛作用又は抗痛覚過敏作用を利用して、これを鎮痛剤として用いる点に存するものであるから、原判決の認定は、本件明細書の明示の記載と矛盾するものである。〔被控訴人の主張〕ア 〔控訴人の主張〕アに対し

5 痛覚過敏又は接触異痛は、神経障害性疼痛のみならず侵害受容性疼痛においても生じ得るものである。しかしながら、侵害受容性疼痛に係る痛覚過敏や接触異痛について、仮に神経細胞の感作が関与していたとしても、その原因は侵害受容器への刺激にあるのであって、神経障害性疼痛や線維筋痛症に伴う痛みとは原因を異にする。したがって、「炎症を原因とする痛み」又は「炎症性疼痛」「手術を原因、とする痛み」又は「術後疼痛」が、いずれも侵害受容性疼痛に係るものと理解されるとの結論において、原判決の判断に誤りはない。イ 〔控訴人の主張〕イに対し本件発明３及び４の用途は、侵害受容性疼痛に係るものであり、本件特許権の存続期間の延長登録の理由となった処分の対象に係るものではない。そうすると、仮に、侵害受容性疼痛及び神経障害性疼痛が原因として併存する混合性疼痛のようなものがあるとしても、「神経障害性疼痛、線維筋痛症に伴う疼痛」を用途とする被告医薬品が、本件発明３及び４に係る特許権を侵害する余地はない。ウ 〔控訴人の主張〕ウに対し慢性疼痛は、侵害受容性疼痛においても生じ得るものであるから、慢性疼痛であるからといって神経障害性疼痛と理解されるものではない。また、控訴人が本質的部分であるとする「炎症や手術を原因とする痛み」は、まさしく侵害受容性疼痛と理解されるものであり、これを神経障害性疼痛と理解する余地はない。

第３ 当裁判所の判断

当裁判所も、原審と同様に、控訴人の請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は、次のとおりである。

１ 本件発明１ないし４並びに本件訂正発明１及び２の内容

⑴ 本件明細書の記載は、原判決４０頁１３行目ないし４７頁２２行目（原判

5 決別紙「図面」記載の各図面を含む。 のとおりであるから、

） これを引用する。

⑵ 本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書の記載によれば、本件発明１な

いし４並びに本件訂正発明１及び２は、本件出願日当時に市場にある鎮痛剤、例えば麻薬性鎮痛剤又は非ステロイド性抗炎症薬ではその効果が不十分であり、又は副作用からの限界により痛みの処置が不完全であるとの課題を解決するため、てんかん等の中枢神経系疾患に対する抗発作療法に有用であるとされていた既知の薬物である本件化合物が、各請求項に記載された痛みの治療において、鎮痛、抗痛覚過敏作用を発揮することを新たに見出したことにより、本件化合物を包含する鎮痛剤の提供を可能にした医薬用途発明であると認められる。

２ 争点１－１（本件特許１及び２には、実施可能要件違反の無効理由（無効理

由１）があるか）について

⑴ 判断基準

ア 平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条４項は、発明の詳細な説明について、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない」と定めるところ、この規定にいう「実施」とは、物の発明については、その物の使用等をする行為をいうのであるから（特許法２条３項１号） 物の発明について実施可能要件を満たすためには、、 明細書の発明の詳細な説明の記載が、当業者において、その記載及び出願時の技術常識（本件優先日当時ではなく、本件出願日当時の技術常識に基づいて判断するのが相当である。他の争点についても同じ。）に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、当該発明に係る物を使用することができる程度のものでなければならない。イ そして、上記１⑵のとおり、本件発明１及び２は医薬用途発明であるところ、医薬用途発明においては、一般に、物質名、化学構造等が示される

5 のみではその有用性を予測することは困難である上、医薬の有効量、投与

方法等が記載されていても、それのみでは当該医薬が当該用途において実際に使用することができるかを予測することは困難であるから、医薬用途発明が実施可能要件を満たすというためには、当該医薬の効果に関する薬理データ又はこれと同視することができる程度の事項が明細書に記載され、当業者が、その記載及び出願時の技術常識に基づいて、当該医薬が当該用途において使用することができるものであると理解できるものといえなければならないと解するのが相当である。

⑵ 本件明細書の記載

ア 本件発明１の構成要件１Ｂ’及び１Ｃは、「痛みの処置における鎮痛剤」であり、本件発明２は本件発明１に係る請求項を引用するものであるところ、これらの発明に係る請求項には、構成要件１Ｂ’の「痛み」の種類や原因を限定する記載はない。そして、本件明細書には、本件化合物を含む鎮痛剤が使用される痛みについて、「本発明は、・・・痛みの処置とくに慢性の疼痛性障害の処置における使用方法である。このような障害にはそれらに限定されるものではないが炎症性疼痛、術後疼痛、転移癌に伴う骨関節炎の痛み、三叉神経痛、急性疱疹性および治療後神経痛、糖尿病性神経障害、カウザルギー、上腕神経叢捻除、後頭部神経痛、反射交感神経ジストロフィー、線維筋痛症、痛風、幻想肢痛、火傷痛ならびに他の形態の神経痛、神経障害および特発性疼痛症候群が包含される。 、」「痛みにはとくに炎症性疼痛、神経障害の痛み、癌の痛み、術後疼痛、および原因不明の痛みである特発性疼痛たとえば幻想肢痛が包含される。神経障害性の痛みは末梢知覚神経の傷害または感染によって起こる。これには以下に限定されるものではないが、末梢神経の外傷、ヘルペスウイルス感染、糖尿病、カウザルギー、神経叢捻除、神経腫、四肢切断、および血管炎からの痛みが包含される。神経障害性の

5 痛みはまた、慢性アルコール症、ヒト免疫不全ウイルス感染、甲状腺機能

低下症、尿毒症またはビタミン欠乏からの神経障害によっても起こる。神経障害性の痛みには、神経傷害によって起こる痛みに限らず、たとえば糖尿病による痛みも包含される。」との記載がある。これらの記載によれば、構成要件１Ｂ’の「痛み」には、本件明細書に記載された様々な痛みが全て包含されるものと解される。イ また、本件明細書には、本件化合物であるＣＩ－１００８（（Ｓ）－３－（アミノメチル）－５－メチルヘキサン酸）及び３－アミノメチル－５－メチル－ヘキサン酸等を用いたラットホルマリン足蹠試験（本件ホルマリン試験） ＣＩ－１００８を用いたカラゲニン痛覚過敏に対する試験、 （本件カラゲニン試験）、Ｓ－（＋）－３－イソブチルギャバ（先発医薬品の名称や化学構造（甲５）に照らし、ＣＩ－１００８と同一であると認められる。）を用いたラット術後疼痛モデルにおける熱痛覚過敏及び接触異痛に対する試験（本件術後疼痛試験）を実施した結果が記載されているところ、これらはいずれも本件化合物の効果に関する薬理データ又はこれと同視し得る程度の事項であるといえる。他方で、本件明細書には、神経障害の動物モデルであるベネットモデル及びチャングモデルに言及している部分があるが、本件化合物について、これらの動物モデルを用いた試験を実施した旨の記載は存しないから、上記言及をもって、本件化合物の効果に関する薬理データ又はこれと同視することができる程度の事項が記載されているとみることはできない。このほか、本件明細書において、他の試験の結果等、本件化合物の効果に関する薬理データ又はこれと同視することができる程度の事項といえるような記載は見当たらない。以上によれば、本件明細書において、本件化合物の効果に関する薬理データ又はこれと同視することができる程度の事項として記載されている

5 のは、本件ホルマリン試験、本件カラゲニン試験及び本件術後疼痛試験（本

件３試験）に係る結果のみであると認められる。

⑶ 本件出願日当時の技術常識

ア 痛みの分類等について(ｱ) 甲７９の文献（「病態生理よりみた内科学（改訂３版） （平成８年公」表）。以下、文献については著者名、該当頁数、出版社又は雑誌社の名称及び号数の記載は省略する。）には、次の記載がある。「１．痛みとはほとんどの痛みは、病的ではない。組織損傷またはその可能性がある場合に経験される急性疼痛は、個体の生存、日常生活を円滑に行うために必要な警告信号であり、生理的な痛みといえる。・・・しかしある患者では、痛みはそれ自体が病的経過をあらわすことがある。このような病的な痛みは、しばしば慢性疼痛となる。これらの慢性疼痛は極めて多彩な特徴を持ち、その基礎となる病態生理に著しい差異があることを示す。こ れ ら を 大 別 す る と 、 侵 害 受 容 性 （ nociceptive ） 神 経 障 害 性、

（neuropathic）、心因性（psycogenic）の３つの異なった疼痛機序が考

えられる（図６－２７）。侵害受容性疼痛は、侵害受容神経路に進行しつつある侵害刺激による痛みであり、その程度はその神経経路における活動の程度に比例すると考えられる。これには体性と内臓性の痛みがあり、これまで経験した痛みの質（通常は患者がよく知っている痛みで、体性であればチクチクする、脈打つような、あるいは差し込むような痛みであり、内臓性なら鈍いあるいは絞るような痛み）によって、あるいはこれらの疼痛が生じる状況によって識別される。一般的な例として、癌の痛みや関節炎の痛みなどがある。鎮痛薬としてのモルヒネは有効である。神経障害性（神経因性）疼痛は、３つの亜型に分けられる。中枢性ニ

5 ューロンの活動に一次的に関連するのも（判決注：

「関連するもの」の誤記と認める。 、交感神経系の遠心性機能に依存するもの（いわゆる交感）神経依存性疼痛 sympathetic-maintained pain）、および末梢性機能に関連したものである。これらの痛みはすべて、神経損傷により急激に現れ、臨床的には、異常感覚（dysesthesia）、感覚異常（paresthesia）、あるいは神経学的障害または局在性自律神経障害のような特徴を合併する。末梢性神経障害性疼痛は発生機序により、さらにより細分される。・・・他の神経障害性疼痛は、図６－２７に示したように分けられる。交感神経依存性疼痛と求心路遮断性疼痛は、・・・この種の疼痛にはモルヒネは無効で、・・・

第３の機序による疼痛は心因性のもので、特発性疼痛ともよばれる。

この痛みは、器質性病変を伴うものと伴わないものとがある。この種の痛みを特徴付けるのは困難で、診断には器質的要因と心理的要因とがどの程度疼痛経験に寄与しているかを識別する必要があり、問題はしばしば複雑となる。」(ｲ) 甲８０の文献（「最新脳神経外科学」（平成８年公表））には、次の記載がある。「５．１１ 疼痛とその発生機序生 理 的 な 感 覚 と し て の 痛 み は 、 生 体 に と っ て 有 害 刺 激 （ noxiousstimuli） により痛覚求心系が興奮し、痛みとして認知される原始的で、かつ生体にとって警告的な感覚である。感覚としての痛みと比較して、病的な痛みは現象的にみて、不快、不安、苦悩、恐怖などの情動変動が激しい点で異なっている。しかし、病的な痛みのうちには、感覚としての痛みの認知と同様の機序によって発生するものがある。痛覚レセプターへの病的刺激量の増大による侵害受容性疼痛（noxious pain）と痛覚

5 求心神経を病変によって刺激する神経性疼痛（neurogenic pain）とがあ

る。これらを一括して病変による刺激過剰による病的痛みで、過剰刺激性疼痛（excess pain）と言われるものである。そのほかに、病的痛みとして重要なものは、末梢神経から大脳知覚領野までの生理的痛覚認知経路を遮断した後で発生するもので、痛覚障害を認める部位に対応して激しい痛みが発生することがある。除神経性疼痛 （deafferentation pain）といわれ、脳神経外科領域で対処すべき痛みのなかで最も一般的なものである。・・・ｂ．病的痛みの発生機序病的な痛みを発生機序よりみると、炎症や組織損傷による感覚レセプターを異常に刺激することにより、痛覚求心系を激しく興奮させる侵害受容性疼痛（nociceptive pain）、神経痛などに認められる痛覚求心系、とくに末梢神経での圧迫や絞扼によって発生する神経性疼痛（neurogenic pain）がある。さらにそのほかに痛覚求心系が末梢神経で遮 断 さ れ た 後 に 発 生 す る 末 梢 神 経 除 神 経 性 疼 痛 （ peripheraldeafferentation pain）と痛覚求心系が中枢神経内で遮断される中枢神経除神経性疼痛（central deafferentation pain）に分類される。

(1) 侵害受容性疼痛

組織損傷による機械的な侵害レセプターへの過剰刺激や炎症による内因性発痛物質や発痛増強物質がレセプターを刺激することにより発生する痛みが侵害受容性疼痛である。この侵害レセプターの過剰な興奮が、痛覚求心系を興奮させて、情動反応を伴う痛みとなる。したがって、刺激となる組織障害に対処し、抗炎症療法を施行し、それらが効果をみる前には、モルフィンなどの鎮痛薬で対処することが可能である。

(2) 神経性疼痛

5 神経性疼痛は、末梢神経に対する圧迫や絞扼によって発生するもので、

脱髄や虚血のために異常知覚が発生したり、細系線維と太系線維との間でエファプス伝達（ephatic transmission）が発生したり、細経線維に過剰興奮を惹起させたりして、脊髄後角へ有害刺激の信号を大量に送り込み、脊髄視床路を介して、激しい痛みとして確認されるわけである。その代表的な疾患は特発性三叉神経痛（tic douloureux）、椎間板ヘルニアによる疼痛などがあげられる。三叉神経や脊髄後根が中枢神経系へ入る部分では、髄鞘がミエリン鞘から、グリア細胞性の鞘に移行する部分にあたり、この部分での絞扼や圧迫は簡単に脱髄に陥り、線維間の短路伝達（ephatic conduction）を誘発し、触刺激などの非侵害性刺激によっても、Ａδ・Ｃ線維が興奮し、中枢神経内での生理的痛覚系を異常興奮させて、激しい痛みとして感じられることになる。

(3) 除神経性疼痛

末梢神経から大脳皮質知覚野までの新脊髄視床路－視床皮質路が病変や障害によって遮断されると、その遮断された神経経路に一致する末梢部での痛覚障害が発生する。遮断発生後一定の期間を経ると、その痛覚障害部を中心に激しい痛みが発生する。それを除神経性疼痛といい、その遮断部が末梢神経にあるとき、末梢性除神経性疼痛といい、中枢神経内で遮断されている場合、中枢性除神経性疼痛という。」(ｳ) 甲８１の文献（「The Massachusetts General Hospital Handbook ofPain Management」（１９９６（平成８）年公表） には、） 次の記載がある。「痛みのタイプ（定義）侵害受容性－侵害受容器の活性化によって発生する痛み。侵害受容器は、中枢神経系を除く全ての組織に存在する。痛みは、皮膚や内臓の求心性神経線維の化学的、熱的又は機械的な活性化の程度と臨床的に比例し、急性又は慢性である（体性痛、癌性疼痛、術後疼痛）。

5 神経障害性－末梢又は中枢の痛みの経路に対する損傷に起因する痛み。

進行中の疾病がなくても痛みが持続する（例えば、糖尿病性神経障害）。カウザルギー、反射交感神経ジストロフィー又は交感神経依存性疼痛－末梢神経損傷に起因し、アロディニア、痛覚過敏、灼熱感及び血管運動性変化、そして発汗を含む交感神経系の機能亢進の証拠をしばしば伴う。求心路遮断性－中枢神経系の痛みの経路（末梢又は中枢の）に対する求心性入力が喪失する結果生じる慢性疼痛（例えば、神経捻除や脊髄損傷）。神経痛－神経分布における神経障害や刺激に伴う電撃痛（例えば、三叉神経痛）。神経根障害－神経根の圧迫や分断により生じる痛み（例えば、椎間板疾患）。中枢性－通常、脊髄視床皮質経路を含む中枢神経系での障害により生じる痛み（例えば、視床梗塞）。心因性－神経系の解剖学的分布と一致しない痛み。しばしば、十分な検索を行っても、痛みを説明する器質的障害を認めない。」(ｴ) 甲７８の文献（「最新医学大辞典（第２版） （平成９年公表）」 ）には、次の記載がある。ａ 「カウザルギー causalgia《灼熱痛、疼痛性熱感；burning pain、thermalgia》主として外傷性の末梢神経の損傷後にみられる、自律神経症状を伴った灼熱性の疼痛を訴える疾患である。損傷を受けた神経の支配領域を中心に焼けつくような痛みと同部の血管拡張または血管収縮を示し、発汗過多や減少を呈することもある。また同部の皮膚は痛覚過敏や鈍麻などの知覚異常もみられる。原因としては、損傷部位において遠心性の交感神経線維と求心性の知覚線維の間に

5 “artifitial Synaps”が形成され、血管運動神経と知覚神経が正のフ

ィードバックをもつためと考えられている。治療は交感神経節切除または交感神経節のブロックが有効である。」ｂ 「三叉神経痛 trigeminal neuralgia《顔面痛、疼痛〔性〕チック、フォザーギル神経痛；prosopalgia、 Ftic douloureux、 Fothergill*neuralgia》John F.(1712-1780、医師、英）。顔面に激痛を起こす神経痛。特発性（真性）のものと症候性のものがある。特発性三叉神経痛は、神経痛の代表であり、発作的な激痛が数～数十秒続き、緩解時は無症状である。痛みの性質は電気が走るような激痛である。」ｃ 「術後疼痛 postoperative pain 切開創の痛み、あるいは内臓痛や術中体位の影響による関節・筋・腰痛などが総合されてその原因となる。術後１～２日まで特に痛みが激しいが、抜糸まで続くものである。術後疼痛は、創部の乏血により治癒を遅らせ、痛みによる呼吸の抑制で肺合併症をきたしやすい。治療は、一般に麻薬性鎮痛薬、ペンタゾシンやブプレノルフィンなど非麻薬性鎮痛薬、解熱性鎮痛薬が投与される。トランキライザーの併用も有効である。硬膜外ブロックや硬膜外モルヒネ投与は極めて有効な疼痛処置である。」ｄ 「心因性疼痛 psychogenic pain 精密検査を行っても、原因となるような器質的病変ないし病態生理的機序が見出されないにもかかわらず訴えられる疼痛、またある程度関連する器質的病変が存在する場合でも、その身体的所見から期待されるものを上回る強さで訴えられる疼痛などで、背景に心理的要因が関与していると考えられるものをいう。」ｅ 「ヘルペス後神経痛 postherpetic neuralgia 帯状疱疹を起こす水痘・帯状疱疹ウイルスが脊髄後根神経節やそれに対応する神経節を侵し、疱疹が治癒した後も数ヵ月また何年にもわたって起こる疼痛。

5 好発部位は三叉神経第 1 枝の領域で、そのほか肋間神経にも起こる。

疼痛は痒いような、刺すような、焼けつくようななどと表現される。比較的年齢の高い人に多く、種々の治療も奏効しないことが多い。」(ｵ) 甲８４の文献（「神経内科 Quick Reference（第２版） （平成７年公」表））には、次の記載がある。「０．種々の疼痛（頭痛以外の疼痛）・・・１．侵害受容器と求心性線維・・・２．疼痛抑制系・・・３．関連痛 referred pain・・・４．三叉神経痛・・・５．帯状疱疹後神経痛 post-herpetic neuralgia・・・６．神経根痛 radicular pain・・・７．視床痛 thalamic pain・・・８．カウザルジア causalgia・・・９．心因性疼痛 psychogenic pain・・・１０．治療

5 上述の各項目毎に治療についても簡単に触れたが、以下疼痛の対症療

法についてまとめる。Ａ．末梢において痛みを減らすものａ．プロスタグランジンなどの化学物質の抑制アスピリン、インドメサシン、ステロイド剤、その他の非ステロイド性抗炎症薬ｂ．侵害受容器を活性化する伝達物質に拮抗するものセロトニン拮抗薬：ergotamine、methysergideβアドレナリン遮断薬、抗ヒスタミン薬Ｂ．侵害刺激の伝達を末梢にて抑制するものａ．神経ブロック（プロカイン、アルコール、フェノール）、ｂ．経皮的電気刺激、ｃ．針治療、ｄ．抗てんかん薬、ｅ．神経切断Ｃ．エンドルフィン受容器を直接刺激するものモルフィン、meperidineＤ．中枢における痛覚路の遮断cordotomy、commissural myelotomy、thalamotomyＥ．その他精 神 安 定 薬 、 抗 う つ 薬 、 下 垂 体 破 壊 、 frontal lobotomy 、cingulotomy」(ｶ) 上記(ｱ)ないし(ｵ)の各文献の記載内容によれば、本件出願日当時、慢性疼痛とも呼ばれる病的な痛みについては、発生機序に応じて様々な分類がされていたものであり、これらの痛みの態様や程度、治療方法等は、それぞれ異なるものであると考えるのが技術常識であったといえる。また、発生機序に応じた痛みの分類の仕方は様々であるものの、少なくとも、炎症や組織損傷による侵害受容器への刺激を発生機序とする痛み（侵害受容性疼痛）と、神経に対する圧迫や絞扼等の神経の障害を発生

5 機序とする痛み（神経障害性疼痛）及び心因性疼痛と呼ばれる痛み等と

を区別するのが技術常識であったと認められる。イ ホルマリン試験について(ｱ) 甲４５の文献（「The formalin test: an evaluation of the method」（１９９２（平成４）年公表））には、次の記載がある。ａ 「主にラットとマウスで使用されている侵害受容のホルマリン試験は、傷害を受けた組織によって発生する中程度の継続的な痛みを伴う。このように、それは閾値強度の短い刺激に頼るほとんどの伝統的な侵害受容の試験とは異なる。本稿では、刺激の特性や侵害受容行動の変化をどのように測定し解釈するかを含め、ホルマリン試験の主な特徴について説明する。ホルマリンへの応答は、初期相と後期相を示す。初期相は、主に末梢刺激によるＣ－線維活性化によって引き起こされるように思われるが、後期相は、末梢組織における炎症反応と脊髄後角の機能的変化の組合せに依存するように思われる。」ｂ 「結論として、ホルマリン試験は、侵害受容を研究するために利用可能な一連の方法への価値ある追加である。」ｃ 「ホルマリン試験は、・・・いくつかの研究分野において、他の試験に比べてかなりの利点を有しており、よって侵害受容の標準的動物モデルの１つと考えるべきである。」(ｲ) 甲４３の文献（「THE FORMALIN TEST: A QUANTITATIVE STUDY OF THEANALGESIC EFFECTS OF MORPHINE, MEPERIDINE, AND BRAIN STEMSTIMULATION IN RATS AND CATS」（１９７７（昭和５２）年公表））には、次の記載がある。ａ 「ラットおよび猫の疼痛および鎮痛を評価する方法が説明される。その手順は、希薄ホルマリンの前肢への皮下注射を含み、その後客観的行動基準に従って動物の反応が評価される。」

5 ｂ 「要するに、ホルマリンテストは・・・疼痛の閾値を測定するもの

ではないけれども、むしろ比較的長く続く疼痛刺激に対する行動的反応を定量化するものである。したがって、これは実際の病的な状態において見られるような痛みに類似している。このテストは、それ故に、疼痛を評価するために現在利用可能な方法への価値ある追加である。」( ｳ ) 甲 ４ ６ の 文 献 （ Evidence for spinal N-methyl-D-aspartate「receptor involvement in prolonged chemical nociception in the rat」（１９９０（平成２）年公表））には、次の記載がある。ａ 「ホルマリンによって生成される求心性集中砲火・・・比較的に短いタイムスパンでＮＭＤＡ介在性の中枢性活性を誘発し、この誘発された活性が長期間の痛みの状態における侵害受容とその調節の変化の一つの基礎となっている可能性があると思われる。」ｂ 「ホルマリンの皮下注射は、短時間持続する一過性の活性（・・・）を生み出すことが示されてきており、侵害受容の長引く持続期がこの後に発生し、これは様々な種における行動学的研究によって評価されており・ ・、・ 持続した侵害刺激の有用なモデルであると考えられる。」(ｴ) 甲４７の文献（「The Contribution of Excitatory Amino Acids toCentral Sensitization and Persistent Nociception after Formalin-induced Tissue Injury」（１９９２（平成４）年公表））には、次の記載がある。ａ 「ラットにおける組織損傷に反応した中枢の感作と持続性侵害受容の発生への興奮性アミノ酸（ＥＡＡｓ）の寄与が、後肢へのホルマリンの皮下注射後に調べられた。」ｂ 「我々は、以前（・・・）、損傷に誘導される中枢性感作の行動モデルとして、ホルマリン試験を用いた。」ｃ 「リドカイン（・・・）又は μ－オピオイドＤＡＭＧＯ（・・・）

5 のいずれかのくも膜下腔投与が、ホルマリン試験の第一相の直後では

なく、前に投与されれば、皮下ホルマリンに対する行動反応及び後角ニューロン反応を阻害することが証明された。これは、ホルマリン応答の初期相の間に生じた神経作用が中枢神経系の機能の変化（すなわち、中枢性感作）を引き起こし、それが次いで後期相の間の処理に影響すること、をもたらし得ることを示唆する。」(ｵ) 甲４８の文献（「Formalin induces biphasic activity in C-fibersin the rat」（１９９６（平成８）年公表））には、次の記載がある。ａ 「ホルマリン誘発性の行動の第一相は、ホルマリン誘発性のＣ線維の一次求心性侵害受容器の活性化を反映しており、第二相は、第一相の間の一次求心性インプットの初期の集中砲火により後角ニューロンが感作（中枢性感作）した結果か、炎症に誘発された一次求心性侵害受容器の活性化の結果か、又はその両方の組合せ［・・・］であるとの仮説が立てられてきた［・・・］。ホルマリンに対する行動反応の第二相への末梢性侵害受容作用の寄与については、議論が引き起こされている。」ｂ 「総合すれば、これらのデータは、一次求心性作用が、第二相の侵害受容行動の発現に必要とされること、および中枢性感作が第二相の単独の根拠ではないことを示唆している。」(ｶ) 甲４９の文献（「The Role of NMDA Receptor-operated CalciumChannels in Persistent Nociception after Formalin-induced TissueInjury」（１９９２（平成４）年公表））には、次の記載がある。ａ 「ラットにおける組織損傷に対する応答である中枢性感作および持続性侵害受容への細胞内カルシウムの貢献が、後肢へのホルマリンの皮下注射の後に調べられた。」ｂ 「この結果は、ホルマリン損傷により誘発された組織損傷後の中枢

5 性感作および持続性侵害受容は、主にＮＭＤＡ受容体作動性（比較的

程度は低いが電位依存性の）カルシウムチャネルを介したカルシウム流入に依存することを示す。」( ｷ ) 甲 ５ １ の 文 献 （ Intracellular Messengers Contributing to「Persistent Nociception and Hyperalgesia Induced by L-Glutamateand Substance P in the Rat Formalin Pain Model」（１９９４（平成６）年公表））には、次の記載がある。「この結果は、ホルマリン損傷により誘発された組織損傷後の中枢性感作および持続性侵害受容、およびＬ－グルタミン酸およびサブスタンスＰにより引き起こされたホルマリン試験における痛覚過敏は、細胞内メッセンジャーである一酸化窒素、アラキドン酸およびプロテインカイネースＣに依存することを示す。」(ｸ) 上記(ｱ)ないし(ｳ)の各文献の記載によると、本件出願日当時、ホルマリン試験は、ラット等にホルマリンを皮下注射することにより、炎症による持続した侵害刺激を生じさせ、これによって生じた痛みに対する薬剤の効果を確認するための有用な動物モデルであると考えられていたものと認められる。そして、上記の炎症による持続した侵害刺激によって生じた痛みは、炎症による侵害受容器への刺激を発生機序とする痛みである侵害受容性疼痛に当たるものというべきである。他方で、ホルマリン試験の後期相については、上記(ｴ)の文献のように、専ら中枢性感作を反映し得るものであると指摘する知見もあったものの、上記(ｱ)及び(ｵ)ないし(ｷ)の文献のように、多くの文献においては、炎症性疼痛及び中枢性感作の組合せを反映し得るとされるにとどまっていたものと認められる。以上によれば、本件出願日当時、ホルマリン試験は、後期相が中枢性感作を反映し得るものであることが指摘されてはいたものの、侵害受容

5 性疼痛に対する薬剤の効果を確認するための動物モデルであると考えら

れていたものというべきである。ウ カラゲニン試験について(ｱ) 甲４４の文献（ new and sensitive method for measuring thermal「Anociception in cutaneous hyperalgesia」（１９８８（平成元）年公表））は、 皮膚の痛覚過敏における熱侵害受容を測定するための新たな精度の「高い方法」とのタイトルの文献であり、次の記載がある。ａ 「拘束されていない動物における熱刺激に対する皮膚痛覚過敏を測定する方法が記載されている。・・・カラゲニンに誘発された炎症は、食塩水で処置した足と比較して有意に短い足回避潜時をもたらし、そしてこれらの潜時変化は熱侵害受容閾値の低下に対応した。」ｂ 「鎮痛薬によるカラゲニン誘発痛覚過敏の遮断を検出する熱的および機械的方法の能力が、硫酸モルヒネ・ ・またはインドメタシン・ ・・ ・で前処置したラットにおいて評価され、比較された。・・・熱的および機械的刺激に対する行動反応は、ベースライン時および最初の注射の２時間後と３．５時間後に、カラゲニン処置および対側の未処置の後肢の両方について測定された。」(ｲ) 甲５６の文献（「Spinal opioid analgesic effects are enhanced ina model of unilateral inflammation/hyperalgesia: possibleinvolvement of noradrenergic mechanisms」（１９９１（平成３）年公表））には、次の記載がある。ａ 「カラゲニン誘導炎症は、１９６２年 Winter 等によって説明された。そして、非ステロイド抗炎症薬のスクリーニングのために広く使われるようになっている・・・。最近、皮膚の痛覚過敏のモデルとして適合されている。」ｂ 「データは、炎症状態中のオピオイドの鎮痛作用が脊髄のノルアド

5 レナリン作動性の経路との相互作用に依存する可能性があることを示

す。」ｃ 「末梢性炎症を有する動物に全身投与されたオピオイドの鎮痛効果の増強は、最近、炎症組織内の受容体での薬理作用に基づくものとされた（・・・）。本研究は、片側性のカラゲニン誘発炎症／痛覚過敏が脊髄レベルでのオピオイドアゴニストの鎮痛効果の増加とも関連していることを示す。」ｄ 「我々は、片側性カラゲニン誘発の炎症モデルにおけるオピオイドアゴニストの脊髄媒介性の抗侵害受容効果を調べた。」(ｳ) 甲５７の文献（「Alterations in neuronal excitability and thepotency of spinal mu, delta and kappa opioids after carrageenan-induced inflammation」(１９９２(平成４)年公表)）には、次の記載がある。ａ 「これらの結果は、末梢の炎症に続いて、脊髄の伝達及び調節システムの両方で機能的変化が発達することを実証した。μアゴニストであるモルヒネで、オピオイドアゴニストの抗侵害受容性の変動が生じ、大きな変化を示した。」ｂ 「おそらく、炎症の発達は、脊髄ニューロンの過興奮における閾下での変化に随伴し、これにより観察された変化が生ずる。遅いＥＰＳＰの合計が、これらの細胞のワインドアップの基礎となることが示されている（・・・）。ＥＰＳＰの構築といったイベントと、十中八九ＩＰＳＰとが、末梢の炎症に続いて、脊髄での伝達及び調節におけるこれらの変化を生ずるもっともな説明となる。」(ｴ) 上記(ｱ)及び(ｲ)の各文献の記載によると、本件出願日当時、カラゲニン試験は、ラット等にカラゲニンを皮下注射することにより、炎症による痛覚過敏を生じさせ、これに対する薬剤の効果を確認するための動物

5 モデルとして広く利用されていたものと認められる。そして、上記の炎

症による痛覚過敏の痛みは、炎症による侵害受容器への刺激を発生機序とする痛みである侵害受容性疼痛に当たるものというべきである。他方で、カラゲニン試験については、上記(ｳ)の文献のように、炎症の発達及び脊髄ニューロンの過剰興奮を反映するものである可能性を指摘する知見もあったものといえる。以上によれば、本件出願日当時、カラゲニン試験は、炎症の発達及び脊髄ニューロンの過剰興奮を反映し得るものであることが指摘されてはいたものの、侵害受容性疼痛に対する薬剤の効果を確認するための動物モデルであると考えられていたものというべきである。エ 術後疼痛試験について術後疼痛試験については、ホルマリン試験及びカラゲニン試験とは異なり、本件出願日当時における一般的な試験内容を認定するに足りる証拠は存しない。

⑷ 検討

ア 検討すべき内容上記⑴及び⑵によれば、本件発明１及び２が実施可能要件を満たすというためは、当業者が、本件明細書における本件３試験に係る結果の記載及び上記⑶のとおりの本件出願日当時の技術常識に基づいて、本件化合物が本件明細書に記載された様々な痛みの全てに対して使用することができるものであると理解できるものといえなければならない。イ 本件ホルマリン試験及び本件カラゲニン試験について(ｱ) 本件明細書には、本件ホルマリン試験の結果として、本件化合物は初期相においては特段の効果を奏さなかったが、後期相においては効果を奏した旨が、本件カラゲニン試験の結果として、本件化合物が機械的痛覚過敏及び熱痛覚過敏のいずれに対しても効果を奏した旨が、それぞれ

5 記載されている。

(ｲ) そして、本件明細書の記載及び上記⑶イ及びウによれば、本件ホルマリン試験及び本件カラゲニン試験は、いずれも本件出願日当時における一般的なホルマリン試験及びカラゲニン試験と同様の試験内容であったといえるところ、上記⑶イ及びウで検討したとおり、本件出願日当時、ホルマリン試験は、侵害受容性疼痛である炎症による持続的な侵害刺激によって生じた痛みに対する薬剤の効果を、カラゲニン試験は、侵害受容性疼痛である炎症による痛覚過敏の痛みに対する薬剤の効果を、それぞれ確認するための動物モデルであると考えられていたものと認められる。(ｳ) 以上によれば、当業者は、本件ホルマリン試験によって、侵害受容性疼痛である炎症による持続的な侵害刺激によって生じた痛みに対する本件化合物の効果が、本件カラゲニン試験によって、侵害受容性疼痛である炎症による痛覚過敏の痛みに対する本件化合物の効果が、それぞれ確認されていると認識するものというべきである。ウ 本件術後疼痛試験について(ｱ) 本件明細書には、本件術後疼痛試験の手術について、右後肢足蹠表面を５０％エタノールで準備して、踵の端から０．５ｃｍに開始し足指の方向に皮膚及び筋膜を通して１‐ｃｍ縦に切開し、また、足蹠の筋肉は鉗子によって持ち上げて縦に切開した上で、傷口を編んだ絹の縫合糸によりＦＳＴ－０２の針を用いて２個所で閉じたこと、熱痛覚過敏については、上方に傾斜したガラステーブルの下に可動性放射熱源を置き、ラットの後肢足蹠に焦点を合わせ、足蹠回避潜時（ＰＷＬ）を記録したこと、接触異痛については、動物の後肢の足蹠表面に、順次力を増大させてフライの毛で触れ、後肢の回避が誘発されるまで試験し、反応が誘発されるのに必要な最低の力量を回避閾値としてグラムで記録したこと

5 が、それぞれ記載されている。

また、本件明細書には、本件術後疼痛試験の結果として、本件化合物が熱痛覚過敏及び接触異痛のいずれに対しても効果を奏した旨が記載されている。(ｲ) 甲１５の１の文献 「Characterization of a rat model of incisional（pain」 (１９９６(平成８)年公表)）には、次の記載がある。ａ 「要約 本研究で我々は、切開痛のラットモデルを開発した。ハロタン麻酔ラットの皮膚、筋膜、および足蹠の足底側面の筋肉を１-cm 縦に切開した。手術前及び手術に続く６日間、創傷周辺のさまざまな領域でフォン・フライの毛を使用して、回避反応を測定した。動物の体重負荷行動に基づく累積疼痛スコアも利用した。回避反応試験及び体重負荷に基づくスコアの結果は、ラット足の外科的切開が、術後数日間続く信頼性のある定量可能な機械的痛覚過敏を引き起こすことを示唆している。足の皮膚と筋膜のみを含み、筋肉を含まない切開は、最初の術後期間中にそれほど重度の痛覚過敏を引き起こさなかった。本モデルにより、手術による感作のメカニズムを理解し、ヒトの術後疼痛の新しい治療法を調査できるであろう。」ｂ 「術後疼痛は、急性痛の一般的な形態である。」ｃ 「本研究において、切開からおよそ１０ｍｍ離れた位置の調査は、逃避反射の閾値減少を示した（図４）。切開から１０ｍｍの一次求心性の感作は起こらないだろうことから、この離隔した敏感さが示唆するのは、外科的切開が我々の動物において二次痛覚過敏を生ずるだろうということである。人間における切開後の二次痛覚過敏は、・・・著者らは、傷の上１０ｃｍの位置での疼痛閾値の減少を検出し、これが中枢性感作による二次痛覚過敏であったことを示した。」

5 (ｳ) 上記(ｱ)及び(ｲ)によれば、本件術後疼痛試験は、ラットの後肢の足蹠

面の皮膚、筋膜及び筋肉を切開する手術の創傷により、痛覚過敏及び接触異痛を誘発し、痛覚過敏及び接触異痛を生じた同側足蹠に対する薬剤の効果を確認するというものであり、甲１５の１の文献に記載されたモデルを基にしたものであるといえるものの、同文献に記載されているように、創傷周辺の様々な領域で回避反応を測定したものではないことからすれば、当業者は、本件術後疼痛試験につき、隔離した敏感さに示唆される二次痛覚過敏の痛みでなく、術後疼痛の一般的な形態である急性痛に対する薬剤の効果を確認する試験であると理解するものと認められる。そうすると、上記の手術の創傷によって生じた痛覚過敏及び接触異痛の痛みは、組織損傷による侵害受容器への刺激を発生機序とする痛みである侵害受容性疼痛に当たるものというべきである。(ｴ) 以上によれば、当業者は、本件術後疼痛試験によって、侵害受容性疼痛である手術の創傷によって生じた痛覚過敏及び接触異痛の痛みに対する本件化合物の効果が確認されていると認識するものというべきである。エ ベネットモデル及びチャングモデルについて(ｱ) 前記⑵イのとおり、本件明細書には、ベネットモデル及びチャングモデルに言及している部分があるが、本件化合物について、両モデルを用いた試験を実施した旨の記載は存しないところ、本件明細書の記載及び次の各文献の記載によれば、本件出願日当時、両モデルは、いずれも神経障害のモデルとして広く知られていたものといえる。ａ 甲８５の文献 「An experimental model for peripheral neuropathy（produced by segmental spinal nerve ligation in the rat」（１９９２（平成４）年公表））

5 「最近、ラットを用いてカウザルギーについての２つの実験動物モ

デルが開発された。Bennett and Xie １９８８）（ によるものと、Seltzeret al.（Seltzer and Shir 1988;…1990）によるものである。前者のモデルは、坐骨神経の周囲に４つの緩い結紮を施すことにより作成され、・・・。これらのモデルはいずれも、痛覚過敏とアロディニアの急速な発生というカウザルギーの主要な臨床症状を模倣する。さらに、動物らは自発痛を発症し、また交感神経系が関与していることを示唆する証拠がある。我々は、ラットの片側のＬ ５ あるいはＬ ５ 及びＬ ６ の双方の脊髄神経を完全に結紮することを含む、３番目のモデルを開発した。」ｂ 甲８６の文献（「Interventional Pain Management」（１９９６（平成８）年公表））

(a) 「表３－３．脊髄修飾システム：ラットにおける髄腔内注射の効

果」

(b) 「実験的疼痛状態（動物モデル）

アロディニア（髄腔内ストリキニーネ、Chung モデル）神経損傷－痛覚過敏（Bennett モデル）」(ｲ) そうすると、本件明細書に接した当業者は、本件化合物の効果を確認するための試験として、神経障害のモデルとして広く知られていたベネットモデル及びチャングモデルではなく、ホルマリン試験、カラゲニン試験及び術後疼痛試験が選択されているものと認識するものといえる。これに上記イ及びウで検討したところを併せ考慮すれば、本件明細書に接した当業者は、本件化合物について、炎症や組織損傷による侵害受容器への刺激を発生機序とする痛み（侵害受容性疼痛）とは区別される神経の障害を発生機序とする痛み（神経障害性疼痛）に対する効果は確認されていないと認識するものというべきである。

5 オ その他の事情

(ｱ) 本件明細書には、本件化合物が本件３試験において効果を奏する場合に、さらなる薬理試験等を要することなく、本件明細書に記載された様々な痛みの全てについて効果を有すると予測されることを明示又は示唆する技術常識は何ら記載されていない。(ｲ) また、前記⑶アのとおり、本件出願日当時、慢性疼痛とも呼ばれる病的な痛みについては、発生機序に応じて様々な分類がされていたものであり、これらの痛みの態様や程度、治療方法等は、それぞれ異なるものであると考えるのが技術常識であったといえる一方で、痛みの種類を問わず、痛覚過敏又は接触異痛等の痛みの発症原因や機序が同一であり、いずれかの種類の痛みに対して有効な医薬品であれば、他の種類の痛みに対しても有効であるとの技術常識があったと認めるに足りる証拠は存しない。カ 小括以上検討したところによれば、本件明細書の記載に接した本件出願日当時の当業者は、本件化合物について、いずれも侵害受容性疼痛である、炎症による持続的な侵害刺激によって生じた痛み、炎症による痛覚過敏の痛み並びに手術の創傷によって生じた熱痛覚過敏及び接触異痛の痛みに対して使用することができるものであると認識するといえるものの、本件化合物が、これらの痛みに限らず、神経の障害を発生機序とする痛み（神経障害性疼痛）を含む、本件明細書に記載された様々な痛みの全てに対して使用することができるものであると理解できるものとは認められない。したがって、本件明細書の発明の詳細な説明の記載は、当業者において、その記載及び本件出願日当時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、本件発明１及び２に係る物を使用することができる程度のものであるとはいえないから、本件発明１及び２は、実施可能要件を満た

5 さないというべきである。

⑸ 原審における控訴人の主張に対する判断

ア(ｱ) 控訴人は、本件出願日当時、慢性疼痛は、それが侵害受容性疼痛、神経障害性疼痛又は心因性疼痛のいずれによるものであっても、末梢や中枢の神経細胞の感作という神経の機能異常で生ずる痛覚過敏や接触異痛の痛みであるとの技術常識が存在したので、当業者は、本件明細書の記載及び同明細書に記載された薬理試験の結果から、本件化合物が本件明細書に記載された各種の痛みに有用であると認識することができた旨主張し、その理由として、本件出願日当時、ホルマリン試験等を用いた研究により、組織損傷や炎症の後に、興奮性アミノ酸を伝達物質とするＮＭＤＡレセプター作動性の中枢性感作を生ずることが知られており、カラゲニンの炎症や術後疼痛における感作もこれと同様の機序であると理解されていた上、神経損傷の後にも、同様にＮＭＤＡレセプター作動性の中枢性感作を生ずることが知られていたことなどを 主張する（原判決１１頁２３行目ないし１２頁１８行目）。(ｲ) そこで検討するに、控訴人が指摘する文献には、組織損傷や炎症後の痛覚過敏について、次の記載がある。ａ 甲 ３ ９ の 文 献 （ The induction and maintenance of central「sensitization is dependent on N-methyl-D-aspartic acid receptoractivation; implications for the treatment of post-injury painhypersensitivity states」（１９９１（平成３）年公表））

(a) 「中枢感作はヒトにおける損傷後疼痛過敏状態の原因となる可能

性がある」

(b) 「末梢組織の損傷に続いて生じる痛覚過敏は、損傷付近の一次求

心性侵害受容器の感受性の増大（末梢性感作）・・・および、脊髄におけるニューロンの興奮性の増大（中枢性感作）の結果生じる」

5 ｂ 甲 ４ ６ の 文 献 （ Evidence for spinal N-methyl-D-aspartate

「receptor involvement in prolonged chemical nociception in therat」（１９９０（平成２）年公表））「ホルマリンによって生成される求心性集中砲火・・・比較的に短いタイムスパンでＮＭＤＡ介在性の中枢性活性を誘発し、この誘発された活性が長期間の痛みの状態における侵害受容とその調節の変化の一つの基礎となっている可能性がある」ｃ 甲４９の文献（「The Role of NMDA Receptor-operated CalciumChannels in Persistent Nociception after Formalin-inducedTissue Injury」（１９９２（平成４）年公表））「この結果は、ホルマリン損傷により誘発された組織損傷後の中枢性感作および持続性侵害受容は、主にＮＭＤＡ受容体作動性（比較的程度は低いが電位依存性の）カルシウムチャネルを介したカルシウム流入に依存することを示す。」(ｳ) また、控訴人が指摘する文献には、術後疼痛について、次の記載がある。ａ 甲 １ ５ の １ の 文 献 （ Characterization of a rat model of「incisional pain」（１９９６（平成８）年公表））「著者らは、傷の上１０ｃｍの位置での疼痛閾値の減少を検出し、これが中枢性感作による二次痛覚過敏であったことを示した。」ｂ 甲５０の文献 「Spinal nitric oxide synthesis inhibition blocks（NMDA-induced thermal hyperalgesia and produces antinociceptionin the formalin test in rats」（１９９３（平成５）年公表））

(a) 「この痛覚過敏要素は、脊髄のＮＭＤＡ受容体の活性化によって

開始され、それはＮＯ生成を介して求心性インプットの実際の増大処理および続く疼痛行動の関連する痛覚過敏要素に導く。」

5 (b) 「これらの観察が示唆しているのは、ヒトの術後疼痛状態は、 ・

・ ・長引く求心性の活動や脊髄のＮＭＤＡレセプターを用いた動物モデルやシステムと少なからず類似しているだろうということである。」(ｴ) さらに、控訴人が指摘する文献には、神経障害性疼痛について、次の記載がある。ａ 甲４２の文献（「Response of chronic neuropathic pain syndromesto ketamine: a preliminary study」（１９９４（平成６）年公表））「動物の神経障害性疼痛モデルにおいて示唆されるように・・・、痛覚過敏はＮＭＤＡ受容体によって介在される『ワインドアップ現象』の提示である可能性がある。これに関して神経障害性疼痛症候群における痛覚過敏はホルマリン誘発性の痛みの第二相・・・に類似する。これらはすべて、ＮＭＤＡ受容体介在性の中枢性促通による脊髄レベルでのワインドアップ現象によって生じると思われる。」ｂ 甲 ４ ６ の 文 献 （ Evidence for spinal N-methyl-D-aspartate「receptor involvement in prolonged chemical nociception in therat」（１９９０（平成２）年公表））「持続したあるいは慢性的な痛みに関連する多くの問題の一つは、長く持続する痛みのある種の形態を緩和する難しさにあり、これは特に、神経損傷に関連する形態についてである。・・ ・動物についての様々な研究は、末梢の侵害受容繊維の感作が発生し得ること・・・を明らかに示し、さらに最近では、マイナー入力に対する後角の侵害受容的システムの反応を顕著に促進する、急速に誘発された中枢性過敏についての証拠が蓄積している。このようなメカニズムは、痛みを増幅し、持続する痛みの状態の問題に貢献する可能性がある。」(ｵ) 上記(ｲ)ないし(ｴ)の各記載によれば、本件出願日当時、末梢組織の損

5 傷に続いて生じる痛覚過敏の痛みが末梢性感作及び中枢性感作の結果

として生じている可能性を指摘する知見があったとはいえる。しかしながら、これらの文献には、発症の原因を異にする痛覚過敏の痛みの全てについて、末梢又は中枢の神経細胞にいかなる共通の変化等が生じ、これに対して薬剤がいかなる共通の作用を及ぼし得るのかなどに関する具体的な記載はみられないことからすれば、本件出願日当時、発症の原因を異にするあらゆる痛覚過敏の痛みが、その原因にかかわらず、共通して末梢又は中枢の神経細胞の感作によって引き起こされる神経の機能異常により生じるものと考えられていたものとは認められない。そうすると、本件出願日当時、あらゆる慢性疼痛が、末梢や中枢の神経細胞の感作という神経の機能異常で生ずる痛覚過敏や接触異痛の痛みであるとの技術常識が存在したものと認めることはできず、当業者が、本件３試験の結果の記載のみから、本件化合物が本件明細書に記載された様々な痛みの全てに対して使用することができるものであると理解できるものともいえない。(ｶ) したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。イ(ｱ) 控訴人は、組織損傷や炎症により神経を損傷し、逆に神経損傷により炎症を生じるなどして、神経細胞の感作を生じて痛覚過敏や接触異痛を生ずることから、痛みを組織損傷、炎症、神経損傷、心因性の要因などの原因では明確に区別することはできず、炎症性疼痛及び術後疼痛と神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛とは相互に重複する痛みであると理解されていた旨主張する（原判決１２頁２１行目ないし１３頁２行目）。(ｲ) しかしながら、前記⑶アのとおり、本件出願日当時、慢性疼痛とも呼ばれる病的な痛みについては、発生機序に応じて様々な分類がされていたものであり、これらの痛みの態様や程度、治療方法等は、それぞれ異

5 なるものであると考えるのが技術常識であったと認められる。また、上

記アで検討したとおり、本件出願日当時、あらゆる慢性疼痛が、末梢や中枢の神経細胞の感作という神経の機能異常で生ずる痛覚過敏や接触異痛の痛みであるとの技術常識が存在したものと認めることはできない。さらに、上記アで挙げた控訴人が指摘する文献においても、痛みをその原因に応じて区別することができない旨の記載は存しない。そうすると、各種の疼痛に共通して痛覚過敏や接触異痛の症状がみられるとしても、そのことから、痛みを組織損傷、炎症、神経損傷、心因性の要因などの原因では明確に区別することができず、炎症性疼痛及び術後疼痛と神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛とが相互に重複する痛みであると理解されていたものとは認められない。(ｳ) 上記主張に関して控訴人は、痛みを原因では明確に区別することはできず、各種の疼痛が相互に重複する痛みであると理解されていた例として、神経障害性疼痛を生ずる椎間板ヘルニアや神経障害性疼痛を生ずる複合性局所疼痛症候群において、炎症により神経細胞の感作を生ずることが知られ（甲１２８、１３０） 神経損傷の後にも神経細胞の感作を生、ずることが知られていたことを指摘する。しかしながら、甲１２８の文献には、髄核ヘルニアの痛みについて、神経根及び神経終末の炎症及び刺激が関連すること、末梢組織の疼痛の状況が後角における体性感覚ニューロンを感作させて慢性疼痛状態に寄与し得ることが記載されているものの、神経の炎症及び刺激と体性感覚ニューロンの感作との関係についての記載は存しない。また、甲１３０の文献には、ＲＳＤ（反射性交感神経性ジストロフィー）が反射神経の炎症の形態であることを示す旨が記載されているものの、これはＲＳＤにおいて炎症状態にある神経が痛みを生じることが記載されているにすぎないといえる。そうすると、これらの文献の記載をもって、本件出願

5 日当時、痛みを原因では明確に区別できず、各種の疼痛が相互に重複す

る痛みであると理解されていたものとはいえない。また、控訴人は、糖尿病性神経障害においては神経損傷により直ちに疼痛を生じるわけではなく、また、複合性局所疼痛症候群は神経損傷だけではなく組織損傷によっても神経障害性疼痛を生じる疾患とされていたなどと指摘する。しかしながら、糖尿病性神経障害は、神経線維の損傷や線維の再生成等と関連し（甲１３１） また、、 太い神経線維や自律神経の混乱とも関連する（甲１３２）ことが知られており、その病態生理は主として細い神経線維の軸索変性と分節的な脱髄であるとされていること（甲８１）などからすれば、糖尿病性神経障害による痛みは、神経の障害を発生機序とする痛みであるというべきである。また、複合性局所疼痛症候群は、Ⅰ型が反射性交感神経性ジストロフィー（ＲＳＤ）と、Ⅱ型がカウザルギーと呼ばれていたものであるところ（甲１４１） ＲＳＤは、、 上記のとおり炎症状態にある神経が痛みを生じるものであり、カウザルギーの痛みは、外傷性の末梢神経の損傷後にみられるものである（甲７８）ことからすれば、複合性局所疼痛症候群の痛みは、炎症状態にある神経又は神経の損傷という神経の障害を発生機序とする痛みであるというべきである。そうすると、これらの痛みの病態をもって、本件出願日当時、痛みを原因では明確に区別できず、各種の疼痛が相互に重複する痛みであると理解されていたものとはいえない。(ｴ) したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。ウ(ｱ) 控訴人は、本件明細書に記載された「炎症性疼痛」は、神経細胞の感作による痛覚過敏や接触異痛による痛みであり、侵害受容性疼痛を意味しないとした上で、ホルマリン試験は、後期相が痛覚過敏や接触異痛の原因である中枢性感作を反映したものであることが知られていたため、

5 神経障害性疼痛治療薬の研究に用いられていたものであり、本件明細書

においても、本件化合物が、ホルマリンの侵害刺激を反映した前期相には効果を奏さず、痛覚過敏や接触異痛の直接の原因である中枢性感作を反映した後期相に効果を奏することが確認されている旨主張する（原判決１４頁４行目ないし９行目）。(ｲ) しかしながら、前記⑶イで検討したとおり、本件出願日当時、ホルマリン試験の後期相については、侵害受容性疼痛である炎症による持続的な侵害刺激によって生じた痛みに対する薬剤の効果を確認するための動物モデルであると考えられていたものというべきであり、控訴人が指摘する文献（甲４５ないし５１、６４、８６）によっても、本件出願日当時、ホルマリン試験の後期相が専ら中枢性感作を反映したものであると当業者から理解されていたものとはいえない。また、前記⑶イのとおり、ホルマリン試験の後期相については、中枢性感作を反映し得るものであることが指摘されてはいたものの、上記アで検討したとおり、本件出願日当時、あらゆる慢性疼痛が、末梢や中枢の神経細胞の感作という神経の機能異常で生ずる痛覚過敏や接触異痛の痛みであるとの技術常識が存在したものと認めることはできないことからすれば、ホルマリン試験の後期相が中枢性感作を反映し得るものであったとしても、このことをもって、本件出願日当時、ホルマリン試験において痛みに対する効果が確認された薬剤が、原因を異にするあらゆる痛覚過敏や接触異痛の痛みに対して効果を有するものであると考えられていたものとはいえない。さらに、上記の諸点を考慮すれば、本件ホルマリン試験によって、本件化合物が、痛覚過敏や接触異痛の直接の原因であると控訴人が主張する神経細胞の感作に効果を奏することが確認されているともいえない。(ｳ) したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

5 エ(ｱ) 控訴人は、当業者にカラゲニン試験が侵害受容性疼痛の試験と理解さ

れることはないとした上で、同試験は、神経細胞の感作を反映したものとして知られ、神経障害性疼痛治療薬の研究にも用いられており、本件明細書においても、神経細胞の感作で生じた痛覚過敏に対する本件化合物の効果が確認されている旨主張する（原判決１４頁１０行目ないし１３行目）。(ｲ) しかしながら、前記⑶ウで検討したとおり、本件出願日当時、カラゲニン試験は、侵害受容性疼痛である炎症による痛覚過敏の痛みに対する薬剤の効果を確認するための動物モデルであると考えられていたものというべきであり、控訴人が指摘する文献（甲５６、５７、７２、１４６）によっても、本件出願日当時、カラゲニン試験が専ら中枢性感作を反映したものであると当業者から理解されていたものとはいえない。また、前記⑶ウのとおり、カラゲニン試験については、脊髄ニューロンの過剰興奮を反映するものである可能性を指摘する知見もあったものの、上記アで検討したとおり、本件出願日当時、あらゆる慢性疼痛が、末梢や中枢の神経細胞の感作という神経の機能異常で生ずる痛覚過敏や接触異痛の痛みであるとの技術常識が存在したものと認めることはできないことからすれば、カラゲニン試験が脊髄ニューロンの過剰興奮を反映し得るものであったとしても、このことをもって、本件出願日当時、カラゲニン試験において痛みに対する効果が確認された薬剤が、原因を異にするあらゆる痛覚過敏や接触異痛の痛みに対して効果を有するものであると考えられていたものとはいえない。さらに、上記の諸点を考慮すれば、本件カラゲニン試験によって、本件化合物が、痛覚過敏や接触異痛の直接の原因であると控訴人が主張する神経細胞の感作に効果を奏することが確認されているともいえない。(ｳ) したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

5 オ(ｱ) 控訴人は、術後疼痛試験は、神経細胞の感作を反映したものであるこ

とが知られており、本件明細書においても、術後疼痛試験により、切開創の治癒後も持続する、神経細胞の感作で生じた痛覚過敏や接触異痛に対する本件化合物の効果が確認されている旨主張する（原判決１４頁１４行目ないし１７行目）。(ｲ) しかしながら、前記⑷ウのとおり、当業者は、本件術後疼痛試験は、侵害受容性疼痛である手術の創傷によって生じた痛覚過敏及び接触異痛の痛みに対する薬剤の効果を確認するためのものであると認識するものというべきである。また、上記ア(ｳ)の各文献の記載によれば、術後疼痛試験については、中枢性感作に関連する手術の感作を反映するものであると指摘する知見も存在したものといえるものの、上記アで検討したとおり、本件出願日当時、あらゆる慢性疼痛が、末梢や中枢の神経細胞の感作という神経の機能異常で生ずる痛覚過敏や接触異痛の痛みであるとの技術常識が存在したものと認めることはできないことからすれば、術後疼痛試験が中枢性感作に関連する手術の感作を反映し得るものであったとしても、このことをもって、本件出願日当時、術後疼痛試験において痛みに対する効果が確認された薬剤が、原因を異にするあらゆる痛覚過敏や接触異痛の痛みに対して効果を有するものであると考えられていたものとはいえない。さらに、上記の諸点を考慮すれば、本件術後疼痛試験によって、本件化合物が、痛覚過敏や接触異痛の直接の原因であると控訴人が主張する神経細胞の感作に効果を奏することが確認されているともいえない。(ｳ) 上記主張に関して控訴人は、カプサイシン試験やマスタードオイル試験について記載された文献（甲４１等）も根拠とするが、これらの試験は本件明細書に記載された試験ではないことからすれば、前記の結論を

5 左右するものではないというべきである。

(ｴ) したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。カ(ｱ) 控訴人は、本件化合物は、本件明細書において中枢神経疾患である「てんかん」に対して効果を有する既知の化合物であることが記載され、更に神経障害性疼痛や線維筋痛症を含む慢性疼痛の全体に対し、抗痛覚過敏作用を有することにより効果を奏することが明示されていた旨主張する（原判決１３頁２５行目ないし１４頁３行目）。(ｲ) しかしながら、前記⑵で検討したとおり、本件明細書の記載において、薬理データ又はこれと同視することができる程度の事項に当たるといえるのは、本件３試験の結果の記載のみであるから、控訴人が指摘する「本発明は、痛みの治療において鎮痛／抗痛覚過敏作用を発揮する化合物としての・・・使用である。 、」「本発明の化合物は、てんかん・・・のような中枢神経系疾患に対する抗発作療法に有用な既知の薬物である。 など」の本件明細書の記載から、当業者が、本件化合物があらゆる慢性疼痛に対して鎮痛効果を有するものであると理解できるものとはいえない。(ｳ) したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。キ(ｱ) 控訴人は、ホルマリン試験で中枢性感作を抑制することが確認されたケタミンが、広く神経障害性疼痛や線維筋痛症を含む慢性疼痛に効果を奏することも知られていた旨主張する（原判決１２頁１８行目ないし２０行目）。(ｲ) そこで検討するに、控訴人が指摘する各文献（甲２６、４２、４６、５２ないし５５、７０等）の記載によれば、本件出願日当時、ケタミンが神経障害性疼痛や線維筋痛症等の様々な痛みの処置において効果を奏するものであることや、その機序について、ケタミンによってＮＭＤＡが遮断され、ＮＭＤＡ受容体を介在する中枢性活性の痛みが軽減されることがあり得るとの知見が存在したものと認められる。

5 しかしながら、上記の各文献によっても、上記の「ＮＭＤＡ受容体を

介在する中枢性活性」が、発症の原因を異にするあらゆる痛みの共通の原因であるとまで認めることはできず、当業者が、ホルマリン試験の後期相に効果を有した薬剤であれば、あらゆる慢性疼痛に効果を奏すると認識し得たものとはいえない。なお、上記の「ＮＭＤＡ受容体を介在する中枢性活性」が、ＮＭＤＡ受容体との関連が明らかでない本件化合物のような薬剤の作用に関連するものであると認めるに足りる証拠は存しない。以上によれば、当業者が、上記のようなケタミンに関する知見を基に、本件化合物が広く神経障害性疼痛や線維筋痛症を含む慢性疼痛に効果を奏すると理解できたものとはいえない。(ｳ) したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。ク(ｱ) 控訴人は、本件明細書において、組織損傷や炎症による通常の痛みに対して効果のあるモルヒネを比較例としていることから、当業者は、本件化合物が、組織損傷や炎症による侵害刺激で生ずる通常の痛みではなく、神経細胞の感作による痛覚過敏や接触異痛に直接効果を奏すると理解する旨主張する（原判決１４頁１８行目ないし１５頁２行目）。(ｲ) しかしながら、本件カラゲニン試験及び本件術後疼痛試験において確認されているのは、比較例であるモルヒネが効果を奏しないことではなく、モルヒネも一定の効果を奏するものの、本件化合物の方がより有利な効果を奏するということである。そうすると、このような結果をもって、当業者が、本件化合物について、組織損傷や炎症による侵害受容器への刺激によって生じる痛みではなく、控訴人が主張する神経細胞の感作による痛覚過敏や接触異痛に直接効果を奏するものであると理解するものとはいえない。(ｳ) したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

5 ケ(ｱ) 控訴人は、本件明細書において、慢性疼痛である神経障害性疼痛に有

効なギャバペンチンを比較例とし、本件化合物がより優れた効果を有することも確認されているから、当業者は、本件化合物が神経障害性疼痛にも効果があると認識する旨主張する（原判決１５頁３行目ないし７行目）。(ｲ) しかしながら、控訴人の上記主張は、本件出願日当時、ギャバペンチンが神経障害性疼痛に効果を奏することが技術常識であったことを前提とするものであり、その根拠として提出されている本件出願日以前の文献は甲１３６の文献のみであるところ、同文献のみによっては、上記の技術常識が存在したものとは認められない。そうすると、本件３試験において、ギャバペンチンが比較例として用いられているからといって、当業者が、本件化合物が神経障害性疼痛にも効果があると認識するものとはいえない。(ｳ) したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。コ(ｱ) 控訴人は、本件明細書において、当時まだ一般的に用いられていなかった動物モデルであるチャングモデルやベネットモデルがあることについても紹介しており、当業者はこれらの動物モデルにより容易に追試が可能であった旨主張する（原判決１５頁８行目ないし１０行目）。(ｲ) しかしながら、前記⑵イのとおり、本件明細書には、動物モデルであるベネットモデル及びチャングモデルに言及している部分があるが、本件化合物について、両モデルを用いた試験を実施した旨の記載は存しないから、上記言及をもって、本件化合物の効果に関する薬理データ又はこれと同視することができる程度の事項が記載されているものとみることはできない。(ｳ) したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

⑹ 当審における控訴人の補充主張に対する判断

5 ア 前記第２の３⑴〔控訴人の主張〕アについて

(ｱ) 控訴人は、甲７９ないし甲８１、甲８８、甲９０、甲９１及び乙４の各文献に関して、痛覚過敏や接触異痛の機序が共通することは一切否定されておらず、かえって、神経細胞の感作による痛覚過敏や接触異痛の痛みが神経障害性疼痛や線維筋痛症に共通する痛みであることを裏付けるものであり、また、一部の神経障害性疼痛には侵害受容性疼痛において有効とされていたモルヒネ等の麻薬性鎮痛剤では効果が不十分であるという技術常識が存在したことが示されているにすぎず、侵害受容性疼痛、神経障害性疼痛及び心因性疼痛の治療方法がそれぞれ異なるとの技術常識を読み取ることはできない旨主張する。(ｲ) しかしながら、控訴人が指摘する各文献において、痛覚過敏や接触異痛の機序が共通することが否定されていないからといって、これらの痛みが神経細胞の感作によって生じるものであることや、神経障害性疼痛や線維筋痛症に共通する痛みであることが裏付けられるものではない。そして、前記⑶アで検討したとおり、甲７８ないし８１及び甲８４の各文献において、痛みがその発生機序に基づいて分類されている上、分類に応じた治療方法等にも言及されていることは明らかである。(ｳ) したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。イ 同〔控訴人の主張〕イについて(ｱ) 控訴人は、甲２６、甲１６２、甲１６３及び甲１６６の各文献によれば、線維筋痛症の痛みが中枢性感作によるものであることは技術常識であったといえること、炎症や組織損傷後の痛覚過敏の機序については、ＮＭＤＡレセプター介在性の中枢性感作であることが技術常識であったことなどを理由に、痛覚過敏や接触異痛は神経細胞の感作によって生じるものである旨主張する。(ｲ) しかしながら、線維筋痛症については、本件出願日当時における各文

5 献において、「痛覚過敏を伴う慢性疼痛症候群と定義されている」（甲２

６） 「心因性の線維筋痛症」 「痛覚中枢の機能的異常により痛みが増幅、 、されて感じられる疾患」（甲８８）、「侵害受容ニューロンの中枢性感作を導く中枢の侵害受容系の変化」（甲１６２）、「末梢の一次求心性メカニズムの応答変化と、ＣＮＳプロセスの変化とが、ＦＳの病態生理に重要な役割を果たしていると推測せざるを得ない」（甲１６６）などと説明されている上、甲１６３の文献も、線維筋痛症と外傷後神経障害性疼痛を伴う一患者についての知見を記載しているものにすぎないことからすれば、本件出願日当時、線維筋痛症の発生機序は解明されていたものとはいえず、線維筋痛症の痛みが中枢性感作によるものであることが技術常識であったとはいえない。そして、前記⑸で検討したところも併せ考えると、痛覚過敏や接触異痛が神経細胞の感作によって生じるものであるということはできない。(ｳ) したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。ウ 同〔控訴人の主張〕ウについて(ｱ) 控訴人は、本件ホルマリン試験において本件化合物が侵害受容性疼痛を反映する初期相には影響しないことが確認されていること、ホルマリン試験の後期相につき、甲４２、甲１６１、甲１６４及び甲１６８の各文献の記載によれば、本件出願日当時、中枢性感作による慢性疼痛のモデルとして利用されていたことは明らかであること、甲４７及び甲４９の各文献においては、中枢性感作にＮＭＤＡレセプターが関与するなどして中枢性感作が生じる詳細な機序まで明らかにされていることなどを理由に、当業者は本件ホルマリン試験の後期相は神経細胞の感作を反映するものであると認識する旨主張する。(ｲ) しかしながら、前記⑶イで検討したとおり、控訴人が指摘する各文献の記載を前提としても、本件出願日当時、ホルマリン試験については、

5 後期相について中枢性感作を反映し得るものであると指摘する知見も

あったものの、侵害受容性疼痛である炎症による持続的な侵害刺激によって生じた痛みに対する薬剤の効果を確認するための動物モデルであると考えられていたものというべきである。また、甲４７及び甲４９の各文献において、中枢性感作が生じる機序がある程度具体的に記載されているからといって、本件出願日当時、ホルマリン試験が中枢性感作による慢性疼痛のモデルとして利用されていたことは明らかであるということはできない。(ｳ) したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。エ 同〔控訴人の主張〕エについて(ｱ) 控訴人は、甲５７の文献、甲７２の文献において引用されている参考文献及び甲１４６の文献の記載によれば、カラゲニン試験が神経障害性疼痛の治療薬の探索に利用可能な動物モデルであることが裏付けられている旨主張する。(ｲ) しかしながら、前記⑶ウで検討したとおり、控訴人が指摘する文献の記載を前提としても、本件出願日当時、カラゲニン試験については、脊髄ニューロンの過剰興奮を反映し得るものであることが指摘 されてはいたものの、侵害受容性疼痛である炎症性疼痛に対する薬剤の効果を確認するための動物モデルであると考えられていたものというべきである。(ｳ) したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。オ 同〔控訴人の主張〕オについて(ｱ) 控訴人は、本件術後疼痛試験において侵害受容性疼痛の遮断作用がないことが確認されており、また、術後疼痛試験につき、甲１３３の文献に術後疼痛における痛覚過敏や接触異痛が中枢性感作によるものであることが明示されているように、術後疼痛が中枢性感作を反映したもの

5 であることが本件優先日当時の技術常識であったからこそ、甲１５の１

の文献において、術後疼痛試験が神経細胞の感作の動物モデルとして提案されているものである旨主張する。(ｲ) しかしながら、前記⑷ウで検討したとおり、当業者は、本件術後疼痛試験につき、隔離した敏感さに示唆される二次痛覚過敏の痛みでなく、術後疼痛の一般的な形態である急性痛に対する薬剤の効果を確認する試験であり、侵害受容性疼痛である手術の創傷によって生じた痛覚過敏及び接触異痛の痛みに対する本件化合物の効果が確認されていると認識するものというべきである。(ｳ) したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。カ 同〔控訴人の主張〕カについて(ｱ) 控訴人は、本件明細書には、本件化合物が抗てんかん薬として既知であり、抗痛覚過敏作用を有すると記載されていることから、当業者は本件化合物が中枢性感作を抑制し、痛覚過敏や接触異痛を鎮痛できることを期待するものであり、また、本件３試験において既知の抗てんかん薬であるギャバペンチンが比較例として用いられていることから、当業者は本件化合物がギャバペンチンと同様に神経障害性疼痛や線維筋痛症に効果を奏することを十分に理解する旨主張する。(ｲ) しかしながら、前記⑸カ及びケで検討したところに照らせば、本件化合物が抗てんかん薬として既知であり、また、ギャバペンチンが比較例として用いられているからといって、当業者が、本件化合物が中枢性感作を抑制し、痛覚過敏や接触異痛を鎮痛できることを期待したり、本件化合物がギャバペンチンと同様に神経障害性疼痛や線維筋痛症に効果を奏することを理解したりするものとはいえない。(ｳ) したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。キ 同〔控訴人の主張〕キについて

5 (ｱ) 控訴人は、甲１４６及び甲１６４の各文献に示されているとおり、ケ

タミンのほかにもアミトリプチリンが、中枢神経に作用し、原因にかかわらず痛覚過敏や接触異痛を鎮痛することができる物質として知られていたことからすれば、当業者は、本件３試験の結果から、本件化合物がケタミンと同様に神経障害性疼痛や線維筋痛症においても効果を奏するものと理解する旨主張する。(ｲ) しかしながら、前記⑸キで検討したとおり、当業者が、ケタミンに関する知見を基に、本件化合物が広く神経障害性疼痛や線維筋痛症を含む慢性疼痛に効果を奏すると理解できたものとはいえない。また、アミトリプチリンがホルマリン試験やカラゲニン試験において用いられることがあるからといって、当業者が、本件ホルマリン試験及び本件カラゲニン試験の結果から、直ちに本件化合物が広く神経障害性疼痛や線維筋痛症を含む慢性疼痛に効果を奏すると理解するものではないというべきである。(ｳ) したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。ク 同〔控訴人の主張〕クについて控訴人は、本件明細書における比較例であるモルヒネ及びギャバペンチンについて縷々主張するが、前記⑸ク及びケで検討したところに照らせば、いずれも採用することはできない。ケ このほか、控訴人は、本件発明１及び２の実施可能要件に関して縷々主張するが、いずれも前記の結論を左右するものではないというべきである。

⑺ 小括

以上によれば、本件発明１及び２は、実施可能要件を満たさないものとして、特許無効審判により無効にされるべきものであると認められる。

３ 争点１－２（本件特許１及び２には、サポート要件違反の無効理由（無効理

由２）があるか）について

5 ⑴ 判断基準

特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であって、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくても当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断するのが相当である。

⑵ 検討

本件明細書の記載によれば、本件発明１及び２は、本件化合物を本件明細書に記載された様々な痛みに対する鎮痛剤として提供することを課題とする発明であるといえるところ、前記２において検討したところに照らすと、当業者が、本件出願日当時の技術常識に照らして本件明細書の記載から認識することができるのは、本件化合物が、本件ホルマリン試験において確認された炎症による持続した侵害刺激によって生じた痛み、本件カラゲニン試験において確認された炎症による痛覚過敏の痛み並びに本件術後疼痛試験において確認された手術の創傷によって生じた痛覚過敏及び接触異痛の痛み（前記のとおり、これらの痛みは、いずれも侵害受容性疼痛に当たる。）に対して使用することができるものであるということのみであり、これを超えて、本件化合物が本件明細書に記載された上記の様々な痛みに対して使用することができるものであると認識することはできないと認められる。そうすると、本件発明１及び２は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとはいえず、また、その記載や示唆がなくても当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえないから、サポート要件を満たさないというべきである。

5 ⑶ 控訴人の主張に対する判断

控訴人は、争点１－２につき、争点１－１において主張したところと同旨の主張をするが、前記２で検討したとおり、控訴人の主張はいずれも採用することができない。

⑷ 小括

以上によれば、本件発明１及び２は、サポート要件を満たさないものとして、特許無効審判により無効にされるべきものであると認められる。

４ 争点２（本件訂正発明１及び２に係る訂正の再抗弁）について

⑴ 本件発明２について

事案に鑑み、争点２－２－２（対象となる痛みを「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」（構成要件２Ｂ）とすることは新規事項の追加ではないか）から判断する。ア 検討(ｱ) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、その記載した事項の範囲内においてしなければならない（特許法１３４条の２第９項において準用する同法１２６条５項）ところ、「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」とは、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであることをいうものと解するのが相当である。(ｲ) 前記１⑵のとおり、本件発明２は、既知の抗てんかん薬である本件化合物について新たに鎮痛剤としての医薬用途を見出したとする医薬用途発明であるところ、本件訂正は、本件発明２につき、「・・・である請求項１記載の鎮痛剤」とあるのを「・・・を含有する、神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤」に訂正しようとするものであり、鎮痛剤としての用途を具体的に特定する

5 ことを求めるものである。

そして、「痛みの処置における鎮痛剤」が医薬用途発明たり得るためには、当該鎮痛剤が当該痛みの処置において有効であることが当然に求められるのであるから、本件発明２に係る本件訂正が新規事項の追加に当たらないというためには、本件化合物が「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏及び接触異痛の痛み」の処置における鎮痛剤として効果を奏することが、当業者によって、本件出願日当時の技術常識も考慮して、本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項として存在しなければならないというべきである。(ｳ) そこで検討するに、本件明細書には、発明の概要として、本件化合物が使用される疼痛性障害の中に神経障害及び線維筋痛症が含まれる旨の記載や、発明の詳述として、本件化合物が鎮痛剤として使用される対象の痛みに神経障害の痛みが含まれる旨の記載があるものの、これらの記載をもって、本件化合物が「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏及び接触異痛の痛み」の処置において効果を奏すると解することはできず、このほか、本件化合物が「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏及び接触異痛の痛み」の処置において効果を奏する旨の明示的な記載は存しない。(ｴ) また、前記２で検討したところに照らすと、本件明細書には、本件化合物が、本件ホルマリン試験において確認された炎症による持続した侵害刺激によって生じた痛み、本件カラゲニン試験において確認された炎症による痛覚過敏の痛み並びに本件術後疼痛試験において確認された手術の創傷によって生じた痛覚過敏及び接触異痛の痛み（前記のとおり、これらによる痛みは、いずれも侵害受容性疼痛に当たる。 の処置におい）て効果を奏することは記載されているといえるものの、本件出願日当時の技術常識を考慮すると、当業者が、本件化合物がこれら以外の痛みの

5 処置において効果を奏するということを認識することはできないとい

うべきである。そして、本件明細書においては、「神経障害」による「痛覚過敏や接触異痛」の痛みを、「末梢知覚神経の傷害または感染によって起こる」もの、他の神経障害によって起こるもの及び糖尿病によって起こるものと定義しているところ、これは、炎症や組織損傷による侵害受容器への刺激を発生機序とする痛み（侵害受容性疼痛）とは区別される神経の障害を発生機序とする痛み（神経障害性疼痛）に当たるものといえる。そうすると、「神経障害」による「痛覚過敏や接触異痛」の痛みは、上記のとおり本件化合物がその処置において効果を奏するものとして本件明細書に記載されている痛みには該当しない。また、本件明細書においては、「線維筋痛症」について何ら説明されていないところ、前記２⑹イのとおり、本件出願日当時、線維筋痛症の発生機序は解明されていたものとはいえないものの、本件各証拠によっても、炎症や組織損傷による侵害受容器への刺激が線維筋痛症の発生機序であるとする知見は見当たらない。そうすると、本件出願日当時、線維筋痛症を侵害受容性疼痛に分類する知見があったものとはいえないから、「線維筋痛症」による「痛覚過敏又は接触異痛」の痛みは、上記のとおり本件化合物がその処置において効果を奏するものとして本件明細書に記載されている痛みには該当しない。(ｵ) 以上検討したところによれば、本件化合物が「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」の処置において効果を奏することは、本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であるとは認められない。イ 控訴人の主張に対する判断控訴人は、本件発明２の訂正要件の具備につき縷々主張するが、上記ア

5 で検討したところに照らすと、いずれも前記の結論を左右するものではな

い。ウ 小括以上によれば、本件発明２に係る本件訂正は、当業者によって、本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであり、許されないというべきである。したがって、その余の点について判断するまでもなく、本件発明２に係る訂正の再抗弁は、理由がない。

⑵ 本件発明１について

ア 検討(ｱ) 前提事実のとおり、本件訂正前の請求項２は、請求項１を引用しており、これらは一群の請求項を構成するところ、請求項２に係る本件訂正は、請求項２についての訂正が認められる場合には、請求項１とは別途訂正することを求めるものである。(ｲ) しかしながら、前記⑴のとおり、請求項２に係る本件訂正は許されないから、請求項１及び請求項２は、依然として一群の請求項を構成していることとなる。そうすると、請求項１に係る本件訂正は、特許法１３４条の２第３項の規定に反するものであり、許されないというべきである。イ 小括以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、本件発明１に係る訂正の再抗弁は、理由がない。

５ 争点４－１及び争点４－２（被告医薬品は、

「炎症を原因とする痛み、又は手術を原因とする痛みの処置における」（構成要件３Ｂ）鎮痛剤又は「炎症性疼痛による痛覚過敏の痛み、又は術後疼痛による痛覚過敏若しくは接触異痛の痛み

5 の処置における」（構成要件４Ｂ）鎮痛剤といえるか）について

⑴ 構成要件３Ｂの充足性について

ア 「炎症を原因とする痛み」の解釈について(ｱ) 「炎症を原因とする痛み」とは、その文言から、炎症を直接的な原因として生じた痛みであると理解される。(ｲ) また、前記２で検討したところに照らすと、本件明細書においては、本件ホルマリン試験及び本件カラゲニン試験の結果により、本件化合物が、侵害受容性疼痛である炎症による持続的な侵害刺激によって生じた痛み及び侵害受容性疼痛である炎症による痛覚過敏の痛みに対して使用することができるものであることが示されているものといえる。(ｳ) 以上のとおりの特許請求の範囲及び明細書の記載内容によれば、構成要件３Ｂの「炎症を原因とする痛み」とは、侵害受容性疼痛である炎症性疼痛を意味するものと認められる。イ 「手術を原因とする痛み」の解釈について(ｱ) 「手術を原因とする痛み」とは、その文言から、手術を直接的な原因として生じた痛みであると理解される。(ｲ) また、前記２で検討したところに照らすと、本件明細書においては、本件術後疼痛試験の結果により、本件化合物が侵害受容性疼痛である手術の創傷によって生じた痛覚過敏及び接触異痛の痛みに有効であることが示されているものといえる。(ｳ) 以上のとおりの特許請求の範囲及び明細書の記載内容によれば、構成要件３Ｂの「手術を原因とする痛み」とは、侵害受容性疼痛である術後疼痛を意味するものと認められる。ウ 被告医薬品が構成要件３Ｂを充足するか否かについて(ｱ) 上記ア及びイのとおり、構成要件３Ｂの「炎症を原因とする痛み」及び「手術を原因とする痛み」は、侵害受容性疼痛である炎症性疼痛及び

5 侵害受容性疼痛である術後疼痛を意味するものと認められる。そして、

被告医薬品の効果又は効能は、「神経障害性疼痛」及び「線維筋痛症に伴う疼痛」であるところ、これまで検討したところに照らせば、神経障害性疼痛及び線維筋痛症は、いずれも侵害受容性疼痛には該当しない。(ｲ) したがって、被告医薬品は、構成要件３Ｂを充足するものとは認められない。

⑵ 構成要件４Ｂの充足性について

ア 「炎症性疼痛による痛覚過敏の痛み」の解釈について(ｱ) 「炎症性疼痛」は、その文言から、炎症を直接的な原因として生じる痛みであると理解される。また、「痛覚過敏」は、発生機序に基づく痛みの分類を表すものではなく、生じている症状を表すものである。(ｲ) また、上記⑴ア(ｲ)のとおり、本件明細書においては、本件ホルマリン試験及び本件カラゲニン試験の結果により、本件化合物が、侵害受容性疼痛である炎症による持続的な侵害刺激によって生じた痛み及び侵害受容性疼痛である炎症による痛覚過敏の痛みに対して使用することができるものであることが示されているものといえる。(ｳ) 以上のとおりの特許請求の範囲及び明細書の記載内容によれば、構成要件４Ｂの「炎症性疼痛による痛覚過敏の痛み」とは、侵害受容性疼痛である炎症性疼痛における痛覚過敏の痛みを意味するものと解釈される。イ 「術後疼痛による痛覚過敏若しくは接触異痛の痛み」の解釈について(ｱ) 「術後疼痛」は、その文言から、手術を直接的な原因として生じた痛みであると理解される。また、「痛覚過敏」及び「接触異痛」は、いずれも発生機序に基づく痛みの分類を表すものではなく、生じている症状を表すものである。(ｲ) また、上記⑴イ(ｲ)のとおり、本件明細書においては、本件術後疼痛試

5 験の結果により、本件化合物が侵害受容性疼痛である手術の創傷によっ

て生じた痛覚過敏及び接触異痛の痛みに有効であることが示されているものといえる。(ｳ) 以上のとおりの特許請求の範囲及び明細書の記載内容によれば、構成要件４Ｂの「術後疼痛による痛覚過敏若しくは接触異痛の痛み」とは、侵害受容性疼痛である術後疼痛における痛覚過敏又は接触異痛の痛みを意味するものと認められる。ウ 被告医薬品が構成要件４Ｂを充足するか否かについて(ｱ) 上記ア及びイのとおり、構成要件４Ｂの「炎症性疼痛による痛覚過敏の痛み」及び「術後疼痛による痛覚過敏若しくは接触異痛の痛み」は、侵害受容性疼痛である炎症性疼痛における痛覚過敏の痛み及び侵害受容性疼痛である術後疼痛における痛覚過敏又は接触異痛の痛みを意味するものと認められる。そして、被告医薬品の効果又は効能は、「神経障害性疼痛」及び「線維筋痛症に伴う疼痛」であるところ、これまで検討したところに照らせば、神経障害性疼痛及び線維筋痛症は、いずれも侵害受容性疼痛には該当しない。(ｲ) したがって、被告医薬品は、構成要件４Ｂを充足するものとは認められない。

⑶ 原審における控訴人の主張に対する判断

ア(ｱ) 控訴人は、慢性疼痛は、原因にかかわらず、神経細胞の感作という神経の機能異常で生ずることが知られていたことや、痛みを原因で区別することはできず、炎症性疼痛や術後疼痛と、神経障害性疼痛や線維筋痛症とは、相互に重複することが理解されていたことなどを根拠として、構成要件３Ｂにつき、炎症や手術によって生じる痛覚過敏や接触異痛の全てが含まれる旨主張し、構成要件４Ｂについても同様の主張をする（原判決２７頁１４行目ないし２８頁１８行目及び３４頁１５行目ないし２

5 ３行目）。

(ｲ) しかしながら、特許請求の範囲は、出願当時の技術常識に基づいて解釈すべきであるところ、前記２⑶アで検討したとおり、本件出願日当時、慢性疼痛とも呼ばれる病的な痛みについては、発生機序に応じて様々な分類がされていたものであり、これらの痛みの態様や程度、治療方法等は、それぞれ異なるものであると考えるのが技術常識であったといえる。また、発生機序に応じた痛みの分類の仕方は様々であるものの、少なくとも、炎症や組織損傷による侵害受容器への刺激を発生機序とする痛み（侵害受容性疼痛）と、神経に対する圧迫や絞扼等の神経の障害を発生機序とする痛み（神経障害性疼痛）及び心因性疼痛と呼ばれる痛み等とを区別するのが技術常識であったといえる。そして、前記２⑸アで検討したとおり、あらゆる慢性疼痛が、末梢や中枢の神経細胞の感作という神経の機能異常で生ずる痛覚過敏や接触異痛の痛みであるとの技術常識が存在したものと認めることはできない。以上によれば、控訴人が主張する技術常識が存在したものとは認められないから、控訴人の上記主張は、前提を欠くものといわざるを得ない。(ｳ) したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。イ(ｱ) 控訴人は、炎症や手術による組織損傷から神経細胞の感作という神経の機能異常を生じ、痛覚過敏や接触異痛を生ずることなどを理由に、神経障害性疼痛を効能、効果とする被告医薬品は、炎症を原因とする痛み又は手術を原因とする痛みを用途とするものであると主張する（原判決２８頁１９行目ないし２９頁１０行目及び３４頁２４行目ないし３５頁１行目）。(ｲ) しかしながら、これまで検討したとおり、神経障害性疼痛は、侵害受容性疼痛には該当しないから、被告医薬品の用途は、侵害受容性疼痛である炎症性疼痛又は侵害受容性疼痛である術後疼痛を意味する構成要

5 件３Ｂの「炎症を原因とする痛み」又は「手術を原因とする痛み」には

当たらない。(ｳ) したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。ウ(ｱ) 控訴人は、痛みは患者の主観的心理状態であるから、混合性疼痛において、侵害受容性疼痛及び神経障害性疼痛は同一の患者において生ずる一つの痛みであり、両者を区別することはできないなどとして、被告医薬品の効果又は効能のうち「神経障害性疼痛」は、本件発明３の「炎症を原因とする痛み、又は手術を原因とする痛み」に該当する旨主張する（原判決２９頁１９行目ないし３０頁２５行目）。(ｲ) しかしながら、これまで検討したとおり、神経障害性疼痛は、侵害受容性疼痛とは区別される痛みである。そして、被告医薬品は、効果又は効能を「神経障害性疼痛、線維筋痛症に伴う疼痛」と特定して製造及び販売の承認を受けた医薬品であるから、その用途もこれに限られるものというべきである。そうすると、侵害受容性疼痛及び神経障害性疼痛が同時に生じている患者がおり、当該患者に対して被告医薬品が処方されるということがあったとしても、被告医薬品の効果又は効能である「神経障害性疼痛」に対して処方されたものとみるほかないというべきであり、このことをもって、被告医薬品の効果又は効能である「神経障害性疼痛」が構成要件３Ｂの「炎症を原因とする痛み、又は手術を原因とする痛み」に該当するものとはいえない。(ｳ) したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。エ(ｱ) 控訴人は、本件発明３の技術的範囲には炎症や手術によって生じる痛覚過敏や接触異痛の全てが含まれるものであり、線維筋痛症は炎症又は手術を原因として神経細胞の感作を生じ、痛覚過敏や接触異痛を生じるものであるから、被告医薬品の効果又は効能のうち「線維筋痛症に伴う

5 疼痛」は、本件発明３の「炎症を原因とする痛み、又は手術を原因とす

る痛み」に該当する旨主張する（原判決２９頁１１行目ないし１８行目）。(ｲ) しかしながら、上記アで検討したとおり、本件発明３の技術的範囲に、炎症や手術によって生じる痛覚過敏や接触異痛の全てが含まれるものとはいえない。また、これまで検討したとおり、線維筋痛症の痛みは、侵害受容性疼痛とは区別される痛みである。そうすると、被告医薬品の効果又は効能のうち「線維筋痛症に伴う疼痛」が、構成要件３Ｂの「炎症を原因とする痛み、又は手術を原因とする痛み」に該当するものとはいえない。(ｳ) したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。オ(ｱ) 控訴人は、線維筋痛症につき、炎症性疾患や手術により生じ、更に炎症を生じる疾患であり、これに伴う疼痛は侵害受容性疼痛との混合性疼痛であることからすれば、被告医薬品の用途には混合性疼痛の処置が含まれるから、本件発明３の技術的範囲が侵害受容性疼痛に限られるか否かにかかわらず、また、侵害受容性疼痛の定義とは無関係に、被告医薬品の効果又は効能のうち「線維筋痛症に伴う疼痛」は、本件発明３の「炎症を原因とする痛み、又は手術を原因とする痛み」に該当する旨主張する（原判決２９頁１９行目ないし３０頁２５行目）。(ｲ) しかしながら、上記ウ及びエで検討したところに照らせば、控訴人の上記主張は採用することができない。カ このほか、控訴人は、被告医薬品が構成要件３Ｂ又は４Ｂを充足するとして縷々主張するが、いずれも前記の結論を左右するものではない。

⑷ 当審における控訴人の補充主張に対する判断

ア 〔控訴人の主張〕アについて(ｱ) 控訴人は、本件優先日当時、神経細胞の感作により痛覚過敏を生じることが十分に理解されており、また、術後疼痛において感作により痛覚

5 過敏や接触異痛を生じることは技術常識であったことなどを理由に、本

件発明３及び４の技術的範囲は、炎症や手術を原因として神経細胞の感作により生じた痛覚過敏や接触異痛の痛みと認定されるべきである旨主張する。(ｲ) しかしながら、前記⑴及び⑵で検討したとおり、本件出願日当時の技術常識を基に本件明細書の記載について検討すると、本件発明３及び４の技術的範囲は、侵害受容性疼痛である炎症性疼痛及び術後疼痛の痛みを超えるものではないというべきである。(ｳ) したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。イ 〔控訴人の主張〕イについて(ｱ) 控訴人は、本件発明３及び４の技術的範囲に関する予備的主張として、仮に、本件発明３及び４における痛みが侵害受容性疼痛に該当すると認定されたとしても、炎症や手術を原因として混合性疼痛を生じている患者において、神経細胞の感作によって痛覚過敏や接触異痛を生じている場合、その機序は同一であり、これを侵害受容性疼痛と神経障害性疼痛とに区別することはできないから、被告医薬品は本件発明３及び４の技術的範囲に含まれる旨主張する。(ｲ) しかしながら、前記⑶ウで検討したとおり、侵害受容性疼痛及び神経障害性疼痛が同時に生じている患者がおり、当該患者に対して被告医薬品が処方されるということがあったとしても、被告医薬品の効果又は効能である「神経障害性疼痛」に対して処方されたものとみるほかないというべきである。(ｳ) したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

⑸ 小括

以上によれば、被告医薬品は、構成要件３Ｂ及び４Ｂをいずれも充足しない。

5 ６ 争点５及び６（被告医薬品は、本件発明３及び４に係る特許請求の範囲に記

載された構成と均等なものといえるか）について

⑴ 均等侵害の判断基準

特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品又は用いる方法（以下「対象製品等」という。）と異なる部分が存する場合であっても、①同部分が特許発明の本質的部分ではなく、②同部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、③上記のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、④対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから同出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、同対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（最高裁平成６年（オ）第１０８３号同１０年２月２４日第三小法廷判決・民集５２巻１号１１３頁、最高裁平成２８年（受）第１２４２号同２９年３月２４日第二小法廷判決 民集７１巻３号３５９頁参照）・ 。そして、上記①の要件（以下「第１要件」という。）における特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきであり、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。

⑵ 検討

5 以上を前提として検討するに、前記５で検討したところによれば、本件発

明３及び４と被告医薬品とは、治療に使用することができる痛み、すなわち医薬品としての用途において相違するものと認められる。そして、本件明細書の記載によれば、本件発明３及び４は、てんかん等の中枢神経性疾患に対する抗発作療法に有用であるとされていた既知の薬物である本件化合物が、痛みの治療に有効であることを新たに見出した医薬用途発明であるから、この新たに見出した用途に係る部分が発明の本質的部分に当たることは明らかである。そうすると、上記の本件発明３及び４と被告医薬品との相違部分が発明の本質的部分ではないということはできないから、第１要件を満たすものとはいえない。

⑶ 控訴人の主張（〔控訴人の主張〕ウ）に対する判断

ア 控訴人は、本件明細書の記載によれば、本件発明３及び４の本質的部分は、従来技術であるモルヒネ等の麻薬性鎮痛剤では処置の不十分な慢性疼痛のうち、炎症や手術を原因とする痛みに対し、本件化合物の鎮痛作用又は抗痛覚過敏作用を利用して、これを鎮痛剤として用いる点に存するものであり、侵害受容性疼痛に限定されるものではない旨主張する。イ しかしながら、上記⑵で検討したとおり、本件発明３及び４と被告医薬品とは、医薬品としての用途において相違するものであるところ、本件発明３及び４が医薬用途発明である以上、このような相違が本質的部分に係る相違であることは明らかである。ウ したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

⑷ 小括

以上によれば、被告医薬品は、本件発明３及び４と均等なものであるとはいえないから、均等侵害は成立しない。

７ まとめ

5 以上検討したところによれば、本件発明１及び２については、実施可能要件

及びサポート要件を満たさず、特許無効審判により無効とされるべきものであると認められるところ、訂正の再抗弁は認められないから、本件発明１及び２に基づく控訴人の請求はいずれも理由がない。また、被告医薬品は、本件発明３及び４の技術的範囲に含まれるものとは認められないから、その余の点について判断するまでもなく、本件発明３及び４に基づく控訴人の請求はいずれも理由がない。

８ 結論

以上によれば、控訴人の請求はいずれも棄却すべきであり、これと同旨の原判決は相当である。よって、本件控訴は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。知的財産高等裁判所第３部裁判長裁判官東 海 林 保裁判官

5 中 平 健

裁判官都 野 道 紀