令和4(行ケ)10034審決取消請求事件

令和４年９月１４日判決言渡

令和４年（行ケ）第１００３４号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 令和４年８月８日

判 決

原 告 Ｘ

同訴訟代理人弁理士 佐 藤 勝

被 告 株式会社フラッシュエージェント

同訴訟代理人弁理士 宮 永 栄

同 柴 田 泰 子

主 文

１ 原告の請求を棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

特許庁が無効２０２１－８９００２７号事件について令和４年３月３０日にした審決を取り消す。

第２ 事案の概要

１ 特許庁における手続の経緯等（当事者間に争いがない）原告は、平成３０年４月３日、「スマホ修理王」の文字を標準文字で表してなる商標（以下「本件商標」という。）について、指定役務を第３７類「電話機械器具の修理又は保守」として、商標登録出願をし、令和元年７月９日、その登録査定を受け、同年８月３０日、本件商標の商標権の設定登録（登録

第６１７４５０９号）を受けた。

被告は、令和３年６月８日、本件商標について商標登録無効審判を請求した。特許庁は、上記請求を無効２０２１－８９００２７号事件として審理を行い、令和４年３月３０日、「登録第６１７４５０９号の登録を無効とする。」

5 旨の審決（以下「本件審決」という。）をした。原告は、令和４年５月２日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。２ 本件審決の要旨（ただし、本件審決の取消事由に関する部分に限る。）原告は、被告とフランチャイズ契約を結び、被告の加盟者（フランチャイジー）であったところ、同契約解除のわずか４日後に本件商標を登録出願したものであり、「スマホ修理王」の文字から構成される引用商標１及び「スマホ修理王」の文字を含む引用商標２（別紙の１）が被告の業務である「スマートフォンの修理」について使用される商標であることを十分に認識した上で、それが商標登録されていないことを奇貨として、被告の業務を妨害し、不当な利益を得る目的をもって上記登録出願をしたとみるのが相当であるから、本件商標は、出願の経緯、目的に社会相当性を欠くものがあり、登録を認めることが法の予定する秩序に反するものとして到底容認できない場合に当たり、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当する。したがって、本件商標は、商標法４条１項７号に該当する。３ 取消事由本願商標の商標法４条１項７号該当性の判断の誤り

第３ 当事者の主張

１

（原告の主張）

本件商標の登録出願時は、その４日前とはいえ、原告と被告との間のフランチャイズ契約は終了しており、原告からすればフランチャイザーである被告は競合他社であるにすぎない。原告と被告との間のフランチャイズ契約には、本件商標の出願登録や登録事項に関する規定もなければ、契約終了後の競業禁止についても規定はなく、信義則上も契約終了後はフランチャイジーが本件商標の商標権を取得することに関して制限されるものではない。原告は、契約解除後に本件商標が登録出願をされていないことを知り、自らの携

5 帯電話等の修理業に使用する目的で本件商標を登録出願したものであって、

本件商標の登録出願は、自由競争の範囲内の正当な行為である。本件審決は、①原告が引用商標２と類似する原告使用標章（別紙の２）を原告のウェブサイトに掲載したこと、②本件商標に係る商標権の買取りに関して交渉が行われた際に原告が被告に提示した金額をもって、原告が不当な利益を得る目的で本件商標を出願したものと判断したものとうかがわれる。しかし、①については、原告使用標章の使用は、本件商標の設定登録後であり、本件商標の使用形態の１つであるし、スマホ修理業の分野では、文字商標の配色として赤と黒を組み合わせて標章を構成することは比較的普通に行われていることである。原告使用標章が引用商標２と類似するからといってそれを理由に権利を失効させることは、商標法４条１項７号の不当な拡大解釈である。また、②については、原告が被告に提示した金額は、譲渡、放棄又はライセンスも定かではない段階で申し出た金額であって、最初は高めの金額を提示することは当然であり、こうした交渉過程で提示した金額を理由に加害の意図があるとはいえない。本件審決は、原告が享有すべき職業選択の自由を著しく狭く解釈した不当な判断であり、また、被告が本件商標の商標登録出願を怠っていたことを棚上げにして、「スマホ修理王」の文字がスマートフォンの修理に使用されることを原告が十分に認識していたことをもって加害の意図があるとして本件商標が公序良俗に反するものと判断したものであり、商標の先願主義に反するものであって、商標法４条１項７号の適用を誤るものであるから、取り消されるべきである。２

（被告の主張）

原告と被告との間のフランチャイズ契約に係る契約書（乙５２。以下「本件契約書」といい、同契約書に係る契約を「本件フランチャイズ契約」とい

5 う。）には、「スマホ修理王」の商標についての記載はないが、本件契約書４

条（商標・商号・その他の表示の提供）には、「１．本部は、加盟者におけるXPERIA 等修理業経営について『XPERIA 修理王』の商標・サービスマーク・その他営業シンボル・著作物の使用を許諾する。・・・３．第１項に定める許諾に関しては、以下を条件とする。①加盟者との本契約中ならびに加盟者の事業所内に限る。・・・」と規定されているところ、原告が、平成２９年１月５日付けで、被告に対し、店舗の屋号に「スマホ修理王 新宿店」「XPERIA、修理王 新宿店」とする旨を通知したことをもって、上記本件契約書４条の「商標・商号・その他の表示」には、「XPERIA 修理王」のほかに「スマホ修理王」が含まれるから、本件フランチャイズ契約の解除後に原告が本件商標を使用することはこの条項に反するものであり、使用することができない本件商標の商標登録出願をする必要性は認められない。また、本件契約書１３条の「業務に関する報告」に関する条項に加え、１９条（協議）に「本契約に定めのない事項については、FC の特性や特長を損ねないこと、ならびに他の加盟店との公平性を損ねないこと等を考慮した上で、本部ならびに加盟者での協議の上、信義誠実の原則に則り、その取り決めに従う。 との条項があることからすると、」 フランチャイジーであった原告は、本件契約書中に本件商標に関する商標の登録出願について規定がないとしても、被告が使用する本件商標を尊重し、被告による本件商標の使用及び登録を妨げてはならない信義則上の義務を負っていたとみるべきであり、本件商標を被告に無断で登録出願し、本件商標の設定登録後に被告に本件商標の使用の中止を求める行為は、信義誠実の原則に反する。商標の選択範囲は無限であるにもかかわらず、原告がフランチャイザーより許諾を受けていた本件商標を契約解除後も店名の変更も看板の変更も行わないで使用し続けたのは、引用商標１及び２に化体した被告の顧客吸引力にフリーライドし、引用商標の有する識別力及び顧客吸引力の希釈化又は汚染

5 を目的とする以外には考えられない。

本件商標の設定登録の重要性や必要性について認識していなかったことは被告の過失であるが、原告は、本件商標が設定登録されていない事実を利用して、本件フランチャイズ契約の解除直後に本件商標の登録出願をし、契約時には被告の許可を得て使用していた「スマホ修理王」の商標を用いて営業を続け、本件商標の設定登録後は被告による本件商標の使用の中止を求め、かつ、使用継続の条件として高額の金銭の支払を求めたものであって、被告の業務を妨害し、不当な利益を得る目的で本件商標の登録出願をしたものといえる。以上によれば、本件商標は、その出願の目的及び経緯に照らして社会的妥当性を欠くものであり、商標の使用する者の業務上の信用の維持を図り、その商標を保護することにより、取引秩序の維持を通じて健全な産業の発達に寄与し、併せて需要者の利益を保護するという商標法の目的に照らしても、その登録を認めることは商標法の予定する秩序に反するものである。したがって、これと同旨の本件審決の判断に誤りはなく、原告が主張する取消事由は理由がない。

第４ 当裁判所の判断

１ 認定事実前記第２の１記載の事実及び証拠（乙２ないし１７、２２ないし２９、３１ないし３３、３５ないし４９、５１ないし６０、６２ないし６４）によれば、以下の事実が認められる。被告の事業内容及びフランチャイズ事業の展開ア 被告は、平成１６年８月１６日、機械の修理及び販売等を目的として設立された株式会社である。被告は、平成２２年から東京都渋谷区道玄坂でスマートフォンの修理を業として行うようになり、平成２４年１０月頃から、「iPhone 修理王」の

5 名称でスマートフォン「iPhone」の端末修理を行うとともにフランチャイズ事業を開始した。また、被告は、「iPhone」以外にも、平成２７年頃から「Android」を搭載した端末機の修理を行うようになり、各端末機の商品名等に「修理王」の文字を結合させた「Android 修理王」 「XPERIA 修理王」等のほか、、「iPhone」端末機と「Android」搭載端末機の両方に対応する「スマホ修理王」の文字からなる商標（引用商標１）を、店舗の名称、ウェブサイト、広告、プレスリリース資料、求人募集広告、顧客対応メール、修理依頼書兼同意書等に使用するようになった。イ 被告は、クラウドソーシングを利用して「スマホ修理王」のロゴの作成を依頼し、平成２８年２月２４日、引用商標２と類似する商標（スマートフォン端末機の図柄と「スマホ修理王」の文字部分が青色となっている）を作成して、その頃から、引用商標２又はこれに類似する商標を、鹿児島本店の宣伝広告、被告が開設したフェイスブックや大阪心斎橋店のフェイスブック、上野御徒町店のウェブサイト、路上広告、桜丘店のポスト投函用宣伝はがき、渋谷神南本店、桜丘店の看板に使用した。ウ 被告は、平成２８年６月頃から、「XPERIA」端末機のフランチャイズ事業を開始し、その加盟店を募集した。同フランチャイズに関する資料（甲４５、４６）には、「iPhone」端末機に比べて「Android」搭載端末機の修理 業 者 が 少 な い こ と 、 XPERIA 」 端 末 機 の 修 理 か ら 開 始 し 、 続 け て「「GALAXY」端末機等の修理を追加する予定であること、検索上位に表示される「スマホ修理王」のウェブサイトに加盟店を掲載することで顧客を加盟店に誘導すること等が謳われているほか、加盟店の事業内容として、「iPhone」端末機の修理、「XPERIA」端末機の修理、この両方をそれぞれ加盟店の修理事業として選択できることが記載されている。被告は、平成２９年２月４日時点で、フランチャイズ加盟店を含め、３

5 １店舗でスマートフォンの修理事業を展開しており、令和３年５月２７日時点では１６店舗である。本件フランチャイズ契約の締結及び解除ア 原告は、平成２８年１１月９日、被告が開設する「スマホ修理王 FC 加盟申し込みホームページ」を利用して、被告が運営する「スマホ修理王」のフランチャイズ契約の加盟申込みをした。イ 被告は、原告によるフランチャイズ契約の加盟申込みを受けて、平成２８年１１月２８日、原告との間で、以下の条項を含む本件フランチャイズ契約を締結した。

第１条（目的）

本契約は、本部ならびに加盟者が、本部の許諾による「XPERIA 修理王」ブランドでの XPERIA 等修理業経営のための FC 契約関係を形成することを目的とする。

第２条（FC サービスの目的）

本契約において本部が加盟者に提供する FC サービスの内容は、次の各号の通りとする。

①開業前の技術研修および開業に必要な物品の提供

②商標・商号・その他の表示の提供

③技術および経営に関する指導ならびにサポート

第４条（商標・商号・その他の表示の提供）

１ ． 本 部 は 、 加 盟 者 に お け る XPERIA 等 修 理 業 経 営 に つ い て 、「XPERIA 修理王」の商標・サービスマーク、その他営業シンボル・著作物の使用を許諾する。２．前項に関わらず、本部は、「XPERIA 修理王」を加盟者の商号または企業の別称とすることを認めない。３．第１項に定める許諾に関しては、以下を条件とする。

5 ①加盟者との本契約期間中ならびに加盟者の事業所内に限る。②加盟者自身が作成するインターネット上における WEB サイト等での使用はできない。③本部の事前の承諾を得て加盟者の WEB サイトに掲示するバナーは、前項の定めによらない。

第１０条（パーツの仕入れと転売の禁止）

１．加盟者は、修理に要するパーツについては、本部が運営するパーツ販売専門 WEB サイト「XPERIA パーツ王」から専属的に購入する。２．加盟者は、修理に要するパーツを本部以外から購入してはならない。（以下略）

第１６条（契約期間）

１．本契約の有効期間は平成２８年１２月１日から平成３０年１１月３０日までの２年間とする。（以下略）

第１７条（解約の内容および月額料金の精算等）

１．解約の要件および手続きを、次の通り定める。（中略）・下記各号に該当した場合の自動解除。①加盟者が本契約に違反したとき（中略）・下記各号に該当した場合で、文書による催告後１０日以上経過しても改善されない場合の解除。（中略）③加盟者が本部に無断で商標等を外部で使用したとき（以下略）ウ 被告は、平成２９年１月５日付けで、原告に対し、 『XPERIA 修理王』「

5 フランチャイズ加盟基本契約書に関する屋号について」と題する文書で、原告が本件フランチャイズ契約に基づいて運営する店舗の屋号を「スマホ修理王 新宿店」 「XPERIA 修理王、 新宿店」と指定する旨を通知した。「XPERIA 修理王 by スマホ修原告は、平成２９年１２月２２日までに、理王新宿店」 「スマホ修理王」の部分は引用商標２）と題したウェブサイ（ト（甲６３。以下「本件ウェブサイト」という。）を開設し、同ウェブサイトでスマートフォン「XPERIA」の機種に関する修理についての宣伝広告をするなど、原告運営の店舗について、「スマホ修理王」の名称を使用した。エ 被告は、原告が被告以外からスマートフォンの修理に要するパーツを仕入れた事実が判明したため、平成３０年３月３０日付けで、原告に対し、本件フランチャイズ契約の１０条１項及び２項に違反したことを理由として、同契約１７条の解除条項により同日付けで解除すること（以下「本件解除」という。 、同年４月６日までに原告が運営する店舗、書面、ツー）ル、ウェブサイト等から「XPERIA 修理王」及び「修理王」の名称を削除することを求める旨をメール及びチャットで送信した。オ 原告は、遅くとも平成３０年１１月３０日までには、本件ウェブサイトの「XPERIA 修理王 by スマホ修理王新宿店」の名称を「新宿駅前 XPERIA修理専門店」の名称に変更するウェブサイトに改めた。本件商標の登録出願とその後の経緯ア 原告は、本件解除の４日後である平成３０年４月３日、「スマホ修理王」の文字を標準文字で表してなる本件商標について、指定役務を第３７類「電話機械器具の修理又は保守」として、商標登録出願をし、令和元年７月９日、その登録査定を受け、同年８月３０日、本件商標の商標権の設定登録を受けた。イ 原告は、令和元年１２月２０日付けの文書で、被告に対し、「調査によりますと、貴社は、“スマホ修理王”なる商標を使用した、スマートフォンな

5 どの携帯電話機の修理業を自ら及びフランチャイズ展開もしながら営んでいると認められます。 として、」 本件商標の商標権を侵害していると警告した上で、本件商標の使用の中止を求めた。これに対して、被告は、令和２年１月３０日付けの文書で、原告に対し、被告は遅くとも平成２７年から本件商標の使用を開始しており、また、原告と被告との間では平成２８年１１月に「XPERIA 修理王」のフランチャイズ契約を締結し、同契約期間中に店舗屋号を「スマホ修理王 新宿店」とする通知をしており、さらに、原告が「スマホ修理王 FC 加盟申し込みページ」からフランチャイズ加盟を希望するメールを送信していることから、被告において本件商標をスマートフォンの修理業務との関係で使用していることを原告は十分に理解しているものと思料しているため、警告状を受け取り困惑していること、被告による本件商標の使用は先使用権により本件商標の商標権を侵害するものではなく、原告が本件商標を保有する意義は被告との関係では実質的にはないと解されることから、本件商標を放棄するよう求める旨を通知した。また、被告は、令和２年６月５日付けの文書で、原告に対し、本件商標の放棄又は譲渡のために５０万円（税別）を支払う用意がある旨を通知した。これに対し、原告は、同月２６日付けの文書で、被告に対し、被告が提示する金額は本件商標の買取価格としては低いとし、本件商標の独占的使用権として、契約料１５０万円、設定登録の日から５年間の使用料として月額４０万円、ライセンス終了時に被告が希望するのであれば、本件商標の商標権買取価格を１２０万円（合計金額２６７０万円）とするライセンス契約を提案した。ウ 原告訴訟代理人弁理士及び被告訴訟代理人弁理士は、令和２年１０月１２日、被告訴訟代理人弁理士の事務所で、本件商標の商標権の譲渡を含めて協議をしたが、その際、原告訴訟代理人弁理士は、被告訴訟代理人弁理

5 士に対し、被告が提示する５０万円は到底受け入れがたく、大幅に金額が上げられない限り（１００万円から３００万円程度では受け入れられない。 、本件商標の商標権を譲渡することはできない旨回答した。）

２ 本件商標の商標法４条１項７号該当性本件契約書には、 『XPERIA 修理王』ブランドでの XPERIA 等修理経営「のための FC 契約関係を形成する」（第１条）「、『XPERIA 修理王』の商標…の使用を許諾する。（第４条１項）とある（前記１」 イ 、 ）ものの、「本契約において本部が加盟者に提供する FC サービスの内容は、次の各号とする。…②商標・商号・その他の表示の提供」（第２条）「本部は、加盟者にお、ける XPERIA 等修理業経営について『XPERIA 修理王』の商標・サービスマーク、その他営業シンボル・著作物の使用を許諾する。 （第４条１項） 「第」 、１項に定める許諾に関しては、以下を条件とする。①加盟者との本契約期間中ならびに加盟者の事業所内に限る。」（第４条３項）とあり（前記１ イ 、）、被告は、原告に対し、原告が本件フランチャイズ契約に基づいて運営する店舗の屋号を「スマホ修理王 新宿店」「XPERIA 修理王、 新宿店」と指定する旨を通知し（前記１ ウ）、原告は、少なくとも本件フランチャイズ契約の契約期間中、運営するスマートフォンの修理業に関し「XPERIA 修理王by スマホ修理王新宿店」の名称を使っていた（前記１ オ）ことからすると、本件フランチャイズ契約においてフランチャイザーである被告がフランチャイジーである原告に提供し、許諾の対象となる「商標・商号・その他の表示」には、「XPERIA 修理王」だけでなく「スマホ修理王」の商標も含まれるものと解される（なお、原告は、本件商標（標準文字の「スマホ修理王」）は本件フランチャイズ契約で規定されていない旨主張するが、上記のとおりであるから採用できない。 。）また、原告は、被告が開設する「スマホ修理王 FC 加盟申し込みホームページ」を利用して本件フランチャイズ契約の申込みをしていること（前記１

5 ア）、本件フランチャイズ契約終了後、被告より、ウェブサイト等から「XPERIA 修理王」及び「修理王」の名称を削除するよう求められたのに応じて、本件ウェブサイトの「XPERIA 修理王 by スマホ修理王新宿店」（スマホ修理王の部分は引用商標２）の名称を「新宿駅前 XPERIA 修理専門店」と変更していること（前記１ ウないしオ）からすると、原告は、「スマホ修理王」の商標（引用商標１、２）は被告がフランチャイズ事業で使用しており、その使用のためには被告の許諾が必要であることを十分に認識し、現にそのような認識の下で、被告のフランチャイジーとして「スマホ修理王」の商標を使用していたと解するのが相当である。そうであるにもかかわらず、原告は、本件フランチャイズ契約に関し、平成３０年３月３０日付けで、本件解除がされ、WEB サイト等から『XPERIA修理王』および『修理王』の名称を削除するよう求められたその４日後に本件商標の登録出願に及び、令和元年８月３０日に本件商標の設定登録を受けると、同年１２月２０日付けで、フランチャイザーであった被告に対し、被告が展開するフランチャイズ事業で「スマホ修理王」の商標を使用することが本件商標の商標権侵害に当たる旨を警告し（前記１ ア、イ）、本件商標の放棄又は譲渡のために５０万円（税別）を支払う用意があると通知した被告に対し、本件商標の商標権買取価格を含め合計２６７０万円のライセンス契約を提案し、代理人間の協議においても１００万円から３００万円程度では受け入れられない旨回答した（前記１ イ、ウ）ことが認められる。こうした事実経過等に鑑みれば、本件商標の登録出願は、元フランチャイジーである原告が、被告から本件解除をされたわずか４日後に行ったものであり、これまでと同様の名称を使用することにより被告の顧客吸引力を利用し続けようとしたものと評価せざるを得ず、元フランチャイジーとして遵守すべき信義誠実の原則に大きく反するものであるのみならず、「スマホ修理王」の名称でフランチャイズ事業を営んでいる被告がその名称に係る商標登

5 録を経ていないことを奇貨として、被告によるフランチャイズ事業を妨害する加害目的又は本件商標を高額で被告に買い取らせる不当な目的で行われたものというべきである。このような本件商標の登録出願の目的や経緯等に鑑みれば、本件商標の出願登録は、商標制度における先願主義を悪用するものであり、社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠く事情があるというべきであって、こうした商標の登録出願及び設定登録を許せば、商標を保護することにより商標の使用する者の業務上の信用を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする商標法の目的に反することになりかねないから、本件商標は、公の秩序に反するものであるというべきであって、商標法４条１項７号に該当する。なお、原告は、本件審決は原告が享有すべき職業選択の自由を著しく狭く解した不当な判断であると主張するが、事業において使用する特定の屋号等の選択が職業選択の自由に含まれるものとしても、他人がその商標で築き上げた信用の希釈又は特定の商標との混同等を理由として特定の商標の使用が制限されることはやむをえないものであるし、もとより本件商標以外の屋号等を選択することは可能であるから、原告の主張は当を得ないものというべきであり、その他原告が縷々主張するところによっても、上記認定は左右され得ない。以上によれば、本件商標は、商標法４条１項７号に該当するものであり、これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。

３ 結論以上によれば、原告主張の取消事由は理由がないから、原告の請求は棄却されるべきものである。よって、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第４部

裁判長裁判官

菅 野 雅 之

裁判官

中 村 恭

裁判官

岡 山 忠 広

（別紙）

１ 引用商標２

２ 原告使用標章