令和3(ネ)10061損害賠償請求控訴事件，特許権侵害による損害賠償請求債務不存在確認等請求控訴事件

令和５年１０月４日判決言渡
令和３年（ネ）第１００６１号 損害賠償請求控訴事件、特許権侵害による損害賠
償請求債務不存在確認等請求控訴事件（原審 大阪地方裁判所 平成３０年（ワ）
第５０３７号（以下「第１事件」という。、令和２年（ワ）第１０８５７号（以下
）
5 「第２事件」という。）
）
口頭弁論終結の日 令和５年７月５日
判 決
控訴人兼被控訴人 株式会社ヒラノテクシード
10 （以下「一審原告」という。）
同訴訟代理人弁護士 中 井 康 之
同 青 海 利 之
同 飯 島 奈 絵
一審原告補助参加人 ピーアイ アドバンスト マテリアルズ
カンパニー・リミテッド
（以下「参加人」という。）
20 同訴訟代理人弁護士 門 口 正 人
同 上 田 裕 康
同 城 山 康 文
同 後 藤 未 来
25 被控訴人兼控訴人 株 式 会 社 カ ネ カ
（以下「一審被告」という。）
同訴訟代理人弁護士 平 野 惠 稔
同 黒 田 佑 輝
同 吉 村 幸 祐
5 同 渡 辺 洋
主 文
１ 一審被告の控訴に基づき原判決中一審被告敗訴部分を取り消す。
２ 前項の部分につき一審原告の訴えをいずれも却下する。
３ 一審原告の本件控訴を棄却する。
10 ４ 一審原告の当審における拡張請求を棄却する。
５ 訴訟費用は、第２事件に係る知的財産高等裁判所平成３０年（ネ）
第１００５９号事件判決及び最高裁判所平成３１年（受）第６１９
号事件判決により負担が確定した部分を除き、第１事件については
第１、２審を通じ、第２事件については第１審、差戻し前の控訴審、
15 上告審、差戻し後の第１審及び差戻し後の控訴審を通じ、参加人に
生じた費用は参加人の負担とし、その余は一審原告の負担とする。
６ この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３
０日と定める。
事 実 及 び 理 由
20 第１ 控訴の趣旨
１ 一審原告
(1) 原判決中一審原告敗訴部分を取り消す。
(2) 一審被告は、一審原告に対し、１億３０００万円及びこれに対する平成３
０年６月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
25 (3) 一審被告は、一審原告に対し、１億円及びこれに対する令和３年１２月１
７日から支払済みまで年３分の割合による金員を支払え（一審原告は、当審
においてこの請求を追加して請求を拡張した。。
）
(4) 一審被告の控訴を棄却する。
(5) (2)、(3)につき仮執行宣言
２ 一審被告
5 (1) 主位的控訴の趣旨
主文同旨
(2) 予備的控訴の趣旨
ア 原判決中一審被告敗訴部分を取り消す。
イ 一審原告が製造販売した原判決別紙２機械装置目録記載の機械装置を、
10 参加人が使用して原判決別紙３製品目録記載のポリイミドフィルム製品
を製造したこと及び同製品を販売したことに関し、一審被告が一審原告に
対し、原判決別紙１特許権目録記載の特許権の侵害に基づく損害賠償請求
権を有しないことを確認するとの請求を棄却する。
ウ 主文第３項、第４項同旨
15 第２ 事案の概要等
１ 事案の要旨
(1) 事実の概略
ア 一審被告は、原判決別紙１特許権目録記載１の日本における特許権（後
記「本件日本特許権」）及び同目録記載２の米国における特許権（後記「本
20 件米国特許権」）を有していた。
イ 一審原告は、前記各特許権などについて、平成５年（１９９３年）１２
月に、一審被告と実施許諾契約（後記「本件実施許諾契約」）を締結した。
ウ 一審原告は、原判決別紙２機械装置目録記載１ないし４の機械装置（後
記「本件各機械装置」）を、韓国の会社２社に販売納入し、一審原告と韓国
25 の前記両会社は、それぞれ、本件各機械装置の売買契約において、特許権
侵害の訴訟等があった場合は、一審原告が韓国の両会社にその対処に要す
る全ての費用等を支払うことを約した（後記「本件補償合意」。
）
エ 平成２０年４月、韓国の両会社が、両社のポリイミドフィルム製品の製
造販売事業を統合し、合弁会社として参加人（商号変更前）を設立し、参
加人は、一審原告の承諾を得て、本件各機械装置の売買契約に基づく権利
5 義務を韓国の両会社より承継し、同月以降、本件各機械装置を使用して原
判決別紙３製品目録記載のポリイミドフィルム製品（後記「本件各製品」）
を製造し、同製品は、最終製品の形で、米国に輸入された。
オ 一審被告は、平成２２年７月、参加人などに対し、本件各製品の米国へ
の輸入、販売等の行為が一審原告の本件米国特許権を侵害するとして損害
10 賠償等を求める訴訟を米国において提起した（後記「本件米国訴訟」。そ
）
の後、一審被告の請求を認容する旨の米国における判決が確定し、参加人
は、令和２年１１月６日、認容金額に判決後の利息等を加えた１４億円余
りを一審被告に支払った。
カ 一審原告は、参加人に対し、令和２年９月頃、本件補償合意に基づき、
15 参加人が本件米国訴訟の認容判決に基づいて支払った金額等６６９万４２
１８．８２ドルを支払った。
(2) 請求の概要
第１事件は、一審原告が、一審被告が本件米国訴訟を提起し追行したこと
は、本件実施許諾契約の債務不履行又は不法行為に当たると主張し、本件米
20 国訴訟における参加人支援のための費用、本件米国訴訟の提起による一審原
告の信用棄損、第１事件の訴訟提起のための弁護士費用の損害合計１億３０
９０万０８５１円の一部である１億３０００万円及びこれに対する平成３０
年６月１６日（第１事件の訴状送達日の翌日）から支払済みまで民法（平成
２９年法律第４４号による改正前のもの。以下「旧民法」という。）所定の年
25 ５分の遅延損害金の支払を求めた事案である。
後記第２事件の経緯記載の差戻し等を経た後の第２事件は、一審原告が製
造販売した原判決別紙２機械装置目録記載の本件各機械装置を、参加人が使
用して本件各製品を製造したこと及び同製品を販売したことに関し、一審被
告が一審原告に対し、本件各特許権の侵害に基づく損害賠償請求権を有しな
いことの確認を求めた事案である。
5 (3) 原判決の内容及び当審における訴えの追加的変更
ア 原判決は、一審原告の第１事件の請求を棄却し、第２事件の請求を認容
したところ、一審原告と一審被告の双方が控訴した。
イ 一審原告は、当審において、本件実施許諾契約の債務不履行又は不法行
為に基づき、一審被告に対し、一審原告が本件補償合意に基づき参加人に
10 対して支払った６６９万４２１８．８２ドルの一部である１億円及びこれ
に対する訴え変更申立書送達の日の翌日である令和３年１２月１７日から
支払済みまで民法所定の年３分の割合による遅延損害金の請求を追加し、
請求を拡張した。
２ 前提事実並びに第２事件及び関連事件の経緯等
15 (1) 前提事実は、次のとおり補正するほか、原判決第２の１（原判決３頁１行
目から７頁１８行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。
ア 原判決５頁３行目の「とおりである」の次に「（その特許に係る請求項１
ないし６の記載は後記第４、４(3)アのとおりである。」を加え、同５頁９
）
行目の「方法の発明」を「本件日本特許権における方法及び物を生産する
20 方法並びに本件米国特許権における method（方法）の発明」と、同頁２
０行目の冒頭から同６頁２行目までを以下のとおりに、それぞれ改める。
「(4) 本件各特許権に関する実施許諾の契約
一審原告と一審被告は、下記のとおりの記載のある『特許実施許諾
契約書』を取り交わした（甲３。以下『本件契約書』と、そこに記載
25 された内容の合意を『本件実施許諾契約』 その条項をそれぞれ
と、 『本
件実施許諾契約第１条』等という。。
）
本件契約書には作成日付けを記入する『平成 年 月 日』と
の不動文字の記載があるが、そこに日付けは記載されていないものの、
平成５年（１９９３年）１２月２日頃に、記名押印の上で、これを取
り交わしたものとみられる（この点、一審原告は、一審原告が保管す
5 るものには日付けが記載されていないが、一審被告の保管するものに
は平成５年１２月２日の日付けが記入されているとする（一審原告平
成３０年６月７日付け証拠説明書２頁））
。。
本件契約書に日付けが記載されていない点については、平成５年
１２月９日、当時一審原告の依頼していた弁理士から、契約の有効期
10 間の始期の関係で日付けがないのは不適切であるとして、一審原告に
対しその旨の指摘がされた（甲８２）が、日付けが記入されることは
なかった。契約当事者である一審原告について、代表取締役の記名と
代表者の職印の押印があるが、一審被告については、社印の押印と、
常務取締役である A（以下「A’」という。）の記名、同人個人の印鑑の
15 押印がある。
記
特許実施許諾契約書
鐘淵化学工業株式会社（以下甲という。）と株式会社ヒラノテクシ
ード（以下乙という）とは、甲が所有する特許（①日本特許出願番号
20 特願平１－６２８３８号、発明の名称「樹脂フィルムの連続製造方法
及び装置及び設備」、②米国特許 No.５０７５０６４、③カナダ特許
出願番号 No.２０１２１３８、④EP 出願番号 No.９０１０４７６５）
（以下本特許権という。）について、次のとおり契約する。
（実施権の許諾）
25 第１条 甲は、本特許権についてその範囲全部にわたる独占的通常実
施権を乙に許諾する。但し甲及び甲の関係会社である米国法人アラ
イドアピカル株式会社は、第三者からの本特許権の範囲に含まれる
装置及び設備の購入も含め無条件で本特許権を実施できるものと
する。
第２条 甲は、乙が自己の費用で本契約によって許諾された実施権の
5 設定登録をすることに同意し、乙の請求によりこれに必要な書類を
無償で乙に提供するものとする。
第３条 乙は本契約締結後、それまでに甲が負担した本件特許取得並
びに維持に要した費用の半額を、速やかに甲に支払う。それ以後に
発生する当該費用については、費用発生の都度、甲は乙にその費用
10 の半額を請求し、乙は速やかに甲に支払う。
（甲に対する優遇措置）
第４条 本特許実施許諾の対価に代わるものとして、甲が乙に機械又
は装置を発注する場合は、乙は事前に詳細項目にわたる見積書を作
成して甲と見積り価格について十分協議を行うものとし、他社同等
15 品と比して甲に最も有利な見積り価格とするよう最大限の努力を
する。
（実施上の責任）
第５条 甲は、本特許権の実施に関する技術上、経済上その他一切の
事項について、乙又は第三者に対し何らの責任を負わない。乙は、
20 本特許権の実施に関し第三者からその所有する権利の侵害を理由
とする訴訟その他紛争が生じた場合には、自らの責任でこれを解決
する。但し、この場合乙の請求により甲は当該紛争の解決に役立つ
資料の提供その他の援助を乙に対して行う。
（不争義務）
25 第６条 乙は、直接又は間接に本特許権の効力を阻害する一切の行為
をしてはならない。
（侵害の排除）
第７条 乙は、第三者が本特許権を侵害し又は侵害しようとしている
ことを知ったときは直ちにその旨を甲に通知し、侵害の排除又は予
防について甲に協力するものとする。
5 （解約）
第８条 甲及び乙は、誠意をもって本契約を履行し、甲又は乙が本契
約に違背して相手方に損害を与えた場合には、その賠償の責を免れ
ないものとする。
２．甲及び乙は、相手方が本契約に違背して書面による警告後６０
10 日を経過するもその違背が是正されない場合には、本契約を解除す
ることができる。
（契約有効期間）
第９条 本契約の有効期間は、本契約締結の日から本特許権の消滅の
日までとする。
15 （協議）
第１０条 本契約に定めのない事項若しくは本契約の解釈について
疑義が生じた場合には、その都度甲乙協議の上これを定める。
本契約の締結の証として、本書２通を作成し、甲及び乙は記名押印
20 のうえ各１通を保有する。」
イ 同６頁２５行目の「アメリカ合衆国（以下「米国」という。」を「米国」
）
と、同頁２６行目の「本件米国訴訟の経緯」を「本件米国訴訟の経緯と同
訴訟係属中における一審原告による一審被告への申入れ内容」とそれぞれ
改め、同７頁７行目の末尾の次を改行し次のとおり加える。
25 「イ 本件米国訴訟が提起された後の平成２３年５月２３日、一審原告は、
一審被告に対し、以下の書面（乙３２の１）を送付し、申入れをした。
乙３２の１には以下の記載がある。
『株式会社カネカ御中 平成２３年５月２３日
Ｏ技術統括部長殿
SKC KOLON PI から貴社への正式申入れ
・・・
先般、ポリイミドフィルム（以下、PI）の韓国大手である、SKC
マ マ
KOLON PI（以下SPKI）の要請を受け下記の通り、会合を持ちまし
（尚、SKPI は韓国大手財閥 SK グループと KOLON の５０：５０
た。
10 の合弁会社です。弊社の如き一中小機械メーカーが、貴社に対して誠
にもって僭越至極では有りますが、長年の韓国両グループ会社と弊社
との種々のフィルム用コーター販売などの取引関係から、強い依頼を
受けたものであります。
① 会合参加者：SKC B（SKC オーナー）
15 KOLON C（KOLON 社長、CEO）
SKPI D（SKIP 社長、CEO）
ヒラノテクシード E（取締役社長）、F（取締役 化
工機械部長）
② 依頼事項：貴社と PI 事業に関し、共同取り組みをする為の弊社へ
20 の橋渡しの依頼（具体的には、韓国両グループの代表として是非
貴社との面談を出来るだけ早目にさせて欲しいと言う事です。）
弊社としては、貴社が PI に関する特許問題で SKPI 社を、提訴し
ておられる事は承知しております。韓国側としては、恐らく特許で争
うより、国際的にアライアンス等で組む方が双方に取り実利が有ると
25 判断しているものだと思います。以下、先般の会合での韓国側の申入
れの趣旨をご説明致します。
・・・』（乙３２の１）
ウ これに対して一審被告は、平成２３年５月２６日付けで、一審原告に
対し、申入れ内容には、国内外の競争法（独占禁止法）に違反する可能
性がある内容が含まれていること、代理人弁護士を立てて係争中であり、
5 連絡は遠慮してほしいことや今後は何ら返事をしないこともある旨な
どを回答した（乙３３の１）。
エ ところが、平成２３年１２月２０日に至り、一審原告代表者 E は、一
審被告代表者に宛て、再度、以下の書面（乙３４の１）を送付し、申入
れをした。乙３４の１には以下の記載がある。
10 『実は、現在、貴社と韓国の SKC コローン殿とポリイミドフィルム製造
装置に関し、アメリカ ITC で係争中とお聞きしております。就きまし
ては今年の５月頃、韓国側より貴社と和解の方法を見い出せないもの
か、E さん何とか仲介していただけないでしょうかと依頼を受けまし
た。早速国内の某社を通じ貴社へご挨拶をお受けされ、とりあえず一
15 度ご面会の場でも設けられてはいかがですかと打診しましたが、拒否
されたようです。
しかし１２月に入りまして再度仲介依頼がありました。２回もカネカ
殿に申し上げることは失礼に当たるとお断り致しましたが、韓国側は
何とか誠意をもって、かつ腹案をもって前向きに対応させていただく
20 ので、再度お願いしていただけないでしょうかとの強い要望です。両
社におかれましては高額な裁判費用と長時間を費やすことは大変なこ
とと考えます。就きましては、再度韓国側の意向を、直接貴社にお伝
えしたいと考えペンを取った次第です。・・・』
オ 一審被告は、これに対し返答をしなかった。」
25 ウ 同７頁８行目の「イ」を「カ」と、同頁１４行目の「ウ」を「キ」とそ
れぞれ改め、同頁１８行目の末尾の次を改行し次のとおり加える。
「(7) 本件実施許諾契約締結後の状況
本件各特許権につき、本件実施許諾契約第３条に基づく、一審原告
による本件各特許権の取得及び維持（登録料）等に関する費用の支払
ないし負担はされていない。これにつき一審原告は、一審被告からの
5 請求がなかったからであるとする（当審における令和４年８月３１日
付け一審原告第３準備書面６２頁）」
。
(2) 事件の経緯及び請求の要旨については、次のとおり補正するほか、原判決
第２の２（原判決７頁１９行目から同９頁２５行目まで）に記載のとおりで
るから、これを引用する。
10 ア 原判決７頁１９行目を「２ 第１、第２事件の経緯及び請求の要旨、第
２事件及び関連事件の経緯等」と、同８頁１７行目の「当裁判所」を「大阪
地方裁判所」とそれぞれ改める。
イ 同９頁２５行目の末尾の次を改行し、次のとおり加える。
「(4) 関連事件の経緯等
15 参加人は、平成３０年、一審被告に対し、本件各製品を製造販売した
ことにつき本件日本特許権及び本件米国特許権を侵害するものとして
不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認並びに被控訴
人が本件米国訴訟を提起したことにより被った損害１０３１万５１６
６．９１５米ドル及び１２億７０００万６２７２ウォンの支払を求める
20 訴訟（以下『別件訴訟』という。）を大阪地方裁判所に提起した（同裁判
所平成３０年（ワ）第５０４１号損害賠償等請求事件）。
大阪地方裁判所が損害賠償請求権を有しないことの確認を求める訴
えを却下し、その余の参加人の請求をいずれも棄却する判決をしたとこ
ろ、参加人は知的財産高等裁判所に控訴したが（同裁判所令和３年（ネ）
25 第１００２６号損害賠償等請求控訴事件）、同裁判所は、令和３年９月
３０日、参加人の控訴を棄却する判決をし、同判決は確定した（乙８８、
９０）。
別件訴訟において、知的財産高等裁判所は、本件実施許諾契約には控
訴人から機械装置を購入して本件各発明（製法特許）を実施した者に対
する不提訴義務が規定されていないことはもちろん、控訴人に対する不
5 提訴義務についても規定されておらず、事情が変更する可能性があり
様々な形態をとり得る特許権者と実施権者ないし実施権者からの機械
装置の購入者の将来の紛争について、明文の規定もなく不提訴の合意が
あったと軽々に認めることはできない、などとして本件実施許諾契約が
参加人に対する不提訴義務を定めていると認めることはできないと判
10 断した。」
３ 争点
本件の争点については、次のとおり補正するほか、原判決第２の３（原判
決１０頁１行目から８行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用す
る。
15 (1) 原判決１０頁２行目の冒頭から３行目の末尾までを次のとおり改める。
「(2) 本件実施許諾契約に基づき、一審被告は、一審原告が販売した本件
各機械装置により本件各特許を実施して生産された本件各製品に対し、
本件各特許権を行使してはならない義務を負うか」
(2) 同１０頁６行目の冒頭から同頁７行目の末尾までを削り、同頁８行目の
20 「(5)」を「(4)」と、同行目の「損害の発生及び」を「損害の発生の有無及
び」とそれぞれ改める。
(3) 同頁８行目の末尾の次を改行し次のとおり加える。
「(5) 当審における訴えの追加的変更の許否
(6) 一審被告は、本件実施許諾契約の債務不履行若しくは不法行為又は
25 不当利得に基づき、本件補償合意に基づいて一審原告が参加人に支払
った金銭について、一審原告に対して支払義務を負うか
(7) 一審原告の債務不存在確認の訴えの利益の有無（第２事件の主位的
控訴の趣旨）
(8) 本件各特許権の侵害に基づく損害賠償請求権の発生原因事実が立
証されているか（第２事件の予備的控訴の趣旨）
」
5 ４ 争点についての当事者の主張
争点についての当事者の主張は、次のとおり補正し、後記５のとおり当審
における当事者の主な補充主張を付加するほかは、原判決第３（原判決１０
頁１０行目から４７頁５行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用
する。
10 (1) 原判決１０頁１２行目から同頁１６行目までを削る。
(2) 同１１頁１９行目の「争点(2)」から同頁２０行目の末尾までを次のとお
り改める。
「争点(2)（本件実施許諾契約に基づき、一審被告は、一審原告が販売した
本件各機械装置により本件各特許権を実施して生産された本件各製品
15 に対し、本件各特許権を行使してはならない義務を負うか）」
(3) 同１２頁５行目の「約の第１条」を「約第１条」と、同１７頁１３行目
の「G」を「G’」とそれぞれ改める（以後の表記をすべて「G’」と改めるこ
とについて同様である。。
）
(4) 同２３頁９行目の「本件発明」を「本件各発明」と、同頁１２行目の「１
20 ９４０年」を「昭和１５年（１９４０年）」とそれぞれ改める。
(5) 同２４頁１行目の「本件発明」を「本件各発明」と、同頁３行目の「ジ
ェット方」を「ジェット式」と、同２６頁１９行目の「被告の挙動」を「経
過となること」と、同２７頁２３行目の「本件発明」を「本件各発明」と
それぞれ改め、同２８頁２５行目の「することを」の次に「無制限に」を
25 加え、同２９頁１１行目の「本件」を削る。
(6) 同３０頁８行目ないし９行目の「方法の発明」を「方法の発明（本件日
本特許権につき物を生産する方法の発明を含む。
『方法の発明』という場合
につき、以下同じ。」と改め、同頁１６行目及び同３１頁１行目の各「本
）
件」をそれぞれ削り、同３８頁１６行目の「最判昭和６３年１月２６日」
を「最高裁昭和６０年（オ）第１２２号同昭和６３年１月２６日第三小法
5 廷判決・民集４２巻１号１頁（以下『昭和６３年最判』という。」と改め
）
る。
(7) 同４４頁１７行目の「本訴」の次に「（第１事件）」を加える。
５ 当審における当事者の主な補充主張
(1) 争点(3)
（一審被告による本件米国訴訟の提起又は追行が、本件実施許諾
10 契約の債務不履行又は不法行為に当たるか）について
〔一審原告の主張〕
ア 一審被告の行為は、以下のとおり一審原告に対する債務不履行及び不
法行為となる。
本件実施許諾契約のもと、一審被告は一審原告に許諾した独占的通常
15 実施権の行使ないしその実現・享受を害してはならない義務を負う。本
件各発明は一審原告が発明し、一審被告は違法に特許を申請・取得した
ものであり、こうした経緯に基づき本件実施許諾契約が締結されたこと
を踏まえれば、一審被告は、当然に、本件実施許諾契約により一審原告に
許諾された独占的通常実施権の行使ないしその実現・享受を害してはな
20 らない義務を負う。加えて、一審被告は、一審原告の契約上の権利（独占
的通常実施権）を害するような形で、当該契約に関して事実に反する主
張・立証を裁判所等に行ってはならないことも、信義則等に照らして当
然である。
契約を締結し、契約の相手方に権利（本件では独占的通常実施権）を付
25 与した以上、相手方の契約上の権利の実現・享受に協力し、これを害しな
いようにすべきは当然の義務である。とりわけ、本件では、本件各特許に
係る発明をしたのが一審原告のＫであるのに、一審被告が一審原告に無
断で特許を取得してしまったことを踏まえて、一審原告に範囲全部にわ
たる独占的通常実施権が許諾された経緯があり、一審原告による実施権
の享受を保護すべき必要性は高い。他方で、一審被告は、本来、本件各特
5 許権の正当な権利者ではなく、その権利行使、とりわけ一審原告の顧客
に対する場合には、相当の慎重さが要求されて然るべきである。仮に、原
審認定のように本件各発明が一審原告と一審被告の共同発明であるとし
ても、一審被告が適法に得べかりしはせいぜい共有名義にすぎず、本件
米国特許についていえば、本来、共有者である一審原告の同意なくして
10 第三者に特許権行使はできないはずのものだからである。
なお、一審原告は、機械装置の製造販売を業とする装置メーカーであ
り、自ら機械装置を用いてフィルム等を製造・販売するものではないか
ら、一審原告にとっての独占的通常実施権の実現・享受とは、専ら本件各
特許を実施して製造した機械装置を第三者（機械装置を使用してフィル
15 ムを製造するメーカー）に販売してその利用に供することにある。その
ような一審原告の業態は、一審被告も、当然に認識していた。
しかるに、一審被告は、参加人が使用した機械装置が一審原告製のもの
であり、したがって本件各特許権の侵害は成り立たないことを認識し、
あるいは容易に認識し得たのに、参加人に対する本件米国訴訟を提起・
20 追行し、一審原告による独占的通常実施権の行使ないしその実現・享受
を害したものである。
しかも、一審被告は、本件米国訴訟の提起・追行において、本件実施許
諾契約の締結経緯を記憶する者が誰一人として見つからなかったにもか
かわらず、その経緯について知っているかのように虚偽を述べた吉岡の
25 供述・証言を援用し、それに沿った虚偽のストーリーを主張・立証して、
一審原告の契約上の権利（独占的通常実施権）の実現・享受を害したもの
である。
このような一審被告の行為は、一審原告との本件実施許諾契約の本旨
に著しく反し、契約上の信義にも大きく悖るものであり、一審原告に対
する債務不履行・不法行為を構成することは明らかである。
5 イ 原判決は、一審原告の販売先であり方法特許を実施した参加人に対し
て一審被告が本件米国訴訟を提起・追行したことが、一審原告に対する
債務不履行ないし不法行為となる要件について、
「請求が失当であること
が一義的に明確、あるいは抗弁が成立することが一義的に明確であり、
必ずや請求が棄却されるであろう場合に、製造元（機械装置の製造元で
10 あり実施許諾の相手方である一審原告）を害する意図をもってあえて販
売元を訴えたような場合に」限定されると解釈した（原判決１０１頁～
１０２頁）
本件の一連の経緯等に鑑みれば、本件にて原判決が採用した上記限定
要件を適用することは明らかに誤りである。本件各特許は一審原告が少
15 なくとも共同で発明したものであり、一審被告は一審原告に無断で違法
に特許を出願して取得したものである。そして、一審原告が本来の権利
者であり、特許権者と同じ権利を一審原告に与えることを一審被告に主
張し、それをいれる形で、一審原告が本来の権利者である点につき一審
被告から反論がされることなく、一審原告の要求に従って、本件実施許
20 諾契約が締結され、一審原告に対する範囲無制限の独占的通常実施権が
許諾された。
かかる経緯に鑑みれば、一審被告による債務不履行の要件について、原
審のような極めて限定的な基準を採用する合理性・正当性はない。原審
の限定的な基準は、瑕疵のない権利を有する特許権者が、何ら契約関係
25 等にない被疑侵害者に対して訴訟提起した場合に、それが例外的に違法
とされる要件と同水準の厳格なものである。しかるに、本件では、瑕疵の
ない特許権者と何ら契約関係等のない被疑侵害者との間の問題とは大き
く事情が異なり、一審被告は瑕疵のある特許権を有する者にすぎず、他
方、一審原告は、本件特許の真の（少なくとも共同の）発明者であり、本
来は何の制約もなく正当に特許権を行使・実施できる者である。にもか
5 かわらず一審被告が一審原告に無断で特許を出願して権利取得してしま
い、一審原告が気付いた時点では一審原告を権利の名義人とすることは
手続的にできなかったことを踏まえて、冒認者である一審被告から一審
原告に対して範囲無制限の独占的通常実施権を許諾することとされたも
のである。そのような一審原告の独占的通常実施権の保護について、瑕
10 疵のある権利を有するにすぎない一審被告の権利行使を、単なる一般の
被疑侵害者と同列に扱えるはずはなく、その点からして原審の限定的な
基準は失当である。
ウ 一審原告製装置を使用する第三者に対する一審被告の本件各特許権の
行使は、一審原告に対する債務不履行を構成する。
15 本件各特許は一審原告が少なくとも共同で発明したものであり、一審
被告は一審原告に無断で出願・取得した瑕疵ある特許権を有するにすぎ
ないから、本来の権利者でもあり無制限の独占的通常実施権を有する一
審原告との関係においては、一審原告製装置を使用する第三者に対する
一審被告の本件各特許権の行使が、一審原告による独占的通常実施権の
20 実現・享受を害する場合は、免責事由のない限り、債務不履行が成立す
る。そして、本件では、少なくとも以下のような態様において、一審被告
には債務不履行が成立する。
一審被告は、一審原告に事実確認をすることなく、参加人に対し、本件
各特許権を行使した。まず、一審被告は、瑕疵のある特許権者として一審
25 原告に対して無制限の独占的通常実施権を付与していたのであるから、
一審原告以外の第三者である参加人に対して本件各特許権を行使しよう
とする場合であっても、その権利行使をする前に、権利行使しようとす
る相手方を参加人と特定して一審原告に問い合わせをし、権利行使の可
否につき一審原告の確認を得るべきであった（しかも、確認を得ること
は極めて容易に可能であった）から、一審原告から本件各機械装置を購
5 入した参加人に対して、一審原告に事実確認をすることなく本件各特許
権を行使したことは、一審原告に対する債務不履行となる。一審被告に、
このような一審原告に対する確認義務を課したとしても、それは、瑕疵
のある特許権を有するにすぎない一審被告としては、一審原告との契約
（一審原告に対し負った、一審原告製装置を使用する顧客に対して本件
10 各特許権を行使しない不作為義務）を遵守し、一審原告の実施権の実現・
享受を侵害しないためには必要な手続きであり、真の権利者である一審
原告に無断で本件各特許を出願・取得した、瑕疵のある特許権者にすぎ
ない一審被告による本件各特許権行使を不当に制限することにはならな
い。
15 また、一審被告は、参加人の使用した機械装置が一審原告製であること
を認識したのに、参加人に対する本件米国訴訟を提起・追行した。しか
も、その中で、一審被告は、参加人による本件実施許諾契約に基づく抗弁
を排斥する目的で、本件実施許諾契約の締結経緯に関する吉岡の虚偽の
供述・証言を虚偽と知りつつ援用し、意図的に、当該契約の締結経緯に関
20 して事実に反する主張立証を展開した。
かかる一審被告の行為は、一審原告の本件独占的通常実施権の享受を
不当に害するもので、一審原告との本件実施許諾契約の本旨に著しく反
し、契約上の信義にも大きく悖るものであり、一審原告に対する債務不
履行を構成することは明らかである。
25 エ 一審被告には、一審原告に対する不法行為も成立する。一審被告の行為
は、本件の一連の経緯に鑑みて保護されるべき一審原告の法的利益を害
するもので、かつ、一審被告には故意又は過失があるから、一審原告に対
する不法行為ともなる。
原審も正当に認定したとおり、日本法の正しい解釈・適用によれば、本
件実施許諾契約には、その文言どおり、販売先制限の合意はなく、一審原
5 告は独占的通常実施権に基づき本件各機械装置を適法に（本件各特許権
を侵害することなく）製造して参加人の前身会社に販売したのであり、
消尽の法理により、当該装置を使用してポリイミドフィルムを製造して
販売したことに関して本件各特許権の侵害とはならない。
そして、消尽が成立することについては、合理的な疑義を生ぜしめる事
10 情はなく、一義的に明確であったといえる。
本件米国訴訟において一審被告が消尽を否定するために主張した事情
としては、本件実施許諾契約に販売先制限（一審原告による装置の販売
先は一審被告の非競合他社に限定されるとの制限）があることであり、
その根拠として一審被告が挙げたのは、①契約交渉において一審原告が
15 宇部興産への販売のためだとして一審被告にライセンスを要求したこと、
及び②一審被告は自社の技術を競合他社にライセンスしないという長年
の方針を持っていたことの２点である（丙４８）。
しかるに、上述のとおり、原審での証人尋問の結果等を踏まえれば、一
審被告が依拠した上記①・②のいずれについても、およそ合理性を欠く
20 ものであり、消尽の成立を合理的に疑わしめるようなものではない。
その他、本件米国訴訟において、消尽が成立することについて、合理的
な疑義を生ぜしめる事情は提示されていない。以上に照らせば、本件に
おいて、本件実施許諾契約に基づき一審原告に許諾された範囲無制限の
独占的通常実施権により、一審原告製装置を使用した参加人の行為に関
25 して消尽が成立することは一義的に明確であり、そうである以上、一審
被告による特許権侵害に基づく請求は必ず棄却されるであろう場合であ
ったと評価できる。
なお、結果として、本件米国訴訟の陪審・裁判所が、一審被告が主張し
た販売先制限の存在を認めて消尽を否定したことは、上記の評価を左右
しない。本件米国訴訟の陪審・裁判所の当該判断は、契約交渉過程に関す
5 る吉岡の虚偽の供述・証言や、これを援用した一審被告による事実に反
する主張について、それらが真実だと誤認し、明らかに誤った判断をし
てしまったものだからである。
一審被告は、本件米国訴訟の提起時ないし追行中において、参加人が本
件フィルム製品の製造に使用した機械装置が一審原告製のものであるこ
10 とを認識している。
本件実施許諾契約は、本件米国訴訟の提起より前に締結され、一審被告
の当時の常務取締役（A’）が署名押印したものであるから、一審被告にお
いて、本件米国訴訟の提起時点で当該契約の存在を認識していたことは
明らかである。
15 また、原審での証言によれば、本件米国訴訟を担当したＭやＬにおいて
も、どんなに遅くとも本件米国訴訟の提起後の平成２４年（２０１２年）
初頭には、当該契約の存在を認識していた（原審におけるＭの尋問調書
３頁）。
一審被告は、本件米国訴訟を提起する意思決定をした時には、本件実施
20 許諾契約は有効期限を経過していたため、別の契約ファイルに移されて
いて、その存在に気づかず、提訴直後に念のため行った再調査によって、
その存在に気付いたと主張する。
しかしながら、そもそも、本件実施許諾契約は、本件米国訴訟の提起よ
り前に、一審被告の取締役が署名押印して締結されたのであるから、本
25 件米国訴訟の提起時の担当者が契約の存在に気付いたか否かに関わらず、
一審被告として、当然、当該契約の存在を知っていたと評価すべきもの
である。
一審被告において、本件実施許諾契約の締結に関与した者（A’）と、本
件米国訴訟の提起の担当者が異なったことは、一審被告内部での事情に
すぎず、それによって、一審被告という法人が締結した本件実施許諾契
5 約に基づく義務（一審原告に対する債務）の具体的なレベル・態様が、契
約の相手方（一審原告）との関係で左右されてよいはずはない。
本件実施許諾契約において、その文言上、一審原告に許諾された「範囲
全部にわたる独占的通常実施権」について、一審原告による本件各特許
権の実施品の販売先を制限する趣旨の記載は一切ない。すなわち、契約
10 書の文言上は、一審原告は、独占的通常実施権に基づき、本件各特許を実
施して製造した機械装置を誰に対しても販売できることは明白である。
以上のとおり、本件実施許諾契約について、その文言から販売先制限が
ないことは明らかであり、文言に反して販売先制限を合理的に基礎づけ
るような事情はないから、一審被告としても販売先制限がないことは十
15 分合理的に理解できたはずといえる。
〔一審被告の主張〕
否認ないし争う。
(2) 争点(5)（当審における訴えの追加的変更の許否）について
〔一審原告の主張〕
20 ア 当審における追加請求は、従前の請求と同じく「一審被告による本件米
国訴訟の提起・追行」を問題とし、それが一審原告との関係で債務不履行・
不法行為を構成するかが問われているものである。一審原告は、従前の請
求では問題となっていなかった「本件米国訴訟の判決の当否」を、追加請
求について、追加で新たに問題としてはいない。従前の請求と、追加請求
25 を比べてみると、一審原告は、両者のいずれについても、
「一審被告による
本件米国訴訟の提起・追行」という同一の対象につきその違法性を問題と
し、かかる同一の違法行為による損害の賠償を求めているものであって、
両者の違いは単に損害の費目が異なるというにすぎない。損害の費目の違
いに応じて、同一の違法行為（債務不履行にせよ不法行為にせよ）との相
当因果関係の有無の評価考慮要素に若干の差異が生じる可能性があると
5 しても、追加請求に係る損害についてのみ新たに「本件米国訴訟の判決の
当否」が（従前の請求では問題となっていなかった新たな形で）問題にな
る、などということはあり得ない。追加請求につき「請求の基礎の同一性」
を欠くものではなく、また、その審理によって著しく訴訟手続を遅滞させ
ることとはならない。
10 イ 一審原告と一審被告の間において、一審被告が利得した金額（本件米国
訴訟の判決に基づき参加人から支払を受けた金額）に法律上の原因がある
か否かを判断するために、従前の請求に関して原審や当審で既に審理され
てきた範囲を超えて本件米国訴訟の審理内容を別途新たに検討する必要
はない。すなわち、一審原告と一審被告の間の不当利得返還請求について、
15 その法律上の原因の有無を判断するためには、飽くまで、一審原告と一審
被告の間で締結された本件実施許諾契約（日本法に準拠）の正当な解釈（具
体的には、一審原告が本件各特許権を実施して製造した機械装置を参加人
に販売して使用させたことが当該実施許諾契約の許諾の範囲内か否かの
解釈）に照らし、一審被告が本件各特許権侵害による損害賠償金名目で受
20 け取った金員（給付結果）を、一審被告が保持することが是認されるか否
かを審理すべきである。
以上のとおり、追加請求を審理するのに、従前の請求に関して原審や当
審で審理される範囲を超えて、別途新たに本件米国訴訟の判決の当否等を
審理判断する必要があるとはいえず、一審被告の主張には理由がない。
25 〔一審被告の主張〕
ア 従前の請求で主張されていた損害と、追加請求で主張されている損害は性
質を異にする。すなわち、従前の請求による損害（金１億３０００万円）の
内訳は、㋐参加人が本件米国訴訟に応訴するために支出した弁護士費用（金
１３億円余り）のうち金１億円を参加人に支払ったことによる損害（金１億
円）、㋑本件米国訴訟において、参加人の訴訟追行を支援するため一審原告
5 が負担した人件費等（金７９０万０８５１円）、㋒本件米国訴訟の提起によ
って一審原告の信用が毀損されたことによる損害（金１０００万円）、㋓本
件訴訟の弁護士費用（金１３００万円）とのことであるところ、本件訴訟に
関するものである㋓を措くとして、㋐ないし㋒の損害はいずれも、一審被告
が、本件米国訴訟を提起・追行したこと自体を問題として主張されているも
10 のである。
これに対して、追加請求による損害は、本件米国訴訟において判決で参
加人に命じられた損害賠償額分を一審原告が参加人に支払ったことによる
損害（ただし、内金１億円分の損害）を主張するものである。これは、一審
被告が本件米国訴訟において勝訴し、参加人に損害賠償を命じる確定判決を
15 得たことを問題とするものである。つまり、判決の帰結の当否を問題とする
ものである。
このように、追加請求による損害の存否を判断する上では、本件米国訴
訟における米国裁判所の判断及びその判断に至る経過や、参加人が当該判断
を受け入れ不服申し立てをしなかった事実等を含めて審理する必要が生じ、
20 現実にこれを行うとすれば、本件米国訴訟の訴訟記録全体を確認した上で、
その審理経過及び判決内容を米国法に照らして検討する必要が生じること
になる。これは、追加請求による損害が、従前の請求で主張されている損害
とは前提を異にし、明らかにその性質を違えることを意味するものである。
そうすると、従前の請求に関する審理との共通性があるとはいえないため、
25 訴えの変更の要件たる「請求の基礎の同一性」を満たすとはいえない。
以上より、請求の追加は、訴えの変更の要件（民事訴訟法１４３条１項）
を満たすものではないため、許されるべきではない。
イ 一般に、不当利得返還請求権の要件事実としては、㋐利得、㋑損失、㋒利
得と損失の因果関係、㋓利得についての法律上の原因の不存在が必要とされ
るところ、これらは当然、従前の請求の要件事実とは異なるものである。
5 また、その内容をみても、例えば、㋓（法律上の原因の不存在）について
は、当事者間で再審請求すらされていない本件米国訴訟における確定判決に
基づく給付について、法律上の原因がないという余地があるのかを審理しな
ければならないが、これは従前の請求では全く審理されていない。この点、
一審原告は、本件米国訴訟における確定判決は法律上の原因にはならないと
10 主張するようであるが、そうであれば、これは確定判決の帰結の当否までを
問題とするものであり、従前の請求では審理されていないものであることは、
既に述べたとおりである。
ウ 以上のとおり、一審原告による訴えの追加的変更の申立ては、いずれも要
件を満たさず、適法性を欠くものであるから、許されるべきではない。
15 (3) 争点(6)
（一審被告は、本件実施許諾契約の債務不履行若しくは不法行為又は
不当利得に基づき、本件補償合意に基づいて一審原告が参加人に支払った金銭
について、一審原告に対して支払義務を負うか）について
〔一審原告の主張〕
ア 債務不履行若しくは不法行為に基づく損害賠償
20 (ア) 責任原因
争点(4)にかかる請求の責任原因と同じである。
(イ) 損害の発生
参加人は、令和２年９月頃、一審被告から、本件米国訴訟の判決に基
づき、認容額、遅延利息、訴訟費用を支払えとの請求を受け、同年末頃
25 までに、一審被告に対し、本件米国特許権侵害を理由とした損害額（５
９２万０３８９．５０ドル）のほか、別の特許権侵害を理由とした損害
額（７５６万８３７５．５６ドル）を合算した金額を支払った。
参加人は、日韓租税条約に基づき、一審被告のための源泉所得税（認
容額の１０％相当）１３４万８８７６．５１ドルを別途出捐した。
一審原告は、上記参加人の支払の原因となった本件各機械装置に係る
5 売買契約上の本件補償合意に基づき、上記支払額（源泉所得税を含む）
のうち本件米国特許権侵害に係るものとして、参加人から６６９万４２
１８．８２ドルの支払を請求され、その支払を余儀なくされた。
(ウ) 因果関係
前項の損害は、一審被告による、本件実施許諾契約に基づく一審原告
10 に対する債務不履行及び不法行為により一審原告が被った損害である
から、一審被告は、一審原告に対し、６６９万４２１８．８２ドルを賠
償すべき義務を負う。
(エ) 内金請求
よって、一審原告は、一審被告に対し、債務不履行及び不法行為に基
15 づき、６６９万４２１８．８２ドル（と遅滞の日からの遅延損害金）の
損害賠償請求権を有するが、内金１億円とこれに対する訴え変更申立書
送達の日の翌日である令和３年１２月１７日から支払済みまで法定利
率である年３分の割合による遅延損害金の支払を求める。
イ 不当利得返還請求
20 (ア) 一審被告の法律上の原因のない利得
前記アのとおり、一審被告は、参加人から、６６９万４２１８．８
２ドルの支払を受けた。
しかし、原判決が正当に認めたように、一審原告が本件各特許を実
施して製造販売した本件各機械装置を参加人が使用して本件各製品を
25 製造販売した行為は、本件実施許諾契約に基づく特許消尽の法理によ
り、本件各特許権を侵害するものではない。にもかかわらず、一審被
告が本件各特許権の侵害を理由として収受している上記給付は、一審
原告との関係において、法律上の原因のない利得である。
(イ) 一審原告の損失
一審被告が参加人から上記の損害賠償金名目の支払を受けたこと
5 により、一審原告は参加人に対し、上記支払額を補償せざるを得ず、
同額の損失を被った。
この損失は、一審原告と一審被告との関係において、一審原告が本
件実施許諾契約に基づく独占的実施権を正当に実施して本件各機械装
置を製造販売したにもかかわらず被った法律上の原因のない損失であ
10 る。
(ウ) 因果関係
一審原告と一審被告との間の法律関係（一審原告が少なくとも共同
発明者である本件各特許権につき、本件実施許諾契約を締結して一審
被告が一審原告に対して独占的通常実施権を許諾したことに基づく法
15 律関係）の下で、一審被告は本来収受しえない利得を得た一方、一審
原告はいわれなく同額の損失を被ったから、両者の間には因果関係が
ある。
(エ) 不当利得返還請求権の成立
以上のとおり、一審原告は、自ら特許を受ける権利を有するはずの
20 本件各特許につき、一審被告が無断で単独で特許申請した状況を踏ま
え、一審被告から範囲全部にわたる独占的通常実施権の許諾を受けて
これを正当に実施して本件各機械装置を製造販売したにもかかわらず、
何らいわれのない損失を被り、他方で一審被告は本来収受できないは
ずの利得を得ているものであるところ、かかる一審被告の利得を保護
25 する正当性はない一方、一審原告に損失回復の保護を与えなければ、
正義衡平に反することとなるから、一審原告は、一審被告に対し、支
払ったのと同額（一審被告が支払を受けたのと同額）の不当利得返還
請求権を取得した。
(オ) 内金請求
よって、一審原告は、一審被告に対し、６６９万４２１８．８２ド
5 ルの不当利得返還請求権を有するが、内金１億円とこれに対する訴え
変更申立書送達の日の翌日である令和３年１２月１７日から支払済み
まで法定利率である年３分の割合による遅延損害金の支払を求める。
なお、不当利得返還請求権と債務不履行・不法行為による損害賠償
請求権とは、選択的併合の関係になる。
10 〔一審被告の主張〕
いずれも否認ないし争う。追加請求に係る損害は、本件米国訴訟において、
参加人の一審被告に対する損害賠償を命じる判決がされ、確定し、当該確定
判決に基づき参加人が一審被告に支払った賠償金を、一審原告が負担したこ
とによるものとして主張されているところ、これは単に一審被告が本件米国
15 訴訟を提起・追行したことを問題としているのではなく、一審被告が本件米
国訴訟を提起・追行し、確定判決を得たことを問題とするものである。この
確定判決の取得行為をもって、債務不履行又は不法行為ということは、当該
確定判決の判断を否定することを意味するところ、そうであれば最低限、確
定判決の騙取に準じる事情が必要となる。しかしながら、そうした事情は一
20 切存在しない。
そもそも、一審原告と参加人の間で補償義務に係る合意が存在すると証拠
上評価し得るのは、一審原告とＫＯＬＯＮ社との売買契約（甲４２、４３）
のみであり、ＳＫＣ社との売買契約には補償義務に係る合意は存在しておら
ず（甲４５、４６）、一見しても、本件米国訴訟判決で認容された全額相当分
25 の補償を「余儀なくされ」る事実関係は認められない。
また、追加請求に係る一審原告の損害は、前記のとおり、本件米国訴訟に
おいて、参加人の一審被告に対する損害賠償を命じる判決がされ、確定し、
当該確定判決に基づき参加人が一審被告に支払った賠償金を、一審原告が負
担したことによるものとして主張されているものである。一審原告の主張に
よれば、本件米国訴訟における一審被告の請求は、本来理由がないことが「一
5 義的」に明らかであり、一審原告が参加人に機械装置を販売したことも、参
加人が当該機械装置を使用してポリイミドフィルムを製造販売したことも何
ら非難されるべきものではなかったところ、米国裁判所が判断を誤ったがた
めに、一審被告の請求が認容されたことになる。とすれば、参加人が一審被
告に対して賠償義務を負ったのは、一審原告が一審被告の特許権侵害品を参
10 加人に販売したからではなく、専ら参加人と一審被告の間の訴訟追行の結果
によるものであって、一審原告におよそ帰責性はないことになる。また、一
審原告の立場からすれば、本来理由がないことが「一義的に」明らかな主張
であるにもかかわらず、第一審裁判所の判断を誤らせ、控訴審でもその「一
義的」な誤りすら正すことをせず、さらに、
「一義的」な誤りがあるにもかか
15 わらず上告すらしなかったという参加人の訴訟対応を問題視して然るべき状
況にある。それにもかかわらず一審原告（販売元）が参加人（販売先）に対
し補償義務を負うとするならば、その義務内容は、第三者の主張内容や販売
先の対応いかんを問わず販売元は販売品に関するおよそ一切の販売先の支出
を補償しなければならないことを意味するが、補償合意といった場合、その
20 ような、販売元におよそ起因せずに販売先が負った支出についてまで販売元
が補償しなければならない義務を含意しているとは通常解されず、一審原告
とすれば参加人の請求をそのまま受忍しなければならない道理はない（むし
ろ、一審原告の主張からすれば、一審原告には何ら落ち度はないのであるか
ら参加人からの求償請求権の有無及びその額を争ってしかるべきである。。
）
25 また、上記の重大な問題点を措いても、参加人が作成したとされる参加人
が賠償関連を整理した資料（甲９１）には、
「損害賠償金」等だけでなく、
「判
決後利息」の項目すら存在する。これは、参加人が判決後直ちに支払ってい
れば発生しない性質の金員であるところ、実際には、上記のとおり、参加人
は、一審被告が強制執行の申立てをするまでは一切の支払を行わなかったた
め発生したのであり、このような金員まで一審原告が補償すべき理由は存在
5 しない。
以上からすれば、
「支払を余儀なくされた」という点は明らかに誤りである。
しかしながら、いうまでもなく、一審被告が参加人に対する本件米国訴訟
で確定判決を得たことと、一審原告が参加人の請求に応じて支払うこととの
間には、（確定判決の騙取に準じる事情が認められる必要があることを措い
10 たとしても）余程特別な事情がなければ相当因果関係は存在しない。この点、
一審原告は、一審原告と参加人の間の補償合意を主張するが、そもそもＳＫ
Ｃ社との売買契約には補償合意と読める規定さえ存在していないほか、一審
原告の主張を前提とすれば、一審原告が参加人の請求に応じることが余儀な
くされるような補償合意が存在したと解する余地はなく、一審原告の主張す
15 る支払が補償合意に基づくものとは評価できない。仮に、そのような一審原
告に何ら帰責性がないにもかかわらず販売元であるということで参加人が負
担したあらゆる支出について、無条件に補償しなければならないという合意
が存在したとするのであれば、一審原告の参加人に対する支払は、専らその
極めて特殊な合意をしたことによって生じたものと解すべきであるし、その
20 ような合意の存在を第三者が予見することはおよそ不可能である。なお、一
審被告が、一審原告と参加人との間の売買契約の内容を知ったのは、日本の
訴訟で当該契約書が証拠提出されてからであり（原審における証人Ｌの尋問
調書６ないし７頁）、それまで一審原告とＫＯＬＯＮ社の間で補償合意があ
ることすら認識していないし、予見もしていない。
25 したがって、一審被告が参加人に対する本件米国訴訟で確定判決を得たこ
とと、一審原告が参加人の請求に応じて支払うこととの間には、相当因果関
係が認められる余地はない。
本件実施許諾契約では、一審被告の競合他社である参加人の実施は許容さ
れていない。また、一審被告が参加人から受けた支払は確定判決に基づくも
のであり、法律上の原因を有することは明らかである。
5 (4) 争点(7)（一審原告の債務不存在確認の訴えの利益の有無（第２事件））につ
いて
〔一審原告の主張〕
ア 一審原告は、日本国内のみに拠点を有する日本の会社であるところ、一
審原告は、参加人の前身会社に販売するための本件各機械装置の製造及び
10 販売（その申出を含む）を日本で行ったものであり、本件実施許諾契約に
販売先制限があるという一審被告の主張によれば、これらの一審原告の行
為は、本件実施許諾契約により許諾されたものではなく、本件日本特許権
（装置特許）の侵害を構成する。そのため、一審被告は、一審原告に対し、
本件日本特許権の侵害による損害賠償請求権を有すると主張している。
15 イ 参加人は韓国で、一審原告が製造して参加人の前身会社に販売した本件
各機械装置を用いてポリイミドフィルムを製造し、そのポリイミドフィル
ムを材料として、第三者（サムスンやＬＧ）が携帯端末の部品を作り、そ
れを組み込んだ携帯端末が米国に輸入されて販売され、米国訴訟では、第
三者による本件米国特許権（方法特許）の侵害に寄与したものとして参加
20 人の寄与侵害の責任が認められた。一審被告は、一審原告が、本件各機械
装置が米国に輸入される携帯端末の部品の材料に使用されるポリイミド
フィルムの製造に使われることを知って、日本において本件各機械装置を
製造し販売（その申出を含む）したことについて、一審原告が参加人と共
同で本件米国特許権の寄与侵害を行い、又は参加人の寄与侵害の幇助をし
25 たものとして、一審原告に対し、本件米国特許権の侵害による損害賠償請
求権を有すると主張している。
ウ したがって、一審原告は、一審原告が製造販売した本件各機械装置を、
参加人が使用して本件各製品を製造したこと及び本件各製品を販売したこ
とに関し、一審被告が一審原告に対し、本件各特許権の侵害に基づく損害
賠償請求権を有しないことの確認を求める確認の利益がある。
5 〔一審被告の主張〕
ア 一審被告は、エンドレスベルトの組込み及び本件各機械装置の調整が韓
国で行われているとし、本件各機械装置の製造販売が行われた地は韓国で
あるとしていることから、本件各機械装置の製造販売について本件日本特
許権の侵害による損害賠償を請求するおそれはない。また、本件各機械装
10 置の製造販売が日本で行われたとしても、本件各機械装置の製造販売が最
後にされた平成２０年（２００８年）４月頃から１０年以上、一審被告が
原審第２事件の訴状の送達を受けた平成２９年（２０１７年）８月から３
年以上が経過しており、損害賠償請求権の消滅時効は完成している蓋然性
が高い。一審被告は、令和５年７月５日に行われた当審の第１回口頭弁論
15 期日において、仮に、本件各特許権の侵害に基づく一審被告の一審原告に
対する損害賠償請求権が存在するとしても、請求権を放棄すると陳述した。
したがって、一審被告が一審原告に対して本件日本特許権の侵害による
損害賠償請求権を有しないことの確認を求める利益はない。
イ 参加人の本件各機械装置の使用と本件各製品の製造販売による本件米
20 国特許権の侵害について、一審原告が、単に本件各機械装置を製造販売し
たことにより共同不法行為に基づく損害賠償責任を負うことはあり得な
い。また、参加人は、一審被告に対し、本件米国特許権侵害による損害賠
償を支払済みであり、仮に一審原告が参加人とともに損害賠償責任を負う
としても、それは、参加人の支払により消滅した。本件米国特許権は平成
25 ２２年（２０１０年）３月１４日に存続期間が満了したから、その侵害に
よる損害賠償請求権の消滅時効は完成している蓋然性が高い。一審被告は、
令和５年７月５日に行われた当審の第１回口頭弁論期日において、仮に、
本件各特許権の侵害に基づく一審被告の一審原告に対する損害賠償請求
権が存在するとしても、請求権を放棄すると陳述した。
したがって、一審被告が一審原告に対して本件米国特許権の侵害による
5 損害賠償請求権を有しないことの確認を求める利益はない。
(5) 争点(8) 本件各特許権の侵害に基づく損害賠償請求権の発生原因事実が
（
立証されているか（第２事件の予備的控訴の趣旨））について
〔一審被告の主張〕
参加人による本件各機械装置の使用と本件各製品の製造販売について、
10 一審原告が、単に、その機械装置を参加人に製造販売したことを理由に共
同不法行為に基づく損害賠償責任を負うことはあり得ないところ、原判決
では、何故、単に機械装置を製造販売したにすぎない一審原告が、一審被
告との間で損害賠償責任を負うのかの理由を全く明らかにしていない。ま
た、当該責任（債務）の不存在確認を求める一審原告においても、そのよ
15 うな事実は何ら主張されていない。本件では、一審原告の一審被告に対す
る共同不法行為責任に係る請求原因事実が認められて、初めて、その抗弁
としての消尽の法理の適否が判断されねばならないところ、原判決は、請
求原因事実を明確に認定しておらず、また、そのような認定をすることは
原審における双方の主張立証状況からしてあり得ないから、原判決で抗弁
20 たる「消尽の法理」について判断したことは、明らかにその必要がない。
原判決は誤りである。
〔一審原告の主張〕
一審原告が不存在確認を求めている対象は、①一審原告が本件各機械装
置を製造して韓国の参加人に譲渡したこと、②参加人が本件各機械装置を
25 使用して、本件各製品を製造し販売したことによって生じた、一審被告の
一審原告に対する、本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権であ
る。
そして、一審原告は、一審原告の①の行為と参加人の②の行為は、本件
各特許権を実施したものであることを自認した上で、①の行為は、本件実
施許諾契約によって一審被告によって許諾された行為であるから、一審被
5 告に対する本件各特許権侵害は成立せず、②の行為も、正当に本件各特許
権を実施した本件各機械装置を使用して各製品を製造販売したのである
から、一審被告に対する本件各特許権侵害は成立しないと主張している。
つまり、①の行為が、本件実施許諾契約によって許諾された行為でなけ
れば、②の行為は、本件各特許権侵害となる可能性があり、そうすると、
10 一審被告は、②の行為をした参加人に対して損害賠償請求権を取得すると
ともに、①の行為は②の行為と共同不法行為を構成する可能性があるか
ら、①の行為をした一審原告に対して、損害賠償請求権を取得する可能性
もある。
実際、一審被告は、差戻し前の控訴審において、①の行為と②の行為を
15 前提に、「一審被告は一審原告に対して損害賠償請求権を有しているが、
その権利行使はしない」と主張していた。それゆえ、①の行為をした一審
原告としては、一審被告に対して、一審原告の①の行為と参加人の②の行
為を前提に、一審被告が一審原告に対して本件各特許権侵害を理由とする
損害賠償請求権のないことの確認を求めているものである。
20 第３ 認定事実
１ 樹脂フィルム、一審原告と一審被告との関わり及び本件各特許権の出願につ
いては、以下のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」中、第４の
１ないし４（原判決４７頁９行目から６５頁２６行目）のうち、同１、同２(1)、
(2)、(5)（なお、後記(1)のとおり、「(5)」を「(3)」と改める）のア及びイ、同
25 ３(1)、(5)及び(6)（なお、後記(2)のとおり、「(5)」を「(2)」に、「(6)」を「(3)」
と改める）、同４(1)ないし(3)に記載のとおりであるから、これを引用する（そ
の余の部分は引用しない。）。
(1) 原判決５１頁９行目の「(5)」を「(3)」と改め、同頁２１行目の「（前記(4)
ア）」を削り、同５２頁２６行目の「ＰＩ製造設備の増強」の次に「（この
契約において、以下「本件」という。）」を加え、同５３頁の１行目の「締
5 結して」から同頁６行目の末尾までを「締結した（以下「本件秘密保持契約」
という。）。同契約は、一審被告が、一審原告に対し開示提供する本件に関
する技術的事項及び設計基礎条件仕様書、データや設計図類を含む技術、情
報及び資料等について、一審原告はその秘密を保持し一切漏洩しない旨など
が定められ、その契約の有効期間は調印の日から７年間とされている（甲３
10 １）。」と改める。
(2) 同５７頁９行目の「(5)」を「(2)」と改め、同頁１０行目から同頁１８行目
までを削り、同頁１９行目の「イ」を「ア」と、同５８頁９行目の「ウ」を
「イ」と、同頁１０行目の「付し、」から同行目の「求めた」までを「付し
た」と、同５８頁１１行目の「(6)」を「(3)」と、同頁２６行目の「前記(5)」
15 を「前記(2)」と、同５９頁３行目から４行目の「前記(5)ウ」を「前記(2)ウ」
とそれぞれ改める。
(3) 同６３頁２６行目の「該平行流」 「噴出流」
を と、同６４頁２１行目の「平
行流」を「噴出流」と、同６５頁１１行目の「前記平行流」を「前記噴出流」
とそれぞれ改める。
20 ２ 本件実施許諾契約の締結については、以下のとおり補正するほかは、原判決
の「事実及び理由」中、第４の５（原判決６６頁１行目から７１頁２６行目ま
で）に記載のとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決６６頁５行目の末尾の次に「なお、同年には、カネカ２号機と同様
の機械を、一審原告が製造し、一審被告の米国の関連会社に納入した（甲７
25 ９）。」を、同頁１７行目の「３月」の次に「１７日」をそれぞれ加え、同
頁１９行目ないし２０行目の「出願」を「公開」と、同行目の「ドイツの特
許公報」を「東ドイツにおける一審被告の本件各発明とは異なる発明に係る
特許のアブストラクト（要約）」と、同頁２０行目から同頁２１行目までの
「甲４１、７９」を「甲４１（ただし２枚目以降。甲４１の１枚目について
は、文書（甲６９）の一部のみをその旨明らかにせずにことさら証拠提出し
5 たものであって、採用しない。）、６９、７９、乙４５、８４」とそれぞれ
改め、同頁２１行目の末尾の次に「甲６９、乙４５の上段には、クラレフィ
ルム生産技術部Ｎからヒラノテクシード G’課長宛てとされたものであると
ころ、『ベルト製膜に関する鐘化特許他送付致します。御査収下さい。添付
資料 鐘化特許 全７葉 独特許 １葉』との記載がある。そして、添付の
10 本件日本特許権の公開公報の特許請求の範囲(1)の『方法』及び同(2)の『装置』
の下には手書きで波線が引かれ、余白に『方法特許 ・方法を行うこと ・
方法を作ったもの』、『ダメ』との手書き記載がある。」を加え、同頁２４
行目冒頭から同６７頁１行目までを「クラレ社は、一審被告の競合会社では
ない。」と改める。
15 (2) 同６７頁２行目から同７１頁２６行目までを以下のとおり改める。
「(2) 一審原告における対応等の経緯（証拠は認定事実の末尾に摘示した）
一審原告は、前記(1)イの平成４年３月のクラレ社からの連絡を受けた
後、同年６月２日に至り、一審原告社員のＨに対し、『１．クラレよりカ
ネカから出ている特許の件でヒラノから本件カネカに申し出て、了解を
20 得ておいて下さい、との話しがありました。２．先づ、ヒラノとして何を
したらよいか、を調査してくれませんか』との依頼がＫを経てされた（甲
６９）。
平成４年６月２４日、一審原告において、上記につき検討がされたと
する、その議事録とされるものには、『ヒラノの実績（スチールベルト）
25 １ 宇部興産 S.57 ２．東レ S.58 ３．三菱化成 S.58 ４．日立化
成 S.58 ・・・』、『１．権利を回避（逃げる）』『２．権利をつぶす
理由①冒認出願である→見積書 ②公知・公用→カタログ☓ 販売実
績』、『３．権利をつぶすことを示唆しつつ、カネカからの買取交渉をす
る』などと記載されている（甲８０）。なお、その議事録（甲８０）に記
載された『カネカ３号機』については、一審原告はカネカ２号機を一審被
5 告の米国子会社向けに製造し、一審原告が販売した製品であるとし（甲
８０）、一審被告は、１９９８年（平成１０年）に一審原告から納入を受
けて使用している製品（乙７５）であるとし、認識が異なっている。
また、G’は、この間、米国における訴訟においてベルト成膜方式とカ
ウンターフロー方式（平行流方式）を組み合わせた機械は一審原告が発
10 明したものであり本件各特許出願につき、Ｉと交渉したところ、一審被
告は事態を真摯に受けとめ、一審原告の説明に理があることを分かって
くれた、そして、一審原告の発案であり開発であることが一審被告との
共通認識となったことを踏まえて、本件各特許発明に係る出願を共同出
願とするよう申し入れたが拒絶されたので、専用実施権を与えるよう求
15 めた、とする宣誓供述書を作成している（甲５）。また、G’は、クラレか
ら本件各発明の出願の事実を知らされてからＩを訪ねるまでに相当時間
が経過しているところ、これは特許申請の内容を確認したり、開発経緯
に関する資料を集めたり、カウンターフロー式とジェット式の乾燥方法
を採用した機械装置の販売実績などを整理するために数か月以上を要し
20 たためであるとしている（甲７９）。
クラレは、平成４年８月３日付け仕様書（甲７４）により、カウンタ
ーフロー式を採用しないこととしたが、その理由を推認させる客観的証
拠はない。
(3) 本件実施許諾契約の締結に至る経緯（証拠は認定事実の末尾に摘示し
25 た）
前記平成４年６月の一審原告における検討の後の具体的な経過を明ら
かにする証拠はなく、不明であるところ、平成５年２月８日に至り、一審
被告のＩから、一審原告の G’に対し、本件実施許諾契約についての案の
提示があった（甲１１）。ここでは、本件日本特許権のみについて、通常
実施権がその対象とされており、本件実施許諾契約第３条（一審原告に
5 よる費用の半額負担）に相当する条項及び本件実施許諾契約第１条の一
審被告の関係会社である米国法人アライドアピカルの実施に関する規定
は存在せず、本件実施許諾契約第５条（実施上の責任）に相当する条項の
第２文以下は、『ただし、本特許権の実施に関し第三者からその所有する
権利の侵害を理由とする訴訟その他紛争が生じた場合には、乙（一審原
10 告）の請求により甲（一審被告）は当該紛争の解決に役立つ資料の提供そ
の他の援助を乙に対して行う。』とされていた。
平成５年２月８日、Ｈは、Ｊ弁理士（以下『Ｊ’弁理士』という。）に
対し、『カネカ殿特許について』との連絡文書により、『以前よりカネカ
殿特許につき、ご相談申し上げていましたが、別紙原案（判決注：上記Ｉ
15 からの案の提示）が FAX されてきました』とし、同月１０日に打ち合わ
せを依頼した（甲１２）。一審原告は、同月１０日に打ち合わせをしたと
するが、これについての証拠は提出されていない。
その後、平成５年１０月頃、G’は、Ｉからさらに案を送付されたとす
る（G’は、本件米国訴訟における前記宣誓供述書において、同月頃に本件
20 実施許諾契約が締結されたとしている（甲５））。
平成５年１２月２日頃に、本件実施許諾契約が締結された。
(4) 本件実施許諾契約締結についてのＪ’弁理士による一審原告への意見
（証拠は認定事実の末尾に摘示した）
ア 平成５年１２月９日、Ｊ’弁理士は、一審原告の求めに応じて、本件
25 実施許諾契約につき意見を述べているところ、その書面には、『(1)本
件日本特許出願および対応外国出願の出願書類の交付を鐘化より受け
ておられますか。(2)これら出願の進捗状況について、ヒラノ殿が常に
連絡を受ける体制ができていますか。(3)拒絶理由通知に対する応答の
際にヒラノ殿の見解が反映されるようになっていますか。（もしそう
でなければ、基本契約（判決注：本件実施許諾契約）第３条において、
5 特許出願費用等の諸費用につき、ヒラノ殿が半額を負担される旨規定
されていることを勘案すると、バランスを欠くと思われます。）(4)基
本契約に日付が入っていませんが、どうなっていますか。特に、基本
契約の第９条によれば、契約の有効期間の始期が契約締結日であるこ
とからして、日付がないことは不適切だと思われます。』と記載され
10 ている。同書面には、『鐘化との実施許諾契約 特願平１－６２８３
８、対応米国特許５０７５０６４、カナダ特願２０１２１３８、EP 出
願９０１０４７６５』と記載され、EP 出願の下に矢印が引かれ、『英、
仏、独、伊諸国か？』との記載がされている。また、外国出願に関連
し、『２．外国における特許または特許出願について (1)国によって
15 は、当該国の特許庁における実施権の登録が不要な（実施権を第三者
に対抗し、およびまたは実施権を行使して、第三者の侵害を自らの名
義で禁止などするために）国もあり、また、登録が不可能な国もあり
ます。(2)そこで、各国ごとに法制度を現地代理人に照会したいと思い
ますが、いかがでしょうか。』と記載されている（甲８２）。
20 イ この当時、仮に共同出願違反の問題があった場合、特許出願人の協
力が得られるのであれば、特許出願後の権利の承継の方法を取ること
として、譲受人が単独で出願人名義変更届を提出することにより、共
同出願人の地位を確保することができた（平成８年通産省令７９号に
よる改正前の特許法施行規則５条１項、平成１１年通産省令１３２号
25 による改正前の特許法施行規則１２条１項）。仮に特許出願人の協力
が得られない場合でも、共同発明者は、特許出願人に対し、特許を受
ける権利を有することの確認を求める訴訟を提起し、その勝訴判決を
提出することで、特許を受けることができるものとされていた。
しかし、その当時においては、いったん特許登録がされてしまうと、
これらの方法を取ることにより共同発明者が共有特許権者となること
5 はできなくなり、無効審判請求により無効とするなどの対処をするほ
かないものとされていた（特許出願をした特許を受ける権利の共有者
の一人から同人の承継人と称して特許権の設定の登録を受けた無権利
者に対する当該特許権の持分の移転登録手続請求を認める最高裁判決
がされたのは平成１３年６月のことであり（最高裁平成９年（オ）第
10 １９１８号同１３年６月１２日第三小法廷判決・民集５５巻４号７９
３頁）、特許権の移転登録を認める現行特許法７４条が制定されたの
は平成２３年法律第６３号の改正（平成２４年４月１日施行）による
ものである。）。
ウ Ｉは、平成６年１月１２日、G’に対し、本件日本特許権につき、審査
15 未請求であり、本件米国特許権については成立している、カナダ特許
については審査中であり、ヨーロッパ特許については審査請求済みで、
審査中である旨などを知らせ、添付資料として、本件日本特許権につ
いての当時の公開公報、外国特許出願時の英文明細書、米国特許公報、
カナダ出願手続き書類及びヨーロッパ出願手続き書類を送付した（甲
20 ８３）。
(5) 東レからの一審原告への引合い（証拠は認定事実の末尾に摘示した）
平成６年６月８日、東レから一審原告への引合いがあり、一審原告の
内部において検討が行われた。G’から、一審被告の本件特許出願は、日本
においては未請求、米国においては成立、ヨーロッパ及びカナダでは審
25 査中であるところ、一審被告との間で本件実施許諾契約を締結したこと
を聴取した上で、一審原告において作成した書面には、『今回、東レから
引合いあり ヒラノ以外より買う可能性あり。日本において先使用権が
あると言う可能性あり そこで 井上（判決注：一審原告の競合会社で
ある井上金属（甲６１、原審における証人Ｍの尋問調書９頁））のキカイ
でフィルムを輸出した場合どうなるか調査して欲しい ６／１４日出張
5 のため、見解を教えて欲しい。』とし、方法特許においては方法を行うこ
とと方法で作ったもののについて『ダメ』、『アメリカは先使用権制度は
ない。』との記載がある。
平成６年６月９日、Ｊ’弁理士は、一審原告に対し、「貴社発明に基づ
く鐘化殿所有の米国特許について」と題する書面（甲６２）において、
10 『標記の件に関し、東レに対して、今回の装置を貴社に発注する必要が
あると思わせるためには、次のような説明が適当かと思います。 鐘化
は米国で特許を取得している。これは、ヒラノ殿の意向に基づいて鐘化
が出願したものである。 そして、前記鐘化の米国特許について、ヒラノ
殿が実施権を有しておられる。 したがって、東レとしては、ヒラノ以外
15 のものに機械を製造させることは特許の侵害となる。 東レはアメリカ
における先使用権の主張をするようであるが、アメリカ特許法では先使
用権の考えはない。したがって、先使用権を理由として、東レが独自に、
あるいは他の会社に今回の機械を製造させることはできない。 なお、
次のことをご了承下さい（東レには言わないで下さい）。 鐘化の米国特
20 許出願の前に、東レがヒラノ殿の装置を米国において使用している場合、
どのようになるかという問題があります。２つの場合に分けて考えます。
(1)鐘化の使用が公然である場合(2)そうでない場合 (1)の場合には、鐘化
特許が無効となります。しかし、(2)の場合には、鐘化特許は無効となら
ず、東レとしては、対抗のしようがありません。 以上のとおりお知らせ
25 致します。』と記載し、一審原告に送付した。
(6) G’のＩへの資料の交付（証拠は認定事実の末尾に摘示した）
G’は、本件米国訴訟における証言において、Ｉとの最初の打ち合わせ
で、平行流技術に関する一審原告の資料である仕様書、図面、議事録その
他多量の技術資料の全てをＩに渡してしまい、一審原告には残されてい
ない旨証言し（乙６４の２）、G’は原審においても、一審原告が、本件各
5 発明につき、一審原告が共同発明者であることを証する一審原告の開発
経緯に関する資料について、これらを、交渉の経緯において全てＩに渡
してしまっており、一審原告において写しを含め保管していないと証言
した（G’の原審における尋問調書１３ないし１６頁）。
(7) 本件日本特許権の設定登録と本件各発明についての特許権の推移等
10 （証拠は認定事実の末尾に摘示した）
本件日本特許権は、平成９年６月１６日に査定がされ、同年９月１９
日に設定登録がされた（乙７１）。
G’は、本件各発明のヨーロッパにおける出願について、本件実施許諾
契約締結後の経過を把握していない（G’の原審における尋問調書２０
15 頁）。
本件各特許権のうち、英国における権利については、G’の在職中（G’
は昭和３９年から平成１２年まで一審原告に在職。甲５）の平成９年３
月１３日に、ベルギーにおいては平成１２年３月３１日に、いずれも年
金の不払により失効した。その後も、ドイツでは平成１４年１０月１日
20 に、フランスでは同年１１月２９日に、イタリアでは平成１７年３月１
３日に、いずれも年金の不払により失効した（乙７２）。」
(3) 同７１頁２５行目の「存続期間中、」の次に「本件実施許諾契約第２条の
定めがあるにもかかわらず、」を加える。
３ 本件各機械装置の売買契約等については、原判決７２頁２２行目から２３行
25 目の「本件補償条項」を「本件補償合意」に改め、同頁２３行目の「定めがあ
る」を「定めがあるが、本件日本特許権及び本件米国特許権が存する旨や、一
審原告が本件実施許諾契約に基づき独占的通常実施権を取得していること等
については規定されていない」と改めるほかは、原判決の「事実及び理由」中、
第４の６（原判決７２頁１行目から７３頁１０行目まで）に記載のとおりであ
るから、これを引用する。
5 ４ 本件米国訴訟の経緯については、以下のとおり補正するほかは、原判決の「事
実及び理由」中、第４の７（原判決７３頁１１行目から９０頁１０行目まで）
に記載のとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決７３頁１４行目の「（２００７）年」を「（２００７年）」に改め、
同７９頁５行目の「思った」の次に「とする」を加え、同８２頁８行目の「被
10 告」を「一審原告」と改め、同頁１４行目の「（本件米国」から同頁１５行
目の「解される。）」までを削る。
⑵ 同８４頁１行目の「従業員にのみ発明され」を「従業員のみにより発明さ
れ」と改め、同１４行目の「しかしながら、」から１８行目の「りである。」
までをいずれも削る。
15 ⑶ 同７８頁１２行目、同８２頁８行目、同頁２０行目及び同９０頁７行目の
「当裁判所」を「大阪地方裁判所」と改める。
第４ 当裁判所の判断
当裁判所は、一審原告による第２事件に係る債務不存在確認を求める訴えに
ついては訴えの利益を欠き不適法却下されるべきであり、また、第１事件に係
20 る一審原告の請求については理由がなく、当審における一審原告の訴えの追加
的変更による拡張請求についても理由がないものと判断する。その理由は、次
のとおりである。
１ 争点(1)（不法行為に基づく損害賠償請求権に適用されるべき準拠法）につい
て
25 原判決第５の１（原判決９０頁１３行目から９１頁１２行目まで）に記載の
とおりであるから、これを引用する。
２ 争点(2)（本件実施許諾契約に基づき、一審被告は、一審原告が販売した本件
各機械装置により本件各特許権を実施して生産された本件各製品に対し、本件
各特許権を行使してはならない義務を負うか）について
(1) 本件実施許諾契約の解釈
5 本件実施許諾契約の内容は前記前提事実（補正の上で引用した原判決第２
の１）(4)記載のとおりであるところ、本件実施許諾契約第１条によれば、一
審被告は、一審原告に対し、本件各特許権並びにカナダ及び欧州特許に出願
中の特許について独占的通常実施権を許諾するものとするが、一審被告及
び一審被告の関係会社である米国法人アライドアピカル株式会社について
10 は、第三者からの同特許権等の特許請求の範囲に含まれる装置及び設備の
購入も含め無条件で同特許権等を実施できるものとされている。
そして、本件実施許諾契約第７条によれば、本件各特許権等について、一
審原告は、第三者が同特許権を侵害し又は侵害しようとしていることを知
ったときには直ちにその旨を一審被告に通知するものとして、侵害の排除
15 及び予防について、一審原告は一審被告に協力すべきことが定められ、侵害
の排除及び侵害の予防は、特許権者である一審被告が行うこととされてい
る。また、本件実施許諾契約第６条には、一審原告は、直接又は間接に、同
特許権等について、その効力を阻害する一切の行為をしてはならない旨が
定められている。その一方で、一審原告が機械を製造し、これを第三者に販
20 売した場合に、一審原告に付与した独占的通常実施権に起因して、その第三
者に対する一審被告による本件特許権の行使が妨げられる旨の定めは何ら
存せず、そのように解すべき根拠となる条項も存しない。
このように、本件実施許諾契約においては、本件各特許権等について、特
許権侵害の排除及び予防は特許権者である一審被告が行うこととされてい
25 るのであって、不起訴の合意に関する条項も一切ないから、本件実施許諾契
約の当事者ではない、参加人による本件米国特許権の侵害に係る行為につ
いて、一審被告がその侵害の排除及び予防の措置を取ることについて、本件
実施許諾契約には、これを妨げる条項は何ら存しない。
したがって、一審被告は、本件実施許諾契約に基づき、一審原告が販売し
た本件各機械装置により本件各特許権を実施して生産された本件各製品に
5 対し、本件各特許権を行使してはならない義務を負うと解することはでき
ない。
(2) 一審原告の主張に対する判断
ア この点に関して一審原告は、本件実施許諾契約の内容のとおり、一審被
告は、一審原告に対し、本件各特許権の実施を無制約に許諾したものであ
10 り、一審原告が、本件各特許権（装置特許）を実施した機械装置を第三者
に販売すること、及び当該第三者が本件各特許権（方法特許）を実施する
ことは、いずれも本件実施許諾契約の範囲内の行為であるから、一審被告
は、本件実施許諾契約に基づき、当然に、一審原告が販売した本件各機械
装置により本件各特許を実施して生産された本件各製品に対し、本件各特
15 許権を行使してはならない義務を負うなどと主張する。
しかし、前記認定の契約に至る交渉の経緯からすれば、本件実施許諾契
約は、確かに、一審原告に対し本件各特許権について特段の対価の定めな
く独占的通常実施権を設定するものではあるが、他方で、一審原告は機械
装置の製造会社であって、同機械装置に基づき樹脂フィルム等を製造販売
20 するものではないことからすれば、本件実施許諾契約の範囲内にあるの
は、一審原告による機械装置の製造販売のみであり、したがって、一審原
告が販売した機械装置により、第三者が本件各特許権（方法特許）を実施
して樹脂フィルム製品を製造販売することまで本件実施許諾契約により
当然に許容されていると解することはできない。
25 したがって、一審原告の上記主張は採用することができない。
イ また、一審原告は、本件実施許諾契約は、Ｋが本件各発明の発明者であ
ることを前提として交渉が始まったものであり、一審原告にとっての本件
実施許諾契約の意義及び契約締結に至る交渉の経緯によれば、本件実施許
諾契約は、一審原告が本件各特許権を実施した機械装置を製造できるだけ
でなく、これを顧客に販売し、一審原告から購入した顧客は当該機械装置
5 を使用して樹脂フィルムを製造し販売できることを前提としていたこと
は明らかであると主張する。
しかし、前記第３で認定した一審原告における研究開発の経緯、カネカ
２号機の納入に至る経緯、本件各特許権の出願に至る経緯及び本件実施許
諾契約に至る経緯によれば、確かに、本件各発明の内容と関連する平行流
10 （カウンターフロー方式）に関し、Ｋが一定の知見を有していたことが認
められるものの、本件各発明の着想から完成に至る経緯には不明の点が多
く、本件各発明の発明者が誰かを特定することは困難であり、他に本件全
証拠を精査しても、Ｋが本件各発明の単独発明者若しくは共同発明者であ
ることを認めるに足りる十分な証拠はない。
15 したがって、一審原告の上記主張はその前提を欠き採用することはでき
ない。
３ 争点(3)（一審被告による本件米国訴訟の提起又は追行が、本件実施許諾契約
の債務不履行又は不法行為になるか）のうちの債務不履行の成否について
(1) 前記２のとおり、本件実施許諾契約には、一審被告が本件実施許諾契約の
20 当事者以外の者に対し本件各特許権の侵害の排除及び予防の措置を取ること
について何らの制約もなく、一審被告は、本件実施許諾契約に基づき、一審
原告が販売した本件各機械装置により本件各特許権を実施して生産された本
件各製品に対し、本件各特許権を行使してはならない義務を負うものではな
いから、一審被告による参加人への本件米国特許権の行使が一審原告に対す
25 る本件実施許諾契約の債務不履行となる理由はない。
その理由をさらに付言するならば、まず、本件実施許諾契約第１条によれ
ば、一審原告には本件各特許権につき独占的通常実施権が付与されているも
のの、一審原告が製造した機械の販売を受けた本件実施許諾契約の当事者以
外の者が同機械を使用して製造した製品について、一審被告が本件各特許権
を行使するについて、本件実施許諾契約にはこれを妨げる文言は規定されて
5 いないから、一審被告は一審原告から本件実施許諾契約に基づく債務不履行
責任を追及される理由はないというべきである。
また、本件実施許諾契約第７条には、前記のとおり、第三者が本件各特許
権を侵害し又は侵害しようとしていることを知ったときには直ちにその旨を
一審被告に通知するものとして、侵害の排除及び予防について、一審原告は
10 一審被告に協力すべきことが定められているところ、一審原告は、本件米国
特許権の実施として侵害に当たる行為を参加人が行うについて、一審被告に
対し、本件実施許諾契約に基づく通知等を行った形跡はない。
加えて、本件実施許諾契約第１０条では、本契約に定めのない事項若しく
は本契約の解釈について疑義が生じた場合には、その都度協議の上これを定
15 めるとされているところ、一審原告が、参加人による本件米国特許権の侵害
に当たる行為は、本件実施許諾契約に基づき許容されており違法ではない旨
について、協議を申し入れた形跡もない。
以上の検討によれば、一審被告の参加人に対する本件米国訴訟の提起及び
その維持が本件実施許諾契約の債務不履行となることはない。
20 (2) 一審原告の主張に対する判断
ア 一審原告は、本件実施許諾契約は、本件各特許権は一審原告による発明
についての冒認ないし共同出願違反であり、これを一審被告も了解の上で
契約の締結に至ったものであるから、本件実施許諾契約はこれを踏まえて
解釈すべきであり、一審原告は、本件実施許諾契約により独占的通常実施
25 権を付与されているところ、一審原告が製造販売した装置を使用する者は、
本件各特許権の侵害には当たらない旨を主張する。
しかし、前記２のとおり、そもそも本件実施許諾契約にはそのように解
すべき根拠となる規定が存しない。加えて、以下のとおり、一審原告の行
動は、一審原告の主張する上記認識に沿うものではないどころか、かえっ
て、これとは反するものである。
5 一審原告は、本件実施許諾契約により可能とされた本件各特許権につい
ての実施権の登録を行っていない。前記のとおり、本件実施許諾契約締結
当時においては、登録をしなければ契約当事者から権利を承継した者に対
して対抗することができないものであった。
これを詳しくみると、平成２３年法律第６３号による改正（以下「改正
10 法」という。平成２３年３月１１日閣議決定、同年５月３１日可決成立、
同年６月８日公布。同年１２月２日政令第３６９号により平成２４年４月
１日施行）前の特許法９９条は、通常実施権につき、「通常実施権は、そ
の登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権につ
いての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。」
15 と定めており、債権である通常実施権については、原則として通常実施権
の契約当事者以外の第三者には対抗できないが、その登録をしたときに
は、その特許権等を取得した者に対しても、対抗力を有するものとされて
いた。
本件実施許諾契約締結当時においては、このように通常実施権が設定さ
20 れていても、その登録をしなければ、一審被告が本件各特許権を譲渡した
場合においては、特許権の譲受人から、一審原告のみならず、一審原告が
実施権の保護の対象となると考えて装置を販売した顧客についても、本件
各特許権の権利行使を受けるおそれがあった。なお、改正法附則１１条は、
特許法９９条の適用につき、「この法律の施行の際現に存する通常実施権
25 にも適用する。」と規定しているところ、本件実施許諾契約の終期がいつ
かは明確とはいえないものの、改正法が施行される平成２４年４月１日よ
り前に有効なものとして本件各特許権の譲渡がされれば、一審原告は、本
件実施許諾契約に基づく通常実施権を、特許権の譲受人には対抗できない
地位にあったものである。
ところが、一審原告は、平成９年に本件日本特許権の設定登録がされた
5 後にも、本件実施許諾契約に基づき、第三者対抗要件を具備しなかった。
また、本件米国訴訟提起後の平成２３年に、前記のとおり一審原告から
一審被告に対する申入れが複数回されているところ、そのいずれにおいて
も、本件実施許諾契約に基づき一審原告が納入した装置により製造された
製品であるから、一審被告は権利行使をすることができない旨について、
10 全く通知がされていない。前記申入れにおいては、本件実施許諾契約に触
れることもなく、それどころか、参加人とは無関係な第三者的な仲裁人を
装っているというほかない。Ｋは、ＳＫＣ社に対し、一審原告が本件各特
許権につき通常実施権を有しており、一審原告から販売を受けた機械を使
用して製造した製品については本件各特許権との関係で問題が生じない
15 旨を説明したとするところ（原審におけるＫの尋問調書２３、２４頁）、
一審原告の行動は、これに沿うものとなっていない。
さらに、一審原告は、本件各特許権について、年金の支払、ひいては本
件各特許権の維持についても関心を持っていないというほかない。前記５
(7)のとおり、英国での特許権については、本件日本特許権の設定登録がさ
20 れるよりも前の平成９年３月に、年金の不払を理由として権利が失効して
しまっている。一審原告の発明であると主張する権利について一審被告が
ヨーロッパにおいて出願をしたことを知りながら、本件実施許諾契約第３
条に定められた半額費用の支払によりその維持への協力が可能であるの
に、年金の支払に関心を持たず、権利が失効し独占権を喪失するという結
25 果が生じたことについては不可解というほかない。
イ 一審原告は、一審被告のＩは、本件各特許権につき冒認ないし共同出願
違反の問題があることを認識した上で本件実施許諾契約を締結したのであ
るから、本件実施許諾契約はこれを前提として解釈し得る旨を主張する。
しかし、一審原告からは、本件実施許諾契約の締結の前後に、一審原告
の側で検討したことを示す証拠等は提出されているが、それらに対し、一
5 審被告がどのような認識を示したかに関する書証等は一切提出されていな
い。
一審被告のＩが、一審原告の G’の説明に納得し、冒認出願であるとの認
識を共通にしたのであれば、Ｉがどのような形で納得したのかを示す記載
が残されているのが自然である。しかも、G’によれば、冒認出願であるこ
10 とをＩが納得したにもかかわらず、出願名義の変更には納得しなかったと
するのであるから、本件各特許の発明者は一審原告であるとの立場に立っ
て交渉を進めている一審原告において、これに対しどのように対応すべき
かを検討するものと思われるところ、G’とＩとの交渉経過についての報告
文書や社内の検討結果も一切不明であり、Ｉから送られてきたとする２通
15 の提案以外に、これについての資料は一切提出されていない。それどころ
か、一審被告が名義変更に納得しなかったから最終的に独占的通常実施権
とする本件実施許諾契約の締結で最終的な満足を得たとするのは、一審原
告が発明者であることを前提とすれば首肯し難い内容であり、これについ
ての一審原告による検討の経緯も不明である。
20 これらによれば、一審被告においても本件各特許権につき冒認ないし共
同出願違反の問題があるとの認識のもとに本件実施許諾契約が締結された
とする一審原告の主張は、裏付けを欠くものというほかない。
ウ なお、前記第３の２（補正の上で引用した原判決第４の５）(3)及び(4)の
とおりのＪ’弁理士作成の文書によれば、一審原告は、本件各発明について、
25 一審原告の提案ないし創意に係る部分があるとの前提のもとにＪ’弁理士
に対し相談をしていた事実は認められる。また、Ｊ’弁理士は、その説明に
沿い、一審原告が本件各特許に係る発明に一審原告が関与していたことを
前提として、その主張に即した指示を一審原告に対し行っていた事実につ
いても認められる。
しかし、一審原告の行動は、以下のとおり、Ｊ’弁理士の指示に必ずしも
5 沿うものとはなっておらず、Ｊ’弁理士が文書において記載した一審原告が
本件各特許の発明者であることを前提とした記載と、一審原告の実際の認
識との間には、齟齬があることが伺われるというべきである。
Ｊ’弁理士は、本件実施許諾契約の締結後、その重要性を示した上で、直
ちに日付けを補充することを求めたが、一審原告はそれに沿うことをしな
10 かった。Ｉからは本件実施許諾契約締結後の平成６年１月１２日に、本件
各特許の出願状況について知らせてきているものであるから、これらの機
会に日付けの補充についての連絡を取り合うことは容易であったとみら
れるところ、結局日付けが補充されることがなかった。その結果、G’にお
いても、本件米国訴訟における宣誓供述書の作成の段階において本件実施
15 許諾契約締結の正確な日付けを認識できておらず、平成５年１０月頃に同
契約が締結されたとしており、一審原告において、本件実施許諾契約の締
結がいつであるのかの正確な管理はされていない状況にあった。
また、本件各特許の実施権について、Ｊ’弁理士はその登録に向けての
様々なアドバイスをしているところ、一審原告は、結局、実施権の登録を
20 することがなかった。前記のとおり、本件実施許諾契約締結の当時、登録
をしなければ実施権を第三者に対抗できず、これは一審被告が特許権の譲
渡をした場合でも同様なのであるから、本件各特許の設定登録後、すみや
かに設定登録を行うのが通常であり、しかも、一審原告の主張によれば、
一審原告が取得した実施権は、一審原告が製造し販売した装置を使用して
25 第三者が製造した製品について、一審被告は特許権行使をすることが一切
できないとする極めて強力な権利であるから、一審原告が装置を販売した
顧客の適切な保護のためにも、その保全は最重要課題であるはずである。
それにもかかわらず、一審原告がＪ’弁理士の重視する実施権の登録につい
て、これを行わなかったのは不可解である。
さらに重要なこととして、一審原告は、本件各特許の発明者であること
5 を示すとする資料を、全く手元に残していない。G’は、Ｉに対して、数か
月を要して集めたとするこれら資料をすべて渡してしまったとしており、
仮にこれが事実であったとしても、Ｊ’弁理士からのアドバイスを受けた時
点においては、渡した資料を再生するなり、社内に残された資料を集める
なり、Ｉに対して返還ないし写しの交付を求めるなりするなどのことは、
10 一審原告こそが本件各特許の発明者でありＩもこの点を十分に納得して
本件実施許諾契約を締結したとする一審原告の立場からすれば、拒絶理由
通知等に対応するためには当然に必要なことと解される。
一審原告は、これら資料が手元に残されていない点について、本件実施
許諾契約の締結によって満足な交渉成果を得たと考えた以上、交渉過程で
15 使用した膨大な資料まで保存する必要はなかったとする（一審原告第３準
備書面（令和４年８月３１日付け）６１頁）が、前記のとおり、Ｊ’弁理士
は、当時審査段階にあった本件日本特許権につき、拒絶理由通知が発せら
れた場合に、一審原告が真の発明者であるというのであれば、それに的確
に対応する必要があることを前提として、その体制整備を促したものであ
20 り、G’の行動はこれに反するものである上に、その後に、一審原告におい
て一切対応がとられた形跡がないことも不可解である。
これらは、Ｊ’弁理士に一審原告が説明したことが伺われる内容である、
一審原告が本件各特許に係る発明をしたとのことが事実に基づくもので
あるか、G’とＩとの交渉の経過が、原審において G’が証言した内容のとお
25 りであるのかについて、疑問を生じさせるものである。
エ Ｋは、本件米国訴訟において、一審原告が平成４年（１９９２年）に本件
各特許権について情報提供を受けた会社は、ポリビニルアルコール（PVA）
を製造販売しており、ポリイミドフィルムを製造販売する一審被告とは競
合しない会社であるところ、その会社は、一審原告に対し、自社の新しい
装置を購入しようとしているところ、本件各特許権の関係があるので、こ
5 れを何とかしてもらいたいとして、一審原告において一審被告から実施権
を付与されることを求め、一審原告はその会社と取引をするために、本件
実施許諾契約を締結したと証言しているところ（乙３１）、この内容は、
前記一連の経過とは符合するものである一方、平成４年６月２４日に行わ
れたとする一審原告における議事録（甲８０）記載の検討内容や、原審に
10 おける証人Ｋの尋問調書１５頁等の証言内容とは整合しない。
加えて、前記第３の２（補正の上で引用した原判決第４の５）(5)のとお
り、東レは日本においては先使用権を主張するが、米国向けの次回発注予
定の装置については井上金属に発注することもあり得ることを前提とし
た、東レからの引合いについての一審原告からの問い合わせに対し、Ｊ’弁
15 理士は、「鐘化の米国特許出願の前に、東レがヒラノ殿の装置を米国にお
いて使用している場合、どのようになるかという問題があります。２つの
場合に分けて考えます。 (1)鐘化の使用が公然である場合(2)そうでない場
合 (1)の場合には、鐘化特許が無効となります。しかし、(2)の場合には、
鐘化特許は無効とならず、東レとしては、対抗のしようがありません。」と
20 回答している。これらによれば、東レは一審原告が販売した装置を日本及
び米国で使用しているところ、本件各特許権との関係につき、日本におい
てはこれにより先使用権の要件を満たすと考えていることが伺われる。一
方、東レの同装置の使用の開始と本件米国特許の出願の前後は分からない
ものの、東レは一審原告が製造した装置を本件米国特許の出願前に米国で
25 使用した可能性があり、一審原告は、自ら発明したとする内容について特
許出願をすることなく、東レに対し、その実施品に当たる装置を製造して
提供していたが、この装置については、一審原告の競合会社である井上金
属等に生産をさせても問題ないもの、すなわち一審原告が発明したとする
内容について、守秘義務等の縛りのないものとして提供していたことにな
る。
5 これらからすると、一審原告は、本件実施許諾契約締結の当時における
販売先に、本件各特許権の侵害の問題さえ生じなければ、それで本件実施
許諾契約締結の目的は達せられたものと考えていたとみるのが相当であ
る。
オ 一方で、カネカ２号機に関する見積りは、一審被告から、一審原告のほ
10 か数社に対しされており、その比較検討が一審被告において昭和６２年１
月８日にされている（乙１８）ところ、そこにおいては、仮に一審原告の発
明ないし同社のみの提案に係るのであればその検討がされるであろう平行
流（カウンターフロー方式）の採用について、検討がされた形跡は伺えな
い上、その前後においても、一審原告のみが提案し得るであろう上記内容
15 について、その優位性を示す書類も提出されておらず、その点の検討がさ
れた旨の証拠もない。
そうすると、昭和６１年１１月当時の資料が一審被告に残されておらず、
一審原告作成に係る昭和６１年１２月１５日付け原告見積設計図（甲９）
や同月１９日付けベルト乾燥装置仕様書１２月版（甲３２）にカネカ２号
20 機で実現されたとする平行流（カウンターフロー方式）が示されているか
らといって、同年５月に本件秘密保持契約が締結されていることにも鑑み
れば、カネカ２号機で実現されたとする平行流（カウンターフロー方式）
が、一審原告の着想に係るものと直ちに断じることはできない。
カ 以上の検討によれば、本件各特許権の出願につき、一審原告の発明に係
25 る内容についての一審被告による冒認ないし共同出願違反の問題があると
認めることはできないというべきである。
したがって、本件各特許は一審原告が少なくとも共同で発明したもので
あり、一審被告は一審原告に無断で出願・取得した瑕疵ある特許権を有す
るにすぎないことを前提とする一審原告の主張はいずれも採用することが
できない。
5 ４ 争点(3)（一審被告による本件米国訴訟の提起又は追行が、本件実施許諾契約
の債務不履行又は不法行為になるか）のうちの不法行為の成否について
(1) 一審原告は、参加人による米国での本件各製品の販売は、本件実施許諾契
約により一審原告に許諾された行為から派生した範囲に当然含まれるもので
あるから、一審被告による本件米国訴訟の提起は不法行為に該当する旨主張
10 する。この点に関する一審原告の主張は必ずしも明確とはいいがたいが、こ
れをまとめると、次のような主張と思われる。すなわち、本件実施許諾契約
において、その文言上、一審原告に許諾された「範囲全部にわたる独占的通
常実施権」について、一審原告による本件各特許権の実施品の販売先を制限
する趣旨の記載は一切なく、契約書の文言上は、一審原告は、独占的通常実
15 施権に基づき、本件各特許権を実施して製造した機械装置を誰に対しても販
売できることは明白であることを前提とし、そうであれば、本件において、
本件実施許諾契約に基づき一審原告に許諾された範囲無制限の独占的通常実
施権により、一審原告製装置を使用した参加人の行為に関して消尽が成立す
ることは一義的に明確であり、そうである以上、一審被告による特許権侵害
20 に基づく請求は必ず棄却されるであろう場合であったと評価できる状況下に
おいて、一審被告が、参加人が使用した本件各機械装置が一審原告が本件各
特許権を実施して製造販売した機械装置であることを知っていたか又は容易
に知り得たにもかかわらず、参加人に対して本件米国訴訟を提起・追行して
本件各特許権を行使し、同訴訟において一審被告が消尽を否定するために主
25 張した事情としては、本件実施許諾契約に販売先制限（一審原告による装置
の販売先は一審被告の非競合他社に限定されるとの制限）があることである
が、一審被告の上記主張は消尽の成立を合理的に疑わせるようなものではな
かったにもかかわらず、一審被告が、同訴訟において、虚偽の供述・証言や
これを援用した事実に反する主張をしたことにより、特許権侵害による勝訴
判決を獲得したことは、一審原告に対する不法行為を構成するものである、
5 と主張するものと解される。
しかし、前記２のとおり、本件実施許諾契約には、不起訴の合意など、一
審被告による本件各特許権の侵害行為に対する権利行使を制限する条項は何
ら存しないのであるから、そもそも、一審被告が参加人に対して本件米国訴
訟を提起し、これを追行したこと自体が本件実施許諾契約の存在によって直
10 ちに違法になるとはいえないというべきである。
この点に関し、訴えの提起・追行が不法行為となる場合についての昭和６
３年最判は、「法的紛争の当事者が当該紛争の終局的解決を裁判所に求めう
ることは、法治国家の根幹にかかわる重要な事柄であるから、裁判を受ける
権利は最大限尊重されなければならず、不法行為の成否を判断するにあたっ
15 ては、いやしくも裁判制度の利用を不当に制限する結果とならないよう慎重
な配慮が必要とされることは当然のことである。したがって、法的紛争の解
決を求めて訴えを提起することは、原則として正当な行為であり、提訴者が
敗訴の確定判決を受けたことのみによって、直ちに当該訴えの提起をもつて
違法ということはできないというべきである。一方、訴えを提起された者に
20 とっては、応訴を強いられ、そのために、弁護士に訴訟追行を委任しその費
用を支払うなど、経済的、精神的負担を余儀なくされるのであるから、応訴
者に不当な負担を強いる結果を招くような訴えの提起は、違法とされること
のあるのもやむをえないところである。以上の観点からすると、民事訴訟を
提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において、右訴えの提起が相手方
25 に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利
又は法律関係（以下「権利等」という。）が事実的、法律的根拠を欠くもの
であるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそ
のことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁
判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られ
るものと解するのが相当である。けだし、訴えを提起する際に、提訴者にお
5 いて、自己の主張しようとする権利等の事実的、法律的根拠につき、高度の
調査、検討が要請されるものと解するならば、裁判制度の自由な利用が著し
く阻害される結果となり妥当でないからである。」と判示しており、また、
本件米国訴訟の提起及びこれについての確定判決の取得をわが国における確
定判決の取得に準ずるものと考えて、確定判決の騙取について判示した最高
10 裁判決である、最高裁平成２１年（受）第１２１６号同２２年４月１３日第
三小法廷判決・集民２３４号３１頁が「当事者間に確定判決が存在する場合
に、その判決の成立過程における相手方の不法行為を理由として、その判決
の既判力ある判断と実質的に矛盾する損害賠償請求をすることは、確定判決
の既判力による法的安定を著しく害する結果となるから、原則として許され
15 るべきではなく、当事者の一方が、相手方の権利を害する意図の下に、作為
又は不作為によって相手方が訴訟手続に関与することを妨げ、あるいは虚偽
の事実を主張して裁判所を欺罔するなどの不正な行為を行い、その結果本来
あり得べからざる内容の確定判決を取得し、かつ、これを執行したなど、そ
の行為が著しく正義に反し、確定判決の既判力による法的安定の要請を考慮
20 してもなお容認し得ないような特別の事情がある場合に限って、許されるも
のと解するのが相当である（最高裁昭和４３年（オ）第９０６号同４４年７
月８日第三小法廷判決・民集２３巻８号１４０７頁、最高裁平成５年（オ）
第１２１１号・第１２１２号同１０年９月１０日第一小法廷判決・裁判集民
事１８９号７４３頁参照）。」と判示していることに照らし、本件米国訴訟
25 における一審被告の訴え提起、追行及び勝訴判決の取得が不法行為を構成す
るか否かは、上記各判例の判断枠組みにおいて判断するのが相当である。
これを本件において検討するに、前記のとおりの一審原告と一審被告との
本件実施許諾契約の内容や、前記のとおりの事実関係によれば、少なくとも、
本件米国訴訟の訴え提起当初において、一審被告は本件実施許諾契約の存在
を認識しておらず、また、同訴訟の追行中に一審被告が本件実施許諾契約の
5 存在を認識したとしても、前記認定のとおり、本件各発明の着想から完成ま
での一連の経過、本件実施許諾契約の締結の経緯には不明な点が多いから、
同訴訟において一審被告が消尽を否定するために本件実施許諾契約に販売先
制限（一審原告による装置の販売先は一審被告の非競合他社に限定されると
の制限）があると主張し、その立証活動をしたことが裁判制度の趣旨目的に
10 照らし著しく相当性を欠く、あるいは著しく正義に反する行為であるとは認
められないというべきである。したがって、一審被告の本件米国訴訟の提起、
追行及び勝訴判決の取得が一審被告に対する不法行為であると解する余地は
ない。
(2) なお、一審原告と一審被告は、一審被告の滋賀工場に、一審原告の１号機
15 から６号機までが納入され、その最後の納入は平成１７年頃であるほか、ポ
リイミドフィルムの工場をマレーシアに作る一審被告の平成２２年から行
われたプロジェクトに一審原告も参加し、９億円にのぼる装置をいくつかの
候補会社の中から一審原告に発注することとなり、これは平成２４年の半ば
頃に行われるなど、一審被告による平成２２年の本件米国訴訟提起後におい
20 ても、一審原告と一審被告との取引は、継続していた（原審における証人Ｍ
の尋問調書６、９頁等、同証人Ｌの尋問調書７頁）。
一審被告としては、この一審原告との取引関係が継続している中で、一審
原告が、ポリイミドフィルムに関し競合関係にある会社である参加人の前身
会社に、本件各機械装置を販売しているとは想像もしておらず、もしそのよ
25 うな状況を知っていれば、平成２４年に行われた上記装置の発注は一審原告
に対しては行われなかったであろうとしている（原審における証人Ｍの尋問
調書１０頁）。
本件実施許諾契約前後における一審原告と一審被告とのこれらの経緯にも
よれば、一審原告から本件実施許諾契約に基づく通知ないし申入れをするの
も容易であり、これも行うことなく、一審被告による一審原告に対する不法
5 行為が成立する余地はそもそもないというべきである。
５ 争点(5)（当審における訴えの追加的変更の許否）について
一審原告による訴えの追加的変更については、前記第２の１(3)記載の当審に
おける一審原告による追加請求の内容に照らし、「請求の基礎の同一性」を欠
くものとはいえず、また、その審理によって著しく訴訟手続を遅延させるもの
10 とは認められないから、その同追加は許されると解すべきであり、この点に関
する一審被告の主張は採用することができない。
６ 争点(6)
（一審被告は、本件実施許諾契約の債務不履行若しくは不法行為又は
不当利得に基づき、本件補償合意に基づいて一審原告が参加人に支払った金銭
について、一審原告に対して支払義務を負うか）について
15 この点については、前記３及び４における説示と同様の理由により、一審原
告の主張は理由がない。
７ 争点(7)
（一審原告の債務不存在確認の訴えの利益の有無（第２事件の主位的
控訴の趣旨））について
(1) 一審被告は、令和５年７月５日に行われた当審の第１回口頭弁論期日に
20 おいて、仮に本件各特許権の侵害に基づく一審被告の一審原告に対する損
害賠償請求権が存在するとしても、そのいずれについても請求権を放棄す
ると陳述した。
これによれば、一審被告が一審原告に対して本件各特許権の侵害による
損害賠償請求権を有しないことの確認を求める確認の利益はない。
25 (2) 上記によれば、本件第２事件に係る一審原告の訴えについては、却下す
べきである。
８ 以上に認定及び判断をしたところは、当審における一審原告のその余の補充
主張によっても左右されるものではない。
よって、その余の点について判断するまでもなく、第２事件の請求を認容し
た原判決は不当であるから一審被告の控訴に基づき原判決中一審被告敗訴部
5 分を取り消して第２事件に係る一審原告の訴えを却下し、第１事件に係る一審
原告の請求を棄却した原判決は結論において相当であり、一審原告の本件控訴
は理由がないからこれを棄却し、一審原告の当審における追加請求も理由がな
いから棄却することとして、主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
東 海 林 保
裁判官
今 井 弘 晃
裁判官
水 野 正 則