令和5(行ケ)10037審決取消請求事件

令和６年４月１０日判決言渡

令和５年（行ケ）第１００３７号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 令和６年２月５日

判 決

原 告 Ｘ

（以下「原告Ｘ’」という。）

原 告 株式会社ピーシーエス

（以下「原告会社」という。）

上記両名訴訟代理人弁護士 片 岡 匡 敏

被 告 サステイナブルエネルギー開発

株式会社

同訴訟代理人弁護士 河 部 康 弘

同 藤 沼 光 太

同訴訟代理人弁理士 押 谷 昌 宗

同 井 上 彰 文

主 文

１ 原告らの請求を棄却する。

２ 訴訟費用は原告らの負担とする。

事 実 及 び 理 由

【略語】本判決で用いる略語は、別紙１「略語一覧」のとおりである。なお、本件審決中で使用されている略語は、本判決でもそのまま踏襲している。

第１ 請求

特許庁が無効２０２１－８０００７３号事件について令和５年３月１０日にした審決（本件審決）を取り消す。

5 第２ 事案の概要１ 特許庁における手続の経緯等（争いのない事実、弁論の全趣旨）

(1) 被告は、令和元年１１月１日、発明の名称を「有機性廃棄物処理システム」とする発明について特許出願をし、令和２年８月２７日、本件特許に係る特許権（請求項の数２）の設定登録を受けた。なお、被告は、本件特許出願に係る願書に本件発明の発明者としてａ（被告代表者）、原告Ｘ’及びｂの３名を記載し、本件特許に係る特許公報にも同３名が発明者として記載された。

(2) 原告らは、令和３年８月２４日、共同出願要件違反（特許法３８条）の無効理由があると主張して、本件特許（請求項１、２に係るもの）の無効審判請求をした。

(3) 特許庁は、同請求を無効２０２１－８０００７３号として審理した上、令和５年３月１０日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（本件審決）をし、その謄本は同月２０日原告らに送達された。

(4) 原告らは、同年４月１４日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。２ 本件発明の概要

(1) 本件発明１に係る特許請求の範囲（請求項１）の記載（分説は本件審決による。）A 有機性廃棄物を低分子化する亜臨界水処理装置と、B 低分子化された有機性廃棄物からメタン生成菌によりバイオガスを生成するメタン発酵装置と、C メタン発酵により生成されたバイオガスから硫化成分を除去する脱硫装置と、D 硫化成分を除去したバイオガスから二酸化炭素を取り除くガス精製装置と、

5 E メタン発酵により生成された消化液から有害物質を加圧浮上分離させる固液分離装置と、F 消化液からさらに固形分を分離する高度水処理装置とを備え、G 前記固液分離装置において有害物質を加圧浮上分離された消化液は、前記亜臨界水処理装置、前記メタン発酵装置又は前記固液分離装置において再利用されることを特徴とするH 有機性廃棄物処理システム。

(2) 本件発明２に係る特許請求の範囲（請求項２）の記載（分説は本件審決による。）I 前記固液分離装置の後に、排出される固形分中にプラスチックの残留が認められた場合、残留プラスチックを回収し、別途設置の残渣ガス化装置を備え乾留ガスを生成し、高圧ボイラーで燃料として利用する残渣ガス化装置を備えることを特徴とするJ 請求項１に記載の有機性廃棄物処理システム。３ 本件審決の理由の要旨本件審決の理由の要旨は別紙２のとおりであり、その骨子は以下のとおりである。

(1) 発明者であるといえるためには、発明の課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与する必要がある。願書に記載された発明者が発明者と推認されるとしても、願書への記載をもって特許を受ける権利が発生するわけではない。

(2) 本件明細書の記載によれば、本件発明が解決しようとする課題は「有機性廃棄物からバイオガスを高効率で生成して発電のエネルギー源とするとともに、発酵残渣及び消化液を適切に処理することにより廃棄物を殆ど生じない有機性廃棄物処理システムを提供すること」（本件明細書【００１７】）であり、課題を解決するための手段は、本件発明１及び２のとおりの発明特定

5 事項を全て有するシステムである（【００１９】、【００２２】）。そして、本件発明１の個々の発明特定事項である「有機性廃棄物を低分子化する亜臨界水処理装置」、「低分子化された有機性廃棄物からメタン生成菌によりバイオガスを生成するメタン発酵装置」、「メタン発酵により生成されたバイオガスから硫化成分を除去する脱硫装置」、「硫化成分を除去したバイオガスから二酸化炭素を取り除くガス精製装置」という発明特定事項における「ガスから二酸化炭素を取り除くガス精製装置」、「メタン発酵により生成された消化液から有害物質を加圧浮上分離させる固液分離装置と、消化液からさらに固形分を分離する高度水処理装置」、「固液分離装置において有害物質を加圧浮上分離された消化液が前記亜臨界水処理装置、前記メタン発酵装置又は前記固液分離装置において再利用されること」という発明特定事項における「消化液」を「メタン発酵装置」「において再利用されること」は、いずれも本件特許の出願前の公知文献（本件明細書【００１５】に記載されたもの等）に記載された技術的事項であるのに対し、これらを全て有するシステムが、本件特許の出願前の公知文献に記載等されたものであることを示す客観的な証拠はない。そうすると、本件発明の課題解決手段を基礎づける部分、すなわち、本件発明１の特徴的部分は、下記のとおり、本件発明１の個々の発明特定事項を全て組み合わせたものである。＜特徴的部分Ａ＞（注：本件発明１の各構成要件に相当する部分に(A)～

(H)を付した。）有機性廃棄物を低分子化する亜臨界水処理装置(A)と、低分子化された有機性廃棄物からメタン生成菌によりバイオガスを生成するメタン発酵装置(B)と、メタン発酵により生成されたバイオガスから硫化成分を除去する脱硫装置(C)と、硫化成分を除去したバイオガスから二酸化炭素を取り除くガス精製装置(D)と、メタン発酵により生成された消化液から有害

5 物質を加圧浮上分離させる固液分離装置(E)と、消化液からさらに固形分を分離する高度水処理装置(F)とを備えた有機性廃棄物処理システム(H)において、前記固液分離装置において有害物質を加圧浮上分離された消化液が前記亜臨界水処理装置、前記メタン発酵装置又は前記固液分離装置において再利用されること(G)。同様に、本件発明２の特徴的部分は、特徴的部分Ａに加え、次の特徴的部分であると認められる。＜特徴的部分Ｂ＞前記固液分離装置の後に、排出される固形分中にプラスチックの残留が認められた場合、残留プラスチックを回収し、別途設置の残渣ガス化装置を備え乾留ガスを生成し、高圧ボイラーで燃料として利用する残渣ガス化装置を備えること。

(3) 原告らが提出した証拠からは、原告Ｘ’が、本件発明の課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、特徴的部分Ａの完成に創作的に寄与したことを窺わせる根拠は見出せない。

(4) 加えて、原告らは、「亜臨界水処理装置により低分子化された有機性廃棄物」において、有機性の有害物質は低分子化により無毒化されて残っていないので、本件発明１における「有害物質を加圧浮上分離された消化液」は有り得ないと主張する。上記主張は、特徴的部分Ａのうち「前記固液分離装置において有害物質を加圧浮上分離された消化液が前記亜臨界水処理装置、前記メタン発酵装置又は前記固液分離装置において再利用されること(G)」という事項は技術的に意味がない構成であり、本件発明１の特徴的部分を構成し得ないという趣旨であるが、本件発明１における「有害物質を加圧浮上分離させる固液分離装置」（構成要件Ｅ）及び「前記固液分離装置において有害物質を加圧浮上分離された消化液が前記亜臨界水処理装置、前記メタン発酵装置又は前記固液

5 分離装置において再利用される」（構成要件 G）という事項は、本件明細書（特に【００５８】、【００５９】）を勘案すると、いずれも技術的に意味のある実質的な構成要件であり、本件発明１の特徴的部分Ａを構成するものである。したがって、「有害物質を加圧浮上分離された消化液」はあり得ないものと認識している原告Ｘ’が、本件発明の課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、特徴的部分Ａの完成に創作的に寄与したとは考えられない。また、原告らは、本件発明２における「残留プラスチックを回収し、別途設置の残渣ガス化装置を備え乾留ガスを生成し」（構成要件Ｉ）についてもあり得ない旨主張していることから、上記同様の理由により、特徴的部分Ｂの完成に創作的に寄与したとは考えられない。

(5) 以上に対して、被告が提出した証拠は、本件発明の課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、特徴的部分Ａ及び特徴的部分Ｂの完成に創作的に寄与したのが被告代表者単独であり、原告Ｘ’は寄与していないことを窺わせるものである。

(6) そうすると、原告Ｘ’が、本件発明の共同発明者であったということはできず、原告会社が本件発明に係る特許を受ける権利を有しているともいえない。したがって、本件特許は、特許法３８条の規定に違反してされた特許出願に対してされたものであるとはいえないから、同法１２３条１項２号に該当し無効とすべきものであるとはいえない。４ 本件審決の取消事由共同出願要件違反（特許法３８条）についての判断の誤り

第３ 当事者の主張

【原告らの主張】

5 本件発明１の発明の特徴的部分が特徴的部分Ａであることは認めるが、以下

のとおり、特徴的部分Ａは原告Ｘ’が単独で完成させたものであるから、原告Ｘ’が共同発明者ではないとした本件審決の判断には誤りがある。なお、本件発明２の発明の特徴的部分が特徴的部分Ａ及び特徴的部分Ｂであることは認め、特徴的部分Ｂを被告代表者が発明したことは争わない。

１ 原告Ｘ’が特徴的部分Ａを完成させた経緯

(1) 原告Ｘ’は、昭和５８年頃から、本件発明の基本的部分の着想を得て、具

体化のために検査研究をしてきた（甲１８～２０）。そして、原告Ｘ’は、本件特許の基礎部分についての特許を取得しており(甲２７～３３)、これらの特許があった上で、本件発明１が完成に至った。

(2) 特徴的部分Ａの創作の具体的経緯は、以下のとおりである。

ア 原告Ｘ’は、昭和６１年４月２６日のチェルノブイリ原発事故を契機として、亜臨界水処理装置を使って放射能汚染を除去できるのではないかと考えるに至った(甲１９、４７)。イ 原告Ｘ’は、平成２１年頃から、北海道の医療製品メーカーである株式会社ムトウの工場を実験場として使用しており、同工場に設置されていた医療製品処理用の圧力釡を亜臨界水処理の圧力釡として使用することを考えるようになった(甲４８、４９)。このように、有機性廃棄物処理システムの着想の創作過程は、遅くとも同年には存在した。後記オの資料（甲５２の１）には、原告Ｘ’が平成２２年に行った、亜臨界水処理装置として用いた上記圧力容器の計算のファイルが添付されている。ウ 原告Ｘ’が発明者の一人となっている特許第５７９２４５０号（甲３５）は、平成２２年１０月６日に出願されているところ、特許請求の範囲（請求項１）は有機物を亜臨界水処理装置に導入することが内容となっており、その効果は「有害物質を効果的に除去し、あるいは有機成分が均質化した液肥を製造する」というものであって、本件で問題となっている有機物処

5 理システムにほかならない。

エ 原告Ｘ’は、平成２３年、亜臨界水処理の有無の比較を微生物の呼吸量で計測する「亜臨界コンポストガス発生量比較」の実験を行い(甲５０)、平成２４年、北海道室蘭市の楢崎造船に対し、亜臨界水処理による有機物処理についてプレゼンテーションを行った(甲５１)。オ 原告Ｘ’は、平成２７年１月頃、公益財団法人原子力バックエンド推進センターに対し、「広域の土壌汚染を処理するスリックスシステム」の各資料（甲５２の１の１、２）に基づく説明を行った。上記資料では、有機化合物汚染等を無害化できること、亜臨界水処理により無害化された分解物が生じることが説明されており、フローチャートには、本件発明の基幹部分である亜臨界水処理施設が組み込まれた有機物処理システムが示されている。そして、同法人が発行する「デコミッショニング技報」第５３号（２０１６〔平成２８〕年３月）に掲載された原告Ｘ’の論文（甲１９論文）には、上記のスリックスシステムによるセシウム汚染士壌等の大量処理システムが提案されている。これは、後記(3)イのとおり、特徴的部分Ａを備えた有機性廃棄物の処理システムである。カ 原告らは、平成２８年２月２日の書面（甲５３）において、亜臨界水処理により発酵を妨げる有害有機物の影響を効果的に排除できる旨の説明をしている。キ 原告会社従業員が平成３０年１０月１５日に原告Ｘ’に送信したメール（甲５４）には、「亜臨界水処理によるメタン発酵原料の分解率測定実験計画｣、「アルカリを添加した亜臨界水処理における余剰汚泥の可能性に関する研究」などのファイルが添付されている。ク 原告らは、令和元年９月２２日、「はやしミルクファーム糞尿処理バイオマス発電プロジェクト」の業務を受託する契約を締結し（甲２６）、令

5 和３年１１月に施工を完了した。同契約で実施されたはやしミルクファー

ムシステムは、後記(3)ウのとおり、特徴的部分Ａを全て含むシステムである。

(3) 原告らにより特徴的部分Ａが具体化されていること

ア エコワークス苫小牧等のシステムエコワークス苫小牧（平成１７年１月１５日契約、同年５月３１日施工完了。甲２１、２２）、各務原バイオガスプラント（平成２９年８月１７日契約、同年１１月３０日施工完了。甲２３）、クークスバイオガス発電所（平成２９年８月１７日契約、同年１１月３０日施工完了。甲２４）、信州中野エコパワーランド第一バイオガス発電所水処理設備（平成３０年４月１８日契約、同年１１月３０日施工完了。甲２５）において、原告らによる本件発明の基本的部分の着想を具体化したプラントが実現した。「エコワークス苫小牧フローシート」（甲５７、別紙３）は、これらのプラントのフロー図を示すものである。これらのプラントには、亜臨界水処理装置(A)がないが、特徴的部分Ａの他の処理システムはすべて存在している。このエコワークス苫小牧のシステムを基礎として亜臨界水処理装置(A)が付加されたものが本件発明１であって、これは原告Ｘ’の基本的な創作的寄与を裏付けるものである。イ スリックスシステムスリックスシステム（スリックス〔SRICS〕は「Strontium、Iodine、Cesium」の略称である。）とは、有機物を含む原材料を加圧浮上装置で濃縮して亜臨界水処理装置で処理し低分子化するものであり、別紙４のとおり、本件発明１の根幹部分が存在する。亜臨界水処理装置(A)により処理された汚泥等の有機分は、さらにその後微生物処理をして、その残渣を処理して減容させる等の一連の操作をしている。ここで微生物処理

5 した後は有機物の量が少なく、低分子化されているのでメタンガスの発

生量は少なくなるが、もし有機物の量が多く、嫌気性のメタン発酵でメタンガス回収が有利なら嫌気性微生物を使い、脱硫や炭酸ガス分離の技術をシステムの要素として利用しメタン発酵をシステムとして使うことが当然考えられている。したがって、スリックスシステムのフローチャート（甲１９、５８、別紙４）には特徴的部分Ａの(B)、(C)、(D)、(G)がないものの、(B)、

(C)、(D)、(G)を使うことまで含んでいる。

ちなみに、エコワークス苫小牧等のシステムのように有機物が多い場合には、嫌気性の発酵槽(B)とそこから排出された消化液の処理に加圧浮上槽を分離装置(E)として使い、その後高度水処理装置(F)として膜活性汚泥槽を使い処理して放流を行うことになる。そして、加圧浮上槽で分離した嫌気性汚泥は発酵槽(B)に戻ることになる。ウ はやしミルクファームシステムはやしミルクファームシステムの内容は別紙５のとおりであり（甲５５）、以下のとおり、特徴的部分Ａを全て含むものである。

(A) ①～③、HE-1、HE-2 の各設備

(B) ②～⑥、G-0 の各設備

(C) G-2 の設備

(D) G-4 の設備

(E) ⑦～⑪、⑪-2、⑫、⑬、⑱、⑲の各設備

(F) ⑭～⑰の各設備

(G) ②の設備

(H) フローの全体

２ 本件特許公報における発明者の記載

被告が自ら出願した本件特許に係る特許公報の発明者欄に原告Ｘ’の名前が

5 あることから、被告は原告Ｘ’が本件特許の発明者であることを自認していた

といえる。

３ 被告代表者の寄与がないこと

(1) 被告は、東日本大震災を契機として着想したと述べているだけで、課題解

決に向けての実験等を行い工夫を重ねるなどの創作的寄与は全くしておらず、本件発明１の発明者であるとは到底いえない。

(2) 被告代表者は、原告Ｘ’から、以下の説明を受けていた。

ア 被告代表者は、平成２９年８月頃、原告が施工したクークスバイオガス発電所（上記１(3)ア）の加圧浮上装置を見学し、実際のプラントにおける有機物処理の技術的な事項の詳細な説明を受けた。イ 被告代表者は、平成３０年頃、エコアクティブ三笠工場の亜臨界水処理を見学し、亜臨界水処理の技術的なことの詳細な説明を受けた。ウ 被告代表者は、平成３１年初め頃以降、東京大手町のトゥルーバーグループホールディングス株式会社において、原告Ｘ’が行った試験の効果の説明に顔を出し、メタン発酵での亜臨界水処理のガス増加の効果について詳細な説明を聞いた。エ 被告所有のマンションにおいて、ｃ、原告Ｘ’及びｂが協同するため結集する機会があった。被告が本件特許を出願したのは、その数か月後の令和元年１１月１日である。

４ 本件請負契約書

原告会社と被告は、令和２年５月２９日、「ＩＳＯＰ」のシステムに係る工事等請負契約を締結しており、その契約書（本件請負契約書、甲５９）の内容は、以下のとおり、原告Ｘ’が本件発明の発明者の一人であることを裏付けるものである。

(1) 本件契約は、本件特許を実施するＩＳＯＰ装置の請負契約であり、その内

容は、本件特徴的部分Ａの設備の請負である。

5 (2) 本件契約書３条１項なお書きには、「契約金額には乙（注：原告会社）の

保有する特許権の使用料等も含まれ、乙は甲（注：被告）に対し他の名目による金員の請求はしないものとする。」とあるとおり、ＩＳＯＰの特許権は原告会社が有する前提となっている。

(3) なお、本件契約書１０条には「本契約の履行に発生した知的財産権等の設

定を甲が行うことに乙は関知しない。」とあるが、本件契約は既存の知的財産権を前提に完成できる前提となっており、被告によれば本件発明は平成３０年１月１９日又は同月２９日に完成しているから（乙６の１）、同条項は本件発明に係る特許権を指すものではない。仮にそうでないとしても、本件契約においては添付の一般仕様書が優先すると定められているところ（２条）、一般仕様書には「知的財産権の帰属等に関しては、貢献度に応じて受注者及び発注者間で協議して定める。」と規定されている。５

（被告の主張）

１(2)に対する反論原告らは、本件審判の手続において、亜臨界水処理装置(A)によって「有機性の有害物質」は無毒化されて残っていないと主張したが、これは亜臨界水処理装置(A)による処理をしたことを前提としているところ、本件発明１は各装置を併存的に記載してあるだけで、その処理の順序については記載していないことからすれば、上記主張は、特徴的部分Ａの一部を否定するものではない。【

（被告の主張）

】

１ 原告Ｘ’が共同発明者でないこと

(1) 本件審決が認定するとおり、本件発明１の特徴的部分は請求項 1 記載の事

項全部の組み合わせである特徴的部分Ａであるところ、原告Ｘ’が特徴的部分Ａの各構成要素全部を組み合わせることについて創作的に寄与したものではないから、原告Ｘ’は共同発明者ではない。なお、特許の無効理由は、特許権侵害訴訟であれば無効の抗弁に位置付け

5 られるものであり、特許の無効を主張する側が立証責任を負う事項であるか

ら、原告Ｘ’が共同発明者であることの立証責任は原告らにある。

(2) 原告らは、本件審判の手続において、亜臨界水処理装置(A)を利用すれば

有機性の有害物質は低分子化により無毒化されていて全く残っていないので、有害物質、すなわち『有害物質を加圧浮上分離された消化液』はあり得ない旨主張し、特徴的部分Ａのうち「メタン発酵により生成された消化液から有害物質を加圧浮上分離させる固液分離装置(E)」の必要性を否定しているから、原告Ｘ’が本件発明を独自に着想することはあり得ず、特徴的部分Ａの完成に創作的に寄与したとは考えられない。なお、特徴的部分Ａを構成する各装置は、請求項１の記載のとおり、後の工程が前の工程を前提にした経時的要素を含んでおり、その順序は入れ替えられない。

２ 原告らの主張に対する反論

(1) 原告Ｘ’が特徴的部分Ａを創作した経緯について

ア 原告らが主張する経緯のうち、スリックスシステム及びはやしミルクファームシステムについては、後記(2)のとおり、特徴的部分Ａの全ての構成を含むものではない。イ 特許第５７９２４５０号（甲２８、３５）は、亜臨界水処理を使用して有機物を原料とする液肥を製造する方法の発明であって、本件発明とは無関係であり、特徴的部分Ａの(B)、(C)、(D)及び(G) に相当する構成の記載もない。その余の特許（甲２７、２９～３３）も同様であるか（甲９、１０）、又はそもそも特許の内容が不明である。ウ 原告らが挙げるその余の証拠は、特徴的部分Ａに関しての記載がないか、不明であるか、関連する記載等があっても亜臨界水処理装置(A) 、メタン発酵装置(B)等の特徴的部分Ａの一部が記載等されているにすぎないも

5 のであり、原告Ｘ’が特徴的部分Ａを単独で創作したことや、その創作に

寄与したことを裏付けるものではない。

(2) 原告らによる特徴的部分Ａの具体化について

ア エコワークス苫小牧等のシステムについて原告の挙げる各契約書等（甲２１～２５）には、システムの構成についての記載はない。原告らが上記システムのフローシートであるとする甲５７（別紙３）は、本件特許出願前に作成されたものであるのか不明である。また、仮に同じフローシートが本件特許出願前に作成されていたとしても、特徴的部分Ａの(A)～(D)に相当する構成の記載がない。イ スリックスシステムについてこれは、放射能により汚染された処理土や排水の処理についてのシステムであり（甲１９）、本件発明のようなメタンガスを高効率で生成することを前提とした有機性廃棄物の処理システムとは無関係である。また、上記システムのフローチャート（甲５８、別紙４）には、特徴的部分Ａの(B)、(C)、(D)及び(G)に相当する構成の記載がない。ウ はやしミルクファームシステムについて原告の挙げる業務委託契約書（甲２６）には、システムの構成についての記載はない。バイオガス発電フローシート（甲５５、別紙５）については、上記契約に基づいて施工された設備のものであるのか不明である上、本件特許出願後の令和２年に作成されたものである（同証拠に係る証拠説明書３）。また、特徴的部分Ａの(G) 、すなわち(E)に相当する装置で処理された消化液が同(A) 、(B) 又は(E)で再利用されることの記載がない。

(3) 本件特許公報における発明者の記載について

被告が原告Ｘ’らの名前を発明者として願書に記載したのは、本件特許を

5 実施するに当たり、システムを構成する装置になぜ原告らの装置を採用する

のか、という出資者からの質問を想定し、共同開発者であるからという理由で説明する方が容易であると考えたためであって、原告Ｘ’が共同発明者であることを認めていたからではない（甲４、乙１の１、乙２３）。

(4) 被告代表者の寄与について

ア 被告は、本件審判事件の答弁書（乙２４）において、被告代表者が公知技術と自身のアイデアを組み合わせて特徴的部分Ａを全て想到したことを説明しており、本件審決は、これを覆す事情が存在せず、原告Ｘ’が共同発明者ではない旨認定している。イ 被告代表者は、原告らが主張する見学や説明会

（原告の主張）

３(2)）に行っているが、原告Ｘ’から特徴的部分Ａの全ての構成を有する発明についての説明を受けた事実はない。

(5) 本件請負契約書について

同契約書の記載が原告Ｘ’が本件発明の発明者の一人であることを裏付けるとする原告らの主張は、否認し争う。

第４ 当裁判所の判断

１ 原告らは、本件発明１の特徴的部分Ａは原告Ｘ’が完成させたと主張し、完成に至る経緯等を主張するので、順に検討する。

２ 特徴的部分Ａに係る原告Ｘ’の寄与について

(1) 原告らは、原告Ｘ’が昭和５８年頃から本件発明の基本的部分の着想を得て、具体化のための検査研究を行い、本件特許の基礎部分についての特許の取得や各種施設の設計施工等を経て、エコワークス苫小牧等のシステム（平成１７年５月３１日以降に順次施工完了）、スリックスシステム（平成２７年～平成２８年に発表）、はやしミルクファームシステム（令和元年９月２２日契約、令和３年１１月施工完了）により本件発明１の特徴的部分Ａを具体化し、単独で完成させた旨主張する。

5 (2) 本件発明１は、本件審決が述べるとおり、個々の発明特定事項のほぼ全て（「硫化成分を除去したバイオガスから二酸化炭素を取り除くガス精製装置」という発明特定事項における「ガス精製装置」が「硫化成分を除去したバイオガス」から二酸化炭素を取り除くこと、「固液分離装置において有害物質を加圧浮上分離された消化液が前記亜臨界水処理装置、前記メタン発酵装置又は前記固液分離装置において再利用されること」という発明特定事項における「消化液」が「固液分離装置において有害物質を加圧浮上分離された」ものであること及び「亜臨界水処理装置」又は「固液分離装置」「において再利用されること」を除く。）が本件特許の出願前の公知文献に記載された技術的事項であるから、本件発明１の特徴的部分である特徴的部分Ａは、本件発明１の個々の発明特定事項を全て組み合わせたものであり、原告Ｘ’がその完成（すなわち個別の構成要素ではなく、それらを組み合わせること）にどのように創作的に寄与したかが問題となる。(3) しかし、原告らが特徴的部分Ａを具体化したとするエコワークス苫小牧等のシステム、スリックスシステム、はやしミルクファームシステムは、以下のとおり、いずれも、特徴的部分Ａを全て含むものではない。ア エコワークス苫小牧等のシステム（甲５７、別紙３）について特徴的部分Ａの各構成要素についてみると、まず、存在しないと原告らが認める亜臨界水処理装置(A)のほか、脱硫装置(C)、ガス精製装置(D)の各機器も存在しない。また、原告らが「Ｇ」の符号を付した部分についても、「再利用水」「洗浄水」がどこから来るものか判然とせず、「前記固液分離装置において有害物質を加圧浮上分離された消化液が前記亜臨界水処理装置、前記メタン発酵装置又は前記固液分離装置において再利用されること」(G)を備えているとはいえない。さらに、甲５７のフローシートが本件特許出願日である令和元年１１月

5 １日より前に作成されたことを裏付ける証拠はない（産業廃棄物処分業許可証〔甲２２〕の別紙３－１以下には「フローシート参照」との記載が複数あるが、これが甲５７のフローシートであるか否かは証拠上不明である。）。イ スリックスシステム（甲５８、別紙４）についてスリックスシステムは、別紙４のフローチャートの表題からも明らかなとおり、セシウム等による汚染土壌の処理システムであり、有機性廃棄物処理システム（特徴的部分Ａの(H)）ではない。また、特徴的部分Ａの各構成要素についてみると、上記システムのフローチャートにはメタン発酵装置(B)、脱硫装置(C)、ガス精製装置(D) の各機器が存在せず、また、加圧浮上槽（甲５８で「Ｅ」の記号が付されたものの一つ）で処理された水が再び加圧浮上槽に戻されるフローは見て取れるものの、「前記固液分離装置において有害物質を加圧浮上分離された消化液が前記亜臨界水処理装置、前記メタン発酵装置又は前記固液分離装置において再利用されること(G)」を備えているとはいえない。ウ はやしミルクファームシステム（甲５５、別紙５）について特徴的部分Ａのうち「前記固液分離装置において有害物質を加圧浮上分離された消化液が前記亜臨界水処理装置、前記メタン発酵装置又は前記固液分離装置において再利用されること(G)」について、「⑫加圧浮上処理設備」、「⑬加圧浮上処理槽」を経た処理水が、原告らが「Ｆ」の記号を付した⑭～⑰の装置を経て「工場利用」されると記載されているのみで、どのように利用するかは記載されていないから、上記(G)を備えているとはいえない。原告らは、②の処理物貯留槽が上記(G)に当たると主張するが、採用できない。さらに、甲５５のフローシートは令和２年に作成されたものであり（同証拠に係る原告ら提出の証拠説明書）、本件特許出願日以前に同内容の

5 ものが作成されたことを裏付ける証拠はない。(4) そして、上記の各システム以外の点については、原告らの挙げる証拠（甲１８～２０、２７～３３、３５、４７～５４等）を検討しても、原告Ｘ’が亜臨界水処理装置及びこれを利用した有機性排気物処理等を中心とする研究等を行い、関連する特許発明（本件特許明細書【００１５】に先行技術文献として挙げられている【特許文献４】の特許第５７９２４５０号（甲３５）、【特許文献５】の特許第６３２７９９３号（甲５）、【特許文献６】特許第６３７７０８７号（甲８）、【特許文献８】の特許第６１２０４２７号（甲９）、本件審決が本件発明１の発明特定事項の一部を記載するものとして挙げる特許第６４４５３９３号（甲７）、特許第６３９５１９９号（甲１０）を含む。）をしたこと、原告会社が原告Ｘ’の研究に基づく事業を行ってきたことは認められるものの、これらを総合しても、原告Ｘ’が発明したと認められるのは本件発明１の個々の発明特定事項の一部であって、本件発明１の発明特定事項を全て組み合わせたものである特徴的部分Ａを原告Ｘ’が単独で着想し、完成させたことを示す証拠はない。もちろん、共同発明者といえるためには、他の発明者と共同して発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与することをもって足りるが、そのような具体的事実についての原告らの主張はなく、裏付けとなる証拠もない。

３ 本件特許公報における発明者の記載について被告が本件特許出願に係る願書に本件発明の共同発明者として原告Ｘ’を記載しており、本件特許に係る特許公報にも原告Ｘ’が発明者として記載されていること（前記第２の１(1)）自体は、一般的にいえば被告が原告Ｘ’を共同発明者と認識していたことを推認させる事実といえる。しかし、被告代表者は、上記記載をした理由について、陳述書（乙２０）及び本件審判における口頭陳述（乙２３）中で、本件特許を事業化する上で原告会社の販売する装置の採用を予定していたところ、出資者に対しては共同発明

5 者であることを理由とした方が説明しやすいと考えたためであると述べているところ、その内容には一応の合理性が認められることに加え、後記５のとおり、原告会社と被告との間で、被告の「ＩＳＯＰシステム」のために原告会社が亜臨界水処理装置の製造等を行う内容の請負契約が締結されていたことは、被告代表者の上記陳述を裏付ける事実といえる。そうすると、上記発明者の記載をもって、被告が原告Ｘ’を共同発明者と認識していた事実を推認させるということはできない。

４ 被告代表者に対する説明等原告らは、特徴的部分Ａの完成に被告代表者が寄与していないと主張し、これを裏付ける事情として、被告代表者が原告会社の施工した施設を見学等した機会において説明を受けていた等主張するところ、被告代表者が原告の主張する施設の見学等をしたことについては、被告も争わない。しかし、原告らの主張する説明の具体的内容が不明であることに加え、上記２で述べたとおり、本件発明１の個々の発明特定事項は公知文献に記載された技術的事項であり、原告会社が施工した施設等は特徴的部分Ａを全て備えるものではなく、原告Ｘ’が研究等を行っていたのは特徴的部分Ａの一部にすぎないこと、原告Ｘ’が被告代表者と共同して特徴的部分Ａの完成に創作的に寄与した具体的事実も窺えないことからすると、上記原告らの主張は、原告Ｘ’が特徴的部分Ａの完成に創作的に寄与したことを裏付けるものとはいえない。

５ 本件請負契約書について(1) 原告らは、本件請負契約書の「契約金額には乙（注：原告会社）の保有する特許権の使用料等も含まれ、乙は甲（注：被告）に対し他の名目による金員の請求はしないものとする。」（３条１項なお書き）との規定は、「ＩＳＯＰシステム」の特許権すなわち本件特許を原告会社が保有することが前提となっている旨主張する。

(2) しかし、本件請負契約書（甲５９）によれば、この契約は、原告会社が被

5 告に対し、被告が建設する「ＩＳＯＰシステム」のために「亜臨界水処理施設及び付帯設備等」の設計、製造、設置及び設置後の技術指導等を行い（１条）、被告はその対価として契約金１億２５００万円を原告会社に支払う（３条）というものであって、原告らが指摘する３条１項なお書きの規定は、「亜臨界水処理施設及び付帯設備等」に係るものである。そして、この「ＩＳＯＰシステム」、「亜臨界水処理施設及び付帯設備等」が特徴的部分Ａの全部を備えるものであると認めるに足りる証拠はなく、本件請負契約書３条１項なお書きにいう「乙の保有する特許権」が本件特許権を指しているかどうかは不明というほかない。そもそも、原告会社は「亜臨界水処理装置及び付帯設備等」に関連する可能性のある特許権を複数保有している（甲３０～３３）ところ、そのような原告会社との間で、同設備の設計、製造、技術指導等の対価を支払う契約を締結する際に、特許発明の技術的範囲の属否等の厳密な検討を経ているか否かに関わりなく、およそ原告会社の保有する一切の特許権の使用料が契約金に含まれることを明らかにしておくことは、予防的な法務事務の基本というべき処理にすぎない。また、本件請負契約書の作成当時（令和２年５月２９日）、既に被告単独で本件特許の出願がなされていたことに照らしても、本件特許（又は特許を受ける権利）が原告会社に帰属することが前提になっていたとは考え難い。以上、いかなる観点から考えても、本件請負契約書３条１項なお書きの規定は、原告らの主張を基礎づけるものとはいえない。

６ 以上のとおり、原告らの主張及び本件各証拠を検討しても、原告Ｘ’が特徴的部分Ａを単独で完成させたとは認められず、被告代表者又は同人以外の第三者と共同して特徴的部分Ａの完成に創作的に寄与したことを認めるだけの具体的な主張立証もない。そうすると、本件特許に共同出願要件違反（特許法３８条）の無効理由があ

5 るとはいえないとした本件審決の判断に、誤りはない。

７ 結論以上によれば、本件審決にこれを取り消すべき違法はないこととなる。よって、原告らの請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第４部

裁判長裁判官

宮 坂 昌 利

裁判官

本 吉 弘 行

裁判官

頼 晋 一