令和5(ネ)10096損害賠償請求控訴事件

令和６年３月２６日判決言渡
令和５年（ネ）第１００９６号 損害賠償請求控訴事件（原審 東京地方裁判所
令和４年（ワ）第１０７１７号）
口頭弁論終結日 令和６年２月１３日
5 判 決
控 訴 人 株 式 会 社 東 京 精 密
同訴訟代理人弁護士 服 部 誠
10 同 中 村 閑
同 岩 間 智 女
同補佐人弁理士 黒 川 恵
同 相 田 義 明
同 山 下 崇
被 控 訴 人 浜松ホトニクス株式会社
同訴訟代理人弁護士 東 崎 賢 治
同 松 尾 博 憲
20 同 中 所 昌 司
同 柿 野 真 一
主 文
１ 本件控訴を棄却する。
２ 控訴費用は、控訴人の負担とする。
25 事 実 及 び 理 由
第１ 控訴の趣旨
１ 原判決を取り消す。
２ 被控訴人は、控訴人に対し、１億円及びこれに対する令和４年５月２８日か
ら支払済みまで年３分の割合による金員を支払え。
３ 訴訟費用は、第１、２審とも被控訴人の負担とする。
5 第２ 事案の概要（略語は原判決の表記に従う）
１ 本件は、発明の名称を「レーザ加工方法及びレーザ加工装置」とする発明に
ついての特許（特許第４５０９５７８号。以下、同特許を「本件特許１」、その
発明を「本件発明１」、本件特許１に係る特許権を「本件特許権１」という。）及
び「切断方法」とする発明についての特許（特許第５１２２６１１号。以下、同
10 様に「本件特許２」「本件発明２」及び「本件特許権２」といい、これらと本件
、
特許１、本件発明１、本件特許権１とを併せて、それぞれ「本件各特許」「本件
、
各発明」「本件各特許権」という。
、 ）について、被控訴人が単独で特許出願し本
件各特許権の設定登録を受けているところ、控訴人が、当事者間の契約によれ
ば本件各特許権は控訴人と被控訴人の共有となるべきものであるにもかかわら
15 ず、被控訴人が単独でその設定登録を受けた上で、控訴人に対して本件特許権
１の侵害を理由とする特許権侵害訴訟（以下「別件訴訟」という。）を提起する
と共に、控訴人に無断で控訴人の競合他社に対して本件各特許権の実施許諾を
したことは、いずれも控訴人に対する不法行為に当たると共に、上記実施許諾
により被控訴人が得た利益は不当利得に当たる旨を主張して、被控訴人に対し、
20 不法行為に基づく損害賠償請求（民法７０９条）又は不当利得返還請求（７０
３条。両者は選択的併合である。）として、損害金又は不当利得金として１０億
円の一部である１億円及びこれに対する令和４年５月２８日（訴状送達の日の
翌日）から支払済みまで民法所定の年３分の割合による遅延損害金の支払を求
めた事案である。
25 原審が、控訴人の請求をいずれも棄却したところ、これに不服の控訴人が本
件控訴を提起した。
２ 前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記
３のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは、原判決の「事
実及び理由」中、第２の１ないし３（原判決２頁１９行目ないし２３頁１８行
目）に記載のとおりであるから、これを引用する。
5 ⑴ 原判決３頁２行目の「（以下『ステルスダイシング技術』という。」との部
）
分を削り、同頁５行目から６行目の「ステルスダイシング技術」を「上記技
術」と、同頁９行目の「ステルスダイシング（以下『ＳＤ』と略することも
ある。 技術」 「ステルスダイシング
） を、 （以下『ＳＤ』と略することもある。）
と呼ばれる技術」と、同頁１１行目の「１つ１つ」を「一つ一つ」とそれぞ
10 れ改め、同頁１２行目の末尾の次を改行し、
「このステルスダイシングに係る
技術については、被控訴人が基本特許を有する（以下、この被控訴人が基本
特許を有するレーザを用いた上記ダイシング技術を『ステルスダイシング技
術』という。。
）」を加え、同頁１８行目の「起点（改質層、」を「起点となる
改質層（」と改める。
15 ⑵ 原判決４頁１７行目の末尾の次を改行し、次のとおり加える。
「⑷ 半導体ウエハダイシング分野：
シリコンまたは化合物半導体ウエハの加工装置であるダイシング装
置分野」
⑶ 原判決５頁２２行目の末尾の次を改行し、次のとおり加える。
20 ●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
25 ●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
5 ●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
10 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●
15 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
⑷ 原判決８頁８行目及び同頁１４行目の各「発明に係る」を「発明の、」とそ
れぞれ改める。
⑸ 原判決１２頁１３行目の末尾を改行し、次のとおり加える。
20 「原告の主張アの対応関係の本件発明１－８に関するもののうち 『第一のレ
（
ーザ光を加工対象物』から始まる項を第１項とする。、
） 第１項ないし第５項、
第７項及び第９項は認め、本件試作機の構成の第８項のうち、
『固定されてい
たレンズ（ピエゾ）が、ウェハ上において可変となり、
『リアルタイムコント
ロールモード』によりオートフォーカスしながらレンズとウェハとを相対的
25 に移動させて加工（改質領域の形成）がなされる』点は認め、その余は否認
する。
本件発明１－１１に関するもののうち 『前記切断予定ライン』
（ から始まる
項を第１項とする。、第２項及び第３項は認め、本件試作機の構成の第１項
）
のうち、
『固定されていたレンズ（ピエゾ） ウェハ上において可変となり、
が、
『リアルコントロールモード』によりオートフォーカスしながらレンズとウ
5 ェハとを相対的に移動させて加工（改質領域の形成）がなされる』点は認め、
その余は否認する。
本件発明２については認める。」
⑹ 原判決２０頁２３行目ないし２４行目の「業務提携契約（以下「本件提携
契約」という。」を「業務提携に関する契約」と改める。
）
10 ３ 当審における控訴人の主な補充主張
⑴ 本件準備契約６条の解釈について
原判決は、本件準備契約６条１項は、①「ＳＤエンジンに関する本成果」
は被控訴人に帰属すること、②「ステルスダイシング技術及びＳＤエンジン
に関しない」本成果は控訴人と被控訴人の共有とすることを定めたものと解
15 釈した。このうち①については、下記⑵のとおりである。
②については、本件準備契約締結に至る交渉経過において、
「ステルスダイ
シング技術」が被控訴人の単独出願となる６条１項⑴から、両者の共有とな
る同項⑵に移されて合意されたこと、甲６の１において「半導体ウェハ市場」
における「ステルスダイシング技術に関するコア技術」は共同開発を行い、
20 開発費を双方が負担し、「利益配分（特許）」として「ステルスダイシング技
術」を共有とすることが記載されていること、
「ステルスダイシング技術」そ
のものは、本件準備契約１条に定義されているとおり、被控訴人の基本特許
（８０５特許）を指すが、同条の定義のとおり、「ステルスダイシング装置」
は、「ステルスダイシング技術を用いた装置」であり、「ステルスダイシング
25 装置」の共同開発においては、
「ステルスダイシング技術」を実用化するにあ
たり、
「ステルスダイシング技術」に関する成果が生じることが想定され、こ
れを両者の貢献をふまえて共有とすることは共同開発に参加する当事者の意
思として合理的であることなどからすると、上記②については、
「ステルスダ
イシング技術」に関する本成果及び「ＳＤエンジンに関しない本成果」は控
訴人と被控訴人の共有とすることを定めたものと解釈することが自然であり、
5 合理的である（この解釈を、以下「控訴人の主位的解釈」といい、その主張
を「控訴人の主位的主張」という場合がある。。この点に関しては、下記⑶
）
のとおりである。
一方で、控訴人は、原判決の①及び②の解釈も採り得ると考えるものの、
「ステルスダイシング技術」とは、被控訴人が基本特許を有するレーザを用
10 いたダイシング技術、具体的には８０５特許に限られるのであるから、控訴
人と被控訴人の共有となる、共同開発期間中に新たに開発された「ステルス
ダイシング技術に関するものではなく、かつ、
『ＳＤエンジン』に関するもの
でもない」技術の範囲は、ステルスダイシング装置の共同開発を含む、本件
準備契約を締結した当事者の意思に照らして合理的なものとして解釈される
15 必要がある。この点に関しては、下記⑷のとおりである。
⑵ 「ＳＤエンジンに関する本成果」について
原判決は、被控訴人に単独で帰属する「ＳＤエンジンに関する本成果」と
は、
「発明の特徴的部分がＳＤエンジンに関する発明等（本成果）をいう」と
解釈した（原判決３１頁１１行目ないし１３行目）が、かかる解釈は誤りで
20 ある。
まず、成果の帰属を定めた６条は、５条が定めるとおり、各々の当事者が、
投じた費用（人的工数を含む開発費）が無駄になるリスクを負って共同開発
をした過程で確認された発明・考案等及びこれらに基づく工業所有権等の帰
属について合意したものである。
25 そうすると、６条の「本成果」の帰属は、５条の役割分担において、被控
訴人のみがリスクを負って開発した「ＳＤエンジン」が課題解決手段の全部
であるものについては、
「ＳＤエンジン」に関する発明として被控訴人に単独
で帰属し、他方、
「ＳＤエンジン」を控訴人の既存ダイサ装置に搭載して「ス
テルスダイシング装置」を完成させるにあたり、控訴人と被控訴人とが相互
にリスクを負って開発した、
「ＳＤエンジン」に該当しない部分が、発明・考
5 案等の課題解決のための必須の構成の全部又は一部をなすものは、 ＳＤエン
「
ジン」に関しない発明として、両者の共有となると理解することが合理的で
あり、本件準備契約を締結した当時の当事者の合理的意思に合致する。
また、本件準備契約において、
「ステルスダイシング技術」を用いた装置の
中の、特定の部分のみを「ＳＤエンジン」と定義し、
「ＳＤエンジン」に関す
10 る本成果についてのみ被控訴人に単独で帰属することを定めていることから
しても、
「ＳＤエンジン」に関する本成果とは、発明・考案等の課題解決のた
めの必須の構成の全部を「ＳＤエンジン」が備えているものを意味し、ステ
ルスダイシング装置中の「ＳＤエンジン」に該当しない部分が、発明・考案
等の課題解決のための必須の構成の全部又は一部をなすものは、 ＳＤエンジ
「
15 ン」に関する発明に該当しないというべきである。
以上のように解さなければ、ステルスダイシング装置の実用化にあたり両
者が各々リスクを負って共同で開発し確認された、
「ＳＤエンジン」に該当し
ない部分が課題解決のための必須の構成の少なくとも一部をなす発明や、ア
プリケーションに関する発明等に係る知的財産権が、被控訴人に単独で帰属
20 することになってしまう。かかる帰結が、共同開発の理念に反するものであ
って、不合理であることは明らかである。
⑶ 控訴人の主位的主張に対する原判決の判断の誤り
ア 原判決は、控訴人の主位的主張のような解釈によれば、ＳＤエンジンに
該当しない部分が課題解決の必須の構成に一部でも含まれてさえいれば
25 本件準備契約６条１項⑴が適用されないこととなるが、これは「ＳＤエン
ジンに関する本成果は被告に帰属するものとする。」との文言と整合せず、
相当でない（原判決３１頁２０行目ないし２３行目）旨判示した。
しかし、控訴人の前記主位的解釈は、本件準備契約６条１項⑴が適用さ
れない場面を、
「発明・考案等の課題解決のための必須の構成」を「ＳＤエ
ンジン」に該当しない部分が担っている場合に限定するものであって、課
5 題解決に無関係な発明・考案等の構成の一部さえ「ＳＤエンジン」に該当
しない部分に含まれていれば同号が適用されないと主張するものではな
いから、
「ＳＤエンジン」に関する本成果の帰属を定めた文言と整合しない
とはいえない。例えば、
「ＳＤエンジン」の構成のみが課題解決のための必
須の構成であり、そのような必須の構成を有する「ＳＤエンジン」を備え
10 る「レーザダイシング装置」を特許請求の範囲に記載した場合には、控訴
人の解釈によっても、そのような発明は、
「ＳＤエンジン」に関する成果と
して、被控訴人に単独で帰属することとなる。
他方、発明の課題が、「ＳＤエンジン」のみならず、「ＳＤエンジン」の
定義に該当しない構成にも関わるものであり、当該課題解決のための必須
15 の構成を、
「ＳＤエンジン」と「ＳＤエンジン」以外の構成の両方が備えて
いる「レーザダイシング装置」を特許請求の範囲に記載した場合には、か
かる発明は、
「ＳＤエンジン」に関する成果には該当しないとしても、本件
準備契約の上記文言に整合しないとはいえない。
「ＳＤエンジン」はステル
スダイシング装置中の特定の部分のみを指すことが明確に定められてい
20 ることに照らせば、むしろ、
「ＳＤエンジン」に該当しない部分が課題解決
の必須の構成となる発明までもが含まれるように、「ＳＤエンジンに関す
る」を広げて解釈しようとすることこそ、
「ＳＤエンジン」の定義及び「Ｓ
Ｄエンジンに関する本成果は被控訴人に帰属する」との文言と整合しない
というべきである。
25 そして、発明・考案等の課題解決のための必須の構成がＳＤエンジンに
限定されない場合の「ＳＤエンジン」に該当しない部分の開発は、本件準
備契約５条に定めるとおり、控訴人がリスクを負い費用を負担して担った
ものである。
したがって、
「ＳＤエンジン」に該当しない部分が課題解決の必須の構成
に含まれる場合に、その発明が両者の共有となることは合理的である。
5 イ また、原判決は、
「本件試作機の共同開発は、ＳＤエンジンの共同開発で
はなく、これを搭載したステルスダイシング装置の開発を目的とするもの
である。そうである以上、ＳＤエンジンのみを必須の構成としてその課題
解決が実現されることはむしろ考え難く、他の構成と組み合わせることに
より課題が解決されるのがむしろ通常と思われる。原告の上記主張によれ
10 ば、その際に組み合わされる他の構成に係る技術が従来技術の域を出ない
場合であっても、その成果は原告と被告との共有となることになるが、そ
のような帰結は必ずしも合理的とはいえない。（原判決３１頁２３行目な
」
いし３２頁４行目）と判示する。
しかし、原判決の上記判断は、ステルスダイシング装置が、控訴人と被
15 控訴人の両者の技術を組み合わせることで初めて実現できたものである
ことを無視するものである。
原判決が述べるとおり、試作機の共同開発は、ＳＤエンジンの共同開発
ではなく、これを搭載したステルスダイシング装置を、世界で初めて開発
しようとするものであった。共同開発の前に被控訴人が試作した実験機は、
20 既存の光学系やレーザ発振器を簡単な駆動装置に組み合わせたにすぎな
いものであり、このまま半導体デバイスの生産に使うことは到底できない
ものであったことから、システム全体を制御するソフトウェア設計を含め、
光学系以外の部分は、控訴人側での開発が必要であった。具体的には、被
控訴人の「ＳＤエンジン」は被控訴人が改造を行い、控訴人が提供した既
25 存のダイサ装置は「ＳＤエンジン」を搭載可能なように被控訴人が改造を
行って、
「ＳＤエンジン」を載せた既存のダイサ装置が、実用に供するに足
りる性能を有するステルスダイシング装置となるよう、両者で技術を持ち
寄って開発を進めることが予定されていたのであり、実際、装置のシステ
ム全体を制御するソフトウェア設計を含め、控訴人は多額の費用を負担し
て開発した。このような両者に期待される貢献を考慮すれば、
「ＳＤエンジ
5 ン」と既存のダイサ装置が備える構成とが組み合わされることにより初め
て課題を解決できる発明について、控訴人と被控訴人の共有になるとの帰
結は至極合理的である。被控訴人に何ら知見がなかったダイサ装置に関す
る技術を控訴人が惜しみなく提供し、これを「ＳＤエンジン」と組み合わ
せることで新たに技術的な課題が生じ、その課題を解決する必須の手段の
10 一部を、控訴人が提供した「ＳＤエンジン」に属さない部品が担うことで
生じた発明であるにもかかわらず、その知的財産権を、被控訴人が単独で
吸い上げ、控訴人に何らの権利も帰属しないという公平を失した帰結こそ、
極めて不合理である。原判決の解釈によれば、
「ＳＤエンジン」を用いたス
テルスダイシング装置の発明は、全て「ＳＤエンジンに関する」ものとし
15 て、被控訴人に単独で帰属することとなるに等しいが、そのような解釈は、
合理的な当事者の意思に明らかに反する。
⑷ 本件各発明の特徴的部分が「ＳＤエンジン」に関するとの判示について
ア 原判決は、本件各発明の特徴的部分はいずれも「ＳＤエンジン」に関す
るものである旨判示する（原判決３２頁１１行目ないし２４行目、３３頁
20 １５行目ないし３４頁３行目）。
しかし、そもそも、
「発明の特徴的部分」を基準として発明の帰属を判断
することが誤りであることは前記⑶のとおりである。
イ その点を措き、仮に、
「発明の特徴的部分」を基準として帰属を判断する
としても、原判決の判断は誤りである。
25 (ｱ) 本件発明１について
本件発明１は、加工対象物の端部においてレーザ光の集光点のずれが
生じることを課題とし（本件明細書１の段落【０００４】 【０００６】
～
等）、レンズとステージとの（水平上（Ｘ軸上）の）位置関係を認識し、
レンズがステージ上の加工対象物の「切断予定ラインの一端部」に来て
（レンズが加工対象物に差し掛かり）改質領域を形成した後に、レンズ
5 を保持した状態を解除する（そして、その後、レンズと加工対象物とを
主面に沿って相対的に移動させながら改質領域を形成する）ことにより
課題を解決するものであるから（本件明細書１の段落【００２３】及び
【００２４】等）、ステージを備え、レンズとステージ上の加工対象物
との相対的な（水平上（Ｘ軸上）の）位置関係を把握し、レンズのＺ軸
10 上の動作とステージのＸ軸上の動作のタイミングを同期させることが、
課題の解決には必須である（本件明細書１の段落【００７０】及び【０
０７１】等）。かかる必須の動作は、ＣＰＵ（中央演算装置）による情報
処理と、その情報処理の結果を制御信号として出力することにより行わ
れる（本件明細書１の段落【００４２】及び【００４３】。
）
15 以上によれば、本件発明１は、「ＳＤエンジン」の定義から除かれて
いるＸ軸上の「ステージ」の動作とその制御を、発明の特徴的部分とし
て含んでいる。したがって、本件発明１は、
「発明の特徴的部分」が「Ｓ
Ｄエンジン」にあるとはいえないから、原判決の判断は誤りである。
また、共同開発の経過に照らしても、本件発明１は、「ＳＤエンジン
20 に関する本成果」に該当し被控訴人に単独で帰属すべきものであるとは
いえない。すなわち、控訴人と被控訴人は、控訴人の既存装置を用いた
共同開発の過程で、ウェハ端部の形状変動によるレーザ光の集光点のず
れの問題を認識した（本件明細書１の段落【０００４】等）。控訴人と被
控訴人は、この課題に対処するため、被控訴人製レーザエンジンのピエ
25 ゾ駆動回路を改良するとともに、各加工ラインで加工する前にウェハ端
部の高さを測距用ユニットにより計測し、これに基づいて装置側（ダイ
サ部）のＸステージを走査することにより解決することとして、その具
体的制御方法として、装置側（ダイサ部）のＣＰＵ１６２が、レーザエ
ンジンのマイコン部にコマンド指令を送る構成とした。このように、本
件発明１の課題を解決する本件発明１に係る具体的制御方法のうち、被
5 控訴人製レーザエンジンの動作に同期したＸステージの走査及びダイ
サ部のＣＰＵ１６２から被控訴人製レーザエンジンのマイコン部への
コマンド指令（本件発明１の「前記制御手段は前記加工対象物と前記レ
ンズとを前記主面に沿って相対的に移動させるように前記移動手段を
制御して前記切断予定ラインの一端部において改質領域を形成し」、
「前
10 記切断予定ラインの一端部において改質領域が形成された後に、前記制
御手段は前記レンズを前記初期位置に保持した状態を解除して前記レ
ンズと前記主面との間隔を調整しながら保持するように前記保持手段
を制御し」に係る構成）を実現する装置側の開発は、控訴人がその役割
を担い、開発費を負担して行われた。
15 このＣＰＵ１６２は、既存製品中の「ダイサ」が備える部品として、
控訴人の既存製品の改造の過程で、控訴人が自己の役割分担部分の費用
として自己のリスクにおいて費用負担し、開発することが予定されてお
り（本件準備契約５条２項⑴、同条３項）、実際にも、控訴人は、同契約
の定めに従って費用を負担し、既存装置が備えていたＣＰＵボード（甲
20 ５１は、既存装置である A-WD-200T のＣＰＵボード（CPU BOARD）
の写真である）のソフトウェアを改造することにより試作機用のＣＰＵ
１６２を開発した。
そして、ＣＰＵ１６２のソフトウェア設計についても、下位のプログ
ラムであるマイコン部に対する指令やデータの送付を含めた、装置全体
25 の制御を行う上位のプログラムとして、控訴人が役割を担って開発した
（甲２１等）。具体的には、控訴人は単独で、控訴人グループのソフト
ウェア開発企業である株式会社トーセーシステムズにＣＰＵ１６２の
ソフトウェア設計を有償で委託し、既存装置のＣＰＵボードに組み込ま
れていた複数のチャネル（CH）のうちの一つを、レーザエンジンへの
指令用として用いるように改造した（甲５２）。被控訴人はＣＰＵ１６
5 ２の仕様書もソースコードも作成しておらず、当然、これらの中身も把
握していない。
上記本件準備契約の条項及び当該契約条項の履行状況に鑑みれば、Ｃ
ＰＵ１６２によるキーコンポーネント部の制御が「ＳＤエンジン」に含
まれるとして、その成果の帰属を被控訴人のみに帰属させるべきものと
10 解することは、当事者の合理的意思解釈に著しく反するというべきであ
る。
そして、本件準備契約１条⑶の「ＳＤエンジン」の定義における「キ
ーコンポーネント部（Ｚ軸ステージを含む）及びソフトウェア設計」と
は、共同開発の対象であるステルスダイシング装置のうち、被控訴人が
15 開発を担当することが予定されていたレーザエンジン（ＬＥ）部及びそ
のソフトウェア設計（マイコン部のソフトウェア設計）を指すと解すべ
きであるところ、ＣＰＵ１６２は、これには含まれない。
このように、本件発明１は、「レーザダイシング装置」の発明であっ
て、本件発明１の課題解決手段は、加工対象物の端部というステージの
20 Ｘ軸上の特定の位置において、レンズのＺ軸上の所定の動作を行うこと
にあり、ＣＰＵ１６２による装置全体の制御、すなわち「キーコンポー
ネント部以外の部分の制御」が不可欠であるから、本件発明１は、「Ｓ
Ｄエンジン」に関する発明には該当しない。
また、ウェハ端部の形状変動に対応するためには、その前提として、
25 ステージ上のウェハの位置及びウェハ上のレンズの位置をサブミクロ
ンレベルで正しく把握する必要があるところ、そのためには、ベースと
なる装置の剛性が高く、振動が少なく、その結果として加工位置の高さ
方向の変動が少ないものである必要がある。業務提携前の被控訴人の実
験機は、剛性が低く振動が大きいものであったため、加工精度が著しく
低かった。控訴人は、この課題を解決するために、控訴人の既存装置で
5 ある A-WD-200T が備えていた完全非接触駆動機構（甲４９：移動する
載置台搭載部分から加圧空気をガイドに対して噴出させ、発生した静圧
によって載置台搭載部分を浮上させる非接触の駆動機構）を、試作機の
加工用ステージに用いることとした。完全非接触駆動機構では、再現性
に優れ、軌道上を非接触で移動するため、平均効果が得られ真直度が高
10 く、運動中の振動を大幅に低下させることができ、高い位置決め精度が
得られる（甲５０）。これにより、控訴人は、試作機において、ウェハの
端部の高さを測定してから高さ方向の初期位置で加工対象物の端部に
突入して加工すること（「ハイトセット」、本件発明１における「制御手
段は前記集光点が前記加工対象物内部の所定の位置に合う状態となる
15 初期位置に前記レンズを保持するように前記保持手段を制御し」に係る
構成のこと。、ウェハの高さに追従して加工すること（
） 「トレースモー
ド」、本件発明１における「前記レンズと前記主面との間隔を調整しな
がら保持するように前記保持手段を制御し」に係る構成のことであり、
全体制御。、測定と加工を同時に行うこと（
） 「リアルタイムモード」）な
20 どを実現したのであり、かかる開発は控訴人が担ったものである。
以上によれば、本件発明１は、被控訴人のみがリスクを負って被控訴
人が単独で開発した発明ではなく、控訴人と被控訴人とが相互にリスク
を負って開発した「ＳＤエンジン」に該当しない部分が、発明の特徴的
部分、ないし発明・考案等の課題解決のための必須の構成の少なくとも
25 一部をなすから、
「ＳＤエンジン」に関する発明ではなく、
「ステルスダ
イシング技術」に関する本成果（控訴人の主位的解釈）、又は「ステルス
ダイシング技術及びＳＤエンジンに関しない本成果」（原判決の解釈）
として、両者の共有となるというべきである。
(ｲ) 本件発明２について
本件発明２は、シリコンウェハを容易に切断できる切断方法を提供す
5 ることを課題とし、集光点のピークパワー密度を「１×１０8
（Ｗ／ｃｍ
2）以上の条件」とし、パルスレーザ光のパルスピッチを「２．００μｍ
～７．００μｍ」として、溶融処理領域と微小空洞とをシリコンウェハ
内部に形成することによって、課題を解決するものである（本件明細書
２の段落【０００６】。そして、本件明細書２の段落【０００７】によ
）
10 れば、パルスレーザ光のパルスピッチを「２．００μｍ～７．００μｍ」
とすることで、「的確に微小空洞を形成でき」「溶融処理領域と微小空
、
洞とからなる改質領域を起点として、切断予定ラインに沿ってシリコン
ウェハを容易に切断できる」。そして、Ｘ軸ステージ１０９やＹ軸ステ
ージ１１１を所定のパルスピッチになるように制御することが、本件発
15 明２の課題の解決には必須である（本件明細書２の段落【００２１】、
【００３４】及び【００５７】。かかる必須の制御は、レーザ加工装置
）
１００全体を制御する全体制御部１２７が、ステージ制御部１１５を制
御することにより行われる（本件明細書２の段落【００２７】及び【０
０２８】。
）
20 以上によれば、本件発明２は、「ＳＤエンジン」の定義から除かれて
いるＸ軸ステージ及びＹ軸ステージ並びにそれらの制御を、発明の特徴
的部分として含んでいる。したがって、本件発明２も、「発明の特徴的
部分」が「ＳＤエンジン」にあるとはいえないから、原判決の判断は誤
りである。
25 また、共同開発の経過に照らしても、本件発明２は、「ＳＤエンジン
に関する本成果」に該当し被控訴人に単独で帰属すべきものであるとは
いえない。すなわち、控訴人と被控訴人は、加工速度や周波数の値を変
更しながら、最適な加工条件を相互に模索し、画像データを含む結果を
やり取りしている中で、本件発明２の定めるパルスピッチの値となる加
工条件を開発した。このように、本件発明２に係る開発は、控訴人も相
5 応の開発費を負担して行われたものである。
以上によれば、本件発明２は、被控訴人のみがリスクを負って被控訴
人が単独で開発した発明ではなく、控訴人と被控訴人とが相互にリスク
を負って開発した「ＳＤエンジン」に該当しない部分が、発明の特徴的
部分、ないし発明・考案等の課題解決のための必須の構成の少なくとも
10 一部をなすから、
「ＳＤエンジン」に関する発明ではなく、
「ステルスダ
イシング技術」に関する本成果（控訴人の主位的解釈）、又は「ステルス
ダイシング技術及びＳＤエンジンに関しない本成果」（原判決の解釈）
として、両者の共有となるというべきである。
第３ 当裁判所の判断
15 １ 当裁判所も、控訴人の請求についてはいずれも棄却すべきであると判断する。
その理由は、当審における控訴人の主な補充主張も踏まえ、次のとおり補正し、
後記２のとおり当審における控訴人の主な補充主張に対する判断を付加するほ
かは、原判決の「事実及び理由」中、第３（原判決２３頁２０行目ないし３４頁
２５行目）のとおりであるから、これを引用する。
20 ⑴ 原判決２５頁２４行目の「『基本特許』」を「
『基本特許』の内容等について
は、以下のとおりである。」と改める。
⑵ 原判決２６頁３行目の「出願日平成１３年９月１３日、」の次に「公開日平
成１４年７月１０日、」を加える。
⑶ 原判決２７頁１７行目ないし１８行目の「『業務提携に関する契約』（甲３
25 ２、本件提携契約）を締結した」を「『業務提携に関する契約』（以下「本件
提携契約」という。甲３２）を締結した」と改める。
⑷ 原判決２８頁２１行目の「は、」の次に「本成果とされている、」を加え、
同頁２４行目の「ところ、」の次に「６条１項⑴及び⑵は、いずれも同条柱書
に記載された本成果の帰属等について定めるものであるから、同項⑵にいう
『本成果』の内容として、
『ステルスダイシング技術及びＳＤエンジンに関し
5 ない』ものを同号の本成果というと解するのが、文理に即した解釈である。
また、本件準備契約７条１項⑹は、
『業務提携後、販売活動により市場から得
られた新たな知見は、ＳＤエンジンに関する本成果は乙（判決注：被控訴人）
に帰属し、ステルスダイシング技術及びＳＤエンジンに関しない本成果は甲
（判決注：控訴人）と乙が共有する。（甲５）と定めるところ、同項も、本
』
10 成果の帰属について、控訴人に帰属する本成果と控訴人と被控訴人の共有と
する本成果を並立記載するものであるから、ここにいう『ステルスダイシン
グ技術及びＳＤエンジンに関しない本成果』も、前記同様に、
『ステルスダイ
シング技術及びＳＤエンジンに関しない』本成果を両者の共有とする趣旨と
解するのが文理に叶う。さらに、」を加える。
15 ⑸ 原判決２９頁２行目の「むしろ、」を「以上のように、」と改める。
⑹ 原判決３０頁４行目の末尾の次を改行し、次のとおり加える。
「さらには、平成１８年（２００６年）１０月に、そのころ控訴人の会長で
あった A（以下『A’』という。）は、被控訴人がディスコ社と取引をしてい
ることを知って被控訴人方に抗議に乗り込んだ際に、被控訴人が出願した
20 特許には控訴人と被控訴人の共有とすべきものがあるとして、被控訴人の
出願に係る８件の特許のリスト（乙２の２）を提示した。そのリストにはそ
れぞれの発明について、発明の名称、内容、コメント及び要約が記載されて
おり、これらはいずれも「レーザ加工装置」ないし「レーザ加工方法」に関
する発明であったが、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
25 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
⑺ 原判決７５頁２２行目の末尾の次を改行し、次のとおり加える。
「【発明の実施の形態】
Ｚ軸方向は加工対象物１の表面３と直交する方向なので、加工対象物
5 １に入射するレーザ光Ｌの焦点深度の方向となる。よって、Ｚ軸ステー
ジ１１３をＺ軸方向に移動させることにより、加工対象物１の内部にレ
ーザ光Ｌの集光点Ｐを合わせることができる。また、この集光点ＰのＸ
（Ｙ）軸方向の移動は、加工対象物１をＸ（Ｙ）軸ステージ１０９（１１
１）によりＸ（Ｙ）軸方向に移動させることにより行う。Ｘ（Ｙ）軸ステ
10 ージ１０９（１１１）が移動手段の一例となる。（段落【００４５】）
第１例の効果を説明する。これによれば、多光子吸収を起こさせる条件
でかつ加工対象物１の内部に集光点Ｐを合わせて、パルスレーザ光Ｌを
切断予定ライン５に照射している。そして、Ｘ軸ステージ１０９やＹ軸
ステージ１１１を移動させることにより、集光点Ｐを切断予定ライン５
15 に沿って移動させている。これにより、改質領域（例えばクラック領域、
溶融処理領域、屈折率変化領域）を切断予定ライン５に沿うように加工
対象物１の内部に形成している。加工対象物の切断する箇所に何らかの
起点があると、加工対象物を比較的小さな力で割って切断することがで
きる。よって、改質領域を起点として切断予定ライン５に沿って加工対
20 象物１を割ることにより、比較的小さな力で加工対象物１を切断するこ
とができる。これにより、加工対象物１の表面３に切断予定ライン５か
ら外れた不必要な割れを発生させることなく加工対象物１を切断するこ
とができる。（段落【００５８】）
レーザ光源１０１からはレーザ光Ｌがパルス状に出射されることから、
25 レーザ光Ｌの走査あるいは切断対象材料３２の移動を行った場合、クラ
ック領域９は、図２５に示されるように、切断対象材料３２の長手方向
Ｄに沿ってレーザ光Ｌの走査速度あるいは切断対象材料３２の移動速度
に対応した間隔を有して複数のクラック領域９が形成されていくことに
なる。レーザ光Ｌの走査速度あるいは切断対象材料３２の移動速度を遅
くすることにより、図２６に示されるように、クラック領域９間の間隔
5 を短くして、形成されるクラック領域９の数を増やすことも可能である。
また、レーザ光Ｌの走査速度あるいは切断対象材料の移動速度を更に遅
くすることにより、図２７に示されるように、クラック領域９が、レーザ
光Ｌの走査方向あるいは切断対象材料３２の移動方向、すなわちレーザ
光Ｌの集光点の移動方向に沿って連続的に形成されることになる。クラ
10 ック領域９間の間隔（形成されるクラック領域９の数）の調整は、レーザ
光Ｌの繰り返し周波数及び切断対象材料３２（Ｘ軸ステージあるいはＹ
軸ステージ）の移動速度の関係を変化させることでも実現可能である。
また、レーザ光Ｌの繰り返し周波数及び切断対象材料３２の移動速度を
高くすることでスループットの向上も可能である。（段落【００７５】」
）
15 ２ 当審における控訴人の主な補充主張に対する判断
⑴ 控訴人は、前記第２の３⑴のとおり、本件準備契約６条は、ステルスダイ
シング技術に関する本成果については、控訴人と被控訴人の共有とする旨を
定めたものである旨を主張する。
しかし、本件準備契約６条の解釈については、補正の上で引用した原判決
20 第３の１⑵のとおりである。
控訴人は、補正の上で引用した原判決第３の１⑴イの控訴人による修正申
入れにより、ステルスダイシング技術に関する「本成果」は、控訴人と被控
訴人の共有とする旨定める本件準備契約６条１項⑵に移されて本件準備契約
の締結に至ったものであるから、ステルスダイシング技術に関する「本成果」
25 も、控訴人と被控訴人の共有となる旨主張する。
しかし、ステルスダイシング技術に関する「本成果」についても控訴人と
被控訴人の共有とする旨の合意の下に、本件準備契約が締結されたと認める
に足りる的確な証拠はない上、補正の上で引用した原判決第３の１⑵アのと
おり、本件準備契約６条１項⑴及び⑵は、いずれも同条柱書に記載された「本
成果」の帰属等について定めるものであるところ、同項⑵は、もともとＳＤ
5 エンジンに「関しない本成果」を控訴人と被控訴人の共有とする旨定めてい
たものであるから、同項⑵にステルスダイシング技術に関する定めを移すこ
とが、直ちに「ステルスダイシング技術に関する本成果」を控訴人と被控訴
人の共有とする旨定めるに至ったことを意味するものともいえない。 ステル
「
スダイシング技術」 被控訴人が作成した契約書の第１ドラフト
は、 （甲２２）
10 においても、
「乙（判決注：被控訴人）が基本特許を有するレーザを用いたダ
イシング技術」と定義されており、本件準備契約作成時点において被控訴人
に帰属する固有の技術であったのであるから、これが控訴人と被控訴人の共
有になることはないというべきである。
したがって、控訴人と被控訴人の共同開発に至る経緯を考慮しても、上記
15 解釈を左右するものではないから、控訴人の上記主張は採用することができ
ない。
⑵ 控訴人は、前記第２の３⑵、⑶及び⑷アのとおり、ＳＤエンジンに関する
本成果とは、発明・考案等の課題解決のため必須の構成全部を、ＳＤエンジ
ンが備えるものをいうと解すべきと主張する。
20 しかし、補正の上で引用した原判決第３の１⑶のとおり、本件準備契約の
目的、趣旨や文理等に鑑みると、
「ＳＤエンジンに関する本成果」とは、発明
の特徴的部分がＳＤエンジンに関する発明等（本成果）をいうものと解され
る。
したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
25 ⑶ 控訴人は、前記第２の３⑷イ(ｱ)のとおり、「ＳＤエンジンに関する本成果」
に関し、仮に「発明の特徴的部分」を基準として発明の帰属を判断するもの
と解したとしても、本件発明１は控訴人と被控訴人の共有とすべきものと主
張し、それに沿う証拠として甲５１、５２を提出する。
しかし、補正の上で引用した原判決第３の１⑷のとおり、本件発明１は、
いずれも発明の特徴的部分がＳＤエンジンに関するものとして、その成果は
5 被控訴人に属するものというべきであるところ、控訴人が当審において提出
する甲５１、甲５２はいずれもＣＰＵボードないしコンピュータソフトウェ
ア設計に係る証拠であり、本件発明１の内容は補正の上で引用した原判決第
２の１⑶及び同第３の１⑷ア(ｱ)のとおりであって、本件発明１は、レーザ加
工方法の手順をレーザ加工装置のコンピュータに実行させるためのコンピュ
10 ータソフトウェアに係る発明ではない。そうすると、上記の控訴人の主張及
びこれに係る証拠は、本件発明１の特徴的部分ないし発明特定事項である特
許請求の範囲の記載と関係しないものである。
その点を措いても、本件試作機は、●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
15 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●」 平
（
成１４年１０月２日付け打合議事録。甲２６）とされていることから、本件
20 試作機においては、それまでレーザエンジン側で行っていたことを装置本体
側のＣＰＵ１６２で行えるようにしたものであるところ、控訴人のＣＰＵ１
６２に係る主張は、レーザ加工装置の制御を行うＣＰＵの所在場所をいうも
のにすぎず、そのプログラムの前提となる本件発明１の前記特徴に係るもの
ではない上、本件準備契約１条⑶の「ＳＤエンジン」の定義には、キーコン
25 ポーネント部及びソフトウェア設計も含まれているのであるから、ＣＰＵ１
６２の所在場所及びそのソフトウェアとしての機能をもって、本件発明１を
控訴人と被控訴人の共有とすべき根拠とすることはできないというべきであ
る。
また、控訴人は、本件発明１は、Ｘ軸上のステージの動作とその制御を発
明の特徴的部分に含み、加工対象物の端部というステージのＸ軸上の特定の
5 位置においてレンズのＺ軸上の所定の動作を行うものであり、これはＳＤエ
ンジンに関する発明に該当しない旨も主張する。
しかし、８０５特許に係る明細書（甲４８）は補正の上で引用した原判決
別紙３のとおりであるところ、その明細書の段落【００４５】【００５８】
、
及び【００７５】の記載によれば（記載内容は原判決別紙３参照）、８０５特
10 許において、既にＺ軸ステージをＺ軸方向に移動させることにより、加工対
象物（シリコンウェハ）の内部にレーザ光の集光点を合わせることができ、
Ｘ軸ステージやＹ軸ステージを移動させることにより、集光点を切断予定ラ
インに沿って移動させ、これにより、改質領域を切断予定ラインに沿うよう
に加工対象物の内部に形成することが示されているから、これと本件発明１
15 の内容（補正の上で引用した原判決第２の１⑶及び第３の１⑷ア）とを対比
すると、８０５特許に示されたＸ軸ステージの移動に係る制御と特段異なる
内容は示されておらず、本件発明１の内容にはＸ軸ステージの移動に係る制
御に関して８０５特許に示されたＸ軸ステージの動作を超える新規の技術的
事項は何ら示されていない上、控訴人の主張するＸ軸上の特定の位置の検出
20 それ自体は、Ｘ軸ステージの制御を意味するものでもないから、これをもっ
て、Ｘ軸ステージの制御に本件発明１の特徴的部分があるとはいえない。
したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
⑷ 控訴人は、前記第２の３⑷イ(ｲ)のとおり、「ＳＤエンジンに関する本成果」
に関し、仮に「発明の特徴的部分」を基準として発明の帰属を判断するもの
25 と解したとしても、本件発明２は控訴人と被控訴人の共有とすべきものと主
張する。
しかし、補正の上で引用した原判決第３の１⑷イのとおり、本件発明２は、
いずれも発明の特徴的部分が「ＳＤエンジン」に関するものとして、その成
果は被控訴人に属するものというべきである。
本件発明２に係るパルスピッチは、レーザ光の繰り返し周波数及びＸ軸な
5 いしＹ軸ステージの移動速度との関係により決まるものであるところ（本件
明細書２の段落【００１５】及び【００５７】、前記⑶のとおり、８０５特
）
許において、既にＸ軸ステージやＹ軸ステージを移動させることにより、集
光点を切断予定ラインに沿って移動させ、これにより、改質領域を切断予定
ラインに沿うように加工対象物の内部に形成することが示されており、これ
10 と本件発明２の内容（補正の上で引用した原判決第２の１⑷及び第３の１⑷
イ）とを対比すると、８０５特許に示されたＸ軸ステージやＹ軸ステージの
移動に係る制御と特段異なる内容は示されておらず、本件発明２の内容には
Ｘ軸ステージやＹ軸ステージの移動に係る制御に関して８０５特許に示され
たＸ軸ステージやＹ軸ステージの動作を超える新規の技術的事項は何ら示さ
15 れていない。そうすると、Ｘ軸ステージ及びＹ軸ステージの制御に本件発明
２の特徴的部分があるとはいえない。
また、控訴人の提出に係る証拠において、パルスピッチが明記されている
ものは、甲３８（「浜松ホトニクス殿・出張報告―１４」と題する文書）に、
「改質層ピッチ」として本件発明２の数値範囲内である●●●●μｍとの記
20 載があるのみであり、その甲３８においても、パルスピッチが記載されてい
「hpk SDL_100V での最新(～7/11)の加工状況」における「現在の
る箇所は、
最適条件」の欄であって、パルスピッチに関し控訴人が知見を得たことを示
すものとはいえないところ、乙１２ないし１４、１６及び１８には、例えば
乙１２（平成１５年６月１３日被控訴人作成の「スケジュール」と題する書
25 面） 「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●」
に、
などとあり、乙１３（平成１５年６月１３日被控訴人作成の実験資料）には、
パルスピッチごとに改質領域の形成状況が示された実験結果があるように、
被控訴人において、パルスピッチ及び微小空洞に着目して実験を繰り返し、
最適なパルスピッチ等につき検証を行っていたことが認められる。そうする
と、こうしたパルスピッチの最適化に関し、控訴人に具体的な貢献があった
5 と認めるに足りる証拠はないから、控訴人の主張はその前提を欠くものとい
うべきである。
したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
３ 前記認定及び判断は、控訴人のその余の補充主張によっても左右されるもの
ではない。
10 ４ よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとし
て、主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
東 海 林 保
裁判官
25 今 井 弘 晃
裁判官
5 水 野 正 則