令和5(行ケ)10145審決取消請求事件

令和６年７月１０日判決言渡
令和５年（行ケ）第１０１４５号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 令和６年５月２９日
判 決
原 告 日亜化学工業株式会社
同訴訟代理人弁理士 莊 司 英 史
同 田 中 貞 嗣
10 同 小 山 卓 志
同 相 羽 昌 孝
被 告 特 許 庁 長 官
同 指 定 代 理 人 吉 野 三 寛
15 同 波 多 江 進
同 秋 田 将 行
同 小 暮 道 明
同 須 田 亮 一
主 文
20 １ 原告の請求を棄却する。
２ 訴訟費用は原告の負担とする。
事 実 及 び 理 由
【略語】
本判決で用いる略語は、別紙１「略語一覧」のとおりである。なお、本件審決中で
25 使用されている略語は、本判決でもそのまま踏襲している。
第１ 請求
特許庁が不服２０２３－１６２６９号事件について令和５年１１月１７日に
した審決を取り消す。
第２ 事案の概要
１ 特許庁における手続の経緯等（当事者間に争いがない。）
5 (1) 原告は、令和４年５月１０日、発明の名称を「発光装置」とする特許出願
（特願２０２２－７７５３６号、当初の請求項の数８）をした。この出願（本
願）は、以下の特許出願を順次分割して新たな出願としたものである。
・原々々々出願 平成２８年３月１５日（優先権主張平成２７年５月２０日）
特願２０１６－５１５３０号
10 ・原々々出願 平成２９年１１月１４日 特願２０１７－２１８６７２号
・原々出願 令和２年１月２８日 特願２０２０－１１３７０号
・原出願 令和３年４月２日 特願２０２１－６３２１３号
(2) 原告は、令和５年２月２１日付けで拒絶理由通知を受けたことから、その
意見書提出期間内である同年３月２４日、特許請求の範囲を下記２(1)のとお
15 りに補正（本件補正、補正後の請求項の数１３）する旨の手続補正書を提出し
たが、同年６月２６日付けで本件拒絶査定を受けた。
(3) 原告は、令和５年９月２７日、拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は、こ
れを不服２０２３－１６２６９号事件として審理を行い、同年１１月１７日、
「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決をし、その謄本は同年１
20 ２月５日原告に送達された。
(4) 原告は、令和５年１２月２１日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提
起した。
２ 本願に係る発明の内容
(1) 特許請求の範囲の記載
25 本件補正後の特許請求の範囲の請求項１、２の記載は、以下のとおりであ
る（請求項３以下については別紙２に記載）。
【請求項１】
基部と、側壁と、を有する基体と、
前記基部の上面に配置される半導体レーザ素子と、
前記基部の上方に位置し、前記基体に固定され、前記半導体レーザ素子
5 が配置された空間を密閉空間にする封止部材と、
前記半導体レーザ素子から出射された光が通過するレンズ部を有し、接
着剤により前記封止部材に固定されるレンズ部材と、
を備え、
前記封止部材と前記レンズ部材との間の空間は開放空間であることを特
10 徴とする発光装置。
【請求項２】
前記開放空間は、前記封止部材と前記レンズ部材の間において、前記レ
ンズ部材の外縁を環状に一周することなく前記接着剤が配されることで形
成される、請求項１に記載の発光装置。
15 （この下線部が、新規事項の追加かどうか問題となっている請求項２補正
事項である。）
(2) 上記(1)の特許請求の範囲の記載により特定される発明について、本願明細
書（甲１、本件補正による変更なし）には、次の開示があると認められる。
ア 発明の解決しようとする課題
20 レンズアレイと封止部材との間の空間が密閉空間であると、レンズアレ
イが有機物を含む接着剤（例えば、ＵＶ硬化性接着剤）により固定される場
合において、接着剤から気化したガスがレンズアレイと封止部材との間の
空間に留まってしまう。このとき、気化したガスに含まれる有機物が、レー
ザ光に反応し、透光性部材やレンズアレイに堆積するおそれがある（
【００
25 ３８】。
）
ＵＶ硬化性接着剤などの有機物を含む接着剤は水分を吸収しやすい材料
であるため、レンズアレイ２０がＵＶ硬化性接着剤により固定される場合
においては、大気中から接着剤に吸収された水分が封止部材８０とレンズ
アレイ２０との間の空間に留まりやすく、使用状況によっては空間内に結
露が発生するおそれがある（【００３９】。
）
5 イ 構成
レンズアレイと封止部材との間の空間を開放空間とする構成の具体例と
して、接続部に貫通孔Ｆを設ける実施形態３（【００３７】～【００３９】、
図７） 接続部の外縁の外側に開口部Ｇを設ける実施形態４ 【００４０】
と、 （ 、
【００４１】、図８）が示されている。ただし、レンズアレイと封止部材と
10 の間の空間が開放空間であれば、開放空間を具体的にどのように構成する
かは特に限定されないとされる（【００４２】。
）
ウ 効果
レンズアレイと封止部材との間の空間が開放空間となるため、接着剤か
ら気化したガスを当該空間外へ逃し、有機物の堆積（集塵）を抑制しやすく
15 なる。また、同空間内における結露の発生を抑制することもできる（【００
３８】【００３９】。
、 ）
(3) 当初明細書等の記載（甲１）
当初明細書等の特許請求の範囲並びに明細書及び図面の抜粋（新規事項の
追加に係る争点に関係する部分）を別紙３に掲げる。
20 ３ 本件審決の理由の要旨
本件審決は、以下の理由により、本件補正は特許法１７条の２第３項の要件
を満たしていないから本願は拒絶すべきものとした。
(1) 請求項２補正事項である「前記開放空間は、前記封止部材と前記レンズ部
材の間において、前記レンズ部材の外縁を環状に一周することなく前記接着
25 剤が配されることで形成される」との事項を追加する補正は、当初明細書等
に記載した事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものである
から、新規事項を追加するものである。
(2) すなわち、同補正事項は、「前記開放空間」が本件接着剤配置により「形成
される」ことを特定するものである。そうすると、請求項２補正事項が新規事
項を追加するものではないというためには、当初明細書等に単に開放空間が
5 形成されている構成において本件接着剤配置が記載されているのみでは足り
ず、当初明細書等に本件接着剤配置によって開放空間が形成されること、言
い換えると、本件接着剤配置が開放空間の形成に寄与していることが記載さ
れている必要がある。
(3) 当初明細書等の【００４０】～【００４１】及び図８には、実施形態４に係
10 る発光装置４に関して、封止部材とレンズ部材との間に開放空間が形成され
ている構成において、本件接着剤配置とすることが記載されているが、図８
において、本件接着剤配置ではなく、接着剤が環状に一周する構成であって
も、開放空間はレンズアレイ２０の外縁の一部が凹部８２ｂの内側に位置す
るように配置されていることにより形成される開口部Ｇによって形成される
15 のであって（参考図）、接着剤が環状に一周するか否かは、開放空間の形成に
影響しない。したがって、開放空間が本件接着剤配置により形成されるとの
請求項２補正事項が、当初明細書等の上記記載の中に記載されているとも、
記載されているのと同然であるとも理解することはできない。
(4) 実施形態３に係る発光装置３に関する【００３７】～【００３９】及び図７
20 には、本件接着剤配置が記載されていないから、請求項２補正事項が、実施形
態３に係る発光装置３に関する【００３７】～【００３９】及び図７に記載さ
れていると理解することもできない。
（参考図）
４ 取消事由
(1) 本件補正が新規事項を追加したものであるとの判断の誤り
5 (2) 手続違背その１／特許法１５９条２項違反
(3) 手続違背その２／請求項８～１３に係る審理・判断の遺脱
第３ 当事者の主張
１ 取消事由１（本件補正が新規事項を追加したものであるとの判断の誤り）に
ついて
10 【原告の主張】
(1) 請求項１の「前記封止部材と前記レンズ部材との間の空間は開放空間であ
る」との発明特定事項によれば、「封止部材とレンズ部材の間の空間」が開放
空間であることが特定されている。
また、当初明細書等の「貫通孔Ｆや開口部Ｇは、レンズアレイ２０と封止部
15 材８０との間の空間を開放空間とする具体的な構成の一例である。レンズア
レイ２０と封止部材８０との間の空間は、空間内で生じたガスを外部に逃が
すことができるよう開放されていればよく、」（【００４２】）との記載によ
れば、「開放空間」とは、空間内で生じたガスを外部に逃がすことができるよ
う開放されている空間といえる。
20 そうすると、「前記開放空間は、前記封止部材と前記レンズ部材の間におい
て、前記レンズ部材の外縁を環状に一周することなく前記接着剤が配される
ことで形成される」との対象補正項目は、「前記封止部材と前記レンズ部材の
間において、前記レンズ部材の外縁を環状に一周することなく前記接着剤が
配されることで、前記封止部材と前記レンズ部材の間の空間が、空間内で生
5 じたガスを外部に逃がすことができるよう開放された空間となっている」こ
とを特定する事項といえる。
(2) 当業者は、当初明細書等の【００４０】の記載から直接的に「レンズアレイ
２０の外縁の一部が凹部８２ｂの内側に位置するように配置されているとと
もに、凹部８２ｂの外側において接着剤により封止部材８０に固定されてい
10 る」ことにより、レンズアレイ２０と封止部材８０との間の空間が開放空間
となっていると理解できる。
また、開口部Ｇは、図８からも理解できるように、封止部材と前記レンズ部
材の間の空間ではなく、その外側の空間である。そうすると、開口部Ｇの形成
のみによって直接的に開放空間が形成されるわけではなく、凹部８２ｂの外
15 側に接着剤を設けてレンズアレイ２０を封止部材８０に固定することで、封
止部材と前記レンズ部材の間の空間が開放空間となることが理解できる。
実施形態４の構造は、レンズアレイ２０の外縁の一部が凹部８２ｂの内側
に位置するように配置されているのであるから、凹部８２ｂの外側に接着剤
が配置される以上、実施形態４の構造が、「接着剤が、レンズアレイ２０の外
20 縁を環状に一周する」構造とならないこと、言い換えれば、「接着剤が、レン
ズアレイ２０の外縁を環状に一周することなく配置される」構造となること
も、当業者は理解する。
レンズアレイ２０に貫通孔Ｆが設けられておらず、凹部８２ｂの外側でレ
ンズアレイ２０の外縁を環状に一周するように接着剤が配されてレンズアレ
25 イ２０が封止部材８０に固定されている構造（実施形態３において、レンズ
アレイ２０に貫通孔Ｆが設けられていない構造）は、封止部材８０とレンズ
アレイ２０の間の空間は開放空間とはならない構造であることが理解できる
ところ、レンズアレイ２０の外縁を環状に一周することなく接着剤を配置す
ることは、物理的状態としては、環状に一周する構造の接着剤に貫通孔が設
けられたことに等しく、レンズアレイ２０に貫通孔Ｆを設けて開放空間にな
5 るのであるから、レンズアレイ２０とともに封止部材８０とレンズアレイ２
０の間の空間を画定している接着剤に貫通孔が設けられたとしても開放空間
になるのが道理といえるからである。
したがって、たとえ、実施形態４が「レンズアレイ２０の外縁の一部が凹部
８２ｂの内側に位置するように配置されている」具体的な構造とともに、「接
10 着剤が、レンズアレイ２０の外縁を環状に一周することなく配置される」構
造を記載するものであるとしても、明細書又は図面のすべての記載を総合す
ることにより、当業者は、対象補正項目が特定する技術的事項を導くことが
できる。
(3) 本件審決は、請求項２の「前記開放空間」は、本件接着剤配置により「形成
15 される」ことを特定するものであるから、請求項２補正事項が新規事項を追
加するものではないというためには、当初明細書等に単に開放空間が形成さ
れている構成において本件接着剤配置が記載されているのみでは足りず、当
初明細書等に本件接着剤配置によって開放空間が形成されること（本件接着
剤配置が開放空間の形成に寄与していること）が記載されている必要がある
20 とし、接着剤が環状に一周する構成（参考図）であっても、開放空間は形成さ
れるのであって、接着剤が環状に一周するか一周しないかは、開放空間の形
成に影響しないとしている。
しかし、上記のとおり、当初明細書等には、接着剤が環状に一周しないよう
に配することで開放空間を形成することが記載されているのであるから、本
25 件接着剤配置が開放空間の形成に寄与していることも明らかである。
ある実施形態が、接着剤を環状に一周しないことで開放空間となる形態で
あることと、別の実施形態が接着剤を環状に一周する構成であり、かつ、開放
空間となる形態であることは、論理的に両立し得るし、また、ある実施形態
が、接着剤を環状に一周しないことで開放空間となる形態でないことと、別
の実施形態が接着剤を環状に一周する構成であり、かつ、開放空間となるこ
5 とも論理的に両立し得るのであるから、「接着剤を環状に一周する構成であ
り、かつ、開放空間となる実施形態とは別の形態が存在する」ことを根拠とし
て、「その実施形態が、接着剤を環状に一周しないことで開放空間となる形態
であるか否か」の結論を導こうとすること自体が失当である。
本件審決が提示する参考図は、当初明細書等には記載されていない新規な
10 実施形態であり、審判官発明とでも呼ぶべきもので、どのような構成を採用
し、どのような機序により、「開放空間はレンズアレイ２０の外縁の一部が凹
部８２ｂの内側に位置するように配置されていることにより形成される開口
部Ｇによって形成される」のか不明である。
【被告の主張】
15 (1) 当初明細書等の【００４０】、【００４１】及び【図８】より、当業者は、
「レンズアレイ２０の外縁の一部が凹部８２ｂの内側に位置するように配置
されている」ことにより形成される開口部Ｇに起因して、封止部材とレンズ
部材（レンズアレイ）との間の空間内で生じたガスを外部に逃がすことがで
きる開放空間が形成されることを理解する。また、「レンズアレイ２０は・・
20 ・凹部８２ｂの外側において接着剤により封止部材８０に固定されている」
との記載及び図８のハッチングが施された領域を見てとれば、当業者は、レ
ンズアレイ２０は、凹部８２ｂの外側に位置する全領域、すなわち、封止部材
と接触する全領域において接着剤により封止部材８０に固定されるものと理
解する。
25 そして、この理解の下、レンズアレイ２０の外縁の一部は、開口部Ｇを形成
するために凹部８２ｂの内側に位置するように配置されるため、レンズアレ
イ２０が封止部材８０と接触する領域とはならないから、当業者は、レンズ
アレイ２０の外縁の一部に接着剤が配されない部分が付随的に生じる、すな
わち、本件接着剤配置が付随的に生じるにすぎないことを理解する。
そうすると、実施形態４に係る本件接着剤配置は、「レンズアレイ２０の外
5 縁の一部が凹部８２ｂの内側に位置するように配置されている」ことにより
付随的に生じるものである。これに反して、このような本件接着剤配置を、開
放空間を形成するためのものと理解する、すなわち、実施形態４に係る本件
接着剤配置に起因して、実施形態４における開放空間が形成されると理解す
ることは、原因と結果を逆にするものであり、当初明細書等の記載から当業
10 者にとって自明なことではない。
(2) 原告は、当初明細書等の【００４０】の記載中にある「とともに」との文言
から、「レンズアレイ２０の外縁の一部が凹部８２ｂの内側に位置するよう
に配置されている」ことと、「凹部８２ｂの外側において接着剤により封止部
材８０に固定されている」ことの両方に起因して、レンズアレイ２０と封止
15 部材８０との間の空間が開放空間となっていると理解できる旨を主張してい
ると解される。しかしながら、【００４０】の当該記載は、レンズ部材の外縁
を環状に一周して接着剤が配される、すなわち、本件接着剤配置とは異なる
配置で接着剤が配される図７に係る実施形態３を説明する【００３７】 「レ
の
ンズアレイ２０は、平面視において、凹部８２ｂの内側に貫通孔Ｆを有する
20 とともに、凹部８２ｂの外側において接着剤により封止部材８０に固定され
ている。」という記載と、「レンズアレイ２０は、平面視において、・・・と
ともに、凹部８２ｂの外側において接着剤により封止部材８０に固定されて
いる」という文言で共通しており、接着剤に関する記載においてなんら相違
しない。そうすると、【００４０】の当該記載は文言どおり、レンズアレイ２
25 ０が凹部８２ｂの外側において接着剤により封止部材８０に固定されている
ことを意味するにとどまる記載であって、本件接着剤配置によって開放空間
が形成されることを示唆する記載ではないことが明らかである。
２ 取消事由２（手続違背その１／特許法１５９条２項違反）について
【原告の主張】
(1) 本件拒絶査定では、特許法１７条の２第３項違反は複数の拒絶理由の中の
5 一つであるが、本件審決では同項違反を唯一の拒絶理由としている。
本件拒絶査定では、「当初明細書等には、レンズ部材の外縁を環状に一周す
ることなく接着剤が配する構成については、いっさい示されていない」とし
ていたのに対し、本件審決は、同構成が開示されていることを認めた上で、不
成立審決をしている。拒絶査定と審決とでは、拒絶理由の根拠条文が同項で
10 あることは同じであるが、具体的な理由が全く異なっている。
原告は、審査官の上記誤解を解くことができれば、審査官の拒絶査定の理
由が全て解消されると考え、審判請求をしたのに、審判合議体は、審査官が当
初明細書等の記載を誤解して拒絶査定をしていることを理解した上で、本件
拒絶査定の理由とは異なる拒絶理由により、原告に弁明をする機会を与える
15 ことなく、審判不成立の審決をしている。
(2) 本件審決の拒絶理由の内容は、原告に対し既になされた拒絶理由通知の範
囲内であるとはいえず、原告に対して不意打ちであるし、また、原告に対して
弁明の機会を与えなかったことは明らかであるので、本件審決は特許法１５
９条２項に違反している。
20 【被告の主張】
拒絶理由通知書及び本件拒絶査定のいずれにおいても、請求項２補正事項が
新規事項であることの理由として、当初明細書等の記載から、本件接着剤配置
で開放空間が形成されるとの技術的事項を導くことはできないことを記載して
いる。そして、当該理由は、本件接着剤配置によって開放空間が形成されること
25 を特定する請求項２補正事項を含む本件補正は、当初明細書等のすべての記載
を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事
項を導入するものである、という審決の理由と同旨である。
したがって、原告が主張する手続違背その１には理由がない。
３ 取消事由３（手続違背その２／請求項８～１３に係る審理・判断の遺脱）につ
いて
5 【原告の主張】
(1) 原告は、審判請求書において、本件拒絶査定における分割要件違反の判断
に誤りがあり、この誤りに基づき請求項８～１３が審査の対象から除外され
たため、手続保障が欠けていること、すなわち、これらの請求項に対し、新規
性及び進歩性についての見解が得られていたとすれば、原告において、補正
10 の方針を検討できたことを主張した。
(2) 審判合議体は、特許法３６条６項４号の委任省令要件違反がないと判断し
たのであれば、請求項８～１３に対して、審査官が実質的にしていなかった
特許性の審理をするべきであったのにもかかわらず、これをしないまま審決
をしたという違法がある。また、審判合議体が上記委任省令要件違反は維持
15 されていると判断したのであれば、請求項８～１３を拒絶の理由としていな
い審決をしたことは、行政手続法１４条の規定の趣旨に鑑みても、理由不備
の違法があるといえる。
【被告の主張】
本件審決における結論を導く理由に、請求項８～１３における拒絶理由は含
20 まれていないから、これらの請求項を対象とする拒絶理由を通知し、審判請求
人たる原告に意見書を提出する機会を与える必要はなかった。
第４ 当裁判所の判断
１ 取消事由１（本件補正が新規事項を追加したものであるとの判断の誤り）に
ついて
25 (1) 「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項」とは、技術的思想の高
度の創作である発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者
に対して開示されるものであるから、ここでいう「事項」とは明細書又は図面
によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ、
「明細書又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書又は図面の
全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、この
5 ようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入
しないものであるときは、当該補正は、「明細書又は図面に記載した事項の範
囲内において」するものということができる。
(2) 本件補正は、特許請求の範囲の請求項２に対する「前記開放空間は、前記
封止部材と前記レンズ部材の間において、前記レンズ部材の外縁を環状に一
10 周することなく前記接着剤が配されることで形成される」との請求項２補正
事項を含むものであり、この請求項２補正事項が、新規事項の追加に当たる
かが問題となっている。そして、請求項２補正事項は、その文言から、開放空
間が「前記レンズ部材の外縁を環状に一周することなく前記接着剤が配され
ること（本件接着剤配置）で」形成されるのであるから、本件接着剤配置が開
15 放空間の形成に寄与することを要すると解される。そこで、以上の趣旨が、当
初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項といえる
かを、以下検討する。
ア 当初明細書等のうち、まず、実施形態３に係る【００３７】 【００３９】
～
の記載及び図７によれば、接着剤がレンズ部材の外縁を環状に一周して配
20 されていることが明らかであるから、これが本件接着剤配置、ひいては請
求項２補正事項を開示するものでないことは明らかである。
イ 次に、当初明細書等のうち、実施形態４に係る記載について検討する。
実施形態４では、図８から、レンズアレイ２０の外縁と、レンズアレイ２
０が接着剤により封止部材８０に固定される領域との関係から、接着剤は
25 レンズ部材の外縁を環状に一周していないことが理解できるので、本件接
着剤配置については、図８から見て取れる事項といえる。
しかし、当初明細書等の「レンズアレイ２０は、平面視において、レンズ
アレイ２０の外縁の一部が凹部８２ｂの内側に位置するように配置されて
いるとともに（図８中の開口部Ｇを参照） 凹部８２ｂの外側において接着
、
剤により封止部材８０に固定されている。」（【００４０】）との記載及び
5 「開口部Ｇの数及び配置は、レンズアレイ２０の外縁の一部を凹部８２ｂ
の内側に位置させるものであればよく、図８に図示した数及び配置に限定
されるものではない。」（【００４１】）との記載によれば、実施形態４に
係る記載は、レンズアレイ２０の外縁の一部を凹部８２ｂの内側に位置さ
せるという位置関係によって開放空間を形成するのであって、そこでは、
10 そもそも接着剤の配置は問題とされていない。
また、当初明細書等の【００４２】の記載は、発明が実施形態３、４に限
定されないことを示すにすぎない。
ウ 原告は、当初明細書等の【００４０】の記載から直接的に「レンズアレイ
２０の外縁の一部が凹部８２ｂの内側に位置するように配置されていると
15 ともに、凹部８２ｂの外側において接着剤により封止部材８０に固定され
ている」ことにより、レンズアレイ２０と封止部材８０との間の空間が開
放空間となっていると理解できる旨主張するところ、これは、「レンズアレ
イ２０の外縁の一部が凹部８２ｂの内側に位置するように配置されている」
ことと、「凹部８２ｂの外側において接着剤により封止部材８０に固定さ
20 れている」ことが相まって、レンズアレイ２０と封止部材８０との間の空
間が開放空間となっているとするものである。しかしながら、【００４０】
の当該記載は、接着剤がレンズ部材の外縁を環状に一周して配されている
ものであり、本件接着剤配置を前提としない実施形態３を説明する【００
３７】の「レンズアレイ２０は、平面視において、凹部８２ｂの内側に貫通
25 孔Ｆを有するとともに、凹部８２ｂの外側において接着剤により封止部材
８０に固定されている。」という記載と、「レンズアレイ２０は、平面視に
おいて、・・・とともに、凹部８２ｂの外側において接着剤により封止部材
８０に固定されている」という文言で一致しており、接着剤の配置が開放
空間の形成に寄与することを示すものとは認められない。
また、原告は、実施形態３において、レンズアレイ２０に貫通孔Ｆが設け
5 られていない構造は、封止部材８０とレンズアレイ２０の間の空間は開放
空間とはならない構造であることが理解できることを前提に、当業者は、
請求項２補正事項を明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総
合することにより、導くことができる旨主張する。しかし、実施形態３に係
る当初明細書等【００３７】～【００３９】及び図７、特に【００３８】の
10 「これに対して、接続部２４に貫通孔Ｆを設ければ、レンズアレイ２０と
封止部材８０との間の空間が開放空間となるため、接着剤から気化したガ
スを当該空間外へと逃がし、有機物の堆積（集塵）を抑制しやすくなる。開
放空間とは開放された空間をいう。 との記載に鑑みれば、
」 貫通孔Ｆを開放
空間形成の手段としていることが明らかであり、貫通孔Ｆが設けられてい
15 ない構成についての記載や示唆もなく、ほかに、実施形態３に関する記載
から貫通孔Ｆが設けられていない構成を当業者が理解することができるこ
とを示す証拠もないことから、上記前提自体が認められない。
エ 以上のとおり当初明細書等の全ての記載を総合しても、本件接着剤配置
が開放空間の形成に寄与するという技術的事項を導くことはできない。
20 (3) そうすると、請求項２補正事項を含む本件補正は、「明細書又は図面に記
載した事項の範囲内において」するものといえず、特許法１７条の２第３項
の要件を満たさないというべきである。
２ 取消事由２（手続違背その１／特許法１５９条２項違反）について
原告は、本件拒絶査定では、当初明細書等に本件接着剤配置の記載がないこ
25 とを特許法１７条の２第３項違反の理由としたのに対し、本件審決では、当初
明細書等に本件接着剤配置の記載があることを認めながら、本件拒絶査定の理
由とは異なる拒絶理由により、原告に弁明をする機会を与えることなく、審判
不成立の審決をしたとして、手続違背（特許法１５９条２項違反）を主張する。
しかし、本件拒絶査定と本件審決は、いずれも、請求項２補正事項を追加する
補正が、特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たさない旨判断している
5 のであり、拒絶理由として異なるところはない。
判断内容を実質的にみても、本件拒絶査定では、当初明細書等に本件接着剤
配置の記載がないことのほか、本件接着剤配置と、開放空間を形成することと
の関係についても示されていないことを指摘した上で、当初明細書等の記載に
より、補正後の請求項２の記載で特定されるところの、「前記レンズ部材の外縁
10 を環状に一周することなく前記接着剤が配されることで」、「開放空間」が形成
される、との技術的事項を導くことはできない。」と判断しており、これは、本
件拒絶査定が、当初明細書等に本件接着剤配置の記載がないことだけでなく、
本件接着剤配置が開放空間の形成に寄与することについても記載されていない
という、本件審決と同様の判断もしていることを意味する。
15 以上、いずれの意味においても、本件は、拒絶査定不服審判において査定の理
由と異なる拒絶の理由を発見した場合に該当しない。
したがって、原告の主張は採用できない。
３ 取消事由３（手続違背その２／請求項８～１３に係る審理・判断の遺脱）につ
いて
20 (1) 原告は、審判合議体は、請求項８～１３に対して、特許法３６条６項４号
の委任省令要件違反がないと判断したのであれば、特許性の審理をするべき
であったのにもかかわらず、これをしないまま審決をしたという違法があり、
また、審判合議体が上記委任省令要件違反は維持されていると判断したので
あれば、請求項８～１３を拒絶の理由としていない審決をしたことには理由
25 不備の違法がある旨主張する。
しかし、本願の特許請求の範囲を変更する本件補正が特許法１７条の２第
３項に規定する要件を満たしていない以上、本願は拒絶を免れないのであり
（同法４９条１号）、特許庁審判官がこれと同じ考えに基づいて本件審判請
求を棄却するに当たり、別途、請求項８～１３について審理・判断する必要が
あったとはいえない。
5 (2) ところで、令和５年２月２１日付け拒絶理由通知（甲２）及び同年６月２
６付け拒絶査定（甲５）において、理由１（特許請求の範囲の記載に関する委
任省令要件／特許法３６条６項４号）の対象請求項としては８～１３が、理
由２（新規事項／特許法１７条の２第３項）の対象請求項としては２～６が、
それぞれ掲げられているところ、後者の理由だけを採用した場合であっても、
10 本願全体を拒絶すべきことに変わりはない。
なぜなら、特許法は、一つの特許出願に対し、一つの行政処分としての特許
査定又は特許審決がされ、これに基づいて一つの特許が付与され、一つの特
許権が発生するという基本構造を前提としており、請求項ごとに個別に特許
が付与されるものではない。このような構造に基づき、複数の請求項に係る
15 特許出願であっても、特許出願の分割をしない限り、当該特許出願の全体を
一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をするほかなく、一部の請求
項に係る特許出願について特許査定をし、他の請求項に係る特許出願につい
て拒絶査定をするというような可分的な取扱いは予定されていない。このこ
とは、特許法４９条、５１条の文言のほか、特許出願の分割という制度の存在
20 自体に照らしても明らかである（最高裁判所平成２０年７月１０日第一小法
廷判決・民集６２巻７号１９０５頁参照）。
(3) よって、原告の主張は採用できない。
４ 結論
以上のとおり、取消事由１～３はいずれも理由がなく、本件審決に取り消す
25 べき違法は認められない。よって、原告の請求を棄却することとし、主文のとお
り判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官
宮 坂 昌 利
裁判官
本 吉 弘 行
裁判官
10 岩 井 直 幸