平成22(行ケ)10140審決取消請求事件

平成２４年３月６日判決言渡
平成２２年（行ケ）第１０１４０号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成２４年３月６日
判 決
原 告 第 一 三 共 株 式 会 社
訴訟代理人弁護士 辻 居 幸 一
同 奥 村 直 樹
訴訟代理人弁理士 箱 田 篤
同 平 山 孝 二
同 新 谷 雅 史
被 告 沢 井 製 薬 株 式 会 社
訴訟代理人弁護士 高 橋 隆 二
主 文
１ 特許庁が無効２００７－８００１９２号事件について平成２２年３月２
９日にした審決を取り消す。
２ 訴訟費用は被告の負担とする。
事 実 及 び 理 由
１ 請求
主文同旨
２ 特許庁における手続の経緯等
原告は，発明の名称を「うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用」
とする特許（第３５４６０５８号。請求項の数１０。以下「本件特許」という。）の
特許権者である。
本件特許は，平成８年２月７日に出願され（パリ条約による優先権主張 平成７
年２月８日 ドイツ，平成７年６月７日 米国） 平成１６年４月１６日に設定登録
，
がなされた（甲１０）。
被告は，平成１９年９月１３日，本件特許につき無効審判（無効２００７－８０
０１９２号事件）を請求し，平成２１年３月４日，請求項１～１０に係る発明につ
いての特許を無効とする旨の審決が出された。原告は，同年４月１３日，知的財産
高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起し，さらに，同年５月１２日，
訂正審判を請求した（甲１１）。そこで，同裁判所は，同年６月８日，特許法１８１
条２項に基づき，事件を審判官に差し戻すため，審決を取り消す旨の決定をした。
原告は，差戻後，審判手続において訂正を請求し，平成２２年３月２９日，上記
訂正を認容した上で，請求項１～１０に係る発明についての特許を無効にする旨の
審決（以下「本件無効審決」という。）が出された（甲５４）。そこで，原告は，同
年５月６日，知的財産高等裁判所に，本件無効審決の取消しを求めて本件訴訟を提
起した。
原告は，平成２２年６月２日，上記訂正後の明細書のうち特許請求の範囲の減縮
を目的とする訂正を求めて審判（訂正２０１０－３９００５２号事件）を請求し（甲
１３），同年１２月１５日，請求不成立の審決が出された。そこで，原告は，知的財
産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起し，同裁判所は，平成２３年
１１月３０日，上記審決を取り消す旨判決し，平成２４年１月１９日，上記訂正を
認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）が出され，同審決は確定した（甲
５０）。
３ 特許請求の範囲を減縮する訂正審決が確定した場合には，当初から，減縮後
の特許請求の範囲で特許査定，設定登録がなされたものとみなされることから（平
成１４年法律第２４号による改正前の特許法１２８条）訂正前の特許請求の範囲に
，
基づいてなされた無効審決は，結果的に発明の要旨認定を誤ったこととなる。
本件においては，前記のとおり，本件無効審決が出された後に，特許請求の範囲
を減縮する本件訂正審決が確定している。したがって，本件無効審決は発明の要旨
認定を誤ったこととなり，違法として取り消されるべきである。
４ よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
飯 村 敏 明
裁判官
八 木 貴 美 子
裁判官
知 野 明