平成23(行ケ)10115審決取消請求事件

平成２４年２月８日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官
平成２３年（行ケ）第１０１１５号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成２４年１月２５日
判 決
原 告 オルガノサイエンス株式会社
原 告 株式会社ＣＨＩＲＡＣＯＬ
上記両名訴訟代理人弁理士 山 本 健 男
被 告 特 許 庁 長 官
同 指 定 代 理 人 東 裕 子
新 居 田 知 生
唐 木 以 知 良
板 谷 玲 子
主 文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第１ 請求
特許庁が不服２０１１－１２７７号事件について平成２３年３月１６日にした審
決を取り消す。
第２ 事案の概要
本件は，原告らが，下記１のとおりの手続において，特許請求の範囲の記載を下
記２とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について，特許庁が同請求は
成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記３のと
おり）には，下記４の取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。
１ 特許庁における手続の経緯
(1) 原告らは，平成２２年７月１７日，発明の名称を「シクロヘキサン化合物
及び該化合物を含有した液晶組成物」とする特許を出願したが（特願２０１０－１
６２３４８。甲１），同年１２月２４日付けで拒絶査定を受け（甲５），平成２３年
１月１９日，これに対する不服の審判を請求した。
(2) 特許庁は，これを不服２０１１－１２７７号事件として審理し，平成２３
年３月１６日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との本件審決をし，その審決
謄本は，同月３０日，原告らに送達された。
２ 本願発明の要旨
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項１の記載は，以下のとおり
である。以下，特許請求の範囲の請求項１に記載された発明を「本願発明」といい，
本願発明に係る明細書（甲１，４）を「本願明細書」という。
【請求項１】下記一般式（１）で表わされるシクロヘキサン化合物。
（式中Ｒ １ ，Ｒ ２ は同一又は異なるＲ，ＲＯＣＯ，ＲＣＯＯを表わし，Ｒはアルキ
ル基を示す。該アルキル基は不飽和結合を有していてもよく，該基中－ＣＨ ２ －，
－Ｏ－，－ＣＯ－又は－ＣＯＯ－で置換されていても良く，また，一部あるいは全
部の水素原子がハロゲン原子又はシアノ基により置換されていてもよい。Ｘ，Ｙは
各々独立にハロゲン原子又は水素原子を表わし，同時に水素原子を表わすことはな
い。また，あるいは，Ｘは酸素原子を表わしＹは該酸素原子への直接結合を表わ
す。）
３ 本件審決の理由の要旨
(1) 本件審決の理由は，要するに，本願発明は，米国特許第６４７５５９５号
明細書（甲７。２００２年（平成１４年）１１月５日発行。以下「引用例」とい
う。）に実施例１４として記載された化合物（化合物１４。以下「引用発明」とい
う。）を包含するから，特許法２９条１項３号の規定により特許を受けることがで
きない，というものである。
(2) 引用発明：化合物１４
４ 取消事由
本願発明の新規性に係る判断の誤り
第３ 当事者の主張
〔原告らの主張〕
(1) 本件審決は，引用発明は，本願発明における一般式（１）において，Ｒ １
がｎ－プロピル基，Ｒ ２ がビニル基，Ｘ及びＹがそれぞれフッ素原子の化合物に相
当し，ここで，ｎ－プロピル基がアルキル基に，ビニル基が不飽和結合を有するア
ルキル基に対応し，また，「Ｘ及びＹがそれぞれにフッ素原子」とは，「Ｘ及びＹが
それぞれハロゲン原子であり，同時に水素原子を表すことはない」に対応するから，
引用発明が，本願発明における一般式（１）で表される化合物に包含される旨を説
示する。
また，本件審決は，引用例の実施例１の化合物が１－（３，３－ジフルオロ－４
－ペンチルシクロヘキシル）－４－エトキシ－２，３－ジフルオロベンゼン（以下
「実施例１化合物」という。）であり，本願発明ではないが，引用例の実施例１に
記載された手順ａないしｅの反応が有機合成化学分野において広く使用されている
合成手法であり，実施例１化合物の製造においてのみ使用できる合成手法ではない
ことが当業者に明らかであるところ，①「シクロヘキセン系ネマチック液晶化合物
の合成と物性」田中靖之，竹内清文，高津晴義，第１２回液晶討論会講演予稿集
（１連Ｇ１１）（昭和６１年９月２５日発行。以下「周知例１」という。）には，こ
の場合の手順ａ及びｂと同じ記載があり，特開平５－２７９２７９号公報（以下
「周知例２」という。）には，手順ｃないしｅと同じ記載があるから，実施例１化
合物のペンチル基の代わりに４－ビニルシクロヘキシル基を，実施例１化合物の４
－エトキシ－２，３－ジフルオロベンジル基の代わりにｎ－プロピル基を，それぞ
れ想定することで，当業者が上記の手順で引用発明の製造が可能であると認識する
のが当然である，②周知例１及び２の記載に基づき，「１位に二重結合を有するシ
クロヘキセニルシクロヘキサン化合物」を手順ｃの開始化合物（引用例の上記手順
の最後に記載される「適宜の前駆体」）として採用することで，当業者が引用発明
の製造が可能であると認識するのが当然である，③引用例には物性値の記載まであ
ることを考慮すると，引用発明は，引用例に記載された手順と同様にして合成され
たものとみるのが自然である，と説示している。
(2) しかしながら，引用発明が本願発明に包含されるものであることは，原告
も争わないが，引用例には，引用発明の製造方法が記載されておらず，また，引用
例に記載の化合物の合成手段は，本願発明の合成を示唆するものではないし，引用
発明を合成できるものではないばかりか，下記のとおり，他の文献によっても引用
発明の製造方法が明らかであるとはいえない。そして，製造方法の記載は，本願発
明の新規性及び進歩性を推認するのに重要であるから，本願発明は，引用例に記載
された発明とはいえない。
(3) 前記(1)①の判断についてみると，化合物を得られると認識することと実際
にこれを合成（製造）することとの間には大きな隔たりがあり，実務家ならば，引
用例の記載から引用発明の製造が可能であるとは認識できない。引用例の実施例１
の化学式から前記(1)①に記載の元素や官能基の置き換えをすることは，机上では
容易に推定できるものの，この推定を現実に実施できるようにすることは，まさに
発明そのものに該当する。
周知例１は，グリニャール試薬を使用した反応及び脱水反応であることでは引用
例の実施例１の手順ａ及びｂと同じであるが，出発物質が異なり，その出発物質の
合成（製造）が課題となるから，周知例１があるからといって，当然に実施例１の
手順ａ及びｂが想定されるものではない。
周知例２も，引用例の実施例１の手順ｃないしｅとでは，ヒドロホウ素化－酸化，
フッ素化であることは同様であるが，付加されるフッ素の位置が異なる上に出発物
質が異なるから，周知例２があるからといって，当然に実施例１の手順ｃないしｅ
が想定されるものではない。さらに，周知例２の特許請求の範囲には引用発明に該
当する化合物が記載されているが，その実施例は，環Ｂがフェニレン基である化合
物に限定され，環Ｂがシクロヘキシル基である化合物が記載されておらず，合成方
法が不明であるから，周知例として採用できない。
(4) 前記(1)②の判断についてみると，前記のとおり，化合物を得られると認識
することと実際にこれを合成（製造）することとの間には大きな隔たりがある。し
かも，引用発明では，Ｒ ４ がビニル基の不飽和化合物となっているところ，引用例
の実施例１の手順ｃのヒドロホウ素化－酸化反応は，二重結合の箇所で進行するた
め，シクロヘキサン環にビニル基が結合した化合物では，シクロヘキセニル基のみ
ならずビニル基も反応してしまい，引用発明を製造することができない。
なお，被告は，本件訴訟に至ってから，引用例のスキーム３及び４を参照し，適
宜の出発物質を用い，周知の反応手順に従い，技術常識を考慮することで，引用発
明を合成できると理解できる旨を主張するに至ったが，そこで使用されている前駆
体の１つであるシクロヘキサン環の１位にベンジルオキシメチレン基を有し，かつ，
４位にヒドロキシル基を有する物質（４－[（ベンジルオキシ）メチル]－１－シク
ロヘキサノール。以下「Ｂ物質」という。）は，一般的に入手が困難であるばかり
か，直ちに合成可能なものではない。したがって，通常の創作能力を発揮できるも
のであっても，引用例のスキーム３及び４によって引用発明を合成できるように記
載されているとはいえない。また，被告の援用する乙３（「キレート化プロセスに
よる１，２－エポキシドの開環の位置化学的制御。２。４－[（ベンジルオキシ）
メチル]シクロヘキセン，３－シクロヘキセンメタノール，及び３－シクロヘキセ
ンカルボン酸メチルの cis－及び trans－酸化物の合成及び反応」The Journal of
Organic Chemistry，平成４年（１９９２年）２月２８日刊行）にはＢ物質の合成
例，物性値及び化学反応が記載されているものの，乙３は，立体化学の分野で官能
基の位置を制御することを目的とした学術論文であり，しかもそこに記載の合成方
法では反応過程で異性体が生じ，高純度・量産性を必要とする液晶化合物の製造手
順には不適であり，製造ができる程度の記載とはいえない。乙３に記載の製造手順
を採用することは，机上では容易に推論できるものの，これを実施するには当業者
に期待し得る程度を越える試行錯誤等が必要となる。
さらに，本願発明に相当する前駆体としては，極めて多くの化合物が存在し，こ
れらの中から適宜な前駆体を選択していくのは，創作活動の一環であり発明行為と
いえるものである。周知例１及び２に記載の化合物を適宜な前駆体として選択する
ことは，当業者でも容易ではないし，１位に二重結合を有するシクロヘキセニルシ
クロヘキサン化合物を手順ｃの開始化合物とすることも，同様に容易ではない。
(5) 前記(1)③の判断についてみると，引用例に物性値が記載されているかとい
って，引用発明を製造できることにはならない。
(6) よって，本件審決は，取り消されるべきである。
〔被告の主張〕
(1) 本件審決は，引用例の実施例１化合物を出発物質として引用発明を得るこ
とができる旨を認定したのではなく，実施例１化合物の製造法に準じて引用発明を
合成できる旨を説示しているものである。
本件審決は，周知例１にはスキーム１における化合物（Ⅲ）の合成反応として実
際にその化学反応が進行し得ることが記載されていることから，引用発明の合成方
法の手順ａ及びｂが実施可能であることが裏付けられている旨を説示するものであ
って，引用発明の合成手順を周知例１により想定したものではない。したがって，
周知例１の出発物質と引用例の実施例１化合物の出発物質との相違及び出発物質の
合成上の課題は，そもそも存在しない。
また，本件審決は，周知例２に記載の一般式（Ⅰ）で表される化合物の製造方法
として実際にその化学反応が進行し得ることが記載されていることから，引用発明
の合成方法の手順ｃないしｅが実施可能であることが裏付けられている旨を説示す
るものであって，引用発明の合成手順を周知例２により想定したものではないから，
周知例２の出発物質と引用例の実施例１の出発物質との相違は，本件審決の結論に
影響を与えないし，周知例２に記載の化合物と引用発明とでは，付加されるフッ素
の位置が異ならない。なお，周知例２の実施例には，環Ｂがフェニレン基である化
合物の合成が示されているが，本願発明の特許請求の範囲には，環Ｂがシクロへキ
シレン基であるものも，環Ｂがフェニレン基である化合物と同等のものと記載され
ているし，周知例２には，対応するシクロヘキセン誘導体から製造することができ
る旨の具体的な記載もあるから，周知例２には，環Ｂがシクロヘキシル基である化
合物が，その製造方法と併せて記載されているといえる。
(2) 引用例の実施例１に記載された手順ａないしｅの反応は，有機合成化学分
野において広く使用されている合成手法であり，３，３－ジフルオロシクロヘキシ
ル基を有する化合物の製造においてのみ使用できる合成手法ではないことが当業者
に明らかである。
そして，当業者であれば，１位に二重結合を有するシクロヘキセニルシクロヘキ
サン化合物を開始化合物とすれば，実施例１化合物の合成手順を参考にして，また，
実施例１と同様の手順により，（２，２－ジフルオロ－シクロヘキシル）－シクロ
ヘキサン骨格を有する化合物（本願発明）の製造は可能であると認識するのが通常
である。
(3) 引用例のスキーム３及び４は，最終的に末端基の二重結合に誘導できるア
ルコール性水酸基を，ベンジル基で保護した化合物を用いることにより，骨格のシ
クロヘキシル基をジフルオロ化する反応（工程ｂないしｄ。実施例１の手順ｃない
しｅと同じ。）の影響は受けないが末端基に二重結合を有する目的化合物を得る合
成手法を示しているから，そこには，目的化合物の骨格を合成し，その骨格のシク
ロヘキシル基にフッ素置換基を導入する反応と二重結合を有する末端基を形成する
反応とが，一連の流れとして記載されているといえる。したがって，引用例の記載
に基づいて末端基に二重結合を有する化合物である引用発明を合成しようとする当
業者であれば，引用例の実施例１に示される反応手順に加えて，引用例のスキーム
３及び４を参照し，適宜の出発物質を用い，周知の反応手順に従い，技術常識を考
慮することで，引用発明を合成できると理解できることは，明らかである。なお，
引用例のスキーム３及び４で出発物質として用いられるＢ物質は，本件特許出願日
前に周知の化合物であり，その合成例及び物性値を具体的に記載した文献もある
（乙３）。よって，引用例には，引用発明を製造できることが明らかであるように
記載されている。
すなわち，前記(2)に記載のとおり，引用発明の基本骨格は，引用例の実施例１
の製造方法に準じて製造可能であり，また，上記のとおり，末端基（不飽和結合）
については引用例のスキーム３及び４を参考に製造可能であるから，本件審決は，
結論において誤りはない。
(4) 引用例には，「以下の本発明に係る化合物は，相当する前駆体を用い（実施
例１と）同様に得られる。」との記載がある上に，実際に引用発明が得られている
ことは，引用発明の物性値が記載されていることから明らかである。
したがって，引用例には，本願発明が開示されているといえる。
第４ 当裁判所の判断
１ 本願発明の新規性について
(1) 本願明細書の記載について
本願発明の要旨は，前記第２の２に記載のとおりであるところ，本願明細書（甲
１，４）には，本願発明についておおむね次の記載がある。
ア 本願に係る発明は，新規なシクロヘキサン化合物及び当該化合物を含有して
なる液晶組成物に関するものである（【０００１】。
）
イ 液晶化合物の特徴である光学異方性や誘電率異方性を利用した液晶表示素子
は，これまでに多数作られており，時計，コンピューター，ＴＶ等に利用されてき
ているが，この液晶表示素子に使用される液晶化合物には，ネマチック相，スメク
チック相及びコレステリック相に大別される固有の液晶相が存在し，この中でもネ
マチック相が最も広く用いられている（【０００２】 。シクロヘキサン化合物を使
）
用した応答性に優れたネマチック液晶組成物等については，多くの提案がされてい
るが，これまでの各提案は，応答速度について満足できるものではなかった（【０
００３】【０００４】 。
）
ウ 本願に係る発明の目的は，ネマチック液晶等に混合し，応答速度を改良した
液晶組成物を形成し得る新規シクロヘキサン化合物を提供することにある（【００
０６】。
）
エ 本願発明において，Ｒ １ 及びＲ ２ は，同一又は異なるＲ（アルキル基）を表
し，当該アルキル基としては，例えば，プロピル及びビニル等が挙げられる（【０
０１６】。また，本願発明の具体例としては，例えば，本願発明のＸ及びＹがいず
）
れもフッ素であるもの（化合物Ｎｏ．２）が挙げられる（【００１７】。
）
(2) 発明の新規性について
特許法は，発明の公開を代償として独占権を付与するものであるから，ある発明
が特許出願又は優先権主張日前に頒布された刊行物に記載されているか，当時の技
術常識を参酌することにより刊行物に記載されているに等しいといえる場合には，
その発明については特許を受けることができない（特許法２９条１項３号）。
しかるところ，本願発明が引用発明を包含するものであることそれ自体は争いが
なく，本願発明は，前記(1)アに記載のとおり，特定の新規な化合物をその特許請
求の対象とするものであるから，引用例に本願発明が記載されているといえるため
には，引用例の記載及び本件出願日当時の技術常識を参酌することにより，当業者
が，本願発明に包含される引用発明を製造することができたといえなければならな
い。
(3) 引用例の記載について
そこで，前記の観点から引用例をみると，そこには，おおむね次の記載がある。
ア 実施例１においては，１－（３，３－ジフルオロ－４－ペンチルシクロヘキ
シル）－４－エトキシ－２，３ジフルオロベンゼの合成方法を手順ａないしｅとし
て，その詳細な条件とともに説明した上で，引用例により特許出願された発明に係
る化合物は，相当する前駆体を用い同様に得られる旨を記載している。
イ 引用例により特許出願された発明に係る化合物を合成する反応スキームとし
て，スキーム１ないし７が記載されているが，そのうちのスキーム３として，４位
に置換基（Ｒ ４ －Ｑ ｒ －Ｚ ７ －（Ａ ７ －Ｚ ６ ） ｍ －。ここで ｍ ， ｒ は，Ｏであり，Ｚ ７ は，
単結合であり，Ｒ ４ は，ｎ－プロピル基である場合を含む。）を有するシクロヘキ
サノン化合物を出発物質として，工程ａでグリニャール試薬であるベンジルオキシ
メチルマグネシウムブロミドと反応させ，また，工程ｇでウィッティヒ試薬である
Ｐｈ ３ Ｐ＝ＣＨＲと反応させることにより，１位にビニル誘導体（－ＣＨ＝ＣＨ－
Ｒ）を，２位に２個のフッ素原子を，４位に置換基（Ｒ ４ －Ｑ ｒ －Ｚ ７ －（Ａ ７ －Ｚ
６
） ｍ －）を有するシクロヘキサン化合物を製造する方法が，単位反応ごとに詳細
に記載されている。
ウ 引用発明（実施例１４）の誘電率異方性は，－２．８であり，光学異方性は，
０．００９である。
(4) 本願発明の新規性について
ア 本件審決は，前記(3)アに記載の実施例１に記載されたものと同様の手順で
引用発明が合成されたものとみるのが自然である旨を説示する。しかしながら，上
記実施例１の手順ｃのヒドロホウ素化－酸化の反応では，ビニル基の二重結合が反
応するため，Ｒがビニル基等の二重結合を有する化合物を出発物質とした場合には
目的とする引用発明を得ることができない。したがって，本件審決の説示には，誤
りがあるというほかない。
イ 他方，引用例には，前記(3)イに記載のとおり，スキーム３として，１位に
ビニル誘導体を，２位に２個のフッ素原子を，４位に置換基（その末端基は，ｎ－
プロピル基である場合を含む。）を有するシクロヘキサン化合物を製造する方法が
記載されているといえる。他方，引用発明は，１位に置換基（１′－ビニル－シク
ロヘキサン－４′－イル基）を，２位に２個のフッ素原子を，４位にｎ－プロピル
基を有しているから，スキーム３により合成された上記化合物と引用発明とでは，
シクロヘキサン環上の置換基の位置及び置換基の構成が相違するにとどまる。
したがって，引用例に記載された引用発明を合成しようとすれば，当業者は，ス
キーム３において，出発物質であるシクロヘキサノン化合物の４位の置換基をｎ－
プロピル基とし，工程ａのグリニャール試薬として，ベンジルオキシメチルマグネ
シウムブロミドに代えて[４－[（ベンジルオキシ）メチル]シクロヘキサン－１－
イル]マグネシウムブロミドを使用し，工程ｇにおいてＰｈ ３ Ｐ＝ＣＨＲの具体例
としてウィッティヒ試薬であるＰｈ ３ Ｐ＝ＣＨ ２ （メチレントリフェニルホスホラ
ン。乙１）を使用することにより，引用発明を得ることができると認識するものと
いえる。そして，このことは，前記(3)ウに記載のとおり，引用例には引用発明の
誘電異方性及び光学異方性の値が明記されており，したがって引用発明の発明者が
引用発明を現実に製造していたことによっても裏付けられる。
(5) 原告らの主張について
ア 以上に対して，原告らは，前記スキームで引用発明を合成する場合にグリニ
ャール試薬として用いられる[４－[（ベンジルオキシ）メチル]シクロヘキサン－
１－イル]マグネシウムブロミドの前駆体であるＢ物質（４－[（ベンジルオキシ）
メチル]－１－シクロヘキサノール）の入手方法が明らかではなく，また，乙３の
記載によっても，そこに記載のＢ物質を分離精製が困難である旨を主張する。
しかしながら，乙３は，平成４年（１９９２年）２月２８日刊行の学術論文であ
るところ，そこには，ｃ－４－[（ベンジルオキシ）メチル]－ｒ－１，２－エポキ
シシクロヘキサンを水素化アルミニウムリチウムで還元することにより，Ｂ物質の
ひとつである cis－４－[（ベンジルオキシ）メチル]－１－シクロヘキサノールを，
そのヒドロキシル基の位置異性体との混合物として得ることができ，かつ，この混
合物を分取ＴＬＣで精製することにより純粋な cis－４－[（ベンジルオキシ）メ
チル]－１－シクロヘキサノールとして入手できることが，その詳細な条件ととも
に記載されている。
以上のとおり，乙３の刊行年月日及びその記載内容に照らすと，純粋なＢ物質の
入手方法は，本件出願日当時，当業者に周知であったものと認められる。
よって，原告らの上記主張は，採用できない。
イ また，原告らは，引用例や乙３のような学術論文の記載と実際の化合物の合
成には大きな隔たりがある旨を主張する。
しかしながら，引用例及び乙３には，前記(3)ア及びイ並びに前記アに記載のと
おり，そこに記載の化合物の合成方法について詳細な条件等が記載されているから，
当業者であれば，これらの記載から引用発明を合成することが明らかであるといえ
る。
よって，原告らの上記主張は，採用できない。
(6) 小括
以上によれば，引用例に接した当業者は，引用例の記載（スキーム３）に基づき，
そこに実施例１４として記載されている引用発明を製造することができたものとい
えるから，引用発明を包含する本願発明は，本件出願日前に頒布された刊行物であ
る引用例に記載されているというべきであり，本願発明には新規性が認められない
といわざるを得ない（特許法２９条１項３号）。そして，引用発明に基づき本願発
明の新規性を否定した本件審決の判断は，引用例に関する本件審決の説示には誤り
があるものの，これと結論を同じくするものであって，是認することができる。
２ 結論
以上の次第であるから，原告らの請求は棄却されるべきである。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官 滝 澤 孝 臣
裁判官 井 上 泰 人
裁判官 荒 井 章 光