平成22(行ケ)10389審決取消請求事件

平成２３年１０月４日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成２２年（行ケ）第１０３８９号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成２３年９月２２日

判 決

原 告 X

被 告 Y

訴訟代理人弁理士 吉 原 達 治

加 藤 孝 雄

主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 原告の求めた判決

特許庁が無効２０１０－８００００６号事件について平成２２年１１月１２日にした審決を取り消す。

第２ 事案の概要

本件は，被告の請求に基づき原告を特許権者とする特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は，進歩性の有無等である。１ 特許庁における手続の経緯原告は，平成１２年１１月１５日の優先権を主張して，平成１３年１１月１４日，名称を「酸化チタン系熱放射性塗料」とする発明につき国際特許出願をし（ＰＣＴ／ＪＰ２００１／００９９３２。日本における出願番号は特願２００２－５４３６号），平成２０年３月２１日，特許登録を受けた（特許第４０９６７３６号，特許公報は乙１０）。これに対し，被告は，平成２２年１月６日，本件特許の請求項１，２につき無効審判を請求した。特許庁は，上記請求を無効２０１０－８００００６号事件として審理し，平成２年１１月１２日，本件特許の請求項１及び２に係る発明についての特許を無効と「する。」旨の審決をし，その謄本は同年１１月２０日，原告に送達された。２ 本件発明の要旨【請求項１】（本件発明１）「還元酸化チタン（Ｔｉ２Ｏ３，Ｔｉ３Ｏ５，Ｔi４Ｏ７，Ｔi５Ｏ９，Ｔi６Ｏ１１など，ＴinＯ2n-1，で表すことができる低次酸化チタン）を基材とし，これに，無機接着剤を配合し，場合によっては，クロマイト（Ｃr２Ｏ３），アルミナ（Ａl２Ｏ３）及びシリカ（ＳiＯ２）を添加することを特徴とする，工業炉用酸化チタン系熱放射性塗料。」【請求項２】（本件発明２）「工業炉の内壁表面に，主に還元酸化チタンからなる塗膜を形成するための塗料であって，金属チタンの原料鉱物（チタン原鉱石及びチタンスラグを含む）を粉砕して得る粉末を基材とし，これに，無機接着剤を配合し，場合によっては，クロマイト（Ｃr２Ｏ３），アルミナ（Ａl２Ｏ３），及びシリカ（ＳiＯ２）を添加することを特徴とする，工業炉用酸化チタン系熱放射性塗料。」３ 審決の理由の要点

(1) 審判甲第１号証（特公昭６３－２９７１２号）には，実質的に以下の発明(甲第１号証発明)が記載されていることが認められる。「粉状のクロム鉄鉱を基材とし，これに結合剤および場合によつては分散剤を配合した工業炉用熱放射性塗料組成物。」

(2) 本件発明 1 と審判甲 1 発明の一致点と相違点は次のとおりである。【一致点】「基材に無機接着剤を配合した工業炉用放射性塗料」である点。【相違点１】塗料の基材について，本件発明１においては「還元酸化チタン（Ｔｉ２Ｏ３，ＴｉＯ５，Ｔi４Ｏ７，Ｔi５Ｏ９，Ｔi６Ｏ１１など，ＴinＯ2n-1，で表すことができる低次酸化チタン）」と特定されているが，甲第１号証発明においては「粉状のクロム鉄鉱」と規定されている点。

(3) 審判甲第２号証（山田幸生・赤井誠，「高温伝熱面のふく射率評価」，機械技術研究所所報，昭和５６年〔１９８１年〕，Vol.35，No.6，p.287,296-299,301）は，工業用加熱炉の炉壁の表面のふく射率を高めることにより加熱効果を高め燃料消費量の節減を図ることを前提に，固体表面に種々のコーティングを行いそのふく射率を評価したものであり，審判甲１発明と同一の技術分野に係るものである。審判甲２には，チタニアＴｉＯ２の測定結果について記載されているところ，審判甲に記載された発明は文言としては「チタニアＴｉＯ２」を基材として使用するものとしているが，実際には「チタニアＴｉＯ２」から酸素が欠陥した「低次酸化チタン」。すなわち「還元酸化チタン」を基材として使用しているものということができる。そうすると，審判甲１発明において，基材としてクロミアＣr２Ｏ３を多量に含むクロマイトに代えて，審判甲２における「チタニアＴｉＯ２」，実際には「低次酸化チタン」，すなわち「還元酸化チタン」を使用することは当業者が容易になし得たことである。

(4) 審判甲第６号証（特開６１－２７０２５４号公報）には，実質的に以下の発明(審判甲６発明)が記載されていることが認められる。「少なくとも０.１～２０重量％の二酸化チタンを含有する産業廃棄物及び／又は天然鉱石並びに必要に応じ添加剤を出発材料として，通常の技術により製造する方法により製造した黒色セラミックス粉末材料を炉の壁面に塗布する熱吸収材料」

(5) 本件発明２と審判甲６発明の一致点と相違点は次のとおりである。【一致点】「工業炉の内壁表面に塗布する材料であって，チタン含有材料を粉砕して得る粉末を基材としてなる工業炉用酸化チタン系塗料」である点。【相違点２】本件発明２においては，基材原料として「金属チタンの原料鉱物（チタン原鉱石及びチタンスラグを含む） を使用することが特定されているが，」 甲第６号証発明においては「少なくとも０.１～２０重量％の二酸化チタンを含有する産業廃棄物及び／又は天然鉱石」を使用することが規定されている点。【相違点３】本件発明２においては「無機接着剤」を配合することが特定されているが，審判甲６発明においては，必要に応じ「添加剤」を用いるものである点 。【相違点４】本件発明２においては，工業炉の内壁表面に塗膜を形成する材料成分が，「主に還元酸化チタンからなる」ものであるが，審判甲６発明においては「少なくとも０.～２０重量％の二酸化チタンを含有する」ものであり，「還元酸化チタン」に関する規定がない点【相違点５】本件発明２においては，塗料の性質について「熱放射性」と特定されているが，審判甲６発明では「熱吸収」と規定されている点

(6) 以下の理由により，本件発明２は審判甲６発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。

① 相違点２に対する判断金属チタンの原料として使用されるチタン原鉱石(イルメナイト鉱，ルチル鉱)やチタンスラグは周知のものであるから，甲第６号証発明において，その基材原料として「金属チタンの原料鉱物（チタン原鉱石及びチタンスラグを含む）」を使用することは当業者が容易になし得ることといえる。

② 相違点３に対する判断「無機接着剤」を配合することは塗料の分野において周知の事項であり，当業者が必要に応じ適宜配合できるものにすぎない。そうすると，甲第６号証発明において，必要に応じ用いるものとされる「添加剤」すなわち「無機接着剤」について，これを用いる態様とすることは当業者が容易に想到し得るものといえる。

③ 相違点４に対する判断本件明細書においても，「イルメナイト，ルチルなどの原鉱石を砕いて本発明の基材とする，と述べたが，酸素分圧の低い高温の炉内では，ＴｉＯ２は還元酸化チタンに変化するものであり」（段落【００１２】）と記載されており，そうすると，甲

第６号証発明においても「少なくとも０.１～２０重量％の二酸化チタンを含有す

る」ものであるから，このＴｉＯ２は炉内において還元酸化チタンに変化するものと解され，結局，塗膜の成分は「還元酸化チタン」であるといえる。そうすると，この相違点４は実質的に相違点とは認められない

④ 相違点５に対する判断熱放射率を測定するような熱平衡状態にある場合は，熱放射率と吸収率とは等しいことは技術常識である（Kirchhoffの法則） そうすると，。 本件発明２における「熱放射性」の点と審判甲６発明における「熱吸収性」の点は同一の事象について別の表現で特定したものと言え，この点は相違点ではない。

第３ 原告主張の審決取消事由

１ 取消事由１(特許法１６７条違反）

(1) 被告は，本件発明１，２につき，次のとおり，３回にわたって無効審判請

求を提起している。ア 平成２０年７月８日付け無効審判請求。特許庁は，この請求を無効２００８－８００１２８事件（１回目別件審判事件）として審理し，審決に対しては被告から審決取消訴訟が提起され（知財高裁平成２年〔行ケ〕第１０１３０号），請求を棄却する旨の判決がなされ，確定した。イ 平成２１年１２月２５日付け無効審判請求。特許庁は，この請求を無効２００９－８００２５７事件（２回目別件審判事件）として審理を開始したが，平成２２年１１月１６日，手続を中止した。ウ 平成２２年１月６日付け無効審判請求。特許庁は，この請求を無効２０１０－８００００６事件（本件審判請求事件）として審理した。

(2) 本件審判請求事件における当事者及び訴訟物は，1 回目別件審判事件及び

これに対する審決取消訴訟，並びに２回目別件審判事件における当事者及び訴訟物と同一である。すなわち，被告は，１回目別件審判事件及び２回目別件審判事件において，特許第４０９６７３６号公報を提出し，これに記載の請求項１及び２を無効とする審判を請求したものであるところ，本件審判事件においても同じ特許公報に記載の請求項１及び２を無効とする審判を請求するものであるから，同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求するものであることは明白である。

２ 取消事由２(特許法１３１条２項・１５３条２項違反）

(1) 請求人の審判請求書には，本件発明１，２を無効にする根拠となる事実の

具体的特定がない。審決は，請求人が主張していないこと，請求人の主張と異なることを無効理由としているが，請求人が主張していない無効理由が存在すると認めたときは，特許権者に対し，その無効理由を通知し，相当な期間を指定して意見を申し立てる機会を与えなければならないのに(特許法１５３条２項），この通知をせずに審決をした。

(2) また，審決は，被告が主張する「本件発明１，２を無効にすべき理由」と

証拠との関係が不明又は何らの関係もないにもかかわらず，これを是としている。

３ 取消事由３(審判甲２に記載された事項の認定の誤り)

(1) 審決は，証拠を誤認し，又は証拠が示す以上の事実，ないし証拠が示す事

実と異なる事実を，想像・推理によって構築した挙行に基づいて判断した。すなわち，審決は「『ＴｉＯ２溶射面はやや紫がかった灰色である』と記載されていることからみて，ＴｉＯ２溶射面において三・五酸化チタンＴｉ３Ｏ５や二・三酸化チタンＴｉ２Ｏ３，すなわち低次酸化チタン（還元酸化チタン）の存在が推認できる。」(１４頁１５行～１８行）とした。しかし，山田幸生・赤井誠，「高温伝熱面のふく射率評価」(審判甲２〔無効審判請求書に添付された証拠〕）の全文(甲４－８）をみれば，溶射表面材質がＴｉＯ２であることが特定されている（２０頁表１）。審判甲２において，溶射表面材質が還元酸化チタンであったとすれば，その溶射面はまっ黒になる。ＴｉＯ２粉末を溶射剤として，空気中でプラズマ溶射しても，その溶射面における皮膜物質は，ＴｉＯ２である（薄い黄色を示す）。そのことを裏付ける証拠として，以下の４点を挙げることができる。

① 甲４－１１（井淳，「新版溶射工学」，産報出版株式会社，平成８年４

月１日発行，１３６頁～１３７頁）の表５．５は，ＴｉＯ２粉末を溶射材料として，大気中，プラズマ溶射した場合の溶射開始前の粉末組成と，溶射後の皮膜組成は変化してなく，同一であることを示している。

② 甲４－１２（特表２００４－５２４４４５号公報）では，被覆粉末（Ｔ

ｉ２Ｃｒ２Ｏ７）を溶射材料として，大気中，プラズマ溶射（アルゴン／水素プラズマ）した場合，溶射材料に変化はなく，依然，Ｔｉ２Ｃｒ２Ｏ７である。

③ 甲４－１３（清野学，

「酸化チタン 物性と応用技術」，技報堂出版株式会社，平成３年〔１９９１年〕６月２５日発行，９４頁～９７頁）において，表５．に記載の二酸化チタン粉末を使って，物質の表面に皮膜を形成したときは，そのＯ／Ｔｉ比に従って，表５．８に記載のそれぞれの色相が表れる。また，二酸化チタン（ＴｉＯ２）粉末を真空中，高温加熱すると，灰色または青灰色に変化するが，これを，空気中，高温加熱（８００℃以上）すると，約一時間の間に，元のＴｉＯ２に戻る。

④ 甲４－１０（井原辰彦「第４章 可視光反応型光触媒の創製－低温プラ

ズマ処理の応用」 小石眞純監修， 「機能性微粒子とナノマテリアルの開発－材料設計のためのナノテクノロジー－」１６１頁～１６７頁，株式会社フロンティア出版，年５月１０日発行）は，酸化チタンを水素プラズマ中に置くと，薄黄色を呈するが，大気を導入すると同時に，この薄黄色は消失し元の白色に戻ると示唆している。したがって，審判甲２の「ＴｉＯ２溶射面はやや紫がかった灰色である」との記載から，ＴｉＯ２溶射面の皮膜物質は，Ｔｉ３Ｏ５，Ｔｉ２Ｏ３などの還元酸化チタンであると推測することはできない。

(2) 甲４－８（審判甲２）の表１には，ＴｉＯ２溶射面の膜厚は０．１㎜厚と

の記載があり，甲４－８には基材のステンレスは酸化されたものと記載されているところ(２１頁左欄），ステンレス（ＳＵＳ３１６）の表面を加熱酸化せしめるとその表面は薄い灰色になる。ＴｉＯ２溶射面の膜厚が０．１㎜厚のとき，基材の灰色はそのまま透けて通るから，その表面が灰色に見えるのは当然である。甲４－１４（石灰洋一「光触媒用酸化チタン」，株式会社工業調査会「図解 光触媒のすべて」５２頁～５４頁，平成１５年〔２００３年〕１０月３０日発行）において，粒子径が１０ｎｍの酸化チタンゾルの透過率は，可視光領域において，ほぼ～９８％である（５４頁図３）から，この酸化チタンゾルを透過した光が何らかの不透明個体に当たってはね返ってこない限りは，人間の眼はこれを色として感知することができない。一方，甲４－８には，ＳＵＳ３１６酸化面のふく射率に関し，「酸化膜の厚さが薄く，長波長の赤外線は酸化膜を透過して基板のＳＵＳ３１６で反射されるためであろうと考えられる。酸化された表面は，常温ではかなり黒くなっている」（２１頁右欄下段）と記載されている。甲４－８のＴｉＯ２粉末を試料とする実験は，どのサイズの粒子径を有するＴｉＯ２粉末を使ったのか，また，どこのメーカーのどの種のＴｉＯ２粉末を使ったのか，何の記載もない。もしも，顔料サイズのＴｉＯ２粉末を使い，そのＯ／Ｔｉ比が１．９８４であれば，甲４－１の表５．８に示すとおり，その色相は青灰色を呈し，粒子径１０ｎｍ以下のＴｉＯ２粉末を使ったとすれば，ステンレス表面の酸化膜の色相は，ＴｉＯ２皮膜（０．ｍｍ厚）を透過する。したがって，『ＴｉＯ２溶射面はやや紫がかった灰色である。「 』と記載されていることからみて，ＴｉＯ２溶射面において三・五酸化チタンＴｉ３Ｏ５や二・三酸化チタンＴｉ２Ｏ３，すなわち低次酸化チタン（還元酸化チタン）の存在が推認できる。，」「甲第２号証に記載された発明は文言としては『チタニアＴｉＯ２ 』を基材として使用するものとしているが，実際には『チタニアＴｉＯ２』から酸素が欠陥した『低次酸化チタン』，すなわち『還元酸化チタン』を基材として使用しているものということができる。」とする審決の判断は誤っている。

(3) さらに，下記のＴｉＯ－ＴｉＯ２系相図(出典不明)によると，Ｔｉ２Ｏ３とＴ

ｉＯ２との間にマグネリ相と称する還元酸化チタンが，酸素分圧（またはＯ／Ｔｉ比）に従って規則正しく配置・存在する。また，同相図は，ＴｉＯ２結晶は，大気中，融点（１８５０℃）まで加熱しても変化しないことを示しており，これほど，ＴｉＯ２結晶は，大気中において安定である。このように，還元酸化チタンは酸素分圧依存性であり，ＴｉＯ２とＴｉ２Ｏ３，Ｔｉ３Ｏ５が同居・混在することは決してないから，どの種の還元酸化チタンが容易想到なのか，かつ，還元酸化チタンの何が，いかなる特性が容易想到なのか，その内容を示さない限りは，容易想到とはいえない。

(4) 甲４－８の１６頁左欄下１７行～４行の記載から，審判甲２でいう“ふく

射率”とは“全半球ふく射率”のことであり，物理学でいう“ふく射率”とは根本的に異なるものであり，“全半球ふく射率”においては，赤外線を反射・遮蔽する物「ＴｉＯ２溶射面はやや紫がかっ質程，そのふく射率は高いという結果になるから，た灰色である。」という記載から「ＴｉＯ２溶射面において・・・低次酸化チタン（還元酸化チタン）の存在が推認できる。」とした審決の判断は誤っている。

４ 取消事由４(信義則・禁反言違反）

(1) 被告は，１回目別件審判事件及びこれに対する審決取消訴訟において，

「還元酸化チタンが極めて新規性の高い材料であること」などを自白した。それにもかかわらず，被告は，本件審判請求において，本件発明１の還元酸化チタンは進歩性を有しないと主張するなどなど，上記自白とは背反する主張をしている。

(2) 被告は，２回目別件審判事件において，本件発明１，２は，被告(Y）と A

の共同発明であり，A が特許出願の権利を共同発明人である被告の同意なく原告に譲渡したのは違法であるから，本件特許は無効であると主張した。本件発明１，２が共同発明であると主張する以上，本件発明１，２には無効とすべき瑕疵がないということになる（すなわち，被告は，本件発明１，２が有効であることを前提にして，「共同発明」の主張をしている。。） しかるに，被告は，本件審判事件においては，本件発明１，２は進歩性がないとして無効であると主張しているところ，かかる被告の矛盾した行為は，裁判における信義則・禁反言に反するものであり，許されるものではない。

５ 取消事由５（弁論主義違反）

審判長は，本件審判手続において，原告に対し，「本件無効審判の請求人(判決注：被告のこと）は，意に反しても，当該先の無効審判事件及び当該審決取消訴訟で認定された事実に基づいて主張するしかない状態にある。 と教唆した。」 それにもかかわらず，審決は，請求人(被告）が「当該先の無効審判事件及び当該審決取消訴訟で認定された事実に基づいて主張する」ことなく，これ以外の事実又はこれに反する事実を主張しているにもかかわらず，審決はこれを認容し，これに基づいて審決した。かかる審判長のやり方は，原告にとっては不意打ちであり，弁論主義の下で許されるものではない。

第４ 被告の反論

１ 取消事由１に対し

１回目別件審判事件における無効理由は，本件特許における特許請求の範囲の記載が特許法３６条４項１号に違反するか，発明の詳細な説明の記載が特許法３６条項２号に違反するかであるのに対し，本件審判請求事件における無効理由は，本件特許の請求項１及び２に係る発明が特許法２９条２項に違反するか否かである。回目別件審判事件と本件審判請求事件は，別の事実及び証拠に基づく無効審判請求であり，特許法１６７条に違反しない。

２ 取消事由２に対し

被告は，本件審判手続において，審判請求書とともに証拠として審判甲１から審判甲７を提出するとともに，本件発明１，２が特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものである具体的理由を，発明特定事項ごとに証拠を挙げて個々に指摘している。

３ 取消事由３に対し

(1) 審判甲２の論文では「還元酸化チタン」への直接的言及を慎重に避けてい

「ＴｉＯ２溶射面はやや紫がかった灰色である。るが， 」との記載に，「紫がかった灰色」の意味が甲３を参照することにより明らかになることに照らせば，審判甲２の「ＴｉＯ２溶射面」に何らかの「還元酸化チタン」が存在することが証明される。すなわち，審判甲２と甲３の組合せから，本件発明１における「還元酸化チタンを基材とし」との事項が先行記述文献に記載されていることが認められる。甲４－１１には，「材料によっては，溶射中の加熱，冷却による変態によって，元の溶射材料粉末とは異なった組成をもつ皮膜が形成される。 １３６頁下６～４行）」（と記載されているから，審判甲２における“ＴｉＯ２溶射面のやや紫がかった灰色”「元の溶射材料粉末ＴｉＯ２とは異なった組成をもつ皮膜が形成された」結果では，あるとの理解が力を得る。甲４－１２は，チタン亜酸化物をＣｒにより変性した被溶射材を用いることを特徴とするものであり，一方，審判甲２における被溶射材は変性を施されていない酸化チタン（チタニア）であるから，結果が異なるのは当然である。甲４－１３については，審判甲２において試料の表面を覆う物質は，単なる二酸化チタン粉末ではなく，二酸化チタン粉末をその融点以上の温度５，０００～１０，Ｋで溶融させてステンレス表面へ吹き付けた「溶射膜」であるから，甲４－の表５．８に記載の色相がそのまま現れるとは限らない。原告は，酸化還元チタンはまっ黒と主張する一方で，Ｏ／Ｔｉ比に従って黄色，淡黄色，銀灰色，・・・が現れると主張し，さらに，本件特許公報３頁表（１）には，Ｔｉ２Ｏ３の色は青紫色，Ｔｉ３Ｏ５の色は青黒色と記載されており，主張に一貫性がない。審判甲２と甲４－１０とでは用いた酸素欠陥付与手段（プラズマ装置及び温度）が大きく異なるから，甲４－１０の結果をもって審判甲２の内容を否定することはできない。

(2) また，原告は「基材のステンレスは酸化されたもの」と主張するが，甲４

－８の「基材のステンレスは，空気中８００℃で２時間，１０時間，２０時間酸化されたもの」(２０頁）との記載は，甲４－８の表１の資料番号１～３のＳＵＳ３１酸化面に関するものであって，ＴｉＯ２等を溶射するステンレス面とは関係がない。さらに，甲４－８には，「酸化された表面は常温でかなり黒くなっている」（２１頁右欄下方）と記載されているから，「薄い灰色」は上記記載と合致しない。加えて，甲４－８には「溶射は，まず，平滑なＳＵＳ３１６面をアルミナの粉末， ナでブラストした後，溶射材をアーク・プラズマで溶融して吹き付ける方法である」・（２３頁左欄）と説明されているから，「ステンレス（ＳＵＳ３１６）表面を加熱酸化せしめる」工程が存在しないことは明らかである。「灰色」は，溶射面を透過したステンレス面の色ではなく，溶射面の固有の色と考えるべきである。仮に「灰色」は

（原告の主張）

する透過色と説明しても，紫がかった」「 色については説明がつかない。そして，原告は，甲４－１４の「光触媒用酸化チタンの粒子径が７ｎｍであり，可視光領域での透過率が９０～９８％」などの記載から，「粒子径１０ｎｍのＴｉＯ粉末を使ったとすれば，ステンレス（ＳＵＳ３１６）表面の酸化膜の色相は，ＴｉＯ２被膜（０．１ｍｍ厚）を透過する」と主張するが，審判甲２における試料の表面を覆う物質は単なる粒子径１０ｎｍの二酸化チタン粉末ではなく，二酸化チタン粉末をその融点以上の５，０００～１０，０００Ｋの高温で溶融させて，ステンレス表面へ厚さ０．１ｍｍに吹き付けた「溶射膜」であり，しかも０．１ｍｍ／１ｎｍ＝１０，０００であるから，透過可能厚さの１０，０００倍の厚さの，溶融により粒子性を失った溶射膜を透過して，ステンレス（ＳＵＳ３１６）表面の酸化膜の色相が肉眼で観察されることなどあり得ないことである。また，審判甲２の２３頁左欄中段には，「まず，平滑なＳＵＳ３１６面をアルミナの粉末でブラストした後，溶射材をアーク・プラズマで溶融して吹き付け」たと記載されているから，吹き付け前にＳＵＳ３１６面を酸化させる工程が存在しなかったのは明らかである。

(3) ＴｉＯ－ＴｉＯ２系相図の「マグネリ相（還元酸化チタン）」は，被溶射

材をＴｉＯ２を融点以上の高温５，０００～１０，０００Ｋに曝すという条件を伴わない２０００℃以下に限ったことであるから，超高温での溶射過程を扱う審判甲とは関わりがない。よって相図に基づいて審決における上記推認を覆すことはできない。また，本件発明１，２では，還元酸化チタンに関しては概括的に表現されているから，それに対応して「何らかの還元酸化チタンを基材とする放熱射性塗料」という発明思想が容易想到されれば十分であって，還元酸化チタンの種類まで特定される必要はない。

(4) 乙２（審判甲２，甲４－８）の１６頁左欄下９～６行には，「本研究では

波長についての積分値である全ふく射率を考え，また，方向に関してもあらゆる方向についての積分値である半球ふく射率を取り扱うことにする。と記載されており，」「全」とは全波長のこと，「半球」とは，「方向の積分範囲が半球状」の意味であるから，誤解の余地のない常識的な前提といえる。

４ 取消事由４に対し

被告は，１回目別件審判事件において，本件明細書に「本発明のキイ・ポイントは，還元酸化チタンによって工業加熱炉の内壁表面に皮膜が形成されると放射熱エネルギーが著しく増大するという現象の発見である。（段落【００１３】」 ）との記載から，本件発明１，２を新規性のある発明として扱ったが，これをもって本件発明，２に新規性があることを自白したことにはならない。また，被告が共同出願（特許法３８条)違反を理由とする無効審判を請求しているからといって，異なる証拠に基づく請求をしている以上，本件審判請求が特許法１条に違反するものではない。

５ 取消事由５に対し

審判長の「本件無効審判の請求人(判決注：被告のこと）は，意に反しても，当該先の無効審判事件及び当該審決取消訴訟で認定された事実に基づいて主張するしかない状態にある。」との見解は，被告は，１回目別件審判事件に及びこれに対する審決取消訴訟において認定された「本件発明１，２における無機接着剤の概念は不明確とはいえない。 という結論に沿って主張するしかない旨を述べたものである。」 原告の主張する「これ以外の事実又はこれに反する事実を主張」が具体的に何を指すのかは不明であるから，

（原告の主張）

する取消事由５は失当である。

第５ 当裁判所の判断

１ 取消事由１(特許法１６７条違反）について

(1) 証拠（甲１～３）及び弁論の全趣旨によれば，本件無効審判請求に先立っ

て被告が提起した本件発明１，２についての無効審判請求は，次の①，②であることが認められる。

① 平成２０年７月８日付け無効審判請求

この審判請求における無効理由は，「無機接着剤」の技術的意義あるいは実体が明らかでないなどの理由により，本件発明１，２は特許法３６条４項１号（実施可能要件），特許法３６条６項２号（明確性要件）に違反するか，有毒物に添加するおそれのあるクロマイトの含有を排除していない本件発明１，２に産業上の利用可能性を認めることはできるか（特許法２９条１項柱書），であった。特許庁は，この請求を無効２００８－８００１２８事件（１回目別件審判事件）として審理し，平成２１年４月１０日に請求を不成立とする審決がなされた。この審決に対しては，被告から審決取消訴訟が提起されたところ（知財高裁平成２１年〔行ケ〕第１０１３０号），平成２１年１０月１３日，請求を棄却する旨の判決がなされ，その後，この判決は確定した。

② 平成２１年１２月２５日付け無効審判請求。

この審判請求における無効理由は，本件発明は１，２は，被告と A との共同発明にかかるものであるところ，A は，被告の同意を得ることなく本件発明１，２に係る特許を受ける権利を原告に譲渡したものであるから，本件特許は特許法１２３条項６号に違反し無効であるというものである。特許庁は，この請求を無効２００９－８００２５７事件（２回目別件審判事件）として審理を開始したが，平成２２年１１月１６日，手続を中止した。

(2) しかしながら，本件審判請求事件における無効理由は，本件特許の請求項

及び２に係る発明が特許法２９条２項に違反するか否かであるから，１回目及び回目別件審判事件と本件審判請求事件は，別の事実（異なる無効理由）及び証拠に基づく無効審判請求であって，本件無効審判請求は特許法１６７条に違反しない。原告は，上記のいずれの審判請求においても，被告が，特許第４０９６７３６号公報を提出し，これに記載の請求項１及び２を無効とする審判を請求しているから，同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求するものであると主張するが，特許第４０９６７３６号公報は本件発明１，２に係る特許公報であり，請求人が無効とすべきと主張する特許発明を特定するものであるから，特許法１６７条の「事実」及び「証拠」にはあたらない。よって，原告の前記主張は採用することができない。

２ 取消事由２(特許法１３１条２項・１５３条２項違反）について

原告は，①請求人の審判請求書には，本件発明１，２を無効にする根拠となる事実の具体的特定がない，②審決は，請求人が主張していないこと，請求人の主張と異なることを無効理由としているが，請求人が主張していない無効理由が存在すると認めたときは，特許権者に対し，その無効理由を通知し，相当な期間を指定して意見を申し立てる機会を与えなければならないのに(特許法１５３条２項），この通知をせずに審決をした，③審決は，被告が主張する「本件発明１及び２を無効にすべき理由」と証拠との関係が不明又は何らの関係もないにもかかわらず，これを是としていると主張する。しかし，本件審判請求書（乙１１）には，本件発明１は特公昭６３－２９７１２号公報（審判甲１）に記載された発明，審判甲２（山田幸生・赤井誠，「高温伝熱面のふく射率評価」，機械技術研究所所報，昭和５６年（１９８１年），Vol.35，No.6，p.287,296-299,図 13-a）に記載された事項に基づいて，本件発明２は特開昭６１－号公報（審判甲６）に記載された発明に基づいて，いずれも当業者が容易に想到することができた旨の主張が記載されている。したがって，本件審判請求書においては，本件発明１及び２を無効にする根拠となる事実の具体的特定はなされているということができるし，請求人（被告）が主張する「本件発明１及び２を無効にすべき理由」と証拠との関係も明らかであるといえる。また，前記のとおり，審決は，本件発明１は審判甲１に記載された発明，審判甲に記載された事項に基づいて，本件発明２は審判甲６に記載された発明に基づいて，いずれも当業者が容易に想到することができたと判断しているところ，上記のとおり，本件審判請求書にはその旨の記載がなされているから，審決が，請求人が主張していないこと，請求人の主張と異なることを無効理由としているということはできない。よって，原告の前記主張は，採用することができない。

３ 取消事由３(審判甲２に記載された事項の認定の誤り)について

原告は，審決が審判甲２につき，『ＴｉＯ２溶射面はやや紫がかった灰色である』「と記載されていることからみて，ＴｉＯ２溶射面において三・五酸化チタンＴｉ３Ｏや二・三酸化チタンＴｉ２Ｏ３，すなわち低次酸化チタン（還元酸化チタン）の存在が推認できる。」(１４頁１５行～１８行）と認定したことは誤りであると主張するので，以下検討する。

(1) 審判甲２に対応する甲４－８は，ステンレス鋼ＳＵＳ３１６を基板とし，

空気中で高温酸化させた表面，粗くした表面，耐熱性のある溶射面，ＳＵＳ３１６とよく付着し耐熱性のある特殊な塗料の塗布面のふく射率，及びレンガや耐熱材に塗装が可能な塗料についてはＳＵＳ３１６に張り付けた高温耐熱材へ塗装した場合のふく射率を５０～８００℃の温度範囲で測定した結果を報告した論文であるところ，上記基板にＴｉＯ２を溶射した面のふく射率を測定した結果等が記載されている。甲４－８の２３頁左欄２４行～３２行の記載によれば，甲４－８におけるＴｉＯを溶射した面（以下「ＴｉＯ２溶射面」という。）は，平滑なＳＵＳ３１６面をアルミナの粉末でブラストした後，ＴｉＯ２からなる溶射剤をアーク・プラズマで溶融して吹き付ける方法（いわゆる「プラズマ溶射」）で得られたものである。乙２９（井淳「新版溶射工学」，平成８年４月１日発行）の４３頁１行～４行，行～１２行の記載，及び図２．２９「プラズマジェットにおける温度分布(1)」には，プラズマジェットを用いた溶射（プラズマ溶射）では，プラズマジェットの出口断面における平均温度は数千～１００００Ｋであることが記載されており，そうすると，甲４－８のＴｉＯ２は，アーク・プラズマで溶融して吹き付けられる際に，数千～１００００Ｋの高温に曝されることが認められる。ここで，甲４－１３（清野学，「酸化チタン 物性と応用技術」，技報堂出版株式会社，平成３年〔１９９１年〕６月２５日発行，９４頁～９７頁）の９４頁下５行～頁４行，図－５．１２「Ｔｉ２Ｏ結晶の酸素欠陥モデル」の記載から，ＴｉＯ２は，加熱などの外部エネルギーによって，酸素が結晶外へ脱離してＴｉ２Ｏ３（還元酸化チタン）に変化し（このことは，本件明細書の段落【０００３】の記載とも整合する。，そこでは，ＴｉＯ２中のＴｉ４＋はＴｉ３＋に還元され，ＴｉＯ２中にはＴ）ｉ２Ｏ３（還元酸化チタン）が存在することが認められる。そして，甲４－１３に対応する乙３の表－１０．９（２７３頁）によれば，三・五酸化チタンＴｉ３Ｏ５は青黒色，二・三酸化チタンＴｉ２Ｏ３は暗紫色であり，また，甲４－１３の９５頁５行～９行には，「Ｔｉ４＋は無色であるが，Ｔｉ３＋は青紫色を呈する。酸素欠陥によって生じた結晶中のＴｉ３＋は強く分極し，外殻電子が非常な歪をうけているので，分極していないＴｉ３＋より光の吸収が大きい。したがって，顔料としては青灰色を帯びることになる。 と記載されており，」 甲４－１３の表－５． （９５頁）

８ によれば，

ルチル結晶（ＴｉＯ２）の酸素欠陥が増えるに連れて，黄色から淡黄色，銀灰色，淡灰色，青灰色，青黒色へと変化していくものであるから，ＴｉＯ２がＴｉ３Ｏ５やＴｉ２Ｏ３等の還元酸化チタンに変化した場合はもちろん，ＴｉＯ２中にごくわずかでも酸素欠陥が生じた場合，すなわち，ＴｉＯ２がごくわずかでも還元され還元酸化チタンに変化した場合であっても，その色は変化することが分かる。また，乙９（吉木文平「鉱物工学」，株式会社技報堂，昭和３４年（１９５９年）月１５日発行）の表－２・８１（２７０頁）に記載されているようにＴｉＯ２の色は白色であるから，甲４－８において，ＴｉＯ２溶射面がＴｉＯ２のままであるとすると，その色は白色となるところ，甲４－８の２４頁右下欄２行には，「ＴｉＯ２溶射面はやや紫がかった灰色である」と記載されているから，ＴｉＯ２溶射面はＴｉＯ２のままであるとはいえない。以上を総合すると，審判甲２（甲４－８）において，プラズマ溶射されるＴｉＯは，数千～１００００Ｋの高温に曝され，その高温による外部エネルギーによって酸素が脱離し，その溶射面は，ＴｉＯ２が還元した還元酸化チタンに変化しているか，少なくとも，一部のＴｉＯ２が還元した還元酸化チタンに変化しており，それによって「やや紫がかった灰色」になっていると認めるのが相当である。したがって，審決が「『ＴｉＯ２溶射面はやや紫がかった灰色である』と記載されていることからみて，ＴｉＯ２溶射面において三・五酸化チタンＴｉ３Ｏ５や二・三酸化チタンＴｉ２Ｏ３，すなわち低次酸化チタン（還元酸化チタン）の存在が推認できる。」(１４頁１５行～１８行）とした判断したことについては，三・五酸化チタンＴｉ３Ｏ５や二・三酸化チタンＴｉ２Ｏ３といった特定の組成の還元酸化チタンの存在まで推認することはできないとしても，低次酸化チタン（還元酸化チタン）の存在が推認できるとしたことに誤りがあるとはいえない。そして，本件発明１には，「還元酸化チタン（Ｔｉ２Ｏ３，Ｔｉ３Ｏ５ ，Ｔｉ ４ Ｏ ７ ，Ｔｉ５Ｏ９，Ｔｉ６Ｏ１１など，ＴinＯ2n-1，で表すことができる低次酸化チタン）」と記載されているところ，この記載は，特定の組成の還元酸化チタンを意味するものではない。そうすると，審判甲２のＴｉＯ２溶射面においては，どのような組成であっても還元酸化チタンの存在が推認されれば本件発明１の容易想到性を基礎付ける技術として十分であるといえるから，審決が三・五酸化チタンＴｉ３Ｏ５や二・三酸化チタンＴｉ２Ｏ３といった特定の組成の還元酸化チタンの存在まで推認できるかのように認定したことは誤りであるとしても，かかる誤りは審決の結論に影響を及ぼすものではない。

(2) 原告は，審判甲２の全文（甲４－８）をみれば，溶射表面材質がＴｉＯ２

であることが特定されており，審判甲２において，ＴｉＯ２粉末を溶射剤として，空気中でプラズマ溶射しても，その溶射面における皮膜物質はＴｉＯ２である（薄い黄色を示す）と主張し，それを裏付ける証拠として，甲４－１１ないし甲４－１を指摘し，また，二酸化チタン（ＴｉＯ２）粉末を真空中，高温加熱すると，灰色または青灰色に変化するが，これを，空気中，高温加熱（８００℃以上）すると，約一時間の間に，元のＴｉＯ２に戻ると主張し，これを裏付ける証拠として，甲４－１０を指摘するので，以下，検討する。ア 甲４－１１につき甲４－８の表１（２０頁）において，試料番号１３の表面材料は，確かに「ＴｉＯ２」となっている。また，甲４－１１（井淳，「新版溶射工学」，産報出版株式会社，平成８年４月日発行，１３６頁～１３７頁）の表５．５「Ａｌ２Ｏ３，Ａｌ２Ｏ３－ＴｉＯ２溶射皮膜の組成」（１３７頁）には，溶射材料粉末が「ＴｉＯ２（溶融型）」の場合，粉末組成が「ルチル＋サブ酸化物＊＊」，溶射皮膜組成が「ルチル＋サブ酸化物＊＊」であることが記載されている。しかし，前記のとおり，ルチル結晶（ＴｉＯ２）であっても，ごくわずかでも還元されて還元酸化チタンに変化すればその色は変化するものであるから，甲４－１の記載は上記の結論を左右するものではないというべきである。イ 甲４－１２につき甲４－１２（特表２００４－５２４４４５号公報）の段落【００１６】【００１，】【００１９】【００２０】には，被覆粉末（Ｔｉ２Ｃｒ２Ｏ７）を溶射材料とし， ，て，大気圧でのプラズマ溶射（アルゴン／水素プラズマ）によって，溶射直前にサンド噴射により粗面化された鋼製支持体上に溶射した場合，溶射後の化学組成及び相組成に変化はなくＴｉ２Ｃｒ２Ｏ７のままであったことが記載されている。しかし，上記溶射材料であるＴｉ２Ｃｒ２Ｏ７は，「微細分散性のチタン亜酸化物２モルおよび微細分散性の酸化クロム粉末Ｃｒ２Ｏ３１モルを，ボールミル中での混合粉砕によって緊密に互いに混合し，加圧によって圧縮し，炉中で空気の下で１３８℃（保持時間４時間）で完全に変換させ」たもの（段落【００１８】，すなわち，）チタン亜酸化物と酸化クロムを混合して変換させたものであり，一方，審判甲２の溶射材料はＴｉＯ２であるから，両者は材料や組成が異なっており，Ｔｉ２Ｃｒ２Ｏ７を溶射した後の化学組成および相組成に変化がなかったからといって，ＴｉＯ２を溶射した後の化学組成および相組成も変化しないとはいえない。ウ 甲４－１３につき原告は，甲４－１３（清野学，「酸化チタン 物性と応用技術」，技報堂出版株式会社，平成３年〔１９９１年〕６月２５日発行，９４頁～９７頁）の表－５．８に記載の二酸化チタン粉末を使って，物質の表面に皮膜を形成したときは，そのＯ／Ｔｉ比に従って，表－５．８に記載のそれぞれの色相が表れると主張する。しかし，前記のとおり，甲４－１３の表－５．８は，ＴｉＯ２中にごくわずかでも酸素欠陥が生じた場合，すなわちＴｉＯ２がごくわずかでも還元され還元酸化チタンに変化した場合にはその色が変化することを示すものであって，甲４－８のＴｉＯ２溶射面の少なくとも一部のＴｉＯ２が還元酸化チタンに変化していることを裏付けるものである。エ 甲４－１０につき甲４－１０（井原辰彦「第４章 可視光反応型光触媒の創製－低温プラズマ処理の応用」 小石眞純監修， 「機能性微粒子とナノマテリアルの開発－材料設計のためのナノテクノロジー－」１６１頁～１６７頁，株式会社フロンティア出版，２００４年５月１０日発行）の１６５頁６行～１８行には，アナターゼ型酸化チタンからなるベース素材に水素プラズマ照射すると，酸化チタンから酸素が引き抜かれることによって薄黄色に着色し，その後，大気に戻すと引き抜かれた酸素が元に戻って白色に戻ること，すなわち，元の酸化チタンに戻ることが記載されている。一方，甲４－８（審判甲２）の２３頁左欄２４行～３５行によれば，甲４－８のＴｉＯ２溶射面は，プラズマ溶射で得られたものであって，ふく射率測定の前に空気中８００℃で２時間保持している。そして，甲４－１０の水素プラズマ照射と，甲４－８のプラズマ溶射は，全く異なる方法であり，また，甲４－１０の大気に戻すことと，甲４－８の空気中８００℃で２時間保持することも，条件が全く異なるものであるから，甲４－１０において，水素プラズマ照射によって酸素を引き抜かれた酸化チタンを大気に戻すことによって，引き抜かれた酸素が元に戻り，元の酸化チタンに戻るからといって，甲４－８において，プラズマ溶射によって酸素が引き抜かれたＴｉＯ２を，空気中８００℃で２時間保持することによって，引き抜かれた酸素が元に戻り，元のＴｉＯ２に戻るとはいえない。

(3) 原告は，審判甲２（甲４－８）において，ステンレス（ＳＵＳ３１６）の

表面は加熱酸化され，その表面は薄い灰色であり，ＴｉＯ２溶射面の膜厚が０．１ｍｍ厚のとき，基材の灰色はそのまま透けて通るから，その表面が灰色に見えるのは当然であると主張し，また，甲４－１４によると，粒子径が１０ｎｍの酸化チタンゾルの透過率は，ほぼ，９０～９８％であり，一方，甲４－８には，ＳＵＳ３１酸化面のふく射率に関し，「酸化膜の厚さが薄く，長波長の赤外線は酸化膜を透過して基板のＳＵＳ３１６で反射されるためであろうと考えられる。酸化された表面は，常温でかなり黒くなっている」（２１頁右欄２行～６行）と記載されているところ，甲４－８のＴｉＯ２粉末のＯ／Ｔｉ比が１．９８４であれば，甲４－１３の表－５．８に示すとおり，その色相は青灰色を呈し，粒子径１０ｎｍ以下のＴｉＯ２粉末を使ったとすれば，ステンレス表面の酸化膜の色相は，ＴｉＯ２皮膜（０．１ｍｍ厚）を透過すると主張しているので，以下，検討する。ア 甲４－８の２１頁左欄１７行～２０行の記載，及び表１「ふく射率測定試料とその結果の概略」によれば，甲４－８においては，ＳＵＳ３１６酸化面，溶射面，塗布面の３種類の試料のふく射特性を測定しており，そのうち，ＳＵＳ酸化面については，ＳＵＳ３１６の平滑面を研磨布（ＡＡ－１８０）で磨いて表面の不動態を除去し，超音波洗浄により脱脂した表面を空気中において８００℃で２時間，時間及び２０時間酸化させたもの，ＳＵＳ３１６の平滑面をアルミナ粉末（♯および♯３０）でブラストし，空気中８００℃で２時間酸化させたもの，ＳＵＳ３１６の表面に微細な溝（頂角９０°および３０°）を切り，空気中８００℃で２時間酸化させたものであって（２１頁左欄２１行～右欄８行），一方，溶射面については，平滑なＳＵＳ３１６面をアルミナの粉末でブラストした後，Ｎｉ，ＮｉＣｒ，Ａｌ２Ｏ３，ＺｒＯ２，Ｃｒ２Ｏ３，ＴｉＯ２，ＳｉＣからなる溶射剤をアーク・プラズマで溶融して吹き付ける方法で得られたものである（２３頁左欄２４行～３行）。そうすると，ＳＵＳ３１６の表面を酸化させるのは，ＳＵＳ３１６酸化面を形成するための処理であって，溶射面を形成するための処理ではないし，ＳＵＳ３１６酸化面とは別の試料である溶射面を形成する際に，溶射の前にＳＵＳ３１６の表面を酸化していないことが認められる。したがって，審判甲２（甲４－８）において，ＴｉＯ２溶射面を透過してＳＵＳ酸化面の色が見えることは考えられない。イ 甲４－１４の図１「結晶形と分光反射率」（５３頁），図３「酸化チタンゾルの粒子径と分光透過率」（５４頁）によれば，可視領域は４００～７００ｎｍであること，その可視領域（４００～７００ｎｍ）における粒子径が１０ｎｍの酸化チタンゾルの透過率は，ほぼ８０％より大きいことを見て取ることができ，この酸化チタンゾルを透過した光は，何らかの不透明個体に当たってはね返ってこない限りは，人間の眼はこれを色として感知することができないといえる。しかし，前記のとおり，甲４－８のＴｉＯ２溶射面は，プラズマ溶射によって形成したものであり，酸化チタンゾルではないから，酸化チタンゾルの透過率が可視領域においてほぼ８０％より大きくても，ＴｉＯ２溶射面を透過してＳＵＳ３１６酸化面の色が見えているとはいえない。ウ 以上より，原告の上記主張はいずれも採用することができない。

(4) 原告は，還元酸化チタンは酸素分圧依存性であり，ＴｉＯ２とＴｉ２Ｏ３，Ｔ

ｉ３Ｏ５が同居・混在することは決してないから，どの種の還元酸化チタンが容易想到なのか，かつ，還元酸化チタンの何が，いかなる特性が容易想到なのか，その内容を示さない限りは，容易想到とはいえないと主張する。しかし，Ｔｉ－ＴｉＯ２系相図から，ＴｉＯ２とＴｉ２Ｏ３，Ｔｉ３Ｏ５が同居・混在することはないとしても，本件発明１には，「還元酸化チタン（Ｔｉ２Ｏ３，Ｔｉ３Ｏ５，Ｔｉ４Ｏ７，Ｔｉ５Ｏ９，Ｔｉ６Ｏ１１など，ＴｉｎＯ２ｎ－１，で表すことができる低次酸化チタン）」と記載されており，この記載は，特定の組成の還元酸化チタンを意味するものではないから，審判甲２において，どのような組成であっても還元酸化チタンの存在が推認されれば十分であって，例えば，Ｔｉ２Ｏ３，Ｔｉ３Ｏ５といった特定の組成の還元酸化チタンの存在が推認されなければ，本件発明１の進歩性が否定できないとはいえない。

(5) ふく射率につき

甲４－８（審判甲２）には「ふく射率，吸収率や反射率は，よく知られているように，同一表面であっても，光の波長，方向，温度などに依存し，極めて複雑な性格を有している。しかし，本研究が目的とする対流とふく射の共存による伝熱促進技術の開発において，そのような複雑な性格を考慮に入れることは問題を複雑にするだけであって，実用的にはかえって使い難いものとなってしまうと考えられる。そこで本研究では波長についての積分値である全ふく射率を考え，また，方向に関してもあらゆる方向についての積分値である半球ふく射率を取り扱うことにする。従って，以下で扱うふく射率とは，特に明記しない限りは全半球ふく射率を示すことにする。（１６頁左欄下２５～３８行）との記載があるところ，上記記載によれ」ば，甲４－８においては，ふく射率を複雑なものにしないために，全半球ふく射率（波長については積分値である全ふく射率，方向については積分値である半球ふく射率）をふく射率とするものであるから，ふく射率（全半球ふく射率）の定義は明確であるということができる。甲４－８のふく射率（全半球ふく射率）が，

（原告の主張）

する「物理学でいう“ふく射率”」と根本的に異なるものであるとしても，審決は，審判甲２におけるふく射率（全半球ふく射率）から，ＴｉＯ２溶射面における低次酸化チタン（還元酸化チタン）の存在を推認しているわけではない。「ＴｉＯ２溶射面はやや紫がかったしたがって，原告のふく射率に関する主張は，灰色である。」という記載から「ＴｉＯ２溶射面において・・・低次酸化チタン（還元酸化チタン）の存在が推認できる。」とした審決の判断を左右するものではない。よって，

（原告の主張）

は採用できない。

４ 取消事由４(信義則・禁反言違反）について

原告は，①被告は，１回目別件審判事件及びこれに対する審決取消訴訟において，「還元酸化チタンが極めて新規性の高い材料であること」などを自白したが，それにもかかわらず，本件審判請求において，本件発明１の還元酸化チタンは進歩性を有しないと主張し，上記自白とは背反する主張をしていること，②被告は，２回目別件審判事件において，本件発明１，２は，A との共同発明であり，A が特許出願の権利を共同発明人である被告の同意なく原告に譲渡したのは違法であるから，本件特許は無効であるとし，本件発明１，２が有効であること（進歩性を有すること）を前提にしているにもかかわらず，本件審判事件においては，本件発明１及び２は進歩性がないとして無効であると主張していることを指摘して，かかる被告の矛盾した行為は，裁判における信義則・禁反言に反するものであり，許されるものではないと主張する。しかし，被告は，本件審判事件において，新たな証拠に基づく事実を根拠にして無効理由を展開しているのであって，被告の本件審判請求及びこれに対する本件審決取消訴訟における主張（本件発明１，２の進歩性の欠如）をもって信義則・禁反言に反して許されないとすることはできない。よって，

（原告の主張）

する取消事由４は理由がない。

５ 取消事由５（弁論主義違反）について

原告は，審判長が，本件審判手続において，「本件無効審判の請求人(判決注：被告のこと）は，意に反しても，当該先の無効審判事件及び当該審決取消訴訟で認定された事実に基づいて主張するしかない状態にある。と指摘した以外の事実又は」これに反する事実を被告が主張しているにもかかわらず，審決はこれを認容し，これに基づいて審決したところ，かかる審判長のやり方は，原告にとっては不意打ちであり，弁論主義の下で許されるものではないと主張する。

（原告の主張）

する「これ以外の事実又はこれに反する事実を主張」が具体的に何を指すのかは必ずしも明らかではないが，無効原因として法律上，あるいは事実上相容れない主張をすることが直ちに裁判における信義則・禁反言に反するものになるわけではなく，審判手続において弁論主義に違反する事実関係があったことも認められない。したがって，

（原告の主張）

する取消事由５は採用することができない。

第６ 結論

以上のとおり，当裁判所が整理した取消事由について判断したが，原告がその他事情として主張するところは具体的なものではないので，採用することができない。よって原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。知的財産高等裁判所第２部裁判長裁判官塩 月 秀 平裁判官真 辺 朋 子裁判官田 邉 実