平成21(行ケ)10290審決取消請求事件

平成２２年２月２５日 判決言渡
平成２１年（行ケ）第１０２９０号 審決取消請求事件
平成２１年１２月２１日 口頭弁論終結
判 決
原 告 Ｘ
訴訟代理人弁理士 佐 藤 富 徳
被 告 株式会社ユニバーサルパテントビュロー
訴訟代理人弁理士 浜 田 治 雄
主 文
１ 原告の請求を棄却する。
２ 訴訟費用は原告の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第１ 請求
特許庁が取消２００８−３０１０６３号事件について平成２１年８月１１日
にした審決を取り消す。
第２ 争いのない事実
１ 特許庁における手続の経緯
被告は，別紙１のとおり，地球を模したと思しき円形図形の下に，内側に
「Universal」の文字を筆記体で表したリボン状の図形を前記円形図形の最下部
に重ねて配した構成からなり，指定役務を第４２類「工業所有権に関する手続
の代理又は鑑定その他の事務」とする登録第３１２２３２６号商標（平成４年
９月３０日登録出願，平成８年２月２９日設定登録，平成１８年１月３１日存
続期間更新登録。以下「本件商標」という。）の商標権者である。
原告は，平成２０年８月２１日，被告を被請求人とし，上記指定役務につい
て，商標法５０条の規定に基づき不使用を理由として本件商標の登録を取り消
すことを求めて審判請求（取消２００８−３０１０６３号事件，以下「取消審
判請求」という場合がある 。）をし，平成２０年９月５日に，取消審判請求に
係る予告登録がされた。
特許庁は，平成２１年８月１１日 ，「本件審判の請求は，成り立たない 。」
との審決（以下「審決」という 。）をし，同月２１日，その謄本は原告に送達
された。
２ 審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり，その要点を整理すると，次のとおりである。
(1) 使用標章の使用の事実
地球を模したと思しき円形図形の下に，内側に「Universal」の文字を筆記
体で表したリボン状の図形を前記円形図形の最下部に重ねて配した構成から
なる標章（以下「使用標章」という 。）については，別紙２記載のとおり使
用の事実が認められる。
別紙２のとおり使用標章が使用された日の日付は，いずれも取消審判請求
の登録前３年以内の時期に該当する。
(2) 本件商標と使用標章の同一性
本件商標は，使用標章と同じ構成からなるから，使用標章は，本件商標と
社会通念上同一の商標と認められる。
(3) 通常使用権者による商標の使用
使用標章は弁理士である浜田治雄により使用されたと認められる。
浜田治雄は被告の取締役の一人であること，被告が浜田治雄に対して使用
許諾をしたと主張していることに鑑みれば，浜田治雄は被告から本件商標の
使用を許諾された通常使用権者と認定できる。
使用標章は，通常使用権者からその取引相手（外国代理人事務所）に送付
された書面や，通常使用権者の特許事務所の広告に付されていたから，「工
業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」について自他識別のた
めの標識として使用されたと認められる。そうすると，本件商標は，取消請
求に係る指定役務について使用されたと認めることができる。
(4) 取消の可否
本件商標は，取消審判請求の登録前３年以内の期間に，通常使用権者によ
って取消請求に係る指定役務について使用されたと認めることができるか
ら，商標法５０条の規定によってその登録を取り消すことはできない。
第３ 取消事由に関する原告の主張
審決は，浜田治雄による本件商標の使用の事実を認定した誤り 取消事由１）
（ ，
浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定した誤り 取消事由２）
（ があるから，
取り消されるべきである。
１ 浜田治雄による本件商標の使用の事実を認定した誤り（取消事由１）
審決には，浜田治雄による本件商標の使用の事実を認定した誤りがある。
すなわち，審決は，甲２（審判乙１ ） 甲３（審判乙２） 甲４（審判乙３）
， ， ，
甲５（審判乙４），甲１４（審判乙１３）により，浜田治雄による本件商標の
使用の事実を認定したが，これらの証拠によっては，浜田治雄による本件商標
の使用の事実は立証されていない。
２ 浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定した誤り（取消事由２）
審決には，浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定した誤りがある。その
理由は，以下のとおりである。
(1) 明文の使用許諾契約がないことについて
審決が，被告と浜田治雄との間に明文の使用許諾契約がないにもかかわら
ず浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定したのは誤りである。
(2) 通常使用権の登録がないことについて
審決が，浜田治雄に通常使用権の登録がないにもかかわらず浜田治雄を本
件商標の通常使用権者と認定したのは誤りである。原告は，本件商標に類似
する商標の登録出願をした者であり，本件商標の登録が取消された場合に新
たに商標権者となり得る立場にあるから，浜田治雄又は被告は，登録のない
通常使用権をもって原告に対抗することができない。
(3) 被告の取締役であることについて
浜田治雄が被告の取締役であることを根拠として浜田治雄が通常使用権者
であることを認定することはできない。その理由は，以下のとおりである。
ア 商標権者と通常使用権の許諾を受けようとする者の関係が緊密であるこ
とから通常使用権の存在を認定することが許されるならば，どのような関
係であれば通常使用権を認めてよいかという範囲が極めて曖昧になり，登
録制度と矛盾する。
イ 浜田治雄が被告の取締役であれば，浜田治雄への通常使用権の許諾は被
告との関係で利益相反となり，それについてあらかじめ取締役会の承認が
必要であるが，そのような手続を経た事実がないことは，通常使用権の許
諾がなかったことを推認させる。
(4) 浜田治雄に対して使用の許諾をしたという被告の主張を根拠としたこと
について
主張と証拠は異なるから，浜田治雄に対して通常使用権を許諾したという
被告の主張を，通常使用権の許諾を認定する根拠とすることはできない。
第４ 被告の反論
審決の認定，判断に誤りはなく，原告主張の取消事由は，いすれも理由がな
い。
１ 浜田治雄による本件商標の使用の事実を認定した誤り（取消事由１）に対し
審決が ，浜田治雄による本件商標の使用の事実を認定したことに誤りはない。
その理由は，以下のとおりである。
すなわち，甲２（審判乙１ ） 甲３（審判乙２ ） 甲４（審判乙３） 甲５（審
， ， ，
判乙４），甲１４（審判乙１３）によれば，別紙２記載のとおり，浜田治雄に
よる使用標章の使用の事実が認められる。また，甲６（審判乙５），甲７（審
判乙６），乙１ないし乙３によれば，別紙３記載のとおり，浜田治雄による使
用標章の使用の事実が認められる。そして，本件商標と使用標章は，構成が同
一であるから，浜田治雄による本件商標の使用の事実が認められる。
２ 浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定した誤り（取消事由２）に対し
審決が，浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定したことに誤りはない。
その理由は，以下のとおりである。
(1) 明文の使用許諾契約がないことについて
通常使用権許諾契約は，必ず書面により締結しなければならないものでは
なく，口頭でも黙示でも締結できるものである。
(2) 通常使用権の登録がないことについて
通常使用権の登録は，効力発生要件ではなく第三者対抗要件にすぎないか
ら，原告は，浜田治雄の通常使用権が登録されていないことを理由にその通
常使用権の不存在を主張することはできない。被告は，不使用取消審判請求
人である原告に対し，浜田治雄の通常使用権を主張することができる。
(3) 被告の取締役であることについて
本件において，会社法上の手続を経たかどうかは，本件商標が使用された
かどうかの判断に当たって問題とならない。被告は浜田治雄の同族会社であ
り，浜田治雄への通常使用権の許諾について取締役会の承認を経た。
(4) 浜田治雄に対して使用の許諾をしたという被告の主張を根拠としたこと
について
原告の主張は争う。
第５ 当裁判所の判断
１ 浜田治雄による本件商標の使用の事実を認定した誤り（取消事由１）につい
て
審決が ，浜田治雄による本件商標の使用の事実を認定したことに誤りはない。
その理由は，以下のとおりである。
(1) 使用標章の使用
ア 甲２（審判乙１），甲３（審判乙２ ），甲４（審判乙３），甲５（審判乙
４），甲１４（審判乙１３）及び弁論の全趣旨によれば，別紙２記載のと
おり，浜田治雄による使用標章の使用の事実が認められ， （審判乙５）
甲６ ，
甲７（審判乙６ ），乙１ないし乙３及び弁論の全趣旨によれば，別紙３記
載のとおり，浜田治雄による使用標章の使用の事実が認められる。
別紙２，３記載のとおり，使用標章が付された広告の掲載された新聞の
日付，及び使用標章が付された書簡の日付は，取消審判請求の登録前３年
以内のものであるから，上記の使用標章の使用は，取消審判請求の登録前
３年以内に行われたものと認められる。
イ また，後記２(1)のとおり，浜田治雄は，弁理士であり，浜田国際特許
商標事務所を主宰し，工業所有権に関する手続の代理及びそれに関連する
業務を行っているものであるが，甲１５ないし甲２９によれば，浜田治雄
は，平成１６年（２００４年）ころから，インターネット上に浜田国際特
許商標事務所のホームページを開設し，上記業務に関する広告を行ってお
り，そのホームページには ，使用標章が表示されていることが認められる。
(2) 本件商標と使用標章の同一性
使用標章は，別紙１のとおりである。本件商標と使用標章とは相違する点
がなく，社会通念上同一の商標と認められる。
(3) 指定役務についての使用
使用標章は，別紙２，３記載のとおり，新聞に掲載された浜田治雄の主宰
する浜田国際特許商標事務所（新聞広告上では「浜田国際特許種苗登録事務
所」の名称を用いることもあった。）の広告に付されるとともに，浜田治雄
が外国代理人事務所又は外国代理人宛てに，日本国特許庁への特許出願に関
する手続の代理をしている案件に関してファックスで確認を行った書簡や，
日本国特許庁へ特許出願又は商標登録出願をした旨を報告した書簡，日本国
特許庁に特許出願した案件について審査請求の要否を問い合わせる書簡，日
本国特許庁に意匠登録出願した案件について登録査定されたことを報告する
書簡等に付され，また，浜田国際特許商標事務所のホームページに表示され
ていたから（前記(1)） 「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の
，
事務」について自他識別のための標識として使用されたものと認められる。
(4) 小括
そうすると，浜田治雄は，取消審判請求の登録前３年以内に「工業所有権
に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」について本件商標の使用をして
いたものと認められ，審決が，浜田治雄による本件商標の使用の事実を認定
したことに誤りはない。したがって，取消事由１は理由がない。
２ 浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定した誤り（取消事由２）について
審決が，浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定したことに誤りはない。
その理由は，以下のとおりである。
(1) 通常使用権の許諾
甲３０によれば，被告は ，「東京都港区南青山三丁目４番１２号」を本店
所在地とし ，「内外産業財産権（植物特許および種苗登録を含む）の取得お
よび著作権の仲介管理に関する業務」並びにそれに附帯又は関連する業務等
を目的とする資本金１０００万円の株式会社であり，株式の譲渡制限に関す
る規定が置かれており，役員に同姓の者が多く，浜田治雄は取締役の一人で
あることが認められる。被告は，資本金額が比較的低額であること，株式の
譲渡制限に関する規定が置かれていること，役員に同姓の者が多いことから ，
小規模な同族会社であると認められる。
他方，甲２ないし甲２９及び弁論の全趣旨によれば，浜田治雄は，弁理士
であり，浜田国際特許商標事務所（新聞広告上では「浜田国際特許種苗登録
事務所 」の名称を用いることもあった。外国向けには Universal Patent Bureau」
「
の名称を用いていた。）を同事務所所長として主宰し，工業所有権に関する
手続の代理及びそれに関連する業務を行っていることが認められる。甲１４
によれば，同事務所の所在地は，被告の本店所在地と同じであることが認め
られる。
被告は，審判及び本訴において，浜田治雄が本件商標の通常使用権者であ
る旨の主張を行っている。
これらの事実を総合すると，浜田治雄が浜田国際特許商標事務所を主宰し
て行っている工業所有権に関する手続の代理等の事務は，被告の業務として
の面も有するものと認められる。そして，被告は，浜田治雄に対し，少なく
とも黙示に，本件商標の通常使用権を許諾しているものと認められる。した
がって，浜田治雄は本件商標の通常使用権者であると認められる。
(2) 原告の主張に対し
ア 明文の使用許諾契約がないことについて
原告は ，「審決が，被告と浜田治雄との間に明文の使用許諾契約がない
にもかかわらず浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定したのは誤りで
ある」と主張する。
しかし，通常使用権の許諾は，明文の契約に限らず，黙示の契約によっ
ても可能であるから，原告の上記主張は，採用することができない。
イ 通常使用権の登録がないことについて
また，原告は，「審決が，浜田治雄に通常使用権の登録がないにもかか
わらず浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定したのは誤りである」と
主張する。
しかし，商標法５０条における通常使用権者による登録商標の使用とい
うために通常使用権の登録を要するものではない。また，原告は，浜田治
雄又は被告との関係において，浜田治雄の通常使用権が登録を欠くことを
主張するにつき正当な利益を有する第三者に該当しないというべきであ
る。したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
ウ 被告の取締役であることについて
原告は ，「浜田治雄が被告の取締役であることを根拠として浜田治雄が
通常使用権者であることを認定することはできない」と主張し，その理由
として，①商標権者と通常使用権の許諾を受けようとする者の関係が緊密
であることから通常使用権の存在を認定することが許されるならば，どの
ような関係であれば通常使用権を認めてよいかという範囲が極めて曖昧に
なり，登録制度と矛盾する旨，②浜田治雄が被告の取締役であれば，通常
使用権の許諾は被告との関係で利益相反となり，それについてあらかじめ
取締役会の承認が必要であるが ，そのような手続を経た事実がないことは，
通常使用権の許諾がなかったことを推認させる旨主張する。しかし，原告
の上記主張は，以下の理由により，いずれも採用することができない。
すなわち，浜田治雄が被告の取締役の一人であることを根拠の一つとし
て，浜田治雄が本件商標の通常使用権者であることを認めたとしても，通
常使用権を認めるべき範囲が曖昧になることはないし，登録制度と矛盾す
ることはない。
また，取締役と会社間の利益相反取引に取締役会の承認を必要とする趣
旨は，会社の利益保護を図ることにあるから，会社が同取引の無効を主張
しない場合は，取締役会の承認を経ていないことを理由として第三者がそ
の無効を主張することはできないというべきである。そうすると，仮に被
告と浜田治雄との間の通常使用権許諾契約が，取締役と会社間の利益相反
取引に該当するとしても，被告が浜田治雄に対して通常使用権を許諾した
ことを主張している本件において，原告は，取締役会の承認を経ていない
ことを理由として通常使用権許諾契約の無効を主張することができないと
いうべきである。
そして，前記( 1)のとおり，証拠により認められる事実を総合すると，
浜田治雄は本件商標の通常使用権者であると認められる。
エ 浜田治雄に対して使用の許諾をしたという被告の主張を根拠としたこと
について
さらに，原告は ，「主張と証拠は異なるから，浜田治雄に対して通常使
用権を許諾したという被告の主張を，通常使用権の許諾を認定する根拠と
することはできない」と主張する。しかし，原告の上記主張は，以下の理
由により，採用することができない。
すなわち，被告が浜田治雄に対して通常使用権を許諾していないとすれ
ば，許諾を否認するはずであるにもかかわらず，被告が，浜田治雄に対し
て通常使用権を許諾した旨の主張をしているとの事実（この事実は，審判
官及び当裁判所に顕著な事実である 。）は，通常使用権の許諾を認定する
根拠となるというべきである。
(3) 小括
したがって，取消事由２は理由がない。
３ 結論
以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。原告は，その他
縷々主張するが，審決にこれを取り消すべきその他の違法もない。
よって，原告の本訴請求を棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
飯 村 敏 明
裁判官
中 平 健
裁判官
上 田 洋 幸
別 紙 １ （本件商標及び使用標章）
別 紙 ２
ア 甲２（審判乙１）
浜田治雄がドイツの代理人事務所宛てに，日本国特許庁への特許出願に関する
手続の代理をしている案件に関してファックスで確認を行った２００８年（平成
２０年）５月７日付けの書簡（甲２（審判乙１））には，そのレターヘッドに，
使用標章及びその下に「Since 1967」の文字が表示され， UNIVERSAL PATENT
「
BUREAU」 「4-12
， MINAMI-AOYAMA 3-CHOME MINATO-KU, TOKYO, JAPAN」
等の文字も表示されている。そして，同書簡の右下部には， Haruo HAMADA」
「
及び「Universal Patent Bureau」の表示とともに署名がされている。また，同書簡
には，ドイツの代理人事務所の受領印が押され，回答メッセージが書き込まれ，
ファックスで返信された跡がある。
イ 甲３（審判乙２），甲５（審判乙４）
浜田治雄がドイツの代理人事務所宛てにファックス送信した，日本国特許庁に
特許出願をした旨を報告した２００７年（平成１９年）１０月３１日付けの書簡
（甲３（審判乙２ ））及び日本国特許庁から特許証が発行された旨を報告した２
００７年（平成１９年）８月２日付けの書簡（甲５（審判乙４））にも，それぞ
れのレターヘッドに，使用標章及びその下に「 Since 1967」の文字が表示され，
「 UNIVERSAL PATENT BUREAU」 「 4-12
， MINAMI-AOYAMA 3-CHOME
MINATO-KU, TOKYO, 107-0062, JAPAN」等の文字も表示されている。そして，
両書簡の右下部には， Prof. Haruo HAMADA」及び「 Universal Patent Bureau」の
「
表示とともに署名がされている。
ウ 甲４（審判乙３）
浜田治雄がドイツの代理人事務所宛てに，日本国特許庁へ商標登録出願をした
旨を報告した２００７年 平成１９年）
（ ５月１１日付けの書簡 甲４ 審判乙３）
（ （ ）
には，そのレターヘッドに，使用標章及びその下に「Since 1967」の文字が表示
され， UNIVERSAL PATENT BUREAU」 「4-12
「 ， MINAMI-AOYAMA 3-CHOME
MINATO-KU, TOKYO, 107-0062, JAPAN」等の文字も表示されている。そして，
同書簡の右下部には， Prof. Haruo HAMADA」及び「 Universal Patent Bureau」の
「
表示とともに署名がされている。また，同書簡の右下部には，同日付けでファッ
クスを送信した旨の印影がある。
エ 甲１４（審判乙１３）
２００７年（平成１９年）４月１５日付けの新聞「経済産業新報」（株式会社
経済産業新報社発行，甲１４（審判乙１３））には，その８面下段に，「浜田国際
特許種苗登録事務所」に関する広告が掲載されている。同広告欄は，枠囲いされ
た横長長方形内を横線で上下に仕切り，その横線の上側には ，「すべての技術と
植物の取扱い」「浜田国際特許種苗登録事務所」及び「弁理士
， 浜田治雄」の各
文字が上下三段に横書きされ，かつ，中央の「浜田国際特許種苗登録事務所」の
文字の左側には，使用標章が表示され，その下に「Since 1967」との表示がある。
また，その横線の下側には，同事務所の郵便番号，住所（東京都港区南青山３丁
目４番１２号），電話番号，Fax 番号，メールアドレス，URL の各記載がある。
別 紙 ３
① 甲６（審判乙５）
浜田治雄が外国代理人事務所宛てに，日本国特許庁に特許出願した案件につい
て審査請求の要否を問い合わせる２００７年（平成１９年）１月３０日付けの書
簡（甲６（審判乙５ ））には，そのレターヘッドに，使用標章が表示され，
「UNIVERSAL PATENT BUREAU」等の文字も表示されている。そして，同書
簡の右下部には， H.HAMADA」及び「Universal Patent Bureau」の表示とともに
「
署名がされている。また，同書簡には，外国代理人事務所の回答メッセージが書
き込まれている。
② 甲７（審判乙６）
浜田治雄が外国代理人事務所宛てに，日本国特許庁に特許出願した案件につい
て審査請求の要否を問い合わせる２００６年（平成１８年）９月２８日付けの催
告状 甲７ 審判乙６ ） には，
（ （ ） そのレターヘッドに，使用標章及びその下に Since
「
1967」 の 文 字 が 表 示 さ れ ， UNIVERSAL PATENT BUREAU」 「 4-12
「 ，
MINAMI-AOYAMA 3-CHOME MINATO-KU, TOKYO, 107-0062, JAPAN」等の文
字も表示されている。そして，同書簡の右下部には， H.HAMADA」 「Universal
「 及び
Patent Bureau」の表示とともに署名がされている。また，同書簡には，外国代理
人事務所の回答メッセージが書き込まれている。
③ 乙１
浜田治雄が外国代理人宛てに，日本国特許庁に意匠登録出願した案件について
登録査定されたことを報告する２００８年 平成２０年）
（ ６月４日付けの書簡 乙
（
１）には，そのレターヘッドに，使用標章及びその下に「Since 1967」の文字が
表 示 さ れ ， UNIVERSAL PATENT BUREAU」 「 4-12
「 ， MINAMI-AOYAMA
3-CHOME MINATO-KU, TOKYO, 107-0062, JAPAN」等の文字も表示されている。
そして，同書簡の右下部には，「Prof. Haruo HAMADA」及び「Universal Patent
，
Bureau」の表示とともに署名がされている。また，同書簡には，外国代理人の回
答メッセージが書き込まれている。
④ 乙２
浜田治雄が外国代理人宛てに，日本国特許庁に特許出願した案件について正規
の優先権証明書の手配を求める２００８年（平成２０年）４月３０日付けの書簡
（乙２）には，そのレターヘッドに，使用標章が表示され， UNIVERSAL PATENT
「
BUREAU」，「 4-12 MINAMI-AOYAMA 3-CHOME MINATO-KU, TOKYO,
107-0062, JAPAN」等の文字も表示されている。そして，同書簡の右下部には，
「Prof. H. HAMADA」及び「Universal Patent Bureau」の表示とともに署名がされ
ている。また，同書簡には，外国代理人の受領確認の印が押されている。
⑤ 乙３
浜田治雄が外国代理人宛てに，日本国特許庁に国内書面を提出した国際特許出
願の案件について優先権証明書の手配を求める２００６年（平成１８年）１０月
２４日付けの書簡（乙３）には，そのレターヘッドに，使用標章が表示され，
「 UNIVERSAL PATENT BUREAU」 「 4-12
， MINAMI-AOYAMA 3-CHOME
MINATO-KU, TOKYO, 107-0062, JAPAN」等の文字も表示されている。そして，
同書簡の右下部には， H. HAMADA」及び「Universal Patent Bureau」の表示と
「
ともに署名がされている。また，同書簡には，外国代理人の受領確認の印が押さ
れている。