平成19(ワ)8064特許権侵害差止等請求事件

平成２０年１２月１１日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

平成１９年(ワ)第８０６４号 特許権侵害差止等請求事件

（口頭弁論終結の日 平成２０年９月５日）

判 決

原 告 イリノイ ツール ワークス

インコーポレイテッド

原 告 日本パワーファスニング

株 式 会 社

上記両名訴訟代理人弁護士 原 清

同 藤 原 稔 久

上記両名補佐人弁理士 石 井 暁 夫

同 東 野 正

同 西 博 幸

同 渡 辺 隆 一

被 告 三 鈴 株 式 会 社

同訴訟代理人弁護士 志 村 信 太 郎

上記補佐人弁理士 中 尾 俊 輔

主 文

１ 被告は，別紙イ号物件目録記載の連結ピンを輸入又は販売してはなら

ない。

２ 被告は，前項記載の連結ピンについて，その本店及び営業所並びに工

場・倉庫に存する在庫を廃棄せよ。

３ 被告は，別紙ロ号物件目録記載のキャリアを輸入してはならない。

４ 被告は，前項記載のキャリアについて，その本店及び営業所並びに工

場・倉庫に存する在庫を廃棄せよ。

５ 被告は，原告イリノイ ツール ワークス インコーポレイテッドに対

し，４５５万８０００円及びうち１４５万円に対する平成１９年７月２

１日から，うち３１０万８０００円に対する平成２０年４月１０日から

各支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。

６ 原告イリノイ ツール ワークス インコーポレイテッドのその余の請

求及び原告日本パワーファスニング株式会社の請求をいずれも棄却す

る。

７ 訴訟費用は，原告イリノイ ツール ワークス インコーポレイテッド

と被告との間に生じた費用の３分の２を原告イリノイ ツール ワーク

ス インコーポレイテッドの負担とし，その余は被告の負担とし，原告

日本パワーファスニング株式会社と被告との間に生じた費用は原告日本

パワーファスニング株式会社の負担とする。

８ この判決は，第１，第３及び第５項に限り，仮に執行することができ

る。

９ 原告イリノイ ツール ワークス インコーポレイテッドのために，こ

の判決に対する控訴の付加期間を３０日と定める。

事 実 及 び 理 由

第１ 当事者の求めた裁判

１ 原告ら

(１) 主文第１ないし４項と同旨

(２) 被告は，別紙被告標章目録記載の被告標章に関して，次のアないしエの行為をしてはならない。ア 被告標章を表示したパッケージに包装された連結ピンを輸入又は販売する行為。イ ガスツール用の連結ピン又はガス缶に関する広告 カタログ，（ チラシ，雑誌，インターネットウエブサイト等）に被告標章を表示する行為。ウ ガスツール用の連結ピン又はガス缶に関する広告書類であって被告標章が表示されたものを展示し又は配布する行為。エ 被告標章を付したパッケージに包装されたガス缶を輸入又は譲渡する行為。

(３) 被告は，次のアないしエの物件を焼却又は裁断若しくはその他の方法によって廃棄せよ。ア 別紙イ号物件目録記載の連結ピン用のパッケージであって被告標章を表示したもの。イ 別紙イ号物件目録記載の連結ピン又はガスツール用のガス缶のカタログ，チラシその他の広告書類であって被告標章を表示したもの。ウ 別紙イ号物件目録記載の連結ピンとガスツール用のガス缶とを同梱するパッケージであって被告標章を表示したもの。エ ガスツール用ガス缶の専用パッケージであって被告標章を表示したもの。

(４) 被告は，原告イリノイ ツール ワークス インコーポレイテッドに対し，３２８８万６０００円及びうち２２５０万円に対する平成１９年７月２１日から，うち１０３８万６０００円に対する平成２０年４月１０日から各支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。

(５) 被告は，原告日本パワーファスニング株式会社に対して，１９２０万円及びこれに対する平成１９年７月２１日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。

(６) 訴訟費用は被告の負担とする。

(７) 仮執行宣言被告

(１) 原告らの請求をいずれも棄却する。

(２) 訴訟費用は原告らの負担とする。

第２ 事案の概要

１ 前提事実（証拠等の掲記のない事実は，当事者間に争いがない。）

(１) 当事者ア 原告ら原告イリノイ ツール ワークス インコーポレイテッド（以下「原告ＩＴＷ」という 。）は工業用ファスナーや工具類の製造・販売を主たる事業とする米国法人で，米国はもとより世界各地に支店や営業所，子会社，グループ企業を有している。原告日本パワーファスニング株式会社（以下「原告ＪＰＦ」という。）は，原告ＩＴＷと他の日本法人とが出資して設立された会社を前身としており，原告ＩＴＷから商品の独占的供給を受けている。また，原告ＪＰＦは，原告ＩＴＷから，同社が日本で所有する工業所有権の独占的な実施権・使用権を許諾されている。イ 被告被告は，産業用機械器具卸売等を営む会社である。

(２) 本件特許権ア 原告ＩＴＷは，次の特許権（以下「本件特許権」といい，その特許を「本件特許」という。また，後記イの訂正にかかる請求項１の発明を「本件発明」といい，本件特許権にかかる訂正明細書〔甲３の３参照〕を「本件明細書」という。）を有している。特許番号 第３９００３７４号発明の名称 締結具組立体出 願 日 平成１８年１０月３日分割の表示 特願平１０-２８５４０１の分割原出願日 平成１０年１０月 ７日優 先 日 平成 ９年１０月 ７日（優先権主張国 米国）優 先 日 平成１０年 ３月２５日（優先権主張国 米国）登 録 日 平成１９年 １月１２日イ 訂正審決原告ＩＴＷは，誤記等を理由に，平成１９年６月２５日，訂正審判を請求し，同年７月３１日，訂正を認める審決がなされた 甲３の１～３）（ 。ウ 本件発明の構成要件本件発明の構成要件を分説すると，次のとおりである。Ａ シャンクの上端に頭部を形成している締結具の複数本と，前記複数本の締結具を左右に並列させた状態に保持するキャリアとから成っており，Ｂ 前記各締結具の下端は尖っているＣ 一方，前記キャリアは一体成形品であり，Ｄ このキャリアは，１本の締結具のシャンクが挿入されるスリーブを複数備えており，左右に隣り合ったスリーブは破断可能な架橋部によって連結されているという締結具組立体であって，Ｅ 前記キャリアを構成する各スリーブは，Ｅ１ 前記締結具の頭部側に位置して締結具のシャンクを完全に包囲する上カラーと，Ｅ２ 前記締結具の下端側に位置して締結具のシャンクを完全に包囲する下カラーと，Ｅ３ 上下のカラーの間に位置した中間壁部とを備えており，Ｆ 前記中間壁部は，締結具のシャンクを完全には包囲しておらずに前後に開口した開口部を挟んで左右に分離しており，Ｇ 前記中間壁部の前後両側を側面視矩形の凹状に形成することにより，前記スリーブの開口部はキャリアの正面視で矩形に形成されている，Ｈ 締結具組立体。

(３) イ号物件及びロ号物件の構成被告は，平成１９年４月より前から，別紙ロ号物件目録記載のキャリア（以下「ロ号物件」という。）を輸入した上，別紙イ号物件目録記載の連結ピン（以下「イ号物件」という。 を日本国内において販売しているが，）イ号物件及びロ号物件の構成は次のとおりである。ア イ号物件イ号物件（被告による名称は「ガスピン」）の形態・構造は，別紙イ号物件目録記載のとおりであり，その構成は以下ａないしｈのとおりである。なお，イ号物件は本件特許の技術的範囲に属する。ａ シャンク３の上端に頭部４を形成している１０本のピン２と，１０本のピン２を左右に並列させた状態に保持する１つのキャリア（ストリップ１）とから成っており，ｂ ピン２におけるシャンク３の下端は尖っているｃ 一方，キャリア１は樹脂の一体成形品であり，ｄ キャリア１は，１本のピン２のシャンク３が挿入されるスリーブ５を１０本備えており，左右に隣り合ったスリーブ５は上下２つの架橋部６，７によって連結されている連結ピンであって，ｅ キャリア１を構成する各スリーブ５は，ｅ１ ピン２の頭部４の側に位置した小径の上部分８と，ｅ２ ピン２の下端側に位置した大径の下部分９と，ｅ３ 上部分８と下部分９とを繋ぐ薄板状の中間部分１０とを備えており，ｆ 中間部分１０は前後に開口した開口部１１を挟んで左右に分離しており，ｇ 中間部分１０の前後両側は側面視矩形の凹状に形成されていて，前記スリーブ５の開口部１１はキャリア１の正面視で上下に長い矩形に形成されている，ｈ 連結ピン（ガスピン）。イ ロ号物件ロ号物件はイ号物件を構成するキャリアであり，その形態・構造は，別紙ロ号物件目録記載のとおりであり，その構成は前記アｃないしgのとおりである。

(４) 本件各商標原告ＩＴＷは，次のアないしウの各商標権を有している（甲４～６〔枝番を含む。 ）〕。ア 商標権１（以下「本件商標権１」といい，その登録商標を「本件商標１」という。）登録番号 第３１８０１７３号登録商標 ＴＲＡＫＦＡＳＴ指定商品 第６類 自動釘打機用の金属製くぎ・その他の金属製金具出 願 日 平成 ５年 ２月２２日登 録 日 平成 ８年 ７月３１日イ 商標権２（以下「本件商標権２」といい，その登録商標を「本件商標２」という。）登録番号 第３２１６８４９号登録商標 トラクフアスト指定商品 第６類 自動釘打機用の金属製くぎ・その他の金属製金具出 願 日 平成 ５年 ２月２２日登 録 日 平成 ８年１０月３１日ウ 商標権３（以下「本件商標権３」といい，その登録商標を「本件商標３」という。）登録番号 第３１５９００５号登録商標 トラックファースト／ＴＲＡＫＦＡＳＴ指定商品 第７類 鋲打機その他の金属加工機械器具出 願 日 平成 ５年 ２月１０日登 録 日 平成 ８年 ５月３１日（本件商標３は当初，原告ＪＰＦが出願したが，出願後に原告ＩＴＷに出願人名義変更され，原告ＩＴＷが登録を受けている。）

(５) 原告ＪＰＦの商品表示原告ＪＰＦは，平成５年ころから現在に至るまで，ガスツールを発売開始して以来 ，「ＴＲＡＫＦＡＳＴ 」「トラックファースト」という商品表示（以下「原告商品表示」という 。）を付したガスツールとこれに使用する連結ピン及びガス缶に関して，カタログ，各種の雑誌類，新聞等の各種媒体に広告を行い，また，各種の展示会への展示と販売促進活動を行っている。原告ＪＰＦの連結ピンはガスツールの専用品であり，また，ガス缶はガスツール用の専用品である。「ＴＲＡＫＦＡＳＴ」「トラックファースト」の名称を付したガスツールのカタログ類や広告・宣伝において，連結ピン及びガス缶を並記したものがあり，また，展示会や営業所・販売店では連結ピン及びガス缶をガスツールと一緒に展示している。

(６) 被告標章及びその使用状態被告は，別紙被告標章目録記載のとおり，アルファベットで「ＴｒａｋＱｕｉｃｋ」と横書した標章（以下「被告標章」という 。）をイ号物件のパッケージ（甲１１の１～３），ガス缶のパッケージ（甲１２の１・２），イ号物件及びガス缶の広告（甲１０，甲１３の１・２）に使用している。なお，被告は，イ号物件とガス缶とを同じパッケージに同梱しており，ガス缶のみの注文にも応じるためガス缶専用のパッケージにも使用している。原告らの請求

(１) 原告ＩＴＷは，被告に対し，被告によるイ号物件の輸入，販売行為が本件特許権を侵害し，ロ号物件の輸入行為が，原告ＩＴＷの本件特許権を間接的に侵害しており，また，被告による被告標章の使用行為が，原告ＩＴＷの本件商標権１ないし３を侵害すると主張して，ア 本件特許権に基づき，連結ピンの輸入又は販売の差止め並びにその廃棄，キャリアの輸入の差止め及びその廃棄を求め，イ 本件商標権１ないし３に基づき，(ア) 被告標章を表示したパッケージに包装された連結ピンの輸入，販売等，被告標章の使用の差止め，(イ) 連結ピン用のパッケージであって被告標章を表示したものの廃棄等を求めるとともに，ウ 本件特許権及び本件各商標権の侵害に基づく損害金３２８８万６０００円及びうち２２５０万円に対する訴状送達の日の翌日である平成１９年７月２１日から，うち１０３８万６０００円に対する訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成２０年４月１０日から各支払済みまで民法所定年５％の割合による遅延損害金の支払を求め，

(２) 原告ＪＰＦは，被告に対し，被告による被告標章の使用行為が，原告ＪＰＦの販売する連結ピン等の周知商品表示と類似し，不正競争行為に該当すると主張し，ア 不正競争防止法３条，２条１項１号に基づき，(ア) 被告標章を表示したパッケージに包装された連結ピンの輸入，販売等，被告標章の使用の差止め，(イ) 被告標章を表示したパッケージ等の廃棄等を求めるとともに，イ 不正競争防止法４条，２条１項１号に基づく損害金１９２０万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成１９年７月２１日から支払済みまで民法所定年５％の割合による遅延損害金の支払を求めている。争点

(１) 本件特許は無効審判により無効とされるべきか否か（争点１）

(２) ロ号物件の輸入が本件特許権を間接的に侵害するか否か（争点２）

(３) 被告による被告標章の使用行為が本件商標権１ないし３を侵害するか否か（争点３）

(４) 被告による被告標章の使用行為が，原告ＪＰＦに対する不正競争行為 不（正競争防止法２条１項１号）に該当するか否か（争点４）

(５) 損害額（争点５）争点に関する当事者の主張

(１) 争点１（本件特許は無効審判により無効とされるべきか否か）について【被告の主張】本件発明は，本件特許の出願日前に公表された特開平５－８７１１１号公報（乙３。以下「乙３文献」といい，これに記載された発明を「乙３発明」という。 及び実開平６－４０４２７号公報（乙４。以下「乙４文献」）といい，これに記載された発明を「乙４発明」という 。 ）及び米国特許」３４３８４８７号明細書（乙５の１。以下「乙５文献」といい，これに記載された発明を「乙５発明」という。）の各発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，本件特許は，特許法２９条２項の規定に違反して特許されたものであるから，同法１２３条１項２号の規定により，特許無効審判により無効にされるべきである。ア 乙３発明について乙３文献には，本件発明の用途と基本構造が共通した 締結具組立体」「が開示されている。イ 本件発明と乙３発明の一致点と相違点本件発明と乙３発明の相違点は，乙３発明において円形あるいは楕円形であった開口部が，本件特許において「矩形」になっており，この結果開口部の鋭角に応力集中が生じスリーブの破壊が容易になるという点（本件発明の構成要件Ｇ）のみである。ウ 引用発明における示唆前記相違点については，平成６年５月３１日発行の乙４文献及び１９６９年 昭和４４年）（ ４月１５日登録の乙５文献にすでに示されている。(ア) 乙４発明乙４文献では，連結釘の連結部を切断するための切り込み（スリット）について，従来技術が乙４文献図３のように円形のスリットであったところを（別紙乙４文献【図３ 】 ，半円形の切欠部７においてス）リット１７，言い換えると０度に限りなく近い鋭角なＶ溝１７を設け（別紙乙４文献【図１ 】 ，その先端に応力を集中させてファスナの）保持体たるテープを破断する技術が示されている。(イ) 乙５発明乙５文献に示されている技術は，連結釘の連結部を切断するために同文献図１の符号２０のようなダイヤモンド型の開口部を設けることにより（別紙乙５文献【図１ 】 ，ダイヤモンド型の鋭角部に圧力を）集中させてファスナの保持体たるテープの破断を容易にするというものである（第４欄１８～２１行，第６欄２２～２７行）。(ウ) 破断箇所を円形からＶ形に変更することは当業者にとって技術の具体的適用に伴う設計変更であることは明白である。エ 容易想到性(ア) 技術分野の関連性乙３発明及び乙４発明に係る技術分野は，いずれもファスナを並列に保持するファスナストリップ（ファスナ保持体）であり，国際特許分類は「Ｆ１６Ｂ１５／０８（くぎを集積して一体に形づくられているが，簡単に分解できるもの ）」であるため，本件発明の技術分野と関連する。また，乙５発明に係る技術分野についても，連結釘（ファスナ）を並列に保持するテープ（ファスナ保持体）であり，乙３発明，乙４発明と同様，本件発明の技術分野と関連する。(イ) 乙３発明と本件発明との共通性乙３文献に記載された発明の具体的な作用効果の１つとして，上側部分３６に凹所４０，４２を形成してスリーブ３２に開口部４４，４８を形成することにより，上側部分３６を破断可能な部分とし，ファスナ１２の打込の際にこの上側部分３６を割り拡げて破断することを可能としたことが挙げられている（ ０００７ 】【 【００２７ 】 。この）作用効果は，スリーブ３２の破断の容易性に程度の違いこそあるものの，スリーブの中間付近に形成した凹所によりスリーブに開口部を形成し，ファスナを打ち込む際に開口部を応力集中の発生源としてスリーブの破断を容易にしている点において，本件発明の作用効果と共通する。(ウ) 乙４，５発明と本件発明との共通性乙４文献に記載された発明の課題は，手によって軽い力で引き千切ることができる連結釘のテープを提供することであるため（ ０００【８ 】 ，本件発明の課題と異なるようにも思われるが，乙４発明の上）位概念化した課題及び作用効果は，破断箇所に「何らかの手段」を適用して破断を容易にする点にあり，その観点からすると，乙４発明と本件発明は，課題及び作用効果において共通するといえる。乙５文献に記載された発明の課題も，軽い力で切断することができる連結釘のテープを提供することであり，乙４文献と同様，破断箇所に「何らかの手段」を適用して破断を容易にする点にあり，乙５発明と本件発明は，それらの課題及び作用効果において共通する。(エ) 乙３発明における「矩形の凹状に形成する」構成の積極的排除について（原告ＩＴＷの主張ア(ア)に対する反論）ａ 原告ＩＴＷは，乙３発明は，本件発明の構成要件Ｇ「中間壁部の前後両側を側面視矩形の凹状に形成する」という構成を積極的に排除している旨主張する。しかし，乙３文献には，開口部の形状が円形以外の形状である場合に開口部による効果を奏しない旨の記載がなく，凹所及び開口部がなぜ湾曲形もしくは円形なのかが明示されておらず，当業者からみても不明である。むしろ，乙３発明では，スリーブ間のせん断箇所となる上下のブリッジにＶ形をそれぞれ適用しており，乙３文献は「各スリーブの脆いブリッジは，上側，横及び下側のＶノッチが最も深い箇所できれいにせん断される傾向にあり」とその効果を明確に示唆している（ ００２６ 】 。つまり，乙３発明はブリッジにおいて応力集中を【 ）積極的に利用した技術を適用しており，その技術を他の破断箇所たる開口部に応用することを考えれば，開口部の形状を円形からＶ形を有する矩形に変更することは自然の流れといえる。また ，「開口部を円形から矩形に変更すること」に際し ，「中間壁部の前後両側に形成された窪んだ部分 凹所）（ を湾曲形から矩形に変更すること」を動機付けることについても，開口部の形状変更のために凹所の形状が変更されるのは，スリーブの全体形状に鑑みれば当然の結果であるから，凹所が湾曲形であることは矩形とするにあたって阻害要因にならない。また，乙３文献において「破断可能な上側部分３６の割り拡げられたセグメントは，環状部分（下側環状部分）３４と一体のままの傾向がある。しかしながら，１つ又は双方のセグメントが時によって千切れることがあり ， （ ００２７ 】」【 ）と記載されていることに照らすと，凹所及び開口部の作用効果は，応力集中の発生源となって上側部分３６及びセグメントが時として破断することであり，乙３発明ではセグメントが一体のままか千切れるかは重要視されていないというべきである。そうすると，凹所及び開口部の形状が湾曲形もしくは円形であるか矩形であるかは，乙３発明の課題の解決及び作用効果に何ら影響を及ぼさない。以上のように，乙３発明の課題の解決及び作用効果に鑑みると，乙３発明において，凹所及び開口部の形状は重要事項ではなく，構成要件Ｇ「中間壁部の前後両側を側面視矩形の凹状に形成する」が積極的に排除されているとはいえない。ｂ また，原告ＩＴＷは，乙３発明において，窪んだ凹所を側面視で湾曲させているのは，ワークへの打ち込み後にスリーブの全体が確実にファスナに残ったままになるように，打ち込み時の圧縮応力を分散させることにより，中間部の付け根箇所に打ち込み時の圧縮荷重に抗して破断しない高い強度を確保させるためである旨主張する。しかし，乙３文献にはそのような記載が一切なく，むしろ，上記効果を否定しているかのごとき内容が乙３文献の【００２７】及び図１４に示されている。すなわち，乙３文献には，上側部分３６の割り拡げられたセグメントが時によって環状部分（下側環状部分）３４から千切れることを想定していたことが記載されており，このことは図１４からも明らかである。以上のように，乙３文献においては原告ＩＴＷが主張するスリーブによる圧縮応力分散効果は生じず，むしろ，破断容易効果が示されている。(オ) まとめ以上のように，乙４，５文献には，円形の破断箇所に鋭角のＶ溝 ス（リット）を形成したり，円形の破断箇所を鋭角のＶ溝に変更したりすることにより応力集中を利用した破断を容易にする周知・慣用技術が記載されているところ，乙４，５文献に開示された周知・慣用技術は本件発明のスリーブ間のブリッジに相当する部分に形成されたノッチや開口部に適用されており，連結釘の連結部を破断させやすくするための切り込みや空洞部の形状として，円形や楕円形などの曲線で構成される形状ではなく，角部からなる形状を用いることによって，圧力を集中させ破断を容易にすることは公知の技術である。したがって，破断やせん断を行なう部分がブリッジか否かにかかわらず，その技術を組み合わせ，または置換することは極めて容易である。【原告ＩＴＷの主張】乙３発明と乙４，５発明から本件発明の構成要件Ｇを着想することはできず，本件発明は進歩性を有している。ア 乙３，４，５文献の開示内容(ア) 乙３発明について乙３文献には用途と基本構造とが共通した「締結具組立体」が開示されているところ，この乙３文献には，本件発明の開口部に相当する「窪んだ凹所 」「窓」の形態に関する記載中，いずれも窪んだ凹所は「湾曲」しており（別紙乙３文献【図６，７ 】 ，本件発明の構成要）件Ｇのように「中間壁部の前後両側を側面視矩形の凹状に形成することにより，前記シャンクの開口部はキャリアの正面視で矩形に形成されている」という構成は示唆・開示されていない。そして，乙３発明では出願当初から請求項１において「湾曲する窪んだ凹所」を構成要件としているが，これは， 湾曲する窪んだ凹所」「を発明の主要構成の一つとして認識しているからである。窪んだ凹所を側面視で湾曲させているのは，ワークへの打ち込み後にスリーブの全体が確実にファスナに残ったままになるように，打ち込み時の圧縮応力を分散させることにより，中間部の付け根箇所に打ち込み時の圧縮荷重に抗して破断しない高い強度を確保させるためである。したがって，本件発明の構成要件Ｇのように「中間壁部の前後両側を側面視矩形の凹状に形成する」という構成は積極的に排除しているといえる。(イ) 乙４発明について乙４発明は，連結釘用テープに関するものであり，乙４文献に記載しているように，釘を打ち込んでもテープは破断することなく釘打ち機に残ったままである。そして，このタイプでは釘が抜けた後のテープは釘打ち機の先端部から上向きにはみ出すのであるが，はみ出し量が長くなり過ぎると作業の邪魔になるのである程度の長さになると切除している。その際，作業者が手で簡単に引き千切ることができるように，側板１２のうち送り用の孔１３を挟んだ上下の箇所にスリット１７を形成したものである。(ウ) 乙５発明について乙５発明は，乙４発明と同じ連結釘用テープにおいて，引っ張り応力を集中させるものであり，乙５文献には，ダイヤモンド形（菱形）の開口部（２０）と上下のノッチ（１６ａ）とを同一線状に設けて，ノッチと開口部とを結ぶ線Ｓに応力を集中させることで容易に引き裂けるようにすることが開示されている。開口部をダイヤモンド形（菱形）に形成しているのは，開口部の上下をＶ形と成すことで引き裂き易くしているものであり，したがって，乙５文献にはＶ溝（ノッチ）による容易化引き裂き手段が記載されているといえる。イ 具体的な考察(ア) 乙３発明と乙４，５発明との比較乙３発明と乙４，５発明との間には，下記ａないしｅの相違点が認められる。ａ 乙３発明と乙４，５発明とは広い意味での締結具組立体（連結ファスナ）として共通するとはいえるが，乙３発明はファスナと一緒にスリーブも後続から離脱してワークに打ち出されるのに対して，乙４，５発明のものは打ち込みによって釘がテープから抜け出るものであり，両者はファスナと保持体（キャリア，テープ）との関係が全く相違しており，両者は技術的親近性が低いといえる（相違点ａ）。ｂ そもそも，乙４，５発明には乙３発明のスリーブに相当する部分が存在しない（相違点ｂ）。ｃ 乙３発明では打ち込みによる圧縮力によってスリーブの中間部が変形するのに対して，乙４，５発明では打ち込み後にテープの形態には変化はない（破断や変形はない。 （相違点ｃ）） 。ｄ 乙４，５発明には圧縮によって変形するスリーブは存在しないから，破断しにくくするとか破断し易くするとかいうスリーブの機能・作用に関する課題を乙４，５文献から窺い知ることはできない（相違点ｄ）。ｅ 乙３発明のスリーブは圧縮力によって変形するのに対して，乙４，５発明のテープは引っ張り応力によって破断するものであり，両者は変形・破断の原理・メカニズムが全く相違している 相違点ｅ）（ 。ｆ 乙３発明ではスリーブの変形はファスナの打ち込みの度に行われるもので，スリーブの変形は打ち込みシステムの一要素になっているのに対して，乙４，５発明によるテープの切除は作業者の恣意に委ねられた任意的行為であり，したがって，テープを切除しない場合も有り得る（相違点ｆ）。以上によれば，乙３発明と乙４，５発明とは技術内容が大きく相違しており，乙３発明において打ち込みによって中間部が変形することと，乙４，５発明においてテープを切除することとの間には技術的な関連性は全くない。(イ) 乙３発明と本件発明との比較本件発明は，スリーブにおける中間壁部の破断を容易ならしめることを課題として構成要件Ｇを採用しているが，乙３文献にはこのような課題は全く示唆・開示されていない。逆に，中間部は窪んだ凹所を湾曲させるという応力分散措置を講じているから，乙３発明は，中間壁部の破断を容易ならしめるために本件発明の構成要件Ｇを採用することを排除していると認められる（すなわち阻害要因がある）。(ウ) 容易想到性について乙３発明の中間部は圧縮荷重によって変形するものであるのに対して，乙４，５発明のテープは引っ張り荷重によって千切れるものであり，乙３発明の中間部が変形することと乙４，５発明のテープが千切れることとは，その目的・機能において相違すると共に変形・破断のメカニズムが全く相違しているから，当業者が乙３文献及び乙４，５文献に接しても，両者を組み合わせようと動機付けられることなど全く無い。当業者が乙３文献と乙４，５文献とから本件発明に想到できるとしたら，当業者は，乙３文献から中間部の破断を容易化するという課題を抽出するステップ ステップ１）（ を出発点として，乙４発明のスリット１７や，乙５発明のＶ溝２０，１６ａをスリーブの中間部に適用するという着想を得るステップ（ステップ２ ），スリットやＶ溝を改変して窪んだ凹所を側面視矩形に変容させるというステップ（ステップ３）の３つの思考ステップを経る必要がある。しかし，乙３発明はステップ１の思考を排除するものであるから，そもそも乙３文献及び乙４，５文献から本件発明に至るきっかけが存在しないし，また，乙４発明のスリット１７も，乙５発明のＶ溝２０，１６ａもテープを引き裂くためのものであって，乙３発明のスリーブとは無関係のものであるからステップ２の思考に至ることなど有り得ず，更に，乙４発明のスリット１７も，乙５発明のＶ溝２０，１６ａも引っ張り応力を集中させるための手段であって，乙３発明のように圧縮応力を集中させるものにそのまま適用できないことは明らかであるからステップ３の思考など望むべくもない。(エ) まとめ以上によれば，乙３文献と乙４，５文献から本件発明の構成要件Ｇを着想することはできないから，本件発明が進歩性を有していて無効理由を含んでいないことは明らかである。

(２) 争点２（ロ号物件の輸入が本件特許権を間接的に侵害するか否か）について【原告ＩＴＷの主張】ア ロ号物件の構成ロ号物件はイ号物件を構成するキャリアであり，前記前提事実(３)アのｃ～gの構成になっている。イ ロ号物件の利用状況ロ号物件はイ号物件を構成するキャリアであるが，イ号物件のキャリアが本件発明のキャリアの構成要件を全て充足しているから，ロ号物件が本件発明におけるキャリアの構成要件を全て充足していることは明らかである。そして，本件発明においてピンには発明性はなくて発明の特徴は専らキャリアの形態にある。また，ロ号物件はピンを組み込んでイ号物件と成すことで初めて使用価値が生じるものであり，それ自体を他の何らかの用途に使用できるものではない。すなわち，ロ号物件はイ号物件の専用品である。したがって，ロ号物件を輸入する行為は本件特許権の間接侵害（特許法１０１条１号）に該当する。【被告の主張】争う。

(３) 争点３（被告による被告標章の使用行為が本件商標権１ないし３を侵害するか否か）について【原告ＩＴＷの主張】ア 類否判断の基準について商標の類否の判断にあたっては、同一又は類似の商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察しなければならない（最高裁昭和４３年２月２７日判決，最高裁平成４年９月２２日判決）。イ 本件商標１について本件商標１の指定商品は「金属製金具」であり，被告標章が付されているイ号物件は，釘や鋲に類したものであるから，上記指定商品に含まれる。本件商標１と被告標章とを対比すると，両者は前半の「ＴＲＡＫ」において共通し，後半の「ＦＡＳＴ」と「Ｑｕｉｃｋ」とにおいて相違している。しかし ，「ＦＡＳＴ」も「Ｑｕｉｃｋ」も「速い」という意味で共通しており，かつ ，「ＦＡＳＴ」も「Ｑｕｉｃｋ」も英語教育の初期に教えられる基礎的単語であって日本において半ば日本語化しているといえる程に意味が良く知られている。したがって，本件商標１と被告標章とに接した需要者は，両商標から同じ観念を直感するから，同一又は類似商品に使用すると商品の出所に混同を生じる。なお，鉄筋コンクリート建物では，躯体を施工してから，間仕切壁で室を仕切ることが一般的であり，この場合，断面コ字状の溝型鋼を天井面に固定した溝型鋼（天レール）と床面に固定した溝型鋼（地レール）との溝内に格子状等の枠材（下地フレーム）を嵌め込んで固定し，この枠材に石膏ボード等の壁パネルを固定することが行われているが，この溝型鋼を「ｔｒａｋ 」「トラック」と称しており，ガスツールの需用者をはじめとした建築関係者にはそのことが知られている。原告ＩＴＷは，建築用ガスツールを製造，販売しており，特に，溝型鋼をコンクリートの躯体にピンで締結するためのガスツールとこれに使用する金具（連結ピン）とに「ＴＲＡＫＦＡＳＴ」の本件商標１を使用しているが，型鋼材の正式表示である「ＴＲＡＣＫ」をそのまま使用するのではなくて ，「Ｔｒａｃｋ」の意味観念を残す（暗示する）用語として「Ｃ」がない「ＴＲＡＫ」の文字を使用しており，このような工夫によって原告の「ＴＲＡＫＦＡＳＴ」はより識別力が強いものになっている。したがって，被告標章は本件商標１に類似し，被告が被告標章をガスツール用連結ピン（イ号物件）に使用する行為は，本件商標権１を侵害する。ウ 本件商標２について本件商標２は本件商標１を音訳したものであり，需要者は「トラク」から「ＴＲＡＫ」を想起して「フアスト」から「ＦＡＳＴ」を想起するものである。一方，被告標章からは「トラク クイック」又は「トラック クイック」の称呼を生じるが，被告標章の称呼のうち前半の トラク」「 又は トラッ「ク」は本件商標２における前半の「トラク」と同一又は酷似している。そして，需要者は，本件商標２を構成する後半の「フアスト」からは「速い」という意味を直感する一方，被告標章の「Ｑｕｉｃｋ」からも「速い」という意味をストレートに受け取る。したがって，被告標章は本件商標２に類似し，被告が被告標章をガスツール用連結ピン（イ号物件）に使用する行為は，本件商標権２を侵害する。エ 本件商標３について本件商標３は片仮名の トラックファースト」「 とアルファベットの Ｔ「ＲＡＫＦＡＳＴ」とを二段併記したものであるが，これらの商標に被告標章が類似することは前記のとおりである。また，被告標章は，高い識別力を有する「ＴＲＡＫ」の文字を含む点で本件商標１と共通している。したがって，被告標章は本件商標３に類似し，被告が被告標章をガスツール用ガス缶に使用する行為は，本件商標権３を侵害する。【被告の主張】ア 本件商標１について本件商標１と被告標章は以下のとおり類似しないから，被告の行為は本件商標権１を侵害していない。なお，被告は，その後 ，「Ｔｒａｋ Ｑｕｉｃｋ」に代えて「けいてんやさん」という商標を用いることとし，平成１９年７月２６日には同商標の商標登録出願のうえ（乙１３） 遅くとも，同年８月までには「Ｔ，ｒａｋ Ｑｕｉｃｋ」なる商標の使用を中断している。(ア) 外観の相違ａ 本件商標１は ＴＲＡＫＦＡＳＴ」「 であるところ，被告標章は Ｔ「ｒａｋ Ｑｕｉｃｋ」であり「ＦＡＳＴ」と「Ｑｕｉｃｋ」の単語の相違のみで外観は大きく異なる。ｂ 本件商標１は全てアルファベットの大文字で表記されているのに対し，被告標章は構成する単語の１文字目のみが大文字でありその余は小文字で表記されている。その他，本件商標１は連続して等間隔で表記されているのに対し，被告標章は「Ｔｒａｋ」と「Ｑｕｉｃｋ」の間に間隔が設けられているし，本件商標１は普通の活字であるのに対し，被告標章は斜体となっている。(イ) 称呼の相違本件商標１は「トラックファースト」ないし「トラックファスト」と称呼されるのに対し，被告標章は「トラッククイック」と称呼されるものであり ，「ファースト」ないし「ファスト」と「クイック」では称呼が大きく異なるものである。(ウ) 観念の相違原告ＩＴＷは，本件商標１を和訳をすれば， 速い」 トラック」 建「 「 （築用溝型鋼）を意味すると主張するが，日本において「ＦＡＳＴ」と「Ｑｕｉｃｋ」自体が明らかに別の言葉であり，ユーザーはそれぞれ「ファスト 」「クイック」と理解するのみであり，日本語に意味を変換して商品名を理解するユーザーはおらず，仮に「早い」「速い」という意味であることを理解しても ，「Ｑｕｉｃｋ」から「ＦＡＳＴ」を連想するようなことはない。また，原告ＩＴＷが主張するように，語義を勘案するのであれば Ｆ「ＡＳＴ」は「速度的な速さ」を意味するのに対し ，「Ｑｕｉｃｋ」は「動作などの機敏なさま」を意味するのであるから別語であることは明白である。イ 本件商標２について本件商標２は片仮名表記であり，アルファベットで構成されている被告標章と類似しないことは明白である。ウ 本件商標３について本件商標３のうち片仮名部分については本件商標２と，アルファベット部分については本件商標１と，それぞれ同じ理由に基づき，被告標章と類似しない。エ 本件商標１ないし３の識別力について原告ＩＴＷは「ＴＲＡＫ」が原告ＩＴＷの工夫によって使用されている旨主張するが，本来の「ＴＲＡＣＫ」に変えて「ＴＲＡＫ」という表記を用いることは一般的なことであり（乙７ ），ステンレス鋼を取り扱う会社名でも「ＴＲＡＫ」という表記を用いている（乙８）。したがって，英語を母国語としない日本においては，「ＴＲＡＫ」と「ＴＲＡＣＫ」は，同語ととらえられているものであるから，原告ＩＴＷの主張はあたらない。オ 出所混同のおそれ需用者が広く一般消費者である健康補助食品においても，先行商品である「カロリーメイト」と後発類似商品である「カロリーバランス」という商品が市場で混在している（乙９ ）。しかし，一般消費者にとって「カロリーメイト」という商品は著名であることから ，「カロリーバランス」という商品が類似の商品であると認識しても，その出所を混同する恐れはないといえ，同様のことはインスタントラーメンにおける著名な商品である「カップヌードル」「カップスター」にも当てはまる。上記各商品名が許容されていることを勘案すれば，本件においても，需用者が「Ｔｒａｋ Ｑｕｉｃｋ」と「ＴＲＡＫＦＡＳＴ」の出所を混同するおそれはないといえる。

(４) 争点４（被告による被告標章の使用行為が，原告ＪＰＦに対する不正競争行為（不正競争防止法２条１項１号）に該当するか否か）について【原告ＪＰＦの主張】ア 原告商品表示とその周知性について(ア) 原告ＪＰＦによるガスツール販売状況原告ＪＰＦは，原告ＩＴＷの日本総代理店としての地位に基づき，原告ＩＴＷが開発したガスツール，連結ピン並びにガス缶を日本で独占販売している。なお，原告ＪＰＦはガスツールについて日本向けに独自の改良を加えており，また，連結ピン及びキャリア ストリップ）（の自社生産も行っている。原告ＪＰＦは，ガスツール，ガスツール用連結ピン，及びガスツール用のガス缶 ガスカートリッジ）（ の各商品を過去１５年以上にわたって日本で独占販売し，その販売台数累計は２万台に達している。なお，原告ＪＰＦのグループ会社としてジェイ・ピー・エフ・ワークス株式会社（以下「ＪＰＦワークス」という。）があり，同社が原告ＩＴＷとの独占的販売契約はＪＰＦワークスが契約当事者であったこともあり，また，ＪＰＦワークスがガスツール等を販売していたこともある。このＪＰＦワークスは原告ＪＰＦと同一視できる密接な関係にあり，そして，平成１９年１月１日をもって原告ＪＰＦに吸収合併されている。したがって，原告ＪＰＦとＪＰＦワークスとは一体のものとして理解して差し支えない。原告ＪＰＦは何種類かのガスツールを販売してきているが，その中で主力をなしているのが「トラックファースト／ＴＲＡＫＦＡＳＴ」の商品表示を付した商品である。すなわち，ガスツールは原告ＩＴＷにおいて開発されたものであるが，日本において ，「ＴＲＡＫＦＡＳＴ」は原告ＪＰＦの努力により，ガスツールを代表する機種として広く知られている。なお，ガス式打ち込み工具については，リヒテンシュタインに本社をおくヒルティ社が平成１５年半ば頃から参入し，また，平成１６年月頃から日本法人であるマックス株式会社が参入してきたが，両社の販売台数は僅かであり，両社が参入した現在（提訴時点）においても，日本に存在するガス式打ち込み工具はその大半が原告ＪＰＦの販売に係るものである。そして，原告ＪＰＦはガスツールの単なる販売店ではなく，例えば銃刀法による規制をクリアーして所持許可なしで使用できるように改良するというように，ツールに様々の改良を加え，かつ，ガスツールの導入当初から多大の費用をかけて広告・宣伝に務めてきている。このような原告ＪＰＦの努力によって初めてガスツールは日本市場（特に建築関係）で普及するに至り，かつ，強力かつ継続的な広告・宣伝により，建築業者の間で ，「ＪＰＦのガスツール 」「ガスツールのＪＰＦ」と認識されるに至っているのであり，なかんずく ，「ＴＲＡＫＦＡＳＴ 」「トラックファースト」は原告ＪＰＦまたは原告ＪＰＦのグループ会社の商品であることを示す表示として業界に広く認知されている。(イ) 広告・宣伝の詳細について原告ＪＰＦは，平成５年ころから現在に至るまで，ガスツールを発売開始して以来 ，「ＴＲＡＫＦＡＳＴ 」「トラックファースト」のガスツールとこれに使用する連結ピン及びガス缶に関して，カタログ，各種の雑誌類，新聞等の各種媒体に継続的かつ大量の広告を行い，また，各種の展示会への継続的かつ積極的な展示と販売促進活動を行っている。また，原告ＪＰＦは，北海道から九州まで多くの支店・営業所を有すると共に，多数の販売店・代理店網を有しており，これら支店・営業所・販売店・代理店からなる販売網を通じたカタログの配布や製品の説明に務めている。これら継続的かつ強力な広告・宣伝活動及び広い販売網を通じた営業・広告活動，ガスツールの商品の優秀性・使い勝手の良さ，及びガスツールのデザインの斬新さとが相俟って，代表的ブランドである Ｔ「ＲＡＫＦＡＳＴ 」「トラックファースト」の名称は，打ち込み工具及びこれに使用する連結ピンに関して原告ＪＰＦまたは原告ＪＰＦのグループ会社の商品を表示するものとして，日本の建築業界で広く知られるに至っている。(ウ) 連結ピン及びガス缶に関する ＴＲＡＫＦＡＳＴ」 トラックファー「 「スト」の周知性原告ＪＰＦの連結ピンはガスツールの専用品であり，また，ガス缶はガスツール用の専用品である 。「ＴＲＡＫＦＡＳＴ 」「トラックファースト」の名称を付したガスツールのカタログ類や広告・宣伝において連結ピン及びガス缶を並記したものも多々あり，また，展示会や営業所・販売店では当然のことながら連結ピン及びガス缶をガスツールと一緒に展示している。したがって，「ＴＲＡＫＦＡＳＴ」「トラックファースト」の名称の周知性は連結ピン及びガス缶にも及んでいる。ガスツールを使用している建築現場では多くの職人が出入りしており，連結ピン及びガス缶も，多くの目に触れることになる。その際，ホースも無しに打ち込み作業を軽快に行っている作業状態が人目を引くことも予想される。このように，ユーザーが「ＴＲＡＫＦＡＳＴ」「トラックファースト」の表示が大きく施されていて人目につく原告ＪＰＦのガスツールを現場で使用する行為は，連結ピンとガス缶を宣伝するのと同じ効果を発揮しているといえるが ，「ＴＲＡＫＦＡＳＴ 」「トラックファースト」の名称は原告ＪＰＦ又は原告ＪＰＦのグループ会社の連結ピン及びガス缶を表示するものとして建築業者を中心に広く知られている。(エ) 以上のように ，「ＴＲＡＫＦＡＳＴ」及び「トラックファースト」は，原告ＪＰＦ又は原告ＪＰＦのグループ会社の商品である連結ピン及びガス缶の表示に該当し，その表示は周知となっている。イ 類似・混同前記(３)【原告ＩＴＷの主張】のとおり，被告標章が「ＴＲＡＫＦＡＳＴ 」「トラックファースト」に類似することは明らかであるため，需要者は，被告標章を付したイ号物件が恰も原告ＪＰＦの供給に係る商品であるかのように誤認し，このため混同を引き起こすことになる。近年，インターネットによる商品購入が増えているが，被告の広告にある「Ｔｒａｋ Ｑｕｉｃｋ」に接した購入者は ，「Ｔｒａｋ Ｑｕｉｃｋ」が「ＴＲＡＫＦＡＳＴ，トラックファースト」と同じ意味・観念を持つことから，被告商品があたかも原告ＪＰＦによる純正品であるかのように誤認することは明らかであり，したがって，混同のおそれは拡大しているといえる。原告ＪＰＦはガスツールを修理又はメンテナンスしているが，修理依頼品には被告のイ号物件が含まれていることが多々あり，この事実からも，需要者が被告のイ号物件を原告ＪＰＦの純正品と誤信して使用していることを推認できる。【被告の主張】ア 混同のおそれガスツールは建築業者が使用するものであるところ，業者間では，使用する連結ピン及びガス缶について「純正品」とサードパーティー製の互換製品があることは周知されている。すなわち，各業者は，原告ＪＰＦの純正品である「ＴＲＡＫＦＡＳＴ」と，それ以外の商品について，コストと安心感を天秤にかけて，いずれを使用するか判断するが，被告販売商品は ，「ＭｉＳｕＺｕオリジナル商品（ポスター ）」として表示されているものであり，被告のオリジナル商品であることは明確である（乙１ ）。更には，原告ＪＰＦの問題とする段ボール箱には大きく「ＦＵＥＬＣＥＬＬ＋ＰＩＮ」と表記されており（甲１０，甲１１の１），発売元製造元が明記されている（甲１２の２）。したがって，建築業者は，被告販売商品が原告ＪＰＦの純正品でないことを知った上で購入しており，その商品の出所について混同は生じていない。イ 被告の販売状況被告は本件各商品が輸入される際の箱に「Ｔｒａｋ Ｑｕｉｃｋ」と記載されていることからそのまま販売しているだけであり，殊更この名称を強調して販売していない。本件で問題となる商品は，原告ＪＰＦの販売するガス銃に適合する消耗品であるから，被告が，原告ＪＰＦの商品の需要者と重なる需要者に対して，商品販売をすることは当然であるが，被告は，原告ＪＰＦの商品と混同される，あるいは原告ＪＰＦが主張するような誤解を与えるような商品販売を一切していない。

(５) 争点５（損害額）について【原告らの主張】ア 原告ＩＴＷの損害(ア) 特許権侵害による損害額ａ 原告ＩＴＷは，被告の故意または過失に基づく侵害行為により，本件特許権を侵害され，本件特許権の実施料に相当する額の損害を被った。被告は，遅くとも平成１６年８月頃から現在に至るまでイ号物件を販売し続けている。ｂ 平成１９年４月１日から同年６月末日まで上記期間におけるイ号物件の販売数はピンにして１５０万本である。ｃ 平成１９年７月１日から平成２０年３月末日まで平成１９年７月１日から同年１２月末日までの６か月間にイ号物件をピンにして３４６万２０００本販売しており（乙１０ ），１か月あたり５７万７０００本を販売したことになる。したがって，被告は，平成１９年７月１日以降平成２０年３月末日までの９か月間に，少なくともピンにして５１９万３０００本相当のイ号物件を販売したことが推認できる。〔計算式〕(3,462,000÷6)×9＝5,193,000ｄ 損害額本件特許権の侵害によって原告ＩＴＷが受けた損害額は実施料相当額が妥当であると思料されるところ，実施料相当額は，ピン１本当たり少なくとも２円であるというべきである。したがって，本件特許権の侵害によって原告ＩＴＷが被った損害額は１３３８万６０００円を下らない。〔計算式〕(1,500,000＋5,193,000)×2＝13,386,000(イ) 商標権侵害による損害額ａ 原告ＩＴＷは，被告の故意または過失に基づく侵害行為により，本件商標権１ないし３を侵害され，本件商標権１ないし３の使用料に相当する額の損害を被った。ｂ 被告はイ号物件及びガス缶について販売当初から被告標章を使用しているが，平成１６年８月から平成１９年６月末日まで３５か月間におけるイ号物件の販売数は，月平均５０万本であるとして，少なくとも１７５０万本を下らない。〔計算式〕500,000×35＝17,500,000ｃ 原告ＩＴＷが日本国内で本件各商標を使用しているわけでなく，原告ＪＰＦに使用許諾していることからすると，本件各商標権の侵害によって原告ＩＴＷが被った損害額は商標権使用料相当額が妥当であると思料されるところ，その額は，少なくともピン１本当たり１円であるというべきである。したがって，本件商標権１ないし３の侵害による原告ＩＴＷの損害額は，１７５０万円を下らない。(ウ) 弁護士費用及び弁理士費用原告ＩＴＷは，本訴訟に関し要する弁護士費用，弁理士費用のうち，計２００万円の損害を被った。イ 原告ＪＰＦの損害(ア) 原告ＪＰＦは，前記ア(イ)ｂと同様，被告の故意または過失に基づく不正競争行為により，原告ＪＰＦの商品表示使用料相当額の損害を被った。被告は原告ＪＰＦ及び原告ＩＴＷとはなんらの取引関係がないことや，被告が販売するイ号物件は原告ＪＰＦが販売しているガスツールに使用されるものであり他に代替性がないこと等を考慮すると，商品表示使用料相当額はピン１本当たり少なくとも１円であるというべきである。してみると，原告ＪＰＦが被告の不正競争行為によって受けた損害は，原告ＩＴＷが商標権侵害によって受けた損害額と同額の１７５０万円を下らない。(イ) 弁護士費用及び弁理士費用原告ＪＰＦは，本訴訟に関し要する弁護士費用，弁理士費用のうち，計１７０万円の損害を被った。【被告の主張】ア 原告ＩＴＷの損害について(ア) 特許権侵害による損害額についてａ 平成１９年４月１日から同年６月末日まで上記期間中のイ号物件の販売数がピンにして１５０万本であることは認める。ｂ 平成１９年７月１日から平成２０年３月末日まで平成１９年７月１日から同年１２月末日までのイ号物件の販売本数がピンにして３４６万２０００本であることについては認め，その余は否認ないし争う。平成１９年７月１日から平成２０年３月末日までの販売本数は４４４万本である。ｃ なお，被告は１ピンあたり７円で販売しているが，本件特許権の実施料率は販売価額の３％を超えることはない。(イ) 商標権侵害による損害額についてピンの販売本数については認め，その余は否認ないし争う。(ウ) 弁護士費用及び弁理士費用について否認ないし争う。イ 原告ＪＰＦの損害について(ア) 被告と原告らの間で直接に何ら取引関係がないことは認め，その余は否認ないし争う。(イ) 弁護士費用及び弁理士費用について否認ないし争う。

第３ 当裁判所の判断

１ イ号物件の本件特許の技術的範囲の属否

イ号物件が，本件発明の構成要件を全て充足し，本件特許の技術的範囲に属することについては，当事者間に争いがない。

２ 争点１（本件特許は無効審判により無効とされるべきか否か）について

(１) 本件発明と乙３発明の一致点と相違点について

ア 乙３発明について(ア) 乙３文献には次の記載がある。「キャリヤ３０がファスナ１２のシャンク１８の１本宛を保持するための１列に並び，且つ千切れ易いブリッジ７４でつながった多数のスリーブ３２を備え，その各スリーブを，ファスナのシャンクの先端部２０に近い下部を保持する下側環状部分３４と，シャンクの頭２２に近い上部を保持し，且つファスナの打込みの際にシャンクの頭によって割り拡げられる破断可能な上側部分３６とで構成する。 （ 構」【成】１頁１欄１０～１７行）「ファスナストリップにおいて，前記ストリップが，複数のファスナと，重合体材料から塑造されるキャリヤとを備え，該各ファスナが，尖った先端部と，頭とを有しワークを貫通して基材に強力に打込まれる様に構成された細長いシャンクを備え，該シャンクが，該頭に結合する個所に外方へ広がるテーパー部分を有し，前記キャリヤが，前記ファスナに関連する個々のスリーブを有し，このスリーブが，環状部分と，該環状部分に一体の破断可能な部分とを有し，ファスナのシャンクの尖った先端部に近い該環状部分と，該ファスナの頭に近い該破断可能な部分とによってファスナのシャンクを掴み，該破断可能な部分が，該環状部分の反対側の端部を有し，更に，前記ワークによって捕捉された後，ワークを貫通してファスナを基材に強力に打込む際に該破断可能な部分の該端部に対してファスナのシャンクのテーパー部分を当接するとき，窪んだ凹所の各々を二等分する垂直面にほゞ沿って少なくとも２つのセグメントに割り拡げられる装置を構成する様に該破断可能な部分を形成する一対の同様な横方向に対向し外方へ開口し連続的に湾曲する窪んだ凹所を有し，前記環状部分が，ファスナの打込まれた後にファスナの頭とワークとの間の間隙を無くする装置を構成し，前記夫々のセグメントが，ファスナの打込まれた後に該環状部分と一体のまゝである傾向を有し，前記キャリヤが，該キャリヤのスリーブの隣接するものゝ間に脆いブリッジを有することを特徴とするファスナストリップ。 （ 請求項１】２頁１欄２～２７行）」【「各スリーブ３２は，下側環状部分３４と，該環状部分３４と一体の破断可能な上側部分３６とを有している 。 （ ００１８】４頁６欄」【～３７行）「各スリーブ３２の破断可能な上側部分３６は，一対の同様な横方向に対向し外方へ開口する窪んだ凹所４０，４２を有している。窪んだ部分４０は，後で説明する態様で限定され開口する窓４４を有し，関連するファスナ１２のシャンク１８の部分４６は，この窓から現われる。 （ ００１９】４頁６欄４３～４８行）」【また，図４，６，及び７には ，「凹所４０，４２は，上側部分３６の前後両側を側面湾曲状の凹状にすることにより形成され，シャンク１８の窓４４はスリーブ３２の正面視で楕円形に形成されている」ものが開示されている（別紙乙３文献【図４，６，７】 。）(イ) 前記(ア)の記載内容によると，乙３発明の内容は，次のとおりということができる。「シャンク(１８)の上端に頭(２２)を形成しているファスナ(１２)の複数本と，前記複数本のファスナ(１２)を左右に並列させた状態に保持するキャリア(３０)とから成っており，前記各ファスナ(１２)の先端部(２０)は尖っている一方，前記キャリア(３０)は一体成形品であり，このキャリア(３０)は，１本のファスナ(１２)のシャンク(１８)が挿入されるスリーブ(３２)を複数備えており，左右に隣り合ったスリーブ(３２)は破断可能なブリッジ(７４，７６)によって連結されている，というストリップ(１０)であって，前記キャリア(３０)を構成する各スリーブ(３２)は，前記ファスナ(１２)の頭(２２)側に位置してファスナ(１２)のシャンク(１８)を完全に包囲する上側部分

(３６)と，前記ファスナ(１２)の下端側に位置してファスナ(１２)の

シャンク(１８)を完全に包囲する下側環状部分(３４)と，前記上側部分(３６)と前記下側環状部分(３４)との間に位置した中間部とを備えており，前記中間部は，ファスナ(１２)のシャンク(１８)を完全には包囲しておらずに前後に開口した窓(４４)を挟んで左右に分離しており，前記中間部の前後両側を側面視湾曲状の窪んだ凹所(４０，４２)に形成することにより，前記シャンク(１８)の窓(４４)はスリーブ(３２)の正面視で楕円形に形成されている，ストリップ(１０)。」イ 一致点と相違点本件発明と乙３発明とは，本件発明が ，「中間壁部の前後両側を側面視矩形の凹状に形成することにより，スリーブの開口部はキャリアの正面視で矩形に形成されている」のに対して，乙３発明は ，「中間部の前後両側を側面視湾曲状の窪んだ凹所(４０，４２)に形成することにより，シャンク(１８)の窓(４４)はスリーブ(３２)の正面視で楕円形に形成されている」点（本件発明の構成要件Ｇの点であり，以下「本件相違点」という 。）で相違し，その他の点で一致するが，乙３発明と本件発明との一致点と相違点が上記のとおりであることについては，当事者間に争いがない。

(２) 乙４発明について

乙４文献には，以下のとおり記載されている。「この考案は，釘等のファスナーを並列状に連結する連結釘のテープに関する 」【 ０００１ 】 「テープの側壁における隣り合う釘保持部の間に（ ）スリットを設けたので，使用済のテープを手で引張ると，引張り力がスリットの先端に集中し，スリットの先端から確実に切り裂きが発生し，側壁を軽い力で千切ることができる。 （ ００１０】」【 ）これらの記載から，乙４発明は以下のとおりと認められる。「側壁の隣り合う釘保持部の間にスリットを設けて，使用済のテープを手で引張ると，引張り力がスリットの先端に集中し，スリットの先端から確実に切り裂きが発生し，側壁を軽い力で千切ることができる連結釘のテープ。 （別紙乙４文献【図１】」 ）

(３) 乙５発明について

乙５文献には，以下のとおり記載されている。「図１及び図３に詳示されているように，各ダイアモンド形状の開口２０は，ウエブ１０ａの上端及び下端に形成された１対の対向する切欠き１６ａ間に直接整列配置されている。各ダイアモンド形状の開口２０の上部及び下部の尖端あるいは頂点は，各対の対向する切欠き１６ａの頂点間に延在する共通線Ｓ上に位置しており，この整列は，使用されたキャリアストリップの切断を補助する。 （４欄１８～２６行）」これらの記載から，乙５発明は以下のとおりと認められる。「ウエブにダイアモンド形状の開口，並びにウエブの上端及び下端に切欠きを設けて，使用されたキャリアストリップの切断を補助するキャリアストリップ。 （別紙乙５文献【図１，３】」 ）

(４) 本件発明の容易想到性について

ア 乙４，５文献における開示内容前記(２)のとおり，乙４文献には，「側壁の隣り合う釘保持部の間にスリットを設けて，使用済のテープを手で引張ると，引張り力がスリットの先端に集中し，スリットの先端から確実に切り裂きが発生し，側壁を軽い力で千切ることができる連結釘のテープ 。」との発明が開示されている。また，前記(３)のとおり，乙５文献には，「ウエブにダイアモンド形状の開口，並びにウエブの上端及び下端に切欠きを設けて，使用されたキャリアストリップの切断を補助するキャリアストリップ。」との発明が開示されている。さらに，円形の破断箇所に鋭角なＶ形を形成したり，破断箇所をＶ形に変更することにより，破断箇所からの破断を容易にすることは，周知・慣用技術といえる（乙４，５）。しかしながら，乙４発明，乙５発明及び上記周知・慣用技術には，本件相違点である本件発明の構成要件Ｇの「中間壁部の前後両側を側面視矩形の凹状に形成することにより，スリーブの開口部はキャリアの正面視で矩形に形成されている」との事項は備えられていない。すなわち，従来の締結具では，基体内に打ち込まれると，下環状部（本件発明の下カラーに相当する 。）が，締結具の頭部と締結具が打ち込まれる基体との間に挟まれ，更に，２つに割れたスリーブの上環状部（本件発明の上カラーに相当する 。）が，通常，下環状部につながったまま残り，いわゆる「テール 」（乙３文献に記載されたファスナストリップのようなもの。）として基体からはみ出すということがあったが，本件発明は，締結具が基体内に打ち込まれるときのスリーブの破壊が容易になる，新規な構造のものを提供すること（ ０００７】 ００１５】 を目的として，【 【 ）「中間壁部の前後両側の形状を側面視で矩形の凹状とし 」，このことにより「キャリアの正面視で，スリーブの開口部の形状を矩形とした」ものである。その結果，締結具の頭部がスリーブを通過する際，頭部に作用する外力のためにスリーブは完全に分解し，締結具と共にスリーブの破片が基体内に侵入したり，破片が締結具と頭部と基体内に挟まることはなくなる（ ００４０】 。【 ）このように，本件発明では，本件相違点である本件発明の構成要件Ｇの「中間壁部の前後両側を側面視矩形の凹状に形成することにより，スリーブの開口部はキャリアの正面視で矩形に形成されている」ことにより，開口部の隅部に高い応力が集中して，締結具が基体内に打ち込まれるときのスリーブの破壊が容易になるという格別な効果（ ００１５】【 ）を奏するが，乙４，５発明，及び上記周知・慣用技術には，これらの事項についての記載や示唆はなされておらず，前記のとおり，Ｖ溝に応力集中させて破断を容易にするという事項が開示されるのみである。イ なお，乙３文献に記載のファスナストリップ（本件発明の締結具組立体に相当する 。）は，ファスナを基材に打ち込むことによって，スリーブの２つに割れた上側部分（本件発明の上カラーに相当する 。）が中間部を介して下側環状部分 本件発明の下カラーに相当する。 につながっ（ ）たまま残るようにしたものであるが，これは，むしろ，ファスナ打込み工具がキャリヤを剪断してファスナ（本件発明の締結具に相当する。）の１本宛を基材に打込む際に，キャリヤの上部がファスナの頭の下で複数のセグメント片に割り拡げられ，ファスナの頭と基材の表面間に間隙が生じることを防止すると共に，工具がファスナに加える衝撃を吸収し，工具の使用寿命を長くするためである。そのために，中間部の前後両側を側面視湾曲状の窪んだ凹所に形成することにより，打ち込み時の圧縮応力を分散させ，特に，下側環状部分と中間部との接続部分を，下側環状部分に向かって末広がり状（別紙乙３文献【図６】 にすることによっ）て，本件発明のような矩形のものに比べて，その接続部分の強度を上げると共に圧縮応力を分散しているものと考えられる。そうすると，乙３発明は，打ち込みの際に，積極的にスリーブを残すようにしたものであるから，本件発明のようなスリーブを破壊しようとするものを排除しているものであり，構成要件Ｇを想到するについて阻害要因があると認められる。ウ そうすると，本件発明は，乙４，５発明，及び上記周知・慣用技術に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものと認めることはできない。したがって，本件特許は，特許法２９条２項の規定に違反してなされたものとはいえない。

(５)

（被告の主張）

についてア 乙３発明における構成要件Ｇの排除被告は，乙３文献は本件発明の構成要件Ｇを採用することを排除しているとまではいえない旨主張する 第２の４(２)

（被告の主張）

】（ 【 エ(エ)）。たしかに，乙３文献には，「破断可能な上側部分３６の割り拡げられたセグメントは，環状部分３４と一体のまゝの傾向がある。しかしながら，１つ又は双方のセグメントが時によって千切れることがあり，破断可能な上側部分３４（３６の誤記と思われる 。）が時によって２つよりも多いセグメントに割れることがあり，或いはこれ等の両者が同時に生じることがある。 （ ００２７】」【 ）と記載されている。しかし，乙３発明において，スリーブは，セグメントが千切れたとしても下側環状部分(３４)は，破壊されずに残るのであって，本件発明のように下カラー（乙３発明の下側環状部分(３４)の相当する 。）をも含めた破壊（本件明細書【００４０】）は想定されていない。しかも，前記(４)で述べたとおり，乙３発明は，中間部の前後両側を側面視湾曲状の窪んだ凹所に形成することにより，打ち込み時の圧縮応力を分散させているのであり，特に，下側環状部分と中間部との接続部分を，下側環状部分に向かって末広がり状（別紙乙３文献【図６】 にすることによっ）て，本件発明のような矩形のものに比べて，その接続部分の強度を上げると共に圧縮応力を分散させているものと認められるから，打ち込みの際に，積極的にスリーブを残すようにしたものであって，本件発明のようにスリーブを破壊しようとする構成を排除していると認められる。したがって，乙３文献から構成要件Ｇを想到するについて阻害要因があるというべきである。イ 設計事項被告は，乙４，５文献には，円形の破断箇所に鋭角のＶ溝（スリット）を形成したり，円形の破断箇所を鋭角のＶ溝に変更したりすることにより応力集中を利用した破断を容易にする周知・慣用技術が記載されており，破断箇所を円形からＶ形に変更することは当業者にとって技術の具体的適用に伴う設計変更であると主張する。しかし，前記(４)のとおり，乙４文献及び乙５文献には，本件発明の構成要件Ｇである「中間壁部の前後両側を側面視矩形の凹状に形成することにより，スリーブの開口部はキャリアの正面視で矩形に形成されている」との事項についての記載はなく，示唆もされていない。また，本件発明においては ，「中間壁部の前後両側を側面視矩形の凹状に形成することにより，スリーブの開口部はキャリアの正面視で矩形に形成されている 」（構成要件Ｇ）という構成をとることにより，開口部の隅部に高い応力を集中させて，締結具が基体内に打ち込まれるときのスリーブの破壊が容易になるという格別な効果（ ００１５ 】【 ）が発生することを目的としているから，本件相違点は，単なる設計変更であるということもできない。争点２（ロ号物件の輸入が本件特許権を間接的に侵害するか否か）についてロ号物件は，イ号物件を構成するキャリアであり，その構成は前提事実(３)アのｃ～gのとおりであること，上述したとおりロ号物件が本件発明のキャリアの構成要件を全て充足していることは当事者間に争いがない。ところで，被告は，ロ号物件を輸入し，これにピンを組み込み，イ号物件として販売しているが（前提事実(３) ），ロ号物件は，本件発明の主要な部分であるキャリアに相当し，イ号物件の専用品として使用していることが認められ（弁論の全趣旨 ），一方，他の用途に用いることのできる事情も窺えず，ロ号物件を輸入する行為は，本件特許権の間接侵害となる。本件特許権に基づく差止請求について前記１ないし３により，被告によるイ号物件の輸入，販売は，原告ＩＴＷの本件特許権を侵害し，ロ号物件の輸入は，原告ＩＴＷの本件特許権を間接的に侵害していると認めることができる。したがって，本件特許権に基づく，イ号物件の輸入，販売の差止，イ号物件の廃棄，ロ号物件の輸入，ロ号物件の廃棄を求める原告ＩＴＷの請求は，いずれも理由がある。ガスツールの取引の実情等争点３，４について判断するに先立ち，取引の実情等について検討しておくこととする。

(１) 原告らのガスツール等の取引の実情について

前提事実，証拠（甲２３～３０〔枝番を含む 。 ）及び弁論の全趣旨に〕よれば，次の事実を認めることができる。ア 会社の概要原告ＩＴＷは，工業用ファスナーや工具類の製造・販売を主たる事業とする米国法人で，米国はもとより世界各地に支店や営業所，子会社，グループ企業を有している。原告ＪＰＦは，原告ＩＴＷと他の日本法人とが出資して設立された会社を前身とし，原告ＩＴＷの日本総代理店としての地位に基づき，原告ＩＴＷから商品の独占的供給を受け，原告ＩＴＷが開発したガスツール，ガスツール用連結ピン，及びガスツール用のガス缶 ガスカートリッジ）（の各商品を過去１５年以上にわたって日本で独占販売してきた。原告ＪＰＦはガスツールについて日本向けに独自の改良を加えており，また，連結ピン及びキャリア（ストリップ）の自社生産も行っている。原告ＪＰＦは，肩書地を本店所在地とし，仙台市，茨城県下館市，東京都中央区，静岡県小笠郡大東町，名古屋市，滋賀県野洲市，山口市に営業所を有している。なお，ＪＰＦワークスが，原告ＩＴＷと独占的販売契約を締結し，ガスツール等を販売していたこともあったが，平成１９年１月１日，原告ＪＰＦに吸収合併された。イ 商品の販売状況原告ＪＰＦは，平成５年ころから主力商品である ＴＲＡＫＦＡＳＴ」「のガスツールを独占して販売してきた。その販売台数は累計で２万台近くに達している。なお，ガス式打ち込み工具については，リヒテンシュタイン国法人のヒルティ社が平成１５年半ばころから参入し，また，平成１６年４月ころから日本法人であるマックス株式会社が参入したが，日本に存在するガス式打ち込み工具の大半は，今なお原告ＪＰＦが販売している。ウ 広告・宣伝について原告ＪＰＦは，平成５年ころから現在まで，ガスツールとこれに使用する連結ピン及びガス缶に関して，カタログ，雑誌，事典類（ 積算ポ「ケット手帳 」 「建築材料実用マニュアル 」 「建築設備事典 」 「建築電， ， ，気設備要覧 」 「積算資料 」 「設計資料 」 「建設物価 」 「建築材料・設， ， ， ，備機器メーカーリスト 」 「建築資材データベース 」 「あと施工アン， ，カー」 「住宅ジャーナル」， ，社団法人日本ねじ工業協会の「会員名簿」，「会報ねじ 」 「日本建材時報 」 「建築技術 」 「新建築 」 「建築知識」， ， ， ， ，「電気と工事」「ゴルフダイジェスト」「日経アーキテクチュア」「け， ， ，んざい」 ，新聞（ 金属産業新聞」「建設工業新聞」「日刊工業新聞」） 「 ， ， ，「全国鋲螺新聞 」）等に写真，図を示した広告を行い，また，展示会への出展や販売促進活動を行っている。また，原告ＪＰＦの商品についての紹介記事が雑誌 「施工と管理」 月刊タイル」 月刊建築仕上技術」（ ，「 ，「 ，「設計資料 」 「ファスナーレポート 」 「橋梁＆都市 」 「月刊・ねじの， ， ，世界 」 「電気現場技術 」 「住宅ジャーナル 」 ，新聞（ 産業新聞 」 「日， ， ） 「 ，刊工業新聞」「全国鋲螺新聞」「金属産業新聞」「日本刃物工具新聞」， ， ， ，「サッシタイムス」）等に掲載されている。また，原告ＪＰＦのガスツールは，積水ハウス株式会社発行の 施行・「安全ガイドブック」２００２年ないし２００４年版，及び大和ハウス工業株式会社発行の「現場用道工具・備品綜合カタログ」の２００２年版等に掲載されており，上記ガイドブック及びカタログのいずれにおいても，「トラックファースト」ないし「トラックファーストセット」の文字が使用されている。

(２) 被告標章の使用について

前提事実(６)，証拠（甲１０，甲１１の１～３，甲１２の１・２，甲１３の１・２，乙１２，１３）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実を認めることができる。ア 被告は，産業用機械器具卸売等を営む会社である。イ 被告は，被告標章をイ号物件のパッケージ，ガス缶のパッケージ，イ号物件及びガス缶の広告に使用していた。なお，被告は，イ号物件とガス缶とを同じパッケージに同梱しており，ガス缶のみの注文にも応じるためガス缶専用のパッケージも使用していた。なお，被告は，原告ＪＰＦからの警告に対し，平成１９年６月２２日には商標変更の準備に着手し，被告は「Ｔｒａｋ Ｑｕｉｃｋ」に変えて「けいてんやさん」という商標を用いることとし，同年７月２６日には同商標の商標登録出願のうえ，遅くとも，同年８月までには「Ｔｒａｋ Ｑｕｉｃｋ」なる商標の使用を中断している。争点３（被告による被告標章の使用行為が本件商標権１ないし３を侵害するか否か）について

(１) 商標の類似性の判断基準

商標の類否は，同一又は類似の商品に使用された商標がその外観，観念，称呼等によって取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察するとともに，その商品の具体的な取引状況に基づいて判断すべきである。そこで，前記５で認定した，原告らの商品であるガスツール等及び被告の商品に関する取引の実情を前提として，本件商標１ないし３と被告標章の類似性について判断する。

(２) 本件商標１ないし３について

ア 本件商標１について(ア) 外観本件商標１は「ＴＲＡＫＦＡＳＴ」であり，全て大文字のアルファベットで，各文字は連続して等間隔であり，各文字は普通の活字（ゴシック体）である（甲４の１）。(イ) 称呼本件商標１の称呼は，「トラクファスト」「トラクファースト 」「トラックファスト」ないし「トラックファースト」であると認めるのが相当である。(ウ) 観念本件商標１を構成する「ＴＲＡＫ」の語は，辞書に記載のない造語である（弁論の全趣旨）。本件商標１を構成する「ＦＡＳＴ」の語義として ，「英和中辞典」（旺文社，机上版，昭和５１年第２刷発行）（甲１６の１）には，①急速に動く，速やかな，②（動作などが）すばやい；敏速な； 仕事（などが）早く終わる等が記載されるが，その他に，③ しっかりくっついた，固着した，④ しっかり結ばれた，固い，⑤ 固く締められた，厳重に閉ざされた等が記載されているが ，「ＴＲＡＫ」が造語である上，前記(ア)のとおり，同じ大きさの大文字が連続して等間隔に記載されているため， ＴＲＡＫＦＡＳＴ」を「ＴＲＡＫ」と「ＦＡＳＴ」「に分離して観念を生じているとはいえない。かといって「ＴＲＡＫＦＡＳＴ」全体として生じる格別の観念はなく，しいていえば，前記５

(１)で認定した事実から，ガスツールに関する原告らの商品であると

の観念を生じるというべきである。なお，原告ＩＴＷは， ＴＲＡＫ」には型鋼材の正式表示である「Ｔ「ＲＡＣＫ」の意味観念が残っており，原告ＩＴＷの「ＴＲＡＫ」は，「ＴＲＡＣＫ／Ｔｒａｃｋ」と見た目には酷似していて，しかも称呼は同一としつつ辞書にも存在しない ＴＲＡＫ」「 の表示とすることで，「Ｔｒａｃｋ／ＴＲＡＣＫ」のイメージは残しつつ需要者に対する強い訴求力を確保している旨主張するが，日本国内の需用者において Ｔ「ＲＡＫ」に型鋼材の表示として「ＴＲＡＣＫ」の意味観念が残っていることを認識すると認めるに足りる証拠はない（したがって，本件商標１の要部を「ＴＲＡＫ」と認めることはできない。 。）また，仮に，日本国内の需用者において「ＴＲＡＫ」の意味を型鋼材の表示の意味として捉えることができるというのであれば，本件商標１の指定商品が，自動釘打機用の金属製くぎであり（甲４の１），本件商標１は ，「fastener 」（留め金具：本件の場合はピン）に関する商品に使用されている商標であることから ，「ＦＡＳＴ」については，「速い」という観念（上記①，②参照）とともに，「固く締める」という観念（上記③～⑤参照）を生じ，商標全体としては ，「型鋼材を素早く，固く締める」という観念を生じるといえる。イ 本件商標２について(ア) 外観本件商標２は「トラクフアスト」で,すべての文字が片仮名表記であり，連続して等間隔で表記されている。(イ) 称呼本件商標２は「トラクフアスト」と称呼される。(ウ) 観念本件商標２は，本件商標１とともに使用されることがあることが推認されるが，本件商標１の「ＴＲＡＫＦＡＳＴ」の称呼を片仮名表記したものに過ぎず，本件商標１の観念と同様の観念が生じるというべきである。ウ 本件商標３について(ア) 外観本件商標３は「トラックファースト／ＴＲＡＫＦＡＳＴ」であり，片仮名表記である「トラックファースト」の文字及びアルファベット表記である「ＴＲＡＫＦＡＳＴ」が二段併記されていて，片仮名の文字とアルファベットの文字は，それぞれ連続して等間隔で表記されている。(イ) 称呼本件商標３のうち，片仮名表記の部分である トラックファースト」「から，本件商標３の称呼は「トラックファースト」であると認めるのが相当である。(ウ) 観念本件商標３のうち，アルファベット表記の部分である「ＴＲＡＫＦＡＳＴ」は，本件商標１と同じであり，本件商標１と同じ観念を生じるといえる。本件商標３のうち，片仮名表記の部分である トラックファースト」「も，「ＴＲＡＫＦＡＳＴ 」（本件商標１）の称呼を片仮名表記したものに類似しており，本件商標１と同じ観念を生じるといえる。

(３) 被告標章について

ア 外観被告標章は，別紙被告標章目録記載のとおり，全てアルファベットのゴシック体で「Ｔｒａｋ Ｑｕｉｃｋ」と表記されていて，「Ｔｒａｋ」と「Ｑｕｉｃｋ」との間に間隔があり，それぞれの各１文字目のみが大文字で表記され，その余の文字は小文字で表記されている。また，被告標章の各文字は斜体であり，白抜きと，そうでないものの２種類がある。イ 称呼被告標章は「トラク クイック」もしくは「トラック クイック」と称呼される（弁論の全趣旨）。ウ 観念弁論の全趣旨によれば，被告標章を構成する「Ｔｒａｋ」の語は辞書に記載のない造語であると認められる。他方，被告標章を構成する「Ｑｕｉｃｋ」の語義として，「英和中辞典」（旺文社，机上版，昭和５１年第２刷発行 ）（甲１６の１）には，

①（動作などが）速い，急速な，すばやい；すぐさまの，即座の，②

理解の早い，利口な（intelligent）；感じやすい，敏感な（sennsitive），鋭い（acute）等が記載されている。以上によれば，被告標章は「すばやいＴｒａｋ」もしくは「Ｔｒａｋにおいてすばやい」との観念が生じるものと認められる。

(４) 本件商標１と被告標章の類似性の有無について

ア 本件商標１と被告標章の対比(ア) 外観本件商標１は全て大文字で表記されているのに対し，被告標章は構成する単語の１文字目のみが大文字で表記され，その余の文字は小文字で表記されている。また，本件商標１は連続して等間隔で表記されているのに対し，被告標章は「Ｔｒａｋ」と「Ｑｕｉｃｋ」の間に間隔が設けられている。さらに，本件商標１は普通の活字であるのに対し，被告標章は斜体となっている。以上によれば，本件商標１と被告標章は外観において類似しない。(イ) 称呼本件商標１は「トラクファスト」もしくは「トラクファースト」 ト「ラックファスト 」「トラックファースト」と称呼されるのに対し，被告標章は「トラク クイック」もしくは「トラック クイック」と称呼される。以上によれば，本件商標１と被告標章は称呼において類似しない。(ウ) 観念前記(２)ア(ウ)のとおり，本件商標１には格別の観念は生じず，しいていえば，ガスツールに関する原告商品もしくは 型鋼材を素早く，「固く締める」と認められるのに対し，被告標章は すばやいＴｒａｋ」「もしくは「Ｔｒａｋにおいてすばやい」との観念のみが生じるものであり，本件商標１と被告標章は観念において類似しない（被告標章において「Ｔｒａｋ」から型鋼材の観念を生じるとしても，全体として「型鋼材 すばやい」という観念が生じ，本件商標１の観念と類似しない。 。）原告ＩＴＷは ，「ＴＲＡＫ」は辞書には搭載されていない文字で，高い識別力を有するから，被告標章を見た需要者は本件商標１を認識する可能性が高い旨主張するが，前記(２)ア(ウ)のとおり，本件商標１は全て大文字のアルファベットで，各文字は連続して等間隔であり，全体が不可分一体のものであると認められるから，本件商標１と被告標章が ＴＲＡＫ」 「Ｔｒａｋ」「 と の部分において共通するからといって，被告標章に接した需要者において本件商標１を認識する可能性が高いということは困難である。イ 以上によれば，本件商標１と被告標章は，外観，称呼，観念において異なり，類似すると認めることができない。

(５) 本件商標２と被告標章の類似性の有無について

ア 本件商標２と被告標章の対比(ア) 外観本件商標２は「トラクフアスト」で,片仮名表記であるのに対し，被告標章は「Ｔｒａｋ Ｑｕｉｃｋ」で，アルファベットで構成されている。したがって，本件商標２と被告標章は外観において類似しない。(イ) 称呼本件商標２は「トラクフアスト」と称呼されるのに対し，被告標章は「トラク クイック」もしくは「トラック クイック」と称呼される。したがって，本件商標２と被告標章は称呼において類似しない。(ウ) 観念本件商標２には格別の観念がなく，被告標章は すばやいＴｒａｋ」「 ，「Ｔｒａｋにおいてすばやい」との観念が生じるものであるから，本件商標２と被告標章は観念において類似しない。イ 以上によれば，本件商標２と被告標章は，外観，称呼，観念において異なり，類似すると認めることができない。

(６) 本件商標３と被告標章の類似性の有無について

ア 本件商標３と被告標章の対比(ア) 外観本件商標３は「トラックファースト／ＴＲＡＫＦＡＳＴ」であり，片仮名表記である「トラックファースト」の文字及びアルファベット表記である「ＴＲＡＫＦＡＳＴ」により構成されているのに対し，被告標章は「Ｔｒａｋ Ｑｕｉｃｋ」であり，アルファベットで構成されている。本件商標３の片仮名表記である部分と被告標章は，前者が片仮名表記で後者がアルファベット表記である点で大きく異なるし，本件商標３のアルファベット表記である部分と被告標章については，本件商標１で述べたとおりである。したがって，本件商標３と被告標章は外観において類似しない。(イ) 称呼本件商標３は「トラックファースト」と称呼されるのに対し，被告標章は「トラク クイック」もしくは「トラック クイック」と称呼される。したがって，本件商標３と被告標章は称呼において類似しない。(ウ) 観念本件商標３は本件商標１と同じ観念を生じさせるというべきであり，前記(４)ア(ウ)で述べたとおり，本件商標３と被告標章は観念において類似しない。イ 以上によれば，本件商標３と被告標章は，外観，称呼，観念において異なり，類似すると認めることができない。

(７) まとめ

以上のとおり，被告による被告標章の使用は，本件商標権１ないし３を侵害するとはいえない。争点４（被告による被告標章の使用行為が，原告ＪＰＦに対する不正競争行為（不正競争防止法２条１項１号）に該当するか否か）について

(１) 不正競争防止法２条１項１号の「商品等表示」の類似性の判断は，取引

の実情のもとに，取引者又は需要者が両表示の外観，称呼又は観念に基づく印象，記憶，連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのが相当である。

(２) 原告商品表示（ ＴＲＡＫＦＡＳＴ」

「 「トラックファースト 」）は，本件商標１，３と同一であるところ，前記６で述べたとおり，被告標章と類似すると認めることはできない。また，原告商品表示を付した原告商品は，一般の需要者が日常頻繁に購入する商品とは異なり，相当程度，商品選択性の強い部類に属し，前記５

(１)ウのとおり，原告ＪＰＦが ガスツ－ル」

「 の広告を掲載している雑誌，新聞はほとんどが業界の専門雑誌，専門新聞であることに照らすと，商品を購入しようとする者は業界の製品を知っている者が多く，商品の出所の異同についての関心が比較的高く，ひいては，商品の出所を表示する標章等の異同についても相当の注意を払うものと認められる。これらの取引の実情に照らすと，被告による被告標章の使用行為が，原告商品表示と被告標章との誤認混同を生じさせると認めることはできず，不正競争行為（不正競争防止法２条１項１号）に該当するとは認められない。争点５（損害額）について

(１) 前記１のとおり，イ号物件は本件特許の技術的範囲に属することは当事

者間で争いがなく，前記２のとおり，本件特許には無効理由があるとは認められない。そして，被告が，平成１９年４月１日以降平成２０年３月末日までイ号物件を販売していることは当事者間で争いがないから，被告は，原告ＩＴＷの有する本件特許権を侵害していると認められ，その侵害の行為について過失があったものと推定される（特許法１０３条）。したがって，被告は原告ＩＴＷに対し不法行為に基づく損害賠償責任を負う。

(２) そこで，以下において，その損害額を検討する。

ア 平成１９年４月１日から同年６月末日までの販売数量被告が，上記期間中，ピンにして１５０万本のイ号物件を販売していることは当事者間に争いがない。イ 平成１９年７月１日から平成２０年３月末日までの販売数量被告が，平成１９年７月１日から同年１２月３１日までの間にピンにして３４６万２０００本のイ号物件を販売していることは当事者間で争いがない。また，証拠（乙１１）及び弁論の全趣旨によれば，被告によるイ号物件の販売数は，平成２０年１月が４５万４０００本，２月が２２万８０００本，３月が２９万６０００本であり，平成２０年１月から３月までの販売数は合計９７万８０００本であることが認められる。以上によれば，平成１９年７月１日から平成２０年３月末日までの被告によるイ号物件の販売数はピンにして４４４万本であると認められる。ウ 実施料相当額証拠（乙２，１０，１１〔枝番を含む 。 ）及び弁論の全趣旨によれ〕ば，本件特許の実施料相当額は売上価格の１０％であると認めるのが相当である。したがって，証拠（乙１０，１１〔枝番を含む 。 ）によると，被告〕の１ピンあたりの単価は，６円から７.２円の幅があるが，多くは７円であり，平均７円と認めるのが相当である。そうすると，原告ＩＴＷが本件特許権の侵害によって受けた損害額は，特許法１０２条３項により，４１５万８０００円と認めるのが相当である。〔計算式〕(1,500,000＋4,440,000)×0.7＝4,158,000

(３) 弁護士及び弁理士費用について

本件訴訟に現れた一切の事情を総合考慮すると，被告による特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士及び弁理士費用は，４０万円と認めるのが相当である。前件訴訟との関係なお，被告は，本件訴訟提起が，原告らとの間の前件訴訟（大阪地方裁判所平成１７年(ワ)第２１９０号 ）の蒸し返しであると主張する。たしかに，本件訴訟の対象となっているイ号物件は，前件訴訟においても譲渡等の差止を求めた対象物件と同じ構成であるが，本件訴訟とは異なる特許権を根拠としており，販売された時期も異なり，訴訟物が異なる。また，原告ＪＰＦは，前件訴訟においても，不正競争防止法に基づく請求をしているが，原告ＪＰＦの商品の形態に基づく周知商品表示を理由としており，本件訴訟において，原告ＪＰＦが請求の根拠とする周知商品表示とは表示の内容が異なる。したがって，前件訴訟の存在により，本件訴訟の適否，結論に影響を及ぼすものではない。結論以上によれば，原告ＩＴＷが，被告に対し，本件特許権に基づき，連結ピンの輸入又は販売の差止め並びにその廃棄，キャリアの輸入の差止め及びその廃棄，民法７０９条に基づき４５５万８０００円及びうち１４５万円に対する平成１９年７月２１日から，うち３１０万８０００円に対する平成２０年４月１０日から各支払済みまで年５％の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し，原告ＩＴＷのその余の請求及び原告ＪＰＦの請求はいずれも理由がないから棄却し，訴訟費用の負担につき民事訴訟法６１条，６４条本文，６５条１項ただし書を，主文第１，第３及び

第５項の仮執行宣言につき同法２５９条１項をそれぞれ適用し，主文第２，

第４項の仮執行宣言については，相当でないから付さないこととし，控訴期

間の付加期間について同法９６条２項を適用し，主文のとおり判決する。大阪地方裁判所第２６民事部裁 判 長 裁 判 官 山 田 陽 三裁 判 官 島 村 雅 之裁 判 官 北 岡 裕 章別紙イ 号 物 件 目 録後記イ号図面に示すとおり，

１ 合成樹脂製のキャリア（ストリップ：ロ号物件と同一物）１と，これに保

持された１０本の金属製ピン２とから成っており，

２ ピン２はシャンク３と頭部４とを備えていてシャンク３の下端（先端）は

尖っており，ピン２の全長Ｌ１は約２０mmであり，

３ キャリア１は，１本のピン２のシャンク３が挿入されるスリーブ５を１０

本備えており，スリーブ５の群は左右方向に並列配置されていて隣り合ったスリーブ５は上下２つの架橋部６，７によって連結されており，

４ キャリア１を構成する各スリーブ５は，ピン２の頭部４の側に位置した小

径で円筒状の上部分８と，ピン２の下端側に位置した大径で筒状の下部分９と，上部分８と下部分９とを繋ぐ薄板状の中間部分１０とを備えており，

５ スリーブ５の中間部分１０は前後に開口した開口部１１を挟んで左右に分

離しており，このためピン２のシャンク３は開口部１１から前後両側に露出しており，

６ スリーブ５の開口部１１は正面視及び背面視で上下に長い矩形（四角形）

であり，

７ スリーブ５における上部分８の下面と中間部分１０の前後面，及び中間部

分１０の前後面と下部分９の上面とはそれぞれ側面視で直角に交叉しており，

８ スリーブ３の並び方向に沿ったキャリア１の全長Ｌ２は約６７mm，各ス

リーブ３の軸方向の長さＬ３は約１０mm，上部分の外径Ｄ１は約４.５mm，下部分９の外径は約６.５mm，

９ である連結ピン。

【備 考】

(１) 図５に付記しているように，方向については，スリーブ５の並び方向を

左右方向，ピン２の頭部４の側を上，ピン２の先端側を下と定めており，スリーブ５が左右に並んで見える状態が正面視である。

(２) 本件物品は前後対称かつ左右対称の形状であり，したがって，正面視形

状と背面視形状とは同一で，右側面視形状と左側面視形状も同一である。イ号図面説明書図１は，連結ピンの正面図である。図２は，連結ピンの平面図である。図３は，連結ピンの底面図である。図４は，連結ピンの側面図である。図５は，連結ピンの斜視図である。図６は，ピンのみの正面図である。背面図は正面図と同一，左右側面図は同一である。符号の説明１：キャリア ２：ピン ３：ピンのスリーブ４：ピンの頭部 ５：スリーブ ６，７：架橋部８：上部分 ９：下部分 １０：中間部分：開口部別紙ロ 号 物 件 目 録イ号物件の連結ピンに使用する合成樹脂製のキャリア（ストリップ）であって，後記ロ号図面に示すとおり，

１ １本のピン２のシャンク３が挿入されるスリーブ５を１０本備えており，

スリーブ５の群は左右方向に並列配置されていて隣り合ったスリーブ５は上下２つの架橋部６，７によって連結されており，

２ 各スリーブ５は，小径の上部分８と，大径の下部分９と，上部分８と下部

分９とを繋ぐ薄板状の中間部分１０とを備えており，

３ スリーブ５の中間部分１０は前後に開口した開口部１１を挟んで左右に分

離しており，

４ スリーブ５の開口部１１は正面視で矩形（四角形）であり，

５ スリーブ５における上部分８の下面と中間部分１０の前後面，及び中間部

分１０の前後面と下部分９の上面とはそれぞれ側面視で直角に交叉しており，

６ スリーブ３の並び方向に沿ったキャリア１の全長Ｌ２は約６７mm，各ス

リーブ３の軸方向の長さＬ３は約１０mm，上部分の外径Ｄ１は約４.５mm，下部分９の外径は約６.５mm，

７ である連結ピン用のキャリア。

【備 考】

(１) 図５に付記しているように，方向については，スリーブ５の並び方向を

左右方向，小径の上部分８が上で大径の下部分９が下に位置していると定めており，スリーブ５が左右に並んで見える状態が正面視である。

(２) 本件物品は前後対称かつ左右対称の形状であり，したがって，正面視形

状と背面視形状とは同一で，右側面視形状と左側面視形状も同一である。ロ号図面説明書図１は，連結ピンの正面図である。図２は，連結ピンの平面図である。図３は，連結ピンの底面図である。図４は，連結ピンの側面図である。図５は，連結ピンの斜視図である。背面図は正面図と同一，左右側面図は同一である。符号の説明１：キャリア ５：スリーブ ６，７：架橋部８：上部分 ９：下部分 １０：中間部分：開口部別紙 乙３文献図３図４図６ 図７別紙 乙４文献図１図３別紙 乙５文献図１図３