平成20(行ケ)10053審決取消請求事件

平成２０年６月１２日判決言渡

平成２０年(行ケ)第１００５３号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成２０年４月２４日

判 決

原 告 シ ー ・ コ ム 株 式 会 社

訴 訟 代 理 人 弁 理 士 矢 野 寿 一 郎

被 告 三 井 化 学 株 式 会 社

訴 訟 代 理 人 弁 理 士 庄 子 幸 男

主 文

１ 特許庁が無効２００６−８００８２号事件について平成２０年１月

８日にした審決中，特許第３７８４３９８号の請求項１に係る発明に

ついての特許を無効とした部分を取り消す。

２ 訴訟費用は被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

主文第１項と同旨

第２ 争いのない事実等（証拠を掲げた事実以外は，当事者間に争いがない。）

１ 手続の経緯

(1) 原告は，発明の名称を「保形性を有する衣服」とする特許第３７８４３９８号の特許（平成１６年７月１５日に特許出願した特願２００４−２０８９６６号の一部を分割して，平成１７年３月２９日に新たな特許出願とし〔甲９〕，平成１８年３月２４日に設定登録されたもの。請求項の数は３である。以下，この特許を「本件特許」といい，本件特許の願書に添付した特許請求の範囲，明細書及び図面〔いずれも登録時のもの〕を併せて「本件明細書」という場合がある。）の特許権者である。

(2) 被告は，本件特許の請求項１ないし３に係る発明についての特許を無効とすることを求めて，平成１８年５月９日付け（同月１０日受付）の審判請求書（甲１０）により，審判（無効２００６−８００８２号事件。以下「本件審判」という。）を請求した。その審理の過程において，原告は，平成１８年７月２８日，本件明細書の記載を訂正（以下，この訂正を「前訂正」という。）する請求をした（甲１２）。特許庁は，平成１９年１月５日，「訂正を認める。特許第３７８４３９８号の請求項に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（以下「前審決」という。）をし（甲１９），同年３月６日，前審決中，「特許第３７８４３９８号の請求項に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を「特許第３７８４３９８号の請求項１∼３に係る発明についての特許を無効とする。」と更正する決定をした（甲２０）。原告は，平成１９年２月１３日，前審決を不服として，知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起し（甲２１），同年５月１０日，本件特許につき，特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正審判を請求したところ（甲２７），同裁判所は，同年６月２９日，特許法１８１条２項により前審決を取り消す旨の決定をした（甲３１）。

(3) 特許庁は，上記決定が効力を生じたので，本件審判の審理を再開したところ，原告は，平成１９年７月２６日，本件明細書の記載を訂正（以下，この訂正を「本件訂正」といい，本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲，明細書及び図面を併せて「訂正明細書」という。）する請求をし（甲３３），これにより，前訂正の請求は取り下げられたものとみなされた（特許法１３４条の２第４項）。特許庁は，原告に対し，平成１９年１０月３０日起案の無効理由通知書（甲３５）により，本件訂正は，特許法１３４条の２第５項で準用する同法１２６条３項及び４項に規定する要件を満たしていないから却下されるべきであり，本件訂正前の請求項１ないし３に係る発明についての特許は，特許法２９条２項の規定に違反してなされたものであるから，同法１２３条１項２号の規定により，無効にすべきである旨の通知をした。原告は，平成１９年１２月３日付け意見書（甲３６）を提出したが，特許庁は，平成２０年１月８日，本件訂正を認めないとした上，「特許第３７８４３９８号の請求項１ないし３に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，同月１８日，その謄本を原告に送達した。

(4) なお，本件審決は，本件訂正を認めないとしたものの，本件訂正後の請求項２に係る発明及びこれを引用する本件訂正後の請求項３に係る発明について，実質的に進歩性を否定する判断を示しているところ，原告は，本訴の第１回弁論準備手続期日（平成２０年４月２４日）において，本件審決中，特許第３７８４３９８号の請求項２及び３に係る各発明についての特許を無効とした部分の取消しを求めた部分について，審決取消事由を主張することなく，当該部分について訴えを取り下げ，被告はこれに同意した（第１回弁論準備手続調書）。これにより，本件審決中，特許第３７８４３９８号の請求項２及び３に係る各発明についての特許を無効とした部分は，確定した。特許請求の範囲

(1) 本件明細書（甲９）の特許請求の範囲の請求項１ないし３の各記載は，次のとおりである（以下，これらの請求項に係る発明を項番号に対応して，「本件発明１」などといい，これらをまとめて「本件発明」という。）。「【請求項１】 衣服の身頃，襟，襟口，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成し，該袋に曲げたり波立たせたり変形自在であってその変形形状を保持可能なワイヤを挿通したことを特徴とする保形成を有する衣服。【請求項２】 前記ワイヤは，該ワイヤの端部を折り返し，該折り返し部分に樹脂製の筒状部分を被せて熱溶着することによって端部処理されたものであることを特徴とする，請求項１に記載の保形成を有する衣服。【請求項３】 前記ワイヤを，樹脂製ワイヤとすることを特徴とする，請求項１又は請求項２に記載の保形成を有する衣服。」

(2) 訂正明細書の特許請求の範囲（甲３３添付の全文訂正特許請求の範囲）の請求項１ないし３の各記載は，次のとおりである（以下，これらの請求項に係る発明を項番号に対応して，「訂正発明１」などという。下線部は訂正箇所を示す。）。「【請求項１】 衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って，衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して袋を形成し，該袋に曲げたり波立たせたり変形自在であってその変形形状を保持可能なワイヤを挿通したことを特徴とする保形性を有する衣服。【請求項２】 衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋が形成され，該袋に曲げたり波立たせたり変形自在であってその変形形状を保持可能なワイヤが挿通された保形性を有する衣服であって，前記ワイヤは，該ワイヤの端部を折り返し，該折り返し部分を樹脂製の筒状部材に挿嵌し，前記ワイヤの折り返し部分に前記筒状部材を熱溶着することによって端部処理されたものであることを特徴とする，保形性を有する衣服。【請求項３】 前記ワイヤを，樹脂製ワイヤとすることを特徴とする，請求項１又は請求項２に記載の保形性を有する衣服。」本件審決の理由別紙審決書写し記載のとおりである。要するに，下記(1)の理由により，本件訂正は，特許法１３４条の２第５項で準用する同法１２６条３項，４項に規定する要件を満たしていないから却下されるべきであり，下記(2)の理由により，本件発明１ないし３についての特許は，特許法２９条２項の規定に違反してなされたものであるから，同法１２３条１項２号の規定により，無効にすべきである，というものである。

(1) 本件訂正は，後記訂正事項１及び５を含むところ，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って，衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して，袋を形成」することは，本件特許の願書に添付された明細書及び図面に記載されておらず，当該明細書又は図面の記載から自明の事項ということもできないから，訂正事項１は，特許請求の範囲の減縮を目的にしたものでなく，願書に添付した明細書又は図面に記載されていない事項を要件とするものであり，かつ実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものであり，また，訂正事項５は，訂正事項１に伴って生じた明細書の訂正であって，訂正事項１と同様，特許請求の範囲の減縮を目的にしたものでなく，願書に添付した明細書又は図面に記載されていない事項を要件とするものであり，かつ実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものであるから，本件訂正は，特許法１３４条の２第５項で準用する同法１２６条３項，４項に規定する要件を満たしていない。ア 訂正事項１請求項１の「衣服の身頃，襟，襟口，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成し」を「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って，衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して，袋を形成し」と訂正する。イ 訂正事項２請求項１の「保形成」を「保形性」と訂正する。ウ 訂正事項３請求項２の「前記ワイヤは，該ワイヤの端部を折り返し，該折り返し部分に樹脂製の筒状部材を被せて熱溶着することによって端部処理されたものであることを特徴とする，請求項１に記載の保形成を有する衣服」を「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋が形成され，該袋に曲げたり波立たせたり変形自在であってその変形形状を保持可能なワイヤが挿通された保形性を有する衣服であって，前記ワイヤは，該ワイヤの端部を折り返し，該折り返し部分を樹脂製の筒状部材に挿嵌し，前記ワイヤの折り返し部分に前記筒状部材を熱溶着することによって端部処理されたものであることを特徴とする，保形性を有する衣服」と訂正する。エ 訂正事項４請求項３の「保形成」を「保形性」と訂正する。オ 訂正事項５段落【０００６】の「衣服の身頃，襟，襟口，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成し」を「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って，衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して袋を形成し」と訂正する。カ 訂正事項６段落【０００７】の「前記ワイヤは，該ワイヤの端部を折り返し，該折り返し部分に樹脂製の筒状部材を被せて熱溶着することによって端部処理されたものとするものである」を「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋が形成され，該袋に曲げたり波立たせたり変形自在であってその変形形状を保持可能なワイヤが挿通された保形性を有する衣服であって，前記ワイヤは，該ワイヤの端部を折り返し，該折り返し部分を樹脂製の筒状部材に挿嵌し，前記ワイヤの折り返し部分に前記筒状部材を熱溶着することによって端部処理されたものである」と訂正する。

(2) 本件発明１は，下記引用例２，４及び５に記載された発明に基づいて，本件発明２は，下記引用例２及び４ないし８に記載された発明に基づいて，本件発明３は，下記引用例１ないし８に記載された発明に基づいて，それぞれ当業者が容易に発明をすることができたものである。ア 引用例１特開平７−２３８４１７号公報（甲１）イ 引用例２実願昭５９−４９５１８号（実開昭６０−１６１１２３号公報）のマイクロフィルム（甲２）ウ 引用例３登録実用新案第３０６３５５２号公報（甲３）エ 引用例４特開２００２−３０９４２２号公報（甲４）オ 引用例５実願昭６０−１０６１９６号（実開昭６２−１５５０８号）のマイクロフィルム（甲５）カ 引用例６特開平８−１７０２０６号公報（甲６）キ 引用例７実願平４−４５３６号（実開平５−５６９０５号）のＣＤ−ＲＯＭ（甲７）ク 引用例８実願平５−６３４２４号（実開平７−２８９０５号）のＣＤ−ＲＯＭ（甲８）

第３ 当事者の主張

（原告の主張）

本件審決は，以下のとおり，本件訂正の適否の判断を誤った違法があるから，本件審決中，本件発明１についての特許を無効とした部分は取り消されるべきである。

(1) 訂正事項１の判断の誤り

ア 特許法１３４条の２第５項で準用する同法１２６条３項について本件審決は，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って，衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して，袋を形成」することは，本件特許の願書に添付された明細書及び図面に記載されておらず，当該明細書又は図面の記載から自明の事項ということもできないと認定判断した。しかし，以下のとおり，本件審決の上記認定判断は誤りである。本件明細書の段落【００１７】，【００１９】ないし【００２２】，【図２】，【図７】，【図９】（ａ），【図１０】（ａ）の記載によれば，ワイヤ２０を衣服の表側に露出しないように裏側に取り付ける形態の例として，段落【００１９】に明記されている「衣服の表側を構成する主布１７の裏側に，別布１９を縫合して袋を形成し，該袋の内部にワイヤ２０を挿通させる」という態様を，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁」に適用することができることは，明らかである。すなわち，本件明細書の段落【００１７】，【００２１】，【００２２】は，ワイヤの取付位置を説明し，段落【００１９】は，ワイヤの取付構造（方法）を説明していることから，当業者であれば，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って，衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して，袋を形成する」という技術的事項を自明なものとして理解することができる。イ その余の点について訂正事項１により，特許権の効力の範囲，発明の内容・思想の同一性につき，第三者に不測の不利益を生じるような変動を生じるものではない。

(2) 訂正事項５の判断の誤り

本件審決の訂正事項５の判断も，訂正事項１と同様に，誤りである。被告の反論

(1) 訂正事項１の判断の誤りに対し

本件明細書の段落【００１９】に記載された取付形態は，【図７】及び【図８】からも理解されるように，「衣服の身頃」に形成される構成であって，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁」に付設される構成ではない。また，本件明細書の段落【００２１】及び【００２２】には，ポケット又はポケットフラップの周縁にワイヤを挿通する形態が説明されているにとどまり，「衣服の見頃，襟，襟口，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成」することは記載されていないし，この取付形態が「衣服の表側を構成する主布の裏側に，別布を縫合して袋を形成し，該袋の内部にワイヤを挿通させる」という取付形態を意味するものでもない。

(2) 訂正事項５の判断の誤りに対し

本件審決の訂正事項５の判断も，訂正事項１と同様に，誤りはない。

第４ 当裁判所の判断

本件訂正の適否について

(1) 特許法１３４条の２第５項で準用する同法１２６条３項該当性についてア 訂正が，当業者によって，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができ，特許請求の範囲の減縮を目的として，特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において，付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や，その記載から自明である事項である場合には，そのような訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された範囲内において」するものである

ということができる（知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０５

号事件・平成２０年５月３０日判決参照）。

以上を前提として，訂正事項１及び５について，「明細書，特許請求

の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものであるか否

かを検討する。

イ 本件明細書（甲９）には，次の記載がある。

(ア) 「【請求項１】 衣服の身頃，襟，襟口，ポケット又はポケット

フラップの周縁に沿って袋を形成し，該袋に曲げたり波立たせたり変

形自在であってその変形形状を保持可能なワイヤを挿通したことを特

徴とする保形成を有する衣服。」

(イ) 「【００１７】 シャツ１０には，保形性を備えるために，すな

わち，衣服の立体的形状を自在に変化させ，その形状を保持させるた

めに，適宜位置に，変形自在且つ形状保持可能なワイヤ２０・２０・

・・が取り付けられている。

例えば，図２や図４に示す如く，襟付きシャツ１０では，襟１３

と，襟口（襟の開き部分）１４，袖１２の下部，身頃１１の下部，ポ

ケット１５の縁，ポケットフラップ１５ａの縁に，ワイヤ２０・２０

・・・が取り付けられ，Ｔシャツ４０では，袖１２の下部，身頃１１

の下部に，ワイヤ２０・２０・・・が取り付けられている。」

(ウ) 「【００１９】 前記ワイヤ２０は，衣服の表側に露出しないよ

うに，裏側に取り付けられる。

例えば，図７に示す如く，衣服の表側を構成する主布１７の裏側

に，別布１９を縫合して袋を形成し，該袋の内部にワイヤ２０を挿通

させることにより，衣服にワイヤ２０を取り付けることができる。

本実施例では，図８に示す如く，布地のボーダー柄の副布１６の裏

側に別布１９をあてて，副布１６と別布１９との間に袋を形成し，こ

こにワイヤ２０を挿通させることにより，衣服にワイヤ２０を取り付

けている。」

(エ) 「【００２１】 シャツ１０の襟１３の近傍においては，図９（

ａ）に示す如く，襟１３の周縁と，襟口１４の周縁とに，ワイヤ２０

が取り付けられる。これにより，図９（ｂ）に示す如く，襟１３を立

てた状態で保持させることができる。また，襟１３の一部を曲げた

り，襟口１４を波立たせたり，シャツを立体的に整形し，その状態を

保持することができる。」

(オ) 「【００２２】 シャツ１０のポケット１５部分では，図１０（

ａ）に示す如く，ポケット１５の開口の周縁と，ポケットフラップ１

ａの周縁とに，ワイヤ２０が取り付けられる。これにより，図１

（ｂ）に示す如く，ポケット１５を身頃１１から浮き立たせて立体

的に整形し，また，ポケットフラップ１５ａを上方へ反り上がった状

態に立体的に整形し，これらの立体的に整形された状態を状態を保持

することができる。」

ウ 本件明細書の前記イの各記載によれば，【請求項１】には，衣服の身

頃，襟，襟口，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成

することが記載されており（前記イ(ア)），段落【００１７】には，ワ

イヤの取付位置として，襟，襟口（襟の開き部分），袖の下部，身頃の

下部，ポケットの縁，ポケットフラップの縁が記載されており（前記イ(

イ)），段落【００１９】には，ワイヤの取付構造（方法）として，衣服

の表側を構成する主布の裏側に，別布を縫合して袋を形成し，この袋の

内部にワイヤを挿通させることが記載されており（前記イ(ウ)），段落

【００２１】には，ワイヤの取付位置として，襟の周縁，襟口の周縁が

記載されており（前記イ(エ)），段落【００２２】には，ワイヤの取付

位置として，ポケットの開口の周縁，ポケットフラップの周縁が，それ

ぞれ記載されている（前記イ(オ)）と認められる。

すなわち，本件明細書には，①「衣服の襟，ポケット又はポケットフ

ラップの周縁に沿って袋を形成」することが記載され（【請求 項１

】），②ワイヤの取付位置として，「衣服の襟，ポケット又はポケット

フラップの周縁」が記載され（段落【００１７】，【００２１】及び【

】），③ワイヤの取付構造（方法）として，「衣服の表側を構

成する主布の裏側に別布を縫合して，袋を形成」すること，この袋の内

部にワイヤを挿通させることが記載されている（段落【００１９】）と

いえる。

そうすると，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿

って袋を形成」して，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周

縁」にワイヤを取り付けるに当たり，「衣服の表側を構成する主布の裏

側に別布を縫合して，袋を形成」し，この袋の内部にワイヤを挿通させ

るようにすることは，本件明細書の記載を総合することにより導かれる

技術的事項であり，当業者であれば，本件明細書の記載から自明である

事項として，認識することができるというべきである。

被告は，本件明細書の段落【００１９】は，専ら「衣服の身頃」に関

する記載である旨主張するが，上記説示に照らし，採用することができ

ない。

エ 上記検討したところによれば，訂正事項１及び５は，いずれも「明細

書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するも

のと認められる。

したがって，本件審決が，本件訂正は，訂正事項１及び５を含むか

ら，特許法１３４条の２第５項で準用する同法１２６条３項に規定する

要件を満たしていないと判断したことは，誤りというべきである。

(2) その余の点について

ア 本件審決は，訂正事項１及び５は，特許請求の範囲の減縮を目的にし

たものでなく，かつ実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するもので

あり，本件訂正は，訂正事項１及び５を含むから，特許法１３４条の２

第５項で準用する同法１２６条４項に規定する要件を満たしていないと

判断したが，そのように判断した理由を具体的に示しておらず，理由不

備の違法がある。

イ 念のため，上記の点について判断する。

訂正事項１は，本件明細書の特許請求の範囲の【請求項１】におけ

る「衣服の身頃，襟，襟口，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿

って袋を形成し」との記載を，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラ

ップの周縁に沿って，衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合し

て，袋を形成し」と訂正することを内容とするものであり，「袋を形

成」する箇所を，「衣服の身頃，襟，襟口，ポケット又はポケットフラ

ップの周縁」から「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁」

に限定するとともに，「袋」を「衣服の表側を構成する主布の裏側に別

布を縫合して・・・形成」したものに限定するものであって，特許請求

の範囲の減縮を目的とするものであることは，明らかである。

また，上記のとおり訂正することにより，発明の実施態様は限定され

るものの，発明の課題ないし目的が異なるものとなるわけではなく，全

く別個の発明と評価されるものではないから，実質的に特許請求の範囲

を拡張又は変更するものということはできない。

なお，本件審決は，原告が，本件審判の第１回口頭審理において，本

件明細書の特許請求の範囲の【請求項１】の「袋」は「両端が閉じられ

た状態の筒状部材を指す。」ものであると主張したこと，また，当該袋

は「衣服の身頃，襟，襟口，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿

って」形成されているものであることを指摘するが，その構成を上記の

とおり限定することが，実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するも

のとはいえない。

また，訂正事項５は，訂正事項１に伴ってなされた明細書の訂正を内

容とするものであって，明りょうでない記載の釈明を目的とすること，

実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものでないことは，いずれ

も明らかである。

ウ 上記検討したところによれば，本件審決が，本件訂正は，訂正事項１

及び５を含むから，特許法１３４条の２第５項で準用する同法１２６条

項に規定する要件を満たしていないと判断したことは，誤りというべ

きである。

結論

以上検討したところによれば，本件訂正は，訂正事項１及び５を含むか

ら，特許法１３４条の２第５項で準用する同法１２６条３項，４項に規定す

る要件を満たしていないとした本件審決の判断には誤りがあり，この誤り

が，本件訂正を認めないことを前提として，本件発明１についての特許を無

効とすべきであるとした本件審決の結論に影響することは明らかである。

したがって，原告の本訴請求は理由があるから，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第３部

裁判長裁判官 飯 村 敏 明

裁判官 齊 木 教 朗

裁判官 嶋 末 和 秀