平成17(行ケ)10068行政訴訟 特許権

平成１７年（行ケ）第１００６８号　特許取消決定取消請求事件
（旧事件番号　東京高裁平成１６年（行ケ）第２０３号）
口頭弁論終結日　平成１７年１１月１７日
　　　　　　　　　　判　　　　　　　決
　　　　　　　　原告・脱退原告東洋紡績株式会社訴訟引受人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東洋ゴム工業株式会社
　　　　　　　　代表者代表取締役　　　　　　
　　　　　　　　訴訟代理人弁理士　　　　　　鈴木崇生
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　尾崎雄三
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　梶崎弘一
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　光吉利之
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　福井賢一
　　　　　　　　脱退原告　　　　　　　　　　東洋紡績株式会社
　　　　　　　　代表者代表取締役　　　　　　
　　　　　　　　被　　　　　　告　　　　　　特許庁長官
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中嶋　誠
　　　　　　　　指定代理人　　　　　　　　　佐野整博
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　井出隆一
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　一色由美子
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　伊藤三男
　　　　　　　　　　主　　　　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　特許庁が異議２００３－７１６１４号事件について平成１６年３月２２日に
した決定を取り消す。
第２　事案の概要
　本件は，原告の有する後記特許につき，特許庁が特許取消決定をしたことか
ら，原告がその取消しを求めた事案である。
第３　当事者の主張
　１　請求原因　
　 (1)　特許庁等における手続の経緯
ア　原告及び脱退原告は，名称を「ポリウレタン組成物からなる研磨パッ
ド」とする発明につき，平成１４年４月８日（特許法４１条に基づく優先権主張・
優先日平成１３年４月９日）に特許出願をし，平成１４年１０月１１日に特許第３
３５９６２９号として設定登録を受けた（以下「本件特許」という。）。
イ　その後，本件特許につき特許異議の申立てがされ，異議２００３－７１
６１４号事件として特許庁に係属した。原告及び脱退原告は，平成１５年１２月１
日，特許請求の範囲等について訂正請求をした（以下「本件訂正請求」とい
う。）。特許庁は，同事件について審理した上，平成１６年３月２２日，「訂正を
認める。特許第３３５９６２９号の請求項１に係る特許を取り消す。」との決定を
し，その謄本は，同年４月１２日原告及び脱退原告に送達された。
ウ　脱退原告は，本件特許に係る特許権の持分を原告に譲渡し，原告が持分
譲受人として本件訴訟を引き受けたため，平成１７年６月２８日，本件訴訟から脱
退した。
エ　なお，原告は，本件訴訟の係属中，本件特許につき訂正審判を請求した
が，特許庁において請求不成立の審決がされたので，その取消しを求める訴えを東
京高等裁判所に提起し（平成１７年４月１日当庁へ回付。平成１７年（行ケ）第１
０１４６号事件），同事件は，本件と並行して審理された。
(2)　発明の内容
　本件訂正請求に係る明細書（甲４。以下「本件訂正明細書」という。）の
特許請求の範囲の【請求項１】に記載された発明（以下「本件発明」という。）の
要旨は下記のとおりである。
　なお，以下においては，「トルエンジイソシアネート」を「ＴＤＩ」と，
「４，４’－ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート」を「ＨＭＤＩ」と，「ポ
リテトラメチレングリコール」を「ＰＴＭＧ」と，それぞれ略称する。
　　　　　　　　　　　　　　　記
　有機ポリイソシアネート，ポリオール及び硬化剤からなるポリウレタン
を主な構成素材としてなる研磨パッドであって，前記有機ポリイソシアネートが，
トルエンジイソシアネート〔判決注：ＴＤＩ〕及び４，４’－ジシクロヘキシルメ
タンジイソシアネート〔判決注：ＨＭＤＩ〕からなり，前記硬化剤の主成分が４，
４’－メチレンビス（o－クロロアニリン）であり，且つ，前記ポリオールが，ポリ
テトラメチレングリコール〔判決注：ＰＴＭＧ〕及び低分子ポリオールからなり，
該ポリテトラメチレングリコール〔判決注：ＰＴＭＧ〕の数平均分子量が５００～
１６００であり，且つ，分子量分布（重量平均分子量／数平均分子量）が１．９未
満であることを特徴とする研磨パッド。
(3)　決定の内容
　決定の内容は，別添決定書写しのとおりである。その要旨は，本件発明
は，本件特許の出願前に頒布された以下の刊行物１～５及び７に記載された発明に
基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２
項の規定により，特許を受けることができないと判断したものである。
刊行物１：特開平１１－３２２８７８号公報（甲６。決定に「特開平１
１－３３８７８号公報」とあるのは誤記と認める。）
刊行物２：特開平２－２３２１７３号公報（甲７）
刊行物３：特開昭６１－１６２５２２号公報（甲８）
刊行物４：“Szycher's Handbook of Polyurethanes”CRC Press, 1999,
p5-14～5-16（甲９）
刊行物５：“Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical TechnologyFourth
Edition”Vol.19, John Wiley & Sons, 1996, p759～764（甲１０）
刊行物７：特開平４－２１３３１６号公報（甲１２）
　決定は，上記判断をするに当たり，本件発明と刊行物１に記載された発明
（以下「刊行物１発明」という。）との一致点及び相違点を次のとおり認定した
（決定７頁３２行～８頁８行）。
〔一致点〕有機ポリイソシアネート，ポリオール及び硬化剤から成るポリウ
レタンを主な構成素材として成る研磨パッドであって，前記硬化剤の主成分が４，
４’－メチレンビス（o－クロロアニリン）であり，かつ，前記ポリオールがＰＴＭ
Ｇ及び低分子ポリオールから成り，該ＰＴＭＧの数平均分子量において重複するも
のである研磨パッドである点。
〔相違点１〕本件発明では，有機ポリイソシアネートがＴＤＩ及びＨＭＤＩ
から成るとされるのに対し，刊行物１では，実施例にＴＤＩのみから成るものが記
載されている点。
〔相違点２〕本件発明では，ＰＴＭＧの分子量分布（重量平均分子量／数平
均分子量）が１．９未満であるとされるのに対し，刊行物１にはそのようなことの
記載がない点。
(4)　決定の取消事由
　決定は，以下のとおり，相違点に対する判断を誤ったものであるから（取
消事由１～３），違法として取り消されるべきである。
ア　取消事由１（相違点１についての判断の誤り）
(ア)　決定は，相違点１について，① 刊行物１及び２には，研磨パッドに
使用される有機イソシアネートとして，ＴＤＩとともにＨＭＤＩが記載されてお
り，研磨パッドの使用に際しては両者ともよく使用されるよく知られたものである
と認められる，② 刊行物１には２種以上の混合物とすることも記載されており，当
業者であれば容易にＴＤＩ及びＨＭＤＩを併用することができたと認められる，③
本件訂正明細書には，有機イソシアネートとしてＴＤＩ及びＨＭＤＩの併用が特別
に優れたものとすることの記載はなく，実施例によっても，ＴＤＩ及びＨＭＤＩの
併用が格別な効果を奏するとは認められないと判断した（決定８頁９行～２３
行）。
　しかし，決定の上記判断は，以下のとおり，ＴＤＩとＨＭＤＩとの組
合せの困難性を看過し，両者の併用による本件発明特有の効果を看過したものであ
って，誤りである。
(イ)　決定の上記①の判断について
　刊行物１及び２には，研磨パッドに使用することのできるイソシアネ
ート成分として，ＨＭＤＩが記載されている。また，刊行物６（特開２０００－２
４８０３４号公報，甲１１）にも，これと同様の記載がある。しかし，ＨＭＤＩ
は，他の多数のイソシアネートとともに単に形式的に列挙されただけであって，刊
行物１，２及び６にはＨＭＤＩを具体的に用いた実施例等は記載されていない。
　他方，イソシアネートのうちポリウレタン樹脂の原料として最も広
く，大量に使用されているのは，ＴＤＩ及びＭＤＩ（ジフェニルメタンジイソシア
ネート）である（甲１７）。ＨＭＤＩは，耐光性が要求される特殊な用途に使用さ
れるものであって（甲１８，１９），耐光性が要求されない研磨パッドの材料とし
ては使用されていない。このような技術常識を考慮すると，ＨＭＤＩを研磨パッド
に使用することが刊行物１，２及び６に実質的に記載されているということはでき
ない。
　したがって，ＨＭＤＩを研磨パッドに使用することがよく知られてい
るとした決定の認定は誤りである。
(ウ)　決定の上記②の判断について
　本件発明は，多種多様に存在するイソシアネートの中からＴＤＩとＨ
ＭＤＩとを選択し，組み合わせて使用することにより，研磨パッドの低温領域（２
０℃～６０℃の領域）における弾性率の温度依存性を小さくし，研磨パッドの硬度
低下を抑制したことに技術的意義がある。これに対し，刊行物１及び２は，本件発
明とは発明の目的，解決課題を異にするものであって，ＴＤＩ及びＨＭＤＩの併用
について記載されておらず，その示唆すらない。そうすると，刊行物１及び２に接
した当業者であっても，本件発明の目的を達成するためにどのようなイソシアネー
トを用いればよいのかは全く予想がつかないのであるから，これらの併用が容易で
あるとした決定の判断は失当である。
(エ)　決定の上記③の判断について
　本件訂正明細書（甲４）に記載された実施例１及び２並びに特許異議
申立て事件において原告及び脱退原告が提出した特許異議意見書（甲５。以下「甲
５意見書」という。）に記載された参考例１が示すとおり，有機ポリイソシアネー
トとしてＴＤＩ及びＨＭＤＩを併用しない研磨パッドは，本件発明の効果を奏する
ことができない。ＴＤＩ及びＨＭＤＩを併用しない刊行物１の実施例１～８に記載
された研磨パッドや，刊行物２の実施例１に記載された研磨パッドも，これと同様
である。これらによれば，ＴＤＩ及びＨＭＤＩの併用によって格別な効果を奏する
ことが明らかであるから，併用による効果が認められないとした決定の判断は誤り
である。
イ　取消事由２（相違点２についての判断の誤り）
(ア)　決定は，相違点２について，① 刊行物３～５及び７にみられるとお
り，分子量分布が１．９未満のＰＴＭＧをポリウレタンエラストマーに使用するこ
とはよく知られており，刊行物３及び７にはそれによって耐熱性が改善されること
が記載されているから，刊行物１におけるＰＴＭＧとして分子量分布の狭い１．９
未満のものを使用することに格別な困難性は見いだせない，② 本件訂正明細書にお
いては，２０℃，４０℃及び６０℃における弾性率を測定して熱による変化が小さ
いとするものであり，耐熱性の指標を機械的物性である弾性率の測定で示している
ものであって，その効果も予測し得たところであると判断した（決定８頁２４行～
３４行）。
　しかし，決定の上記判断は，以下のとおり誤りである。
(イ)　本件発明は，広い温度領域（実際に研磨操作が行われる２０℃～６
０℃の範囲）で平坦化加工を安定的に行うことができる研磨パッドを提供すること
を課題とし，この課題を解決するために，ポリウレタンの低温領域における耐軟化
性を向上させること（弾性率の変化量を小さくすること）を目的として，分子量分
布が１．９未満のＰＴＭＧを採用したものである。
　一方，刊行物３及び７には，分子量分布の狭いＰＴＭＧをポリウレタ
ンエラストマー等の原料として用いると耐熱性が改善される旨の記載がある。しか
し，これらはいずれも本件発明のようにポリウレタンの低温領域における耐軟化性
の向上を目的とするものではなく，刊行物３はポリウレタンエラストマーの高温領
域における耐分解性，耐劣化性を改善することを，刊行物７はイソシアネート及び
硬化剤としてＰＰＤＩ（パラフェニレンジイソシアネート）及びＭＢＯＣＡ（４，
４’－メチレンビス（ｏ－クロロアニリン））を組み合わせて使用した場合の問題
点である製造工程上の欠点を解決することを，それぞれ目的とするものである。ま
た，刊行物３及び７には，低温領域における硬度（弾性率）の変化量を小さくする
ことができることについての記載はないし，動機付けも示されていない。したがっ
て，刊行物３及び７に記載された「耐熱性」は，本件発明とは異なり，高温領域に
おける耐分解性，耐劣化性を意味すると認定すべきものである。
　さらに，刊行物３～５及び７をみても，ＰＴＭＧを研磨パッド用のポ
リウレタンに用いることの記載は一切ない。
　そうすると，刊行物１におけるＰＴＭＧとして刊行物３～５及び７に
記載のＰＴＭＧを使用することは，当業者であっても容易に想到し得るものではな
いし，その効果も全く予測し得ないものである。
　ところが，決定は，刊行物３及び７にいう「耐熱性」を低温領域にお
ける耐軟化性の意味であると誤認し，その結果，ＰＴＭＧとして分子量分布の狭い
１．９未満のものを使用することに格別な困難性はなく，その効果も予測し得たと
ころであると判断したものであって，その判断には明らかな誤りがある。
ウ　取消事由３（相違点１及び２を一体的に認定せず，本件発明の顕著な効
果を看過した誤り）
(ア)　決定は，「相違点１及び２は格別なものとは認められないものであ
るから，本件発明は，上記刊行物１～５及び７に記載された発明に基づいて，当業
者が容易に発明をすることができたものである。」と判断して，本件発明の進歩性
を否定した（決定８頁３５行～３７行）。
　しかし，この判断は，以下のとおり，一体的に判断すべき相違点１及
び２を分離して認定した上，本件発明の顕著な効果を看過したものであって，誤り
である。
(イ)　本件発明は，有機ポリイソシアネートとしてＴＤＩ及びＨＭＤＩを
併用すること（以下「発明特定事項①」という。），及び，数平均分子量が５００
～１６００であり，かつ，分子量分布が１．９未満であるＰＴＭＧを用いること
（以下「発明特定事項②」という。）を一体不可分の構成として採用することによ
って，ポリウレタンの低温領域における耐軟化性を向上させ，平均研磨速度が大き
く，面内均一性も優れており，しかも，広い温度領域でシリコンウエハ等の平坦化
加工を安定的に行うことが可能であるという顕著な効果を奏するのである。したが
って，本件発明の進歩性は，発明特定事項①に係る相違点１と，発明特定事項②に
係る相違点２とを一体的に認定した上で，これによる効果に基づいて判断されなけ
ればならない。
　なお，発明特定事項①及び②を組み合わせることによって顕著な効果
を奏することにつき，本件訂正明細書には，その文言上は明確な記載はない。しか
し，本件発明はポリウレタンの主な構成材料（有機ポリイソシアネート，ポリオー
ル及び硬化剤）を特定することによって課題を解決したものであること，本件訂正
明細書には，本件発明に使用する有機ポリイソシアネートはＴＤＩ及びＨＭＤＩで
あるとの記載があること，本件発明の効果を明確かつ具体的に示す実施例におい
て，ＴＤＩ及びＨＭＤＩを組み合わせた例のみを挙げていることからすれば，本件
発明においては，発明特定事項②だけでなく，発明特定事項①もその効果に影響す
るものであることは明らかである。したがって，本件訂正明細書には，発明特定事
項①及び②を組み合わせることにより顕著な効果を奏することが記載されているの
と同然であるということができる。
(ウ)　本件発明の研磨パッドが使用されるＣＭＰ（ケミカル・メカニカ
ル・ポリシング）の技術分野においては，加工後のウエハの表面平坦度が１００Å
以下であること，厚みのばらつき（面内均一性）が１０％以下であることという極
めて高度の表面平坦性が要求される（甲２１，２３，２４）。この要件を満たさな
いウエハは製品不良となるため，ウエハの厚みのばらつきの程度は製品の歩留りに
大きく影響する。そして，ＣＭＰプロセスの業界標準として市場で広く使用されて
いる２層研磨パッドＩＣ１０００／ＳＵＢＡ４００でさえ，ウエハの面内均一性を
１０％以下にすることができないのであって，これを１０％未満にすることは容易
なことではないのである。
　本件発明の研磨パッドは，研磨層の構成材料として発明特定事項①及
び②を組み合わせることによって，パッドを２層とすることなく（クッション層と
なる下層パッドを用いることなく），ウエハの面内均一性を１０％未満に下げるこ
とができたのである。すなわち，本件訂正明細書の実施例１及び２の研磨パッドの
面内均一性は，それぞれ７％，５％である。これに対し，発明特定事項①及び②の
うち，①は満たすが②を充足しないもの（本件訂正明細書の比較例１。分子量分布
２．０のＰＴＭＧを使用），②は満たすが①を充足しないもの（甲５意見書の参考
例１。イソシアネートとしてＴＤＩのみを使用），①及び②のいずれも充足しない
もの（同参考例２。ＴＤＩのみを使用，分子量分布２．０のＰＴＭＧを使用）の面
内均一性は，それぞれ１１％，１１％，１５％であって，いずれも本件発明の効果
を奏することができない。また，刊行物１の実施例１～８に記載の研磨パッド，刊
行物２の実施例１に記載の研磨パッドも，少なくとも発明特定事項①を充足しない
もの（イソシアネートとしてＴＤＩのみを使用したもの）であるから，やはり本件
発明の顕著な効果を奏し得ないのである。
　このように，本件発明の効果には発明特定事項①及び②のいずれもが
影響しているのであり，本件発明は，発明特定事項①及び②を組み合わせることに
よって，刊行物１等に開示されていない顕著な効果を奏することができるのであ
る。決定は，この組合せによる顕著な効果を看過し，本件発明の進歩性を否定した
ものであって，その判断には明らかな誤りがある。
２　請求原因に対する認否
　請求原因(1)～(3)の各事実は認めるが，同(4)は争う。
３　被告の反論
(1)　取消事由１（相違点１についての判断の誤り）に対し
ア　刊行物１，２及び６にＨＭＤＩが記載されていることは原告も認めると
おりであり，刊行物に記載された技術的事項が実施例に記載されたものに限定され
るとする理由はない。むしろ，これらの刊行物に共通してＨＭＤＩが記載されてい
ることは，ＨＭＤＩが研磨パッドに使用されるイソシアネートとしてよく知られて
いることを示すということができる。
イ　研磨パッドに用いられるイソシアネートとして刊行物１に列挙された物
質にはＴＤＩ及びＨＭＤＩが含まれており，しかも，これらが２種以上の混合物と
して適用されることも記載されている。これらの物質は，いずれも同様な作用を有
する成分として記載されているのであり，複数の物質を組み合わせることも予定さ
れているのであるから，これらの中からいくつかを選択し，併用することに困難性
はない。
ウ　原告は，ＴＤＩ及びＨＭＤＩの併用による効果を主張する。しかし，本
件訂正明細書にはＴＤＩ及びＨＭＤＩの併用により本件発明の効果が得られたとす
る記載は一切ないのであって（弾性率の温度依存性が小さいなどといった本件発明
の効果は，ＰＴＭＧの分子量及び分子量分布を選択することによって得られると記
載されており，有機ポリイソシアネートの選択及び併用によるものであるとは記載
されていない。），原告の主張は明細書の記載に基づかない主張である。
　また，甲５意見書にはＴＤＩ及びＨＭＤＩを特定の割合で併用したもの
が効果を奏した旨の記載があるが，本件発明は，特許請求の範囲の記載のとおり，
ＴＤＩ及びＨＭＤＩの割合を限定するものではないから，甲５意見書をもって併用
の効果があるとすることはできない。さらに，選択及び併用による効果を主張する
のであれば，ＴＤＩと他のイソシアネートとを併用した場合との比較も必要となる
が，そのような例も示されていない。
　したがって，ＴＤＩ及びＨＭＤＩの併用が格別な効果を奏するものとは
認められないとした決定に誤りはない。
(2)　取消事由２（相違点２についての判断の誤り）に対し
　本件発明は，平坦化加工を行うための研磨パッドに関するものであり，摩
擦熱に対する耐熱性が問題とされている。
　耐熱性とは，熱に対する変化の起こりにくさをいうものであり，低温領域
における耐熱性と高温領域における耐熱性とがある。刊行物３及び７にいう耐熱性
が，原告主張のとおり，高温領域における耐熱性に関するものであるとしても，そ
のことによって低温領域での耐熱性が否定されることはなく，むしろ低温領域にお
ける耐熱性という効果を予測させるものである。そうすると，刊行物３及び７の記
載から，分子量分布の狭いＰＴＭＧを使用することによって耐熱性を有するという
本件発明の効果を予測することができると認められる。
　また，１．９未満という分子量分布の狭いＰＴＭＧ自体は，刊行物３～５
及び７に記載されたとおり，よく知られたものである。
　したがって，１．９未満の分子量分布のＰＴＭＧを使用することに格別な
困難性がないとした決定の判断に誤りはない。
(3)　取消事由３（相違点１及び２を一体的に認定せず，本件発明の顕著な効果を
看過した誤り）に対し
　本件発明の効果について，本件訂正明細書には，数平均分子量が５００～
１６００であり，かつ，分子量分布が１．９未満であるＰＴＭＧを用いることによ
って平坦加工性及び研磨パッドの温度依存性に関する効果を奏する旨の記載がある
だけであって（段落【００１１】～【００１３】），発明特定事項①及び②の組合
せによって顕著な効果を奏するなどといった記載は存在しない。また，実施例をみ
ても，ＴＤＩ及びＨＭＤＩを特定の割合で併用したものが例示されているだけであ
って，発明特定事項①及び②の組合せによる顕著な効果が本件訂正明細書に記載さ
れているのと同然であるということもできない。
　さらに，甲５意見書が本件発明の顕著な効果を示すものでないことは，前
記(1)ウのとおりである。
　原告は，面内均一性を１０％未満としたことが本件発明の顕著な効果であ
るかのように主張する。しかし，原告は，各文献に示された用語の意味や測定法の
異同を検討することなく，異なる文献に記載された数値を単に寄せ集めて論ずるも
のであって，その主張には何ら意味がない。
　本件発明の効果は，刊行物１～５及び７から予想し得たものであって，格
別なものということはできないから，この点に関する決定の判断にも誤りはない。
第４　当裁判所の判断
１　請求原因(1)（特許庁等における手続の経緯），(2)（発明の内容），(3)（決
定の内容）の各事実は，いずれも当事者間に争いがない。
　そこで，決定の適否に関し，原告主張の取消事由ごとに順次判断することと
する。
２　取消事由１（相違点１についての判断の誤り）について
(1)　決定は，相違点１について，① 刊行物１及び２には，研磨パッドに使用さ
れる有機イソシアネートとして，ＴＤＩとともにＨＭＤＩが記載されており，研磨
パッドの使用に際しては両者ともよく使用されるよく知られたものであると認めら
れる，② 刊行物１には２種以上の混合物とすることも記載されており，当業者〔判
決注：本件発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者〕であれば容易
に併用することができたと認められる，③ 本件訂正明細書には，有機イソシアネー
トとしてＴＤＩ及びＨＭＤＩの併用が特別に優れたものとすることの記載はなく，
実施例によっても，併用が格別な効果を奏するとは認められないと判断した（決定
８頁９行～２３行）。
　これに対し，原告は，① ＨＭＤＩは研磨パッドに使用されるイソシアネー
トとしてよく知られているものではない，② ＴＤＩ及びＨＭＤＩの併用が容易であ
るということはできない，③ 本件発明はＴＤＩ及びＨＭＤＩの併用によって格別な
効果を奏するものであると主張するが，以下のとおり，いずれも採用することがで
きない。
(2)　原告の上記①の主張について
ア　刊行物１（甲６）は，泡含有ポリウレタン成形物を主構成物とする研磨
パッド等の発明に係る公開特許公報であり，発明の詳細な説明の欄に，この発明に
用いられるイソシアネートの具体例として１７種の物質が記載されており，その中
に，ビス－（４－イソシアナトシクロヘキシル）メタン（＝水添ＭＤＩ）〔判決
注：ＨＭＤＩと同義〕と，２，４－及び／又は２，６－ジイソシアナトトルエン
〔判決注：ＴＤＩと同義〕とが含まれている（段落【００１２】）。
　刊行物２（甲７）は，発泡ポリウレタン材料に微粒子状物を充填した研
磨パッドの発明に係る公開特許公報であり，発明の詳細な説明の欄に，この発明に
用いられるイソシアネートの具体例として５種の物質が記載されており，その中
に，トリレンジイソシアネート〔判決注：ＴＤＩと同義〕と，メチレン－ビス（４
－シクロヘキシルイソシアネート）〔判決注：ＨＭＤＩと同義〕とが含まれている
（２頁下右欄１～７行）。
　刊行物６（甲１１）は，研磨材用ポリウレタン系樹脂組成物等の発明に
係る公開特許公報であり，発明の詳細な説明の欄に，この発明に用いられるイソシ
アネートの具体例として，ＭＤＩ，ポリメリックＭＤＩ以外に４種類の物質が挙げ
られており，その一つとしてＨＭＤＩが記載されている（段落【０００７】）。
　これらの記載によれば，ＨＭＤＩは，研磨パッドに使用されるイソシア
ネートとして当業者に広く知られていたと認められる。なお，実施例は，発明を具
体的にどのように実施するのかを示す例であるにとどまるから，実施例に記載がな
いことをもって，上記各刊行物にＨＭＤＩを研磨パッドに使用することが実質的に
記載されていないとみることはできない。
イ　原告は，世界的に最も広く，大量に使用されるイソシアネートはＴＤＩ
及びＭＤＩであること（甲１７），ＨＭＤＩは，耐黄変性に優れ，かつ，硬い皮膜
を形成するのに適するという特性を持っており，主に塗料，コーティング剤向けに
使用されるが，競合品に比べて生産性及び価格面で劣るため，補助原料的な扱いに
とどまっていること（甲１８，１９）といった技術常識を考慮すると，ＨＭＤＩは
耐光性が全く要求されない研磨パッドの材料として使用されないものであると主張
する。
　しかし，原告主張の技術常識からは，ＨＭＤＩが，価格や生産性に問題
があるために大量には使用されていないと認め得るとしても，研磨パッドの材料と
して使用されないものであると認めることはできない。
ウ　したがって，ＨＭＤＩが研磨パッドに使用されるイソシアネートとして
よく知られているとした決定の判断に誤りはない。
(3)　原告の上記②の主張について
　刊行物１，２及び６に研磨パッドに使用されるイソシアネートとしてＨＭ
ＤＩが記載され，これが当業者によく知られていると認められることは，上記のと
おりである。
　これに加え，刊行物１（甲６）には，イソシアネートの具体例として挙げ
られた物質が単独又は２種以上の混合物で適用されるとの記載もある（段落【００
１１】）。そして，具体例として挙げられたイソシアネートのうちＴＤＩが最も広
く，大量に広く用いられるものの一つであること（甲１７）を考慮すれば，２種以
上の混合物で適用するに際し，ＴＤＩと他のイソシアネートとの混合物とすること
に何ら困難性はないと認められる。
　そうすると，本件発明と上記刊行物１，２及び６とが発明の目的や課題を
異にするとしても，当業者であればＴＤＩ及びＨＭＤＩを併用することを容易に想
到することができたと認められるから，この点に関する決定の判断にも誤りはな
い。
(4)　原告の上記③の主張について
ア　本件発明は，有機ポリイソシアネート，ポリオール及び硬化剤から成る
ポリウレタンを主な構成素材とする研磨パッドであり，本件訂正明細書（甲４）に
は，有機ポリイソシアネートに関して以下の記載がある。
(ア) 【発明の実施の形態】の項に，本件発明で使用する有機ポリイソシア
ネートとしては，ＴＤＩ及びＨＭＤＩが挙げられるとの記載がある（段落【０００
７】）。
(イ) 【実施例】の項に，実施例１として，ＴＤＩ（２，４－体／２，６－
体＝８０／２０の混合物）１４７９０重量部，ＨＭＤＩ３９３０重量部，数平均分
子量が１００６で分子量分布が１．７のＰＴＭＧ２５１５０重量部等から発泡ウレ
タンブロックを作製し，これをスライスして得られた研磨シートを用いた研磨パッ
ド（段落【００２５】，【００２８】，【００３１】），実施例２として，ＰＴＭ
Ｇとして数平均分子量が９９０で分子量分布が１．５のものを２４７５０重量部用
いた以外は，実施例１と同様に作製された研磨パッド（段落【００３５】），比較
例１として，ＰＴＭＧとして数平均分子量が１０１８で分子量分布が２．０のもの
を２５４５０重量部用いた以外は，実施例１と同様に作製された研磨パッド（段落
【００３７】）が記載されている。
　また，実施例１及び２並びに比較例１につき，２０℃，４０℃及び６
０℃における研磨シートの弾性率（ＭＰａ）並びに研磨パッドの研磨特性である平
均研磨速度（Å／分）及び面内均一性（％）を一覧にした表が記載されている（段
落【００３９】）。
イ　以上のように，本件訂正明細書には，ＴＤＩ及びＨＭＤＩの併用に関し
て，ＴＤＩとＨＭＤＩとを１４７９０対３９３０という特定の重量比で用いた例が
記載されているにとどまるのであって，ＴＤＩ又はＨＭＤＩの一方のみを用いたも
の，ＴＤＩ及びＨＭＤＩをいずれも用いないものの記載はない。したがって，本件
訂正明細書の記載からは，ＴＤＩ及びＨＭＤＩを併用することの技術的意義は不明
であるし，併用により格別な効果を奏すると認めることもできない。
ウ　原告は，本件訂正明細書の上記記載に加え，甲５意見書を考慮すれば，
ＴＤＩ及びＨＭＤＩの併用が格別な効果を奏することは明らかであると主張する。
　甲５意見書は，本件訂正明細書に記載された実施例１及び２並びに比較
例１と，新たに示された参考例１及び２について，２０℃，４０℃及び６０℃にお
ける弾性率（ＭＰａ），弾性率の変化率（６０℃弾性率／２０℃弾性率），平均研
磨速度（Å／分），面内均一性（％）を比較したものである。参考例１及び２は，
有機ポリイソシアネートとして，ＴＤＩ（２，４－体／２，６－体＝８０／２０の
混合物。１８２４６重量部）のみを用いたものである。また，ＰＴＭＧとして，参
考例１は数平均分子量が１００４で分子量分布が１．７のものを２５１３２重量
部，参考例２は数平均分子量が１０１８で分子量分布が２．０のものを２５４２０
重量部，それぞれ用いている。
　そして，甲５意見書によれば，ＰＴＭＧの分子量分布がともに１．７で
ある実施例１と参考例１とを比較すると，ＴＤＩ及びＨＭＤＩを併用した実施例１
においては２０℃で４０４ＭＰａだった弾性率が６０℃で１９０ＭＰａとなった
（弾性率の変化率〔１に近いほど優れるものと認められる。〕０．４７）のに対
し，ＴＤＩのみを用いた参考例１においては２０℃で３９５ＭＰａだった弾性率が
６０℃で１６６ＭＰａとなった（同０．４２）ほか，平均研磨速度や面内均一性の
点でも，実施例１が参考例１よりも性能が良いとの結果が示されたと認めることが
できる。
　しかし，本件訂正明細書及び甲５意見書の記載から理解し得るのは，特
定の配合比率でＴＤＩ及びＨＭＤＩが併用された場合の効果だけであって，例え
ば，ＴＤＩにごく少量のＨＭＤＩを加えたものがＴＤＩのみを用いたものに比して
格別な効果があるかどうかは不明である。そして，本件発明は，特許請求の範囲に
記載されたとおり，ＴＤＩとＨＭＤＩとを特定の（一定範囲内の）比率で用いると
限定するものではないから，本件発明の特許請求の範囲に属すべき別の配合比率で
併用された場合においても，両者の併用によって格別な効果を奏すると認めること
はできない。
エ　したがって，ＴＤＩ及びＨＭＤＩの併用により格別な効果を奏するとは
認められないとした決定に誤りはない。
(5)　以上によれば，相違点１についての決定の判断は正当と認められる。
３　取消事由２（相違点２についての判断の誤り）について
(1)　決定は，相違点２について，① 刊行物３～５及び７にみられるとおり，分
子量分布が１．９未満のＰＴＭＧをポリウレタンエラストマーに使用することはよ
く知られており，刊行物３及び７にはそれによって耐熱性が改善されることが記載
されているから，刊行物１におけるＰＴＭＧとして分子量分布の狭い１．９未満の
ものを使用することに格別な困難性は見いだせない，② 本件訂正明細書において
は，２０℃，４０℃及び６０℃における弾性率を測定して熱による変化が小さいと
するものであり，耐熱性の指標を機械的物性である弾性率の測定で示しているもの
であって，その効果も予測し得たところであると判断した（決定８頁２４行～３４
行）。
　これに対し，原告は，決定には，① 刊行物３及び７にいう耐熱性の意味を
誤認した結果，ＰＴＭＧとして分子量分布の狭い１．９未満のものを使用すること
に格別な困難性はないと判断した誤り，② その使用による効果も予測し得たところ
であると判断した誤りがあると主張するが，以下のとおり，いずれも失当というべ
きである。
(2)　原告の上記①の主張について
ア　刊行物３～５及び７には，以下の記載がある。
　刊行物３（甲８）は，分子量分布の狭いポリテトラメチレンエーテルグ
リコール〔判決注：ＰＴＭＧと同義〕の製造法の発明に係る公開特許公報であり，
発明の詳細な説明中の産業上の利用分野の項に，「ＰＴＭＧは，ポリウレタン，ポ
リエーテルポリエステル等の原料として有用であり，工業的用途としては，主に平
均分子量５００～３０００程度のＰＴＭＧが一般に用いられるが，分子量分布の狭
いＰＴＭＧをポリウレタンエラストマー，ポリエステルエラストマー等の原料に用
いた場合には，ソフトセグメントがより均質になることにより，耐熱性，伸長回復
率が改良されるため分子量分布の狭いＰＴＭＧが要求されている。」との記載があ
る（１頁下右欄９～１８行）。また，実施例１～６として分散値〔判決注：分子量
分布と同義〕を１．４～１．９とするＰＴＭＧの製造法の例，比較例１～４として
分散値を２．０～３．８とするＰＴＭＧの製造法の例が記載されている（３頁下左
欄６行～４頁表１）。
　刊行物４（甲９）は，外国書籍（ポリウレタンのハンドブック）であ
り，その本文中に，ポリ（テトラメチレンエーテル）グリコール，ＰＴＭＥＧ〔判
決注：ＰＴＭＧと同義〕は狭い分子量分布のものの方がポリウレタン特製品におけ
る多くの最終用途のために望ましいと長く認識されていた旨の記載，より大きな多
分散性〔判決注：分子量分布と同義〕を有するＰＴＭＥＧから出発して，多分散性
を約１．２～１．８とし，分子量を約４００～約４０００とするＰＴＭＥＧを調製
するために，改善されたプロセスが実施される旨の記載がある（５－１４，１５
頁）。
　刊行物５（甲１０）は，外国書籍（化学技術辞典）であり，その本文中
に，ポリテトラメチレンエーテルグリコールの標準的な市販の分子量グレードは，
６５０，１０００，１８００及び２０００であるが，１４００及び２９００のよう
な他の分子量のグレードも特別な用途のために使用可能である旨の記載，市販のＰ
ＴＭＥＧのグレード１０００では，分子量分布は約１．６である旨の記載がある
（７５９頁，７６１頁）。
　刊行物７（甲１２）は，ポリウレタンエラストマー組成物の発明に係る
公開特許公報であり，特許請求の範囲に，分子量分布を２．０未満とするポリテト
ラメチレンエーテルグリコールを主成分とするポリウレタンエラストマー組成物の
発明が記載され（２頁左欄２～１２行），発明の詳細な説明中の産業上の利用分野
の項に，「この出願の発明はポリウレタンエラストマー組成物に関し，更に詳細に
は耐熱性および耐水性を向上せしめたポリウレタンエラストマー組成物に関するも
のである。」と記載されている（段落【０００１】）。また，実施例１～５とし
て，数平均分子量を１２０９～２９５３，分子量分布を１．４～１．７とするＰＴ
ＭＧを用いたポリウレタンエラストマー組成物の例が記載され，各実施例及び比較
例１～５の組成物について耐熱老化性試験を行って，１００℃ギヤーオーブン中で
５６日間放置した後の硬さ，モジュラス，引っ張り強度及び伸びを評価したことが
記載されている（段落【００２５】～【００５２】）。
イ　刊行物３～５及び７の上記記載によれば，数平均分子量が５００～１６
００であり，かつ，分子量分布が１．９未満であるＰＴＭＧ，すなわち，本件発明
に使用するものとされたＰＴＭＧは，本件の特許出願の当時，当業者に周知であっ
たと認められる。
　また，刊行物３及び７の上記記載によれば，ポリウレタンの耐熱性を優
れたものとするために，分子量分布の狭いＰＴＭＧを用いることも，当業者に周知
であったと認めることができる。
ウ　これに対し，原告は，耐熱性には，高分子の比較的低温領域における耐
軟化性と，高分子の比較的高温領域における耐分解性，耐劣化性とがあるところ，
本件発明の目的とする耐熱性の改善は低温領域におけるものを指すのに対し，刊行
物３の耐熱性は熱に対する耐劣化性を，刊行物７の耐熱性は高温領域における耐分
解性，耐劣化性を，それぞれ意味するものであって，本件発明とは目的や解決課題
を異にすると主張する。
　しかし，刊行物３及び７にいう耐熱性の意味を原告の主張するように解
すべきものであるとしても，高温領域における耐熱性（耐分解性，耐劣化性）が優
れていることは，低温領域における耐熱性の改善を予測させるものであり，したが
って，刊行物３及び７の上記記載は，低温領域における耐熱性の改善が求められる
場合に分子量分布の狭いＰＴＭＧを用いることの動機付けになるというべきであ
る。
エ　以上によれば，刊行物１に記載された発明のポリウレタン成形物の製造
に当たり，ＰＴＭＧとして分子量分布が１．９未満のものを用いることに困難性は
認められないと解するのが相当である。
(3)　原告の上記②の主張について
　本件訂正明細書に記載された実施例１及び２並びに比較例１によれば，Ｐ
ＴＭＧの分子量分布を１．７又は１．５とする各実施例の方が，分子量分布を２．
０とする比較例よりも，ポリウレタン研磨シートを２０℃から６０℃まで昇温した
ときの弾性率の低下の程度が小さく，また，研磨パッドの研磨特性（平均研磨速
度，面内均一性）が優れていると認められる（甲４，５）。
　しかし，分子量分布の狭いＰＴＭＧを用いるとポリウレタンの耐熱性が向
上することは上記のとおり刊行物３及び７に記載されているところであって，この
ことに照らせば，上記実施例に示された効果は，刊行物３及び７に記載された事項
から予測し得る範囲内のことということができる。
(4)　したがって，相違点２についての決定の判断にも誤りはない。
４　取消事由３（相違点１及び２を一体的に認定せず，本件発明の顕著な効果を
看過した誤り）について
(1)　決定は，「相違点１及び２は格別なものとは認められないものであるから，
本件発明は，上記刊行物１～５及び７に記載された発明に基づいて，当業者が容易
に発明をすることができたものである。」と判断して，本件発明の進歩性を否定し
た（決定８頁３５行～３７行）。
　原告は，この判断は，一体的に判断すべき相違点１及び２を分離して認定
した上，本件発明の顕著な効果を看過したものであって，誤りであると主張する
が，以下のとおり，これを採用することはできない。
(2)　原告は，本件発明は発明特定事項①（有機ポリイソシアネートとしてＴＤＩ
及びＨＭＤＩを併用すること）及び②（数平均分子量が５００～１６００であっ
て，分子量分布が１．９未満であるＰＴＭＧを用いること）を組み合わせることに
よって顕著な効果を奏するのであるから，本件発明の進歩性の判断においては相違
点１及び２を一体的に判断すべきであって，これらを分離して判断した決定には誤
りがあると主張する。
　しかし，発明特定事項①及び②がいずれも当業者にとって容易に推考し得
る事項であるとした決定の判断に誤りのないことは，取消事由１及び２について上
述したとおりである。そして，有機ポリイソシアネートとして何を用いるか（発明
特定事項①，相違点１）と，ＰＴＭＧの分子量分布等をどの範囲のものとするか
（発明特定事項②，相違点２）は，独立して検討の対象とされ，選択され得る事柄
であって（ＴＤＩ及びＨＭＤＩを併用するときはＰＴＭＧの分子量分布が１．９以
上でなければならないとか，分子量分布が１．９未満のＰＴＭＧはＴＤＩ及びＨＭ
ＤＩと組み合わせて用いることができないなどといったことはない。），発明特定
事項①と②とを組み合わせることに阻害要因があることを示す証拠もない。
　そうすると，相違点１及び２を一体的に判断しなければならないというこ
とはできないから，各相違点を個別に判断した決定に誤りはない。
(3)　原告は，本件発明は，発明特定事項①及び②を組み合わせることによって刊
行物１等に開示されていない顕著な効果を奏するものであり，そのことは本件訂正
明細書及び甲５意見書に記載された実施例１及び２（発明特定事項①及び②をいず
れも満たすもの），比較例１（発明特定事項①は満たすが，②を充足しないも
の），参考例１（発明特定事項②は満たすが，①を充足しないもの）並びに参考例
２（発明特定事項①及び②をいずれも充足しないもの）を対比すれば明らかである
と主張する。
　しかし，本件訂正明細書及び甲５意見書の記載から理解し得るのは，前記
２(4)ウに判示したとおり，特定の配合比率でＴＤＩ及びＨＭＤＩが併用された場合
の効果だけであって，本件発明の特許請求の範囲に属すべき別の配合比率で併用し
た場合においてもＴＤＩ及びＨＭＤＩの併用（発明特定事項①）によって格別な効
果を奏すると認めることはできない。そして，発明特定事項①及び②を組み合わせ
た場合についてみても，上記実施例，比較例及び参考例にはＴＤＩとＨＭＤＩとが
特定の配合比率で併用された例が示されているにとどまるから，本件訂正明細書及
び甲５意見書の記載をもって，発明特定事項①及び②の組合せにより格別な効果を
奏するものとは認められない。
　また，原告は，本件の特許出願の前に刊行された技術文献（甲２１，２
２，２４）の記載を引用して，本件発明には刊行物１発明等にない顕著な効果が存
在すると主張する。しかし，原告が本件発明の効果として主張するのは，上述のと
おり，特定の配合比率でＴＤＩ及びＨＭＤＩが併用された場合の効果だけであるか
ら，仮にそれが上記文献に示された技術水準より優れているものであるとしても，
そのことから直ちに本件発明が従来にない顕著な効果を奏することが立証されたこ
とになるものではない。
　さらに，本件発明及び刊行物１発明の効果をそれぞれの実施例により比較
すると，本件発明の効果とされる「面内均一性」と刊行物１発明の効果とされる
「平坦性」とは，いずれもシリコンウエハ上の酸化ケイ素膜の研磨特性を測定した
ものである点では共通する。しかし，前者が残存膜厚の均一性をみるのに対し，後
者は膜厚の減少程度の均一性をみるのであって，測定の対象が異なる上，研磨試験
における研磨時間や研磨速度等の点でも異なっている。したがって，両者の効果の
優劣を直接比較して本件発明が刊行物１発明より優れているということはできず，
その他本件発明が刊行物１発明にない効果を奏すると認めるに足りる証拠はない。
５　結語
　以上のとおり，原告主張の取消事由１～３はいずれも理由がない。
　よって，原告の本訴請求は理由がないから棄却することとして，主文のとお
り判決する。
知的財産高等裁判所 第２部
　　　　　　　　　裁判長裁判官 　岡　　　本　　　　　　　岳
　　　　　　　　　　　　裁判官 　 上　　　田　　　卓　　　哉
　　　　裁判官 　長　谷　川　　　浩　　　二