平成17(ネ)10024民事訴訟 特許権

平成１７年(ネ)第１００２４号　特許権侵害差止等請求控訴事件
(旧事件番号・東京高裁平成１７年(ネ)第１４２９号，原審・東京地裁平成１５年
(ワ)第１６７０６号)
口頭弁論終結日　平成１７年９月８日
判決
控訴人　　　 株式会社天木
代表者代表取締役　　　
訴訟代理人弁護士 　小 南 明 也
補佐人弁理士　　　 竹 中 一 宣
同　　　　 大 矢 広 文
愛知県高浜市二池町４丁目５番地２８
被控訴人　　　 株式会社岩福セラミックス
代表者代表取締役　　　
訴訟代理人弁護士 　高 橋 美 博
補佐人弁理士　　　 西 山 聞 一
主文
１　本件控訴を棄却する。
２　控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　控訴の趣旨
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人は，原判決別紙物件目録１記載の瓦を製造し，販売し，若しくは販
売の申出をしてはならない。
３　被控訴人は，原判決別紙物件目録２記載の瓦を製造し，販売し，若しくは販
売の申出をしてはならない。
４　被控訴人は，原判決別紙物件目録３記載の瓦を製造し，販売し，若しくは販
売の申出をしてはならない。
５　被控訴人は，その占有に係る原判決別紙物件目録１ないし３記載の各瓦を廃
棄せよ。
６　被控訴人は，その占有に係る原判決別紙物件目録４ないし６記載の各金型を
廃棄せよ。
７　被控訴人は，控訴人に対し，５０００万円及びこれに対する平成１５年８月
３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
８　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
９　仮執行宣言
第２　事案の概要
　本件は，名称を「安定駒利用の耐震，耐風瓦工法」とする発明の特許権（特
許第２９０５７７６号）を有するに至った控訴人が，被控訴人による原判決別紙物
件目録１ないし３記載の各瓦（以下，イ号物件ないしハ号物件を併せて「被告各製
品」と総称する。）の製造販売が上記特許権を侵害すると主張して，被控訴人に対
し，被告各製品の製造販売等の差止めと金型の廃棄を求めるとともに，損害賠償と
して５０００万円と遅延損害金の支払を求めた事案である。
　原判決は，被告各製品を屋根上に設置する工法は，控訴人の上記特許権の構
成要件を充足せず，また，上記特許権には進歩性の欠如による無効理由があるの
で，その権利行使は権利の濫用に該当するとして，控訴人の請求をいずれも棄却し
たので，控訴人は，これを不服として本件控訴を提起したものである。
　なお，上記特許権に対し被控訴人から特許庁に対し特許無効審判請求がなさ
れ，同庁は平成１６年１０月２２日これを無効とする審決をしたことから，控訴人
が原告となり被控訴人を被告として同審決の取消しを求める訴訟が当庁に提起され
（平成１７年（行ケ）第１０１１５事件），本件訴訟と並行的に審理が進められて
いる。
第３　当事者の主張
１　当事者の主張は，次のとおり訂正付加するほか，原判決第２の１ないし３に
記載のとおりであるから，これを引用する。
　なお，以下においては，原判決の略語表示は，当審においてもそのまま用い
る。
２　訂正
(1)　原判決２頁１７行目から３頁９行目までを次のとおり改める。
「(2)　控訴人の特許権
ア　控訴人は，平成１０年６月３日，名称を「安定駒利用の耐震，耐風
瓦工法」とする発明について特許を出願し，平成１１年３月２６日，特許庁から特
許第２９０５７７６号として設定登録を受けた（甲１の１，２。以下「本件特許」
という。）。
　ところが，Ｇから特許異議の申立てがなされたため，特許庁は，こ
れを平成１１年異議第７４７０３号事件として審理し，その中で控訴人は，平成１
２年７月７日，請求項１の訂正と請求項３の削除等を内容とする訂正請求を行い
（甲３６の３），その結果，特許庁は，平成１３年３月２日，「訂正を認める。特
許第２９０５７７６号の請求項１および２に係る特許を維持する。」との決定（乙
１の２４。以下「本件異議決定」という。）をした。
　一方，被控訴人は，平成１５年１２月２４日，本件特許につき無効
審判請求をした。特許庁は，同請求を無効２００３－３５５２１号事件（以下「本
件無効審判事件」という。）として審理し，その係属中の平成１６年６月１４日，
控訴人は，請求項１の訂正等を内容とする訂正請求をした（甲２４の３。以下「本
件訂正」といい，本件訂正後の明細書を「本件訂正明細書」という。）。
　そして特許庁は，平成１６年１０月２２日，「訂正を認める。特許
第２９０５７７６号の請求項に係る発明についての特許を無効とする。」等を内容
とした審決（以下「本件無効審決」という。）をした（乙３６）。控訴人は，これ
を不服として審決取消訴訟を提起し，同訴訟は当庁平成１７年（行ケ）第１０１１
５事件として係属している。
イ　本件特許に係る発明の内容は，以下のとおりである。
(ア)　平成１１年３月２６日の設定登録時
　原判決末尾添付の特許公報（甲１の２）の特許請求の範囲（請求
項１ないし３）のとおり。
(イ)　平成１３年３月３０日の本件異議決定時
　原判決末尾添付の特許公報（甲１の３）６頁の（請求項１及び
２）のとおり。
　なお，この時点における請求項１に係る発明を，以下「本件特許
発明」という。
(ウ)　平成１６年６月１４日の本件訂正請求時（甲２４の３。下線部
が前記(イ)と異なる部分）
「【請求項１】屋根地に多数本の横棧及び縦棧をクロス状に配置す
る棧の布設工程と，この布設工程で配置された横棧に屋根瓦の尻側裏面に設けた引
掛けを係止するとともに，縦棧に屋根瓦の尻側裏面に設けた安定駒の差込み側の側
面を当接した際，この縦棧を横棧の表面と屋根瓦の瓦本体の尻側裏面とで形成され
る空間に設けて浮き上がり防止を図る屋根瓦の係止工程と，この係止工程において
縦棧を安定駒の差込み側の側面に当接する際に，当該安定駒の底面が横棧に直接当
接して安定的に葺工される安定駒当接工程と，で構成されている安定駒利用の耐
震，耐風瓦工法。」（以下，請求項１に係る発明を「本件訂正後特許発明」とい
う。）
「【請求項２】上記の屋根瓦は，瓦本体と，この瓦本体の尻側裏面
に平坦形状の横棧当接部と，前記瓦本体の尻側に設けた横棧に係止される当接曲面
を有する全体形状が半円弧形状でなる引掛けとで構成されている請求項１に記載の
安定駒利用の耐震，耐風瓦工法。」」
(2)　同３頁１０行目の「(4)」を「(3)ア」と改め，２１行目の末尾に行を改め
て，次のとおり加える。
「イ　また，本件訂正後特許発明の構成要件を分説すれば，構成要件Ｃを
「Ｃ’　縦桟に屋根瓦の尻側裏面に設けた安定駒の差込み側の側面を当接した際，
この縦桟を横桟の表面と屋根瓦の瓦本体の尻側裏面とで形成される空間に設けて浮
き上がり防止を図る屋根瓦の係止工程と，」とするほか，前記アのとおり（すなわ
ち，構成要件Ａ，Ｂ，Ｃ’，Ｄ及びＥ）である。」
(3)　同３頁２２行目から４頁７行目までを削除する。
(4)　同４頁８行目の「(6)」を「(4)」と，２６行目（末行）を「(4)　本件特
許の無効理由の有無（争点４）」とそれぞれ改める。
(5)　同２５頁１８行目を「(4)　本件特許の無効理由の有無（争点４）」と改
め，２０行目の「明白な」及び２１行目の「権利の濫用に当たるものとして」をい
ずれも削除する。
(6)　同２８頁１５行目の「決定」の後に「（本件異議決定）」を加える。
(7)　同２９頁１１行目及び１５行目から１６行目にかけての「訂正によって
は」を「訂正（本件訂正）によっては」と，１３行目から１４行目にかけての「を
申し立て（」を「を請求し（本件無効審判事件・」と，１８行目から１９行目にか
けての「平成１６年６月１４日付け訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲（以下
「本件訂正後特許発明」という。）」を「本件訂正後特許発明」とそれぞれ改め
る。
(8)　同３４頁１６行目の「訂正によっては」を「訂正（本件訂正）によって
は」と改める。
３　当審における控訴人の主張
(1)　イ号物件及びハ号物件の具体的構成についての事実誤認（争点１関係）
ア　イ号物件について
　イ号物件において，安定突起Ｆにおける差込Ｃ側側面Ｆｌが「傾斜面を
形成している」（原判決３８頁１３行）ことは，原判決認定のとおりである。
　また，「尻差込側裏面部Ｄに縦桟当接平坦面Ｄｌを形成し，縦桟当接平
坦面Ｄｌの安定突起Ｆ側側部に安定突起Ｆの差込Ｃ側側面Ｆｌと面一に形成され，
傾斜面として形成された切欠段面Ｅを形成する。」（原判決８頁２～４行）ことは
被控訴人が主張するとおりである。
　そうであるならば，切欠段面Ｅと側面Ｆ１が，同じ傾斜面を形成する上
部と下部であり，同一側面を指すことは疑いようのない事実である。
　原判決は，「切欠段面Ｅは，傾斜面である尻差込側裏面部Ｄに縦桟当接
平坦面Ｄｌを形成することによって形成される」（原判決３８頁２４～２５行）な
どと認定しているが，そもそも，切欠段面Ｅ自体が安定突起Ｆの側面Ｆｌとは別の
ものとして存在し得ないものであり，原判決の上記認定は瓦の製作過程を無視した
誤った認定である。
イ　ハ号物件について
　ハ号物件において，「縦桟当接平坦面Ｄｌの安定突起Ｆ側側部に傾斜
面として形成された切欠段面Ｅが形成される」（原判決４０頁１９～２１
行），「誘導突起Ｊの差込Ｃ側側面Ｊｌと切欠段面Ｅは面一に連続形成される」
（原判決４０頁２４～２５行）ことは，原判決認定のとおりである。
　そうであるならば，切欠段面Ｅと側面Ｊｌが，同じ傾斜面を形成する上
部と下部であり，同一側面を指すことは疑いようのない事実である。
　原判決は，「切欠段面Ｅは，傾斜面である尻差込側裏面部Ｄに縦桟当接
平坦面Ｄｌを形成することによって形成されるものであり，一方，誘導突起Ｊは傾
斜面である尻差込側裏面部Ｄに突起物として形成されたものである。したがって，
切欠段面Ｅと誘導突起Ｊの差込Ｃ側側面Ｊｌとは同一面を形成するように設計され
たものではない。」（原判決４１頁７～１１行）などと認定しているが，これも前
述のイ号物件について述べたのと同様，瓦の製作過程を無視した認定である。
　すなわち，誘導突起（出来上がりの瓦では，これに相当する部分が突出
している。）を形成する部分は，金型自体は，それに相当する部分が彫り込まれた
形状（金型の「下型」に縦穴をあけた状態）になっており，これは，被控訴人提出
の図面（乙７の３）の①（縦桟当接平坦面）の近傍を見れば明らかである。
(2)　構成要件充足性についての判断の誤り（争点２関係）
ア　構成要件Ｄ②解釈の誤り
(ア)　原判決は，「②瓦の安定駒の底面が横桟に当接することについて
は，横桟は瓦の尻側裏面に当接するものであることから（本件明細書の【実施例】
欄の段落【００１６】においても，「尻側裏面１０ａに設けられた横桟当接部１０
１」が記載されている。），瓦の尻側裏面の横桟当接部が平坦形状である場合（被
告各製品の尻側裏面中央平坦部Ｇがこれに該当する。），同横桟当接部から延長さ
れた仮想線上に，安定駒の底面が位置する必要があるものと解するのが相当であ
る。」（原判決４１頁２６行～４２頁６行）とした。
(イ)　しかし，Ｄ②「安定駒の底面が横桟に当接すること」は，実際に瓦
を葺いた後の状態において，安定駒の底面が横桟に当接していることであって，瓦
を葺設する前の瓦自体の構成（「横桟当接部から延長された仮想線上に，安定駒の
底面が位置すること」）と同義ではない。
　そもそも，「横桟は瓦の尻側裏面に当接するものである」（原判決４
２頁１行）との前提が誤っている。横桟は，あくまでも，瓦の裏面（尻側裏面に限
定されない。）の一部（平坦部による面接触か，１点による点接触かを問わな
い。）と接するものであり，実際に瓦を葺く場合には，その裏面に平坦部が形成さ
れていたとしても，左右に隣接する瓦との位置関係，縦桟の高さ，その他の要因に
よって，その平坦部と横桟の表面が完全に一致する（面接触する）とは限らない。
瓦自体の重心を考慮しても，裏面に平坦部を呈する瓦を横桟の上に置いても，平坦
面上に瓦が静止していることはないのである。
　瓦は粘土を焼成して作るものであるから，平坦部を水平に形成するよ
うに設計していたからといって，実際に瓦に形成される平坦部は，粗い面であり，
およそ水平面とはいえない。そのため，実際に，瓦を葺いた後でも，瓦は，横桟上
を左右にガタつくのであり，このガタつきを極力防止するために，安定駒を設けて
いるのであり，瓦の裏面に横桟当接部が平坦形状に形成されているからといって，
当該瓦の葺設状態において，常に，瓦が平坦面上に収まる（面接触する）とは限ら
ない（むしろそのような事は稀である）。
　図面上，その当接部（平坦面）から延長された仮想線上に安定駒の底
面が位置しないで，若干安定駒の底面が僅かに宙に浮くような程度であっても（そ
れすら，実際には１ｍｍあるかないかの程度であり，実質的には浮いているとはい
えない。），実際に瓦を葺いた後には，瓦自体の重みや，釘による上からの押さえ
つけ力によって，安定駒の底面は横桟の表面に当接するのである。
(ウ)　したがって，構成要件Ｄ②自体は誤りではないが，それと「横桟当
接部から延長された仮想線上に，安定駒の底面が位置すること」を同義とした原判
決の解釈は明らかに誤っている。
イ　構成要件Ｄ③の誤り
(ア)　原判決は，「本件特許発明においては，縦桟を瓦の裏面に当接する
ことは構成要件となっていないこと」（原判決４２頁１３～１４行）を根拠とし
て，構成要件Ｄ③「縦桟と当接する係止手段（係止凹部）を備えていない」こと
（原判決４２頁２２～２３行，４３頁１３行）のような，書かれていない構成要件
を付加した解釈をしている。
　しかし，これは，構成要件解釈として明らかに失当である。「縦桟を
瓦の裏面に当接すること」を構成要件としていない，ということは，縦桟を，瓦の
裏面に当接してもよいし，当接しなくてもよい，ということである。
　そして，この解釈は，他の構成要件との関係からも裏付けられてい
る。
(イ)　原判決は，本件明細書（甲１の３）の段落【００１７】の「縦桟２
は，安定駒１０３の底面１０３ｂが横桟１の表面１ａに当接した際，表面１ａと瓦
１０の瓦本体１０’の尻側裏面１０ａとで形成される空間Ｈに設けられる構成であ
るので，瓦１０の浮き上がり防止，換言すると横桟当接部１０１と横桟１の表面１
ａとの確実な当接を図り，瓦１０の飛散防止，耐震性向上，雨仕舞の向上に利用で
きる」との記載から，「縦桟は瓦の裏面に当接することを予定していないことに照
らし」などと判断している（原判決４２頁２０～２１行）。
　しかし，「縦桟２が・・・（横桟１の）表面１ａと瓦１０の瓦本体１
０’の尻側裏面１０ａとで形成される空間Ｈに設けられる構成」ということは，縦
桟が瓦の裏面に当接することを否定する趣旨でないことは一目瞭然である。
　この点は，原判決の「本件訂正後特許発明の『この縦桟を横桟の表面
と屋根瓦の瓦本体の尻側裏面とで形成される空間に設ける』という構成は，縦桟の
高さを，瓦本体の尻側裏面と横桟表面との間の距離と同じかそれよりも低くするこ
とであ」る（原判決５３頁１５～１８行）との認定にも完全に矛盾する。
　すなわち，原判決は，「空間に設ける」とは，「縦桟の高さ」を「瓦
本体の尻側裏面と横桟表面の距離」以下にすることと同義であるとしている。
　そうであれば，「縦桟の高さ」を「瓦本体の裏面と横桟表面の距離」
と略同一にした場合には，瓦本体の裏面において縦桟表面に接する部分が必然的に
発生することを認めざるを得ないということである。
　そして，瓦本体の裏面と縦桟表面が接する場合には，瓦本体の裏面に
その当接させやすくるための手段（原判決がいうところの「縦桟と当接する係止手
段（係止凹部）」）を設ける場合があることも当然のことである。
　本件特許発明においては，縦桟を瓦の裏面に当接させることは構成要
件となっていないが，「空間に設ける」という記載から，縦桟を瓦の裏面に当接さ
せる場合も，そうでない場合も，いずれも含むということである。
(ウ)　したがって，構成要件Ｄの解釈に際して，「本件特許発明の工法に
使用される瓦は，縦桟と当接する係止手段（係止凹部）を備えていない瓦を対象と
している」（原判決４２頁２１～２２行）との限定解釈は自己矛盾であり，そのよ
うな解釈のできないことは一目瞭然である。
ウ　構成要件Ｄ①の誤り
(ア)　原判決は，構成要件Ｄ①「瓦の安定駒の差込み側が縦桟に当接する
こと」（原判決４１頁２４～２５行，４３頁１０～１１行）としているが，この解
釈も誤りである。
　そもそも本件特許発明の特許請求の範囲（構成要件Ｄ）には，「この
係止工程において縦桟を安定駒の差込み側の側面に当接する際に」と記載されてい
るのであり，「安定駒の差込み側が縦桟に当接すること」ではない。
(イ)　原判決は，構成要件Ｄ①に関し，控訴人（原告）の主張（本件特許
発明の構成要件Ｃの「安定駒の差込み側の側面」を「縦桟に当接する係止工程」と
は，瓦葺設後の状態ではなく，瓦を葺設する過程において「安定駒の側面」を縦桟
木の側面に当接しながら位置決めをすることを指すものと解すべきとの主張）を排
斥した上で，構成要件Ｄにつき，誤った解釈論を展開した。
　本件特許発明においては，構成要件Ａ～Ｃは工法自体を指すものである
が，構成要件Ｄは工法自体に加えて，瓦を葺かれた後の状態をも意味しているので
あり（本件特許発明の主たる作用効果は構成要件Ｄによって奏する。），構成要件
Ｃに関する控訴人（原告）の主張が採用できないからといって（これ自体誤りであ
るが。），自らの構成要件Ｄに関する解釈論が正当化されるのか全く意味不明であ
る（原判決４２頁２４行～４３頁１５行）。
　そして，構成要件Ｃ「縦桟に屋根瓦の尻側裏面に設けた安定駒の差込み
側の側面を当接する屋根瓦の係止工程」における，「安定駒の差込み側の側面」を
「縦桟に当接する係止工程」とは，瓦を葺設した後の状態ではなく，瓦を葺設する
過程において「安定駒の側面」を縦桟木の側面に当接しながら位置決めをすること
を指すことは明らかである。
(ウ)　構成要件Ｄにおいては「この係止工程において・・・側面に当接する
際に」という用語を用いていることから，構成要件Ｄ①「瓦の安定駒の差込み側が
縦桟に当接すること」と同義とした原判決の解釈は誤りである。あくまでも，瓦を
葺く工程において，縦桟を安定駒の側面に当接させる工程（位置決めする工程）を
経ればよいのである。
　そして，縦桟工法において，縦桟を設ける理由は，「縦桟工法の本来的
効果」（①施行が容易である点，②瓦を葺いた後に位置ずれ（特に横ずれ）しにく
い点）を奏するためのものであるから，縦桟が設けられ，そこに位置決めのために
当てるための突起が存在することで十分である。
　また，構成要件Ｄの「この係止工程において縦桟を安定駒の差込み側の
側面に当接する際に」とは，「構成要件Ａ～Ｃの縦桟工法を行う際に」という意味
に理解すれば十分であり，原判決の解釈は明らかに誤っている。
エ　被告各製品の構成要件充足性の判断の誤り
　以上のとおり，原判決には，構成要件Ｄの解釈を誤り，それを前提に被
告各製品（イ号製品ないしハ号製品）が本件特許発明の構成要件Ｄを充足しないと
判断した誤りがある。
(3)　本件特許の有効性に関する判断の誤り（争点４関係）
ア　引用発明と本件特許発明の一致点の認定の誤り
　原判決は，引用例１（乙１５）に記載された発明（以下「引用発明」と
いう。）においては「屋根瓦の尻側裏面に設けた安定駒」（本件特許発明の構成要
件Ｃ）が存在せず，また，「安定駒利用の耐震，耐風瓦工法」（構成要件Ｄ）でな
いにもかかわらず，これらの点で本件特許発明（本件異議決定時の請求項１に係る
発明）と引用発明が一致すると認定したのは，次に述べるとおり誤りである。
(ア)①　本件特許発明における「安定駒」の位置については，控訴人は，
本件異議事件において特許庁から取消理由通知を受けたことを踏まえて，平成１２
年７月７日付け訂正請求により，「屋根瓦の尻側裏面に設けた安定駒」との訂正を
行ったものであり，「尻側裏面」とは，願書に添付した図５，６（甲１の２）にお
いて安定駒１０３が記載された位置に限定されていることが明らかである。
　そして，「尻側」とは，屋根に瓦を葺いた場合に，屋根の頂上側
（棟側）に位置する瓦の上方面をいい，本件特許発明において，安定駒１０３が
「尻側」に設けられるということは，引掛け１０２と面一となるように構成されて
いることを意味するものである。
②　他方で，引用例１（乙１５）の図２，４をみると，瓦の係止用凸起
１２（引掛けに相当）は瓦の「尻側」に位置するが，凸部１３（安定駒に相当）
は，凸起１２よりも内側に位置し，「尻側」には位置していないから，凸部１３
は，「尻側裏面」に設けられたものではない。
③　したがって，引用発明には，「屋根瓦の尻側裏面に設けた安定駒」
が存在しないのに，原判決が，「屋根瓦の尻側裏面に設けた安定駒」（構成要件
Ｃ）が存在する点で本件特許発明と引用発明が一致すると認定したのは誤りであ
る。
(イ)①　縦桟工法（屋根地の上に多数本の横木を横に配置し（横桟），そ
の上に多数本の桟木を縦にクロス状に配置し（縦桟），その上に瓦を葺いていく工
法）は，横桟工法（引掛けを横桟木に係止するようにして瓦を葺いていく工法）と
比べて，施工が容易である，瓦を葺いた後に位置ずれ（特に横ずれ）しにくいとい
った作用効果（縦桟工法の本来的効果）を奏するものである。
　本件特許発明は，図４（甲１の２）から明らかなとおり，安定駒１
０３の側面１０３ａ（差込み側の側面）を縦桟の右側側面に当接させることで，瓦
の縦方向の位置決めを極めて容易にし，また，瓦を葺設した後も，安定駒の側面が
縦桟木に当接していることから，瓦の横方向のずれを防止することができ，縦桟工
法であること自体から導かれる「縦桟工法の本来的効果」を奏するものである。
②　のみならず，本件特許発明においては，縦桟に屋根瓦の尻側裏面に
設けた安定駒の差込み側の側面を当接するに際し，縦桟は，横桟の表面（１ａ）と
瓦本体の尻側裏面（１０a）とで形成される空間（Ｈ）に設けられ（図４），安定駒
の底面（１０３ｂ）を横桟の表面に直接当接させることにより，瓦（図３，４の左
側）は安定駒の底面によって支えられるので，瓦を縦桟木の上に載置する場合と比
較して，瓦の荷重は安定駒の底面にかかることになり，力点の位置がその分だけ低
くなる。しかも，仮に地震，強風などで瓦に対して水平方向（横方向）の力がかか
ったとしても，安定駒側面の縦桟側面に対する当接に加えて，瓦のいわば脚である
安定駒の底面（いわば足裏に該当する。）と横桟表面の摩擦力によっても，横方向
のずれを規制することができる。したがって，長い脚を採用するという点で，横方
向のずれ規制の面で最大限の効果を発揮することができ，更に浮き上がり防止を図
ることも可能となる。
　また，安定駒１０３は，瓦の「尻側裏面」に設けられ（すなわち，
引掛け１０２と面一となるように構成される。），その一部は横桟の表面に当接し
ているが，一部は横桟の上にはなく宙に浮いた状態になっており，この部分の存在
によって，浮き上がりや，回転防止の効果が一層高められる。仮に地震や台風によ
って瓦がわずかでも浮き上がったとしても，元の位置に復元することが容易とな
る。仮に安定駒が短く，尻側裏面まで延設されていない場合には，横桟の表面から
ずり落ちたり，瓦自体が回転する可能性が高くなる。
　更に地震，強風などで瓦に対する垂直方向（上下方向）の力がかか
ったとしても，瓦のいわば脚である安定駒が横桟の表面に当接する構成，すなわち
最も脚の長い構成を採用しているため，浮き上がりを防止することもできる。仮に
浮き上がったとしても，縦桟の高さを超えるような上下動がない限り，安定駒の底
面が縦桟に乗り上げることを回避できる。そのため浮き上がりが生じても元の状態
に回復が容易である。
　このように本件特許発明は，「縦桟工法の本来的効果」に付加し
て，浮き上がり防止，回転防止の効果などの耐震・耐風効果を奏するものであるか
ら（本件明細書の段落【００１７】，【００１９】等），「安定駒利用の耐震，耐
風瓦工法」である。
③　他方で，引用発明は，瓦裏面の「後部」（「尻側」ではない。）に
「縦桟木の側面に当接係合し得る凸部（もしくは切欠段面）による係合部」を形成
し，この係合部を形成する「平坦部１４」に瓦を「載置」するものである。
　また，この載置によって，引用発明の瓦工法は，横桟工法に比較し
て施工が容易である，瓦を葺いた後に位置ずれ（横ずれ）しにくいといった縦桟工
法の本来的効果を奏するものの，この本来的効果の域を凌駕し，耐震・耐風効果を
奏するものではないから，「耐震，耐風瓦工法」ではない。
④　したがって，原判決が，本件特許発明と引用発明が「安定駒利用の
耐震，耐風瓦工法」（構成要件Ｅ）である点で一致すると認定したのは誤りであ
る。
イ　本件特許発明の進歩性の判断の誤り
　原判決は，引用発明と本件特許発明の相異点につき，引用例２（乙１
６）において，「瓦が横桟に載置される際に，瓦の裏面と安定駒の底面が横桟に当
接すると，いわゆる二点支持の状態となるので，横揺れを生ずる心配がなく，安定
性の高い瓦の屋根葺きが可能となる旨の技術が開示されているというべきであ
る。」（原判決５１頁１～４行）と認定し，これ以外については全く検討すること
なく，このような公知技術が存在することだけから直ちに本件特許発明の進歩性を
否定したのは，誤りである。
(ア)①　安定駒の設置部位は，「尻側裏面」であるのに，前記のとおり，
原判決は，この「尻側裏面」を単に「裏面後部」と誤解している。
　引用例２（乙１６）の第１図，第３図，第４図，第５図，第７図，
第８図を見れば，突起３，３’，突面１０が「尻側」裏面に設けられていないこと
が明らかである。なお，第９図の突面１５は尻側裏面に設けられているといえなく
はないが，引掛突起２Ｂと一体化されているにすぎない。
　一方で，引用例３（乙１７）の第１図では，「従来の三河瓦を示す
裏面から見た斜視図」として，脚片３が「尻側」裏面に設けられていることが示さ
れており，従来の瓦において「安定駒」（突起，脚片などがこれに相当する。）を
設ける部位について，当業者は技術的にほとんど意識しておらず，瓦の裏面（瓦の
山桟部とは幅方向に反対側の差込み部側）において「横桟木に当たる位置」であれ
ば，瓦の裏面における位置にはこだわっていなかったという事実が明らかである。
②　また，引掛工法において安定駒を用いることが公知であるとして
も，屋根を葺いた後の横ずれ規制効果，浮き上がり防止効果を最大限に発揮して耐
震性，耐風性を図るという技術思想については，引用例２に全く示唆されておら
ず，安定駒の底面を積極的に横桟に当接させて耐震，耐風効果を意図しようとする
ものではない。
③　したがって，「瓦の尻側裏面に安定駒を設けること」は周知技術で
はなく，従来技術を縦桟工法に組み合わせることで本件特許発明の構成に想到する
ことは容易ではない。
(イ)①　本件特許発明は，瓦工法における従来技術（引掛工法，縦桟工
法，安定駒）を前提とするものであるが，安定駒の設置部位の限定と，当該安定駒
と縦桟木，横桟木の当接位置関係などを有機的に結びつけ統合することで，特殊な
瓦・桟木（例えば，甲２の１のような嵌込み凹部や，甲２の３のようなⅤ字溝を設
けた桟木）を用いなくとも，縦桟工法の本来的効果のみならず，耐震・耐風効果を
奏することができるというものであり，本件特許発明の構成によって格別の作用効
果を奏するものである。
　このことは，本件訂正明細書（甲２４の３）の「最も簡単な操作に
より瓦の主として棟方向への葺設の簡便化かつ確実化を図り，かつ葺き上げ精度の
向上が図れること」，「屋根瓦の浮き上がり防止，換言すると屋根瓦の飛散防止，
耐震性向上，雨仕舞いの向上が図れる」との記載（段落【００１９】）のとおりで
ある。
②　他方，引用例２（乙１６）及び引用例３（乙１７）には，本件特許
発明１の本質的部分である，縦桟工法と安定駒を組み合わせ，耐震・耐風を図ると
いう技術思想が全く記載されておらず，示唆もされていない。また，本件異議決定
もこれと同旨の判断をしている。
③　したがって，原判決が，引用発明の安定駒に前記公知技術を適用し
て，原判決にいう本件特許発明に係る相違点の構成（係止工程で係止された縦桟と
安定駒との側面係止の際に，構成要件Ｄ「当該安定駒の底面が横桟に直接当接して
安定的に葺工される安定駒当接工程」を有していること）とすることは，当業者が
容易に想到できたとして，本件特許発明は進歩性に欠け，無効理由があると判断し
たのは誤りである。
ウ　本件訂正後特許発明の進歩性の判断の誤り
(ア)　原判決は，平成１６年６月１４日付け訂正請求（甲２４の３）に係
る訂正後の発明（本件訂正後特許発明）と引用発明の相違点に関する判断におい
て，「本件訂正後特許発明の前記構成を設けて「浮き上がり防止を図る」ことは，
安定駒の底面と横桟を当接した状態を表現したにすぎないことである。」と判断し
た。
　しかし，本件訂正後特許発明は，「尻側裏面に設けた」「安定駒」の
縦桟に対する係止，同安定駒の「横桟の表面に対する当接」などの構成の複合によ
って，めくり上がり，回転が抑制され，「浮き上がり防止」効果を奏するものあっ
て，安定駒の底面を横桟の表面に当接させること，イコール「浮き上がり防止」効
果ではない。
　原判決は，本件訂正後特許発明，すなわち，「縦桟を横桟の表面と屋
根瓦の瓦本体の尻側裏面とで形成される空間に設けて浮き上がり防止を図る」（構
成要件Ｃ′）における「浮き上がり防止」の意味を全く理解していない。
(イ)　したがって，原判決が本件訂正後特許発明の進歩性の判断を誤った
ことは明らかである。
４　当審における被控訴人の反論（争点４に対し）
(1)ア(ア)　「側」とは「まわりを取り囲むもの」，「かたわら（の人）。は
た」，「物の一方の一面」などを意し，「かたわら」とは，「ものの側面。脇。横
腹」，「物や人のわきの方。そば」などを，「そば」とは「近くの所，かたわら」
などを意味するから，「尻側」とは「尻の近くの所」を意味する。
　そして，引用例１（乙１５）の凸部１３（安定駒）は，係止用凸起１
２と同じく，瓦の「裏面後端部」に設けられているから，「尻側裏面」に設けられ
ていることは明白である。
(イ)　本件異議決定時の請求項１，２の記載によれば，引掛け，安定駒及
び横棧当接面の形成位置は同じ「尻側裏面」であるが，引掛け及び安定駒と横棧当
接面の形成位置は明らかに異なるから，同じ「尻側裏面」で位置説明するのであれ
ば，何らかの説明が必要となるはずであるが，その説明はされていない。
　また，本件特許発明の実施例を示す図５（甲１の２）において，尻側
端面と面一の安定駒１０３及び引掛け１０２が図示されているの対し，横棧当接面
１０１は，瓦裏面における引掛け１０２より内側部位，すなわち頭側部位に形成さ
れていることが明らかであり，「尻側裏面に設けた安定駒」は「引掛け１０２」と
面一となるように構成することに限定されるものではない。
イ(ア)　本件特許の屋根瓦の「浮き上がり防止」は，あくまでも安定駒及び
縦棧側面の係止工程による効果を意味するところ，引用例１（乙１５）にも安定駒
及び縦棧と同様の凸部及び縦桟木があるため，本件特許の屋根瓦と同じ浮き上がり
防止効果がある。
　そして，引用例１には，「凸部１３」が本件特許発明の「安定駒」と
同様に，「尻側裏面」に設けられることも明記され，凸部１３を縦桟木の一方の側
面に沿わせるか，係合させるようにして屋根面に載置する構成により，控訴人主張
の「縦桟工法の本来的効果」を有するのみならず，「甲２４の２の２５枚目の図
（イ）の矢印Ⅱ方向の浮き上がり」を防止する作用効果もあるから，引用発明は，
耐震・耐風瓦工法である。
(イ)　このように「浮き上がり防止」は，あくまでも安定駒及び縦桟側面
の係止工程による効果を意味するものであって，本件特許における横桟及び安定駒
の当接工程による効果とは無関係であり，相乗効果なるものは存しない。
　また，本件特許の屋根瓦の「回転防止」に関しては，引掛けを横桟に
係止すれば自ずから回転が発生しないことは明らかである。
　さらに，仮に横桟表面の摩擦力によって横方向のずれを規制すること
が多少なりともできるとしても，それは安定駒の横桟当接の効果であり，引用例
２，３（乙１６，１７）から明らかなとおり従来の公知技術による作用効果にすぎ
ず，本件特許によって，より一層の作用効果が生ずるものではない。
ウ　以上のとおり，引用発明（乙１５）の安定駒に引用例２，３（乙１６，
１７）の公知技術を適用して本件特許発明の構成とすることは，当業者であれば容
易になし得ることであり，また，本件特許発明と同様に，引用発明の安定駒は「尻
側裏面」に設けられ，引用発明は耐震・耐風瓦工法であることなどからすれば，本
件特許には，新規性，進歩性がないというべきである。
(2)　本件訂正後特許発明の「この縦桟を横桟の表面と屋根瓦の瓦本体の尻側裏
面とで形成される空間に設ける」という構成（構成要件Ｃ’）は，縦桟の高さを，
瓦本体の尻側裏面と横桟表面との間の距離と同じかそれよりも低くすることであっ
て，このことは，安定駒の底面を横桟に当接する場合，当業者が当然になし得る設
計的事項である。また，本件訂正後特許発明の上記構成を設けて「浮き上がり防止
を図る」ことは，安定駒の底面と横桟を当接した状態を表現したにすぎないのであ
って，「甲２４の２の２５枚目の図（イ）の矢印Ⅱ方向の浮き上がり防止」のこと
ではない。
　そして，「甲２４の２の２５枚目の図（イ）の矢印Ⅱ方向の浮き上がり」
防止効果が，「安定駒の底面が横桟の表面に当接する」構成による効果ではなく，
「安定駒の差込み側の側面が縦桟の側面に当接する」構成による効果であることは
明らかであり，更に引用例１（乙１５）にも縦桟木の側面に当接する凸部があるた
め，「甲２４の２の２５枚目の図（イ）の矢印Ⅱ方向の浮き上がり」防止効果を奏
することに疑問の余地はない。
　したがって，本件訂正後特許発明についても，当業者が容易に想到できた
ものであって，進歩性に欠けることは明らかである。
第４　当裁判所の判断
１　当裁判所は，本件特許には特許法２９条２項に違反する無効理由（進歩性の
欠如）があり，特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから，特許
法１０４条の３第１項により，特許権者たる控訴人は相手方に対し，その権利を行
使することができないものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
２　本件特許の無効理由の有無（争点４）
(1)　本件訂正後特許発明の進歩性の欠如の有無について
　証拠（乙３６）及び弁論の全趣旨によれば，被控訴人は，本件異議決定が
された後に，本件特許につき無効審判を請求し，その係属中の平成１６年６月１４
日，控訴人は，請求項１の訂正等を内容とする訂正請求（本件訂正）をしたこと，
特許庁は，平成１６年１０月２２日，「訂正を認める。特許第２９０５７７６号の
請求項に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（本件無効審決）をし
たこと，本件無効審決は，本件訂正を認めた上で，本件訂正後特許発明は引用例１
及び周知技術に基づいて，本件訂正後の請求項２に係る発明は引用例１及び特開平
１０－１４０７４１号公報に記載された発明並びに周知技術に基づいて，それぞれ
当業者が容易に発明をすることができたから，特許法２９条２項に違反する等とし
たものであることが認められる。
　そこで，本件訂正後特許発明の進歩性の欠如（特許法２９条２項違反）の
有無について判断する。
ア　引用例の記載
(ア)　引用例１（乙１５）には，請求項１として「屋根面の勾配方向所要
間隔に横方向に延在する横桟木を配設するとともに，この横桟木の上に勾配方向に
延在する縦桟木を横方向所要間隔に配設し，他方，瓦の裏面後部に，横桟木に対す
る係止用凸起と縦桟木の側面に当接係合し得る凸部もしくは切欠段面による係合部
とを形成しておいて，前記係止用凸起を横桟木に係止させるとともに，前記係合部
を縦桟木の一方の側面に沿わせるか係合させるようにして載置し，縦桟木と横桟木
とに沿って各瓦を屋根の勾配方向および横方向に並べて葺設することを特徴とする
瓦の葺設工法。」との記載があり，また，図２（乙１５）において，凸部１３が，
係止用凸起１２の棟側の端面よりも軒側に後退し，かつ，横桟木２の上方に位置す
る瓦本体の裏面の部位に設けられていることが図示されているが認められる。
(イ)　引用例２（乙１６）及び引用例３（乙１７）には，桟瓦において，
瓦本体の尻側裏面だけでなく，瓦の尻側裏面であって，瓦の山棧部とは幅方向に反
対側の差込み部側に，横桟に直接当接する安定駒（乙１６の突起３，３’，凸面１
０，乙１７の脚片３等）を設けることの記載がある。
イ　本件訂正後特許発明と引用発明との対比
　前記アの認定事実によれば，本件無効審決が認定するように，引用例１
記載の発明（引用発明）の「屋根面Ａ」，「横桟木２」，「縦桟木３」，「係止用
突起１２」，「凸部１３」は，本件訂正後特許発明の「屋根地」，「横棧」，「縦
棧」，「引掛け」，「安定駒」にそれぞれ相当すること，本件訂正後特許発明と引
用発明とは，次のような一致点と相違点があることが認められる。
（一致点）
　屋根地に多数本の横棧及び縦棧をクロス状に配置する棧の布設工程と，こ
の布設工程で配置された横棧に屋根瓦の尻側裏面に設けた引掛けを係止するととも
に，縦棧に屋根瓦の尻側裏面に設けた安定駒の差込み側の側面を当接した際，この
縦棧を横棧の表面と屋根瓦の瓦本体の尻側裏面とで形成される空間に設ける屋根瓦
の係止工程とで構成されている安定駒利用の耐震，耐風瓦工法。
（相違点１）
　本件訂正後特許発明が，浮き上がり防止を図る瓦の係止工程であるのに対
し，引用例１には，そのような記載のない点。
（相違点２）
　本件訂正後特許発明が，係止工程において縦棧を安定駒の差込み側の側面
に当接する際に，当該安定駒の底面が横棧に直接当接して安定的に葺工される安定
駒当接工程を有するのに対し，引用例１には，そのような記載のない点。
ウ　相違点についての判断
(ア)　前記相違点１について検討するに，引用例１には，縦桟木（縦桟）
に屋根瓦の尻側裏面に設けた凸部１３（安定駒）の差込み側を当接した際，縦桟を
横桟の表面と屋根瓦の瓦本体の尻側裏面とで形成される空間に設けることが記載さ
れており，本件訂正後特許発明とこの点に関し構成が異ならないことが認められ
る。
　そうすると，引用例１には，浮き上がり防止を図る瓦の係止工程であ
るとの記載がないものの，引用発明も本件訂正後特許発明と同様に浮き上がり防止
（甲２４の２の２５枚目の図（イ）の矢印Ⅱ方向）を図ることができるものと認め
られるから，両者に格別の相違はないというべきである。
(イ)　前記相違点２について検討するに，引用例１には，凸部１３（安定
駒）の底面が横桟木２（横桟）に直接当接するとの記載はないものの，引用例１に
記載されているような桟瓦において，瓦の尻側裏面であって，瓦の山桟部とは幅方
向に反対側の差込み部側に，横桟に直接当接する安定駒を設けることは，引用例２
記載の突起３，３’，凸面１０や引用例３記載の脚片３等にみられるように，本件
出願当時，周知であったものと認められる。
　そうすると，引用発明の安定駒に上記周知技術を適用して，本件訂正
後特許発明の相違点２の構成とすることは，当業者（その発明の属する分野におい
て通常の知識を有する者）であれば容易になし得ることであったものと認められ
る。
　そして，上記周知技術は，揺動（甲２４の２の２５枚目の図（イ）の
矢印Ⅰ方向）防止，ずれ（同図（イ）の矢印Ⅲ方向）防止という効果を当然奏する
ものと認められるから，本件訂正後特許発明が相違点２の構成としたことによる格
別の作用効果も認められないというべきである。
(2)　控訴人の主張について
　控訴人は，本件訂正後特許発明の進歩性の判断の誤りの主張（前記第２の
３(3)ウ）とともに，本件特許発明の有効性に関する原判決の認定判断の誤りの主張
（前記第２の３(3)ア，イ）を，本件訂正後特許発明についても黙示的に主張してい
るものと解されるので，以下，これを前提に判断する（なお，本件明細書（甲１の
３）の該当箇所は，本件訂正明細書（甲２４の３）の該当箇所に読み替えることと
する。）。
ア(ア)　控訴人は，本件訂正後特許発明の「屋根瓦の尻側裏面に設けた安定
駒」の「尻側」とは，屋根に瓦を葺いた場合に，屋根の頂上側（棟側）に位置する
瓦の上方面をいい，本件訂正後特許発明において，安定駒１０３が「尻側裏面」に
設けられるということは，引掛け１０２と面一となるように構成されていることを
意味するものであるところ，引用例１の凸部１３（安定駒に相当）は，「尻側」に
位置する瓦の係止用凸起１２（引掛けに相当）よりも内側に位置し，「尻側」に位
置していないから，これらの点で本件訂正後特許発明と引用発明が一致するという
ことはできない旨主張する。
①　本件訂正後特許発明の特許請求の範囲（請求項１）は，前記のとお
り「屋根地に多数本の横棧及び縦棧をクロス状に配置する棧の布設工程と，この布
設工程で配置された横棧に屋根瓦の尻側裏面に設けた引掛けを係止するとともに，
縦棧に屋根瓦の尻側裏面に設けた安定駒の差込み側の側面を当接した際，この縦棧
を横棧の表面と屋根瓦の瓦本体の尻側裏面とで形成される空間に設けて浮き上がり
防止を図る屋根瓦の係止工程と，この係止工程において縦棧を安定駒の差込み側の
側面に当接する際に，当該安定駒の底面が横棧に直接当接して安定的に葺工される
安定駒当接工程と，で構成されている安定駒利用の耐震，耐風瓦工法。」であっ
て，「尻側裏面」に関しては，「屋根瓦の尻側裏面に設けた引掛け」，「屋根瓦の
尻側裏面に設けた安定駒」，「この縦棧を横棧の表面と屋根瓦の瓦本体の尻側裏面
とで形成される空間に設けて」との記載がある。
　また，本件訂正後の請求項２は，前記のとおり「上記の屋根瓦は，
瓦本体と，この瓦本体の尻側裏面に平坦形状の横棧当接部と，前記瓦本体の尻側に
設けた横棧に係止される当接曲面を有する全体形状が半円弧形状でなる引掛けとで
構成されている請求項１に記載の安定駒利用の耐震，耐風瓦工法。」であって，
「尻側裏面」に関しては，「この瓦本体の尻側裏面に平坦形状の横棧当接部と，前
記瓦本体の尻側に設けた横棧に係止される当接曲面を有する」の記載がある。
　これらの記載によれば，本件訂正後特許発明おいては，瓦の「尻側
裏面」に「引掛け」，「安定駒」，「横棧当接部」が設けられること，縦桟が横桟
の表面と瓦本体の「尻側裏面」とで形成される空間に設けられることが認められ
る。
　加えて，乙３７（広辞苑（第四版）株式会社岩波書店発行）によれ
ば，「側」とは，「その物の外面・周囲」，「かたわら，はた」，「物の一方の
面」などを意味することが認められる。
②　以上の認定事実に照らすと，本件訂正後の特許請求の範囲（請求項
１，２）に，安定駒（１０３）が瓦の「尻側裏面」に設けられるということが引掛
け（１０２）と面一となるように構成するとの記載があるものと認めることはでき
ないし，また，「尻側」とは，屋根に瓦を葺いた場合に，屋根の頂上側（棟側）に
位置する瓦の上方面（すなわち，瓦の棟側の「端面」）を意味するものと認めるこ
ともできない。かえって，瓦の棟側の「端面」よりも軒側に後退した位置にある瓦
の裏面の「横棧当接部」や，「縦桟が設けられる空間を形成する瓦本体の裏面」，
すなわち，「横桟の表面と対向する位置にある瓦本体の裏面」も，請求項１，２の
「尻側裏面」に当たるものと認めるのが相当である。
③　そして，前記(1)ア(ア)の認定事実によれば，引用例１の凸部１３
は，瓦本体の「尻側裏面」に設けられたものと認めるのが相当である。
　したがって，控訴人の前記主張は採用することができない。
(イ)　控訴人は，本件訂正後特許発明は，横桟工法に比較して施工が容易
である，瓦を葺いた後に位置ずれ（横ずれ）しにくいといった「縦桟工法の本来的
効果」に付加して，浮き上がり防止，回転防止の効果などの耐震・耐風効果を奏す
るものであるから（本件訂正明細書の段落【００１７】，【００１９】等），「安
定駒利用の耐震，耐風瓦工法」であるのに対し，引用発明は，瓦裏面の「後部」に
「縦桟木の側面に当接係合し得る凸部（もしくは切欠段面）による係合部」を形成
し，この係合部を形成する「平坦部１４」に瓦を「載置」することによって，「縦
桟工法の本来的効果」を奏するものの，この本来的効果の域を凌駕し，耐震・耐風
効果を奏するものではなく，「耐震，耐風瓦工法」ではないから，本件訂正後特許
発明と引用発明が「安定駒利用の耐震，耐風瓦工法」である点で一致するものでは
ない旨主張する。
①　しかしながら，本件訂正後の特許請求の範囲（請求項１，２）に
は，「耐震，耐風瓦工法」の具体的な意味についての記載がないことが認められ
る。
　また，本件訂正明細書（甲２４の３）には，「縦棧２は，安定駒１
０３の底面１０３ｂが横棧１の表面１ａに当接した際，表面１ａと瓦１０の瓦本体
１０’の尻側裏面１０ａとで形成される空間Ｈに設けられる構成であるので，瓦１
０の浮き上がり防止，換言すると底面１０３ｂと横棧１の表面１ａとの確実な当接
を図り，瓦１０の飛散防止，耐震性向上，雨仕舞の向上に利用できる。そして，通
常は横棧１と縦棧２との兼用使用を図り，経費節減，管理及び作業の容易化を達成
する。」（段落【００１７】），「【発明の効果】請求項１の発明は，屋根地に多
数本の横・縦棧をクロス状に配置し，この横棧に瓦の尻側裏面に設けた引掛けを係
止するとともに，縦棧に瓦の尻側裏面に設けた安定駒の差込み側の側面を当接した
際，この縦棧を横棧の表面と屋根瓦の瓦本体の尻側裏面とで形成される空間に設け
て浮き上がり防止を図り安定駒の底面が横棧に直接当接して安定的に葺工される構
成である。従って，最も簡単な操作により瓦の主として棟方向への葺設の簡便化か
つ確実化を図り，かつ葺き上げ精度の向上が図れること，又は原則として縦棧と横
棧とを兼用して使用できること，等の特徴がある。また安定駒の底面
と横棧当接部と横棧の表面との確実な当接を図り，屋根瓦の浮き上がり防止，換言
すると屋根瓦の飛散防止，耐震性向上，雨仕舞の向上が図れる特徴がある。」（段
落【００１９】）との記載があることが認められるが，これらの記載によっても，
「耐震・耐風」に関する具体的な作用についての説明がされておらず，また，本件
訂正明細書の「発明の詳細な説明」の他の記載をみても，「耐震・耐風効果」が，
控訴人主張の「縦桟工法の本来的効果」を凌駕する作用効果である旨の具体的な説
明はされていない。
　そうすると，本件訂正後特許発明の「安定駒利用の耐震，耐風瓦工
法」にいう「耐震，耐風」とは，特定の作用を意味するものではなく，地震や風に
耐える作用を一般的に表現したにすぎないものと認めるのが相当である。
②　そして，引用例１（乙１５）には，「さらに，こうして葺かれた瓦
は，横桟木に係止して勾配方向のずれが規制されるとともに，縦桟木によって横方
向のずれも規制でき，また瓦の側端部を縦桟木に載接させることにより揺動やガタ
つきを規制できることもあって，地震時や強風時にもずれなく安定性のよい葺設状
態を保持できる。」（段落【００３８】）との記載があることに照らすと，引用発
明は，地震や強風に耐える作用効果を奏することを目的とするものと認められるか
ら，「耐震，耐風瓦工法」であるものと認められる。
　したがって，控訴人の前記主張は採用することができない。
イ　控訴人は，本件訂正後特許発明は，尻側裏面に設けた安定駒の縦桟に対
する係止，同安定駒の横桟の表面に対する当接などの構成の複合によって，瓦のめ
くり上がり，回転が抑制され，「浮き上がり防止」効果を奏するものであるのに対
し，引用発明においては，縦桟工法の本来的効果のみを奏するものの，「浮き上が
り防止」効果を奏するものではなく，また，本件訂正後特許発明は，瓦工法におけ
る従来技術（引掛工法，縦桟工法，安定駒）を前提とするものであるが，安定駒の
設置部位の限定と，当該安定駒と縦桟木，横桟木の当接位置関係などを有機的に結
びつけ統合することで，特殊な瓦・桟木（例えば，甲２の１のような嵌込み凹部
や，甲２の３のようなⅤ字溝を設けた桟木）を用いなくとも，縦桟工法の本来的効
果のみならず，耐震・耐風効果を奏することができるというものであり，本件特許
発明の構成によって格別の作用効果を奏するものであるから，引用発明の安定駒に
公知技術を適用して，本件訂正後特許発明に係る相違点の構成（係止工程で係止さ
れた縦桟と安定駒との側面係止の際に，構成要件Ｄ「当該安定駒の底面が横桟に直
接当接して安定的に葺工される安定駒当接工程」を有していること。前
記相違点２の構成）とすることは，当業者が容易に想到できたものではない旨主張
する。
(ア)　そして，控訴人は，本件訂正後特許発明の「浮き上がり防止」効果
について，①本件訂正後特許発明においては，縦桟に屋根瓦の尻側裏面に設けた安
定駒の差込み側の側面を当接するに際し，縦桟は，横桟の表面（１ａ）と瓦本体の
尻側裏面（１０a）とで形成される空間（Ｈ）に設けられ（甲１の２の図４），安定
駒の底面（１０３ｂ）を横桟の表面に直接当接させることにより，瓦（図３，４の
左側）は安定駒の底面によって支えられるので，瓦を縦桟木の上に載置する場合と
比較して，瓦の荷重は安定駒の底面にかかることになり，力点の位置がその分だけ
低くなり，しかも，仮に地震，強風などで瓦に対して水平方向（横方向）の力がか
かったとしても，安定駒側面の縦桟側面に対する当接に加えて，瓦のいわば脚であ
る安定駒の底面（いわば足裏に該当する。）と横桟表面の摩擦力によっても，横方
向のずれを規制することができるから，横方向のずれ規制の面で最大限の効果を発
揮することができ，更に浮き上がり防止を図ることも可能となる旨（以下「主張
①」という。），②本件訂正後特許発明（甲２４の３）の安定駒１０３は，瓦の
「尻側裏面」に設けられ（すなわち，引掛け１０２と面一となるように構
成される。），その一部は横桟の表面に当接しているが，一部は横桟の上にはなく
宙に浮いた状態になっており，この部分の存在によって，浮き上がりや，回転防止
の効果が一層高められ，仮に地震や台風によって瓦がわずかでも浮き上がったとし
ても，元の位置に復元することが容易となる，仮に安定駒が短く，尻側裏面まで延
設されていない場合には，横桟の表面からずり落ちたり，瓦自体が回転する可能性
が高くなる旨（以下「主張②」という。），③本件訂正後特許発明においては，地
震，強風などで瓦に対する垂直方向（上下方向）の力がかかったとしても，瓦のい
わば脚である安定駒が横桟の表面に当接する構成，すなわち最も脚の長い構成を採
用しているため，浮き上がりを防止することもでき，仮に浮き上がったとしても，
縦桟の高さを超えるような上下動がない限り，安定駒の底面が縦桟に乗り上げるこ
とを回避できるため浮き上がりが生じても元の状態に回復が容易である旨（以下
「主張③」という。）主張する。しかしながら，次に述べるとおり控訴人の主張①
ないし③はいすれも採用することができない。
①　控訴人の主張①について
　控訴人の主張①に係る本件訂正後特許発明の作用効果は，本件訂正
明細書（甲２４の３）に記載がないのみならず，瓦の荷重が安定駒の底面にかかる
ことにより，引用発明と比較して浮き上がり防止効果に格別の差異が生じるものと
認めることはできないし，また，瓦に対して水平方向に力が加わった際の横方向の
ずれについても，そもそも安定駒の側面が縦桟に当接しており，横方向のずれを規
制するものと認められるから，安定駒の底面と横桟表面の摩擦力に格別の意味があ
るものと認めることもできない。
　したがって，控訴人の主張①は採用することができない。
②　控訴人の主張②について
　控訴人の主張②は，本件訂正後特許発明の安定駒は，瓦の「尻側裏
面」に設けられ（すなわち，引掛けと面一となるように構成される。），その一部
は横桟の表面に当接しているが，安定駒の横桟の上にはなく宙に浮いた部分の存在
によって，浮き上がりや，回転防止の効果が一層高められる，などというものであ
るが，本件訂正後特許発明の特許請求の範囲（請求項１）及び本件訂正明細書（甲
２４の３）の記載上，本件訂正後特許発明において，安定駒１０３が「尻側裏面」
に設けられるということは，引掛け１０２と面一となるように構成されていること
を意味するものでないことは先に説示したとおりであり（前記ア(ア)），また，安
定駒に，横桟の上にはなく宙に浮いた部分が存在するとの点も，本件訂正後特許発
明の特許請求の範囲（請求項１）の記載に基づかない主張であるから，控訴人の主
張②は採用することができない。
③　控訴人の主張③について
　控訴人の主張③に係る本件訂正後特許発明の作用効果も，本件訂正
明細書（甲２４の３）に記載がないのみならず，安定駒の底面が縦桟に乗り上げ易
いか否かは，本件訂正後特許発明における縦桟の高さや引用発明の凸部の高さによ
っても変わり得るのであるから，安定駒が横桟に当接することによって，控訴人が
主張するような格別の効果が生じるものと認めることはできない。
(イ)①　次に，本件訂正後特許発明の特許請求の範囲（請求項１）には，
「浮き上がり防止」に関し，「縦棧に屋根瓦の尻側裏面に設けた安定駒の差込み側
の側面を当接した際，この縦棧を横棧の表面と屋根瓦の瓦本体の尻側裏面とで形成
される空間に設けて浮き上がり防止を図る屋根瓦の係止工程」と記載されている
が，「浮き上がり防止」の具体的な作用効果についての記載がないことが認められ
る。
②　また，本件訂正明細書には，「浮き上がり防止」の作用効果につい
て，「縦棧２は，安定駒１０３の底面１０３ｂが横棧１の表面１ａに当接した際，
表面１ａと瓦１０の瓦本体１０’の尻側裏面１０ａとで形成される空間Ｈに設けら
れる構成であるので，瓦１０の浮き上がり防止，換言すると底面１０３ｂと横棧１
の表面１ａとの確実な当接を図り，瓦１０の飛散防止，耐震性向上，雨仕舞の向上
に利用できる。」（段落【００１７】），「【発明の効果】請求項１の発明
は・・・この横棧に瓦の尻側裏面に設けた引掛けを係止するとともに，縦棧に瓦の
尻側裏面に設けた安定駒の差込み側の側面を当接した際，この縦棧を横棧の表面と
屋根瓦の瓦本体の尻側裏面とで形成される空間に設けて浮き上がり防止を図り安定
駒の底面が横棧に直接当接して安定的に葺工される構成である。・・・また安定駒
の底面と横棧当接部と横棧の表面との確実な当接を図り，屋根瓦の浮き上がり防
止，換言すると屋根瓦の飛散防止，耐震性向上，雨仕舞の向上が図れる特徴があ
る。」（段落【００１９】）との記載があるが，「浮き上がり防止」がどのような
作用を意味するものであるのかについての具体的な説明はない。
　かえって，本件訂正明細書（甲２４の３）には，「・・・通常前記
軒先瓦に続いて次の瓦を葺工するが，この場合，縦棧の側面に安定駒の差込み側の
側面を当接する。この際，当該安定駒の底面が横棧に直接当接する構成であり，例
えば，隣接瓦間に隙間，ガタが生じない構成とする。これにより在来の横棧のみに
よる葺工法と同様な施工効果が発揮できる構造にする。」（段落【００１３】）と
の記載があることに照らすと，本件訂正後特許発明は，従来周知の安定駒と同様の
作用を期待して，安定駒の底面を横桟に当接させる構成としたものと認めることも
できる。
　さらに，甲２の１，３記載の工法のように，瓦裏面の嵌め込み凹部
や突起が縦桟やＶ字溝に嵌合する構造が採用されているものではない点において
は，本件訂正後特許発明も，引用発明と同様であるから，本件訂正後特許発明の
「耐震・耐風瓦工法」にいう「耐震・耐風」を，甲２の１，３記載の工法によって
奏する「耐震・耐風効果」に限定して解することはできない。
③　そして，引用例１の図５（乙１５）には，「縦桟（縦桟木３）に屋
根瓦の尻側裏面に設けた安定駒（凸部１３）の差込み側の側面を当接した際，縦桟
が横桟（２）の表面と屋根瓦の瓦本体（１０）の尻側裏面とで形成される空間に設
けられる構成」が図示されていることが認められることに照らすと，「安定駒１０
３の底面１０３ｂが横桟１の表面１ａに当接」することによる本件訂正後特許発明
の「浮き上がり防止」効果は，引用発明との対比において，「浮き上がり防止」に
ついて格別の意義を有するものではないというべきである。
(ウ)　そして，「横桟の表面と対向する位置にある瓦本体の裏面」も，本
件訂正後特許発明の「尻側裏面」に当たるものと認めるのが相当であることは先に
説示したとおりであり（前記ア(ア)②），引用例２（乙１６）によれば，「突起
３，３’，突面１０」は，いずれも横桟の表面と対向する位置に設けられているか
ら，瓦の「尻側裏面」に設けられたものと認められること，引用例３（乙１７）の
第１図の脚片３が「尻側裏面」に設けられていることは控訴人も認めていることか
らすれば，引用例２，３に基づいて，「桟瓦において，瓦の尻側裏面であって，瓦
の山桟部とは幅方向に反対側の差込み部側に，横桟に直接当接する安定駒を設ける
ことが周知」であったものと認められる。
(エ)　そうすると，引用発明の安定駒に，前記周知技術を適用して，相違
点２に係る本件訂正後特許発明の構成とすることは，当業者において容易に想到す
ることができたというべきである。
　したがって，控訴人の前記主張は採用することができない。
　なお，本件異議決定における本件特許発明の進歩性に関する判断は，
当裁判所を拘束するものではなく，前記認定を左右するものではない。
(3)　本件特許発明の進歩性の欠如の有無について
　以上に説示したところに照らせば，本件異議決定時の請求項１に係る発明
（本件特許発明）も，引用発明及び前記周知技術に基づいて当業者において容易に
想到することができたものと認められ，これに反する控訴人の主張は採用すること
ができない。
(4)　まとめ
　以上によれば，本件特許は，特許法２９条２項に違反してされたものであ
り，特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから，特許法（原判決
言渡し後に施行された平成１６年法律第１２０号による改正後のもの）１０４条の
３第１項の規定により，特許権者たる控訴人は相手方に対し，その権利を行使する
ことができないと解すべきこととなる。
３　結論
　以上によれば，その余について判断するまでもなく，控訴人の本訴請求は理
由がなく，これと結論を同じくする原判決は正当として是認することができる。
　よって，本件控訴は理由がないから棄却することとして，主文のとおり判決
する。
知的財産高等裁判所 第２部
裁判長裁判官　　　　中 野 哲 弘
裁判官　　　　大 鷹 一 郎
裁判官　　　　長谷川　浩　二