平成17(行ケ)10368行政訴訟 特許権

平成１７年（行ケ）第１０３６８号　審決取消請求事件
平成１７年１１月１７日判決言渡，平成１７年１０月６日口頭弁論終結
　　　　　判　　　　決
　原　告　 東洋紡績株式会社
　訴訟代理人弁理士　高島一，谷口操，土井京子，鎌田光宜，栗原弘幸，鈴木智久
　被　告　 特許庁長官　中嶋誠
　指定代理人　 大熊幸治，宮坂初男，柳和子，青木博文
　　　　　主　　　　文
　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　事実及び理由
　本判決においては，書証等を引用する場合を含め，公用文の表記法に従った箇所
がある。また，「フィルム」と「フイルム」については，前者の表記に統一した。
第１　原告の求めた裁判
　「特許庁が訂正２００４－３９１３３号事件について平成１６年１２月１４日に
した審決を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
　本件は，原告を特許権者とする「脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルム」の特許
につき，原告が特許庁に訂正審判を請求したところ，同請求書に添付された訂正明
細書の記載不備（特許法３６条４項），発明の進歩性の欠如（同法２９条２項）に
より独立特許要件（同法１２６条５項）を充足しないことを理由に，特許庁が請求
不成立の審決をしたため，原告が，審決の判断の誤りを主張して，その取消しを求
めた事案である。
　訂正明細書（甲２の２）の記載によれば，訂正後の発明は，「包装用途などに好
適なハンドリング性（巻き性）及び透明性に優れた脂肪族ポリエステル二軸延伸フ
ィルムに関する」（段落【０００１】）ものである。すなわち，「食品をはじめ各
種商品を包装するフィルム」（段落【０００２】）につき，環境公害防止等の観点
から，「ポリマー自身が生分解性を有する各種生分解性高分子素材」（段落【００
０５】）が検討されており，「その中でも，脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルム
は，一般包装材をはじめ幅広い用途に，応用が期待されている」（段落【０００
６】）。ところで，フィルムの「滑り性が不十分な場合，ハンドリング性が不良と
なり，フィルム表面に擦り傷が発生して走行性が悪くなる」（段落【０００７】）
が，この滑り性を改良するために，「有機系潤滑剤をポリ乳酸フィルムに添加する
と，接着強度が低下」（段落【０００８】）するという問題が生じるため，この
「課題を解決し，ハンドリング性（巻き性）及び透明性に優れた脂肪族ポリエステ
ル二軸延伸フィルムを提供することを目的とする」（段落【０００９】）ものであ
るとされている。
　１　特許庁における手続の経緯
　(1)　本件特許（甲２の１）
　特許権者：原告
　発明の名称：「脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルム」
　特許出願日：平成１１年７月２７日（特願平１１－２１２３２１号）
　優先日：平成１０年７月２７日（特願平１０－２１１０８９号）
　設定登録日：平成１３年６月８日
　特許番号：第３１９６８９５号
　(2)　本件特許に係る異議手続
　特許異議事件番号：異議２００２－７０３０６号
　訂正請求日：平成１５年１月２７日
　決定日：平成１６年２月１０日
　決定の結論：「訂正を認める。特許第３１９６８９５号の請求項１ないし３に係
る特許を取り消す。」
　決定取消訴訟提起日：平成１６年３月２９日（当庁平成１７年（行ケ）第１０２
９５号）
　(3)　本件訂正審判手続（甲２の２）
　訂正審判事件番号：訂正２００４－３９１３３号
　審判請求日：平成１６年６月８日
　審決日：平成１６年１２月１４日
　審決の結論：「本件審判の請求は，成り立たない。」
　審決謄本送達日：平成１６年１２月２７日
　２　訂正発明の要旨（本件訂正審判請求書に添付された訂正明細書（甲２の２）
の特許請求の範囲に記載されたものであり，訂正部分は下線のとおりである。以
下，同訂正明細書を「本件明細書」といい，それぞれの発明を，請求項番号に対応
して「訂正発明１」などといい，訂正発明１ないし３を総称する場合には「訂正発
明」という。）
【請求項１】
　主たる繰り返し単位が一般式－Ｏ－ＣＨＲ－ＣＯ－（Ｒは水素または，炭素数１
～３のアルキル基）であり，脂肪族ポリエステルに対し不活性な平均粒子径１～４
μｍの滑剤粒子を０．０１～０．５重量％含有し，連鎖状粒子を含有しない脂肪族
ポリエステルを主成分としたフィルムであって，少なくとも片面の三次元平均表面
粗さ（ＳＲａ）が０．０１８～０．０６９μｍであり，かつ粗さの中心面から０．
００６２５μｍ以上の高さを有する突起の１ｍｍ 当たりの突起数（ＰＣＣ値）が下
記式(1)を満足することを特徴とする，シーラント層を積層して使用するための脂肪
族ポリエステル二軸延伸フィルム。
　ＰＣＣ値≦７０００－４５０００×ＳＲａ．．．(1)
（なお，ＳＲａとは表面粗さ曲線をサインカーブで近似した際の中心面（基準面）
における平均粗さを意味し，触針式三次元表面粗さ計を用いて得た各点の高さを測
定し，これらの測定値を三次元表面粗さ解析装置に取り込んで解析することにより
得られる値である。）
【請求項２】
　前記突起数（ＰＣＣ値）が１０００個／ｍｍ 以上であることを特徴とする請求項
１記載の脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルム。
【請求項３】
　前記脂肪族ポリエステルがポリ乳酸であることを特徴とする請求項１又は２記載
の脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルム。
　３　審決の理由の要点
　審決の理由の要点は，以下のとおりであるが，要するに，本件訂正請求は，特許
請求の範囲の減縮を目的とするものであるところ，訂正発明は，①特許法３６条４
項に規定する要件を満足せず，②同法２９条２項の規定に違反しているから，特許
出願の際独立して特許を受けることができないものであり，同法１２６条５項に定
める訂正の要件を充足しない，というものである。
　(1)　特許法３６条４項違反についての審決の判断
　「滑剤粒子及びフィルムの製膜条件に関する本件明細書の記載は，単に当該技術
的事項に関する列挙で一般的記載にとどまるものであり，各条件を具体的にどのよ
うに制御するかを示していないことはもちろん，どのような滑剤粒子を用いた場合
にどのような製膜条件とするのかという『フィルムの製膜条件と滑剤粒子の種類と
の関係』については，何ら具体的に記載されていない。したがって，この記載から
本件発明のような特定のパラメーターを有するフィルムを製造し得るとはいえな
い。
　請求人は，・・・訂正発明１～３の実施可能性について縷々述べているが，段
落【0029】の記載からみて，訂正発明１～３に係る延伸方法には種々の手法が採用
できるものと認められるところ，本件明細書中には，各手法について請求項１に規
定されるＰＣＣ値とＳＲａの関係を満たすための条件を具体的に開示した例は『例
えば，縦方向に１段以上延伸した後横方向に延伸する方法の場合，縦方向の延伸が
終了した後の縦方向の屈折率（Ｎｘ）が１．５５５以下であることが好ましい。』
（段落【0041】）との記載のみであり，その屈折率とするための条件が何ら具体的
に記載されていないのであるから，屈折率の指標が示されているとしても，当該脂
肪族ポリエステル二軸延伸フィルムを容易に製造することはできない。その余の延
伸手法については具体性を欠いており，やはり，当該脂肪族ポリエステル二軸延伸
フィルムを容易に製造することはできない。」
　「このことから，訂正発明１～３における特定範囲にあるＳＲａや，ＰＣＣ値と
ＳＲａの関係（本件請求項１の式（１））を満たしたフィルムを得ることができる
か否か不明瞭である。」
　「そして，訂正発明１～３の『ＳＲａ値』については，請求項１には，『なお，
ＳＲａとは表面粗さ曲線をサインカーブで近似した際の中心面（基準面）における
平均粗さを意味し，触針式三次元表面粗さ計を用いて得た各点の高さを測定し，こ
れらの測定値を三次元表面粗さ解析装置に取り込んで解析することにより得られる
値である。』と記載され，ＳＲａ値が，製造されたフィルムを測定して得られた測
定数値を解析して得るものであることが記載されているのである。つまり，これは
フィルムを製造し，その製造されたフィルムを計測器を用いて測定して初めて得ら
れる値であることを意味するものであり，請求項１に記載の，『主たる繰り返し単
位が一般式－Ｏ－ＣＨＲ－ＣＯ－（Ｒは水素または，炭素数１～３のアルキル基）
であり，脂肪族ポリエステルに対し不活性な平均粒子径１～４μｍの滑剤粒子を
０．０１～０．５重量％含有し，連鎖状粒子を含有しない脂肪族ポリエステルを主
成分としたフィルム』であれば，必然的に決まる値であることを意味するものでは
ない。
　このことから，どのような条件で製造すれば前記ＳＲａ値を有するフィルムが得
られるのかについて，具体的なフィルムの製造方法の記載がないのであるから，当
業者は製造したフィルムについて，逐一計測をして，請求項１に記載の数値に該当
するものであるか否かを確認する必要があるのである。そして，このような確認作
業が，当業者に過度の試行錯誤を強いることは明白である。・・・
　さらに，本件明細書には，『ＰＣＣ値≦７０００－４５０００×ＳＲａ』を満た
すものは実施例の他になく，この条件を普遍的に満たす手法や法則性は記載されて
おらず，また示唆もない。請求人が主張する各段落の記載は，滑剤粒子の種類，脂
肪族ポリエステルへの添加方法，滑剤粒子の平均粒子径及び含有量，フィルム製膜
方法として当業界で一般的に知られている事項を示すにすぎず，この記載をもっ
て，本件各請求項の規定を満たすフィルムを製造することは当業者に過度の試行錯
誤を強いるものといわざるを得ない。」
　「よって，本件明細書の発明の詳細な説明は，当業者が本件発明１～３に係る二
軸延伸フィルムを容易に得ることができる程度に記載されているとは認められな
い。」
　(2)　特許法２９条２項違反についての審決の判断
　　ア　刊行物
　刊行物１：特開平６－５７０１３号公報（本訴甲４）
　刊行物２：特開平５－１２４１００号公報（本訴甲５）
　刊行物３：特開平６－２５６４８０号公報（本訴甲６）
　刊行物４：特開平８－２４５７７１号公報（本訴甲７）
　刊行物５：特開平７－３２４７０号公報（本訴甲８）
　イ　訂正発明１についての容易想到性の判断
　「刊行物３には訂正発明１にて使用されるものと同一の脂肪族ポリエステル（ポ
リ乳酸）を包装用フィルムに使用することが記載されている。
　刊行物１において，段落【0012】には，ＳＲａはハンドリング性と走行性に関与
するものとして記載されており，また，実施例においても透明性（ヘーズ値）の良
好なものが得られている。」
　「刊行物２にはＳＲａ及びＰＣＣ値に関する記載はないが，段落【0030】
～【0036】において，ＳＲａに関連する『表面の平均突起高さ』，ＰＣＣ値に関連
する『突起個数』が走行性と透明性の改善に影響を及ぼすことを指摘している。
　刊行物４に記載された発明において，ＳＲａに関連する『中心線平均粗さ（Ｒ
ａ）』・・・は，フィルム製造時の巻き特性や作業性，及び，フィルムの透明性に
影響を及ぼすことが段落【0014】に記載されており，この巻き特性は訂正発明の効
果とされる『ハンドリング性（巻き性）』に相当するものと認められ，この巻き特
性や透明性の改善のためにフィルム表面の粗さを制御する技術概念を刊行物３に記
載の脂肪族ポリエステル製包装用フィルムに転用することを排除する理由はない。
　「刊行物５にはＳＲａとＰＣＣ値によりフィルムの走行性や透明性の改善に影響
を及ぼすことが記載されている。」
　「脂肪族ヒドロキシカルボン酸からなるポリエステルを用いた包装材において，
該ポリエステルにシーラント層を積層して使用することは，本出願前周知であ
る・・・刊行物１～２及び４～５には，包装用フィルムの原料となる熱可塑性樹脂
に粒状物を０．０１～０．５重量％加えることでフィルムに表面加工を施し，ハン
ドリング性や透明性の改善を図ることが記載されており，刊行物３に記載の包装用
に用いられる脂肪族ポリエステルフィルムのハンドリング性や透明性の改善のため
に，刊行物１～２及び４～５に記載された技術を転用し，シーラント層を積層して
みることは，当業者であれば容易に想到し得ることである。」
　「そして，その効果においてもハンドリング性，透明性は刊行物１，５に記載さ
れたものと同程度のものであるから，訂正発明１の効果が格別顕著なものというこ
とはできない。」
　「したがって，訂正発明１は刊行物１～５に記載された発明に基づいて当業者が
容易に想到し得るものと認められる。」
　　ウ　訂正発明２についての容易想到性の判断
　「刊行物２に記載された発明において，突起個数はフィルム表面の突起の密度の
指標を示しており，測定方法を比較しても測定対象箇所が格別異なるものとはいえ
ない。また，刊行物２には，突起個数とハンドリング特性の関係が明示されていな
いが，ＳＲａに関連する『表面の平均突起高さ』，ＰＣＣ値に関連する『突起個
数』が走行性と透明性の改善に影響を及ぼすことが記載されている。訂正発明２に
よるとされる効果は刊行物１～５の記載からみて格別のものを見出せないのは前述
のとおりである。したがって，訂正発明２は刊行物１～５に記載された発明に基づ
いて当業者が容易に想到し得るものと認められる。」
　　エ　訂正発明３についての容易想到性の判断
　「刊行物３にはポリ乳酸からなる脂肪族ポリエステルフィルムが記載されてい
る。したがって，訂正発明３は刊行物１～５に記載された発明に基づいて当業者が
容易に想到し得るものと認められる。」
第３　原告の主張（審決取消事由）の要点
　審決は，特許法３６条４項に規定する要件についての判断を誤り（取消事由
１），また，進歩性の判断を誤った（取消事由２）ことにより，訂正発明は特許出
願の際独立して特許を受けることができないものと誤って判断したものであるか
ら，取り消されるべきである。
　１　取消事由１（特許法３６条４項に規定する要件についての判断の誤り）
　審決は，本件明細書の記載からは，訂正発明のような特定のパラメータを有する
フィルムを製造すること（①ＳＲａを０．０１８～０．０６９μｍの範囲内とする
こと，②ＰＣＣ値とＳＲａとの関係につき，請求項１の不等式〔ＰＣＣ値≦７００
０－４５０００×ＳＲａ〕を満足させること。）は容易に実施できないものである
と判断するが，同判断は誤りである。
　(1)　ＳＲａを０．０１８～０．０６９μｍの範囲内とすることの実施可能性につ
いて
　一般に，明細書の発明の詳細な説明には，発明の実施に関するすべての技術要素
を網羅的に記載することが求められているものではなく，出願時の技術水準を前提
として，特許請求の範囲に記載された発明を，当業者が容易に実施できる程度に記
載されていればよい。
　これを本件明細書についてみると，段落【0038】の「三次元平均表面粗さ（ＳＲ
ａ）は，滑剤粒子及びフィルムの製膜条件によって制御することができる。」と記
載されているところ，同記載が，ＳＲａにつき，滑剤粒子及びフィルムの製膜条件
によって制御されることを意味することは明らかである。
　脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルムの製造に関する各種の条件は，当該技術分
野において既によく知られ，本件明細書にも十分に記載されている。滑剤粒子も，
それ自体既知の素材であり，かつ，訂正発明において使用に適した粒子についても
十分な説明がされている。ＳＲａの測定方法も，既に当業者のよく知るところであ
る。これらの前提技術に立脚して，ＳＲａが０．０１８～０．０６９μｍの脂肪族
ポリエステル二軸延伸フィルムを得ることは，当業者に過度の試行錯誤を強いるも
のとはいえない。
　すなわち，本件明細書には，フィルムの製膜条件に関して，押出成形法や延伸方
法など，製造方法の詳細が記載され（段落【0029】～【0033】，【0041】），滑剤
粒子に関して，種類，添加方法，平均粒子径及び含有量が詳細に記載されている
（段落【0023】～【0028】，【0038】，【0039】）。また，ＳＲａの測定法に関し
ては段落【0052】に，フィルムの製膜条件と滑剤粒子の種類との関係については段
落【0041】に，具体的に記載されている。
　特に，段落【0041】の記載からは，添加する滑剤（粒子）の種類を変えた場合に
も，例えば，縦方向に１段以上延伸した後，横方向に延伸する方法の場合，縦方向
の延伸が終了した後の縦方向の屈折率（Ｎｘ）が１．５５５以下となるような条件
を選択すれば，ＰＣＣ値及びＳＲａが所定の範囲内となることが理解される。これ
は，要するに，最初の延伸方向における延伸では，延伸後の分子の配向があまり大
きくならないように延伸倍率を調整することが重要であることを示すものである。
縦あるいは横方向の屈折率は，延伸フィルムの表面特性や機械的特性の評価手法の
一つとして当業者のよく知るところであり（Ｎｘはフィルムの延伸による縦方向の
分子鎖の配向度を示すものであり，その値が大であることは分子の縦の配向が大き
いことを意味する。），訂正発明の実施に際し，Ｎｘを指標とすることに困難はな
いから，滑剤粒子の種類によって延伸条件を変更する必要があったとしても，延伸
条件の選定に当たり当業者に過度の負担を課するものではない。
　なお，審決は，比較例１ないし３においてもＮｘが１．５５５以下となっている
ことから，Ｎｘ値を調整することにより訂正発明のフィルムが得られるのか不明瞭
であるとしているが，ＳＲａは，まず，滑剤粒子の平均粒子径や含有量によって制
御されるものであり，比較例１ないし３は，前記平均粒子径又は含有量が規定範囲
を逸脱しているために訂正発明の実施となっていないにすぎないから，審決の前記
認定は誤りである。
　したがって，ＳＲａが０．０１８～０．０６９μｍである脂肪族ポリエステル二
軸延伸フィルムを得ることは，当業者に過度の試行錯誤を強いるものとはいえな
い。
　(2)　ＰＣＣ値とＳＲａとの関係につき，請求項１の不等式〔ＰＣＣ値≦７０００
－４５０００×ＳＲａ〕を満足させることの実施可能性について
　ＰＣＣ値の計算法自体は，本件明細書の段落【0057】に記載され，当業者に周知
であり，また，段落【0038】には，ＰＣＣ値が「滑剤粒子の種類及びフィルムの製
膜条件によって制御」される旨記載されているところ，滑剤粒子及びフィルムの製
膜条件に関して，本件明細書中に詳細が記載されていることは，前記(1)のとおりで
ある。さらに，実施例１ないし４，比較例１ないし５に記載された実施条件を参照
すれば，当業者であれば，所期のＳＲａとＰＣＣ値を得るための滑剤粒子の選択と
製膜条件との関係を容易に知り得るものであり，しかも，ＳＲａ及びＰＣＣ値の測
定方法は当業者が既によく知るところであるから，その数値を確認することにも格
別の困難性はない。
　したがって，ＰＣＣ値とＳＲａとの関係につき不等式〔ＰＣＣ値≦７０００－４
５０００×ＳＲａ〕を満足させることは，当業者に過度の試行錯誤を強いるものと
はいえない。
　被告は，本件明細書の実施例からは普遍的な法則性を見いだせないと主張する
が，訂正発明は，いわゆるパラメータ発明の範疇に属するものであって，実施例と
比較例とをあわせて９例の実験を行った結果から，所期の優れた特性（接着性を維
持しつつ，透明性とハンドリング性を改善すること。）を有する脂肪族ポリエステ
ル二軸延伸フィルムを得るためのＰＣＣ値とＳＲａとの関係を導き出したものであ
る。その関係を図示すると，次のとおりである（以下「参考図」という。）。
　参考図に記載の「(1)式」は，〔ＰＣＣ値＝７０００－４５０００×ＳＲａ〕を表
すものであるが，前記式は，訂正発明における技術的課題の一つであるフィルムの
優れた透明性が得られる境界を示し，前記式の直線が右下がりであることは，ＳＲ
ａが同じ値である場合，微少な突起が多数存在するフィルム（ＰＣＣ値が大き
い。）よりも，大きな突起が少数存在するフィルム（ＰＣＣ値が小さい。）の方が
透明性に優れるという技術常識と整合するとともに，ＳＲａが大きいほどハンドリ
ング性は良くなるが，他方で透明性は低下する傾向にあることを示している。ま
た，前記式の傾きは，ヘーズ値１１程度を望ましい透明性の限度として，比較例２
及び３の数値と，各実験例，さらには，出願当時の基礎実験などを踏まえて算出さ
れたものである。
　かかる発明は，特定のパラメータ以外の要素，例えば製造方法やその他の特性等
によっては特定しきれない種類の発明であるから，特定のパラメータと具体的な製
膜条件ないし滑剤粒子の種類との関係などを厳密に規定することにはもともと無理
があり，当該パラメータが当業者に明瞭である以上，結果物としてのパラメータの
意義及び充足性を説明するにとどまることもやむを得ないものである。
　２　取消事由２（進歩性判断の誤り）
　(1)　訂正発明１の進歩性について
　審決が，刊行物３の脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルムに対し，ハンドリング
性や透明性などの改善を目的として，刊行物１，２，４及び５に示されている技術
を適用して訂正発明１に至ることは当業者において容易であると判断したのは，誤
りである。刊行物３に記載のフィルムに刊行物１，２，４及び５に示されている技
術を適用して訂正発明１に至ることは，次のとおり阻害されているものである。
　　ア　阻害要因１（フィルム原料樹脂の種類上の相違）
　訂正発明１及び刊行物３のフィルム原料樹脂が脂肪族ポリエステルであるのに対
し，刊行物１及び５のフィルム原料樹脂は，シンジオタクチックポリスチレンであ
り，刊行物２及び４のフィルム原料樹脂は，芳香族ポリエステル（ただし，刊行物
４は，芳香族共重合ポリエステル）である。
　フィルム原料樹脂の種類が異なれば，樹脂を構成するモノマーの構造や物性が大
きく異なることとなるため，フィルム成形に伴う技術的課題も，各種添加剤の配合
による性能への影響も異なってくる。シンジオタクチックポリスチレンフィルム
や，芳香族ポリエステルフィルムの改質に有効とされた構成が，脂肪族ポリエステ
ルフィルムの改質に有効であるとの技術的予見は必ずしも成立するものではない。
　シンジオタクチックポリスチレンは，主として成形品材料としての用途を有し，
包装用フィルムとして汎用されるには至っておらず，刊行物１における用途の記載
も「磁気テープ用，写真・製版用，コンデンサー用，包装用等」というものであっ
て，「包装用」は付加的な記載にすぎない。現に，刊行物５の実施例におけるＰＣ
Ｃ値は，訂正発明１における不等式を満たさず，逆に，比較例２及び３のＰＣＣ値
が訂正発明１の不等式を満たすものとなっており，このような相違は，主としてフ
ィルム原料樹脂を構成するモノマーの構造や物性の相違に基づくものである。
　また，芳香族ポリエステルも，脂肪族ポリエステルとは，その性状を大きく異に
するものである。
　被告は，シンジオタクチックポリスチレン及び芳香族ポリエステルがいずれも熱
可塑性樹脂であることを理由に転用の容易をいうが，熱可塑性は，熱硬化性に対峙
する熱的性質を表す概念であるにすぎない。熱的性質によって熱可塑性樹脂に類別
される樹脂は極めて多岐にわたるところ，各樹脂の理化学的性質は，樹脂を構成す
るモノマーの化学構造，配合組成，重合方法等の相違によって様々であり，これら
の理化学的性質の相違に応じてフィルム成形に伴う技術的課題も異なることは，当
業者の技術常識である。したがって，熱可塑性である点が共通しているだけでは，
転用の容易性は認められない。
　　イ　阻害要因２（発明の構成上の相違）
　訂正発明１の構成は，①滑剤粒子の平均粒子径を１～４μｍとすること，②連鎖
状粒子を含有しないこと，③ＳＲａが０．０１８～０．０６９μｍであること，④
ＰＣＣ値が不等式〔ＰＣＣ値≦７０００－４５０００×ＳＲａ〕を満足することを
特徴としている。
　これに対し，刊行物１，２，４及び５に各記載の技術は，いずれも，次に述べる
とおり，訂正発明１とは異なる構成を有するものであるから，刊行物１，２，４及
び５に記載の技術を刊行物３に記載のフィルムに適用して訂正発明１に至ること
は，当業者にとって容易とはいえないものである。
　　(ｱ)　刊行物１記載の技術について
　刊行物１記載の技術は，ＳＲａ及びＰＣＣ値のほか，表面ヘーズと内部ヘーズの
和，２００℃における熱収縮率，及び空気抜け速さに関する要件を総合して，所期
の性能を達成するものである。このように，刊行物１記載の技術において相互に密
接に関連づけられた各特性値のうちから，一部の特性値を選択すること，また，そ
の選択によって訂正発明１における所期の効果を達成できることの予測性はない。
　　(ｲ)　刊行物２記載の技術について
　刊行物２記載の技術は，特定の構造を持った連鎖状粒子を特定量含有させる点に
技術的特徴を有するものであり，連鎖状粒子を含有しない訂正発明１とは，主要な
技術的特徴において異なる。かかる技術的特徴の相違を度外視して，刊行物２記載
の技術と訂正発明１とを関連付けることは誤りである。
　また，刊行物２に記載されている「表面の平均突起高さ，突起個数」は，訂正発
明１におけるＳＲａ及びＰＣＣ値とは異なるものであり，刊行物２には，ＳＲａ及
びＰＣＣ値が記載されていない。
　さらに，刊行物２記載の技術は，表面の平均突起高さ及び突起個数のほか，突起
先端曲率半径を特定値とすることによって，フィルムを改質するものである点で
も，訂正発明１とは異なる。
　　(ｳ)　刊行物４記載の技術について
　刊行物４には，ＰＣＣ値についての記載はない。また，刊行物４に記載されてい
る，フィルム表面の中心線平均粗さ（Ｒａ）は，二次元平均表面粗さを意味するも
のであって，訂正発明１における，三次元平均表面粗さ（ＳＲａ）とは異なる。
　　(ｴ)　刊行物５記載の技術について
　刊行物５は，ＳＲａを特定範囲の数値とし，また，ＰＣＣ値とＳＲａとの関係に
つき，特定の式を満足するものとする点においては，訂正発明１と共通している
が，訂正発明１における不等式〔ＰＣＣ値≦７０００－４５０００×ＳＲａ〕に関
する記載はない。
　　ウ　阻害要因３（技術的課題上の相違）
　訂正発明１は，脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルムにおいて，ヒートシール部
との接着性を維持しながら，ハンドリング性（巻き性）と透明性という相反する特
性を両立させる，という技術的課題を解決するために，前記のような構成を採用し
たものである。
　これに対して，刊行物１ないし５においては，前記の技術的課題が全く示唆され
ていないばかりか，「ハンドリング性の改善」や「透明性の改善」を個別の課題と
してとらえるとしても，課題の示唆を欠くか，あるいは，訂正発明１とは異なる解
決手段により課題を解決しようとするものであるから，刊行物３の脂肪族ポリエス
テル二軸延伸フィルムに刊行物１，２，４及び５の技術を適用して訂正発明１に至
る動機付けは存在しないというべきである。
　例えば，刊行物１には，ＳＲａがハンドリング性及び透明性に関与すると記載さ
れているのに対して，ＰＣＣ値はもっぱら走行性に関与するものとして記載されて
いる。走行性とは，フィルムの走行時のガイドロール等との接触における走行性を
いい，ハンドリング性（フィルムを高速でロール状に巻き取る場合の巻き性）とは
異なるものである。
　また，刊行物５には，ハンドリング性は，空気抜け速さの規定値を満たすことに
よって維持されると記載されており，ＳＲａ及びＰＣＣ値がハンドリング性に関与
するとの記載はない。
　(2)　訂正発明２の進歩性について
　審決が，訂正発明２の進歩性を否定する判断をしたのは，誤りである。
　刊行物２には，「突起個数が１０００個／ｍｍ 以上」との記載があるけれども，
ここにいう突起個数とは，走査型電子顕微鏡と断面測定装置においてフィルム表面
平坦部の高さを０として走査したときの突起の高さ測定値を画像解析し，測定され
た高さが０．３μｍ以上のものを突起とみなして求めた数値であるから，訂正発明
２のＰＣＣ値とは相違する。
　また，訂正発明２は，訂正発明１の脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルムにおい
て，ＰＣＣ値が１０００個／ｍｍ 以上であることを特徴とするものであるから，訂
正発明１について進歩性が肯定される以上，訂正発明２についても進歩性が肯定さ
れるべきである。
　(3)　訂正発明３の進歩性について
　審決が，訂正発明３の進歩性を否定する判断をしたのは，誤りである。
　訂正発明３は，訂正発明１又は２の脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルムにおい
て，脂肪族ポリエステルがポリ乳酸であることを特徴とするものであるから，訂正
発明１及び２について進歩性が肯定される以上，訂正発明３についても進歩性が肯
定されるべきである。
　(4) 進歩性についての審理不尽等の違法について
　審判では，訂正発明１の構成要件である，「平均粒子径１～４μｍ」について，
一切審理されておらず，訂正発明の進歩性の判断につき審理を尽くしていないこと
が明らかであるから，審決は違法なものとして取り消されるべきである。
第４　被告の反論の要点
　審決には，特許法３６条４項に規定する要件についての判断に誤りはなく，ま
た，進歩性の判断にも誤りはない。
　１　取消事由１（特許法３６条４項に規定する要件についての判断の誤り）に対
して
　審決が，本件明細書の記載からは，訂正発明のような特定のパラメータを有する
フィルムを製造すること（①ＳＲａを０．０１８～０．０６９μｍの範囲内とする
こと，②ＰＣＣ値とＳＲａとの関係につき，請求項１の不等式〔ＰＣＣ値≦７００
０－４５０００×ＳＲａ〕を満足させること。）は容易に実施できないものである
と判断したことに，誤りはない。
　特許法３６条４項に規定する，当業者が「その実施をすることができる程度に明
確かつ十分に記載したものである」といえるためには，明細書に記載された発明の
実施の形態自体に記載不備がないことはもとより，当該実施の形態以外の部分につ
いても実施可能であることが必要である。しかし，本件明細書のいずれの記載をも
ってしても，実施例の近傍はともかくとして，訂正発明における数値範囲の全体に
ついて実施することは，容易でないものである。
　(1)　ＳＲａを０．０１８～０．０６９μｍの範囲内とすることの実施可能性につ
いて
　原告が主張する，滑剤粒子及びフィルムの製膜条件に関する本件明細書の記載
は，単に当該技術的事項に関する一般的記載を列挙したにとどまるものであり，ど
のような滑剤粒子を用いた場合にどのような製膜条件とするのかという，滑剤粒子
の種類とフィルムの製膜条件との関係については，何ら具体的に記載されていな
い。訂正発明のＳＲａを得るためには，一つの製造条件を設定するのみでは足り
ず，種々の条件を相互に制御する必要があるとされており，たとえ各々の条件が知
られているとしても，その相互の関係が明らかでなければ，特定の数値範囲のＳＲ
ａを有するフィルムを製造することは困難である。
　また，訂正発明におけるＳＲａは，請求項１の記載によれば，製造されたフィル
ムを測定して得られた測定数値を解析して得られるものである。どのような条件で
製造すれば訂正発明のＳＲａを有するフィルムが得られるのかについて，具体的な
フィルムの製造方法の記載がない以上，当業者は，製造したフィルムについて逐一
計測をして，ＳＲａが訂正発明の数値に該当するものであるか否かを確認する必要
があり，このような確認作業が，当業者に過度の試行錯誤を強いることは明白であ
る。
　原告は，段落【0041】の記載からは，添加する滑剤（粒子）の種類を変えた場合
にも，例えば，縦方向に１段以上延伸した後，横方向に延伸する方法の場合，縦方
向の延伸が終了した後の縦方向の屈折率（Ｎｘ）が１．５５５以下となるような条
件を選択すれば，ＰＣＣ値及びＳＲａが所定の範囲内となることが理解される，と
主張する。しかし，その屈折率を得るための条件は，何ら具体的に記載されていな
いばかりか，比較例の中には，Ｎｘが１．５５５以下であるにもかかわらず，ＳＲ
ａが訂正発明に規定された範囲を逸脱しているものがあり，Ｎｘの値をよりどころ
として訂正発明のＳＲａを得ることができるのか否かも不明瞭である。したがっ
て，結局，どのようにすれば目的とする数値範囲のＳＲａが得られるのか，何ら具
体的に記載されていないものである。
　(2)　ＰＣＣ値とＳＲａとの関係につき，請求項１の不等式〔ＰＣＣ値≦７０００
－４５０００×ＳＲａ〕を満足させることの実施可能性について
　本件明細書によれば，ＰＣＣ値は「滑剤粒子の種類及びフィルムの製膜条件によ
って制御」されるところ，滑剤粒子の種類とフィルムの製膜条件との関係について
本件明細書中に何ら具体的な記載がないことは，前記(1)のとおりである。また，Ｐ
ＣＣ値を一定範囲内の値とするための具体的な手法も明確ではない。
　本件明細書には，不等式〔ＰＣＣ値≦７０００－４５０００×ＳＲａ〕を満たす
ものは実施例のほかにはないところ，実施例の数値からは，前記不等式を普遍的に
満たすための何らかの法則性や規則性は見いだすことができず，また，前記不等式
を満たすような具体的な製造手法も見いだすことができない。すなわち，参考図に
おける実施例及び比較例のプロットからみると，(1)式直線の傾きがなぜ右下がりと
なるのか不明であり，仮に原告の主張どおり右下がりであるとしても，実施例及び
比較例の数値と(1)式直線の傾きとの間には何らの相関性も見いだすことができない
ものである。
　したがって，実施例の近傍は実施できるとしても，訂正発明における数値範囲の
全体，特に，ＳＲａが訂正発明の数値範囲の下限値に近く，ＰＣＣ値がその上限値
に近い値を有するフィルム（参考図の台形部分，すなわち，(1)式直線，ＳＲａが
０．０１８及び０．０６９の鉛直線，並びにグラフの横軸線で囲まれた部分のう
ち，左上部分にプロットされるはずのもの。）を製造することができるように記載
されているとはいえないものである。
　以上から，本件明細書の記載に基づいて，前記不等式を満たすフィルムを製造す
ることは，当業者に過度の試行錯誤を強いるものといわざるを得ない。
　２　取消事由２（進歩性判断の誤り）に対して
　(1)　訂正発明１の進歩性について
　審決が，刊行物３の脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルムに対し，ハンドリング
性や透明性などの改善を目的として，刊行物１，２，４及び５に示されている技術
を適用して訂正発明１に至ることは当業者にとって容易であると判断したことに，
誤りはない。
　刊行物１，２，４及び５には，包装用フィルムの原料となる熱可塑性樹脂に粒状
物を加えることでフィルムに表面加工を施し，ハンドリング性や透明性の改善を図
ることが記載されているのであり，刊行物３に記載された脂肪族ポリエステル二軸
延伸フィルムのハンドリング性や透明性を改善するために，刊行物１，２，４及び
５に記載の技術を適用することは，当業者であれば容易に想到し得ることである。
　そして，訂正発明１のＳＲａの値が，刊行物１及び５に記載された数値範囲か
ら，特にかけ離れたものであって格別予測できない数値を規定しているとはいえ
ず，また，訂正発明１の不等式〔ＰＣＣ値≦７０００－４５０００×ＳＲａ〕につ
いてみても，刊行物１及び５において開示された技術を参照し，好ましい範囲を数
式にした程度のものにすぎない。
　さらに，訂正発明１のうち「不活性な平均粒子径１～４μｍの滑剤粒子を０．０
１～０．５重量％含有し，」とする点については，刊行物１，４及び５において，
滑剤粒子を０．０１～０．５重量％の範囲内で使用したものが開示されており，ま
た，二軸延伸フィルムに添加される滑剤粒子の平均粒子径として１～４μｍという
程度のものは，本出願前，当業者において普通に採用されている値であり，この限
定により特段の技術的特徴があるとはいえない。「シーラント層を積層して使用す
る」点についても，脂肪族ヒドロキシカルボン酸からなるポリエステルを用いた包
装材において，該ポリエステルにシーラント層を積層して使用することは，本出願
前周知であり，刊行物３の脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルムにおいてシーラン
ト層を積層して使用することは，当業者が適宜なし得る程度のことである。
　原告は，フィルム原料樹脂，発明の構成，技術的課題における相違から，刊行物
１，２，４及び５に記載の技術を刊行物３に記載のフィルムに適用して訂正発明１
に至ることは阻害されていると主張するが，かかる主張は次のとおり誤りである。
　　ア　阻害要因１（フィルム原料樹脂の種類上の相違）に対して
　原告は，訂正発明１及び刊行物３のフィルム原料樹脂は脂肪族ポリエステルであ
るのに対し，刊行物１及び５のフィルム原料樹脂は，シンジオタクチックポリスチ
レンであり，刊行物２及び４のフィルム原料樹脂は，芳香族ポリエステルであるか
ら，刊行物１，２，４及び５に記載された技術を刊行物３に記載のフィルムに適用
することは阻害されている，と主張する。
　しかし，訂正発明１，刊行物１ないし５に記載の技術は，いずれも包装用フィル
ムに関する技術であるところ，シンジオタクチックポリスチレンは，包装用フィル
ムの原料となる熱可塑性樹脂としては，脂肪族ポリエステルと並んで，極めて一般
的なものであり，芳香族ポリエステルも，包装用フィルムの原料となるポリエステ
ルとして，極めて一般的なものである。
　また，刊行物２は，そもそも，芳香族ポリエステルのみを対象としているもので
はなく，発明を構成するポリエステルとして特に好ましいものの例としてエチレン
テレフタレート等の芳香族ポリエステルを示しているにすぎない。
　したがって，刊行物１，２，４及び５に記載の技術を刊行物３に記載のフィルム
に適用することが阻害されているとはいえない。
　　イ　阻害要因２（発明の構成上の相違）に対して
　原告は，刊行物１，２，４及び５に各記載の技術の構成が訂正発明１とは異なる
ため，刊行物３に記載のフィルムに刊行物１，２，４及び５に記載の技術を適用し
ても，訂正発明１に至ることは，当業者にとって容易ではない，と主張する。
　しかし，刊行物３に記載のフィルムに適用される技術は，特定のパラメータない
し具体的数値ではなく，包装用フィルムの原料となる熱可塑性樹脂に粒状物を加え
ることでフィルムに表面加工を施し，表面粗さや突起個数といったフィルムの表面
構造における指標を制御するというものである。
　刊行物１，２，４及び５には，包装用フィルムの原料となる熱可塑性樹脂に粒状
物を加えることでフィルムに表面加工を施すことが記載されており，フィルムの表
面構造における指標も，訂正発明１におけるＳＲａ及びＰＣＣ値と同一であるか，
あるいはこれらと関連するものである。
　すなわち，刊行物１及び５には，ＳＲａ及びＰＣＣ値が記載されており，刊行物
２には，ＳＲａに関連する「表面の平均突起高さ」，ＰＣＣ値に関連する「突起個
数」が記載されており，刊行物４には，ＳＲａに関連する「中心線平均粗さ（Ｒ
ａ）」が記載されている。
　したがって，刊行物３に記載のフィルムに刊行物１，２，４及び５に記載の技術
を適用して，訂正発明１の構成に至ることは，当業者にとって容易である。
　　ウ　阻害要因３（技術的課題上の相違）に対して
　訂正発明１の技術的課題は，脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルムにおいて，ヒ
ートシール部との接着性を維持しながら，ハンドリング性及び透明性を両立させ
る，というものであるところ，ヒートシール部との接着性は，有機系潤滑剤を添加
しないことにより自ずと得られる効果にすぎないものであるから，ＳＲａ及びＰＣ
Ｃ値並びにこれらに関連する指標が，フィルムのハンドリング性及び透明性の改善
に関与することが，刊行物１，２，４及び５に示されていれば，刊行物３に記載の
フィルムに刊行物１，２，４及び５に記載の技術を適用して訂正発明１に至ること
を動機付けるに十分である。
　しかるに，刊行物１には，ＳＲａはハンドリング性の改善に関与するものとして
記載されているほか，その実施例においても透明性の良好なものが得られたことが
記載されている。刊行物２には，ＳＲａに関連する「表面の平均突起高さ」及びＰ
ＣＣ値に関連する「突起個数」が透明性の改善に関与することが記載されている。
刊行物４には，ＳＲａに関連する「中心線平均粗さ（Ｒａ）」がフィルム製造時の
巻き特性（訂正発明１の効果とされるハンドリング性に相当する。）及び透明性の
改善に関与することが記載されている。刊行物５には，ＳＲａ及びＰＣＣ値が透明
性の改善に関与することが記載されている。
　したがって，刊行物３に記載のフィルムにおけるハンドリング性及び透明性を改
善するために，同フィルムに刊行物１，２，４及び５に記載の技術を適用して訂正
発明１に至ることは，当業者にとって容易である。
　(2)　訂正発明２の進歩性について
　審決が，訂正発明２の進歩性を否定する判断をしたことに，誤りはない。
２
　刊行物２には，「突起個数が１０００個／ｍｍ 以上」との記載があるところ，こ
こにいう突起個数は，フィルム表面の突起の密度の指標を示しており，その測定方
法を比較しても，訂正発明２におけるＰＣＣ値の測定と比べて，測定対象箇所が格
別異なるものではない。また，刊行物５には，より下限値の小さいものであるが，
２
ＰＣＣ値を５００個／ｍｍ 以上とすること，及び，この数値未満では走行性及び耐
削れ性が不良となることが記載されている。したがって，訂正発明１をなすことが
前記(1)のとおり容易である以上，更に刊行物２及び５に記載の技術を適用して訂正
発明２に至ることも，容易であるというべきである。
　(3)　訂正発明３の進歩性について
　審決が，訂正発明３の進歩性を否定する判断をしたことに，誤りはない。
　刊行物３には，ポリ乳酸からなる脂肪族ポリエステルフィルムが記載されてお
り，訂正発明１及び２をなすことが前記(1)及び(2)のとおり容易である以上，更に
刊行物３に記載の技術を適用して訂正発明３に至ることも，容易であるというべき
である。
　(4)　進歩性についての審理不尽等の違法に対して
　原告は，審判では訂正発明の「平均粒子径１～４μｍ」について一切審理されて
いないと主張するが，この平均粒子径が訂正発明の技術的特徴といえないことは，
前記(1)記載のとおりであり，審決には，原告のいう審理不尽等の違法はない。
第５　当裁判所の判断
　１　取消事由１（特許法３６条４項に規定する要件についての判断の誤り）につ
いて
　(1)　本件明細書の記載
　本件明細書（甲２の２）の発明の詳細な説明には，ＳＲａ及びＰＣＣ値並びに両
者の関係に関して，次の内容が記載されている。
「【課題を解決するための手段】
　　　　【００１１】
　・・・（なお，ＳＲａとは表面粗さ曲線をサインカーブで近似した際の中心面
（基準面）における平均粗さを意味し，触針式三次元表面粗さ計を用いて得た各点
の高さを測定し，これらの測定値を三次元表面粗さ解析装置に取り込んで解析する
ことにより得られる値である。）」
「【発明の実施の形態】
　　　【００３５】
　本発明において，脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルムの少なくとも片面の三次
元平均表面粗さ（ＳＲａ）は，０．０１～０．１μｍの範囲であることが必要であ
る。ＳＲａが０．０１μｍ未満では，ハンドリング性が不良となる。一方，ＳＲａ
が０．１μｍを超えると，透明性や耐削れ性が不良となる。
　　　【００３６】
　更に，脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルムにおいて，粗さの中心面における１
２
ｍｍ 当たりの突起数（ＰＣＣ値）は，下記式(1)を満足することが必要である。Ｐ
ＣＣ値が下記式(1)の範囲を満足しないと，透明性が不良となる。
　ＰＣＣ値≦７０００－４５０００×ＳＲａ．．．(1)
２
　また，ＰＣＣ値は１０００個／ｍｍ 以上であることが好ましい。ＰＣＣ値が１０
２
００個／ｍｍ 未満では，ハンドリング性や走行性が不良となりやすい。
　　　【００３７】
　本発明でいう粗さの中心面とは，表面粗さ曲線をサインカーブで近似した際に，
その平面よりも高い位置に存在する凸状部の体積の合計と，その面よりも低い位置
に形成される凹状部の体積の合計が同じになる平面のことである。
　　　【００３８】
　前記の粗さの中心面における単位面積当たりの突起数（ＰＣＣ値）及び三次元平
均表面粗さ（ＳＲａ）は，滑剤粒子及びフィルムの製膜条件によって制御すること
ができる。滑剤粒子の種類及び含有量は，ＰＣＣ値及びＳＲａが前記範囲内を満足
するならば特に限定されない。滑剤粒子の平均粒子径は，０．０１～５μｍが好ま
しく，１～４μｍが特に好ましい。滑剤粒子の含有量は，０．０１～０．５重量％
が好ましく，特に好ましくは０．０３～０．３重量％である。
　　　【００３９】
　滑剤粒子の平均粒子径または含有量のいずれか一方が上記範囲を満足しない場合
には，ＳＲａを０．０１～０．１μｍとし，ＰＣＣ値とＳＲａとの不等式を同時に
満足させることが困難となる。また，ＰＣＣ値とＳＲａとの不等式を満足させるた
めには，前記の滑剤粒子の平均粒径及び含有量の好適な範囲内で，比較的大きな平
均粒子径の滑剤粒子を少量含有させることがさらに好適である。
　　　【００４０】・・・
　　　【００４１】
　本発明のフィルムにおいて，フィルムの延伸条件は，添加する滑剤に依存して変
化する。ＰＣＣ値及びＳＲａが所定の範囲内に入るような延伸条件が選択される。
例えば，縦方向に１段以上延伸した後横方向に延伸する方法の場合，縦方向の延伸
が終了した後の縦方向の屈折率（Ｎｘ）が１．５５５以下であることが好ましい。
Ｎｘが大きすぎると製造工程中で表面突起の形成が不十分となりやすく，ハンドリ
ング性または走行性が不良となりやすい。」
「【実施例】
　　　【００６２】
実施例１，２，３，及び比較例１，２
　・・・ポリ乳酸を得た。・・・滑剤粒子として，平均粒子径１．８μｍの凝集体
シリカ粒子（富士シリシア化学株式会社製ＳＹＬＹＳＩＡ３５０）を用いた。滑剤
粒子は，Ｌ－ラクチド中に分散されたスラリーの形態で，Ｌ－ラクチド重合反応開
始前に，様々な添加量で添加された。得られたポリ乳酸に対する滑剤粒子の含有量
を表１中に示した。また，平均粒子径は電子顕微鏡を用いて求めた。
　　　【００６３】
　上記ポリ乳酸を１１０℃で４時間真空乾燥させた後，２００℃でＴダイから押し
出し，表面温度１６℃のキャスティングドラム上に静電荷により密着させ急冷固化
し，キャストフィルムを得た。該キャストフィルムを７２℃に加熱したロールで加
温した後，長手方向に３．３倍延伸した。その後，テンター内で６０℃に余熱し７
５℃に昇温しながら幅方向に４．０倍延伸し，１５０℃で熱固定した。さらに，１
５０℃で横弛緩処理を行い，幅方向に３％リラックスさせた後，厚みが１２μｍの
ポリ乳酸二軸延伸フィルムを得た。これらの延伸フィルムの特性値を表１に示す。
ここで縦延伸終了後の縦方向の屈折率Ｎｘは１．４６９であった。また，実施例１
～３および比較例１で得られたフィルムは透明性良好であったが，比較例２で得ら
れたフィルムの透明性は不良であった。
　　　【００６４】
実施例４
　滑剤粒子を，平均粒子径１．６５μｍの球状シリカ粒子（水澤化学工業株式会社
製ＡＭＴ－シリカ＃１００Ｂ，ＡＭＴ－シリカ＃１００Ｂ）０．１０重量部に変更
した以外は実施例１と同様にフィルムを作成した。得られた結果を表１に示す。縦
延伸終了後の縦方向の屈折率Ｎｘは１．４６７であった。得られたフィルムの透明
性は良好であった。
　　　【００６５】
比較例３
　滑剤粒子を，平均粒子径５．８μｍの球状シリカ粒子（水澤化学工業株式会社製
ＡＭＴ－シリカ＃５００Ｂ）０．１２重量部に変更した以外は実施例１と同様にフ
ィルムを作成した。得られた結果を表１に示す。縦延伸終了後の縦方向の屈折率Ｎ
ｘは１．４６７であった。得られたフィルムの透明性は不良であった。
　　　【００６６】
比較例４
　滑剤粒子として，平均粒子径７ｎｍシリカ粒子（日本アエロジル株式会社製，商
品名アエロジル３００）を用い，有機系潤滑剤としてニュートロンＳ（日本精化株
式会社製）を用いた以外は，実施例１と同様にしてフィルムを作成した。得られた
結果を表１に示す。
　　　【００６７】
比較例５
　有機系潤滑剤を添加しなかった以外は，比較例４と同様にしてフィルムを作成し
た。得られた結果を表１に示す。」
　(2)　以上の本件明細書の記載をふまえ，ＳＲａを０．０１８～０．０６９μｍの
範囲内とすることが，当業者に過度の試行錯誤を強いるものであるか否かについ
て，まず判断する。
　　ア　ＳＲａの定義等
　前提として，ＳＲａの定義については，請求項１及び段落【００１１】におい
て，「ＳＲａとは表面粗さ曲線をサインカーブで近似した際の中心面（基準面）に
おける平均粗さを意味し，触針式三次元表面粗さ計を用いて得た各点の高さを測定
し，これらの測定値を三次元表面粗さ解析装置に取り込んで解析することにより得
られる値である。」と記載されている。
　また，請求項１においてＳＲａの値を０．０１８～０．０６９μｍに限定した意
味については，本件明細書中には特段の記載がなく，段落【００３５】において，
「三次元平均表面粗さ（ＳＲａ）は，０．０１～０．１μｍの範囲であることが必
要である。ＳＲａが０．０１μｍ未満では，ハンドリング性が不良となる。一方，
ＳＲａが０．１μｍを超えると，透明性や耐削れ性が不良となる。」と記載されて
いるのみである。
　　イ　「発明の実施の形態」の記載について
　ＳＲａを制御する方法については，本件明細書の段落【００３８】において，
「滑剤粒子及びフィルムの製膜条件によって制御することができる。」と記載され
ている。
　そこで，まず，滑剤粒子について，本件明細書の「発明の実施の形態」の記載を
みると，段落【００３８】において，「滑剤粒子の種類及び含有量は，ＰＣＣ値及
びＳＲａが前記範囲内を満足するならば特に限定されない。滑剤粒子の平均粒子径
は，０．０１～５μｍが好ましく，１～４μｍが特に好ましい。滑剤粒子の含有量
は，０．０１～０．５重量％が好ましく，特に好ましくは０．０３～０．３重量％
である。」とされている。
　ところで，滑剤粒子の平均粒子径については，請求項１において１～４μｍとす
ることが定められているので，滑剤粒子の平均粒子径に関する前記記載は，請求項
１に記載された平均粒子径の数値範囲をそのまま記載したものにすぎず，また，滑
剤粒子の含有量については，請求項１において０．０１～０．５重量％とすること
が定められているので，「特に好ましくは０．０３～０．３重量％である。」とす
る点において，ＳＲａの値を請求項１の数値範囲に制御するための有意な記載がさ
れているものということができる。
　そして，ここに記載された含有量の意味については，段落【００３９】におい
て，「滑剤粒子の平均粒子径または含有量のいずれか一方が上記範囲を満足しない
場合には，ＳＲａを０．０１～０．１μｍとし，ＰＣＣ値とＳＲａとの不等式を同
時に満足させることが困難となる。」と記載されているところ，０．０１～０．１
μｍよりも更に限定された数値範囲である請求項１の「０．０１８～０．０６９μ
ｍ」を得るための滑剤粒子の含有量については，記載がない。
　次に，フィルムの製膜条件について，本件明細書の「発明の実施の形態」の記載
をみると，段落【００４１】において，「フィルムの延伸条件は，添加する滑剤に
依存して変化する。ＰＣＣ値及びＳＲａが所定の範囲内に入るような延伸条件が選
択される。例えば，縦方向に１段以上延伸した後横方向に延伸する方法の場合，縦
方向の延伸が終了した後の縦方向の屈折率（Ｎｘ）が１．５５５以下であることが
好ましい。」と記載されている。
　しかし，「フィルムの延伸条件は，添加する滑剤に依存して変化する。」とされ
ているにもかかわらず，フィルムの延伸条件と添加する滑剤との依存関係がいかな
るものであるのかについては記載がなく，Ｎｘが１．５５５以下であることが望ま
しいとされる場合についても，いかなる条件下で滑剤を添加した場合を想定してい
るのか，全く記載がない。
　以上によると，本件明細書の「発明の実施の形態」の記載を参照するだけでは，
ＳＲａを制御する要素である，滑剤粒子の平均粒子径及び含有量並びにフィルムの
製膜条件（延伸条件）につき，それぞれどのような数値ないし条件をもって組み合
わせた場合に，ＳＲａを所定の数値範囲内に制御することができるのか，不明であ
る。
　　ウ　実施例の記載について
　そこで，さらに，本件明細書の実施例の記載を手がかりとして，ＳＲａを０．０
１８～０．０６９μｍの範囲内に制御することが，当業者が実施可能であるか否か
について検討する。
　本件明細書の段落【００６２】ないし【００６７】及び【表１】には，滑剤粒子
の平均粒子径及び含有量については，様々に異なる条件により，フィルムの延伸条
件については，ほぼ同一の方法により実施した，実施例１ないし４及び比較例１な
いし５の実施方法及び結果が記載されている。実施例１ないし３及び比較例１及び
２におけるＮｘは１．４６９であり，実施例４及び比較例３におけるＮｘは１．４
６７である（ただし，実施例１ないし３及び比較例１及び２においては凝集体シリ
カ粒子を用いているのに対して，比較例３及び４は，球状シリカ粒子を用いてい
る。また，比較例４は，有機系潤滑剤を用いている点で，他の実施例及び比較例と
異なっている。なお，比較例４及び５については，Ｎｘに関する記載はない。）。
　このうち，実施例１ないし３，比較例１及び２は，いずれも平均粒子径１．８μ
ｍの滑剤粒子を用いて，含有量を様々に変えて，行ったものである。【表１】から
関係する部分を抜粋すると，次のとおりである。
│ │ 平均粒子径（μｍ）│ 含有量（重量％）│　ＳＲａ（μｍ）│
│ 実施例１│ 　 １．８ 　 │ ０．１０ 　 │　 ０．０４５ │
│ 実施例２│ 　１．８ 　│ ０．２０ 　│ ０．０６６ │
│ 実施例３│ 　１．８ 　 │ ０．０１ 　 │ ０．０１８ │
│ 比較例１│ 　１．８ 　 │ ０．００５　 │ ０．００８ │
│ 比較例２│ 　１．８ 　│ ０．６０ 　 │ ０．０９５ │
　以上によれば，滑剤粒子の平均粒子径を１．８μｍとした場合には，滑剤粒子の
含有量が大きいほどＳＲａの値も大きくなるという傾向にあること，含有量を０．
０１重量％とした場合のＳＲａは０．０１８μｍであり（実施例３），含有量を
０．２０重量％とした場合のＳＲａは０．０６６μｍである（実施例２）ことが認
められる。
　そこで，実施例１ないし３におけるフィルムの延伸条件下で，滑剤粒子の平均粒
子径を１．８μｍとし，かつ，その含有量を０．０１～０．２０重量％の範囲内と
した場合には，ＳＲａの値が０．０１８～０．０６６の範囲内となるものと推測す
ることができる。この数値範囲は，請求項１に記載された０．０１８～０．０６９
μｍの数値範囲よりも若干狭いものであるが，滑剤粒子の含有量とＳＲａとの前記
関係にかんがみれば，含有量を微調整することによって，０．０１８～０．０６９
μｍの数値範囲のＳＲａを得ることは，当業者であれば，容易に実施し得るものと
いうべきである。
　　エ　小括
　以上のとおり，ＳＲａを０．０１８～０．０６９μｍの範囲内とすることは，本
件明細書の実施例の記載を参照することにより，当業者において容易に実施するこ
とができるものと認められるから，この点についての審決の判断は，誤りである。
　(3)　次に，ＰＣＣ値とＳＲａとの関係につき，請求項１の不等式〔ＰＣＣ値≦７
０００－４５０００×ＳＲａ〕を満足させることが，当業者に過度の試行錯誤を強
いるものであるか否かについて判断する。
　　ア　ＳＲａ及びＰＣＣ値の定義等
　前提として，ＳＲａの定義等については，前記(2)記載のとおりである。ＰＣＣ値
については，請求項１及び段落【００３６】において，「粗さの中心面における１
2 2
ｍｍ 当たりの突起数」と定義され，「ＰＣＣ値は１０００個／ｍｍ 以上であること
が好ましい。ＰＣＣ値が１０００個／ｍｍ 未満では，ハンドリング性や走行性が不
良となりやすい。」と記載されている。
　不等式〔ＰＣＣ値≦７０００－４５０００×ＳＲａ〕の意味については，前記段
落中に，「ＰＣＣ値が下記式(1)の範囲を満足しないと，透明性が不良となる。」と
記載されているほか，特段の記載はない。
　　イ　「発明の実施の形態」の記載について
　ＰＣＣ値を制御する方法については，ＳＲａと同様に，本件明細書の段落【００
３８】において，「滑剤粒子及びフィルムの製膜条件によって制御することができ
る。」と記載されている。
　滑剤粒子及びフィルムの製膜条件についての「発明の実施の形態」の記載は，Ｓ
Ｒａに関する前記(2)の記載と同じであり，付け加えられるのは，段落【００３９】
に「ＰＣＣ値とＳＲａとの不等式を満足させるためには，前記の滑剤粒子の平均粒
径及び含有量の好適な範囲内で，比較的大きな平均粒子径の滑剤粒子を少量含有さ
せることがさらに好適である。」と記載されている点のみである。
　しかし，「比較的大きな平均粒子径の滑剤粒子を少量含有させる」という記載だ
けでは，滑剤粒子の平均粒子径及び含有量並びにフィルムの製膜条件（延伸条件）
につき，それぞれどのような数値ないし条件をもって組み合わせればよいのか，不
明である。
　したがって，本件明細書の「発明の実施の形態」の記載を参照するだけでは，Ｐ
ＣＣ値とＳＲａとの関係につき不等式〔ＰＣＣ値≦７０００－４５０００×ＳＲ
ａ〕を満足させるための具体的な制御条件は，不明であるといわざるを得ない。
　　ウ　実施例の記載について
　そこで，さらに，本件明細書の実施例の記載を手がかりとして，ＰＣＣ値とＳＲ
ａとの関係につき不等式〔ＰＣＣ値≦７０００－４５０００×ＳＲａ〕を満足させ
ることが，当業者に過度の試行錯誤を強いるものであるか否かについて検討する。
　実施例１ないし４及び比較例１ないし５につき，不等式〔ＰＣＣ値≦７０００－
４５０００×ＳＲａ〕を満足するか否かに関して，【表１】のうち関係する部分を
抜粋すると，次のとおりである。
│ │平均粒子径│ 含有量 │ ＳＲａ │ ＰＣＣ値 │ 7000-45000
│
│ │ （μｍ）│（重量％）│ （μｍ） │ (個/ｍｍ ) │ ×ＳＲ
ａ │
│ 実施例１│１．８ │０．１０ │０．０４５│ 　１３５０ │ ４９７５
│
│ 実施例２│１．８ │０．２０ │０．０６６│　 １９８０ │ ４０３０
│
│ 実施例３│１．８ │０．０１ │０．０１８│ 　 ３３０ │ 　６１９０
│
│ 実施例４│１．６５ │０．１０ │０．０６９│　 １７５０ │ 　３８９５
│
│ 比較例１│１．８ │０．００５│０．００８│　　 １５５ │ 　６６４０
│
│ 比較例２│１．８ │０．６０ │０．０９５│ 　３７３０ │ 　２７２５
│
│ 比較例３│５．８ │０．１２ │０．１０８│ 　１８８０ │ 　２１４０
│
│ 比較例４│０．００７│０．５０ │０．００８│ ６００ │ 　６６４０
│
│ 比較例５│０．００７│０．５０ │０．００８│ ６００ │ 　６６４０
│
　上記９例のうち，ＰＣＣ値とＳＲａとの関係が不等式〔ＰＣＣ値≦７０００－４
５０００×ＳＲａ〕を満足しないのは，比較例２のみであって，実施例はもちろ
ん，比較例１及び３ないし５においても，前記不等式を満足している。しかるに，
比較例２の数値と他の実施例及び比較例の数値とを単純に比較しただけでは，比較
例２のみが前記不等式を満足していない理由や，前記不等式を満足するための滑剤
粒子の平均粒子径及び含有量は明らかとはならない。
　そこで，さらに，上記９例の数値から，ＳＲａとＰＣＣ値の変化の動向を分析す
ると，①平均粒子径が１．８μｍであれば，含有量の増大に伴って，ＳＲａ及びＰ
ＣＣ値は共に増大する傾向にあること（実施例１ないし３，比較例１及び２），②
含有量を０．１０重量％としたまま，平均粒子径を１．６５μｍから１．８μｍへ
と増大すると，ＳＲａ及びＰＣＣ値は共に減少すること（実施例１及び４），③平
均粒子径を５．８μｍ，含有量を０．１２重量％とした場合，ＳＲａは０．１０８
μｍという比較的大きな値を示すのに，ＰＣＣ値は１８８０個／ｍｍ にとどまり，
実施例２におけるＰＣＣ値よりも小さな値となること（実施例２，比較例３）が認
められる。
　以上に照らせば，滑剤粒子の平均粒子径が１．８μｍの前後であれば，ＳＲａ及
びＰＣＣ値の変化につき一定の傾向が把握できるものの，請求項１に定める平均粒
子径の数値範囲が１～４μｍという相当の幅をもった範囲であることにかんがみる
と，平均粒子径を下限近く，あるいは上限近くに設定した場合に，ＳＲａ及びＰＣ
Ｃ値がどのような変化を示すのか，実施例及び比較例の数値からだけでは，予測す
ることが困難である。
　また，滑剤粒子の平均粒子径が１．８μｍの前後である場合にも，ＳＲａ及びＰ
ＣＣ値の変化につき把握される一定の傾向とは，①平均粒子径が同一であれば，含
有量の増大に伴って，ＳＲａ及びＰＣＣ値は共に増大すること，②含有量が同一で
あれば，平均粒子径が増大するに伴って，ＳＲａ及びＰＣＣ値は共に減少するこ
と，にとどまるものである。したがって，例えば，平均粒子径を１．６５μｍ，あ
るいは，１．９５μｍとした場合に，含有量をどのように設定すれば，不等式〔Ｐ
ＣＣ値≦７０００－４５０００×ＳＲａ〕を満足することができるのかは，やはり
不明であり，フィルムを製造した上でＳＲａ及びＰＣＣ値を逐一計測することが必
要となる。
　なお，滑剤粒子の平均粒子径が１．８μｍである場合に限っては，実施例及び比
較例の数値を参照することによって，不等式〔ＰＣＣ値≦７０００－４５０００×
ＳＲａ〕を満足するフィルムを得ることは容易に実施することが可能であると考え
られる。しかし，前記不等式によって表される範囲は，原告作成の参考図でいえ
ば，「(1)式」と記載された右下がりの直線で区切られた下の部分全体を指すのに対
し，平均粒子径が１．８μｍである場合の実施範囲とは，比較例１，実施例３，実
施例１，実施例２（参考図では「実施例４」と記載されているが，「実施例２」の
誤りである。），比較例２の各プロットを順次結んだ線に近似する，右上がりの線
であるのにすぎないのであって，このような限られた範囲の実施をもって，前記不
等式によって表される数値範囲の実施をしたとは，到底評価できないものである。
　したがって，本件明細書の実施例を手がかりとしても，ＰＣＣ値とＳＲａとの関
係が不等式〔ＰＣＣ値≦７０００－４５０００×ＳＲａ〕を満足するフィルムを得
るためには，製造されたフィルムにつきＳＲａとＰＣＣ値を逐一計測して，前記不
等式を満たしているか否かを確認するほかないから，当業者に過度の試行錯誤を強
いるものといわざるを得ない。
　　エ　小括
　以上のとおり，ＰＣＣ値とＳＲａとの関係が不等式〔ＰＣＣ値≦７０００－４５
０００×ＳＲａ〕を満足するものとすることは，当業者にとって実施可能であると
は認められないから，この点についての審決の判断に，誤りはない。
　２　結論
　以上のとおり，原告主張の審決取消事由１（特許法３６条４項に規定する要件に
ついての判断の誤り）は理由がないから，その余について判断するまでもなく，原
告の請求は棄却されるべきである。
　　知的財産高等裁判所第４部
　　　　　　　　裁判長裁判官
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塚　　　原　　　朋　　　一
　　　　　　　　　　　裁判官
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田　　　中　　　昌　　　利
　　　　　　　　　　　裁判官
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清　　　水　　　知　恵　子