平成16(ワ)9318民事訴訟 実用新案権

平成１７年７月２８日判決言渡　同日原本交付　裁判所書記官
平成１６年（ワ）第９３１８号　損害賠償請求事件
口頭弁論終結の日　平成１７年６月２１日
　　　　　　　　　　判　　　　　　　　　決
　　　　　　　　　原　　　　　　告　　　　　株式会社エンジニア
　　　　　　　　　訴訟代理人弁護士　　　　　平　　　山　　　博　　　史
　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　平　　　山　　　成　　　信
　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　林　　　　　　　裕　　　悟
　　　　　　　　　訴訟代理人弁理士　　　　　小　　　田　　　陽　　　子
　　　　　　　　　補佐人弁理士　　　　　　　折　　　寄　　　武　　　士
　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　伊　　　藤　　　寿　　　浩
　　　　　　　　　被　　　　　　告　　　　　トップ工業株式会社
　　　　　　　　　訴訟代理人弁護士　　　　　高　　　橋　　　賢　　　一
　　　　　　　　　訴訟代理人弁理士　　　　　吉　　　井　　　　　　　剛
　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　吉　　　井　　　雅　　　栄
　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　文
　　　原告の請求を棄却する。
　　　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　　　被告は、原告に対し、３５１０万７５００円及びこれに対する平成１６年９
月１１日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払
え。
第２　事案の概要
　　　本件は、「モンキーレンチ」に関する実用新案権を有していた原告が、被告
による製品の製造販売が上記実用新案権の侵害にあたると主張して、損害賠償を請
求した事案である。
　１　前提となる事実（証拠により認定した事実は末尾に証拠を掲げた。その余は
争いがない事実である。）
　　(1)ア　原告は、下記の実用新案権（以下「本件実用新案権」といい、その明細
書の実用新案登録請求の範囲の請求項１に記載された考案を「本件考案１」と、同
じく請求項２に記載された考案を「本件考案２」と、同じく請求項５に記載された
考案を「本件考案５」と、また、これらを総称して「本件各考案」といい、その明
細書を「本件明細書」という。）の実用新案権者であった（甲１、２）。
　　　　　考案の名称　　　　　　　モンキーレンチ
　　　　　出願日　　　　　　　　　昭和６３年１２月７日
　　　　　出願番号　　　　　　　　実願昭６３－１５９７６４号
　　　　　公開日　　　　　　　　　平成２年６月２６日
　　　　　公開番号　　　　　　　　実開平２－８２４７０号
　　　　　公告日　　　　　　　　　平成６年５月１８日
　　　　　公告番号　　　　　　　　実公平６－１８７８５号
　　　　　登録日　　　　　　　　　平成７年２月７日
　　　　　登録番号　　　　　　　　第２０４９２８９号
　　　　　権利存続期間満了日　　　平成１５年１２月７日
　　　　　実用新案登録請求の範囲の請求項１、２及び５は、別紙実用新案公報
（甲２）の該当欄記載のとおり
　　　イ　本件考案１の構成要件は、次のとおり分説される。
　　　　Ａ　握柄を連接したレンチ主体に、固定あご部と可動あご部と送りねじと
を設け、送りねじの回動により可動あご部を固定あご部に対し進退摺動させて、固
定あご部と可動あご部間の開口寸法を調整するモンキーレンチにおいて、
　　　　Ｂ　固定あご部および可動あご部の前部を薄肉にして薄肉挟持部を設けた
ことを特徴とするモンキーレンチ。
　　　ウ　本件考案２の構成要件は、次のとおり分説される。
　　　　Ａ　握柄を連接したレンチ主体に、固定あご部と可動あご部と送りねじと
を設け、送りねじの回動により可動あご部を固定あご部に対し進退摺動させて、固
定あご部と可動あご部間の開口寸法を調整するモンキーレンチにおいて、
　　　　Ｂ　固定あご部および可動あご部の前部を薄肉にして薄肉挟持部を設けた
こと、
　　　　Ｃ　固定あご部および可動あご部の片面中間部にそれぞれ段部を形成した
こと、
　　　　Ｄ　各段部から先端部を薄肉にして、固定あご部および可動あご部の前部
に薄肉挟持部を設けたことを特徴とするモンキーレンチ。
　　　エ　本件考案５の構成要件は、次のとおり分説される。
　　　　Ａ　握柄を連接したレンチ主体に、固定あご部と可動あご部と送りねじと
を設け、送りねじの回動により可動あご部を固定あご部に対し進退摺動させて、固
定あご部と可動あご部間の開口寸法を調整するモンキーレンチにおいて、
　　　　Ｂ　固定あご部および可動あご部の前部を薄肉にして薄肉挟持部を設けた
こと、
　　　　Ｃ　固定あご部および可動あご部の片面中間部にそれぞれ段部を形成した
こと、
　　　　Ｄ　各段部から先端部を薄肉にして、固定あご部および可動あご部の前部
に薄肉挟持部を設けたこと、
　　　　Ｅ　固定あご部および可動あご部の各段部から先端部の薄肉挟持部を傾斜
させて対向させたことを特徴とするモンキーレンチ。
　　(2)　原告は、特許庁に係属している本件実用新案に係る登録無効審判事件（無
効２００４－８０２４２）において、平成１７年２月１７日付で訂正請求をした
（以下「本件訂正請求」という。）。本件訂正請求は、実用新案登録請求の範囲の
請求項１を削除し、同じく請求項２を新たに請求項１（以下「訂正請求項１」とい
い、これに記載された考案を以下「訂正考案１」という。）とし、同じく請求項５
を新たに請求項２（以下「訂正請求項２」といい、これに記載された考案を以下
「訂正考案２」という。）とするものである（ただし、訂正請求項１及び２の記載
は、他の請求項の記載を引用する形式を改めたため、訂正前の請求項２及び５の記
載と、その語順等で若干の相違がある。）。
　　　　したがって、本件考案２と訂正考案１、本件考案５と訂正考案２は、それ
ぞれ実質的に同一のものである。
　　(3)　被告は、遅くとも平成６年ころから、別紙物件目録記載のモンキーレンチ
（別紙物件目録の記載にしたがって、以下「イ号物件」ないし「ハ号物件」とい
い、これらを総称して以下「被告製品」という。）を製造販売している。
　　　　被告製品は、いずれも、少なくとも、本件各考案の構成要件Ａ及びＣを充
足し、さらに、固定あご部および可動あご部の片面中間部に形成された各段部から
先端部が、各あご部の突出基端部よりも薄く形成されている。
　　　　また、ロ号物件及びハ号物件は、いずれも、少なくとも、固定あご部およ
び可動あご部の各段部から先端部を傾斜させて対向するように形成されている。な
お、ロ号物件及びハ号物件は、大きさを異にするが、その余は同一の構造を有す
る。
　２　争点
　　(1)　被告製品は本件各考案にいう「薄肉挟持部」を備えるか
　　　〔原告の主張〕
　　　ア　本件各考案の構成要件における「薄肉挟持部」とは、レンチ主体の前方
に突出する固定あご部および可動あご部の各前部が、各あご部の突出基端部の厚み
よりも薄肉寸法に設定されていることを意味し、かつ、これで足りるものである。
　　　　　本件明細書の実施例の記載中に、「２ｍｍ以下とするのが好ましい」と
の記載があるが、これは、実施例レベルでの好ましい数値を説明するにすぎず、本
件各考案をこのようなものに限定するものではない。後記〔被告の主張〕アは、争
う。
　　　イ　被告製品は、いずれも、固定あご部および可動あご部の上面中間部に、
それぞれ段部が形成され、各段部から先端部を薄肉にして、固定あご部および可動
あご部の前部に薄肉挟持部を設けているのであるから、被告製品の薄肉挟持部は本
件各考案の構成要件にいう「薄肉挟持部」に相当する。
　　　　　なお、本件考案２及び３における、固定あご部および可動あご部の片面
中間部にそれぞれ形成された段部は、これを形成することにより、厚肉基端部と薄
肉挟持部の双方でボルト頭等を締緩操作することができ、すなわち、１丁のモンキ
ーレンチで２通りの使い分けをすることができ、しかも、厚肉基端部においては、
必要十分な強度を確保し得るという、特有の作用効果を奏するものであるから、こ
れに特段の作用効果がないとして本件考案２及び５を限定解釈する理由はない。
　　　ウ　したがって、被告製品は、いずれも、本件各考案の構成要件Ｂ及びＤを
充足し、ロ号物件及びハ号物件は、いずれも、本件考案５の構成要件Ｅを充足す
る。
　　　〔被告の主張〕
　　　ア　本件各考案の構成要件Ａの構成は、一般的なレンチの構造であって、本
件実用新案登録出願以前に刊行された実開昭６２－３２７６２号公報（乙３１）に
も記載されているとおり、本件実用新案登録出願当時、公知であった構成である。
構成要件Ｂの構成も、これを文字どおりの意義に解釈するならば、ペンチについて
のものではあるが、本件実用新案登録出願以前に刊行された意匠登録第６０７５５
９号公報（乙３９）に記載されているとおり、本件実用新案登録出願当時、公知で
あった構成である。
　　　　　したがって、当業者であれば、本件実用新案登録出願当時、上記の各構
成を組み合わせることで、きわめて容易に本件考案１を想到することができたとい
うべきであり、請求項１について実用新案登録無効理由が存在することとなる。
　　　　　上記のような無効理由を回避するためには、本件各考案の構成要件にい
う「薄肉」を、「技術的に意味のある厚さが特定された薄肉」と解するほかはな
い。
　　　　　そして、本件明細書の記載を参照すると、本件明細書には、本件各考案
の実施品が、光ファイバーケーブルコネクターや同軸ケーブルコネクター等の挟持
する部分の幅が非常に狭く、凹設されている場合に使用するに適する旨の記載があ
り、また、実施例の項には、同軸ケーブルコネクターの挟持用平坦部は、通常、２
ｍｍ程度のものが多いため、このモンキーレンチの薄肉挟持部の厚みは２ｍｍ以下
とするのが好ましい旨の記載がある。
　　　　　上記のとおりの本件明細書の記載を参酌し、請求項１について実用新案
登録無効理由が存在しないように解釈するとすれば、本件各考案の構成要件にいう
「薄肉」とは、厚くとも２ｍｍ程度までのものと限定解釈すべきである。
　　　イ　また、本件考案２は、本件考案１の構成に、「固定あご部および可動あ
ご部の片面中間部にそれぞれ段部を形成し、各段部から先端部を薄肉にする」との
構成を加えたものであるところ、この形成された段部が特段の作用効果を奏しない
以上、このように固定あご部および可動あご部の片面中間部にそれぞれ段部を形成
することは、例えば、本件実用新案登録出願以前に刊行された、ＵＳＰ３，３９
６，６１４号公報（乙３４）、前記意匠登録第６０７５５９号公報（乙３９）や、
本件実用新案登録出願以前である昭和５０年ころに日本国内において販売されてい
たモンキーレンチ（乙３７）に見られるように、単なる設計事項にすぎない。
　　　　　さらに、本件考案５は、本件考案２の構成に、「固定あご部および可動
あご部の各段部から先端部の薄肉挟持部を傾斜させて対向させる」との構成を加え
たものであるところ、この傾斜させるように構成することが特段の作用効果を奏し
ない以上、このように先端部の薄肉を段部を介して傾斜させることは、本件実用新
案登録出願以前に刊行された意匠登録第６６６４３９号公報（乙４１）に見られる
ように、公知または周知の構成にすぎない。
　　　　　したがって、本件訂正請求が認められるか否かにかかわらず、「薄肉」
の厚さを上記アのとおりに限定解釈しなければ、本件実用新案の請求項２（訂正請
求項１）及び請求項５（訂正請求項２）に実用新案登録無効理由が存在することに
は変わりがない。
　　　　　よって、本件各考案の構成要件にいう「薄肉」とは、本件訂正請求が認
められるとしても、上記アと同様に限定解釈すべきである。
　　　ウ　ところで、被告製品において、固定あご部と可動あご部の先端の薄肉部
の厚さは、いずれも４ないし４．５ｍｍ程度である。
　　　　　したがって、被告製品は、いずれも、本件各考案の構成要件にいう「薄
肉挟持部」を備えるものではない。
　　　　　よって、被告製品は、いずれも、本件各考案の構成要件Ｂ、Ｄ及びＥの
いずれも充足しない。
　　(2)　本件実用新案登録は登録無効審判により新規性ないし進歩性の欠如を理由
に無効とされるべきものか
　　　〔被告の主張〕
　　　ア　本件考案１について
　　　　(ア)　ＣＯＶＥＲＳ社のモンキーレンチ（乙３７はその写真撮影報告書で
ある。）は、本件実用新案登録出願以前である昭和５０年ころに日本国内において
販売されていたものであるが、本件考案１の構成は、上記モンキーレンチと同一で
ある。
　　　　　　したがって、本件考案１は、新規性を欠くものである。
　　　　(イ)　実用新案登録出願以前に刊行された、ＵＳＰ３，３９６，６１４号
公報（乙３４）に記載された考案と、本件考案１は、前者が可動あご部をピボット
式レバーをピボット旋回させ留め具を歯から外した上で、手動で可動させるのに対
し、後者は可動あご部を送りねじの回動により可動させる点において相違し、その
余の点で一致する。
　　　　　　ところで、可動あご部を固定あご部に対し進退摺動させる手段とし
て、送りねじを用いるか、ピボット式レバーを用いるかは、単なる設計事項にすぎ
ず、また、送りねじは、本件実用新案登録出願以前に刊行された実開昭６２－３２
７６２号公報（乙３１）にも記載されているとおり、当業者にとって周知であった
から、ピボット式レバーを送りねじに置き換えることも当業者にとって極めて容易
であった。
　　　　　　したがって、本件考案１は、上記ＵＳＰ公報に記載された考案から、
又は、上記ＵＳＰ公報及び実開昭６２－３２７６２号公報に各記載された考案か
ら、当業者であれば極めて容易に想到することができたものであり、進歩性を欠く
ものである。
　　　　(ウ)　上記実開昭６２－３２７６２号公報（乙３１）と、本件考案１は、
前者が、後者の構成要件Ｂである「固定あご部および可動あご部の前部を薄肉にし
て薄肉挟持部を設けた」との構成を有しない点において相違し、その余の点で一致
する。
　　　　　　ところで、本件実用新案出願以前に刊行された意匠登録第６０７５５
９号公報（乙３９）には、ペンチについてのものではあるが、前記「固定あご部お
よび可動あご部の前部を薄肉にして薄肉挟持部を設けた」との構成が記載されてい
る。そして、モンキーレンチとペンチは共に工具であり、技術分野も同一であるか
ら、上記意匠登録第６０７５５９号公報記載の構成を上記実開昭６２－３２７６２
号公報に記載されたレンチに適用することは、当業者にとって極めて容易であっ
た。
　　　　　　したがって、本件考案１は、上記実開昭６２－３２７６２号公報及び
意匠登録第６０７５５９号公報に各記載された考案から、当業者であれば極めて容
易に想到することができたものであり、進歩性を欠くものである。
　　　イ　本件考案２（訂正考案１）について
　　　　　本件考案２は、本件考案１の構成に、「固定あご部および可動あご部の
片面中間部にそれぞれ段部を形成し、各段部から先端部を薄肉にする」との構成を
加えたものであるところ、この形成された段部が特段の作用効果を奏しない以上、
このように固定あご部および可動あご部の片面中間部にそれぞれ段部を形成するこ
とは、例えば、本件実用新案登録出願以前に刊行された、前記ＵＳＰ公報、意匠登
録第６０７５５９号公報や、前記昭和５０年ころに日本国内において販売されてい
たモンキーレンチ（乙３７）に見られるように、単なる設計事項にすぎない。
　　　　　そして、上記アのとおり、本件考案１は新規性ないし進歩性を欠くもの
であるから、本件考案２も、当業者において極めて容易に想到することができたも
のであり、進歩性を欠くものである。
　　　ウ　本件考案５（訂正考案２）について
　　　　　本件考案５は、本件考案２の構成に、「固定あご部および可動あご部の
各段部から先端部の薄肉挟持部を傾斜させて対向させる」との構成を加えたもので
あるところ、このように先端部の薄肉を段部を介して傾斜させることは、本件実用
新案登録出願以前に刊行された意匠登録第６６６４３９号公報（乙４１）に見られ
るように、公知または周知の構成にすぎない。
　　　　　そして、上記ア及びイのとおり、本件考案２は進歩性を欠くものである
から、本件考案５も、上記ア及びイで掲げた各公報及びモンキーレンチ（乙３７）
並びに上記意匠登録第６６６４３９号公報により、当業者であれば極めて容易に想
到することができたものであり、進歩性を欠くものである。
　　　エ　以上のとおり、本件実用新案の請求項１、請求項２（訂正請求項１）及
び請求項５（訂正請求項２）には、本件訂正請求が認められるか否かにかかわら
ず、新規性ないし進歩性の欠如という実用新案登録無効理由が存在する。
　　　〔原告の主張〕
　　　　本件訂正請求による訂正後の本件実用新案の訂正請求項１及び２には、被
告が主張するような実用新案登録無効理由は存在しない。その理由は、以下のとお
りである。
　　　ア　被告が援用するＵＳＰ３，３９６，６１４号公報（乙３４）には、固定
あご部および可動あご部の片面中間部にそれぞれ形成されるべき「段部」が存在し
ない。
　　　イ　本件訂正請求による訂正後の本件考案は、固定あご部および可動あご部
の片面中間部にそれぞれ段部を形成することにより、厚肉基端部でボルト頭やナッ
トなどを締緩操作でき、狭い込み入った場所でも、薄肉挟持部でボルト頭やナット
などを締緩操作できるという、１丁で２通りの使い分けができるという、特有の作
用効果を奏するものである。
　　　　　これに対し、被告が援用する、昭和５０年ころに日本国内において販売
されていたとするモンキーレンチ（乙３７）は、先端側の薄肉挟持部でのみボルト
頭などを操作する形態のものであり、厚肉基端部で操作することができるものでは
ない。
　　　　　このように、上記モンキーレンチは本件考案と決定的に異なるものであ
り、仮に、上記モンキーレンチが本件実用新案登録出願以前に公知であったとして
も、本件実用新案登録の無効理由を構成するものとはならない。
　　　ウ　被告が援用する実開昭６２－３２７６２号公報（乙３１）、意匠登録第
６０７５５９号公報（乙３９）及び意匠登録第６６６４３９号公報（乙４１）は、
いずれも一対の挟持片が横軸まわりに開閉回動するプライヤーであって、本件考案
が対象とする、固定あご部に対して可動あご部が平行に進退摺動するモンキーレン
チと比較するのは相当ではない。
　　(3)　被告は本件実用新案権について先使用による法定実施権を有するか
　　　〔被告の主張〕
　　　ア　イ号物件は、被告社内において製品開発がされたものであるが、その製
品図面は、本体部分が昭和６３年１１月５日、あご部分は同月１６日に完成し、そ
の後、被告社内でフライス盤により金型を完成させ、同年１２月９日にあご部分の
鍛造試作を、同月１２日に本体部分の鍛造試作を行い、その後、設計変更なく、平
成元年７月１０日に販売を開始し、現在に至っている。
　　　イ　ハ号物件も、被告社内において製品開発がされたものであるが、その製
品図面は、本体部分が昭和６３年１１月５日、あご部分は同月１２日に完成し、そ
の後、被告社内でフライス盤により金型を完成させ、同年１２月２２日に本体部分
の鍛造試作を、同月２６日にあご部分の鍛造試作を行い、その後、設計変更なく、
平成元年７月１０日に販売を開始し、現在に至っている。
　　　ウ　以上のとおり、被告は、本件実用新案登録出願日までに、イ号物件及び
ハ号物件について、量産のために最も重要な金型を完成させており、これらの販売
直前であったものである。したがって、被告は、本件実用新案登録出願の際、イ号
物件及びハ号物件の製造販売を行う事業の準備を行っており、即時実施可能な状態
であったものである。
　　　　　そして、イ号物件及びハ号物件の製品開発は、被告の従業員らによっ
て、原告の本件各考案を知らないで行われたものであるから、被告は、イ号物件及
びハ号物件の製造販売に関し、本件実用新案権について先使用による法定実施権を
有する。
　　　エ　ロ号物件は、ハ号物件よりも開発は遅れたものであるが、ハ号物件と大
きさを異にするにすぎない。
　　　　　したがって、ロ号物件の製造販売は、ハ号物件についての事業目的の範
囲内であるから、被告がハ号物件の製造販売に関して有する、本件実用新案権につ
いての法定実施権の範囲内の行為である。
　　　〔原告の主張〕
　　　ア　被告は、イ号物件及びハ号物件の製品開発が、原告の本件各考案を知ら
ないで行われたと主張するが、ほぼ同一の考案がほぼ時を同じくして別々に完成さ
れる蓋然性は著しく小さいはずであり、疑問である。
　　　イ　先使用による法定実施権の成立要件である、事業の準備をしていたとい
えるためには、即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明され
ていることを要するところ、被告は、本件実用新案登録出願日前に、試作品を作る
までに至っていない。また、被告は、モンキーレンチ類の専門メーカーであり、即
時実施の意図がありさえすれば、時を経ずして直ちに商品化できたはずであるにも
かかわらず、被告製品が実際に販売されたのも、本件実用新案登録出願から相当に
後れていたことに照らすと、即時実施の意図があったとはいえない。
　　　ウ　被告製品には、いずれも、レンチ主体の上面を平面加工して、その平面
部に目盛表示を入れる一方、可動あご部の基端側上面を平面加工して、その平面部
に矢印表示を入れ、これら目盛表示と矢印表示とで、固定あご部に対する可動あご
部の開口幅寸法が計測できるようになっている。
　　　　　これに対して、被告がイ号物件及びハ号物件の製品図面として主張する
図面には、上記のような目盛表示や矢印表示は記載されていないから、被告が本件
実用新案登録出願時に実施の事業の準備をしていたと主張する考案は、上記のよう
な目盛表示や矢印表示を備えていないものである。
　　　　　すなわち、被告製品は、本件実用新案登録出願の後に、上記のような目
盛表示や矢印表示を加えるという大幅な変更を加えたものであるところ、これは単
なる設計変更の域を遙かに越えるものであるから、被告製品の製造販売は、本件実
用新案登録出願時に被告が実施の事業の準備をしていた考案の範囲を越えるもので
あって、先使用による法定実施権の範囲内の行為にはなり得ない。
　　　エ　なお、本件考案の実用新案登録出願日と同一日付で作成されたと被告が
主張する、イ号物件及びハ号物件の最終製品図面（乙４７、４９）が、現実にその
日に作成されたことには疑問がある。
　　(4)　損害の額
　　　〔原告の主張〕
　　　ア　主位的主張（実用新案法２９条１項に基づく主張）
　　　　　被告による被告製品の売上数は、合計で月間平均３００丁を下らない。
　　　　　したがって、被告は、平成６年５月から平成１４年１月までの９３か月
間に２万７９００丁、平成１４年２月から平成１５年１１月までの２２か月間に６
６００丁、これらの期間を通じて合計３万４５００丁の被告製品を売り上げたこと
となる。
　　　　　原告は、本件考案の実施品であるモンキーレンチを製造販売していたと
ころ、原告は、そのモンキーレンチ１丁につき、平成１４年１月までは１０７５
円、平成１４年２月以降は７７５円の粗利益を得ていた。
　　　　　上記の各事情を基に、実用新案法２９条１項に基づいて計算すると、原
告が受けた損害は、下記の計算式のとおり、３５１０万７５００円となる。
　　　　　　　27,900×1,075＋6,600×775＝35,107,500
　　　イ　予備的主張（実用新案法２９条３項に基づく主張）
　　　　　被告による平成６年５月から平成１５年１１月までの１１５か月間にお
ける被告製品の売上数は、上記アのとおり３万４５００丁である。
　　　　　被告製品の平均売価は３４９０円であり、本件各考案を実施許諾した場
合の実施料率は、売価の８パーセントを下らない。
　　　　　上記の各事情を基に、実用新案法２９条３項に基づいて計算すると、原
告が受けた損害は、下記の計算式のとおり、９６３万３４００円となる。
　　　　　　　3490×0.08×34,500＝9,632,400
　　　〔被告の主張〕
　　　　否認ないし争う。
第３　当裁判所の判断
　１　争点(3)（被告は本件実用新案権について先使用による法定実施権を有する
か）について
　　(1)　実用新案法２６条が準用する特許法７９条は、「特許出願に係る発明の内
容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでそ
の発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施
である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備を
している発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権につい
て通常実施権を有する。」と規定する。
　　　　上記規定によれば、被告が被告製品の製造販売に関し、本件実用新案権に
ついて先使用による法定実施権を有するというためには、①　昭和６３年１２月７
日の本件実用新案登録出願の際、被告が、日本国内において考案の実施である事業
をし、又はその準備をしていたこと、②　被告による被告製品の製造販売が、①の
実施に係る考案と事業の目的の範囲内であること、③　被告が、①の実施の際、本
件各考案の内容を知らないで考案に至った者（被告の主張に照らせば被告従業員
ら）からその内容を知得したこと、の各要件がいずれも充足されることが必要であ
る。
　　　　そこで、以下、被告製品の製造販売が上記の各要件を充足するか、検討す
ることとする。
　　(2)　被告社内における被告製品の開発経緯について
　　　　乙第２３、第４３号証（いずれも被告従業員Ｐ１作成の陳述書）及び後掲
の各証拠並びに弁論の全趣旨によれば、被告製品の開発経過は、概ね以下のとおり
であったと認められ、これを左右するに足りる証拠はない。
　　　ア　昭和６３年１０月ころまでに、被告従業員であるＰ２が、被告社内にお
いて、「電磁弁のエア配管、空調設備の配管、機械等のせまい場所等においての器
具交換を行う場合に使用できる」モンキーレンチとして、あご部を長くし、その先
端部分を薄くしたモンキーレンチで、あご部に角度を付けないもの（ストレートタ
イプ。イ号物件に相当）と傾斜させるもの（ベントタイプ。ハ号物件に相当）の２
種類の製作を企画し、被告が、この企画されたモンキーレンチについて、その外観
のデザインを東京都新宿区所在の有限会社Ｋ１（現在の代表取締役Ｐ３）に依頼
し、同社は同月１７日にデザイン図を制作して、これを被告に引き渡した（乙４４
ないし４６）。
　　　イ　被告は、上記デザイン図を受領した後、被告社内においてモンキーレン
チ製作のための製図作業を始め、イ号物件については同年１１月５日に本体機械加
工図、同月７日に本体型彫図、同月１１日に体ワンヒート図、同月１２日に爪鍛造
製品図、同月１５日に下あごワンヒート図、同月１６日に下あご機械加工図を作成
し、ハ号物件については同月５日に本体機械加工図、同月７日に本体型彫図、同月
２２日に体ワンヒート図、同月１２日に下あご鍛造製品図、同月１６日に下あご機
械加工図、同月２６日に下あごワンヒート図を作成した（乙１、２、３の２、４、
５の２、６ないし８、９の２、１０、１１、１２の２）。
　　　ウ　被告は、型彫図や鍛造製品図が完成した後、これらに基づいて倣い型を
作成し、倣い型とワンヒート図から、ワンヒート鍛造金型の製作を開始し、金型の
完成後、イ号物件については、本体部分は同年１２月１２日に、あご部分について
は同月９日に、それぞれ鍛造試作を行い、ハ号物件については、本体部分は同月２
２日に、あご部分については同月２６日に、それぞれ鍛造試作を行った（乙３の
１、５の１、９の１、１２の１、２０）。
　あご部分の試作材は、「新型ストレートＭ”爪」（イ号物件のあご）、
「新型ベントＭ”爪」（ハ号物件のあご）として、同月７日に各２６㎏（代金各２
３６６円）が被告に納入された（乙２０）。
　鍛造金型の製作には、(ア)鍛造製品図（型彫り図）を基に倣い型を製作
する、(イ)ワンヒート図を基に金型の全体形状を上下一対製作する、(ウ)上記金型
の表面に(ア)で作成した倣い型を使って、上型下型とも、４個型彫りをする、(エ)
４個の型彫り部分のうち２個を粗打ち型部とするために、型形状を崩す加工をす
る、(オ)上型に、バリ厚分の削り下げと、バリ溜まりを削り加工する、(カ)型削り
部分をエアーグラインダーで磨く、(キ)金型の仕上げ打ち部分に製品の表示文字
（商標、材質名、国籍等）を彫刻する、との工程を要しており、また、鍛造品を作
るためには、型打ち後に製品の素材となる部分とバリ部分を切断分離するバリ抜き
型の製作も必要であって、鍛造試作を行った時点では、これらの工程がすべて完了
していた。
　　　エ　被告は、これらの製作と並行して、イ号物件とハ号物件の外観デザイン
について意匠登録出願を準備し、同月２７日、イ号物件の外観について意匠登録出
願を（意願昭６３－５０９２５号）、ハ号物件の外観について、上記出願意匠の類
似意匠としての登録出願を（意願昭６３－５０９２６号）行った（乙２１、２
２）。
　　　オ　被告は、上記ウの鍛造試作と前後して、量産のための材料を発注し、ま
た、鍛造試作後に、全体の厚みを増やしたり肉付けをしたり、曲げを変更するとい
った修正をし、その後、平成元年３月４日から１０日にかけて材料が入庫したのを
受けて量産を開始し、同年７月１０日にイ号物件及びハ号物件の販売を開始した
（乙３の２、４、５の２、９の２、１０、１２の２、２０）。
　　　カ　被告は、イ号物件及びハ号物件の販売開始後、ハ号物件と基本的に同一
の構造で、大きさの異なるモンキーレンチ（ロ号物件に相当）の製作を企画した。
　　　　　そこで、被告は、モンキーレンチ製作のための製図作業を始め、平成元
年１０月２８日に本体鍛造製品図と本体型彫図、同年１１月２日に本体機械加工
図、同月１０日に本体ワンヒート図、同年１０月３１日に下あご鍛造製品図、同年
１１月６日に下あご機械加工図、同月７日に下あごワンヒート図を作成し、型彫図
や鍛造製品図が完成した後、これらに基づいて倣い型を作成し、倣い型とワンヒー
ト図から、ワンヒート鍛造金型の製作を開始し、金型の完成後、本体部分は同年１
１月２５日に、あご部分については同年１２月４日に、それぞれ鍛造試作を行った
（乙１３ないし２０〔枝番を含む〕）。
　　　　　被告は、上記鍛造試作と前後して、量産のための材料を発注し、また、
鍛造試作後に、曲げを変更するといった修正をし、その後、同年１１月２７日から
同年１２月６日にかけて材料が入庫したのを受けて量産を開始し、平成２年３月２
４日にロ号物件の販売を開始した（乙１６の２、２０）。
　　(3)　上記要件①について
　　　ア　上記要件①にいう、被告において考案の実施である事業の準備をしてい
たというためには、被告により実施されるべき考案が完成されており、かつ、その
考案につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有し
ており、かつ、その即時実施の意図が、客観的に認識される態様、程度において表
明されていることを要すると解すべきである。
　　　　　そして、考案が完成したというためには、その技術的手段が、当業者に
おいて反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的、客観
的なものとして構成されていることを要し、またこれで足りるものであって、その
物が現実に製造されあるいはその物を製造するための最終的な製作図面等が作成さ
れていることまでは必ずしも必要でなく、その物の具体的構成が他の図面等によっ
て示され、当業者がこれに基づいて最終的な製作図面等を作成しその物を製造する
ことが可能な状態になっていれば、考案としては完成しているというべきである。
　　　イ　これを上記(2)の被告製品の開発経過に照らして検討するに、被告は、本
件実用新案登録出願日である昭和６３年１２月７日より前に、イ号物件及びハ号物
件について、上記(2)ア及びイのとおり、その開発を企画し、被告外部のデザイン会
社に依頼して制作されたデザイン図を基に、金型製作のための各種図面の作成を終
えていたものである。
　　　　　(2)ウ及びエの経過に照らせば、被告は、本件実用新案登録出願日である
昭和６３年１２月７日より前に、試作材料を発注し、鍛造金型の製作に着手すると
ともに、意匠登録出願の準備を開始していたことを、優に推認することができる。
　　　　　そして、上記(2)ウ及びオのとおり、被告は、鍛造試作と前後して、量産
のための材料を発注し、その入荷を待って量産を開始し、その約４か月後に販売を
開始しており、これと並行して、意匠登録出願をしている。
　　　　　このように、被告は、本件実用新案登録出願日より前に、イ号物件及び
ハ号物件の鍛造金型を製作するための図面を完成させ、鍛造金型の製作を開始し、
これらの外観について意匠登録出願の準備も開始しているところ、これらは、製品
の最終的な形状が決定していなければ行うことができないものであるし、また、上
記のとおり完成されていた図面を基にすれば、これらから金型を製作して製品の製
造に至ることが可能であるというべきであるから、この時点において、既にこれら
に係る考案は完成されていたと認めることができる。
　　　　　そして、上記のとおり、被告は、鍛造金型の完成後、鍛造試作を行い、
これと前後して材料を発注して量産を行い、販売に至っており、これと並行して意
匠登録出願を行っているところ、これらの経過に照らせば、被告において即時実施
の意図があったものと認めるに十分であり、また、本件実用新案登録出願日より前
に、イ号物件及びハ号物件の製作において重要な位置を占めることが明らかであ
る、鍛造金型を製作するための図面を完成させたうえ、試作材料を発注するととも
に金型製作に着手していることに鑑みれば、その即時実施の意図は、本件実用新案
登録出願の際には、客観的に認識される態様、程度において表明されていたものと
認めることができる。
　　　　　なお、上記(2)オのとおり、本件実用新案登録出願日以降に行われた鍛造
試作の後、若干の変更がされていることが認められるが、乙第３号証の２、第４号
証、第５号証の２、第９号証の２、第１０号証、第１２号証の２に照らせば、これ
らはいずれも製作上の微修正にすぎないものと認められるから、上記認定を左右す
るものではない。
　　　　　上記とおりであるから、イ号物件及びハ号物件に関しては、昭和６３年
１２月７日の本件実用新案登録出願の際には、被告は、その考案を完成し、実施の
事業の準備もしていたものというべきである。
　　　ウ　この点につき、原告は、被告製品が実際に販売されたのが、本件実用新
案登録出願から相当に後れていたことから、即時実施の意図があったとはいえない
と主張する。
　　　　　確かに、イ号物件及びハ号物件の販売開始は、上記(2)オのとおり平成元
年７月１０日であるが、これらの材料が被告に入荷されたのは、上記(2)オのとおり
同年３月４日から１０日であるところ、その材料（クロムバナジウム鋼）がＪＩＳ
規格にない物で、市場に標準品として在庫がないために、被告がメーカーに発注し
てから入荷するまでに３か月程度を要するものである（乙２０、４３）ことからす
ると、被告がこれら材料を発注したのは昭和６３年１２月ころのことであると認め
られるのであって、上記(2)の経過に照らして材料の発注に遅延があったとはいえな
い。また、これら材料が被告に入荷されてから販売開始までの期間は、約４か月で
あって、これも、この間に一定数量の製品の製造から梱包までに加え、販売のため
の営業活動をも行うことを考えれば、遅延があったということはできない。
　　　　　したがって、イ号物件及びハ号物件の販売開始が平成元年７月１０日で
あったことは、被告が即時実施の意図があったことを認めることの妨げとはならな
い。
　　　　　また、原告は、被告は、本件実用新案登録出願日前に、試作品を作るま
でに至っていないことから、即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度にお
いて表明されていたとはいえないと主張する。
　　　　　しかしながら、本件のイ号物件及びハ号物件は、鍛造金型を用いて製造
される物であるから、金型は製造のための設備ともいうべきものであるところ、被
告において、本件における各種図面のような、これを基として金型を製作すること
ができる図面を完成し、試作材料を発注したうえで金型の製作に着手している以
上、即時実施の意図は客観的に認識される態様、程度での表明ということができる
のであって、鍛造の試作がされたことまでを必要とするものではない。
　　　　　したがって、原告の上記主張は採用することができない。
　　　エ　以上のとおりであるから、イ号物件及びハ号物件について、上記要件①
は充足されているということができる（ロ号物件については後述する。）。
　　(4)　上記要件②について
　　　ア　乙第１、第２号証、第３号証の２、第４号証、第５号証の２、第６ない
し第８号証、第９号証の２、第１０、第１１号証、第１２号証の２、第２３、第４
３号証及び弁論の全趣旨によれば、被告が製造販売したイ号物件及びハ号物件は、
本件実用新案登録出願の際に準備されていたものと同一であり、平成元年７月１０
日の販売開始後、その構造を変更したことがないことが認められる。
　　　　　もっとも、乙第４号証、第５号証の２、第６、第１０、第１１号証、第
１２号証の２によれば、被告は、イ号物件及びハ号物件について、上記販売開始
後、若干の寸法変更をしていることが認められるが、これらはいずれも１ｍｍにも
満たない寸法の変更であって、構造の変更に至るものではない。
　　　　　したがって、被告によるイ号物件及びハ号物件の製造販売は、本件実用
新案登録出願の際、被告が実施である事業を準備していた考案と、事業の目的の範
囲内にあるというべきであり、上記要件②は充足されているといえる。
　　　イ　ロ号物件は、上記(2)カのとおり、平成元年のイ号物件及びハ号物件の販
売開始後に開発が開始されたものである。
　　　　　しかしながら、ロ号物件は、ハ号物件と大きさを異にするだけで、その
余の構造が同一であることは当事者間に争いがないところである。
　　　　　したがって、被告にかかるロ号物件の製造販売は、ハ号物件にかかる考
案の実施である事業の目的の範囲内にあるというべきである。
　　　　　そして、乙第１３ないし第１５号証、第１６号証の２、第１７ないし第
１９号証、第２３号証及び弁論の全趣旨によれば、被告は、ロ号物件について、平
成２年３月２４日の販売開始後、その構造を変更したことがないことが認められ
る。
　　　　　なお、乙第１８号証によれば、被告は、ロ号物件について、上記販売開
始後、若干の寸法変更をしていることが認められるが、これらはいずれも１ｍｍに
も満たない寸法の変更であって、構造の変更に至るものではない。
　　　　　したがって、被告によるロ号物件の製造販売も、本件実用新案登録出願
の際に、被告が実施である事業を準備していた考案と、事業の目的の範囲内にある
というべきであり、上記要件②は充足されているということができる。
　　　ウ　なお、この点につき、原告は、被告が本件実用新案登録出願の際に実施
の事業の準備をしていたとする考案は、図面に照らすと、レンチ主体の上面に目盛
表示を、可動あご部の基端側上面に矢印表示をそれぞれ入れて、これら目盛表示と
矢印表示とで、固定あご部に対する可動あご部の開口幅寸法が計測できるようにな
計測手段を備えていなかったものであるのに、実際に製造販売された被告製品は、
上記のような計測手段を備えているものであって、すなわち、本件実用新案登録出
願の後に、上記のような計測手段を加えるという大幅な変更を加えたものであると
ころ、これは単なる設計変更の域を遙かに越えるものであるから、被告製品の製造
販売は、本件実用新案登録出願時に被告が実施の事業の準備をしていた考案の範囲
を越えると主張する。
　　　　　しかしながら、先使用権の効力は、実用新案登録出願の際に先使用権者
が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された考案と同一
性を失わない範囲内において変更した実施形式に及ぶものである。
　　　　　そして、仮に、被告製品の上記のような目盛表示と矢印表示からなる計
測手段が、本件実用新案登録出願以降に設けられたものであったとしても、上記の
程度の変更は、原告の主張するような大幅な変更というべきものではなく、モンキ
ーレンチそのものの構造にも何らの変動がないものであるから、被告製品の製造販
売によって実施された考案と、本件実用新案登録出願日当時に被告が実施の事業の
準備をしていた考案との同一性は失われないというべきである。
　　　　　したがって、原告の上記主張は採用することができない。
　　(5)　上記要件③について
　　　　上記(2)の被告製品の開発経過に照らすと、イ号物件及びハ号物件にかかる
考案は、被告社内において、被告従業員らによって、本件各考案の内容を知らない
で完成されたものと推認することができる。
　　　　この点につき、原告は、ほぼ同一の考案がほぼ時を同じくして別々に完成
される蓋然性は著しく小さいはずであると主張するが、何ら裏付けのない主張にす
ぎず、上記推認を左右するものではない。
　　　　したがって、上記要件③も、充足しているということができる。
　　(6)　以上のとおり、被告による被告製品の製造販売は、上記要件①ないし③を
いずれも充足するものである。
　　　　したがって、被告は、被告製品の製造販売に関し、本件実用新案権につい
て先使用による法定実施権を有していたというべきである。
　２　結論
　　　以上のとおりであるから、その余の点について判断するまでもなく、原告の
請求は理由がない。
　　　よって、主文のとおり判決する。
　　　　　　大阪地方裁判所第２６民事部
　　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　山　　　田　　　知　　　司
　　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　高　　　松　　　宏　　　之
　　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　守　　　山　　　修　　　生
（別紙）
物件目録（被告製品）図１、図２図３物件目録（被告製品）図１、図２図３物件目
録（被告製品）図１、図２図３