平成16(行ケ)126審決取消請求事件

平成１６年（行ケ）第１２６号　審決取消請求事件（平成１６年１２月２２日口頭
弁論終結）
　　　　　　　　　　判　　　　　　　　　　　決
　　　　　　　原　　　　　　告　　　昭和電工株式会社
　　　　　　　訴訟代理人弁理士　　　武井秀彦
　　　　　　　同　　　　　　　　　　吉村康男
　　　　　　　被　　　　　　告　　　ディーエスエム　ニュートリショナル　プ
ロダクツ　アーゲー
　　　　　　　　　　（旧商号）　　　ロシュ　ビタミン　アーゲー
　　　　　　　訴訟代理人弁理士　　　津国肇
　　　　　　　同　　　　　　　　　　齋藤房幸
　　　　　　　同　　　　　　　　　　小國泰弘
　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　　　文
　　　　　　原告の請求を棄却する。
　　　　　　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　　　特許庁が無効２００２－３５３５３号事件について平成１６年２月１９日に
した審決を取り消す。
第２　当事者間に争いのない事実
　１　特許庁における手続の経緯
　　　原告は，名称を「養魚粉末飼料用添加物及び養魚用飼料」（後記訂正により
「養魚用ペレット飼料」と訂正）とする特許第２９４３７８５号発明（昭和６１年
１月３０日にした特許出願〔特願昭６１－１６７３９号，以下「原出願」とい
う。〕の一部につき平成１０年１月２３日新たな特許出願〔以下「本件特許出願」
という。〕，平成１１年６月２５日設定登録，以下，この特許を「本件特許」とい
う。）の特許権者である。
　被告は，平成１４年８月２７日，本件特許を無効にすることについて審判の
請求をし，無効２００２－３５３５３号事件として特許庁に係属し，原告は，平成
１５年７月８日，本件特許出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載等
について訂正（以下「本件訂正」という。）を求める訂正請求をした。
　　　特許庁は，同事件について審理した結果，平成１６年２月１９日，「訂正を
認める。特許第２９４３７８５号発明についての特許を無効とする。」との審決を
し，その謄本は，同年３月１日，原告に送達された。
　２　本件訂正に係る明細書（以下「訂正明細書」という。）の特許請求の範囲
【請求項１】記載の発明（以下「本件発明」という。）の要旨
　有効成分としてＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類と魚粉を含
有することを特徴とするアスコルビン酸活性を有するニジマス，ヒメマス，シロザ
ケ，アユ，アマゴ，ヤマメ，ハマチ，タイ，コイまたはウナギの養魚用ペレット飼
料。
（注）以下，「アスコルビン酸－２－リン酸エステル」は，「アスコルビン酸
－２－ホスフェート」，「アスコルベート－２－ホスフェート」と同じ物質を意味
し，「Ｌ－アスコルビン酸」は，ビタミンＣを指す。
　３　審決の理由
　　　審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，本件発明は，特開昭５２－１３６
１６０号公報（審判甲１・本訴甲３，以下「刊行物ａ」という。），昭和５５年１
１月１５日恒星社厚生閣発行，荻野珍吉編「魚類の栄養と飼料」，１頁，２９２頁
～３０６頁（本訴甲４，以下「刊行物ｂ」という。），昭和６０年４月１５日同社
発行，米康夫編「養魚飼料－基礎と応用」１１１頁～１１４頁（本訴甲５，以下
「刊行物ｃ」という。）及びChen-Hsiung(Eldon)Lee,″SYNTHESES AND
CHARACTERIZATION OF L-ASCORBATE PHOSPHATES AND THEIR STABILITIES IN MODEL
SYSTEMS″(1976)の内容を撮影したマイクロフィルム（国立国会図書館昭和５４年
（１９７９年）３月１４日受入，国立国会図書館所蔵マイクロフィルム資料ＤＩ／
７７－０５５１０）（本訴甲６，乙４２，以下「刊行物ｄ」という。）に記載され
た発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許
法２９条２項の規定に違反してされたものであり，同法１２３条１項２号に該当す
るとした。
第３　原告主張の審決取消事由
　　　審決は，刊行物ａに記載された発明（以下「引用発明」という。）の認定を
誤った結果，本件発明と引用発明との一致点の認定を誤り（取消事由１），本件発
明と引用発明との相違点についての判断を誤り（取消事由２，３），本件発明の顕
著な作用効果を看過した（取消事由４）ものであるから，違法として取り消される
べきである。
　１　取消事由１（本件発明と引用発明との一致点の認定の誤り）
(1) 審決は，引用発明として，「有効成分としてＬ－アスコルビン酸－２－リ
ン酸エステルの塩類を含有する，アスコルビン酸活性を有する魚の餌の補充剤」
（審決謄本８頁第２段落）を認定した上，本件発明と引用発明の一致点として，
「『有効成分としてＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩を含有する，ア
スコルビン酸活性を有する養魚用飼料』である点」（同１１頁最終段落）を認定し
たが，誤りである。
(2) 刊行物ａ（甲３）の「魚の餌」の記載は，本来「魚から成る食事」の意味
であるべきところを誤訳したものである。弁理士Ａ作成の２００４年（平成１６
年）５月２１日付け宣誓書（甲８，以下「甲８宣誓書」という。），信州大学工学
部物質工学科教授Ｂ作成の平成１６年８月２７日付け意見書（甲３７，以下「甲３
７意見書」という。），弁理士Ｃ作成の２００４年６月３日付け宣誓書（甲４１，
以下「甲４１宣誓書」という。）及びＤ作成の２００４年６月４日付け宣誓書（甲
４２，以下「甲４２宣誓書」という。）は，刊行物ａの優先権主張の基礎とした出
願に係るアメリカ合衆国特許第４１７９４４５号公報（甲７，以下「甲７公報」と
いう。）の記載中の「supplement the diet of fish」は，「魚から成る食事の補充
剤」と解すべきであり，刊行物ａの上記記載は，Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフ
ェート及び２－サルフェート誘導体類が，魚から成る食事の補充剤として使用され
る可能性があることを記載しているだけであり，魚の餌の補充剤として使用されて
いることを記載したものではないとしている。仮に，「supplement the diet of
fish」を「魚の餌の補充剤」と解し得たとしても，甲７公報では「can be used to
supplement the diet of fish」は，可能性を表す「can be」が用いられている点か
らみて，魚の餌の補充剤として用いられる可能性があることを開示するにとどま
る。
　　刊行物に記載された発明とは，刊行物に記載されている事項及び記載され
ているに等しい事項から把握される発明をいい，記載されているに等しい事項と
は，当該刊行物の頒布時における技術常識を参酌することにより導き出されるもの
をいうところ，被告が引用するProgressive Fish-Culturist, 47, No.1, p55-59,
1985（乙６，以下「乙６文献」という。）は，原出願時である昭和６１年１月３０
日のわずか１年前の論文であって，その記載は，刊行物ａの頒布時はもとより，原
出願時の技術常識ともいえない。
(3) 刊行物ａ（甲３）において，Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェート及び
２－サルフェート類が魚の餌の補充剤として用いられていることが知られている旨
の記載のほかは，一貫して，食品へのＬ－アスコルビン酸の２－ホスフェートの利
用について記載されており，文脈からいって，「魚の餌」の記載は不自然である。
「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートおよび２－サルフェート誘導体類は動物
中でビタミン活性を示し，動物によって有用な安定なビタミンＣ誘導体とされ」
（３頁左上欄第１段落）の記載中，「動物」の語は，次の段落で，モルモットの実
験例の人間への応用の可能性を論じるために用いているのであり，生物分類学上の
植物に対する「魚」を含む動物という意味で用いているものではないことは，文脈
から明らかである。したがって，当業者は，Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェー
ト及び２－サルフェート類が魚の餌の補充剤として用いられていることが知られて
いる旨の上記の単なる一行記載を，信ぴょう性があるものとして，そのままうのみ
にすることはない。原告従業員Ｅ作成の平成１４年８月３１日付け報告書（甲９，
以下「甲９報告書」という。）及び東京海洋大学海洋科学部教授Ｆ作成の平成１６
年９月６日付け意見書（甲５２，以下「甲５２意見書」という。）によれば，刊行
物ａの特許出願前に，Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートを魚の餌に使用した
例は知られておらず，刊行物ａにおける「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェート
および２－サルフェート誘導体類は動物中でビタミン活性を示し，動物によって有
用な安定なビタミンＣ誘導体とされ，このものは例えば魚の餌の補充剤として用い
られることが知られている」（刊行物ａの３頁左上欄第１段落）との記載は，事実
ではない。
(4) 酵素学あるいは生物学的な常識からいえば，ホスファターゼが存在すると
いうだけで，魚類，特に本件発明飼料の対象魚種についても，その消化系におい
て，Ｌ－アスコルビン酸の２－リン酸エステルの塩を開裂して有効化し得るとはい
えない。アルカリ性ホスファターゼとは，アルカリ条件下でリン酸エステルを分解
する酵素の総称であり，基質や性質の異なる様々な酵素が含まれる。その作用，性
質は，ホスファターゼの起源によっても異なるから，アルカリ性ホスファターゼな
ら，起源にかかわらず，いかなる条件下でも，Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェ
ート誘導体を分解し得るとは，技術常識上いうことができない。例えば，野田宏行
＝立野新光「魚類のホスファターゼに関する研究－Ⅰ．魚体ホスファターゼの測定
法」Journal of Faculty of Fisheries, Prefectural University of Mie, Vol.6,
No.3, p.291-301, 1965（甲１０，以下「甲１０文献」という。）の第４図によれ
ば，ニジマスのアルカリ性ホスファターゼはｐＨ８以下ではほとんど活性を示して
おらず，同「魚類のホスファターゼに関する研究－Ⅱ．各種ホスファターゼの魚体
内分布」Journal of Faculty of Fisheries, Prefectural University of Mie,
Vol.6, No.3, p.303-311, 1965（甲１１，以下「甲１１文献」という。）の第７表
によれば，大多数の魚類のアルカリ性ホスファターゼの至適ｐＨは９．６であるか
ら，魚類のアルカリ性ホスファターゼは，ｐＨ８以下ではほとんど活性を示さない
と，当業者は考えるはずである。他方，昭和４６年１２月１日緑書房発行，尾崎久
雄著「魚類生理学講座　第３巻／消化の生理〔上〕」６０頁～６３頁（甲１２，以
下「甲１２文献」という。）が示すように，魚類の消化管のｐＨは，例えば，ハマ
チは７．６にすぎず，その他の魚でも，消化管のｐＨはかなり低いから，アルカリ
性ホスファターゼは有効な活性を発揮できず，Ｌ－アスコルベート２－ホスフェー
トを開裂できない。昭和５９年４月１０日東京化学同人発行「生化学辞典」７９頁
～８０頁（乙５１，以下「乙５１文献」という。）には，アルカリ性ホスファター
ゼがほとんどすべてのリン酸モノエステル結合を加水分解する非常に特異性の広い
酵素であることが記載されているが，この記載は不正確であり，アルカリ性ホスフ
ァターゼがすべてのリン酸モノエステルを分解することはできず，アルカリ性ホス
ファターゼにおいても基質特異性が存在する（Journal of the Chinese
Biochemical Society, vol.13 No.2, p.60-69,1984〔甲５４，以下「甲５４文献」
という。〕，Agric. Biol. Chem., 45(9), p.1959-1967,1981〔甲５５，以下「甲５
５文献」という。〕，Exp. Anim. 26(3), p.223-229, 1977〔甲５６，以下「甲５６
文献」という。〕）。次に，酸性ホスファターゼは，ライソゾームに局在する酵素
であるから，健康状態にある動物の消化系においてアスコルビン酸のホスフェート
を開裂することはあり得ず，まして，魚の消化系において酸性ホスファターゼがア
スコルビン酸の２－リン酸を有効化するとは到底いえない（昭和５０年６月３０日
朝倉書店第３版発行「細胞学大系１　概説・細胞膜」７９頁～８５頁〔甲１３〕，
昭和５２年４月２８日理工学社発行「細胞生物学③　細胞構造と物質代謝」２３６
頁，２９０頁～２９１頁〔甲１４〕，昭和５０年６月１０日朝倉書店再版発行「細
胞学大系３　小器官Ⅱ」４１２頁～４１３頁〔甲１５〕）。基質特異性が比較的広
いといわれる酸性ホスファターゼにおいても，基質特異性は現に存在し，しかも，
起源生物，採取源によって基質特異性は異なり（Food Science, Vol.2: PRINCIPLES
OF ENZYMOLOGY FOR THE FOOD SCIENCES, p.494, COPYRIGHT 1972〔甲１６〕），同
様のことは，アルカリ性ホスファターゼについてもいうことができる。また，刊行
物ａにおいて，実験例も技術的裏付けもない「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェ
ートの魚の餌の補充剤」は，発明として完成していないというべきである。
(5) ある薬剤がある動物に効果を奏したからといって，他の動物でも同様の効
果を奏するといえないことは，技術常識に属することであって，モルモットの例が
記載されているにすぎない刊行物ａ（甲３）の記載のみから，これとは分類学上異
なる魚に対してもＬ－アスコルビン酸の２－ホスフェートが有効であるとは認識で
きない。稲垣長典＝山田真里子「アスコルビン酸２－硫酸の酵素的分解（Ⅰ）モル
モット，ウサギ，マス内臓中の酵素活性について」昭和５０年発行ビタミン４９巻
１１号４３９頁～４４４頁（甲１７，以下「甲１７文献」という。），J. Nutr.
108, p.1761-1766, 1978（甲１８，以下「甲１８文献」という。），Annals of the
New York Academy of Sciences, vol.258, p.81-101(1975)（甲１９，以下「甲１９
文献」という。）は，Ｌ－アスコルビン酸誘導体が，ある特定の種類の魚あるいは
動物に対して効果があっても，他の種の魚あるいは動物においても効果を有すると
はいえないこと，魚と哺乳動物間では，Ｌ－アスコルビン酸誘導体あるいはビタミ
ン誘導体の効果は同様であるとはいえないことを示している。また，Federation of
American Societies for Experimental Biology, 56th Annual Meeting, April
9-14, 1972, Symposia and Special Sessions Abstracts of Papers,
p.2759-2764（甲２１）に示される発表以来，研究が続けられた２－サルフェートに
ついては，結局，被告自身によって，魚には効果がないことが結論づけられている
（１９８９年〔平成元年〕８月２９日開催，魚に対する給餌及び栄養摂取に関する
第３回国際シンポジウム，ロシュ・ワークショップ〔甲２０〕）。マス等の実験デ
ータがあるアスコルビン酸２－サルフェートと比べれば，モルモットの実験しかな
く，実験根拠が薄弱なアスコルビン酸２－ホスフェートについて，「魚の餌の補充
剤」として実体を伴った用途が記載されているなどとはいえない。さらに，アスコ
ルビン酸２－Ｏ－α－グルコシドは，良好な耐酸化，耐熱安定性を有し，モルモッ
ト，ラット中のα－グルコシダーゼによりアスコルビン酸を遊離する（化学と生物
vol.29, No.11, p.726-733，山本格「強いビタミンＣをつくる」〔甲２２〕）が，
養魚飼料原料中に存在するα－グルコシダーゼにより不安定なアスコルビン酸に変
換してしまうため，実用化されていない（株式会社林原生物科学研究所作成の平成
１３年１２月２６日付け審判請求書〔甲２３〕）ことからも明らかなように，アス
コルビン酸誘導体が，耐熱性，耐酸化性を有し，かつ，体内で酵素により活性体に
変換されるだけでは，水産養殖用固形飼料に配合して有効な活性を有すると予測す
ることはできない。結局，魚においてＬ－アスコルビン酸－２－ホスフェートが有
効か否かは，実際に魚に投与試験をして初めて分かることである。桐蔭学園横浜大
学工学部教授Ｇ作成の平成１６年５月２６日付け意見書（甲２４，以下「甲２４意
見書」という。）は，刊行物ａのモルモットの試験例についての原出典（E. Cutolo
and A. Larizza, Gass. Chim. Ital. 91(1961)p.964〔甲２５，以下「甲２５文献」
という。〕）には，実験の具体的な方法がほとんど記載されておらず，生化学者が
追試を試みたとしても，同様の効果が得られるか疑問であること，モルモットの例
から，すべての種について同一の効果は期待できないこと等を指摘している。
２　取消事由２（本件発明と引用発明との相違点（１）についての判断の誤り）
(1) 審決は，本件発明と引用発明との相違点（１）として認定した，「本件特
許発明（注，本件発明）では，L－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類と魚
粉を含有する養魚用ペレット飼料としているのに対し，刊行物ａ（注，甲３）記載
の発明（注，引用発明）では，飼料の組成およびその形態は不明な点」（審決謄本
１２頁（相違点）の項の（１））について，「『Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸
エステルの塩類』を魚粉を含む飼料に添加してペレットの形態とすることは当業者
であれば容易に想到し得る」（同頁下から第２段落）と判断したが，誤りである。
(2) 魚粉は，魚体を粉砕したもので，ホスファターゼを含む。そうすると，こ
のホスファターゼが，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステル塩を，Ｌ－アスコ
ルビン酸と無機リン酸に分解するから，安定性の低いＬ－アスコルビン酸は，ペレ
ット化工程の加圧加熱処理により分解し，有効なビタミンＣ活性を発揮できない
と，当業者は予想するはずである。魚粉の製造においては，蒸煮工程を伴うもの
の，加熱が原料すべてに均等にされるわけではなく，また，酵素はすべて失活する
わけではなく，熱失活しても再生する（原告従業員Ｈ作成の平成１５年８月１１日
付け，平成１６年４月２７日付け，平成１５年１２月１日付け各実験成績証明書
〔甲２６，２７，２９〕，APPLIED AND ENVIROMENTAL MICROBIOLOGY, VOL.64,
Nov.1998, p.4446-4451〔甲２８〕）。したがって，魚粉を原料として含有する養魚
用飼料にＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を添加することには，阻
害事由が存在する。
３　取消事由３（本件発明と引用発明との相違点（２）についての判断の誤り）
(1) 審決は，本件発明と引用発明との相違点（２）として認定した，「本件特
許発明（注，本件発明）では，養魚として，ニジマス，ヒメマス，シロザケ，ア
ユ，アマゴ，ヤマメ，ハマチ，タイ，コイ，またはウナギと特定されているのに，
刊行物ａ（注，甲３）に記載の発明（注，引用発明）では，対象とする魚種は不明
な点」（審決謄本１２頁（相違点）の項の（２））について，「ビタミンＣ源を含
む養魚用飼料の対象魚種として，ニジマス，ヒメマス，シロザケ，アユ，アマゴ，
ヤマメ，ハマチ，タイ，コイ，ウナギを選定して使ってみるようなことは，当業者
であれば容易に想到し得る」（同１３頁第１段落）と判断したが，誤りである。
(2) 魚のアルカリ性ホスファターゼは，魚の消化管のｐＨでは有効に活性を発
揮できないと考えられることは上記１(4)のとおりであり，魚種ごとに消化管ｐＨ，
温度等がホスファターゼの作用条件下にあること，あるいは，これら各魚種のホス
ファターゼの基質特異性等の酵素学的性質が明らかでなければ，本件発明の対象魚
種において，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩が有効であるとはいえ
ない。
４　取消事由４（本件発明の顕著な作用効果の看過）
(1) 審決は，刊行物ａ（甲３）には，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステ
ルの塩を含む養魚用飼料が実質的に記載されている以上，Ｌ－アスコルビン酸－２
－リン酸エステルの塩が，他の誘導体よりも優れた効果を奏するとしても，顕著な
効果とはいえないとした（審決謄本１３頁第２段落）が，刊行物ａには，Ｌ－アス
コルビン酸－２－リン酸エステルの塩を含有する養魚用飼料が記載されていないこ
とは上記１のとおりであるから，前提において誤りである。
　　本件発明は，刊行物ａを含め，従来知られた，極めて多数のＬ－アスコル
ビン酸誘導体（甲３０）の中から，魚の餌の配合剤として，極めて有効なＬ－アス
コルビン酸－２－リン酸エステルの塩を選択したものに相当するから，選択発明と
して進歩性が認められるべきである。
(2) また，審決は，本件発明の効果は，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エス
テルのマグネシウム塩の耐熱性，耐酸化性に基づく高い残存率によるものであり，
刊行物ａ（甲３）の記載から当業者が容易に予測できるとした（審決謄本１３頁最
終段落）が，残存率が高くても有効なＬ－アスコルビン酸活性を示さないビタミン
Ｃ誘導体があるから，誤りである。Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩
は，ビタミンＣの１／４～１／８の要求量で高い効果を示す（平成４年１月５日緑
書房発行「『養殖』臨時増刊号『添加商品』２９巻１号臨（通巻３４７号）」〔甲
３２〕，同年２月日本水産学会発行「日本水産学会誌」５８巻２号，３３７頁～３
４１頁〔甲３３〕）。魚粉中に存在する酸性ホスファターゼにより，Ｌ－アスコル
ビン酸－２－リン酸エステルの塩が不安定なアスコルビン酸に分解され，その後の
ペレット化工程の加圧加熱により不活性化されることが予想されるが，実際には，
本件発明は，特定の対象魚に対して，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの
塩が極めて優れたアスコルビン酸活性を奏するものであって，この効果は当業者が
刊行物ａの記載からは予測できないものであり，Ｌ－アスコルビン酸誘導体を使用
するものとして，水産養殖史上初めて商業的成功を収めたものである（上記「養
殖」平成４年７月１日号，７８頁〔甲３４〕，「化学工業日報」平成１２年１２月
２１日号〔甲３５〕）。このような原告による商業的成功は，本件発明が安定性及
びアスコルビン酸活性において他に代替できない効果を有するからであり，このこ
とは，被告が，平成１５年４月になって，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステ
ルナトリウムカルシウムについて，「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する
法律」に基づく飼料添加物として認可（平成１４年４月２５日付け官報第３３４９
号１頁～５頁〔甲３６〕）を得たことからも裏付けられる。
第４　被告の反論
　　審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
　１　取消事由１（本件発明と引用発明との一致点の認定の誤り）について
(1) 刊行物ａ（甲３）には，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類
が動物中でビタミン活性を示し，魚の餌の補充剤として用いられていることが知ら
れていると記載されており，この記載に接した当業者は，Ｌ－アスコルビン酸－２
－リン酸エステルの塩類がビタミンＣ活性を有する魚の餌の補充剤として用い得る
ことを認識できる。甲７公報は，刊行物ａに係る特許出願（特願昭５２－１６６７
０）の優先権主張の基礎とした出願（Ｎｏ．６８３，８８８）の継続出願（Ｎｏ．
８１７，５５５）の更なる継続出願に係るものであり，刊行物ａの優先権主張の基
礎とした出願ではないから，刊行物ａは，甲７公報と直接の関係はなく，甲７公報
の解釈は，刊行物ａの解釈に影響を与えるものではない。
(2) 刊行物ａ（甲３）は，ビタミンＣを体内で合成できないヒト，モルモット
及び魚などの動物の食品系におけるＬ－アスコルビン酸２－ホスフェートの利用に
ついて記載したものであるから，刊行物ａ記載の「動物」は，実質的にヒト，モル
モット及び魚類を含むものであることが明らかである。刊行物ａ記載の「魚の餌」
は，Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェート及び２－サルフェート誘導体類が動物
中でビタミン活性を示し，動物によって有用な安定なビタミンＣ誘導体とされるこ
との具体的例示として挙げられていることが明らかで，何ら不自然ではない。刊行
物ａの特許出願前に，Ｌ－アスコルビン酸２－ホスフェートを魚の餌に使用した例
がないとしても，刊行物ａの記載が開示する事実には何らの影響もなく，乙６文献
には，１９７６年（昭和５１年）に実施された，Ｌ－アスコルベート２－ホスフェ
ートの塩を魚に与えた試験の結果が記載されているから，刊行物ａの出願前にＬ－
アスコルビン酸２－ホスフェートが魚の餌に使用されていたことは明らかである。
(3) また，甲１０文献の第４図に示されたアルカリ性ホスファターゼは，腸の
ものでない可能性があり，同図は，ｐＨ８．０以下ではアルカリ性ホスファターゼ
がほとんど活性を発揮し得ないとは記載しておらず，同図に示されたアルカリ性ホ
スファターゼは，生体中とは異なる状態にある。さらに，アルカリ性ホスファター
ゼは，通常測定された最適ｐＨより十分下回った低いｐＨ値でも，細胞中において
有意な活性を有し，ｐＨ６．５～８．０で活性を示す魚のアルカリ性ホスファター
ゼが存在するから，魚において腸のアルカリ性ホスファターゼが，ｐＨ８．０以下
ではほとんど活性を示さないと当業者が認識することはあり得ない。むしろ，多く
の魚類において消化管のｐＨは８．０～１０である（昭和５３年８月１日緑書房第
２版発行，尾崎久雄著「魚類生理学講座　第４巻／消化の生理（下）」２７８頁～
２８３頁，３３８～３３９頁〔乙３３，以下「乙３３文献」という。〕，平成３年
６月３０日恒星社厚生閣発行「魚類生理学」６９頁～７０頁〔乙３４，以下「乙３
４文献」という。〕）から，魚にホスファターゼが存在し，魚に対しＬ－アスコル
ビン酸２－ホスフェートの塩が活性を示すと当業者が理解することは明らかであ
る。
(4) 東京海洋大学海洋科学部教授Ｉ作成の平成１６年７月５日付け見解書〔乙
１６，以下「乙１６見解書」という。〕に記載されるように，モルモットは，分類
学上，魚類と同じ脊椎動物に属し，ビタミンＣ合成能を欠くという点で魚類と共通
していること，モルモットが，ホスフェートエステル誘導体の代謝に関して，魚と
特段異なるとの見解もないことから，モルモットと同様，魚類においても，Ｌ－ア
スコルビン酸のホスフェートエステルが期待通り高いビタミンＣ効力を有すること
は，当業者が当然に理解することである。原告が挙げた，「Ｌ－アスコルビン酸２
－サルフェート」，「アスコルビン酸２－Ｏ－α－グルコシド」に関する証拠は，
これらがいずれもホスフェートエステル基を有しない物質であり，ホスファターゼ
によってＬ－アスコルビン酸に活性化されるものではないから，これらの知見は，
ホスファターゼによってＬ－アスコルビン酸に活性化されるＬ－アスコルビン酸２
－ホスフェートに直接適用できるものではなく，実験によらなければＬ－アスコル
ビン酸－２－リン酸エステルの塩類の魚における有効性が分からないとする原告の
主張を裏付けるものではない。モルモットの試験例の原出典に当たる甲２５文献や
技術常識（昭和５１年発行ビタミン５０巻１号１９頁～２５頁，辻村卓＝吉川春寿
＝長谷川忠男＝鈴木隆雄「アスコルビン酸２－硫酸のモルモットに対する抗壊血病
作用について」〔乙４１〕）を基に，モルモットの試験を追試することは可能であ
る（乙１６見解書）。刊行物ｄ（甲６，乙４２）の著者も，甲２５文献のモルモッ
トの試験結果に疑義を抱いていない。
２　取消事由２（本件発明と引用発明との相違点（１）についての判断の誤り）
について
　「魚粉」がＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステル塩を分解することは，
訂正明細書（甲２）には記載されていないから，これを考慮すべきではない。ま
た，魚粉は，養魚用ペレット飼料の慣用原料であって，当業者は，Ｌ－アスコルビ
ン酸－２－リン酸エステル塩が魚粉中で分解されるとしても，これを使用する。魚
のホスファターゼが魚粉の製造中において完全に失活することは当業者にとって技
術常識であり（甲１０文献，昭和４０年５月１０日日本栄養・食糧学会発行「栄養
と食糧」１８巻１号６３頁～６５頁〔乙３０，以下「乙３０文献」という。〕，昭
和５５年１１月１５日恒星社厚生閣発行「魚類の栄養と飼料」２５６頁～２５７頁
〔乙４３，以下「乙４３文献」という。〕，昭和６３年５月３０日同社発行「水産
油糧学」８頁～１３頁，４０～４３頁〔乙４４〕，昭和５９年２月２０日講談社第
４版発行「新水産ハンドブック」５８８頁～５９１頁〔乙４５，以下「乙４５文
献」という。〕），ペレット飼料を製造する際も，製造時の熱により魚粉中のホス
ファターゼは失活し（刊行物ｂ〔甲４〕），魚粉の製造工程やペレット化工程で
は，酸性ホスファターゼは残存しない。ペレット飼料中及びその製造工程中
は，ホスファターゼ活性の発現の至適状態ではなく，Ｌ－アスコルビン酸－２－リ
ン酸エステルの塩は分解せず，魚粉にホスファターゼ活性が存在しても，加熱処理
したり増量したりすることにより，ホスファターゼによる分解の影響を容易に抑え
ることができる。したがって，当業者は，魚粉を原料として含有する養魚用ペレッ
ト飼料にＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を添加することを回避す
ることはしないし，得られた養魚用ペレット飼料が，Ｌ－アスコルビン酸－２－リ
ン酸エステルの塩の高い残存率とビタミンＣ活性を奏することを当然に予想するこ
とができるというべきである。
３　取消事由３（本件発明と引用発明との相違点（２）についての判断の誤り）
について
　　刊行物ｂ～ｄ（甲４～６）の記載から，ビタミンＣ源を含む養魚用飼料の対
象魚種として，一般的な養殖魚であるニジマス，ヒメマス，シロザケ，アユ，アマ
ゴ，ヤマメ，ハマチ，タイ，コイ，ウナギを選定することは，当業者が容易に想到
し得るものである。本件発明の対象魚は，ニジマス，ヒメマス，シロザケ，アユ，
アマゴ，ヤマメ，ハマチ，タイ，コイ及びウナギであるが，実際，Ｌ－アスコルビ
ン酸－２－リン酸エステルの塩を給餌して有効性を調べたのは，ニジマス及びハマ
チだけであり，それ以外のヒメマス，シロザケ，アユ，アマゴ，ヤマメ，タイ，コ
イ及びウナギについては，比較試験例３において，これら魚の肝臓と腸とを混合し
て得た抽出液によるＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩の加水分解活性
を調べただけである。それにもかかわらず，本件発明が特許されたのは，魚種ごと
にその消化管のｐＨ，温度などがホスファターゼの作用条件下にあることや，これ
ら魚種のホスファターゼの基質特異性が明らかでなくても，生体内にホスファター
ゼが存在していれば，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩は有効化し得
るということが当業者の技術常識であったことによるものと判断せざるを得ない。
４　取消事由４（本件発明の顕著な作用効果の看過）について
(1) 化学構造及び生理特性において全く異なる他のアスコルビン酸の誘導体を
用いた比較対照実験から得られた効果は，本件発明の有利な効果として容易推考性
判断の際に参酌することはできない。本件発明が魚の餌の配合剤として選択してき
たものは，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類そのものであり，その
点において引用発明と全く一致しており，本件発明は，何らアスコルビン酸誘導体
を選択していないのだから，選択発明であるとする原告の主張は，明らかに失当で
ある。
(2) 本件発明の効果は，引用発明である「有効成分としてＬ－アスコルビン酸
－２－リン酸エステルの塩類を含有する，アスコルビン酸活性を有する養魚用飼
料」の効果と対比すべきであるが，原告の主張する本件発明の効果，アスコルビン
酸を有効成分とする発明との対比であって，本件発明の進歩性の判断において参酌
することのできないものである。刊行物ａ，ｂ，ｄ（甲３，４，６）の記載から，
当業者は，ペレット飼料の製造条件下でＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステル
が実質的に残存できると考えることは明らかである。また，商業的な成功は，進歩
性の存在の真偽が不明な場合に，その存在を肯定的に推認するのに役立つ事実とし
て参酌することができるにとどまり，本件発明のように，引用発明との構成上の相
違点が微差であり，引用発明と対比した効果が有利でないことが明らかな場合に
は，商業的に成功したという事実があったとしても，そのことだけで本件発明の進
歩性が肯定されるものではない。
第５　当裁判所の判断
　１　取消事由１（本件発明と引用発明との一致点の認定の誤り）について
(1) 原告は，刊行物ａ（甲３）から，引用発明として，「有効成分としてＬ－
アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を含有する，アスコルビン酸活性を有
する魚の餌の補充剤」（審決謄本８頁第２段落）を認定した審決を誤りであると主
張する。そこで，刊行物ａ（甲３）の記載を見ると，刊行物ａには，①「本発明は
広範囲の食品に使用しうる安定な栄養価値のあるビタミンＣ源として有用なホスホ
リル誘導体類を製造するためのモノアスコルビル－およびジアスコルビル－２－ホ
スフェートの合成法に関する」（２頁右上欄最終段落），②「Ｌ－アスコルビン酸
は，それを特定の化学誘導体に変えることによって，酸素および熱に対して一層安
定化されうることが知られている。特にＬ－アスコルベート２－ホスフェートまた
はＬ－アスコルベート２－サルフェートの如きアスコルビン酸の２－位置の無機エ
ステル類は，Ｌ－アスコルビン酸のようには容易に酸化されない。さらには，Ｌ－
アスコルビン酸の２－ホスフェートおよび２－サルフェート誘導体類は動物中でビ
タミン活性を示し，動物によって有用な安定なビタミンＣ誘導体とされ，このもの
は例えば魚の餌の補充剤として用いられることが知られている。ホスフェートエス
テル基を開裂することが知られている酵素が動物の消化系に存在するから，かかる
２－ホスフェートエステルは，殆ど全ての動物中で活性を示すと考えられる」（３
頁左上欄第１段落），③「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートを合成するいくつ
かの方法が過去に提案されてきておりまた該ホスフェートエステルが期待通り高ビ
タミンＣ効力を有することが示されている。例えば，・・・は，モルモッ
ト（guinea pig）にＬ－アスコルベート２－ホスフェートマグネシウム塩を給餌ま
たは注射すると，モルモットが尿中にＬ－アスコルベートを排泄することを発表し
ている［Gazz Chim. Ital. 91(1961), 964］。Ｌ－アスコルベート２－ホスフェー
トを与えられた動物によって排泄されたＬ－アスコルビン酸の量は，当量のＬ－ア
スコルビン酸を与えた動物によつて排泄された量と同じであった。これらの結果
は，Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートは腸内で定量的にＬ－アスコルベートと
無機燐酸塩とに変化することを示している。同様な結果は，ヒトの消化系における
アルカリ性燐酸塩の作用によって，ヒトにおいても期待されよう」（３頁左上欄最
終段落～右上欄第１段落），④「従って，本発明の最も重要な目的は，分析化学的
に純粋な状態に容易に回収でき，しかも酸素の存在によりまたは高熱条件下で活性
を失うことなく食品系中におけるビタミンＣ源またはビタミンプレミックスとして
使用しうるアスコルビン酸のホスフェートエステルを高収率で製造するための工業
的に使用しうる方法を提供することにある」（３頁左下欄第２段落），⑤「ホスホ
リル化反応の完結後，２－ホスフェートモノエステルは，無定形マグネシウム塩の
形でまたは結晶性トリシクロヘキシルアンモニウム塩（ＴＣＨＡＰ）の形で単離す
ることができる」（５頁右下欄最終段落），⑥「この時点で，単離されたマグネシ
ウム塩は実質的に純粋なＬ－アスコルベート２－ホスフェートであり」（６頁左上
欄）との記載がある。
　　上記③，⑤及び⑥の記載によれば，刊行物ａ（甲３）においては，「Ｌ－
アスコルベート２－ホスフェート」が「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートの
塩」をも意味する用語として用いられていることは明らかであり，また，上記④に
記載されているように，ビタミンＣ源又はビタミンプレミックスとして使用し得る
アスコルビン酸のホスフェートエステルを，高収率で製造することを最も重要な目
的とする刊行物ａにおいて，実際に最終生成物として単離されているのは「Ｌ－ア
スコルベート２－ホスフェートの塩」のみである（実施例１～５）ことから，刊行
物ａにおいては，「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートの塩」をビタミンＣ源と
して記載しているものと認められる。そうすると，上記②の「Ｌ－アスコルビン酸
の２－ホスフェートおよび２－サルフェート誘導体類は動物中でビタミン活性を示
し，動物によって有用な安定なビタミンＣ誘導体とされ，このものは例えば魚の餌
の補充剤として用いられることが知られている」との記載においても，「Ｌ－アス
コルベート２－ホスフェートの塩」が，「魚の餌の補充剤に用いられる」ものとし
て記載されているものと認められる。
(2) ところで，Acta histochem. Bd. 47, S.8-14（1973）（乙２，以下「乙２
文献」という。）には，「Clarias batrachus(LIXX.)（アルビノクラ
ラ），Ophiocephalus(Channa)punctatus(BLOCH)（インディアンスネークヘッ
ド），Ophioce phalus(Channa)gachua(BLOCH)（ドワーフスネークヘッド）および
Barbus(Puntius)sophore(HAM.)(Pool barb)の消化器系の種々の部分における，アル
カリホスファターゼの分布について研究した。胃においては，ホスファターゼは粘
膜，固有層，胃腺，毛細血管およびリンパ腔の基底部分に分布してい
る。・・・Barbusの腸の球および４匹の魚すべての腸において，強力な活性が，粘
膜および固有層の刷子縁で見られる。Ophiocephalusの両種の幽門盲嚢における分布
パターンは，腸と同様である」（訳文第１段落～下から第２段落）と記載され，昭
和５３年８月１日緑書房第２版発行，尾崎久雄著「魚類生理学講座第４巻／消化の
生理〔下〕」２９０頁～２９１頁（乙５，以下「乙５文献」という。）には，魚類
の酵素に関して，「５．アルカリ性フォスファターゼ　Arvy(1960)によると
Scorphthalmusの咽頭から肛門までのすべての消化管の上皮にアルカリフォスフォモ
ノエステラーゼ(alkaline phosphomonoesterase)の作用が存在す
る。・・・Utida(1967)はニジマス（体重７０～１００ｇ，１４℃）の腸粘膜のアル
カリ性フォスファターゼは腸の前半の方が活性が高く，海水へ順応させると活性は
腸全体に高まること，Utida&Isono(1967)とUtida,Oide&Oide(1968)はウナギの腸粘
膜の活性も海水に順応せしめると４～５倍にも高まることをみている」（２９１
頁）と記載され，甲１１文献には，１１種類の養殖魚おけるアルカリ性ホスファタ
ーゼの分布に関し，「Alk Pase（注，アルカリ性ホスファターゼ）は殆どすべての
臓器に高濃度に存在しているが，とりわけ腎臓，腸，幽門垂に豊富に含まれる」
（３０５頁）と記載され，さらに，乙５１文献には，アルカリ性ホスファターゼが
ほとんどすべてのリン酸モノエステル結合を加水分解する非常に特異性の広い酵素
であることが記載されている。また，本件特許出願前（原出願時である昭和６１年
１月３０日前）に頒布された刊行物である乙６文献には，ナマズによる実験結果に
おいて，ビタミンＣ源としてＬ－アスコルベート２－ホスフェートを利用できるこ
とが開示されていることから，当業者は，Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートの
塩類もホスフェートエステルを有する以上，同じように，魚の体内でビタミンＣ源
として利用されると理解するということができる。これらの記載によれば，魚の消
化管内に，基質特異性が低く，広範囲のリン酸モノエステルを加水分解できるアル
カリ性ホスファターゼが存在することは，本件特許出願前において，技術常識であ
ったことが認められるから，刊行物ａにおける，「ホスフェートエステル基を開裂
することが知られている酵素」（上記(1)②）は，上記技術常識の魚類の消化管に存
在するアルカリ性ホスファターゼに該当するものということができる。そうする
と，刊行物ａの上記記載及び上記技術常識を参酌すれば，Ｌ－アスコルベート２－
ホスフェートマグネシウム塩が，期待どおり，モルモットの体内においてＬ－アス
コルベート（Ｌ－アスコルビン酸）の形に活性化されることが確認されている（上
記(1)③）のと同じように，Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートの塩が，ホスファ
ターゼを有する魚の体内でも，Ｌ－アスコルビン酸に開裂されて活性を示すこと
は，当業者が理解することである。
　　原告は，刊行物に記載された発明とは，刊行物に記載されている事項及び
記載されているに等しい事項から把握される発明をいい，記載されているに等しい
事項とは，当該刊行物の頒布時における技術常識を参酌することにより導き出され
るものをいうところ，乙６文献は，原出願時である昭和６１年１月３０日のわずか
１年前の論文であって，その記載は，刊行物ａの頒布時はもとより，原出願時の技
術常識ともいえないと主張する。しかしながら，特許発明が刊行物に記載された発
明に基づいて容易に想到し得たか否かは，特許発明の出願時（本件においては原出
願時）を基準として判断されるから，引用刊行物に記載された発明の認定も，これ
を容易想到性の判断の基礎とする場合には，特許発明の出願時における当業者の技
術常識を参酌して行うべきであり，乙６文献のほか，乙２文献，乙５文献及び乙５
１文献の上記記載から上記技術常識を認定できることは，上記に説示したとおりで
あって，原告の上記主張は採用することができない。
　　また，原告は，乙５１文献の上記記載は不正確であり，アルカリ性ホスフ
ァターゼがすべてのリン酸モノエステルを分解することはできず，アルカリ性ホス
ファターゼにおいても基質特異性が存在すると主張し，甲５４文献～甲５６文献を
提出するが，乙５１文献は，アルカリ性ホスファターゼが，ほとんどすべてのリン
酸モノエステル結合を加水分解する非常に特異性の広い酵素であることについて記
載するものであり，この記載は，アルカリ性ホスファターゼが，すべてのリン酸モ
ノエステル結合を加水分解する基質特異性の存在しない酵素であることを意味して
いるわけではない。甲５４文献～甲５６文献は，アルカリ性ホスファターゼが，様
々な構造の基質に対し有効な活性を示すこと，アルカリ性ホスファターゼが全く活
性を示さないか，低い活性しか示さない基質もいくつかは存在することを開示する
ものと認められるから，これらの記載は，乙５１文献の記載と矛盾するものではな
く，その記載内容が不正確であるとする根拠とはならない。したがって，原告の上
記主張も採用することができない。
　　以上検討したところによれば，当業者は，刊行物ａ（甲３）に「Ｌ－アス
コルベート－２－ホスフェートの塩を含有する魚の餌の補充剤」が記載されている
ことを理解するというべきである。
(3) 原告は，甲８宣誓書，甲３７意見書，甲４１宣誓書及び甲４２宣誓書を挙
げて，刊行物ａ（甲３）の優先権主張の基礎とした出願に係る甲７公報の記載
中，「supplement the diet of fish」は，「魚から成る食事の補充剤」と解すべき
であるから，刊行物ａの「魚の餌」の記載は，本来「魚から成る食事」の意味であ
るべきところを誤訳したものであると主張する。しかしながら，甲７公報には，刊
行物ａの優先権主張の基礎とした１９７６年（昭和５１年）５月６日にしたアメリ
カ合衆国特許出願第６８３８８８号の明細書（甲４０添付）とほぼ同じ内容が記載
されていることが認められるものの，審決が引用発明を認定した刊行物は，刊行物
ａであり，甲７公報ではないから，原告主張の甲７公報の記載は，審決の引用発明
の認定の当否を何ら左右するものではない。
(4) 原告は，刊行物ａ（甲３）の文脈から，「魚の餌」の記載は不自然であ
り，当業者は，「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートおよび２－サルフェート
誘導体類は動物中でビタミン活性を示し，動物によって有用な安定なビタミンＣ誘
導体とされ，このものは例えば魚の餌の補充剤として用いられることが知られてい
る」（３頁左上欄第１段落）との単なる一行記載を，信ぴょう性があるものとし
て，そのままうのみにすることはなく，また，刊行物ａの特許出願前に，Ｌ－アス
コルビン酸の２－ホスフェートを魚の餌に使用した例は知られていなかったと主張
する。
　　そこで，刊行物ａの記載を見ると，刊行物ａの発明の詳細な説明には，第
１段落に，刊行物ａ記載の発明は，広範囲の食品に使用し得る安定な栄養価値のあ
るビタミンＣ源として有用なホスホリル誘導体類を製造するためのモノアスコルビ
ル－及びジアスコルビル－２－ホスフェートの合成法に関するものであること（(1)
の上記①），第２段落に，Ｌ－アスコルビン酸は，均衡栄養食の必須成分であり，
このビタミンの推奨摂取許容量は確立されているが，空気中の酸素と非常に反応性
であるので，食品中で最も低安定なビタミンであるが，Ｌ－アスコルビン酸の２－
ホスフェートエステル類は，Ｌ－アスコルビン酸自体ほどには還元力の強い化合物
ではないので，Ｌ－アスコルビン酸を用いた場合のような不都合は発生しないと思
われること（２頁左下欄最終段落～右下欄），第３段落に，Ｌ－アスコルベート２
－ホスフェート又はＬ－アスコルベート２－サルフェートのごときアスコルビン酸
の２－位置の無機エステル類は，Ｌ－アスコルビン酸のようには容易に酸化され
ず，動物中でビタミン活性を示すこと（(1)の上記②），第４段落に，モルモットに
Ｌ－アスコルべート２－ホスフェートマグネシウム塩を給餌又は注射すると，尿中
にＬ－アスコルベートが排泄されたとの発表例に示されるように，Ｌ－アスコルベ
ート２－ホスフェートは期待どおり高ビタミンＣ効力を有し，ヒトにおいても同様
の結果が期待されること（同③），第５段落に，これまでに提案されているＬ－ア
スコルベート２－ホスフェート及びその誘導体の合成法は，目的生成物の収率が比
較的低かったり，ビタミンＣ源として食品系に使用し得る分析化学的に純粋な誘導
体を与えることができないものであること（３頁右上欄第２段落～左下欄第１段
落），第６段落に，そこで，本発明の最も重要な目的は，分析化学的に純粋な状態
に容易に回収でき，しかも酸素の存在によりまたは高熱条件下で活性を失うことな
く食品系中におけるビタミンＣ源またはビタミンプレミックスとして使用し得るア
スコルビン酸のホスフェートエステルを高収率で製造するための工業的に使用し得
る方法を提供することにあること（(1)の上記④）が記載されている。これらの記載
によれば，刊行物ａは，全体として見れば，食品に使用し得るＬ－アスコルベート
２－ホスフェートの合成法について記載したものと認められる。
　　しかしながら，第３段落には，Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートが，
単に，食品に添加したときにビタミンＣのように容易に酸化されないという利点を
有するのみならず，動物の体内でビタミン活性を示すものであることが説明されて
おり，特に，第３段落中の「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートおよび２－サ
ルフェート誘導体類は動物中でビタミン活性を示し，動物によって有用な安定なビ
タミンＣ誘導体とされ，このものは例えば魚の餌の補充剤として用いられることが
知られている」との記載における「魚の餌の補充剤」は，「例えば」との記載から
みて，その直前に記載された「動物によって有用な安定なビタミンＣ誘導体とされ
る」ことの例を挙げたものと理解することができ，続いて，「ホスフェートエステ
ル基を開裂することが知られている酵素が動物の消化系に存在するから，かかる２
－ホスフェートエステルは，殆ど全ての動物中で活性を示すと考えられている」と
した上で，第４段落で，実際に，期待どおりにビタミン活性が示されることを，モ
ルモットの例を挙げて説明し，ヒトにおいても同様の効果が期待されることを説明
して，第６段落のＬ－アスコルベート２－ホスフェートの食品への使用についての
記載につながっていることが理解できる。そうすると，刊行物ａの「魚の餌の補充
剤」の記載が，その文脈上，不自然であるとは認められない。また，当業者は，そ
の技術常識に基づいて，刊行物ａに「Ｌ－アスコルベート－２－ホスフェートの塩
を含有する魚の餌の補充剤」が記載されていることを理解することは，上記(2)に説
示したとおりであり，仮に，原告主張のとおり，刊行物ａに係る特許出願当時，Ｌ
－アスコルビン酸－２－ホスフェートを魚の餌に使用したことを示す例が知られて
いなかったとしても，そのことは，刊行物ａ及び技術常識から導かれる上記認定を
何ら左右しない。
(5) 原告は，甲１０文献～甲１２文献の記載から，魚類のアルカリ性ホスファ
ターゼは，ｐＨ８以下ではほとんど活性を示さないと，当業者は考えるはずであ
り，魚類の消化管のｐＨは，例えば，ハマチは７．６にすぎず，その他の魚でも，
消化管のｐＨはかなり低いから，アルカリ性ホスファターゼは有効な活性を発揮で
きず，Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートを開裂できないと主張する。
　　しかしながら，甲１１文献の表７には，１１種類の魚類の腸から抽出した
アルカリ性ホスファターゼの至適ｐＨが，９．０又は９．６であることが記載さ
れ，甲１０文献の図４には，ニジマス器官から抽出したアルカリ性ホスファターゼ
のｐＨ８．５～１０．５における活性曲線が示されているが，魚類の生体における
消化管内のアルカリ性ホスファターゼ及びニジマス以外の魚種のアルカリ性ホスフ
ァターゼについての記載はないから，魚において腸のアルカリ性ホスファターゼが
ｐＨ８以下でほとんど活性を示さないという一般論を導くことはできない。また，
甲１２文献の表１９には，ハマチの大腸のｐＨが７．６であることが示されている
が，乙３３文献には，無胃魚Fundulus heteroclitusの十二指腸に機械的刺激を与え
た後のｐＨが８．６～９．０であること（２７９頁），Pleuronectes Platessaの腸
内容が明らかにアルカリ性であり，ｐＨは７．４３～８．６５の間にあること（２
８１頁），Scorpaena porcusの腸分離領域に海水か非緩衝グルコース液を注入し，
９０分後にはｐＨが８．５～９．０になること（同頁），広塩性魚Anguilla
vulgarisの腸のｐＨは海水にいるものではｐＨ１０であること（２８２頁），
Lumpfishでは胃充満時の腸のｐＨが８．２で胃空虚時の腸のｐＨが８．６であるこ
と（２８３頁の表１２３）が記載されているから，魚の消化管ｐＨは，魚の種類や
環境等によって異なるものと認められる。そうすると，異なる魚種について記載さ
れた甲１０文献～甲１２文献を組み合せて，アルカリ性ホスファターゼが魚の消化
管で有効な活性を発揮できないとする原告の上記主張は，採用することができな
い。
　　むしろ，乙３３文献の「腸管内のｐＨは胃，膵臓，肝臓，幽門垂及び腸自
身などの分泌物と餌料と嚥下された水（淡水と海水）などの混合されたものの値で
ある。腸内で働く膵臓，肝臓，幽門垂及び腸からの消化酵素はすべて中性ないし弱
アルカリ性に至適ｐＨを持つから，腸内でこれらの酵素が十分に作用しうるように
ｐＨが調整されてゆくのであろう」（２８０頁）との記載によれば，魚の消化管
は，そこに存在するアルカリ性ホスファターゼが十分に作用し得るようなｐＨ値を
有すると解する方が合理的であり，このことは，本件特許出願前に頒布された刊行
物である乙６文献に，ナマズによる実験結果において，ビタミンＣ源としてＬ－ア
スコルベート２－ホスフェートを利用できることが開示されていることによっても
裏付けることができる。
　　原告は，酸性ホスファターゼは，ライソゾームに局在する酵素であるか
ら，健康状態にある動物の消化系においてアスコルビン酸のホスフェートを開裂す
ることはあり得ず，まして，魚の消化系において酸性ホスファターゼがアスコルビ
ン酸の２－リン酸を有効化するとは到底いえないとも主張するが，魚の消化管内
に，基質特異性が低く，広範囲のリン酸モノエステルを加水分解できるアルカリ性
ホスファターゼが存在することは，本件特許出願前において，技術常識であり，刊
行物ａにおける，「ホスフェートエステル基を開裂することが知られている酵素」
（上記(1)②）は，上記技術常識の魚類の消化管に存在するアルカリ性ホスファター
ゼに該当するものということができることは，上記(2)のとおりであるから，酸性ホ
スファターゼに係る原告の上記主張は，引用発明の上記認定を左右するものではな
い。
　　原告は，刊行物ａにおいて，実験例も技術的裏付けもない「Ｌ－アスコル
ビン酸の２－ホスフェートの魚の餌の補充剤」は，発明として完成していないとも
主張する。しかしながら，上記(2)のとおり，刊行物ａの記載及び技術常識から，Ｌ
－アスコルベート２－ホスフェートの塩が，ホスファターゼを有する魚の体内でも
Ｌ－アスコルビン酸に開裂されて活性を示すことは，当業者が合理的に理解し得る
ことであり，また，Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートの塩類は，ホスフェート
エステルを有する以上，乙６文献に記載されたＬ－アスコルベート２－ホスフェー
トと同じように，ビタミンＣ源として利用できると認められるから，刊行物ａに，
魚についての実験データが記載されていなくとも，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン
酸エステルの塩類が魚に対して有効であることは明らかであり，刊行物ａの「Ｌ－
アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を含有する魚の餌の補充剤」が，発明
として完成していないということはできない。
(6) 原告は，甲１７文献～甲１９文献を挙げて，Ｌ－アスコルビン酸誘導体が
ある特定の種類の魚あるいは動物に対して効果があっても，他の種の魚あるいは動
物においても効果を有するとはいえず，また，魚と哺乳動物との間では，Ｌ－アス
コルビン酸誘導体あるいはビタミン誘導体の効果は同様であるとはいえないと主張
する。
　　しかしながら，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類が魚に対
して有効であることは上記(2)のとおりである。他方，原告の挙げる上記文献につい
て見ると，甲１７文献には，ウサギ，モルモット，マスの肝臓のアスコルベート２
－サルフェートを分解する酵素の活性を比較した結果，マスの酵素活性が低かった
ことが記載され，「しかし魚類については，マスのみしか行っていないうえ実験例
も少ないので，更に検討する必要があるが，各動物とも個体差があるように思われ
るので，この点についても更に検討の必要がある」（４４３頁右欄～４４４頁左
欄）と記載され，甲１８文献には，「ニジマス幼魚において，Ｌ－アスコルビン酸
２－硫酸二カリウム二水和物が，ビタミンＣ源としてＬ－アスコルビン酸と同等の
効果を持つと報告されている・・・が，上記事実は，ナマズではその利用効率が低
い可能性があることを示唆している」（訳文最終段落）と記載され，甲１９文献に
は，「アルコルビン酸２－硫酸はニジマスに於いて生理活性を示し，迅速にアスコ
ルビン酸欠乏症の症状を阻止した。それ故この化合物はビタミンＣ２と命名され
た」（訳文第１段落），「Ｊ博士：あなたはアスコルビン酸２－硫酸に対し，ビタ
ミンＣ２という用語を用いた。これは魚には当てはまりそうだと思うが，モルモッ
トにおいてアスコルビン酸２－硫酸がビタミンＣとなるか否かについては決定的で
無いと考える。サルについては疑問があり，ヒトについては我々はまだなにも知ら
ない」（訳文下から第２段落）と記載されているだけであり，これらは，いずれ
も，硫酸エステルを分解する酵素が存在するにもかかわらず，アスコルビン酸２－
硫酸をアスコルビン酸として利用できない生物があることを示すものではない。し
たがって，甲１７文献～甲１９文献は，リン酸エステルを分解する酵素が魚の消化
管に存在することが技術常識であることを前提とする引用発明の認定に何ら影響を
及ぼすものではない。
また，原告は，アスコルビン酸２－Ｏ－α－グルコシドは，良好な耐酸
化，耐熱安定性を有し，モルモット，ラット中のα－グルコシダーゼによりアスコ
ルビン酸を遊離するが，養魚飼料原料中に存在するα－グルコシダーゼにより不安
定なアスコルビン酸に変換してしまうため，実用化されていないことからも明らか
なように，アスコルビン酸誘導体が，耐熱性，耐酸化性を有し，かつ，体内で酵素
により活性体に変換されるだけでは，水産養殖用固形飼料に配合して有効な活性を
有すると予測することはできないとも主張する。しかしながら，アスコルビン酸２
－リン酸エステルの塩が養魚飼料原料に存在する酵素で必ずしもアスコルビン酸に
変換してしまうといえないことは，後記２のとおりであり，アスコルビン酸２－リ
ン酸エステルの塩を水産養殖用固形飼料に配合した場合に有効な活性を有すると予
測することは，原告が主張するアスコルビン酸２－Ｏ－α－グルコシドに関する上
記知見によって妨げられることはない。
原告は，甲２４意見書は，刊行物ａのモルモットの試験例についての原出
典である甲２５文献には，実験の具体的な方法がほとんど記載されておらず，生化
学者が追試を試みたとしても，同様の効果が得られるか疑問であること，モルモッ
トの例から，すべての種について同一の効果は期待できないこと等を指摘している
と主張する。しかしながら，甲２５文献には，モルモットに対するアスコルビン酸
誘導体の皮下投与の際の投与量，尿中へのアスコルビン酸の排出量が，具体的に記
載されているから，当業者は，容易に追試をして効果を確認することができるもの
と認められる。そして，モルモットの試験例から直ちに魚においても有効であると
解することはできないにしても，魚の消化管内にアルカリ性ホスファターゼが存在
することが技術常識であったことは上記(2)のとおりであるから，当業者は，Ｌ－ア
スコルベート２－ホスフェートの塩を経口投与すれば，アスコルビン酸に開裂され
て活性を示すと理解することができるものというべきであり，すべての種について
同一の効果が期待できるまでの必要はない。したがって，原告の上記主張も理由が
ない。
(7) 以上検討したところによれば，引用発明として，「有効成分としてＬ－ア
スコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を含有する，アスコルビン酸活性を有す
る魚の餌の補充剤」（審決謄本８頁第２段落）を認定した上，本件発明と引用発明
の一致点として，「『有効成分としてＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの
塩を含有する，アスコルビン酸活性を有する養魚用飼料』である点」（同１１頁最
終段落）を認定した審決に誤りはなく，原告の取消事由１の主張は理由がない。
２　取消事由２（本件発明と引用発明との相違点（１）についての判断の誤り）
について
(1) 原告は，魚粉はホスファターゼを含み，このホスファターゼにより，Ｌ－
アスコルビン酸－２－リン酸エステル塩は，有効なビタミンＣ活性を発揮できない
と当業者は予想するから，魚粉を原料として含有する養魚用飼料にＬ－アスコルビ
ン酸－２－リン酸エステルの塩類を添加することには，阻害事由が存在すると主張
する。
　しかしながら，乙３０文献には，魚肉中のホスファターゼについて，「キ
グチについて，その酸性フォスファターゼとアルカリ性フォスファターゼの熱安定
性をしらべ第２図のような結果を得た。すなわち，いずれも７０℃，５分間の加熱
で，ほぼ完全に失活し」（６４頁右欄下から第２段落）と記載されている。乙４３
文献及び乙４５文献の記載によれば，魚粉（フィッシュミール）の製造工程として
蒸煮の工程があることが認められるところ，乙４５文献の「蒸煮　原料を水蒸気で
十分に加熱する操作で，その目的は（１）原料のタンパク質を熱凝固させ，水を分
離させる，（２）細胞膜を軟化させ，圧さくの際に水と脂質の分離を容易にさせ
る，（３）原料に含まれる酵素を失活させ，品質保持を助ける，（４）細菌を死滅
させ，製品の腐敗や汚染を防止する，ことにある」（５８９頁右欄第３段落）との
記載から，蒸煮とは，原料を水蒸気で十分に加熱する操作であり，原料に含まれる
酵素を失活させることを目的の一つとするものであることが認められるから，魚粉
に含まれるホスファターゼは，飼料の製造工程においてほぼ完全に失活するものと
認められる。そうすると，魚粉にホスファターゼが残存しても，「ペレットは，粉
末原料を加圧成型したもの」（刊行物ｂ〔甲４〕の２９５頁下から第２段落）であ
り，その製造工程における「加水度は普通５～１０％である」（同最終段落）こと
を考慮すると，酵素と基質が共存する溶液中において酵素が基質を分解するのとは
異なり，魚粉に残存するホスファターゼは，ペレット製造工程において配合される
Ｌ－アスコルビン酸－２－ホスフェートと十分に接触しこれを有効に分解できるよ
うな状態にあるとは認められないし，不安定で分解されやすいとされるビタミンＣ
（アスコルビン酸）自体でさえ魚粉中に配合することが知られていた（刊行物ｂの
２９３頁「表６．４０　配合飼料の組成」，２９７頁下から第２段落）のであるか
ら，魚粉にホスファターゼが存在するということが，魚粉を原料として含有する養
魚用飼料にＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を添加することの阻害
事由になるとは認められない。
(2) したがって，原告の取消事由２の主張は理由がない。
３　取消事由３（本件発明と引用発明との相違点（２）についての判断の誤り）
について
(1) 原告は，魚のアルカリ性ホスファターゼは，魚の消化管のｐＨでは有効に
活性を発揮できないと考えられ，魚種ごとに消化管ｐＨ，温度等がホスファターゼ
の作用条件下にあること，あるいは，これら各魚種のホスファターゼの基質特異性
等の酵素学的性質が明らかでなければ，本件発明の対象魚種において，Ｌ－アスコ
ルビン酸－２－リン酸エステルの塩が有効であるとはいえないと主張する。しかし
ながら，魚のアルカリ性ホスファターゼが魚の消化管のｐＨでは有効に活性を発揮
できないとの主張に理由がないことは，上記１(5)のとおりである。また，訂正明細
書（甲２）においては，実際に活性が確認されているのはニジマス及びハマチのみ
で，他の対象魚種については，消化管ｐＨ，温度等がホスファターゼの作用条件に
あることやホスファターゼの基質特異性等の酵素学的性質を明らかにすることな
く，生体外での加水分解活性を確認しただけで，ニジマス及びハマチと同様に生体
内でも活性があるものとみなして，特許請求の範囲に記載されたものと認められ
る。そうすると，魚種ごとに消化管ｐＨ，温度等がホスファターゼの作用条件にあ
ること，ホスファターゼの基質特異性等の酵素学的性質が明らかでなければ，本件
発明の対象魚種においてＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩が有効であ
るとはいえないという原告の主張は，魚種ごとにこれらの条件や性質を確認するこ
となく作成された訂正明細書の記載に反する主張であるから，採用できない。
(2) したがって，原告の取消事由３の主張も理由がない。
４　取消事由４（本件発明の顕著な作用効果の看過）について
(1) 原告は，本件発明は，刊行物ａ（甲３）を含め，従来知られた，極めて多
数のＬ－アスコルビン酸誘導体（甲３０）の中から，魚の餌の配合剤として，極め
て有効なＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩を選択したものに相当する
から，選択発明として進歩性が認められるべきであると主張する。しかしながら，
本件発明と引用発明の一致点として，「『有効成分としてＬ－アスコルビン酸－２
－リン酸エステルの塩を含有する，アスコルビン酸活性を有する養魚用飼料』であ
る点」（審決謄本１１頁最終段落）を認定した審決に誤りがないことは上記１のと
おりであり，そうである以上，本件発明は，多数の誘導体の中から特定の誘導体を
選択したものということはできず，原告の上記主張は失当である。
(2) 原告は，残存率が高くても有効なＬ－アスコルビン酸活性を示さないビタ
ミンＣ誘導体があるから，本件発明の効果について，Ｌ－アスコルビン酸－２－リ
ン酸エステルのマグネシウム塩の耐熱性，耐酸化性に基づく高い残存率によるもの
であり，刊行物ａ（甲３）の記載から当業者が容易に予測できるとした審決の判断
は誤りであると主張する。しかしながら，アスコルビン酸の２－ホスフェートの塩
類は，熱安定性が高いことが刊行物ａに記載されているのであるから，加熱加圧工
程を経ても，なお残存率が高いことは，容易に予測できることであり，また，刊行
物ａの記載及び技術常識から，魚の消化管でアスコルビン酸に分解されて有効に利
用されることが読み取れる以上，本件発明の効果は，当業者に予測できる範囲内の
ものというほかはない。
(3) 原告は，アスコルビン酸－２－リン酸エステルマグネシウム塩の要求量は
アスコルビン酸に比して著しく低いが，ビタミンＣとしての活性はむしろ高いとも
主張する。しかしながら，ある発明が，特定の引用発明に基づき進歩性を有するか
否かを検討する際に参酌される効果は，当該引用発明と比較した有利な効果である
と解すべきである。刊行物ａには「Ｌ－アスコルベート－２－ホスフェートの塩を
含有する魚の飼の補充剤」が記載されていると認定できる以上，この点において，
本件発明は引用発明と一致しているのであるから，「Ｌ－アスコルビン酸２－ホス
フェートの塩」をアスコルビン酸と比較した効果を論じても，引用発明と比較した
効果とはいえず，本件発明の進歩性を裏付けるものとなり得ないことは明らかであ
る。
(4) さらに，原告は，本件発明は，特定の対象魚に対して，Ｌ－アスコルビン
酸－２－リン酸エステルの塩がアスコルビン酸活性を奏するものであって，この効
果は当業者が予測できないものであり，Ｌ－アスコルビン酸誘導体を使用するもの
として，水産養殖史上初めて商業的成功を収めたものであるとも主張する。しかし
ながら，引用発明として，「有効成分としてＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エス
テルの塩類を含有する，アスコルビン酸活性を有する魚の餌の補充剤」（審決謄本
８頁第２段落）を認定した審決に誤りがないことは，上記１のとおりであり，そう
である以上，本件発明は，養殖魚としてよく知られたニジマス及びハマチについて
この効果を確認をしたというにすぎないというべきであり，当業者にとって予測で
きない効果であるとはいえない。また，商業的成功には，通常様々な要因が関与し
ており，商業的に成功したということのみで本件発明の進歩性を肯定することはで
きない。
(5) したがって，原告の取消事由４の主張も理由がない。
５　以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，他に審決を取り
消すべき瑕疵は見当たらない。
　　　よって，原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし，主文のとお
り判決する。
　　　　　東京高等裁判所知的財産第２部
　　　　　　　　　　　裁判長裁判官 　　　篠　　原　　勝　　美
　　　 　　　　裁判官 　　 　岡　　本　　　　　岳
　　 　　　　裁判官 　　 　早　　田　　尚　　貴