平成15(行ケ)277審決取消請求事件

平成１５年（行ケ）第２７７号　審決取消請求事件（平成１６年６月１４日口頭弁
論終結）
　　　　　　　　　　判　　　　　　　　　　　決
　　　　　　　原　　　　　　告　　　理想科学工業株式会社
　　　　　　 訴訟代理人弁護士　　　田中成志
同　　　　　　　　　　平出貴和
同　　　　　　　　　　長尾二郎
同　　　　　　　　　 板井典子
同　　　　弁理士　　　井出正威
同　　　　　　　　　　野上晃
　　　　　　　被　　　　　　告　　　特許庁長官　小川洋
　　　　　　　指定代理人　　　　　　小澤和英
　　　　　　　同　　　　　　　　　　津田俊明
同　　　　　　　　　　番場得造
同　　　　　　　　　　大野克人
同　　　　　　　　　　立川功
同　　　　　　　　　　伊藤三男
　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　　　文
　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　特許庁が不服２００２－３７３５号事件について平成１５年５月１９日にし
た審決を取り消す。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
　原告は，平成３年１月２３日，発明の名称を「感熱孔版原紙」（後に「孔版
原紙の製造方法」と補正）とする特許出願（平成３年特許願６５０９号，以下「本
件出願」という。）をしたが，平成１４年１月２９日に拒絶の査定を受けたので，
同年３月４日，これに対する不服の審判の請求をした。
　特許庁は，同請求を不服２００２－３７３５号事件として審理した結果，平
成１５年５月１９日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その
謄本は，同月２９日，原告に送達された。
２　本件出願の願書に添付した明細書（平成１２年２月１４日付け及び平成１４
年４月３日付け各手続補正書による補正後のもの。以下，願書に添付した図面と併
せて，「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の【請求項１】記載の発明（以
下「本願発明」という。）の要旨
　熱可塑性樹脂フィルムと多孔性支持体とを貼り合わせた感熱孔版原紙をサー
マルヘッドによって感熱製版する孔版原紙の製版方法において，前記感熱孔版原紙
として，前記サーマルヘッドの主走査ピッチと副走査ピッチの積で求められる面積
と同じか，またはこれよりも小さい繊維間空隙面積の総和が，全繊維間空隙面積の
総和の８０％以上を占める薄葉紙を多孔性支持体とし，前記熱可塑性樹脂フィルム
の厚さが１０μｍ以下である感熱孔版原紙を用いることを特徴とする孔版原紙の製
版方法。
３　審決の理由
審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，本願発明は，特願平２－４０５７
６０号（平成２年１２月２５日出願，平成４年８月１２日出願公開，特開平４－２
２１６９８号，以下「先願」という。）の願書に最初に添付した明細書（甲３，以
下「先願明細書」という。）に記載された発明（以下「先願発明」という。）と同
一であり，しかも，先願発明をした者が本願発明の発明者と同一の者でなく，か
つ，本件出願の時にその出願人と先願の出願人とが同一の者でないから，特許法２
９条の２の規定により特許を受けることができないとした。
第３　原告主張の審決取消事由
１　審決は，相違点１に関する判断を誤った（取消事由）結果，本願発明は先願
発明と同一であるとの誤った結論に至ったものであるから，違法として取り消され
るべきである。
２　取消事由（相違点１の判断の誤り）
　審決は，本願発明と先願発明との相違点１として認定した，「薄葉紙につい
て，前者が，サーマルヘッドの主走査ピッチと副走査ピッチの積で求められる面積
と同じか，またはこれよりも小さい繊維間空隙面積の総和が，全繊維間空隙面積の
総和の８０％以上を占めるのに対し，後者はこれらのことが定かでない点」（審決
謄本４頁，＜相違点１＞）について，実質的な相違点とはいえないと判断したが，
誤りである。
(1)　審決の判断の誤り（その１）
ア　審決は，「先願発明の薄葉紙の開孔・・・に係る意義に最も適う開孔
は，当然に適度な小ささの開孔面積付近のものが大多数を占め，この範囲からのば
らつきは極力抑えられているものであるから，その平均開孔面積は該適度な小ささ
の開孔面積付近の範囲にあると考えられ，換言すれば，大多数を占める該適度な小
ささの開孔面積は先願発明における平均開孔面積６００～１，４００μ２・・・付近
にあるということができ，この６００～１，４００μｍ２付近の値に対して，上記４
０３２μｍ２は相当に乖離しており，上記意義に照らせば４０３２μｍ２より大きい
ものが望ましくないことは明らかであり，この点では本願発明と同様といえる」
（審決謄本５頁第３段落）とした上，さらに，「仮に，本願発明の薄葉紙の実際の
製造において，上記製造条件により現実に４０３２μｍ２より大きい空隙が１つも生
じないように制御できるとか，あるいは，現実には４０３２μｍ２より大きい空隙が
生じてしまうとしても，４０３２μｍ２以下の空隙の総和面積の全総和面積に占める
割合を上記『８０％以上』に確実に制御できるとした場合には，先願発明の薄葉紙
の実際の製造においても，同様の制御ができないという理由はなく，しかも，上述
したように，４０３２μｍ２より大きいものは望ましくないのであるから，本願発明
に係る上記のような制御を満たす制御は当然になされ得ることといえる」（同頁下
から第２段落），「また仮に，本願発明の薄葉紙の実際の製造において，現実には
４０３２μｍ２以下の空隙の総和面積の全総和面積に占める割合を上記『８０％以
上』に確実には制御できないとした場合には，製造された薄葉紙には該『８０％以
上』を満たすものと満たしていないものとが含まれ，その中から該満たしているも
のを選択することになるのであるが，先願発明の薄葉紙の実際の製造においても，
同様に該『８０％以上』を満たすものと満たしていないものとが製造され得ると考
えられ，その場合には，上述したように，４０３２μｍ２より大きいものは望ましく
ないのであるから，当然に該満たすものの中から上記意義により適うものが選択さ
れることになるものである」（同頁最終段落～６頁第１段落）として，「これらの
ことから，先願発明における薄葉紙には，走査ピッチ面積以下のものの総和面積が
全総和面積の８０％以上を占めるものが含まれるといえる」（同頁第２段落）と判
断した。
　しかしながら，薄葉紙の繊維間空隙面積（開孔面積）が「４０３２μｍ２
より大きいものが望ましくない」との知見は，先願発明においては全く認識されて
おらず，先願明細書（甲３）にも，そのような記載は存在しないから，審決の上記
判断は誤りである。
イ　そもそも，紙は，製造方法の原理上，不均質なものにならざるを得ず，
これが印字などの各種用途における品質上の課題となっている（甲６の２１３頁下
から第２段落）。紙の坪量（単位面積当たりの質量）については，縦方向，横方向
あるいは幅方向に大きな変動があり（同２１５頁の各図），紙の坪量変動は，市販
の紙に対して多くの人が考えているよりもはるかに不均質である（同２２３頁下か
ら第２段落）。また，紙の中の空隙には，断面積が極めて微小なものから，かなり
大きなＶｏｉｄ（孔）といわれるものまであり（同３４７頁最終段落），紙の連通
孔の孔径分布のばらつきは極めて大きい（同３６３頁第１８－１２図，３６４頁第
１段落，甲７の９４頁図４，同頁右欄第２段落～９５頁左欄第４段落）。さらに，
紙の空隙の分布は，大きな半径の領域において余分のピークを伴った幅広の分布を
示すものである（甲８の２２９頁，Fig.1.，同訳文４頁下から第２段落）。薄葉紙
の空隙分布もこれと同様である（甲４）。
ウ　本願発明と先願発明は，上記イのような紙の不均質性を共通の課題とす
るものの，その解決手段は全く異なっている。
　本願発明は，薄葉紙の繊維間空隙面積がサーマルヘッドの主走査ピッチ
と副走査ピッチの積で求められる面積（以下「走査ピッチ面積」という。）以下で
ある場合に，孔版原紙に確実に独立穿孔が形成されるため，きれいな印刷ができる
ことに着目したものであり，走査ピッチ面積と同じか，又はこれよりも小さい繊維
間空隙面積の総和が，全繊維間空隙面積の８０％以上を占める薄葉紙を多孔性支持
体としたものである。これに対し，先願発明においては，単に，薄葉紙の開孔のば
らつきが極力抑えられているというにすぎず，孔版原紙に独立穿孔を形成するとい
う目的も，それを実現するための方法も何ら開示されていない。
エ　審決は，上記のとおり，薄葉紙の繊維間空隙面積（開孔面積）が「４０
３２μｍ２より大きいものが望ましくない」ことは，本願発明のみならず，先願発明
においても同様であると判断したが，「４０３２μｍ２より大きいものが望ましくな
い」という知見は，サーマルヘッドの走査ピッチ面積と薄葉紙の繊維間空隙面積と
の関係に着目した，本願発明独自の技術内容である。すなわち，当該知見は，本件
明細書（甲２の１）の図３に示されるように，感熱孔版原紙の支持体繊維６の空隙
がサーマルヘッドの主走査ピッチと副走査ピッチの積で求められる面積，すなわち
走査ピッチ面積（４００ｄｐｉの場合には約４０３２μｍ２）よりも広い場合，フィ
ルムを支える支持体がないため，フィルムとサーマルヘッドとの密着性が悪くな
り，サーマルヘッドの熱がフイルムに十分伝わらず，不十分な穿孔となったり，未
穿孔となったりすることがあり，他方，フィルムとサーマルヘッドとの密着性をよ
くした場合には，穿孔ドットの広がりを制御すべき支持体繊維が存在しないため，
今度は，穿孔ドットが大きくなり，隣接ドットとつながって連結穿孔になり，印刷
画像に不具合を起こす（段落【０００４】～【０００５】参照）という知見を得て
初めて認識されるものである。これに対し，先願発明においては，紙における空隙
の不均質性について，単に，「ばらつき」を極力抑えるという技術的思想が示さ
れ，また，単に，空隙の大きいものは望ましくないという技術的思想が示されてい
るにすぎない。
　換言すれば，本願発明は，従来の，単に「ばらつき」を極力抑えるとい
う定性的な改良ではなく，サーマルヘッドの走査ピッチ面積との関係で定量的に独
立穿孔の形成の制御を可能にするという技術的思想を示すものであり，本願発明
は，紙の不均質性に対し，走査ピッチ面積の大きさを基準として考えるというメル
クマールを提示した点において，まず，先願発明と相違する。また，より具体的に
は，本願発明では，走査ピッチ面積と同じか，又はこれよりも小さい繊推間空隙面
積の総和が，全繊維間空隙面積の総和の８０％以上を占める薄葉紙を多孔性支持体
としたことで，特に大きな空隙面積のものが少ないように制御することが特徴であ
る。これは，上記イのとおり，紙の空隙の分布が，大きな半径の領域において余分
のピークを伴うことに着目し，これを低減させる技術であり，ただ漫然と空隙の大
きさを小さくし，又は，ばらつきをなくすように制御するという先願発明の技術的
思想とは異なる。
オ　被告は，先願発明の趣旨からみて，先願発明がねらいとする小さな開孔
面積が１４００μｍ２付近以下にあるといってよいことは明らかであり，また，先願
発明における「標準偏差１８００μｍ２以下」の「以下」についても，標準偏差は小
さければ小さいほど好ましいことを意味していることは明らかである旨主張する
が，失当である。
　まず，先願発明においては，平均開孔面積（６００～１４００μｍ２）を
超える標準偏差（１８００μｍ２）が規定されている。すなわち，実際には，大きな
開孔が多く存在していたはずであるのに，その点を被告は全く考慮していない。
　また，そもそも，本願発明は，被告が自認するとおり，先願発明がねら
いとする小さな開孔面積からみれば「論外のもの」である４０３２μｍ２を一つのメ
ルクマールとして，これより開孔面積の大きいものが２０％より少なければよいと
しているのである。本願発明のように走査ピッチ面積である４０３２μｍ２より大き
いものを除くか，それとも，先願発明のように，１４００μｍ２という平均値を設定
した上で，全体としてその範囲に納まるようにするかは，技術的思想として大きく
異なるというべきである。
(2)　審決の判断の誤り（その２）
ア　審決は，先願発明に係る実施例４（平均開孔面積７１０μｍ２，開孔面積
の標準偏差８２０μｍ２）を基に数学的検討を行い，「上記４０３２μｍ２より大き
い開孔面積の総和が占める割合は０．０１２％にも満たないものである」（審決謄
本６頁第４段落）とした上，「先願明細書に記載された薄葉紙に係るデータからみ
て，先願発明における薄葉紙に走査ピッチ面積以下のものの総和面積が全総和面積
の８０％以上を占めるものが実質的に含まれるであろうことの蓋然性はきわめて高
いということができる」（同７頁第３段落）と判断したが，誤りである。
イ　審決は，まず，薄葉紙の空隙分布が正規分布になると仮定して，上記の
数学的検討を行っているが，薄葉紙の空隙分布は正規分布とはならないので，誤り
である。
　さらに，審決は，薄葉紙の空隙面積のばらつきは正規分布とはならない
としても，「製造された全てにおいて，４０３２μｍ２より大きいものの総和面積の
全総和面積に占める割合が必ず２０％以上になるとは到底言い難く，むしろ，該２
０％以上になるものはきわめて少数であると考えられる」（審決謄本６頁下から第
２段落）とするが，これは，紙の空隙の分散は極めて大きいという上記(1)イの技術
常識に反するものである。紙の空隙は，空隙半径の最大ピーク値の十数倍から３０
倍近くのところに余分のピークがある（甲８，９）。
　審決の上記判断は，紙の空隙面積のばらつきが極めて大きいことを看過
したものであって，誤りである。
ウ　被告は，負領域部分は非算入で計算したとするが，負領域部分を非算入
にしたとすれば，そもそも正規分布に従って計算したことにはならないから，その
点でも審決の上記判断は誤りである。
(3)　審決の判断の誤り（その３）
ア　審決は，先願発明に係る実施例４に基づき，「空隙が特定の面積Xと４０
３２μｍ２のみに集中して分布し，平均開孔面積が７１０μｍ２であり，４０３２μ
ｍ２のものの総和面積が全総和面積の丁度２０％になっているモデル」（審決謄本６
頁最終段落）を想定した上，数学的検討を行い，上記仮想モデルにおける標準偏差
が６３３μｍ２であって，実施例４の標準偏差８２０μｍ２よりは小さいが相当程度
近い値であること等を根拠に，「先願明細書に記載された薄葉紙に係るデータから
みて，先願発明における薄葉紙に走査ピッチ面積以下のものの総和面積が全総和面
積の８０％以上を占めるものが実質的に含まれるであろうことの蓋然性はきわめて
高いということができる」（同７頁第３段落）と判断したが，誤りである。
イ　審決が想定したモデルは，５８９μｍ２と４０３２μｍ２との面積の空隙
を有することが前提となっているが，実際のモデルではその間にも多くの面積の空
隙があるはずである。そして，実際の紙の空隙の分布は，このモデルのような簡単
な分散の小さいものではなく，空隙半径の最大ピーク値の十数倍から３０倍（面積
にして数百倍）もの大きなところにピークがあるようなばらつきを有するものであ
る。平均と標準偏差が同じでも，紙の空隙がどのようになっているかの理解によっ
て，空隙分布としてどのようなものを考えるかが異なってくるのであり，その点の
理解が誤っている以上，審決の上記判断の誤りは明らかである。
むしろ，甲４の実験成績証明書の薄葉紙Ａや，甲１１のシミュレーショ
ン結果に示されるように，その場合でも，開孔面積が４０３２μｍ２より大きいもの
の総和面積の全総和面積に占める割合は２０％を超えると考えるのが自然であり，
また少なくとも４０３２μｍ２より大きいものの総和面積の全総和面積に占める割合
が２０％を超えるものが存在し得ることは明らかである。
ウ　被告は，実際の分布を想定した場合には，標準偏差を大きくするように
作用する旨主張する。しかし，この場合，標準偏差も大きくなるが，同時に，平均
値も大きくなるので，その想定モデルは，もはや先願明細書の実施例４に基づくモ
デルではない。このように，審決がそのモデルに基づいて想定した実際の分布とい
うものは，先願明細書の実施例４に基づいたものではない。
(4)　審決の判断の誤り（その４）
ア　本願発明と先願発明の同一性の判断に当たっては，「走査ピッチ面積以
下のものの総和面積が全総和面積の８０％以上を占める薄葉紙を多孔性支持体とす
る」ことの技術的意義を検討した上，そのことに技術的意義が存することにより，
本願発明が先願発明に比して格別の優れた作用効果を奏するものであるときには同
一性を否定すべきである。本願発明は，「走査ピッチ面積以下のものの総和面積が
全総和面積の８０％以上を占める薄葉紙を多孔性支持体とする」ことによって，本
件明細書（甲２の１，２）に，「フイルムの穿孔形状が目的とする画像に忠実な微
細なものとなり，連結のない独立した穿孔形状となるので，解像性に優れ，特に裏
写りが極端に少ない印刷画像を得ることができる」（段落【００２６】）と記載さ
れているとおりの顕著な作用効果を見いだしたものであるから，先願発明と同一で
はないというべきである。
　しかしながら，審決は，本願発明における「走査ピッチ面積以下のもの
の総和面積が全総和面積の８０％以上を占める薄葉紙を多孔性支持体とする」こと
の技術的意義を何ら検討していない。
イ　他方，先願明細書（甲３）には，上記のとおり，本願発明の「走査ピッ
チ面積以下のものの総和面積が全総和面積の８０％以上を占める薄葉紙を多孔性支
持体とする」という数値範囲を満たす具体的数値についての開示はなく，「平均開
孔面積６００～１４００μｍ２」，「開孔面積の標準偏差１８００μｍ２以下」とい
うものが開示されているにすぎない。これに対し，本願発明は，「走査ピッチ面積
以下のものの総和面積が全総和面積の８０％以上を占める薄葉紙を多孔性支持体と
する」ものであって，先願発明の「平均開孔面積６００～１４００μｍ２」，「開孔
面積の標準偏差１８００μｍ２以下」のものは，本願発明の範囲内のものとはいえな
い。
ウ　本願発明と先願発明との同一性の判断に当たっては，先願発明におい
て，「走査ピッチ面積以下のものの総和面積が全総和面積８０％以上を占める薄葉
紙を多孔性支持体とする」との要件を満たすものがあり，それが本願発明と重なる
ということを示せば十分であるというものではない。
　先願発明が規定する「平均開孔面積６００～１４００μｍ２」，「開孔面
積の標準偏差１８００μｍ２以下」のものは，本願発明の実施例を含む可能性がある
としても，比較例を多く含むものである。そして，本願発明の「走査ピッチ面積以
下のものの総和面積が全総和面積の８０％以上を占める薄葉紙を多孔性支持体とす
る」ものについて，顕著な作用効果があることは上記アのとおりである。そうする
と，先願発明が規定する「平均開孔面積６００～１４００μｍ２」，「開孔面積の標
準偏差１８００μｍ２以下」のものの中に，本願発明の「走査ピッチ面積以下のもの
の総和面積が全総和面積８０％以上を占める薄葉紙を多孔性支持体とする」の条件
を満たすものがあるとしても，本願発明と先願発明との同一性は肯定されないとい
うべきである。
第４　被告の反論
１　審決の認定判断は正当であり，原告の取消事由の主張は理由がない。
２　取消事由（相違点１の判断の誤り）について
(1)　審決の判断の誤り（その１）について
　原告は，繊維間空隙面積（開孔面積）が「４０３２μｍ２より大きいものが
望ましくない」との知見は，先願発明においては全く認識されておらず，先願明細
書（甲３）にも，そのような記載は存在しない旨主張する。
　しかしながら，先願発明は，「感熱孔版原紙に用いる薄葉紙」について，
「開孔面積を小さくしかもばらつきを少なくすることにより，良質の画像性が得ら
れる」（段落【０００５】）ようにすることを目的とする発明である。そのような
先願発明において，平均開孔面積を６００～１，４００μｍ２にすると規定した上，
更には「平均開孔面積が１，４００μ２（注，μｍ２に同じ。以下「μｍ２」と表記す
る。）よりも大きいとインキの出方が不均一となり，画像の欠落部，不鮮明な箇所
が発生する」（段落【０００７】）としているのであるから，先願発明がねらいと
する小さな開孔面積が１４００μｍ２付近以下にあるといってよいことは明らかであ
る。また，標準偏差１８００μｍ２以下の「以下」についても，「薄葉紙の空隙
を・・・極力均一にする必要がある」（段落【０００６】）との記載の趣旨からし
て，標準偏差は小さければ小さいほど好ましいことを意味していることは明らかで
ある。すなわち，先願発明では，開孔面積を極力１４００μｍ２付近以下にすること
が意識されているものである。
　そして，上記のように，先願発明においては，開孔面積を極力１４００μ
ｍ２付近以下にすることが意識され，かつ，平均開孔面積が１４００μｍ２よりも大
きいとインクの出方が不均一になるとの問題意識もあるのであるから，代表的に用
いられている走査ピッチ面積であり，かつ，１４００μｍ２から相当にかい離した４
０３２μｍ２は，先願発明がねらいとする小さな開孔面積からみれば，薄葉紙の開孔
面積として論外のものであることは当然である。それゆえに，審決は，走査ピッチ
面積が「４０３２μｍ２より大きいものが望ましくないことは明らか」（審決謄本５
頁第３段落）であるとしているのであって，この判断に誤りはない。
(2)　審決の判断の誤り（その２）について
　原告は，審決が，薄葉紙の空隙分布が正規分布になると仮定して数学的検
討を行っている点を論難するが，審決は，正規分布であれば，各開孔面積までの総
和が全開孔面積の総和に占める割合の計算が容易であるから，試みに，正規分布で
計算した場合の４０３２μｍ２より大きい開孔面積の総和が占める割合が，本願発明
が同割合について上限としている２０％とそん色ない値となるかどうかを調査した
にすぎない。同調査の結果，仮に計算値が２０％とそん色ない値であるならば，薄
葉紙の実際の空隙分布が正規分布となるとは限らないことから，先願発明の実施例
とされている薄葉紙であっても，上記割合が本願発明の上限値を超える蓋然性が相
当程度あるといえるが，計算値が２０％を大きく下回るのであれば，上記割合が本
願発明の上限値を超える蓋然性は低いということができる。
　そして，計算（負領域分は非算入）の結果，「４０３２μｍ２より大きい開
孔面積の総和が占める割合は０．０１２％にも満たないものである」（審決謄本６
頁第４段落）ことが判明したこと（計算過程は乙４）から，「同じ平均値と標準偏
差であっても実際の分布は種々あり得る」（同下から第２段落）ことを当然の前提
とした上で，「仮に正規分布をとらないようなものが製造されることがあったとし
ても・・・該２０％以上になるものはきわめて少数であると考えられる」（同）と
判断したものであって，審決のこの判断に誤りはない。
　本願発明は，いわゆる特殊パラメータによる数値限定発明であるが，公知
発明又は先願発明との同一性の有無が確率的要素に支配される場合，ほとんど確実
に同一となるものを，数学的に同一といえないというだけの理由で，異なる発明と
認定しなければならないとすれば，ほとんどすべての特殊パラメータによる数値限
定発明の同一性を肯定できないことになる。換言すれば，特殊パラメータによる数
値限定という衣をかぶせることによって特許を受けることができることになってし
まい，それが，特許法２９条又は同法２９条の２の規定の趣旨に反することは明ら
かである。
(3)　審決の判断の誤り（その３）について
　原告は，審決が，５８９μｍ２と４０３２μｍ２との面積の空隙を有するモ
デルを想定したことを論難するが，審決は，想定したモデルが「単に数学的なもの
であって現実にはあり得ないモデル」（審決謄本７頁初行）であることを踏まえた
上で，そのモデルを最小の標準偏差を調査するために用いたにすぎない。実際の分
布においては，モデルとは異なり，５８９μｍ２と４０３２μｍ２以外の面積の空隙
があることは原告主張のとおりであるが，その場合，審決が「実際には５８９～４
０３２μｍ２にも，さらには４０３２μｍ２以上にもばらついて空隙が存在している
と考えられ，そのようなものにおいて４０３２μｍ２より大きいものの総和面積の全
総和面積に占める割合が２０％以上である場合には，その標準偏差は８２０μｍ２に
収まらない」（同頁第２段落）と説示するように，標準偏差を大きくするように作
用する。
　要するに，先願発明の実施例の薄葉紙において，４０３２μｍ２より大きい
開孔面積の総和の全開孔面積に占める割合が２０％以上となるのは，審決が想定し
たモデルや，原告提出のシミュレーション結果（甲１１）に示されるような，現実
離れした特殊な分布でしかあり得ない。
(4)　審決の判断の誤り（その４）について
　原告は，本願発明と先願発明との同一性の判断に当たり，先願発明におい
て，「走査ピッチ面積以下のものの総和面積が全総和面積の８０％以上を占める薄
葉紙を多孔性支持体とする」との要件を満たすものがあり，それが本願発明と重な
るということを示せば十分であるというものではない旨主張する。
　しかしながら，先願発明にとって，４０３２μｍ２という大きさが相当にか
い離した論外なものであることからすれば，先願発明において採用される薄葉紙の
ほとんどは本願発明に係る薄葉紙の要件を満たすものであると認めるのが相当であ
り，この要件を満たさないものが採用され得る可能性があるとしても，むしろ，そ
の方が例外的であるというべきである。
　そして，４００ｄｐｉ（走査ピッチ面積４０３２μｍ２）は，本件出願当時
広く用いられており，本件明細書でも先願明細書でも，走査ピッチとして４００ｄ
ｐｉのみが記載されていることにかんがみれば，本件出願当時における感熱孔版印
刷においては，４００ｄｐｉを用いたときの感熱製版が最も重要度の高いものであ
ったといえる。すなわち，本願発明と先願発明とは，その実施例をみたときに，偶
々，重要度の低い部分で一部重なっているというようなものではなく，最も重要度
の高い部分で一致しているといえるのであり，そうであるからこそ，先願明細書に
走査ピッチ面積に着眼した記載がないとしても，本願発明は先願明細書に記載され
た発明と同一であるといわざるを得ない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由（相違点１の判断の誤り）について
　審決は，本願発明と先願発明との相違点１として認定した，「薄葉紙につい
て，前者が，サーマルヘッドの主走査ピッチと副走査ピッチの積で求められる面積
と同じか，またはこれよりも小さい繊維間空隙面積の総和が，全繊維間空隙面積の
総和の８０％以上を占めるのに対し，後者はこれらのことが定かでない点」（審決
謄本４頁，＜相違点１＞）について，実質的な相違点とはいえないと判断したとこ
ろ，原告は，上記判断は誤りである旨主張するので，以下，検討する（なお，原告
は，審決の先願発明の認定をも争っているので，以下においては，審決の相違点１
に関する判断の当否に先立ち，先願発明の認定の当否についても判断する。）。
(1)　本願発明の要旨は，上記第２の２のとおり，「熱可塑性樹脂フィルムと多孔
性支持体とを貼り合わせた感熱孔版原紙をサーマルヘッドによって感熱製版する孔
版原紙の製版方法において，前記感熱孔版原紙として，前記サーマルヘッドの主走
査ピッチと副走査ピッチの積で求められる面積（注，走査ピッチ面積）と同じか，
またはこれよりも小さい繊維間空隙面積の総和が，全繊維間空隙面積の総和の８０
％以上を占める薄葉紙を多孔性支持体とし，前記熱可塑性樹脂フィルムの厚さが１
０μｍ以下である感熱孔版原紙を用いることを特徴とする孔版原紙の製版方法」で
ある。そして，本件明細書（甲２の１，２）の発明の詳細な説明には，【発明が解
決しようとする課題】として，「しかしながら，上記従来技術に使用される感熱孔
版原紙の支持体は，画像性に関するインクの通過量と保持量だけを基準として選択
されており，フィルムの穿孔に対する影響については充分な考慮がなされておら
ず，穿孔が不十分な場合，またはデジタル穿孔がつながった連結穿孔によりインク
の通過量を制御しきれない場合が生じている」（段落【０００３】），「通常，感
熱孔版印刷機に使用されるサーマルヘッドは４００ｄｐｉといった非常に細かいド
ットピッチであるのに対し，支持体の繊維間空隙は，前記走査ピッチ面積以上の部
分が多く存在し，その空隙部では・・・フィルムとサーマルヘッドとの密着性が悪
くてサーマルヘッドの発熱がフィルムに充分伝わらないために，不十分な穿孔とな
るか，または全くの未穿孔となることが多い。一方・・・フィルムとサーマルヘッ
ドの密着性をよくして穿孔したとしても，穿孔ドットの広がりを制御すべき支持体
繊維が存在しないために，穿孔ドットが大きくなり，隣接ドットとつながって連結
穿孔となる場合がある」（段落【０００４】），「本発明の目的は，上記従来技術
の問題点を解決し，穿孔性がよく，インクの滲み等による，解像性の低下または裏
写りを防止して良好な印刷画像が得られる孔版原紙の製版方法を提供することにあ
る」（段落【０００７】），【課題を解決するための手段】として，「本発明者
は，感熱孔版原紙の支持体の平均空隙面積がインクの透過性を阻害しない範囲内に
あり，しかも個々の繊維間空隙面積がなるべく，使用するサーマルヘッドの走査ピ
ッチ面積以下になるようにすると，良好な印刷物が得られることに着目し，鋭意研
究の結果，感熱孔版原紙の多孔性支持体として，サーマルヘッドの走査ピッチ面積
以下の繊維間空隙面積の総和が全繊維間空隙面積の総和の８０％以上を占める薄葉
紙を用いた感熱孔版原紙を使用することにより，良好な孔版印刷物が得られること
を見出し，本発明に到達した」（段落【０００８】）と記載され，さらに，２種の
実施例（走査ピッチ面積以下の繊維間空隙面積の割合が８４．６％と８１．７％，
サーマルヘッドの走査ピッチは，いずれも４００ｄｐｉ）につき，３種の比較例
（同割合が７２．０％，７０．０％，５５．０％，サーマルヘッドの走査ピッチ
は，いずれも４００ｄｐｉ）と比較して，良好な印刷画像が得られたとされてい
る。
　以上によれば，本願発明は，熱可塑性樹脂フィルムと多孔性支持体とを貼
り合わせた感熱孔版原紙をサーマルヘッドによって感熱製版する孔版原紙の製版方
法において，感熱孔版原紙の支持体として用いる薄葉紙につき，その個々の繊維間
空隙面積の大きさに着目し，同空隙面積が一定範囲内に制御されたものを支持体と
して用いることによって，印刷物の画像性を向上させることを技術的思想の内容と
するものであり，その際，上記繊維間空隙面積の一定範囲を規定するパラメータと
して，「走査ピッチ面積と同じか，またはこれよりも小さい繊維間空隙面積の総和
が，全繊維間空隙面積の総和の８０％以上」という基準を採用したものであると理
解することができる。
(2)　他方，先願明細書（甲３）の発明の詳細な説明には，【産業上の利用分野】
として，「本発明は，感熱孔版原紙用薄葉紙に関するものである。更に詳しくは，
サーマルヘッド・・・などによって熱を受けることにより穿孔製版される感熱孔版
印刷用原紙の多孔性支持体として用いる薄葉紙に関するものである」（段落【００
０１】），【発明が解決しようとする課題】として，「従来技術による薄葉紙には
次のような欠点があった。即ち，開孔面積が大きくかつそのばらつきが大きいた
め，インキの通過性が不均一であり，インキが出過ぎた箇所は裏移り（重ねられた
印刷物の裏にインクがつく）となり，インキが出ない箇所は白ぬけ又はぼそつきと
なって鮮明な画像が得られない」（段落【０００４】），「本発明者は感熱孔版原
紙に用いる薄葉紙の前記欠点を改良すべく鋭意研究を重ねた結果，平均径の小さな
繊維を使用することによって開孔面積を小さくしかもばらつきを少なくすることに
より，良質の画像性が得られることを見い出した」（段落【０００５】），【課題
を解決するための手段】として，「本発明は，平均開孔面積６００～１，４００μ
ｍ２，開孔面積の標準偏差１，８００μｍ２以下，開孔率１５～４０％であることを
特徴とする感熱孔版原紙用薄葉紙である。・・・インキをフィルムの孔から均一に
押し出すためには好ましい長さ・・・の細い繊維を使用して繊維本数を増やし，そ
の繊維を均一に分散させることにより薄葉紙の空隙を適度に細分化し，しかも極力
均一にする必要がある。具体的には平均開孔面積が６００～１，４００μｍ２，開孔
面積の標準偏差が１，８００μｍ２以下，開孔率が１５～４０％であり，好ましく
は，平均開孔面積７００～１，２００μｍ２，開孔面積の標準偏差１，２００μｍ２
以下，開孔率１８～３０％である」（段落【０００６】）と記載され，さらに，
【実施例】として，「サーマルヘッド試験用印字装置・・・に発熱素子密度４００
ドット／インチのサーマルヘッド・・・を搭載し，２ｍｍ四方の細かい文字と１ド
ットおよび２ドットで形成される細線と５０ｍｍ四方の黒ベタ部が印刷できるパタ
ーンを最適製版感度にて製版し，全自動ディジタル孔版印刷機・・・にて印刷し
た。印刷物を目視判定にて評価を行った」（段落【００１０】）と記載され，走査
ピッチが４００ｄｐｉのサーマルヘッドを使用して製版した４種の実施例につき，
３種の比較例と比較して，画像性が良好であったとされている。
　以上によれば，先願明細書には，「熱可塑性樹脂フィルムと多孔性支持体
とを貼り合わせた感熱孔版原紙をサーマルヘッドによって感熱製版する孔版原紙の
製版方法において，前記感熱孔版原紙として，平均開孔面積が６００～１４００μ
ｍ２，開孔面積の標準偏差が１８００μｍ２以下，かつ，開孔率が１５～４０％の薄
葉紙を多孔性支持体とした感熱孔版原紙を用いることを特徴とする孔版原紙の製版
方法」の発明（以下，「先願発明」というときには，この発明を指す。）が記載さ
れているものと認められ，これと同旨の審決の認定（審決謄本３頁下から第２段
落）に誤りはない。
　また，上記のような先願明細書の記載からすれば，先願発明は，本願発明
と同様，熱可塑性樹脂フィルムと多孔性支持体とを貼り合わせた感熱孔版原紙をサ
ーマルヘッドによって感熱製版する孔版原紙の製版方法において，感熱孔版原紙の
支持体として用いる薄葉紙の個々の開孔面積（繊維間空隙面積）の大きさに着目
し，同開孔面積が一定範囲内に制御されたものを支持体として用いることによっ
て，印刷物の画像性を向上させることを技術的思想の内容とするものであり，その
際，上記一定範囲を規定するパラメータとして，「平均開孔面積が６００～１４０
０μｍ２，開孔面積の標準偏差が１８００μｍ２以下」という基準を採用したもので
あると理解することができる。
(3)　次に，本願発明と先願発明とを対比すると，両者は，「熱可塑性樹脂フィル
ムと多孔性支持体とを貼り合わせた感熱孔版原紙をサーマルヘッドによって感熱製
版する孔版原紙の製版方法において，前記感熱孔版原紙として，薄葉紙を多孔性支
持体とした感熱孔版原紙を用いることを特徴とする孔版原紙の製版方法」（審決謄
本３頁最終段落～４頁第１段落）で一致し，①「薄葉紙について，前者が，サーマ
ルヘッドの主走査ピッチと副走査ピッチの積で求められる面積と同じか，またはこ
れよりも小さい繊維間空隙面積の総和が，全繊維間空隙面積の総和の８０％以上を
占めるのに対し，後者はこれらのことが定かでない点」（審決謄本４頁，＜相違点
１＞）及び②「熱可塑性樹脂フィルムの厚さについて，前者が１０μｍ以下である
のに対し，後者は定かでない点」（同＜相違点２＞）において一応相違するものと
認められる。
　換言すれば，本願発明と先願発明とは，いずれも，熱可塑性樹脂フィルム
と多孔性支持体とを貼り合わせた感熱孔版原紙をサーマルヘッドによって感熱製版
する孔版原紙の製版方法において，感熱孔版原紙の支持体として用いる薄葉紙の個
々の繊維間空隙面積（開孔面積）の大きさに着目し，同空隙面積が一定範囲内に制
御されたものを支持体として用いることによって，印刷物の画像性を向上させるも
のであるという点において，技術的思想が共通するものであり，他方，上記相違点
１のとおり，薄葉紙の構成に関する当該「一定範囲」を規定するパラメータの採り
方については，一応の差異が認められるものであるということができる（なお，こ
のほかに，熱可塑性樹脂フィルムの厚さに関する上記相違点２があるが，それが実
質的な相違点とならないことは審決の判断するとおりである。）。
(4)　進んで，薄葉紙の構成に関する上記相違点１が，本願発明と先願発明との実
質的な相違点ということができるか否かについて検討する。
ア　上記(1)及び(2)のとおり，本願発明も先願発明も，専ら走査ピッチが４
００ｄｐｉのサーマルヘッドのみを用いた比較実験により，当該発明を導き出した
ものであることが認められるから，先願発明が薄葉紙の構成について規定する「平
均開孔面積が６００～１４００μｍ２，開孔面積の標準偏差が１８００μｍ２以下」
との基準は，走査ピッチが４００ｄｐｉのサーマルヘッドを用いた場合に適合する
ことは疑いない。その場合，走査ピッチ面積は約４０３２μｍ２である（１インチ／
４００ドット＝６３．５μｍ，６３．５μｍ×６３．５μｍ＝４０３２．２５μｍ２
）から，本願発明の「走査ピッチ面積と同じか，またはこれよりも小さい繊維間空
隙面積の総和が，全繊維間空隙面積の総和の８０％以上を占める」との要件は，具
体的には，「約４０３２μｍ２以下の繊維間空隙面積の総和が，全繊維間空隙面積の
総和の８０％以上を占める」ことを意味することになる。
　以上を前提に，サーマルヘッドの走査ピッチが４００ｄｐｉの場合につ
いて，両発明の薄葉紙の構成を比較すると，本願発明のものは，「約４０３２μｍ２
以下の繊維間空隙面積の総和が，全繊維間空隙面積の総和の８０％以上を占める」
ものであるのに対し，先願発明のものは，「平均開孔面積が６００～１４００μｍ２
，開孔面積の標準偏差が１８００μｍ２以下」のものであるということになるから，
文言上，抽象的には，この両者の数値範囲が，重なり合う部分を有することは明ら
かである（現実には存在しないであろう仮想モデルとしてではあるが，例えば，薄
葉紙の繊維間空隙面積ないし開孔面積がすべて１０００μｍ２である場合を想定する
ことができる。）。
　そうすると，本願発明と先願発明とは，上記のとおり，熱可塑性樹脂フ
ィルムと多孔性支持体とを貼り合わせた感熱孔版原紙をサーマルヘッドによって感
熱製版する孔版原紙の製版方法において，感熱孔版原紙の支持体として用いる薄葉
紙の個々の繊維間空隙面積（開孔面積）の大きさに着目し，同空隙面積が一定範囲
内に制御されたものを支持体として用いることによって，印刷物の画像性を向上さ
せるものであるという点において，技術的思想が共通するものであり，薄葉紙の構
成に関する当該「一定範囲」を規定するパラメータについて差異が認められるにす
ぎないものであると理解されるところ，実際には，両者が主として念頭に置く，サ
ーマルヘッドの走査ピッチが４００ｄｐｉである場合について，当該「一定範囲」
を規定するパラメータ自体が重なり合うというのであるから，他に特段の事情のな
い限り，本願発明と先願発明とは，その発明としての構成において同一であるとい
うほかはなく，上記相違点１は，両発明の実質的な相違点とはならないというべき
である。
イ　これに対し，原告は，本願発明は，薄葉紙の繊維間空隙面積が走査ピッ
チ面積以下である場合に，孔版原紙に確実に独立穿孔が形成されるため，きれいな
印刷ができることに着目したものであり，走査ピッチ面積と同じか，又はこれより
も小さい繊維間空隙面積の総和が，全繊維間空隙面積の８０％以上を占める薄葉紙
を多孔性支持体とし，サーマルヘッドの走査ピッチ面積との関係で定量的に独立穿
孔の形成の制御を可能にするという技術的思想を示すものであるのに対し，先願発
明は，単に，薄葉紙の開孔のばらつきが極力抑えられているという定性的な改良に
すぎないなどとして，両発明は，技術的思想として大きく異なる旨主張する。
　確かに，原告も主張するとおり，走査ピッチ面積を基準としてそれより
繊維間空隙面積が大きいものを除くという本願発明に見られる技術的思想と，６０
０～１４００μｍ２という平均値を設定した上で，全体としてその範囲内に納まるよ
うにするという先願発明に見られる技術的思想とでは，感熱孔版原紙用の薄葉紙の
「選別の方法」としては，異なる技術的思想に基づくものであるといい得るであろ
うから，仮に，本願発明が，感熱孔版原紙用の薄葉紙の選別方法に関する発明であ
るとすれば，その同一性を否定する余地はあるとも考えられる。
　しかしながら，上記のとおり，本願発明と先願発明とは，感熱孔版原紙
の支持体として用いる薄葉紙の個々の繊維間空隙面積（開孔面積）の大きさに着目
し，同空隙面積が一定範囲内に制御されたものを支持体として用いることによっ
て，印刷物の画像性を向上させるものであるという点において，技術的思想が共通
するものであるということができるから，原告の主張する上記の点は，当該「一定
範囲」を規定するパラメータに関する差異，あるいは，そのパラメータによって選
別された薄葉紙に関する差異にすぎないものである。他方，本願発明は，「孔版原
紙の製版方法」の発明であって，感熱孔版原紙用の薄葉紙の選別方法に関する発明
（すなわちパラメータ自体の発明）でもなければ，選別された薄葉紙自体の発明で
もない。換言すれば，本願発明における「走査ピッチ面積と同じか，またはこれよ
りも小さい繊維間空隙面積の総和が，全繊維間空隙面積の総和の８０％以上を占め
る」との要件は，単に，当該孔版原紙の製版方法の発明における構成要件である感
熱孔版原紙を構成する多孔性支持体として用いるべき薄葉紙という「物」を規定し
ているにすぎないのである。
　そうすると，上記のとおり，薄葉紙の構成について本願発明の要件と先
願発明の要件とは重なり合っているところ，たとえ，異なる技術的思想に基づいて
選別された薄葉紙であっても，「物」として同一であれば，その物を用いて行う
「孔版原紙の製版方法」は同一であるというほかはないから，結局，原告主張に係
る技術的思想の相違は，本願発明と先願発明との実質的な差異をもたらすものでは
ないというべきである。原告の上記主張は採用の限りではない。
ウ　また，原告は，紙は，その製造方法の原理上，不均質なものにならざる
を得ないところ，紙の空隙分布の分散は極めて大きく，これは薄葉紙においても同
様であるとし，それを根拠として，実際には，先願発明の要件を満たす薄葉紙につ
いて，開孔面積が４０３２μｍ２より大きいものの総和面積の全総和面積に占める割
合は２０％を超えると考えるのが自然である旨主張する。
　しかしながら，先願明細書（甲３）の発明の詳細な説明に，上記(2)にお
いて引用した段落【０００４】～【０００６】の各記載があるほか，「平均開孔面
積が１，４００μｍ２よりも大きいとインキの出方が不均一となり，画像の欠落部，
不鮮明な箇所が発生する。又，６００μｍ２より小さいと，繊維の分散不良が発生し
繊維のフロックによる白ぬけが発生する」（段落【０００７】）との記載があるこ
とからすれば，先願発明は，感熱孔版原紙用の薄葉紙について，「開孔面積を小さ
く」しかも「ばらつきを少なくする」ことを主眼とする発明であり，「薄葉紙の空
隙を適度に細分化し，しかも極力均一にする必要がある」との認識の下，「具体的
には平均開孔面積が６００～１，４００μｍ２，開孔面積の標準偏差が１，８００μ
ｍ２以下，開孔率が１５～４０％であり，好ましくは，平均開孔面積７００～１，２
００μｍ２，開孔面積の標準偏差１，２００μｍ２以下，開孔率１８～３０％」との
基準を採用したものであると認められる。
　したがって，先願発明に係る薄葉紙の開孔の大きさについては，平均値
として規定される「６００～１，４００μｍ２」の範囲に近い適度に小さな開孔面積
のものを中心として，この範囲からの「ばらつき」は極力小さくすることが望まし
いことは明らかであり，そうであるとすれば，先願発明においては，薄葉紙の製造
ないし選別の際に，上記範囲に近い適度に小さな開孔面積の開孔が数多く含まれる
ものが得られるような調整がされることは自明というべきである。
　原告は，上記のとおり，薄葉紙の空隙分布の分散は極めて大きい旨主張
するところ，確かに，仮に，そのような技術常識が存在するとして，そのことを加
味して考えれば，先願発明の要件を満たす薄葉紙の中に，本願発明の要件を満たさ
ないものがある程度含まれ得ること（例えば，甲４の実験成績証明書における薄葉
紙Ａ，甲１１のシミュレーション結果を参照）は，これを肯定する余地があると考
えられる。しかしながら，先願発明において平均値として規定される上記「６００
～１，４００μｍ２」と，本願発明が基準値として規定する「４０３２μｍ２」とで
は非常に大きな隔たりがある上，上記のとおり，先願発明においては，薄葉紙の製
造ないし選別の際に相応の調整がされることをも考え併せれば，原告主張に係る上
記技術常識の存在を加味しても，先願発明の要件を満たす薄葉紙の中には，本願発
明の薄葉紙の要件を満たすものが皆無である（先願発明の要件を満たす薄葉紙にお
いては，常に，４０３２μｍ２より大きい繊維間空隙面積の総和が，全繊維間空隙面
積の総和の２０％を超えて存在する。）とは到底考え難く，両者が重なり合うもの
であることは明らかというべきである。したがって，原告の上記主張は採用の限り
ではない。
エ　以上によれば，本願発明に係る薄葉紙の構成と先願発明のそれとは重な
り合うものであるから，本願発明と先願発明とは，その発明としての構成において
同一であり，結局，感熱孔版原紙用の薄葉紙の構成に関する相違点１は，本願発明
と先願発明との実質的な相違点とはならないというべきである。
(5)　これに対し，原告は，本願発明と先願発明との同一性の判断に当たっては，
「走査ピッチ面積以下のものの総和面積が全総和面積の８０％以上を占める薄葉紙
を多孔性支持体とする」ことの技術的意義を検討した上，そのことに技術的意義が
存することにより，本願発明が先願発明に比して格別の優れた作用効果を奏するも
のであるときには同一性を否定すべきであるとし，先願発明において，上記の要件
を満たすものがあり，それが本願発明と重なるということを示せば十分であるとい
うものではないなどと主張する。
　原告の上記主張は，本願発明は，その規定するパラメータにより，先願発
明の薄葉紙に関する構成を更に数値的に限定した発明として新規性，進歩性を有す
る旨の主張であるとも解されるが，本願発明の規定するパラメータと，先願発明の
規定するパラメータとは，文言上，後者が前者を完全に包含するという関係に立た
ないことは明らかである（なお，原告提出に係る甲４の実験成績証明書によれば，
先願発明の要件を満たすが本願発明の要件を満たさない薄葉紙Ａ，本願発明の要件
を満たすが先願発明の要件を満たさない薄葉紙Ｂは共に実在するとされる。）。ま
た，原告が本願発明の顕著な作用効果であると主張するところは，要するに，印刷
された画像の画像性の向上であって，先願発明の作用効果と同一であるから，当該
作用効果は，本願発明と先願発明との要件が重なり合う部分においては，当然に先
願発明によって得られたはずのものであるから，格別なものであるとする余地はな
い。したがって，本願発明について，先願発明の要件を更に数値的に限定したこと
によって格別の作用効果を奏する発明であるということはできず，いずれにして
も，原告の上記主張は失当である。
(6)　以上によれば，相違点１につき，本願発明と先願発明との実質的な相違点と
はいえないとした審決の判断に誤りはないから，その余の点につき判断するまでも
なく，原告の取消事由の主張は理由がない。
２　以上のとおり，原告主張の取消事由は理由がなく，他に審決を取り消すべき
瑕疵は見当たらない。
　よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決
する。
　　　　　東京高等裁判所知的財産第２部
　　　　　　　　　　　裁判長裁判官 　　 　　篠　　原　　勝　　美
　　　　　　裁判官 　　　 　古　　城　　春　　実
　　　　　　裁判官 　　　 　早　　田　　尚　　貴