平成14(行ケ)521行政訴訟 特許権

平成１４年（行ケ）第５２１号　審決取消請求事件（平成１５年１２月８日口頭弁
論終結）
　　　　　　　　　　判　　　　決
　　　　　　　原　　　告　　　　　　大成建設株式会社
訴訟代理人弁理士　　　米　田　　　昭
　　　　　　　被　　　告　　　　　　特許庁長官　今井康夫
　　　　　　　指定代理人　　　　　　木　原　　　裕
同　　　　　　　　　　小　山　清　二
同　　　　　　　　　　大　野　克　人
同　　　　　　　　　　高　橋　泰　史
同　　　　　　　　　　宮　川　久　成
同　　　　　　　　　　伊　藤　三　男
　　　　　　　　　　主　　　　文
　　　　　　原告の請求を棄却する。
　　　　　　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　　　特許庁が不服２０００－４６９号事件について平成１４年８月２６日にした
審決を取り消す。
第２　当事者間に争いのない事実
　１　特許庁における手続の経緯
　　　原告は，平成６年１２月８日，名称を「免震方法及び該方法に使用する免震
装置」とする発明について特許出願（特願平６－３０４９９５号，以下「本件出
願」という。）をしたが，平成１１年１２月１４日に拒絶の査定を受けたので，平
成１２年１月１３日，これに対する不服の審判の請求をし，同請求は，不服２００
０－４６９号事件として特許庁に係属した。
　　　特許庁は，上記事件について審理した結果，平成１４年８月２６日，「本件
審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年９月１０日，原
告に送達された。
　２　本件出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の【請求項２】の記載
　　(1)　平成１０年１２月９日付け手続補正書による補正に係るもの
　基礎部と上部構造物との間に介在され，地震発生時に地震エネルギーを減
衰させる複数の地震エネルギー消費装置と，前記上部構造物と前記基礎部とに上下
端部がそれぞれ固定されて前記上部構造物の鉛直荷重を受け止める水平方向に弾性
変形可能な複数の弾性体とを備えた免震装置において，前記地震エネルギー消費装
置を，地震発生時に前記上部構造物を前記基礎部に対して水平方向に滑らせる複数
の滑り支承によって構成して，該滑り支承及び前記弾性体の両方で前記上部構造物
の鉛直荷重を受け止め，且つ，前記複数の弾性体の全体系のバネ定数を小さくすべ
く，該弾性体の数を前記滑り支承で受け止める鉛直荷重の分だけ少なく配分し，こ
れにより免震周期を長くしたことを特徴とする免震装置。
　　(2)　平成１２年２月９日付け手続補正書による補正（以下「本件補正」とい
う。）に係るもの（補正箇所は下線部で示す。）
　基礎部と上部建物との間に介在され，地震発生時に地震エネルギーを減衰
させる複数の地震エネルギー消費装置と，前記上部建物と前記基礎部とに上下端部
がそれぞれ固定されて前記上部建物の鉛直荷重を受け止める水平方向に弾性変形可
能な複数の弾性体とを備えた免震装置において，前記地震エネルギー消費装置を，
地震発生時に前記上部建物を前記基礎部に対して面接触した状態で水平方向に滑ら
せる複数の滑り支承によって構成して，該滑り支承及び前記弾性体の両方で前記上
部建物の鉛直荷重を受け止め，且つ，前記複数の弾性体の全体系のバネ定数を小さ
くすべく，該弾性体の数を前記滑り支承で受け止める鉛直荷重の分だけ少なく配分
し，これにより免震周期を長くし，更に，前記滑り支承を前記上部建物の略中央部
に周方向に複数配置すると共に，前記弾性体を前記上部建物の周縁部に周方向に複
数配置して，前記複数の滑り支承を前記複数の弾性体で囲繞したことを特徴とする
免震装置。
（以下，上記【請求項２】記載の発明を「本願発明２」という。）
　３　審決の理由
　　　審決は，別添審決謄本写し及び補正却下決定謄本写し記載のとおり，本件補
正は，本件出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（以下「当初明細書等」と
いう。）に記載した事項の範囲内においてしたものではないから，特許法１７条の
２第２項において準用する同法１７条２項の規定に違反しているとして，同法１５
９条１項により読み替えて準用する同法５３条１項の規定（注，以上の特許法の各
規定は平成６年法律第１１６号による改正前のものである。）により本件補正を却
下する旨の決定（以下「本件補正却下決定」という。）を前提に，本願発明２の要
旨を上記２(1)記載のとおり認定した上，本願発明２は，本件出願前に頒布された刊
行物である「R.Ivan Skinner, William H.Robinson and Graeme H.Mcverry "An
Introduction to Seismic Isolation" (１９９３) John Wiley & Sons Ltd.（イギ
リス）」，特開昭６１－１９２９４１号公報及び実願昭６２－１９２２２４号（実
開平１－９６５４４号）のマイクロフィルムに記載の各発明並びに特開平１－１３
７０７７号公報に見られるような周知の事項に基づいて，当業者が容易に発明をす
ることができたものであるから，同法２９条２項の規定により特許を受けることが
できないとした。
第３　原告主張の審決取消事由
　１　審決の前提となる本件補正却下決定（甲２）は，当初明細書等の記載事項の
認定を誤った（取消事由）結果，本件補正は当初明細書等に記載した事項の範囲内
においてしたものではないとして，誤ってこれを却下し，ひいては，審決が本願発
明２の要旨の認定を誤ったものであるから，審決は，違法として取り消されるべき
である。
　２　取消事由（当初明細書等の記載事項の誤認）
(1)　本件補正却下決定（甲２）は，本件補正に係る「前記滑り支承を前記上部
建物の略中央部に周方向に複数配置すると共に，前記弾性体を前記上部建物の周縁
部に周方向に複数配置して」の記載における「周方向に」という事項の加入につい
て，当初明細書等には，「『滑り支承を上部建物の略中央部に複数配置すると共
に，弾性体を上部建物の周縁部に複数配置する』ことは記載されていても，滑り支
承を，『周方向に配置する』ことを直ちに理解できる記載あるいは示唆は存在しな
い」（４頁下から第３段落）と認定した上，「この手続補正（注，本件補正）は，
願書に最初に添付した明細書又は図面（注，当初明細書等）に記載した事項の範囲
内においてしたものではない」（同頁下から第２段落）と判断したが，誤りであ
る。
(2)　当初明細書等（甲５）の図１及び図２には，上部建物３を支える４本の柱
３ａと基礎部２との間に弾性滑り支承４を介在させたものが示されており，通常横
断面矩形の建物の柱は，図２に示されるように，平行する直線上に配置されるか
ら，当初明細書等に接した当業者は，図２において，弾性滑り支承４に介在された
４本の柱３ａが上部建物の周縁部に平行して配置されていることを直ちに理解する
ことができる。そうすると，周方向は上部建物の周縁部によって規定される方向で
あることから見て，上記４本の柱３ａによって囲まれた矩形の各辺は周方向を向い
ており，周方向を向いた各辺により構成される矩形の隅部に位置する上記４本の柱
３ａは，当然のことながら周方向に位置しているから，当初明細書等には，「滑り
支承を上部建物の略中央部に周方向に複数配置する」技術的思想が記載されてい
る。
(3)　上記図２に示された免震装置の配置は，本願発明２の一つの実施例であ
り，滑り支承の構成を，「上部建物の略中央部に周方向に複数配置する」ものに補
正する本件補正は，「上部建物の略中央部に複数配置する」発明を，図２に示され
た建物の代表的な実施例に限定するものである。このように，当初明細書等の図面
に具体的に示された実施例に限定する補正は，当初明細書等に記載した事項の範囲
内においてされたものということができるところ，審決の前提とする本件補正却下
決定は，当初明細書等のうち明細書の記載のみについて認定判断しており，図面に
記載された事項について正しく審理していないから，審理不尽の違法がある。
(4)　本件補正に係る，滑り支承を「周方向に」配置する構成の技術的意義は，
被告が主張するように，横断面矩形の建物の場合のほか，例えば，横断面円形状の
建物の場合は，上部建物の略中央部に滑り支承を円周方向に配置することであり，
横断面三角形状の建物の場合は，上部建物の略中央部に滑り支承を周方向に三角形
状に配置することであるが，このこと自体は，本件補正が誤りであることの理由に
ならない。建物の横断面形状が矩形状である場合のほか，円形状あるいは三角形状
である場合にあっても，その建物の中心部の柱は，任意の位置に配置されるもので
あって，必ずしも当該建物の周方向に複数配置されるものに限られないが，建物の
略中央部に周方向に複数配置されることも，例示するまでもなく，上記図２に示さ
れた横断面矩形の建物の実施例と同様，本件出願前にごく普通に見られた工法であ
る。したがって，「上部建物の略中央部に周方向に複数配置する」ものに補正する
本件補正は，横断面形状が限定されない建物の中心部の柱につき，それが任意の位
置にアトランダムに配置されることを包含していた発明を，ごく普通に行われてい
た施工例である建物の略中央部に周方向に複数配置する形状に限定するものにほか
ならない。
第４　被告の反論
　１　本件補正却下決定及び審決の認定判断に誤りはなく，原告主張の取消事由は
理由がない。
　２　取消事由（当初明細書の記載事項の誤認）について
(1)　当初明細書等（甲５）には，弾性滑り支承４について，「建物３の略中央
部に配置された４本の各柱３ａの下端に一つずつ合計４か所配置している（図２参
照）」（段落【００１４】），「建物３と基礎部２との間の略中央部に配置」（段
落【００２０】，段落【００２９】）と記載されており，図２を参照しても，矩形
の建物の周縁部に略平行な直線から成る略正方形のそれぞれの頂点に，４本の弾性
滑り支承が記載されているのみである。これによれば，当初明細書等から読み取れ
ることは，弾性滑り支承４を，略中央部（別紙参考図－１の斜線部分。以下，別紙
の参考図を「参考図－１」のようにいう。）に配置したことのみである。本件補正
に係る「滑り支承を上部建物の略中央部に周方向に複数配置する」とは，横断面矩
形の建物の場合のほか，例えば，横断面円形の建物の場合は，上部建物の略中央部
に滑り支承を円周方向に配置することを，横断面三角形の建物の場合は，上部建物
の略中央部に滑り支承を周方向に三角形状に配置することをも含むものであって，
当初明細書等の記載からは，原告主張のように，滑り支承を上部建物の略中央部の
周方向に配置するという技術的思想を読み取ることはできない。このように，当初
明細書等に下位概念の記載しかない場合に，補正により上位概念を記載すること
は，新規事項の追加に当たる。
(2)　当初明細書等の図２に記載されているのは，横断面矩形の建物の略中央部
に滑り支承を４か所正方形状に配置することのみであり，本件補正は，「滑り支承
を上部建物の略中央部に周方向に複数配置する」というものであって，図２に記載
されている「横断面矩形の建物の略中央部に滑り支承を４か所正方形状に配置す
る」というものではないから，本件補正が，図２に示された実施例に限定するもの
であるということはできない。また，仮に，建物の略中央部の「中央部」が，参考
図－４に記載した斜線部であるとすると，「建物の略中央部の周方向」は，斜線か
ら成る略正方形の各頂点のみならず，各辺をも含むものであるが，当初明細書等の
図２から読み取れることは，上記中央部（参考図－４の斜線部）の略正方形の四つ
の頂点に，弾性滑り支承（同図の「○」印）が配置されていることのみであり，本
件補正に係る「建物の略中央部の周方向」の一形態である上記略正方形の辺上に配
置した弾性滑り支承（同図の「●」印）は，当初明細書等に全く記載されていない
から，本件補正に係る「上部建物の略中央部に周方向に複数配置する」ことは，新
規事項である。
第５　当裁判所の判断
　１　取消事由（当初明細書等の記載事項の誤認）について
(1)　原告は，本件補正却下決定が，本件補正に係る「前記滑り支承を前記上部
建物の略中央部に周方向に複数配置すると共に，前記弾性体を前記上部建物の周縁
部に周方向に複数配置して」の記載における「周方向に」という事項の加入につい
て，当初明細書等には，「滑り支承を上部建物の略中央部に複数配置すると共に，
弾性体を上部建物の周縁部に複数配置する」ことは記載されていても，滑り支承
を，「周方向に配置する」ことを直ちに理解できる記載あるいは示唆は存在しない
と認定したことは，当初明細書等の記載事項の誤認であるとし，これを前提に，審
決の本願発明２の要旨認定の誤りを主張する。
(2)　そこで，本件補正却下決定に原告主張の誤認があるか否かについて検討す
ると，本件補正却下決定（甲２）が，本件補正に係る「前記滑り支承を前記上部建
物の略中央部に周方向に複数配置すると共に，前記弾性体を前記上部建物の周縁部
に周方向に複数配置して」に関する記載事項として適示した当初明細書等（甲５）
中の該当箇所は，以下の（イ）～（チ）のとおりである。
　（イ）「前記弾性体を，前記基礎部と前記上部構造物との間の周縁部に沿っ
　て複数配置したことを特徴とする請求項２～４のいずれか一項に記載の免　震装
置」（【請求項５】）
　（ロ）「請求項５に係る免震装置は，前記弾性体を前記基礎部と前記上部構
　造物との間の周縁部に沿って複数配置したことを特徴とする」（段落【０　００
９】）
　（ハ）「請求項５の発明では，請求項２～４のいずれかの発明に加えて，上
　部構造物と基礎部とに上下端部がそれぞれ固定された弾性体を基礎部と上　部構
造物との間の周縁部に沿って配置することによって，地震発生時にお　ける免震支
承部の浮き上がり抵抗力を増す」（段落【００１２】）
　（ニ）「また，本実施例では，かかる構成の弾性滑り支承４を，建物３の略
　中央部に配置された４本の各柱３ａの下端に一つずつ合計４か所配置して　いる
（図２参照）」（段落【００１４】）
　（ホ）「本実施例では，かかる構成の積層ゴム支承５を，建物３の周縁部に
　沿って配置された１０本の各柱３ａの下端に一つずつ合計１０カ所配置し　てい
る（図２参照）。そしてこのように滑り支承４と積層ゴム支承５とで　建物３の鉛
直荷重を受け止めることによって，鉛直方向の剛性を確保して　いる」（段落【０
０１５】）
　（ヘ）「さらに，建物３に入力される地震力の低減に加えて，上述したよう
に，弾性滑り支承４を建物３と基礎部２との間の略中央部に配置すると共　に，上
下端部がそれぞれ建物３と基礎部２とに固定された積層ゴム支承５　を建物３と基
礎部２の間の周縁部に沿って配置しているので，地震の際の　免震支承部の浮き上
がり抵抗力を増すことができる」（段落【００２０】）
　（ト）「さらに，上記実施例では，建物３の浮き上がりを良好に防止するた
　めに，弾性滑り支承４を建物３と基礎部２との間の略中央部に配置すると共に，
積層ゴム支承５を建物３と基礎部２の間の周縁部に沿って配置しているが，必ずし
もこのような配置にする必要はなく，積層ゴム支承５が前　記周縁部に沿って配置
されている限りにおいて弾性滑り支承４の配置をバランスよく適宜変更してもよ
い」（段落【００２９】）
　（チ）「さらに，上部構造物と基礎部とに上下端部がそれぞれ固定された弾
性体を基礎部と上部構造物との間の周縁部に沿って配置することによって，地震発
生時における免震支承部の浮き上がりを良好に防止することができるという効果が
得られる」（段落【００３１】）
(3)　上記のとおり，当初明細書等（甲５）には，弾性滑り支承の配置につい
て，「本実施例では，かかる構成の弾性滑り支承４を，建物３の略中央部に配置さ
れた４本の各柱３ａの下端に一つずつ合計４か所配置している（図２参照）」（段
落【００１４】），「弾性滑り支承４を建物３と基礎部２との間の略中央部に配
置」（段落【００２０】，段落【００２９】）と記載されているにとどまり，滑り
支承を上部建物の略中央部に「周方向に」配置することは，何ら記載されていない
ばかりでなく，「必ずしもこのような配置（注，上記実施例に記載の配置）にする
必要はなく，積層ゴム支承５が前記周縁部に沿って配置されている限りにおいて弾
性滑り支承４の配置をバランスよく適宜変更してもよい」（段落【００２９】）と
も記載されているのであって，図２の図示を参照しても，矩形の建物の周縁部に略
平行な直線から成る略正方形のそれぞれの頂点に，４本の弾性滑り支承が記載され
ているのみである。これらの記載及び図示に接した当業者において読み取れること
は，弾性滑り支承４を，略中央部（参考図－１の斜線部）に配置するということに
とどまり，更に進んで，滑り支承を上部建物の略中央部に「周方向に」配置すると
いう技術的思想まで読みとることはできない。すなわち，滑り支承を上記のとおり
に配置することが，当初明細書等の明細書に何ら記載されていないことは，上記の
とおりであり，明細書が引用する図２の図示を参照するとしても，願書に添付した
図面は，本来，当該発明の具体的構成を図示してその技術的内容を理解しやすくす
るため，明細書の補助手段として使用される任意書面であって，明細書の記載を補
完するものであり，所定の様式が定められている（特許法施行規則２５条，様式３
０）とはいえ，設計図面に要求されるような正確性をもって図示されるとは限らな
い。加えて，「滑り支承を上部建物の略中央部に周方向に配置する」とは，図２に
示された横断面矩形の建物の場合において，上部建物の略中央部に滑り支承を周方
向に配置することに限らず，例えば，横断面円形の建物の場合には，上部建物の略
中央部に滑り支承を円周方向に配置する（参考図－２），横断面三角形の建物の場
合には，上部建物の略中央部に滑り支承を周方向に三角形状に配置する（参考図－
３）などの下位概念を包含する上位概念の技術的思想に相当するものである。とこ
ろが，図２の図示からは，横断面円形の建物の場合に上部建物の略中央部に滑り支
承を円周方向に配置する（参考図－２）か，横断面三角形の建物の場合に上部建物
の略中央部に滑り支承を周方向に三角形状に配置する（参考図－３）かは明らかで
ないから，結局，図２からは，「滑り支承を上部建物の略中央部に周方向に配置す
る」という上位概念の技術的思想を読み取ることはできない。さらに，被告が主張
するように，仮に，中央部が，「参考図－４」に記載した斜線部であるとすると，
「建物の略中央部の周方向」は，参考図－４に示されるように，斜線から成る略正
方形の各頂点のみならず，各辺をも含むこととなるが，当初明細書等の図２から読
み取れることは，中央部（参考図－４の斜線部）の略正方形の四つの頂点に，弾性
滑り支承（同図の「○」印）が配置されていることにとどまり，本件補正に係る
「建物の略中央部の周方向」の一形態である上記略正方形の辺上に配置した弾性滑
り支承（同図の「●」印）は，当初明細書等の明細書に何ら記載されていないので
あるから，当該弾性滑り支承（同図の「●」印参照）をも含む「滑り支承」を，
「上部建物の略中央部に周方向に複数配置する」ことは，新規事項というほかはな
い。したがって，図２からは，当業者が，「滑り支承を上部建物の略中央部に周方
向に複数配置する」という上位概念の技術的思想を読み取ることはできないという
べきである。
(4)　原告は，図２に示された免震装置の配置は，本願発明２の一つの実施例で
あり，滑り支承の構成を，「上部建物の略中央部に周方向に複数配置する」ものに
補正する本件補正は，「上部建物の略中央部に複数配置する」発明を，図２に示さ
れた建物の代表的な実施例に限定するものであると主張するが，本件補正は，「滑
り支承を上部建物の略中央部に周方向に複数配置する」というものであって，図２
に図示されている「横断面矩形の建物の略中央部に滑り支承を４か所正方形状に配
置する」というものではないから，本件補正が，図２に示された実施例に限定する
ものということはできない。
　　また，原告は，建物の中心部の柱を，建物の略中央部に周方向に複数配置
することは，本件出願前にごく普通に施工されていた方法であるとして，「上部建
物の略中央部に周方向に複数配置する」ものに補正する本件補正は，横断面形状が
限定されない建物の中心部の柱につき，それが任意の位置にアトランダムに配置さ
れることを包含していた発明を，ごく普通に行われていた施工例である建物の略中
央部に周方向に複数配置する形状に限定するものにほかならないと主張する。しか
しながら，仮に，原告の主張する「ごく普通に施行されていた方法」に関する技術
常識を前提にしても，当初明細書等の図２に接した当業者において，矩形の上部建
物の略中央部の周方向に弾性滑り支承が配置されている形状を図示するものである
のか，あるいは，更にそれを限定して，周方向の更に一態様である中央部（参考図
－４の斜線部）の略正方形の四つの頂点に，弾性滑り支承（同図の「○」印）が配
置されている形状を図示するものであるのかは，いずれとも決しがたいというほか
はない。そうすると，原告主張の技術常識を前提にしても，「上部建物の略中央部
に周方向に複数配置する」との技術的思想は，当初明細書等に直接的かつ一義的に
記載されているとも，当初明細書の記載から見て自明の事項であるともいえないと
いうべきであるから，原告の上記主張は失当である。
　　なお，原告は，審決の前提とする本件補正却下決定が，当初明細書等中の
明細書の記載のみについて認定判断しており，図面に記載された事項について正し
く審理していないとして，審理不尽の違法を主張するが，本件補正却下決定が，図
２を含む当初明細書等の記載及び図示の全体から認定判断していることは，上記(2)
記載の説示に照らして明らかであるから，原告の主張は，これを正解しないで論難
するものにすぎず，採用の限りではない。
(5)　そうすると，当初明細書等には，「滑り支承を上部建物の略中央部に複数
配置すると共に，弾性体を上部建物の周縁部に複数配置する」ことは記載されてい
ても，これに接した当業者において，本件補正に係る「滑り支承を上部建物の略中
央部に周方向に複数配置する」ことを理解し得る記載又は示唆がされているとはい
えないから，本件補正却下決定に原告主張の当初明細書等の記載事項の誤認はない
というべきであり，したがって，本件補正は当初明細書等に記載した事項の範囲内
においてしたものではないとして，これを却下すべきものとした本件補正却下決定
の判断及びこれを前提とする審決の本願発明２の要旨認定にも原告主張の誤りはな
い。
　２　以上のとおり，原告主張の取消事由は理由がなく，他に審決を取り消すべき
瑕疵は見当たらない。
　　　よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決
する。
　　　　　東京高等裁判所第１３民事部
　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　篠　　原　　勝　　美
　　　　　　　　　　　　裁判官　　　岡　　本　　　　　岳
　　　　　　　　　　　　裁判官　　　早　　田　　尚　　貴
（別紙）
参考図１～３