平成13(行ケ)547行政訴訟 特許権

平成１３年（行ケ）第５４７号　特許取消決定取消請求事件（平成１５年１２月１
日口頭弁論終結）
　　　　　　　　　　判　　　　　決
　　　　　　　原　　　告　　　　　　日本電気株式会社
　　　　　　　訴訟代理人弁理士　　　加　藤　朝　道
　　　　　　　同　　　　　　　　　　石　田　康　昌
　　　　　　　同　　　　　　　　　　三　宅　俊　男
　　　　　　　被　　　告　　　　　　特許庁長官　　今井康夫
　　　　　　　指定代理人　　　　　　佐　藤　　　修
　　　　　　　同　　　　　　　　　　森　田　ひとみ
　　　　　　　同　　　　　　　　　　雨　宮　弘　治
　　　　　　　同　　　　　　　　　　一　色　由美子
　　　　　　　同　　　　　　　　　　宮　川　久　成
　　　　　　　同　　　　　　　　　　伊　藤　三　男
　　　　　　　被告補助参加人　　　　三菱化学株式会社
　　　　　　　訴訟代理人弁理士　　　長谷川　曉　司
　　　　　　　　　　主　　　　文
　　　　　　原告の請求を棄却する。
　　　　　　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　　　特許庁が異議２０００－７２９０１号事件について平成１３年１０月１８日
にした決定を取り消す。
第２　当事者間に争いのない事実
　１　特許庁における手続の経緯
原告は，名称を「フタロシアニン結晶とそれを用いた電子写真感光体」とす
る特許第３００３６６４号発明（昭和６３年４月１５日付け特許出願に基づく優先
権を主張して平成元年３月１５日に特許出願した特願平１－６４８０１号の一部を
平成１０年２月１６日に分割出願，平成１１年１１月１９日設定登録。以下「本件
発明」といい，その特許を「本件特許」という。）の特許権者である。
　本件特許につき特許異議の申立てがされ，異議２０００－７２９０１号事件
として特許庁に係属したところ，原告は，平成１２年１２月２５日付け訂正請求書
により，願書に添付した明細書の特許請求の範囲等の訂正（以下「本件訂正」とい
い，本件訂正に係る明細書及び願書に添付した図面を併せて「本件明細書」とい
う。）を請求した。
　特許庁は，上記特許異議の申立てについて審理した上，平成１３年１０月１
８日，「訂正を認める。特許第３００３６６４号の請求項１ないし５に係る特許を
取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし，その謄本は，同年１１
月５日，原告に送達された。
　原告は，本件決定の取消しを求める本訴提起後の平成１５年３月２７日，本
件明細書の特許請求の範囲の記載等を，明りょうでない記載の釈明を目的として，
訂正する旨の訂正審判の請求をしたところ，特許庁は，同請求を訂正２００３－３
９０５８号事件として審理した上，同年５月１２日，上記訂正を認める旨の審決
（以下「本件訂正審決」という。）をし，その謄本は，同月２２日，原告に送達さ
れた。
　２　本件明細書の特許請求の範囲の記載
【請求項１】赤外吸収スペクトルにおいて，１３３２±２ｃｍ－１，１０７４
±２ｃｍ－１，９６２±２ｃｍ－１，７８３±２ｃｍ－１に特徴的な強い吸収ピークを示
す，
【化１】
　 　　　　　
（式中，Ｘ１，Ｘ２，Ｘ３，Ｘ４は各々独立的に各種ハロゲン原子を表し，
ｎ，ｍ，ｌ，ｋは各々独立的に０～４の数字を表す。）で表されるフタロシアニン
結晶。
【請求項２】赤外吸収スペクトルにおいて，さらに７２９±２ｃｍ－１，７５
２±２ｃｍ－１，８９５±２ｃｍ－１，１０５９±２ｃｍ－１，１１２０±２ｃｍ－１，１２
８８±２ｃｍ－１，１４９０±２ｃｍ－１に強い吸収を有するものであることを特徴と
する請求項１記載のフタロシアニン結晶。
【請求項３】ＣｕＫαを線源とするＸ線回折スペクトルにおいて，ブラッグ
角（２θ±０．２度）が２７．２度に最大の回折ピークを示し９．７度，２４．１
度に強い回折ピークを示し，かつ１１．８度，１３．４度，１５．２度，１８．２
度，１８．７度に特徴的なピークを示す請求項１または請求項２記載のフタロシア
ニン結晶。
【請求項４】非結晶性チタニルフタロシアニン化合物をテトラヒドロフラン
にて処理することによって得られる，赤外吸収スペクトルにおいて１３３２±２ｃ
ｍ－１，１０７４±２ｃｍ－１，９６２±２ｃｍ－１，７８３±２ｃｍ－１に特徴的な強い吸
収ピークを示し，かつＣｕＫαを線源とするＸ線回折スペクトルにおいて，ブラッ
グ角（２θ±０．２度）が２７．２度に最大の回折ピークを示し９．７度，２４．
１度に強い回折ピークを示し，かつ１１．８度，１３．４度，１５．２度，１８．
２度，１８．７度に特徴的なピークを示すことを特徴とするフタロシアニン結晶。
【請求項５】導電層と感光層を備えた電子写真感光体において，該感光層中
に電荷発生物質と電荷移動物質を有し，電荷発生物質として，請求項１または請求
項２または請求項３または請求項４記載のチタニルフタロシアニン化合物を使用す
ることを特徴とする電子写真感光体。
（以下，【請求項１】～【請求項５】の発明を「本件発明１」～「本件発明
５」という。）
　３　本件決定の理由
　　　本件決定は，別添決定謄本写し記載のとおり，本件発明１～５を特定する事
項である「赤外吸収スペクトル」については，原出願である特願平１－６４８０１
号の国内優先権主張の基礎とする特願昭６３－９３０５１号（以下「先の出願」と
いう。）の願書に最初に添付した明細書に記載がなく，また，自明な事項でもない
ので，「赤外吸収スペクトル」を発明の特定事項とする発明には，先の出願に基づ
く優先権の主張の効果を認めることができず，先の出願の願書に最初に添付した明
細書又は図面に記載された発明であるとはいえないから，その特許出願は，当該先
の出願の時にされたものとはみなされず（平成５年法律第２６号による改正前の特
許法４２条の２第２項参照），原出願の出願日である平成元年３月１５日（以下
「原出願日」という。）とみなされるとした上，本件発明１～５は，特開昭６４－
１７０６６号公報（甲３，以下「刊行物１」という。）に記載された発明（以下
「刊行物発明１」という。）であり，特許法２９条１項３号に該当し，特許を受け
ることができないから，その特許は拒絶の査定をしなければならない特許出願に対
してされたものであって，特許法の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６
号）附則１４条の規定に基づく特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措
置を定める政令（平成７年政令第２０５号）４条２項の規定により，取り消すべき
ものであるとした。
　４　本件訂正審決
　本件訂正審決の確定により，本件明細書の特許請求の範囲は，【請求項１】
に
「【化１】
」
とあるのが，
「【化１】
」
と訂正された。
　上記訂正は，訂正前の化学構造式(1)の表記が，通常，窒素原子は３価（結合
手が３本），炭素原子は４価（結合手が４本）であるところ，一部の原子について
は結合手を表す線が不足しているため明りょうでないものとなっていたのを，単に
その化学結合の観点から明りょうにしたものであり，明りょうでない記載の釈明を
目的とする訂正であって，本件決定の判断に影響を及ぼすものではない。
第３　原告主張の本件決定取消事由
　本件特許の出願日が，先の出願の出願日とはみなされず，原出願日である平
成元年３月１５日とみなされることは争わない。
　本件決定は，本件発明４と刊行物発明１との同一性の認定判断を誤り（取消
事由１），刊行物発明１が未完成であることを看過した（取消事由２）結果，刊行
物発明１に基づく本件発明４についての新規性の判断を誤り，本件発明１～３，５
についての新規性の判断も誤った（取消事由３）ものであるから，違法として取り
消されるべきである。
１　取消事由１（本件発明４と刊行物発明１との同一性の認定判断の誤り）
(1) 本件決定は，本件発明４と刊行物発明１との一応の相違点として認定し
た，「非結晶性チタニルフタロシアニン化合物をテトラヒドロフランにて処理する
ことによって得られる点」（決定謄本７頁第２段落）について，「この発明（注，
本件発明４）の非結晶性フタロシアニンのＸ線（回折）スペクトルは，段落番号
【００５４】の記載からみて，図８のものに相当するものと認められる。刊行物１
（注，甲３）にはα型フタロシアニンの二例のＸ線回折図を第２図，第３図として
掲げているが，第３図のものは，第２図と比較すると，Ｘ線強度が小さく，結晶が
未発達（α型結晶が少なく非結晶を多く含むもの）なものと推認できる。そして，
本件図８をみると，刊行物１の第３図と同じ位置に弱いピークが認められ，多少の
α型結晶を含むものと推認される。また，刊行物１・・・には，電子供与性の溶媒
として，テトラヒドロフラン中で処理することを示唆する記載があり，さらに本件
発明４のフタロシアニン結晶は，本件明細書（注，甲１８）の段落番号【００３
１】に記載されているように，『他の結晶形への転移がなく，きわめて安定した良
好な結晶』であり，製造手段によらず当該結晶の同定ができるものであるから，こ
の非結晶を出発原料とする製造手段を構成に採用することに格別の意義は認められ
ない」（同頁第３段落～第４段落）と認定，判断したが誤りである。
(2) 刊行物１（甲３）の第３図のα型結晶のＸ線スペクトルは，結晶が未発達
であることを示す。しかし，刊行物１の合成例３の記載に「第３図のスペクトルの
α型チタニルフタロシアニンを得た」（１１頁右上欄）とあることから，この第３
図のＸ線スペクトルは，あくまでもα型結晶の状態を示すものであり，この点は同
図においてα型結晶に特徴的な７度付近の大きなピークの存在によって確認され
る。一方，本件発明４に係る本件明細書（甲１）の図８のＸ線回折図は，実施例１
の製造方法より明らかなように，あくまでも非結晶性のチタニルフタロシアニンで
あり，このことは同Ｘ線回折図において，全体的にフラットなパターン形状を示し
ていることからも明らかである。したがって，刊行物１の第３図と本件発明の図８
が相違し，それぞれがα型結晶と非結晶の状態を示すことは明らかであり，原料化
合物の結晶形に関する本件決定の上記認定は誤りである。
(3) 本件発明４においては，非結晶性のチタニルフタロシアニンを，分散溶媒
として最適な溶媒，具体的にはテトラヒドロフランにより処理するものである（本
件明細書〔甲１８添付〕【請求項４】及び段落【００１２】）。これに対して，刊
行物１（甲３）には，「本発明によるチタニルフタロシアニンの製造方法を例示的
に説明する。まず，例えば四塩化チタンとフタロジニトリルとをα－クロロナフタ
レン溶媒中で反応させ，これによって得られるジクロロチタニウムフタロシアニン
（ＴｉＣｌ２Ｐｃ）をアンモニア水等で加水分解することにより，α型チタニルフ
タロシアニンを得る。これは，引き続いて，２－エトキシエタノール，ジグライ
ム，ジオキサン，テトラヒドロフラン，Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド，Ｎ－メチ
ルピロリドン，ピリジン，モルホリン等の電子供与性の溶媒で処理することが好ま
しい。次に，このα型チタニルフタロシアニンを５０～１８０℃，好ましくは６０
～１３０℃の温度において結晶変換するのに十分な時間攪拌もしくは機械的歪力を
もってミリングし，本発明のチタニルフタロシアニンが製造される」（３頁左下
欄）と記載され，上記記載によれば，出発原料は「α型チタニルフタロシアニン」
とされ，また，その第３図のＸ線回折図は，明白にα型に特徴的な結晶性ピークを
示しているから，出発原料として「α型チタニルフタロシアニン」が必須であると
解される。したがって，本件発明４と刊行物発明１とは，少なくとも出発原料とし
て非結晶質のチタニルフタロシアニンを用いるか否か，その製造方法において基本
的に異なるものである。基本的にα型の結晶構造を有するフタロシアニンを出発原
料とした場合，本件発明４のフタロシアニン結晶を得ることは極めて困難である。
一方，本件発明４においては，本件明細書（甲１）の図８に示す非結晶を出発原料
とすることによって，本件発明４のフタロシアニン結晶を成長させることができる
のである。
(4) 刊行物１（甲３）におけるテトラヒドロフラン処理は，本件発明４におけ
るテトラヒドロフラン処理とは全く異なる。本件発明４のテトラヒドロフランは，
非結晶のチタニルフタロシアニンを出発原料としてこれを処理して新規な結晶を製
造するために用いる溶媒であるのに対し，刊行物１のテトラヒドロフラン処理は，
出発原料のα型チタニルフタロシアニンの製造直後にこれを処理するものとして記
載されているもので，α型チタニルフタロシアニンを結晶転移するために用いる溶
媒であるとの記載はない。この結晶転移に用いる溶媒としては，刊行物１に「撹
拌，混練，磨砕時に溶媒を必要とする場合には，撹拌混練時の温度において液状の
ものでよく，例えば，アルコール系溶媒，すなわちグリセリン，エチレングリコー
ル､ジエチレングリコールもしくはポリエチレングリコール系溶剤，エチレングリコ
ールモノメチルエーテル，エチレングリコールモノエチルエーテル等のセロソルブ
系溶剤，ケトン系溶剤，エステルケトン系溶剤等の群から１種類以上選択すること
が好ましい」（３頁右下欄～４頁左上欄）と記載され，「結晶転移工程において使
用される装置として・・・一般的な攪拌装置・・・結晶転移工程における温度範囲
は」（４頁左上欄））との記載が続くことから，これが結晶転移における攪拌，磨
砕時に関する記載であることが明らかである。すなわち，刊行物１においては，テ
トラヒドロフランは結晶転移工程に用いる溶媒としては記載されていない。このよ
うに，テトラヒドロフラン処理に関する記載が刊行物１に存在しても，処理の出発
原料及び手順が本件発明４に係る製造方法とは異なるものであるから，刊行物１に
は，本件発明４に係るテトラヒドロフラン処理を示唆する記載はない。
２　取消事由２（刊行物発明１が未完成であることの看過）
　　刊行物１（甲３）記載のチタニルフタロシアニン結晶は，化学物質に係る発
明として完成していない。刊行物１には，確かに，新規なＸ線回折スペクトルを有
するチタニルフタロシアニン及びこれを含有する感光体の特性が記載されている
が，株式会社ダイニチ従業員Ａ作成の平成１４年３月２１日付け実験報告書（甲４
－１，以下「甲４実験報告書」という。）に示すように，刊行物１に記載された製
造方法によっては上記新規なＸ線回折スペクトルを有するチタニルフタロシアニン
結晶は得られない。甲４実験報告書に記載された実験は，刊行物１の合成例１の方
法に従って２種類の原料（α型結晶及びこれをアシッドペーストとしたもの）と２
種類の分散溶媒（ポリエチレングリコール及びアセトフェノン）とを用いてサンド
グラインダーにより磨砕し，得られた結晶についてＸ線回折スペクトルを測定した
ものである。その結果，いずれの実験条件においても，得られた結晶はα型又はβ
型のチタニルフタロシアニン又はこれらの混合物のＸ線回折スペクトルを示し，刊
行物１の第１図のＸ線回折スペクトルを示す新規な結晶を得ることはできなかっ
た。しかも，実験３以外の条件では，撹拌開始後約３０分以内に磨砕混合物が固化
してしまい，撹拌を継続することができなかった。したがって，刊行物１の第１図
に開示されたＸ線回折スペクトルを有する新規な結晶は，合成例１に開示された方
法によって得ることができないことが分かった。さらに，甲４実験報告書に参考資
料として添付した実験Ａ～Ｆは，分散媒であるアセトフェノン及びポリエチレング
リコールの容量を１０倍に増やして行った実験結果である。なお，これらの実験Ａ
～Ｆは，刊行物１の記載が１桁誤っているとも考えられたので念のために行ったも
のである。この場合には，各実験条件において１５時間まで撹拌を行うことがで
き，その途中のサンプルを採取して，Ｘ線回折スペクトルを測定した。しかしなが
ら，得られた結晶はいずれもα型又はβ型のチタニルフタロシアニン結晶であり，
この場合にも，刊行物１の第１図のＸ線回折スペクトルを示す新規な結晶を得るこ
とはできなかった。以上より，刊行物１に記載された事項に基づいて，第１図に開
示されたＸ線回折スペクトルを有する新規な結晶を得ることができないことは明ら
かである。化学物質の発明が完成しているといえるためには，化学物質そのものが
明細書において確認できること，化学物質の製造方法が明細書において明らかにな
っていること及び化学物質の有用性が明細書に明らかになっていることの３要件が
必要であり，そのいずれかを欠くものは，発明未完成とされる。そして，刊行物１
に記載されたプリンタ，複写機等に使用される感光体に有用であるとして初めて得
られたとされる新規な結晶に係る発明において，単にそのＸ線回折パターンが示さ
れているだけでは，所定の発明が明らかに示されているとはいえず，また，出願時
の技術常識に基づいて当業者がその製造方法を把握することもできないから，刊行
物発明１は未完成であり，特許法２９条１項３号所定の引用刊行物に記載された発
明とすることができない。
３　取消事由３（本件発明１～３，５についての新規性の判断の誤り）
　上記のとおり，本件決定の本件発明４についての新規性の判断は誤りである
から，これを前提とする本件決定の本件発明１～３，５についての新規性の判断も
誤りである。
第４　被告及び被告補助参加人の反論
　　　本件決定の認定判断に誤りはなく，原告主張の取消事由はいずれも理由がな
い。
１　取消事由１（本件発明４と刊行物発明１との同一性の認定判断の誤り）につ
いて
(1) 刊行物１（甲３）には，「本発明（注，刊行物発明１）の実施例を説明す
るが，まず本発明に係るチタニルフタロシアニンの合成例１，及び比較例のα型チ
タニルフタロシアニンの合成例２及び３を示す」（１０頁右下欄），「（合成例
２）・・・この生成物は第２図に示したα型チタニルフタロシアニンであった。
（合成例３）合成例２のチタニルフタロシアニンをアシッドペースト処理し，第３
図のスペクトルのα型チタニルフタロシアニンを得た」（１１頁左上欄～右上欄）
と記載されており，これらの記載によれば，第３図にはα型チタニルフタロシアニ
ンをアシッドペースト処理（硫酸処理）したα型チタニルフタロシアニンが示さ
れ，第２図と第３図のＸ線回折スペクトルを比較すると，第２図ではα型チタニル
フタロシアニンの特徴的なピークが見られるのに対し，第３図では全体的にＸ線強
度が小さくなっているものの，α型チタニルフタロシアニンに特徴的なピークが見
られることが認められ，第３図には，α型チタニルフタロシアニンをアシッドペー
スト処理（硫酸処理）することにより非結晶化された結果，α型結晶と非結晶が混
在しているもののＸ線回折スペクトルが示されている。一方，本件明細書（甲１
８）によれば，本件発明４の非結晶性チタニルフタロシアニン化合物について，
「本発明においては，かくして得られる粗チタニルフタロシアニン化合物を非結晶
化処理の後，テトラヒドロフランにて処理する」（段落【００２２】），「非結晶
性チタニルフタロシアニン化合物は単一の化学的方法，機械的な方法でも得られる
が，より好ましくは各種の方法の組合せによって得ることができる。たとえば，ア
シッドペースティング法，アシッドスラリー法，等の方法で粒子間の凝集を弱め，
次いで機械的処理方法で摩砕することにより非結晶性粒子を得ることができ
る。・・・また，化学的処理方法として良く知られたアシッドペースティング法
は，９５％以上の硫酸に顔料を溶解もしくは硫酸塩にしたものを水または氷水中に
注ぎ再析出させる方法であるが，・・・さらに条件良く非結晶性粒子を得ることが
出来る。その他，結晶性粒子を直接機械的処理できわめて長時間摩砕する方法，ア
シッドペースティング法で得られた粒子を前記溶媒等で処理した後摩砕する方法等
がある。・・・上記の様にして得られた非結晶性チタニルフタロシアニン化合物を
テトラヒドロフラン中にて処理を行い，新たな安定した結晶を得る」（段落【００
２４】～【００２８】），「アシッドペースト法［モザー・アンド・トーマス著
『フタロシアニン化合物』（１９６３年発行）に記載されているα形フタロシアニ
ンを得るための処理方法］により処理したチタニルフタロシアニンのＸ線回折図
（図８）赤外吸収スペクトル（図５）も合わせて示す」（段落【００２９】），
「硫酸処理直後に得られる非結晶性フタロシアニンの赤外吸収スペクトルは図５の
様であった（比較例２）。この結晶のＸ線スペクトルを図８に示す」（段落【００
５４】），「【図８】比較例２により得られた公知のチタニルフタロシアニンのＸ
線回折図」（【図面の簡単な説明】）と記載されている。以上の記載によれば，本
件明細書（甲１）の図８には，非結晶性チタニルフタロシアニン化合物のＸ線回折
スペクトルが示され，このものは粗チタニルフタロシアニン化合物にアシッドペー
スティング処理（硫酸処理）を行ったものであること，そして，同図８は，確かに
フラットなパターンであるが，そのピークを刊行物１（甲３）の第３図と比較する
とα型結晶の同じ位置にピークが認められる。そして，本件明細書を精査しても，
本件発明４の非結晶性チタニルフタロシアニン化合物が，完全非結晶のもの（１０
０％非結晶のもの）として定義されているわけではないから，非結晶と結晶が混在
しているものを特に排除するものではないと理解すべきである。そうすると，刊行
物１の第３図は，α型チタニルフタロシアニンを硫酸処理して得られたものであ
り，本件明細書の図８もチタニルフタロシアニンを硫酸処理している点で相違して
おらず，また，刊行物１の第２図のα型チタニルフタロシアニンで特定する結晶
は，そのピークがシャープであるのに対し，刊行物１の第３図は明らかにピークが
ブロードであり，その強度も小さくなっていることから，「第３図のものは，第２
図（注，同第２図）と比較すると，Ｘ線強度が小さく，結晶が未発達（α型結晶が
少なく非結晶を多く含むもの）なものと推認できる」（決定謄本７頁第３段落）と
した本件決定の認定に誤りはない。また，本件明細書の図８は，上記したように，
確かにフラットなパターンであるが，そのピークを刊行物１の第３図と比較する
と，α型結晶の同じ位置にピークが認められることから，「本件（注，本件明細
書）図８をみると，刊行物１の第３図と同じ位置に弱いピークが認められ，多少の
α型結晶を含むものと推認される」（同）とした本件決定の認定に誤りはない。
(2) 刊行物１（甲３）には，「上記のα型チタニルフタロシアニンの別の作製
方法としては，ＴｉＣｌ２Ｐｃを望ましくは５℃以下で硫酸・・・水または氷水中
に注ぎ，再析出もしくは加水分解し，α型チタニルフタロシアニンが得られる」
（３頁右下欄）として，硫酸を用いること，すなわち，アシッドペースト処理（硫
酸処理）を示唆する記載があることから，刊行物１においても，α型結晶と非結晶
のものが混在したチタニルフタロシアニンを出発原料とすることが開示されてい
る。
(3) 本件決定の「刊行物１・・・には，電子供与性の溶媒として，テトラヒド
ロフラン中で処理することを示唆する記載があり」（７頁下から第２段落）との記
載は，本件発明４と刊行物発明１とを対比して，「非結晶性チタニルフタロシアニ
ン化合物をテトラヒドロフランにて処理することによって得られる点」を一応の相
違点として挙げていることからも明らかなように，刊行物１にはチタニルフタロシ
アニンをテトラヒドロフラン中で結晶転移することについて記載されているという
趣旨ではなく，テトラヒドロフランはチタニルフタロシアニン結晶の合成用溶媒等
として普通に使用されているものであるという趣旨で記載されたものである。本件
発明４のフタロシアニン結晶は，他の結晶形への転移がなく，極めて安定した良好
な結晶であって，製造手段によらず当該結晶の同定ができるのであり（段落【００
３１】），また，例えば，特開昭６３－１１６１５８号公報（乙７）には「本発明
のチタンフタロシアニン系化合物は，前記方法で粗合成し，各種溶剤で精製した後
に以下の方法で処理する。すなわち，アシッドペースティング法・・・等の化学的
処理により，粗合成粒子の凝集力を弱め，次いで，機械的処理方法で摩砕すること
によりきわめて微小な一次粒子を得ることができる。上記記載の方法で得られた一
次粒子を，適切な溶剤を用いて，・・・いずれかの方法を行い，精製および結晶を
整えることにより，・・・チタンフタロシアニン系化合物を得ることが出来る」
（４頁左下欄），「粗合成されたチタンフタロシアニン系化合物を適切な溶剤，例
えば，ＴＨＦ（注，テトラヒドロフランの略称）等で洗浄することにより，直接，
本発明と同じ・・・チタンフタロシアニン系化合物を得ることも可能である」（５
頁左上欄～右上欄）と記載され，これらの記載により，原出願日当時，テトラヒド
ロフランをチタニルフタロシアニンの結晶転移に使用することをうかがわせる技術
があることを考慮すれば，「この非結晶を出発原料とする製造手段を構成に採用す
ることに格別の意義は認められない」とした本件決定の判断に誤りはない。
２　取消事由２（刊行物発明１が未完成であることの看過）について
(1) 刊行物１（甲３）には，刊行物発明１は高感度を示す感光体に関するもの
であるという技術分野の記載に続いて，従来のチタニルフタロシアニンについての
問題点及びその解決手段を記載し，刊行物発明１は従来にない独特のスペクトルを
呈するものであるとした上，その基本構造及び製造方法が記載され，具体的な製造
例として合成例１がＸ線回折図（第１図）と共に示され，さらに，実施例１におい
てこのチタニルフタロシアニンを用いた電子写真感光体が示されている。以上の記
載によれば，刊行物１には，従来のチタニルフタロシアニンの技術的課題の設定，
その課題を解決するための技術的手段が明確に記載されており，具体的に，Ｘ線回
折スペクトル（第１図）と共に製造例（合成例１）及び電子写真感光体（実施例
１）が示されているから，当業者が反復実施して目的とする効果を挙げることがで
きる程度にまで具体的，客観的に記載されている。そうすると，刊行物１には，こ
れに接する当業者が刊行物発明１がそこに示されていることを理解し，それが実施
可能であることを理解し得る程度に記載されているから，刊行物発明１が未完成と
いうことはできない。
(2) 被告補助参加人従業員Ｂ作成の平成１４年８月２１日付け実験報告書（丙
１，以下「丙１実験報告書」という。）に示すように，被告補助参加人が実施した
実験では，原料であるα型チタニルフタロシアニン結晶が若干残存したものの，そ
の大半は刊行物１記載のチタニルフタロシアニン結晶であるという結果が得られ
た。このチタニルフタロシアニン結晶は，Ｘ線回折スペクトルのデータから明らか
なように，刊行物１記載のチタニルフタロシアニン結晶と同一である。また，その
赤外吸収スペクトルのデータから明らかなように，本件発明４で規定する赤外吸収
ピークのすべてが観測された。丙１実験報告書では，原料であるα型チタニルフタ
ロシアニン結晶が完全には転換されていないが，刊行物１記載のチタニルフタロシ
アニン結晶が約７０％の割合で得られていることを考慮すると，刊行物発明１は十
分に反復実施できるものである。なお，丙１実験報告書の実験１と実験２との結果
を比較すると明らかなように，磨砕助剤である食塩の粒径が磨砕処理を行うことが
できるか否かの一つの要因と考えられ，磨砕処理において粒径範囲を適宜選択し実
施する程度のことは，技術常識の範囲であり，通常の作業にすぎない。
以上のように，丙１実験報告書記載の実験の結果から，刊行物１には，当業者が反
復実施して目的とする効果を挙げる程度に具体的，客観的に発明が記載されている
ことは明らかであり，また，得られたチタニルフタロシアニンはその赤外吸収スペ
クトルから本件発明のフタロシアニン結晶と同一化合物である。
３　取消事由３（本件発明１～３，５についての新規性の判断の誤り）について
　上記のとおり，本件発明４についての原告の取消事由１，２の主張は理由が
ないから，これを前提とする原告の取消事由３の主張も理由がない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（本件発明４と刊行物発明１との同一性の認定判断の誤り）につ
いて
(1) 原告は，本件発明４と刊行物発明１との一応の相違点について，「この発
明（注，本件発明４）の非結晶性フタロシアニンのＸ線（回折）スペクトルは，段
落番号【００５４】の記載からみて，図８のものに相当するものと認められる。刊
行物１（注，甲３）にはα型フタロシアニンの二例のＸ線回折図を第２図，第３図
として掲げているが，第３図のものは，第２図と比較すると，Ｘ線強度が小さく，
結晶が未発達（α型結晶が少なく非結晶を多く含むもの）なものと推認できる。そ
して，本件図８をみると，刊行物１の第３図と同じ位置に弱いピークが認められ，
多少のα型結晶を含むものと推認される。また，刊行物１・・・には，電子供与性
の溶媒として，テトラヒドロフラン中で処理することを示唆する記載があり，さら
に本件発明４のフタロシアニン結晶は，本件明細書（注，甲１８）の段落番号【０
０３１】に記載されているように，『他の結晶形への転移がなく，きわめて安定し
た良好な結晶』であり，製造手段によらず当該結晶の同定ができるものであるか
ら，この非結晶を出発原料とする製造手段を構成に採用することに格別の意義は認
められない」とした本件決定の認定，判断が誤りであると主張し，その理由とし
て，刊行物１（甲３）の第３図のＸ線スペクトルは，α型結晶の状態を示すもので
あり，一方，本件発明４に係る本件明細書（甲１）の図８のＸ線回折図は，非結晶
性のチタニルフタロシアニンであり，両者のＸ線回折図は，それぞれα型結晶と非
結晶の状態を示し，相違すること，本件発明４と刊行物発明１とは，少なくとも出
発原料として非結晶質のチタニルフタロシアニンを用いるか否か，その製造方法に
おいて基本的に異なるものであること，及び刊行物１におけるテトラヒドロフラン
処理は，本件発明４におけるテトラヒドロフラン処理とは全く異なることを挙げ
る。
(2) 本件発明４は，本件決定（決定謄本６頁３．６［本件発明４について］の
項）が，相違点(1)に挙げる原料及び処理手段（非結晶性チタニルフタロシアニン化
合物をテトラヒドロフランにて処理することによって得られる）、相違点(2)に挙げ
る赤外吸収スペクトル（赤外吸収スペクトルにおいて１３３２±２ｃｍ－１，１０７
４±２ｃｍ－１，９６２±２ｃｍ－１，７８３±２ｃｍ－１に特徴的な強い吸収ピークを示
す）及び一致点に挙げるＸ線回折スペクトル（ＣｕＫαを線源とするＸ線回析スペ
クトルにおいて、ブラッグ角（２θ±０．２度）が２７．２度に最大の回析ピーク
を示し９．７度、２４．１度に強い回析ピークを示し、かつ１１．８度、１３．４
度、１５．２度、１８．２度、１８．７度に特徴的なピークを示す）により特定さ
れるフタロシアニン結晶に係る特定の結晶形を有する化学物質に関する発明であ
る。このように、本件発明４は，①原料及び処理手段、②赤外吸収スペクトル、③
Ｘ線回折スペクトルで特定される特定の結晶形を有する化学物質に関する発明であ
り、その化学物質の化学構造について本件明細書の特許請求の範囲【請求項４】に
おいては明示されていないが、それが本件発明１に係る【請求項１】で示されてい
る化学構造式を持つものであり、それと刊行物１（甲３）の３頁に記載された化学
構造式のものがいずれもチタニルフタロシアニンとして公知の化学物質であって、
両者の化学構造式に相違がないことについては，原告も争ってはいない。
　　しかしながら，原告は，本件決定のした本件発明４と刊行物発明１との相
違点に係る上記①，②の認定判断のほか，一致点に係る上記③の認定判断も争うの
で，まず，本件発明４のフタロシアニン結晶のＸ線回折スペクトル（甲１の図２）
と刊行物１（甲３）のフタロシアニン結晶のＸ線回折スペクトル（甲３の第１図）
を，その特徴となるピークに関して比較検討すると，本件発明４に係る【請求項
４】では，回折ピークとして，①９．７±０．２度（強い），②１１．８±０．２
度，③１３．４±０．２度，④１５．２±０．２度，⑤１８．２±０．２度，⑥１
８．７±０．２度，⑦２４．１±０．２度（強い），⑧２７．２±０．２度（最
大）の８個のピークを挙げ，一方，刊行物発明１に係る特許請求の範囲では，主要
ピークとして，少なくとも，①９．５±０．２度，②９．７±０．２度，③１１．
７±０．２度，④１５．０±０．２度，⑤２３．５±０．２度，⑥２４．１±０．
２度，⑦２７．３±０．２度の７個のピークを挙げているところ，上記各ピークの
うち，本件発明４の①，②，④，⑦，⑧の５個のピークは，それぞれ刊行物発明１
の②，③，④，⑥，⑦に対応するものと認められ，本件発明４の③，⑤，⑥のピー
クは，刊行物１の第１図にも，それぞれ存在することが確認できる。また，刊行物
発明１の①のピークは同②のピークに極めて近接するピークであり，本件発明４の
図２ではピーク①と重なっているものと考えられ，刊行物１記載発明の⑤のピーク
は，本件明細書（甲１）の図２にも，ピーク⑦の左肩部分に存在することが確認で
きるから，両Ｘ線回折スペクトルは，主要なピークが一致し，また，全体として観
察しても極めて類似していることが認められ，この点に関する本件決定の認定判断
に誤りがあるとはいえない。
(3) ところで，Ｘ線回折スペクトルが一致した場合，その結晶構造が同一のも
のであることは化学常識であり，化学構造及び結晶構造が同一であれば両者の赤外
吸収スペクトルが同一のものであることも，当業者が容易に理解する化学常識であ
るから，化学構造及び結晶構造が特定されていれば，化学物質発明は過不足なく特
定されているものということができ，その製造手段の差異は，原料化合物の結晶形
及び処理手段を含めて，化学物質の異同には関係しない事項である。そして，本件
発明４に係る【請求項４】の「フタロシアニン結晶」と刊行物発明１に係る特許請
求の範囲の「チタニルフタロシアニン」のＸ線回折スペクトルは，上記のとおり，
主要なピークが一致し，また，全体として観察しても極めて類似しているのである
から，両者のＸ線回折スペクトルは，同一の化学物質（チタニルフタロシアニン）
の同一の結晶に基づくものであると解することができ，したがって，本件発明４に
係る【請求項４】の「フタロシアニン結晶」と刊行物発明１に係る特許請求の範囲
の「チタニルフタロシアニン」は，同一の化学物質（チタニルフタロシアニン）の
同一の結晶であると認めることができる。
(4) そして，本件発明４に係る【請求項４】の「フタロシアニン結晶」と刊行
物発明１に係る特許請求の範囲の「チタニルフタロシアニン」は，同一の化学物質
（チタニルフタロシアニン）の同一の結晶であると認めることができる以上，仮
に，原料化合物の結晶形の差異や処理手段についての本件決定の認定，判断に原告
主張の誤りがあるとしても，それが特定の結晶形を持つ化学物質に係る本件発明４
と刊行物発明１の対比に影響を及ぼすものではないから，両者の原料化合物の結晶
形に関する認定，判断及び刊行物発明１の処理手段に関する認定の誤りをいう原告
の主張は，それ自体失当というほかない。
(5) したがって，原告の取消事由１の主張は理由がない。
２　取消事由２（刊行物発明１が未完成であることの看過）について
(1) 原告は，甲４実験報告書に記載された実験の結果，いずれの実験条件にお
いても，得られた結晶はα型又はβ型のチタニルフタロシアニン又はこれらの混合
物のＸ線回折スペクトルを示し，刊行物１の第１図のＸ線回折スペクトルを示す新
規な結晶を得ることはできなかったことを理由に，刊行物１に記載された事項に基
づいて，第１図に開示されたＸ線回折スペクトルを有する新規な結晶を得ることが
できず，刊行物発明１は未完成であり，引用発明とすることができないと主張す
る。
(2) 本件発明４が刊行物発明１と同一であるとして特許法２９条１項３号によ
り特許を受けることができないとされるためには，刊行物発明１が発明として完成
していること，すなわち，刊行物１（甲３）の明細書に，その技術内容が，当業者
が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的，客観的に
記載されていることを要し，上記刊行物の頒布時（公開特許公報の公開日である平
成元年１月２０日）における技術常識を参酌し，明細書の記載によって判断される
べきものである。
　　そこで，まず，刊行物１の明細書の記載内容について見ると，フタロシア
ニン結晶の製造について，「本発明によるチタニルフタロシアニンの製造方法を例
示的に説明する。まず，例えば四塩化チタンとフタロジニトリルとをα－クロロナ
フタレン溶媒中で反応させ，これによって得られるジクロロチタニウムフタロシア
ニン（ＴｉＣｌ２Ｐｃ）をアンモニア水等で加水分解することにより，α型チタニ
ルフタロシアニンを得る。これは，引き続いて，２－エトキシエタノール，ジグラ
イム，ジオキサン，テトラヒドロフラン，Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド，Ｎ－メ
チルピロリドン，ピリジン，モルホリン等の電子供与性の溶媒で処理することが好
ましい。次に，このα型チタニルフタロシアニンを５０～１８０℃，好ましくは６
０～１３０℃の温度において結晶変換するのに十分な時間攪拌もしくは機械的歪力
をもってミリングし，本発明のチタニルフタロシアニンが製造される。なお，上記
のα型チタニルフタロシアニンの別の作製方法としては，ＴｉＣｌ２Ｐｃを望まし
くは５℃以下で硫酸に一度溶解もしくは硫酸塩にしたものを水または氷水中に注
ぎ，再析出もしくは加水分解し，α型チタニルフタロシアニンが得られる。上記の
ようにして得られたチタニルフタロシアニンは，乾燥状態で用いることが好ましい
が，水ペースト状のものを用いることもできる。攪拌，混練の分散媒としては通常
顔料の分散や乳化混合等に用いられるものでよく，例えばガラスビーズ，スチール
ビーズ，アルミナビーズ，フリント石が挙げられる。しかし，分散媒は必ずしも必
要としない。磨砕助剤としては通常顔料の磨砕助剤として用いられているものでよ
く，例えば，食塩，重炭酸ソーダ，ほう硝等が挙げられる。しかし，この磨砕助剤
も必ずしも必要としない。攪拌，混練，磨砕時に溶媒を必要とする場合には，攪拌
混練時の温度において液状のものでよく，例えば，アルコール系溶媒，すなわちグ
リセリン，エチレングリコール，ジエチレングリコールもしくはポリエチレングリ
コール系溶剤，エチレングリコールモノメチルエーテル，エチレングリコールモノ
エチルエーテル等のセロソルブ系溶剤，ケトン系溶剤，エステルケトン系溶剤等の
群から１種類以上選択することが好ましい。結晶転移工程において使用される装置
として代表的なものを挙げると，一般的な攪拌装置，例えば，ホモミキサー，ディ
スパーザー，アジター，スターラーあるいはニーダー，バンバリーミキサー，ボー
ルミル，サンドミル，アトライター等がある。結晶転移工程における温度範囲は５
０～１８０℃，好ましくは６０～１３０℃の温度範囲内に行なう。また，通常の結
晶転移工程におけると同様に，結晶核を用いることも有効である」（３頁左下欄～
４頁左上欄）との記載，及び「ホ．実施例　以下，本発明の実施例を説明するが，
まず本発明に係るチタニルフタロシアニンの合成例１，及び比較例のα型チタニル
フタロシアニンの合成例２及び３を示す。（合成例１）α型チタニルフタロシアニ
ン１０部と，磨砕助剤として食塩５乃至２０部，分散媒として（ポリエチレングリ
コール）（注，昭和６３年１０月７日付け手続補正書による補正で，「アセトフェ
ノン」と訂正された。）１０部をサンドグラインダーに入れ，６０℃乃至１２０℃
で７乃至１５時間摩砕した。この場合，高温でグライングすると，β型結晶形を示
し易くなり，また，分解し易くなる。容器より取り出し，水及びメタノールで磨砕
助剤，分散媒を取り除いた後，２％の希硫酸溶液で精製し，ろ過，水洗，乾燥して
鮮明な緑味の青色結晶を得た。この結晶はＸ線回折，赤外線分光により，第１図の
本発明のチタニルフタロシアニンであることが分った。また，その赤外線吸収スペ
クトルは第４図の通りであった。なお，吸収スペクトルの極大波長（λｍａｘ）は
８１７ｎｍ±５ｎｍにあるが，これはα型チタニルフタロシアニンのλｍａｘ＝８
３０ｎｍとは異なっている。（合成例２）フタロジニトリル４０ｇと４塩化チタン
１８ｇ及びα－クロロナフタレン５００ｍｌの混合物を窒素気流下２４０～２５０
℃で３時間加熱攪拌して反応を完結させた。その後，漏過（注，「濾過」の誤記と
認める。）し，生成物であるジクロロチタニウムフタロシアニンを収得した。得ら
れたジクロロチタニウムフタロシアニンと濃アンモニア水３００ｍｌの混合物を１
時間加熱還流し，目的物であるチタニルフタロシアニン１８ｇを得た。生成物はア
セトンにより，ソックスレー抽出器で充分洗浄を行った。この生成物は第２図に示
したα型チタニルフタロシアニンであった。（合成例３）合成例２のチタニルフタ
ロシアニンをアシッドペースト処理し，第３図のスペクトルのα型チタニルフタロ
シアニンを得た」（１０頁右下欄～１１頁右上欄）との記載があり，合成例１にお
いて，その製造工程が詳細に記載されている。そして，刊行物１には，合成例１で
原料とした「α型チタニルフタロシアニン」が，合成例２で得られたものか，又は
合成例３で得られたものかについての明示はないが，合成例１で使用しない「α型
チタニルフタロシアニン」の製造法を記載したものとは解し難いから，当業者は，
合成例２で化学合成されたα型チタニルフタロシアニンを，更にアシッドペースト
処理して得られた「α型チタニルフタロシアニン」が合成例１の原料であると理解
するものというべきである。
　　そして，丙１には，被告補助参加人が実施した刊行物１の合成例１の追試
実験では，原料であるα型チタニルフタロシアニン結晶が一部残存したものの，残
りの大部分は，Ｘ線回折スペクトルのデータから，刊行物１記載のチタニルフタロ
シアニン結晶と同一であるという結果が得られたこと，及びその赤外吸収スペクト
ルのデータから，本件発明４で規定する赤外吸収ピークのすべてが観測されたこと
が記載されており，これらを参酌すると，他に反証のない限り，刊行物１には，そ
の技術内容が，当業者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度に
まで具体的，客観的に記載されているというべきである。
(3) ところで，原告の提出する甲４実験報告書に記載された実験では，原料１
（α型チタニルフタロシアニン）を硫酸処理して得られた原料２を使用した結晶転
移実験が実験（４）～（６）で行われており，この硫酸処理は，刊行物１（甲３）
におけるアシッドペースト処理（合成例３の工程）に相当するものと認められるか
ら，この実験（４）～（６）は，刊行物１の合成例１の追試実験として行われたも
のと認められるが，実験（１）～（３）は，刊行物１の発明の詳細な説明の記載に
基づくアシッドペースト処理を経ない原料（α型チタニルフタロシアニン）を使用
したものであり，また，Ａ作成の平成１４年１１月１日付け実験報告書（甲９）及
び同平成１５年２月１８日付け実験報告書（甲１３）に記載された各実験は，いず
れもα型チタニルフタロシアニンについてアシッドペースト処理をしたものを原料
とはしていないので，いずれも刊行物１の合成例１の追試実験であるとは認められ
ない。そして，上記実験（４）～（６）の３通りの追試実験のうち，合成例１に記
載された溶媒（アセトフェノン）で行われているのは，実験（４）のみである。一
般に，発明の完成に要求される上記反復実施の可能性は，科学的に再現することが
当業者において可能であれば足り，その確率が高いものであることを要しないと解
すべきであって（最高裁平成１２年２月２９日第三小法廷判決・民集５４巻２号７
０９頁参照），化学物質発明の最適な実施の態様として明細書に記載されている具
体例（実施例等）について，それを追試する場合には，明細書中で与えられている
実験条件と，そこに記載されていないが当業者が技術常識に照らし通常考え得る範
囲の実験条件を適宜組み合わせて，十分な試行錯誤を行い，いずれの場合にも所期
の結果が得られないときには，明細書に，当業者が反復実施して目的とする効果を
挙げることができる程度にまで具体的，客観的に記載されていないということがで
きるが，甲４実験報告書によれば，温度条件，サンドグラインダーの回転数，摩砕
助剤の使用量等の実験条件について，実験（４）においては，ただ１通りの組合せ
について行われているにとどまり，その１通りの組合せが最適の実験条件を選択し
たものであるとの立証もないのであるから，結局，十分な試行錯誤を行ったという
ことはできず，その実験結果のみによっては，上記(2)の認定判断を左右するに足り
ないというべきであり，他に，この認定判断を覆すに足りる的確な反証はない。
(4) したがって，刊行物発明１の未完成をいう原告の取消事由２の主張は理由
がない。
３　取消事由３（本件発明１～３，５についての新規性の判断の誤り）について
　上記のとおり，本件発明４についての原告の取消事由１，２の主張は理由が
ないから，これを前提とする原告の取消事由３の主張も理由がない。
４　以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，他に本件決定を
取り消すべき瑕疵は見当たらない。
　　　よって，原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし，主文のとお
り判決する。
　　　　　東京高等裁判所第１３民事部
　　　　　　　　　裁判長裁判官 　篠　　原　　勝　　美
　　　　裁判官 　岡　　本　　　　　岳
　　　　裁判官 　早　　田　　尚　　貴