平成12(行ケ)197行政訴訟 特許権

平成１２年（行ケ）第１９７号　特許取消決定取消請求事件

平成１４年１２月１０日口頭弁論終結

判　　　　　　　　　決

原　　　　　　　　　　告　　　　　ダイセル化学工業株式会社

訴訟代理人弁理士　　　　　　　　　古　　　谷　　　　　　　馨

同　　　　　　　　　　　　　　　　溝　　　部　　　孝　　　彦

同　　　　　　　　　　　　　　　　古　　　谷　　　　　　　聡

同　　　　　　　　　　　　　　　　持　　　田　　　信　　　二

同　　　　　　　　　　　　　　　　義　　　経　　　和　　　昌

被　　　　　　　　　　告　　　　　特許庁長官　太　田　信一郎

指定代理人　　　　　　　　　　　　三　　　浦　　　　　　　均

同　　　　　　　　　　　　　　　　森　　　田　　　ひ　と　み

同　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　色　　　由　美　子

同　　　　　　　　　　　　　　　　大　　　橋　　　良　　　三

同　　　　　　　　　　　　　　　　涌　　　井　　　幸　　　一

主　　　　　　　　　　文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第１　当事者の求めた裁判

１　原告特許庁が平成１１年異議第７０６４７号事件について平成１２年４月１０日にした決定をいずれも取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。２　被告主文と同旨

第２　当事者間に争いのない事実

１　特許庁における手続の経緯原告は，発明の名称を「難燃性スチレン系樹脂組成物」とする特許第２７９号の特許（平成２年９月２７日出願（以下「本件出願」という。）。平成年６月１９日登録。以下「本件特許」といい，その発明を「本件発明」という。）の特許権者である。本件特許について，３名から，それぞれ日を異にして特許異議の申立てがあり，それらの申立ては，平成１１年異議第７０６４７号事件として審理された（以下「本件異議手続」という。）。特許庁は，上記事件につき，平成１２年４月１０日，「特許第２７９３３５０号の特許を取り消す。」との決定をし，同年５月１６日にその謄本を原告に送達した（本件においては，異議申立人ごとに，決定書が合計３通作成されている。しかしながら，本件異議手続は，一個の手続として，審理されていること，上記各決定書の記載内容は，当事者の表示を除き同一であることから，以下の決定書の頁及び行数の表示は，異議申立人黒神朱砂を当事者と表示した決定書（甲第１号証の１。以下，単に「決定書」という。）のそれによることとする。）。２　決定の理由の要点別紙決定書の写し記載のとおりである。要するに，本件発明は，特開昭６１－３１４５１号公報（審判甲第３号証，本訴甲第２号証，以下「引用例１」という。）に記載された発明（以下「引用発明１」という。）及び特開平１－２８７１号公報（審判甲第６号証，本訴甲第３号証，以下「引用例２」という。）に記載された発明（以下「引用発明２」という。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項に該当する，というものである。３　本件発明の特許請求の範囲「グラフト率が５０％以上のＡＢＳ樹脂（アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン三元共重合体）１０～９０重量％と，アクリロニトリル２３％以上で重量平均分子量８００００以上のＡＳ樹脂（アクリロニトリル－スチレン共重合体）９０～１０重量％からなるスチレン系樹脂，あるいはグラフト率が５０％以上で重量平均分子量が９００００以上のＡＢＳ樹脂１００重量％からなるスチレン系樹脂１０重量部に対し，以下の式(Ⅰ）で示され重量平均分子量が２００００～１００００のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体を１～５０重量部，あるいは以下の式（Ⅰ）で示され重量平均分子量が１０００～９０００のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体を１～５０重量部，又は以下の式（Ⅰ）で示され重量平均分子量が２００００～１０００００のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体１～９９重量％と以下の式（Ⅰ）で示され重量平均分子量が１０００～９００のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体９９～１重量％からなるハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体を１～５０重量部配合してなる難燃性スチレン系樹脂組成物。」（式（Ⅰ）は，別紙１参照）

第３　原告主張の決定取消事由の要点

決定の理由のうち，〔手続の経緯〕，〔本件発明〕，〔引用例の記載事実〕（決定書１頁下から７行～５頁９行）は認める。〔対比，判断〕中，一致点及び相違点の認定（５頁１１行～３３行）は，「グラフト率が５０％以上で重量平均分子量が９００００以上のＡＢＳ樹脂１００重量％からなるスチレン系樹脂１００重量部」（５頁２３行～２４行）が配合されている点で一致することを争い，その余は認める。相違点１についての判断（５頁３４行～６頁５行）は，引用例１に重量平均分子量８００００以上のＡＳ樹脂が記載されていること（５頁末行）を認め，その余は争う。相違点２についての判断（６頁６行～下から４行），本件発明の効果についての判断（６頁下から３行～７頁７行）は争う。〔むすび〕（７頁８行～１行）は争う。決定は，引用発明２の認定を誤り（取消事由１），引用発明１と引用発明２とを組み合わせることの想到容易性の判断を誤り（取消事由２），本件発明の顕著な作用効果を看過し（取消事由３），これらの誤りを犯した結果，相違点２についての判断を誤り，かつ，本件異議手続において，取消理由通知に記載のない理由により判断し，この点につき原告に意見書を提出する機会を与えなかった手続上の誤り（瑕疵）がある（取消事由４）。これらの誤りがそれぞれ決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，決定は違法なものとして取り消されるべきである。

１　取消事由１（引用発明２の認定の誤り）

(1)　決定は，「引用例２には，ＡＢＳ樹脂に特定の一般式で表される両末端に

エポキシ基を有するハロゲン含有化合物を配合することにより，耐衝撃性，難燃性及び耐光性だけでなく，流動性や熱安定性に優れた樹脂組成物を得ることが記載されており，このハロゲン含有化合物は，本件発明で用いるものと一致している。」（決定書６頁７行～１１行）と認定した。しかし，本件発明の別紙１一般式（Ⅰ）（以下，単に「式（Ⅰ）」という。）で示される構造式と引用例２の別紙１一般式（２）（以下，単に「式

（２）」という。）で示される構造式とは，置換基，置換原子をいずれかに選択し

た場合に，一致する場合があるにすぎず，本件発明のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体と引用例２記載のハロゲン含有化合物とは，分子量も含めて一致しているとはいえない。本件発明のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体（以下「本件エーテル誘導体」ということがある。）は，①式（Ⅰ）で示され重量平均分子量が２～１０００００のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体１～５０重量部（以下，「構成Ｂ－１」といい，同構成のエーテル誘導体を「重量エーテル誘導体」という。），あるいは，②式（Ⅰ）で示され重量平均分子量が１０００～のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体１～５０重量部（以下，「構成Ｂ－２」といい，同構成のエーテル誘導体を「軽量エーテル誘導体」という。），又は，③①のエーテル誘導体１～９９重量％と②のエーテル誘導体９９～重量％からなるハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体（以下，「構成Ｂ－３」といい，同構成のエーテル誘導体を「混合エーテル誘導体」という。）１～重量部の三つの態様のいずれかからなるものであるのに対し，引用例２にはこのような三つの態様についての記載はない。引用例２の式（２）で示されるハロゲン含有化合物は，その軟化点が８０～１１０℃との限定が付されていることなどを考え合わせると，その重量平均分子量は１０００～２０００程度にすぎないものである。

(2)　被告は，本件発明の構成Ｂ－３の混合エーテル誘導体（重量平均分子量２

～１０００００の構成Ｂ－１のもの（重量エーテル誘導体）と重量平均分子量１０００～９０００の構成Ｂ－２のもの（軽量エーテル誘導体）との混合物）は，その重量平均分子量が９０００～２００００のものも含むことになる，と主張する。しかし，重合体単品の分子量分布は，単一ピークを示し，これら単品からなる混合品の分子量分布は，それぞれの重合体のピークを示している。二つの重合体単品を混合品とした場合には，中間程度の分子量分布を示すのではなく，二つの重合体それぞれの分子量分布を示すことが明らかであり，二つの重合体それぞれの性質が発現され，中間程度の平均分子量に相当する重合体の性質が発現されるのではない。

２　取消事由２（引用発明１と引用発明２とを組み合わせることの想到容易性の

判断の誤り）決定は，「ところで，引用例２には，使用するＡＢＳ樹脂にゴム状物質含有量，共重合体含有量及び共重合体中の不飽和ニトリル化合物単位の割合の点で制約があることが示されている。しかしながら，そのような制約はいずれも，引用例１に記載されたハロゲン系難燃剤として引用例２記載のハロゲン含有化合物を使用する上で，何等の妨げにもならない。引用例１には，使用するＡＢＳ樹脂のゴム状物質含有量，共重合体含有量及び共重合体中の不飽和ニトリル化合物単位の割合のいずれかが引用例２に示された制約条件に触れるとする具体的データは記載されていないからである，しかも，引用例２記載のハロゲン含有化合物の特徴を有する難燃剤は，本件特許明細書の実施例にも記載されているように，本件特許の出願前に市販されているものである。してみれば，耐衝撃性，難燃性，耐光性，流動性，熱安定性等について，好ましい結果が得られるものを市販品の中から選択し，式（Ⅰ）で示され重量平均分子量が２００００～１０００００のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体，あるいは式（Ⅰ）で示され重量平均分子量が１０００～９０のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体，又は式（Ⅰ）で示され重量平均分子量が２００００～１０００００のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体１～９９重量％と式（Ⅰ）で示され重量平均分子量が１０００～９０００のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体９９～１重量％からなるハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体を用いることは当業者が創意を要することなく，容易にできることである。」（決定書６頁１４行～３６行）と判断した。

(1)　引用例１にも引用例２にも，引用発明１の樹脂組成物と引用発明２のハロ

ゲン含有化合物を組み合わせて使用し得るとの記載も，そのことを示唆する記載もない。引用例２には，「ただ単にハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体をＡＢＳ樹脂に配合しただけでは，優れた品質バランスを有する難燃性ＡＢＳ樹脂組成物を得るのは極めて困難なのが実情であった。・・・本発明者らは，かかる状況に鑑み，耐衝撃性を良好に保持し，しかも優れた耐光性と難燃性を有する樹脂組成物を得るべく鋭意検討した結果，特定の組成を有する樹脂組成物に特定の構造のハロゲン含有化合物を配合することにより達成されることを見いだし，本発明をなすに至った。」（甲第３号証２頁右上欄９行～１９行）との記載がある。この記載は，引用例２の記載は，特定の組成を有する樹脂組成物と別紙１記載の式（２）で示されるハロゲン含有化合物とを組み合わせることによってのみ，目的と効果を奏することができることを示すものである。このことからすれば，引用発明１の樹脂組成物と引用発明２のハロゲン含有化合物とを組み合わせることができると，積極的に認定するためには，引用例１記載のスチレン系樹脂と引用例２記載の特定の組成を有する樹脂化合物とが一致又は類似している必要があるというべきである。ところが，両者は，一致しているとも，類似しているとも，認めることはできないのである。引用例２では，そこに記載された樹脂は，その不飽和ニトリル化合物単位含有量が２０ないし２７重量％であることが重要であり，これより多い２８重量％ではアイゾット衝撃強さが劣る，とされている（甲第３号証６頁３表の比較例）。これに対し，引用例１では，そこに記載されたスチレン系樹脂は，不飽和ニトリル化合物単位含有量が２８重量％であってもアイゾット衝撃強さが優れているとされており（実施例１ないし３），共重合体中の不飽和ニトリル化合物単位の割合が，引用例２に示された制約条件に触れるとする実施例が記載されていることが明白である。このことと，引用例２のハロゲン含有化合物が特定の組成を有する樹脂組成物との組合せによってのみ，その効果を発揮するとの前記記載とを併せ考慮して判断するならば，引用例１記載の樹脂組成物と引用例２記載のハロゲン含有化合物とを組み合わせ得るか否かについては，積極的に認定することができないだけでなく，むしろ，積極的にこれを否定するための根拠さえも見い出すことができる，というべきである。

(2)　被告は，引用発明１のハロゲン系難燃剤には，「ビスフェノール類の３，

位がハロ置換されたテトラハロ化合物（即ちハロゲン化ビスフェノール類）からの重合体もしくは共重合体，あるいはハロ置換されたビスフェノール類と，ハロ置換されていないビスフェノール類との共重合体」（甲第２号証５頁左上欄１３行～行）なども包含されており，その上位概念で表される化合物の範疇に本件発明のエーテル誘導体が属することは明らかである，と主張する。しかし，化合物一般において，置換基や分子量が相違することによって，著しく物理的及び化学的性質を異ならせることは技術常識である。そうである以上，具体的な構造の検討を伴わない，漠然とした上位及び下位概念の認定には何の意味もないというべきである。しかも，被告が引用する上記個所の記載は，ハロゲン含有芳香族ポリカーボネートに関するものであり，置換基を除く基本構造は，式（Ⅰ）と異なるから，上記引用は誤りである。引用例２の記載中には，他に本件発明のエーテル誘導体の上位概念に相当するものは存在しない。被告は，引用例２においては，ハロゲン含有化合物である式（２）における繰り返し単位数のｎは自然数，と規定されているから，引用例２は，本件発明の構成要件であるエーテル誘導体の中から重量平均分子量２００００ないし１０００のエーテル誘導体や，重量平均分子量１０００ないし９０００のエーテル誘導体を一応包含している，と主張する。しかし，引用例２の式（２）においてｎは自然数であると規定されているからといって，上記の分子量範囲が記載されているとの理由にはならない。特に，重量平均分子量が９０００超ないし２００００未満のものを排除することが記載されていることの理由にはなり得ない。被告は，引用発明１及び２には，本件発明の構成要件がすべて記載されており，本件発明と引用例１及び２とは技術課題が共通している，と主張する。しかし，本件発明のスチレン系樹脂と引用発明１及び２の樹脂組成物とは詳細が相違している。引用例１及び２には，本件発明のエーテル誘導体のＢ－１ないしＢ－３の構成が記載されておらず，本件出願の願書に添付された明細書（以下「本件明細書」という。）には記載されている耐熱性の改善が，課題を解決するための手段として記載されていない。被告は，引用発明１及び２の樹脂組成物の子細を対比することには技術的意味がない，と主張する。しかし，新たな樹脂を開発することは容易ではなく，ポリマーアロイ又はポリマーブレンドといった，複数のポリマーを組み合わせて新たな性質を有するものを開発するという技術分野が確立されており，その一環として，既存の樹脂を改変することで，その性質を改変しようとする技術分野も同時に存在する。同種の樹脂であっても，共重合させる単量体の種類や割合を変更したり，分子構造や分子量を変更したりすること，すなわち子細を変更することで，従来と異なる性質を付与することができるのである。被告の上記主張は，樹脂分野における技術開発及びそれに則した特許出願の現状を誤認したものである。

３　取消事由３（本件発明の顕著な作用効果の看過）

決定は，「本件発明は，難燃剤として式（Ⅰ）で示されるハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体として特定の重量平均分子量のものを用いることにより，耐衝撃性，難燃性，耐光性，流動性，熱安定性等に優れた結果が得られるという効果を有することが窺える。しかしながら，そのような効果は引用例２に示唆されているから，予期し得る程度のものというべきである。」（決定書６頁下から２行～７頁４行）と判断した。

(1)　本件発明の難燃性スチレン系樹脂組成物は，スチレン系樹脂とハロゲン含

有芳香族ジオールのエーテル誘導体との組合せにより，耐衝撃性と難燃性の両方が相乗的に向上する，という相乗効果を有するものであって，これは，引用例２の記載からは予期し得ない作用効果である。ア　本件発明の実施例１，２と比較例１，２（甲第５号証５頁表－１。別表参照）とは，ハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体は同一かつ同量で，スチレン系樹脂のグラフト率が相違しており，この相違に起因して，実施例１，２はアイゾット衝撃強度と難燃性の両方が優れているのに対し，比較例１，２は，この両方が劣っている。このことから，本件発明の構成のスチレン系樹脂を有していない組成物は，耐衝撃性及び難燃性が共に低下することが明らかである。イ　本件発明の実施例２，４と，比較例３，４（甲第５号証５頁表－１。別表１参照）とを対比すると，難燃剤の使用については同じであるにもかかわらず，アクリロニトリル含量２６％で，分子量９２００のＡＳ樹脂（これは引用例２の特許請求の範囲で規定された範囲内のものである。）を用いた比較例３，４の方が，耐衝撃性と難燃性が劣っていることが確認できる。このような効果の相違は，実施例２，４と比較例３，４において使用されるスチレン系樹脂の相違に基づくものである。ウ　本件発明の実施例３と比較例５（甲第５号証５頁表－１。別表１参照）とを対比した場合，ＡＳ樹脂の分子量には大きな差がなく，比較例５のＡＳ樹脂の分子量９２０００は本件発明の範囲内であるため，実質的な相違点は，アクリロニトリル含量だけである。比較例５のＡＳ樹脂のアクリロニトリル含量２０％は，引用例２の特許請求の範囲で規定された範囲内のものであり，引用例２の４頁左下欄の第１表に示された共重合体中のＡＮ単位割合が２１重量％の「Ａ－２」と近似するものである。以上を前提として実施例３と比較例５とを対比すると，比較例５は耐衝撃性と難燃性において明らかに劣っており，この効果の相違は，スチレン系樹脂の相違に基づくものである。エ　本件発明の実施例５ないし９と比較例８，９（甲第５号証６頁表－２参照）並びに，実験例１（低分子量のエーテル誘導体（ＭＷ＝２０００）２０部と高分子量のエーテル誘導体（ＭＷ＝３００００）８部とを混合し，ＭＷ＝１００００になるように調整したもの）とを比較してみる（別表２参照）。難燃剤が，高分子量の構成Ｂ－１を満たす実施例６，８と，難燃剤が低分子量の構成Ｂ－２を満たす実施例５，７と，難燃剤が高分子量と低分子量の組合せの構成Ｂ－３を満たす実施例９及び実験例１は，構成Ｂ－１ないし３を満たさない，難燃剤が中分子量（ＭＷ＝１００００）の比較例８，９よりも，耐衝撃性と難燃性において優れている。特に，実験例１のように，低分子量の難燃剤と高分子量の難燃剤を混合して中分子量のＭＷ＝１００００の難燃剤にした場合には，比較例８，９のように単独で中分子量（ＭＷ＝１００００）の難燃剤を使用した場合よりも耐衝撃性及び難燃性が優れている。このような，本件発明における難燃剤の分子量選定の意義，特に中分子量部分（重量平均分子量９０００超２００００未満）を排除した組合せによる効果については，引用例２には記載も示唆もなく，引用発明１と２とを組み合わせたものの効果も，予測困難なものである。オ　引用例２の実施例１ないし３と比較例１ないし４（甲第３号証６頁第３表参照）とは，ハロゲン含有化合物の種類及び配合量は同一であり，ＡＢＳ樹脂の種類が相違している。このようにＡＢＳ樹脂の種類を異ならせることで実施例と比較例１ないし３のアイゾット衝撃強さは相違するものの，難燃性については，実施例と比較例とで差が認められない（比較例４は，ＡＢＳ樹脂中のゴム状物質含有量が過剰の例であるため，アイゾット衝撃強さは良いものの，難燃性が劣っている。）。引用発明２において，ＡＢＳ樹脂とハロゲン含有化合物との間で本件発明と同等の相乗効果があるというためには，ＡＢＳ樹脂の種類を変えた比較例１ないし３において難燃性も低下していなければならないのに，難燃性の低下はみられない。引用例２の実施例４，５と比較例５ないし９（甲第３号証７頁第４表参照）とは，ＡＢＳ樹脂の種類及び配合量は同一であり，ハロゲン含有化合物の種類が相違している。この場合においては，アイゾット衝撃強さ及び難燃性に差は認められない（比較例７は，ハロゲン含有化合物の配合量が過小であるため，難燃性が劣っている。）。引用例２において，ＡＢＳ樹脂とハロゲン含有化合物との間で本件発明と同等の相乗効果があるというためには，ハロゲン含有化合物の種類を変えた比較例５ないし９においてアイゾット衝撃強さ及び難燃性も低下していなければならないのに，これらの低下はみられない。以上のとおりであるから，引用発明２のハロゲン含有化合物を引用発明のＡＢＳ樹脂と組み合わせた場合に，相乗作用によって耐衝撃性と難燃性の両方が向上するものとは認められない。本件発明の相乗効果は，引用例１，２からは予測できない効果である。カ　引用例１の実施例１と比較例１（甲第２号証７頁右上欄表－１参照）とを対比すると，両者は，樹脂組成物のグラフト率が異なるのみで，ハロゲン系難燃剤は同一のものであり，両者の難燃性は同じである。引用例１の実施例２，３と比較例２（甲第２号証８頁右上欄表－２参照），実施例４，５と比較例４（甲第２号証９頁右上欄表－３参照）との対比においても同じ結果が示されている。引用例１の実施例６と比較例６（甲第２号証９頁左下欄表－４参照）とを比較すると，両者は樹脂組成物中のゴムの粒子径分布が異なるのみで，ハロゲン系難燃剤は同一のものであり，両者の難燃性は同じである。残余の実施例及び比較例においても同様の結果が示されている。以上のとおり，引用例１において，本件発明と同じ相乗効果があるとすれば，樹脂組成物が異なる比較例は難燃性が低下していなければならないのに，実施例及び比較例の難燃性はすべて同一であるから，耐衝撃性と難燃性とを相乗的に向上させる効果が得られないことは，明らかである。

(2)　本件発明の実施例と引用発明２の実施例とは，難燃性の程度（Ｖ－０）に

差はないものの，試験に使用した試験片の厚みが，前者は１．６ｍｍ（１／１６インチ）であるのに対し，後者は１／８，１／１２インチである。同じ材料を使用した場合には，厚みが厚いほど耐炎性（難燃性）が高く（甲第７号証参照），難燃性の評価が同じＶ－０である場合には，厚みが薄いほど難燃性が高くなることは明らかであるから，本件発明の組成物の難燃性と，引用例２の組成物の難燃性は明確に相違し，本件発明のほうが難燃性が高い。本件発明の実施例１ないし９において，熱変形温度の試験は，厚み１２．ｍｍ（１／２インチ。我が国において，試験片厚みとして要求される厚み）の試験片で行われ，熱変形温度は，９１℃ないし９６℃である。これに対し，引用例２の実施例１ないし５における熱変形温度の試験は，厚み６．４ｍｍ（１／４インチ）の試験片で行われ，熱変形温度は，８０℃ないし８３℃である。厚みが２倍になると，熱変形温度が５℃程度上昇することは，当業者の常識であるから（甲第９号証１３頁，２１頁参照），本件発明を引用例２と同じ厚みの試験片で熱変形温度を試験した場合には，熱変形温度は，上記測定結果よりも５℃低い８６℃ないし９℃となる。この温度は，引用例２の熱変形温度よりも６℃ないし８℃高い。本件発明の作用効果は，耐熱性においても顕著である。

(3)　本件発明では，耐衝撃性と難燃性との相乗的な効果に加えて，優れた熱変

形温度，耐光変色性，流動性が得られているのに対し，引用例１記載の樹脂組成物とハロゲン系難燃剤との組合せでは，これらの効果は得られていない。

４　取消事由４（手続上の誤り）

本件特許に対して発せられた取消理由通知書（以下「本件取消理由通知」という。甲第１０号証）には，１３の刊行物が刊行物１ないし１３として掲げられ，

①刊行物１ないし１２によれば，本件発明の特許は，特許法２９条２項に違反して

特許されたものと認められる，②同手続における刊行物１３によれば，本件発明の特許は，特許法２９条の２に違反して特許されたものと認められる，と記載されていた。ところが，本件決定書では，上記刊行物１ないし１２の中から，刊行物３と刊行物６のみを抜き出し，それぞれを引用例１，引用例２とした上，本件発明は，引用例１及び引用例２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであると判断し，この判断をするに当たり，引用例１と引用例２とを組み合わせる動機付けについても詳細に記載し，かつ，本件発明の効果は引用例２に示唆されている，とした。本件取消理由通知書は，ＡＢＳ樹脂に係る構成の容易想到性の根拠となる刊行物として，異議手続における刊行物１，刊行物２，刊行物３（審決及び本件訴訟における引用例１），刊行物６，刊行物１０，刊行物１１の群を引用し，エーテル誘導体に係る構成の容易想到性の根拠となる刊行物として，異議手続における刊行物１，刊行物４，刊行物５，刊行物６（審決及び本件訴訟における引用例２），刊行物９，刊行物１２の群を引用するものであり，そこには，これらの群の中から特に刊行物３と刊行物６とを選び出し，これらを組み合わせることに着目したことは，何ら述べられていない。上記２つの群の刊行物を組み合わせる動機付けとしても，単に，「ＡＢＳ樹脂に難燃化という上記技術課題を解決する目的で」と記載しているにすぎなかった。また，決定は，本件発明の効果は引用例２に示唆されていると述べているが，本件取消理由通知書には，本件発明と引用例２との効果の対比についての記載はなかった。このため，原告は，本件発明と引用例１，２の組合せとの具体的な対比も，本件発明の効果と引用例２との効果との対比も，何らなしえなかった。以上のとおりであるから，決定は，取消理由通知において指摘しなかった事項に基づいて取消決定をしたものというべきである。取消理由通知において指摘しなかった事項に基づいて取消決定をしようとする場合には，特許権者に対し，新たに取消の理由を通知し，意見書を提出する機会を与えなければならないから，これをしなかった決定には手続上の誤りがあり，この誤りは重大である。

第４　被告の反論の要点

決定の認定判断は，正当であり，決定に，取消事由となるべき瑕疵はない。

１　取消事由１（引用発明２の認定の誤り）について

(1)　原告は，本件発明のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体は，分

子量も含めて引用例２記載のハロゲン含有化合物と一致しているとはいえない，と主張する。しかし，本件発明の式（Ⅰ）及び引用例２の式（２）は，それぞれ別紙１記載のとおりであり，いずれにおいても，基や原子は任意に置換可能なものであって，両式を対比すると，化合物の基本骨格は，ほとんど同じであることが明らかである。本件発明は，Ｂ－１ないし３の三つの態様のエーテル誘導体を難燃剤として配合するとしている。しかし，Ｂ－３の態様のものを得るときのようにようなように低分子量のものと高分子量のものを混合すれば，中間の分子量のものが生じるのは技術常識（乙第１ないし第４号証参照）に照らし当然であり，したがって，上記混合物の分子量は９０００～２００００ということになる。そうすると，結局，本件発明の難燃剤は，重量平均分子量１０００ないし１０００００という広範囲のエーテル誘導体として規定されているのと同じことになるのである。引用例２の式（２）のハロゲン含有化合物の構造式中，ａ，ｂ，ｃ，ｄは～４の自然数でｎは自然数であるから，当然に分子量１０００～１０００００のハロゲン含有化合物をすべて含むのであり，この範囲で一致していることになる。

(2)　原告は，甲第１１，第１２号証に基づき，二つの重合体単品を混合品とし

た場合には，中間程度の重合体の分子量分布を示すのではなく，二つの重合体それぞれの分子量分布を示すものであることが明らかであり，二つの重合体それぞれの性質が発現される，と主張する。しかしながら，本件発明のＢ－３の構成のエーテル誘導体を，いわゆる二者のポリマーの混合物であると限定して解釈する根拠はなく，これが常に二つのピークがある混合物であってＢ－１構成のエーテル誘導体とＢ－２構成のエーテル誘導体の平均的な分子量の混合物からなる態様のものは本件発明から排除されている，と限定的に解釈する根拠はない。

２　取消事由２（引用発明１と引用発明２とを組み合わせることの想到容易性の

判断の誤り）について

(1)　原告は，引用例１記載のスチレン系樹脂と引用例２記載のハロゲン含有化

合物とを組み合わせられるとする積極的な根拠を何ら見いだすことができない，と主張する。しかし，引用例１において解決すべき技術課題とされているのは，樹脂組成物につき，高度にグラフト化反応させて得られたグラフト重合体を用いて樹脂組成物の耐衝撃性を向上させた上で，適量の難燃剤を組み合わせることにより，実用的な耐衝撃性を高度に保ちつつ，同時に優れた難燃性を保有する（甲第２号証２頁右上欄１５行～２０行），ということである。引用例２において解決すべき技術課題とされているのは，「耐衝撃性に優れ，高度な耐光性及び難燃性を有するスチレン系樹脂組成物」（甲第３号証１頁右下欄６行～７行）を得るということである。しかも，両引用例のいずれにも，耐衝撃性，難燃化という共通の技術課題のための解決指向は，スチレン系樹脂とハロゲン含有難燃剤を組み合わせること，という形で明示されているのである。このように性格を共通にする引用発明１，２につき，両者を組み合わせる動機がないとすることはできない。

(2)　引用例２に難燃剤として記載されているハロゲン含有化合物は，特定のＡ

ＢＳ樹脂を含む特定のスチレン系樹脂を一応配合対象としているものの，特定のスチレン系樹脂だけに機能する特有な難燃剤であると解釈するべき技術的な根拠はなく，むしろ，各種合成樹脂に転用できる汎用の難燃剤と解釈するのが相当である。このことは，樹脂の違いが難燃剤の組合せに格別の影響を与える要因にはならないとの，プラスチックの難燃化の機構についての一般的知見（乙第５，第６号証）からも明らかである。

３　取消事由３（本件発明の顕著な作用効果の看過）について

(1)　原告は，本件明細書記載の実施例及び比較例や実験例１を根拠に，本件発

明の耐衝撃性や難燃性は予想することができない顕著な作用効果である，と主張する。しかし，引用例１には，特許請求の範囲に，配合要素の一つである樹脂組成物が「グラフト率７０～１５０％のグラフト重合体を含有してなる」（甲第２号証の特許請求の範囲）ことを必須の構成要件としている旨が記載され，発明の詳細な説明に，「グラフト率が７０％未満の場合は，実用耐衝撃性が低下し・・・」（甲第２号証２頁右下欄１行～２行），「高度にグラフト反応させて得られたグラフト重合体に，適量の難燃剤を組合せることにより，・・・実用上有効な優れた耐衝撃性と難燃性を併有する難燃性樹脂組成物を得ることが可能となった。」（甲第号証１０頁右下欄下から４行～１１頁左上欄１行）と記載されており，これらの記載をみれば，グラフト率，耐衝撃性，難燃性の関係は既に究明されているということができる。同様に，引用発明２は，その構成により，耐衝撃性に優れ，高度な耐光性，難燃性を有する，という効果を奏するものであり（甲第３号証１頁右下欄６行～８行，４頁左上欄下から３行～右上欄２行），本件発明とほとんど同一の技術課題の解決を指向したものということができる。そうすると，本件発明の耐衝撃性や難燃性は十分予測し得るものというべきである。原告主張のように，本件発明と，引用発明１又は引用発明２との耐衝撃性や難燃性における違いを，実施例という，いわば典型的な一態様のみに基づいて対比してみても，意味のあることではない。

(2)　原告は，本件発明では，優れた熱変形温度，耐光変色性，流動性が得られ

ている，と主張する。しかし，上記の点につき，実施例１ないし４と比較例１ないし５とを対比してみても，顕著な差異はないことが明らかである。

４　取消事由４（手続上の瑕疵）について

本件取消理由通知書（甲第１０号証）は，スチレン系樹脂にエーテル誘導体を併用した難燃性樹脂組成物が同通知書における刊行物１に記載されている，として刊行物１を第１番目の引用例としながらも，本件発明のＡＢＳ樹脂は，刊行物，刊行物３記載のとおり公知のものである，として，刊行物３（決定書及び本訴における引用例１）の技術も，刊行物１と同等に引用している。このように，取消理由として，刊行物３（引用例１）にも本件発明のスチレン系樹脂が記載されていることを通知していることは，明白である。本件取消理由通知書は，エーテル誘導体は，刊行物１以外にも，刊行物４，刊行物５，刊行物６，刊行物９，刊行物１２にも記載されており，スチレン系樹脂の難燃剤としてごく普通に知られたものである，として，刊行物６（引用例２）も引用している。本件取消理由通知書は，上記のように引用した上で，それ自体公知のＡＢＳ樹脂に対して，ＡＢＳ樹脂の難燃化という技術課題を解決する目的で，難燃剤として慣用のエーテル誘導体を混合することは，上記各刊行物記載の発明に基づいて当業者が容易になし得ることである，と結論付けている。取消理由通知書に上記のとおりの記載がある以上，そこには，刊行物３（引用例１）と刊行物２（引用例２）との組合せに関する取消理由は，当業者であれば理解できる程度に記載されているというべきである。決定に，原告主張の手続上の瑕疵はない。

第５　当裁判所の判断

１　取消事由１（引用発明２の認定の誤り）について

原告は，引用例２記載のハロゲン含有化合物が，本件発明で用いられるハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体（本件エーテル誘導体）と一致している，とした決定の判断は誤りである，と主張する。

(1)　本件発明の本件エーテル誘導体が別紙１記載の式（Ⅰ）で示されるもので

あること，引用例２記載のハロゲン含有化合物が別紙１記載の式（２）で示されるものであることは，当事者間に争いがない。本件発明の式（Ⅰ）において，Ｒ１及びＲ２として，その選択的例として挙げられているエポキシ基を有するものを選択した場合の式は，引用例２の式（２）と一致することが明らかである。そうである以上，引用例２の式（２）は，本件発明の式（Ⅰ）に技術的思想としては包含されるものであるということができる。

(2)　原告は，引用発明２記載のハロゲン含有化合物の式（２）と本件発明の本

件エーテル誘導体の式（Ⅰ）が一致する場合があるとしても，その場合であっても，両者は分子量において異なる，と主張する。ア　本件発明の本件エーテル誘導体のうち，Ｂ－３構成の混合エーテル誘導体の重量平均分子量についてみる。本件発明の特許請求の範囲の記載によれば，Ｂ－３構成の混合エーテル誘導体は，式（Ⅰ）で示され２００００～１０００００の範囲の重量平均分子量のもの１～９９重量％と，式（Ⅰ）で示され１０００～９０００の範囲の重量平均分子量のもの９９～１重量％とから成るものとして規定されている。この混合エーテル誘導体のうち，最も重量平均分子量が大きいのは，重量平均分子量１０００００のもの９９重量％と重量平均分子量９０００のもの１重量％から成るものであり，最も重量平均分子量が小さいのは，重量平均分子量１０００のもの９９重量％と重量平均分子量２００００のもの１重量％から成るものである。そして，前者の最も大きい重量平均分子量は１０００００を若干下回るものの２００００より大きいものであること，また，後者の重量平均分子量は１０００を若干上回るものの９００より小さいものであることは技術常識から明らかである。そして，上記のとおり，混合エーテル誘導体の重量平均分子量が２００００～１０００００及び１００～９０００と連続した数値範囲のものと規定され，これら重量平均分子量のものの重量割合も９９～１重量％及び１～９９重量％と連続した数値範囲として規定されていることを勘案すると，本件発明におけるＢ－３構成の混合エーテル誘導体の重量平均分子量は，１０００をほぼ上回るものの９０００より小さいものから１０を若干下回るものの２００００より大きいものまでの連続する数値範囲として規定されているものということができる。混合エーテル誘導体の重量平均分子量がこのような数値範囲のものとして規定されていること，重量エーテル誘導体が重量平均分子量２００００～１００のものであること，軽量エーテル誘導体が重量平均分子量１０００～９００のものであること，本件発明は，上記各エーテル誘導体を選択的事項としていることを総合すると，結局，本件発明の本件エーテル誘導体は，実質上，式（Ⅰ）で示され，かつ重量平均分子量１０００～１０００００のものとして規定されているにすぎないものと認められる。イ　次に，引用例２記載のハロゲン含有化合物の重量平均分子量についてみる。引用例２には，以下の記載がある（甲第３号証）。

①「（１）ゴム状物質の存在下，モノビニル芳香族単量体及び不飽和ニト

リル単量体を重合させてなる樹脂組成物であって，ゴム状物質含有量が８～２４重量％であり，モノビニル芳香族化合物単位及び不飽和ニトリル化合物単位からなる共重合体含有量が７６～９２重量％であって，かつ，該共重合体中の不飽和ニトリル化合物単位の割合が２０～２７重量％である樹脂組成物（Ａ）１００重量部及び式（２）・・・（判決注・化学構造式については別紙１の式（２）参照。）・・・（Ｘは，臭素又は塩素，ａ，ｂ，ｃ及びｄは，１～４の自然数，ｎは自然数である。）で表され，８０～１１０℃の軟化点を有し，両末端にエポキシ基を有するハロゲン含有化合物（Ｂ）１２～２６重量部とからなる難燃性樹脂組成物。」（特許請求の範囲）

②「両末端にエポキシ基を有するハロゲン含有化合物は，含ハロゲンビス

フェノールＡと含ハロゲンビスフェノールＡ型エポキシ樹脂の反応生成物として得られる。又は，含ハロゲンビスフェノールＡとエピハロヒドリンとの反応生成物として得られる。・・・特に好ましくは，テトラブロモビスフェノールＡとテトラブロモビスフェノールＡのジグリシジルエーテルとの反応生成物，或いはテトラブロモビスフェノールＡとエピクロルヒドリンとの反応生成物であり，式中の繰返し数ｎが２のものである。」（３頁左下欄下から８行～右下欄１３行）

③「（ハロゲン含有化合物の性状）

実施例１～５及び比較例１～１０に用いたハロゲン含有化合物の性状を第２表に示す。Ｂ－１～Ｂ－５は，テトラブロモビスフェノールＡとテトラビスフェノールＡのジグリシジルエーテルから合成され，両末端にエポキシ基を有している構造をしている。又，Ｂ－６はテトラブロモビスフェノールＡとテトラビスフェノールＡのジグリシジルエーテルから合成されるが，両末端には水酸基を有した構造をしている。Ｂ－７はテトラブロモビスフェノールＡである。以下にそれぞれの構造式を示す。Ｂ－１～Ｂ－５：・・・（判決注；化学構造式については別紙２参照）・・・ｎ：自然数・・・第２表（Ｂ－２の軟化点８３℃，Ｂ－３の軟化点９７℃），」（４頁右下欄１行～末行）

④　５頁の第２表には，式（２）の両末端がエポキシ基の構造を有するＢ

－１～Ｂ－５のハロゲン含有化合物の性状につき，Ｂ－２のものの軟化点が８３℃，Ｂ－３のものの軟化点が９７℃であることが記載されている。上記認定の記載①によれば，引用例２の特許請求の範囲に記載された発明において，式（２）で示される化合物は８０～１１０℃の軟化点を有するものとして規定され，記載②によれば式（２）のｎは２のものが特に好ましいとされ，記載③，④によれば引用例２にＢ－２及びＢ－３として示されたハロゲン含有化合物，すなわち，式（２）におけるＸが臭素（Ｂｒ），ａないしｄが２（別紙２参照），軟化点が８３℃及び９７℃のものが上記発明の具体例として記載されているということができる。Ｂ－２及びＢ－３のハロゲン含有化合物については，ｎの数値が明示されていないものの，上記記載②のとおり，ｎが２のものが特に好ましいとされていること，Ｂ－２及びＢ－３のハロゲン含有化合物の軟化点は引用例２の特許請求の範囲に記載された軟化点８０～１１０℃の範囲内のものであること，上記ｎの数値によって式（２）の化合物の軟化点が影響されることは明らかであることを考え合わせると，Ｂ－２及びＢ－３のハロゲン含有化合物の少なくとも一方は，ｎが２のものと推認することができる。別紙２記載のＢ－２及びＢ－３の構造式においてｎが２のものの重量平均分子量は，１０００～１０００００の範囲内にあることは，技術常識に照らし明らかである（別紙２の化学構造式においてｎ＝２とした場合，分子量は約１８５６となる。）。そうすると，引用例２には，式（２）で示され，かつ重量平均分子量１～１０００００のものが記載されているということができる。ウ　以上のとおり，本件発明の本件エーテル誘導体の一態様である構成Ｂ－の混合エーテル誘導体は，式（１）で示され，かつ重量平均分子量１０００～１のものとして規定されている。引用例２には，式（１）に包含される式

（２）で示され，かつ重量平均分子量１０００～１０００００のものが記載されて

いるから，結局，引用例２には，化学式の構造及び重量平均分子量において本件エーテル誘導体と一致するハロゲン含有化合物が記載されているということができる。同旨の決定の認定に誤りがあるということはできない，というべきである。

(3)　原告は「チャート」（甲第１１及び１２号証）を引用し，要するに，本件

エーテル誘導体は，所定の分子量分布を持つものであって，分子量分布によって規定されている点において，引用例２とは異なる，と主張する。しかしながら，本件特許の特許請求の範囲の記載によれば，本件発明の本件エーテル誘導体は，式（Ⅰ）と重量平均分子量とのみで規定されており，分子量分布によっては規定されていないことが明らかである。

（原告の主張）

は理由がなく，採用することができない。

２　取消事由２（引用発明１と引用発明２とを組み合わせることの想到容易性の

判断の誤り）について　(1)　引用例１に，グラフト率が５０％以上のＡＢＳ樹脂（アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン三元共重合体）１０～９０重量％と，アクリロニトリル２３％以上のＡＳ樹脂（アクリロニトリル－スチレン共重合体）９０～１０重量％からなるスチレン系樹脂に対し，ハロゲン含有難燃剤の単独又は2種以上の混合物を１～重量部配合してなる難燃性スチレン系樹脂組成物の発明（決定書５頁２０行～行参照）が記載されていることについては，当事者間に争いがない。引用例１には，「本発明において使用するハロゲン系難燃剤としては，脂肪族，芳香族，脂環族の炭化水素，エステル，エーテル，酸または無水物，アルコール，リン化合物の少くとも１種に分類しうる化合物であり，かつ１分子中１ケ以上の置換基として塩素又は臭素を含む難燃剤化合物を示す。例えばテトラブロモフェノールＡ，あるいは・・・などが挙げられ，少くともこれらの１種以上を用いることができる。」（甲第２号証４頁右下欄６行～５頁左上欄下から２行）との記載がある。引用例１のこの記載によれば，引用発明１で用いられるべきハロゲン系難燃剤，すなわち，ハロゲン含有難燃剤として，脂肪族など，種々の上位概念に当たる化合物が記載され，また，これらの下位概念に当たる具体的な化合物名も記載されていることから，当業者であれば，引用発明１に係る出願当時に公知あるいは周知であった，塩素又は臭素を含む難燃剤化合物であれば，これを同発明の，上記ハロゲン含有難燃剤として適用できると理解するものと認められる。前記１で認定したところによれば，引用例２には，Ｂ－２及びＢ－３として具体的に開示された塩素又は臭素を含むハロゲン含有化合物が記載されていることが認められ，これが難燃剤化合物であることは明らかである。そうすると，引用例１記載のハロゲン含有難燃剤として，引用例２記載のハロゲン含有化合物を適用することは，容易になし得ることであったというべきである。

(2)　原告は，引用例１記載のスチレン系樹脂と引用例２記載の樹脂とは，一致

も類似もしていないから，引用例１記載のスチレン系樹脂と引用例２記載のハロゲン含有化合物とを組み合わせるべき動機は存在し得ない，と主張する。しかしながら，「プラスチックの燃焼性　喜多信之著，工業調査会１９７年３月２５日発行」（乙第６号証）の４９頁ないし５９頁には，「プラスチックの難燃化にあたっては，対象樹脂に特性の合致した難燃剤を選ぶことが必要である。・・・いま，プラスチック用各種難燃剤とその適用樹脂の関係を総括して示せば表５．５６）のとおりである。」（５５頁６行～９行）との記載があり，表５．５（５３頁）には，多くの難燃剤化合物が複数種類の樹脂に適用されることが示されている。上記刊行物の上記記載によれば，当業者においては，任意の難燃剤化合物は，複数種類の樹脂に適用され得ると理解しているものということができるから，仮に，原告主張のとおり引用例１記載のスチレン系樹脂と引用例２記載の樹脂とが一致又は類似していないとしても，そのことは，引用例１記載のハロゲン含有難燃剤として，引用例２記載の難燃剤化合物，すなわち，ハロゲン含有化合物を適用することを，何ら，妨げるものではないというべきである。

(3)　原告は，引用例２では，そこに記載された樹脂，すなわち，モノビニル芳

香族化合物単位と不飽和ニトリル化合物単位との共重合体について，後者の単位の含量が２０～２７重量％であることが重要であるのに対し，引用例１記載のＡＢＳ樹脂では，その実施例として，上記２０～２７重量％の範囲を外れる２８重量％のものが記載されているから，引用例１記載のスチレン系樹脂と引用例２記載のハロゲン含有化合物とを組み合わせることを妨げる事情がある，と主張する。しかしながら，引用例１には，「本発明においてゴム質重合体にグラフト重合するために使用されるモノビニル芳香族単量体（ａ）はラジカル重合可能なものであり，例えばスチレン・・・があげられる。不飽和ニトリル単量体（ｂ）としてはアクリロニトリル・・・があげられる。・・・　単量体としては，スチレンとアクリロニトリルの組合わせが特に好ましい。これらの単量体の使用割合は特に制限はないが，通常単量体（ａ）と単量体（ｂ）の重量比で５０：５０～９０：１０の範囲であり，好ましくは６０：４０～８０：２０の範囲である。また，さらに単量体（ｃ）を使用する場合の使用割合は，通常単量体（ａ）と単量体（ｂ）の合計重量部に対して単量体（ｃ）３０重量部以下である。」（３頁右上欄２行～右下欄１３行）との記載がある。引用例１の上記記載によれば，引用例１記載のＡＢＳ樹脂におけるモノビニル芳香族単量体（スチレン）と不飽和ニトリル単量体（アクリロニトリル）との共重合体中の後者単量体の割合は１０～５０重量％であることが開示され，引用例記載のＡＢＳ樹脂として，２７重量％以下のものも含まれることが示されているのであるから，引用例２に前記割合は２０～２７重量％であることが必要であると記載されていることは，引用例１のＡＢＳ樹脂に配合するハロゲン含有難燃剤として，引用例２記載のハロゲン含有化合物を適用することを妨げる理由とはならない，というべきである。

(4)　以上のとおりであるから，

（原告の主張）

は採用することができない。取消事由２は理由がない。

３　取消事由３（本件発明の顕著な作用効果の看過）について

　(1)　耐衝撃性と難燃性の相乗効果について原告は，本件発明は耐衝撃性と難燃性の両方が相乗的に向上されるという予想外の効果を有する，と主張し，その根拠として，本件明細書に記載された，①実施例１，２と比較例１，２とを対比した結果，②実施例２，４と比較例３，４とを対比した結果，③実施例３と比較例５とを対比した結果，④実施例５ないし９と比較例８，９とを比較した結果等を挙げる。しかしながら，引用例１には，「高度にグラフト化反応させて得られたグラフト重合体に，適量の難燃剤を組合せることにより，配向を伴う薄肉成形品に用いた場合にも実用上有効な優れた耐衝撃性と難燃性を併有する難燃性樹脂組成物を得ることが可能となった。」（甲第２号証１０頁右下欄下から４行～１１頁１行）との記載が，引用例２には，「本発明は，耐衝撃性に優れ，高度な耐光性及び難燃性を有するスチレン系樹脂組成物に関するものである」（甲第３号証１頁右欄６行～８行），「本発明者らは，かかる状況に鑑み，耐衝撃性を良好に保持し，しかも優れた耐光性と難燃性を有する樹脂組成物を得るべく鋭意検討した結果，特定の組成を有する樹脂組成物に特定の構造のハロゲン含有化合物を配合することにより達成されることを見いだし，本発明を成すに至った。」（甲第３号証２頁右上欄１４行～１９行），「本発明の難燃性樹脂組成物は，良好な耐光性を有していながら耐衝撃性に優れた難燃性樹脂組成物であり，工業材料特に事務機器，電気機器のハウジング材として産業上極めて有用である。」（甲第３号証４頁左上欄１９行～右上欄２行）との記載がそれぞれある。これらの記載によれば，スチレン系樹脂組成物に難燃剤としてハロゲン含有化合物を配合することにより優れた耐衝撃性及び難燃性を併有する難燃性樹脂組成物が得られることは，引用例１及び２に既に記載されていることが明らかである。スチレン系樹脂組成物に難燃剤を配合することによって，

（原告の主張）

する耐衝撃性と難燃性の両方が相乗的に向上されるという予想外の効果があるといえるためには，そのスチレン系樹脂組成物と難燃剤との配合によって通常予想される耐衝撃性及び難燃性の向上の程度をはるかに超えた優れた効果がなければならないというべきである。ところが，原告がその主張の根拠として挙げているのは，いずれも，本件発明の実施例とそうでないものとを単に比較した結果を示すものにすぎず，このような意味における顕著な作用効果としての相乗効果を示すものであるとはいえないことが明らかである。仮に，本件発明の実施例に一定の作用効果が認められたとしても，本件発明は，前記のとおり，難燃剤である本件エーテル誘導体をとってみても，式（Ⅰ）で示され，かつ重量平均分子量１０００～１０００００のものとして規定されているにすぎない広範囲のものである（甲第５号証によれば，比較例８，９の重量平均分子量はいずれも１００００であるから，本件発明の実施例に含まれることになる。）と解するべきであるから，これは，本件発明の一部のものの効果にすぎないというべきであり，これを，本件発明全体の効果を示すものとみることはできないものというべきである。他に，本件発明が特許性を認めるための根拠となる顕著な作用効果としての耐衝撃性と難燃性の両方の向上という相乗効果を有することを認めるに足りる証拠はない。

(2)　原告は，本件発明においては，優れた熱変形温度，耐光変色性，流動性が

得られている，と主張する。本件明細書中には，本件発明の実施例と比較例とで，その熱変形温度，耐光変色性，流動性を比較した結果についての記載がある（甲第５号証４頁ないし６頁）。しかしながら，本件明細書の上記記載中には，①実施例１ないし４と比較例ないし５，②実施例５ないし８と比較例８，９とでは，熱変形温度，耐光変色性において，実施例の方が比較例よりも優れていることを示す記載はなく，実施例５ないし８と比較例８，９については，流動性の測定結果の記載自体がない。本件明細書中には，他に，本件発明が熱変形温度，耐光変色性，流動性について顕著な作用効果を有することを示す記載はない。仮に，本件発明の実施例において，一定の効果が認められたとしても，そもそも，広い権利範囲を有する本件発明においては，これを，本件発明全体の効果を示すものとみることができないことは，上記のとおりである。他に本件発明において，熱変形温度，耐光変色性，流動性について，原告主張の上記顕著な作用効果があることを認めるに足りる証拠はない。

４　取消事由４（手続上の瑕疵）について

(1)　本件異議手続において，本件特許について発せられた平成１１年６月７日

付け取消理由通知書（本件取消理由通知書）には，以下の記載がある（甲第１０号証）。ア「本件の，次の請求項に係る特許は，合議の結果，次の理由により取り消すべきものと認める。これについて意見があれば，・・・意見書・・・を提出されたい。」（１頁）イ「（引用刊行物）刊行物１（特開昭６３－７２７４９号）刊行物２（特開昭６２－２５６８５５号）刊行物３（特開昭６１－３１４５１号）（判決注・引用例１）刊行物４（特開昭６１－２４１３４３号）刊行物５（特開昭６４－６０６１号）刊行物６（特開平１－２８７１３２号）（判決注・引用例２）・・・刊行物１３（特願平２－７８２７３号（特開平３－２７５７４８号）（以下，「先願明細書」という。）」（２頁）ウ「（対比・判断）〔理由１〕＜特許法第２９条第２項違反について＞本件請求項１に係る発明（以下，「本件発明」という。）は，（Ａ）．グラフト率が５０％以上のＡＢＳ樹脂（アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン三元共重合体）１０～９０重量％と，アクリロニトリル２３％以上で重量平均分子量８００００以上のＡＳ樹脂（アクリロニトリル－スチレン共重合体）９０～１０重量％からなるスチレン系樹脂（以下，「（Ａ－１）ＡＢＳ樹脂」という。），あるいはグラフト率が５０％以上で重量平均分子量が９００００以上のＡＢＳ樹脂１重量％からなるスチレン系樹脂（以下，「（Ａ－２）ＡＢＳ樹脂」という。）重量部に対し，（Ｂ）．式（Ｉ）で示され重量平均分子量が２００００～１０００００のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体（以下，「（Ｂ－１）エーテル誘導体」という。）を１～５０重量部，あるいは式（Ｉ）で示され重量平均分子量が１～９０００のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体（以下，「（Ｂ－２）エーテル誘導体」という。）を１～５０重量部，又は（Ｂ－１）エーテル誘導体１～９９重量％と（Ｂ－２）エーテル誘導体９９～１重量％からなるハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体（以下，（Ｂ－３）エーテル誘導体」という。）を１～５０重量部配合してなる難燃性スチレン系樹脂組成物に係るものである。・・・。そこで，本件発明と各刊行物記載の発明とを順次対比する・・・。また，本件発明の（Ａ－１）ＡＢＳ樹脂は，刊行物２，刊行物３に記載のとおり公知のものであり，（Ａ－２）ＡＢＳ樹脂も，刊行物６，刊行物１０，刊行物１１にそれぞれ記載されているように慣用のものであり，これらいずれもその（Ａ）スチレン系樹脂の範疇に属する樹脂である。一方，刊行物１に（Ｂ）エーテル誘導体として，（Ｂ－１），（Ｂ－）のエーテル誘導体が記載されている。刊行物１以外にも，この種の（Ｂ）エーテル誘導体は，刊行物４，刊行物５，刊行物６，刊行物９，刊行物１２にもそれぞれ記載のとおり，スチレン系樹脂の難燃剤としてごく普通に知られたものである。してみれば，ＡＢＳ樹脂に難燃化という上記技術課題を解決する目的で，それ自体公知の（Ａ－１）ＡＢＳ樹脂または（Ａ－２）ＡＢＳ樹脂に対して，難燃剤として慣用の（Ｂ－１），（Ｂ－２），（Ｂ－３）エーテル誘導体をブレンドすることは上記各刊行物に記載の発明に基づいて当業者が容易に為し得ることである。そのブレンド量の（Ａ）ＡＢＳ樹脂１００重量部に対して，（Ｂ）エーテル誘導体を１～５０重量部の配合するという限定も，（Ｂ）エーテル誘導体としてごく普通の配合量であることが容易に察しられる。そして，（Ｂ）エーテル誘導体は難燃剤として慣用の物であることからして，その作用効果は予測できることである。したがって，本件発明の特許は，特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものである。」（５頁９行～９頁８行）

(2)　本件取消理由通知書の上記認定の記載によれば，同通知書には，（Ａ）の

スチレン系樹脂に対し（Ｂ）のエーテル誘導体を配合して成る難燃性スチレン系樹脂組成物である本件発明について，①（Ａ）のスチレン系樹脂の選択的事項として規定された（Ａ－１）ＡＢＳ樹脂が，刊行物３すなわち引用例１に記載された公知のものであり，②（Ｂ）のエーテル誘導体が刊行物６すなわち引用例２に記載された，難燃剤としてごく普通に知られたものであるとした上で，③上記公知の（Ａ－）ＡＢＳ樹脂又は（Ａ－２）ＡＢＳ樹脂に対して（Ｂ－１），（Ｂ－２），（Ｂ－３）エーテル誘導体，すなわち，上記（Ｂ）のエーテル誘導体を配合することは，上記引用例１及び２を含む各刊行物に記載された発明に基づいて当業者が容易になし得ると判断されるとの理由が示されているとみることができる。本件取消理由通知書の上記記載に接した当業者は，特に引用例１及び２の組合せが明示されていなくとも，本件発明は引用例1及び引用例２に記載された各発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができる，との理由も取消理由通知書に記載されている事項に含まれると理解することができることは明らかであり，そのように理解するよう要求されたとしても，決して過酷ではない，というべきである。決定をするに当たり，本件取消理由通知書によるもののほかに，改めて，取消理由通知をしなかったからといって，これをとらえて決定に手続上の誤りがあったということはできない。取消事由４は理由がない。

第６　以上のとおりであるから，原告主張の決定取消事由はいずれも理由がなく，

その他決定にはこれを取り消すべき誤りは見当たらない。そこで，原告の本訴請求を棄却することとし，訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判決する。東京高等裁判所第６民事部裁判長裁判官　　　　　山　　　下　　　和　　　明裁判官　　　　　設　　　樂　　　隆　　　一裁判官 　　　　阿　　　部　　　正　　　幸別紙１　特許請求の範囲の式（Ⅰ）（括弧内の説明を含む）及び甲第３号証の特許請求の範囲の式（２）（括弧内の説明を含む）（上下に並べる。）別紙２　甲第３号証４頁の化学式別表１　原告第２準備書面表－１別表２　原告第２準備書面表－２