平成13(ネ)2818民事訴訟 特許権

平成１３年（ネ）第２８１８号　特許権不侵害確認請求（本訴）・特許権侵害差止
請求（反訴）控訴事件
（原審・東京地方裁判所平成１１年（ワ）第２１２８０号（本訴），同裁判所平成
１２年（ワ）第７５１６号（反訴））
平成１４年８月２７日口頭弁論終結
判 決
　　 控訴人　　　　　　　　　三水株式会社
訴訟代理人弁護士　　　　森　田　政　明
補佐人弁理士　　　　　　永　井　義　久
被控訴人　　　　　　　　リンテック株式会社
訴訟代理人弁護士　　　　田　倉　　　整
訴訟復代理人弁護士　　　田　倉　　　保
補佐人弁理士　　　　　　志　水　　　浩
主 文
　本件控訴を棄却する。
　控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　控訴人
(1) 原判決を取り消す。
(2) 被控訴人の本訴請求を棄却する。
(3) 被控訴人は，タコグラフ・チャート用紙（加工銘柄ＴＡＣ－１４改２）を
製造し，使用し，譲渡し，貸し渡し，若しくは輸入し，又はその譲渡若しくは貸渡
しの申出をしてはならない。
(4) 被控訴人は，前項記載のタコグラフ・チャート用紙の既製品及び半製品を
廃棄せよ。
(5) 被控訴人は，控訴人に対し，１億７４６６万９３０６円及びこれに対する
平成１２年４月１５日から支払済みに至るまで年５分の割合による金員を支払え。
(6) 訴訟費用は第１，２審とも被控訴人の負担とする。
２　被控訴人
　　主文同旨
第２　事案の概要等
１　本件は，被控訴人が，その製品であるタコグラフ・チャート用紙（加工銘柄
ＴＡＣ－１４改２，以下「本件製品」という。）について，控訴人が，別紙特許公
報記載の特許（特許番号第２６１９７２８号，以下「本件特許」といい，これに係
る発明を「本件発明」という。）に基づく製造・販売の差止請求権を有しないこと
を確認する裁判を求め（本訴），控訴人が，本件特許に基づき，本件製品の製造・
販売の中止，既製品等の廃棄及び損害賠償金の支払を被控訴人に命じる裁判を求め
た（反訴），という事案である。
２　被控訴人は，控訴人から，タコグラフ・チャート用紙（以下，単に「記録
紙」ということもある。）の原反に塗る薬液（乾くと，後記の隠蔽層となる薬液）
のサンプル（見本）の提供を受け，これを改良して製品化した，としている。控訴
人も，その開発した薬液が，被控訴人に渡ったこと自体は，明確に争うことをして
いない。
　　被控訴人が最初に製造・販売したタコグラフ・チャート用紙について，控訴
人が，本件特許を侵害するとして，差止めの仮処分命令の申立てをし，差止請求訴
訟の提起もした。そこで，被控訴人は，記録紙の原反に塗る薬液の組成を変えたと
して（甲第３号証），新たな製品を市場に投入した。これが，本件製品である。
３　本件特許の構成要件（以下単に「構成要件」という。）は，次のとおりであ
る。（当事者間に争いがない。）
(1) 隠蔽層が１から２０ミクロンの膜厚で着色原紙の表面に形成されたこと
(2) 同隠蔽層は
①　隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子と
②　成膜性を有する水性ポリマーの組成物
　からなること
(3) 上記組成物は，①と②の重量比（以下「本件比率」という。）が１から３
の範囲であること
(4) (1)～(3)を特徴とする記録紙であること
４　原審における被控訴人の主張の要旨
　　本件製品の隠蔽層を形成する組成物（以下「本件薬液」ということもあ
る。）の組成（以下「配合表Ａ」という。）は，次のとおりである。本件薬液は，
ローペイクＨＰ－１０５５を原材料の一つとしている。
(1) スチレン／（メタ）アクリル酸／（メタ）アクリル酸エステル共重合体　
　７６．９重量％　
　　これが，隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマーである。
(2) スチレン／アクリル酸共重合体　　２．２重量％
　　これは，分散剤である。
(3) スチレン／メタクリル酸メチル／ブタジエン／カルボン酸共重合体
　　　　　　　　　　　　　　　　　１６．５重量％
　　これが，成膜性を有する水性ポリマーである。
(4) カゼイン　　３．３重量％
　　これは，塗工改良剤である。
(5) その他　　１．１重量％
　　これによると，本件製品における本件比率は，７６．９÷１６．５，すなわ
ち約４．６６になる。したがって，本件製品は本件発明の構成要件(3)を満たさな
い。
５　原審での控訴人の主張の要旨
(1) 本件薬液の７６．９重量％を占めるローペイクＨＰ－１０５５（すなわち
上記４(1)の成分）の中には，成膜性を有する「未中空の」水性ポリマーが，本件薬
液の８．５重量％存在する。
(2) スチレン／アクリル酸共重合体（上記４(2)の成分），カゼイン（上記
４(4)の成分）は，いずれも，「成膜性を有する水性ポリマー」に該当する。
(3) そうすると，本件比率は，（７６．９－８．５）÷（２．２＋１６．５＋
３．３＋８．５），すなわち，２．２４になる。したがって，本件特許の構成要
件(3)を満たす。
６　原審の判断の骨子
(1) ローペイクＨＰ－１０５５の中に，未中空の水性ポリマーが含まれると認
めることはできない。
(2) したがって，仮に，上記４，５の(2)（スチレン／アクリル酸共重合
体），(4)（カゼイン）が成膜性を有する水性ポリマーに該当するとしても，構成要
件(3)は充足されない。
第３　当事者の主張
　　当事者双方の主張は，次のとおり付加するほか，原判決の「事実及び理由」
の「第２　事案の概要」記載のとおりであるから，これを引用する。
１　当審における控訴人の主張の要旨
(1) 控訴人は，被控訴人が別件の手続で提出した記録紙（以下「被控訴人提出
物件」という。）と，被控訴人が本件薬液のものであると主張する配合表（「配合
表Ａ」）に基づき控訴人が作成した記録紙（「試作品Ａ」）とについて，それぞ
れ，客観的物性値の測定，赤外線分光計によるＩＲチャートの分析を行った。
　　その結果，以下の理由から，試作品Ａは，被控訴人提出物件とは組成が異
なるものであることが判明した。
ア　試作品Ａは，白色度においては，被控訴人提出物件のものの範囲内にあ
るものの，印字特性，印刷特性においては，被控訴人提出物件のものより剥離度が
高く（密着度が低く），被控訴人提出物件とは客観的物性値が異なる（乙第３８号
証，第４５号証～第５０号証）。
　　被控訴人は，控訴人提出の実験結果に対し，試作品Ａの剥離度が高く
（密着度が低く）なっているのは，その作成の過程において，乾燥温度の影響を考
慮せず，低すぎる温度で乾燥しているためである，と主張する。
　　しかし，被控訴人がそのことを立証するものとして提出している甲第４
４号証の１では，着色原紙として，被控訴人提出物件とは異なるＰＰＣ用紙及び黒
色ポリエステルフィルムが用いられているから，これを被控訴人の主張の裏付けと
することはできない。
　　ガラス転移温度（Ｔｇ）を超えて，乾燥温度を高くしすぎると，中空孔
ポリマーは，中空→密実→皮膜へと状態が変わり，隠蔽性が低下する。そのため，
控訴人は，記録紙としての品質を損なわないよう，ローペイクＨＰ－１０５５のガ
ラス転移温度（Ｔｇ）以下で乾燥して，試作品Ａを作成したものであり，作成過程
に何ら不当な点はない。
イ　吸収スペクトルの波形について，バインダー成分に見られる水性ポリマ
ーの存在を疑わせる部分，炭化水素に由来すると思われる部分に大きな相違があ
る。
（乙第３５号証～第３８号証，第４６号証～第５０号証）
　　被控訴人は，この点について，控訴人の実験結果は，打抜き加工，印刷
の影響を考慮していない，と主張する。しかし，打抜き加工は，化学的な変化をも
たらすものではなく，また，印刷についても，インク中の炭酸カルシウム，脂肪酸
エステルの影響を考慮すれば足りるものであり，実際には，その影響はわずかであ
る。
（乙第６１号証の１，２）
(2) 控訴人は，さらに，ＩＲチャートによる分析を重ね，その結果を基に，バ
インダーとなるポリマーの配合量を配合表Ａにおけるよりも増量して，後記の配合
表（「配合表Ｂ」）に到達した。これにより作成した試作品（「試作品Ｂ」）は，
被控訴人提出物件と，白色度，印字特性，印刷特性が酷似することが判明した。
（乙第３８号証，第４６号証～第５０号証）
(3) 配合表Ｂの組成は，以下のとおりである。
①　スチレン／（メタ）アクリル酸エステル／（メタ）アクリル酸（共）重
合体
　　　　　　７１．５重量％（原料の商品名　ローペイクＨＰ－１０５５）
　　ただし，うち２．７３８重量％（薬液全体に対する重量％）は，未中空
のポリマーである。
　　なお，ローペイクＨＰ－１０５５自体には，平均３．８３％の未中空ポ
リマーが含まれている。
（甲第９号証，第８９号証，乙第３９号証～第４３号証，第６０号証，第６
６号証～第６８号証）。
②　スチレン／アクリル酸共重合体
　　　　　　　　２．２重量％（原料の商品名はアクリスＧＳＡ２３０２）
③　スチレン／メタクリル酸メチル／ブタジエン／カルボン酸共重合体
　　　　　　　１９．５重量％（原料の商品名はＪＳＲ０６９６）
④　酸カゼイン　３．３重量％（原料の商品名はＡＬＡＣＩＤ７３０）
⑤　炭酸カルシウム　　３．５重量％
　　上記②ないし④は，いずれもバインダー剤としての効果を有する。
　　この配合表Ｂにおいて，仮に，ローペイクＨＰ－１０５５の全固形分が，
中空孔ポリマーだったとしても，本件比率は２．８６（７１．５÷（２．２＋１
９．５＋３．３））となり，本件特許の構成要件(3)を満たす。そして，実際には，
ローペイクＨＰ－１０５５中に未中空ポリマーが存在し，これもバインダー効果を
有するから，これを加味すると，本件比率は約２．４７９（（７１．５－２．７３
８）÷（２．２＋１９．５＋３．３＋２．７３８））となり，やはり構成要件(3)を
満たす。
(4) 仮に，被控訴人提出物件に使用された薬液の組成が配合表Ａのとおりだと
しても，構成要件(3)は満たされる。ローペイクＨＰ－１０５５には，前記のとお
り，平均３．８３％の未中空ポリマーが含まれ，これもバインダー剤となるので，
これをバインダー剤に含めて計算すると，本件比率は，控訴人が用いたローペイク
ＨＰ－１０５５の製造ロットによりいくらか異なるものの，２．９３９ないし２．
９９１となるからである。
(5) ローペイクＨＰ－１０５５中の未中空のポリマーの存在及びこれが成膜性
を有する水性ポリマーに該当することについて
　　被控訴人自身，ローペイクＨＰ－１０５５において，中空状粒子が重合す
る際，未反応物やオリゴマーの発生が不可避であることを認めている。
　　この，生成過程における未反応物質が，粒子の粘性やバインダー効果を増
大させる効果を持っているのである。
　　被控訴人が引用する，甲第８８号証添付の，James T.Brown氏作成の書簡の
中でいわれているのは「歪んだ，壊れた又は潰れた中空球体粒子」についてであっ
て，未中空ポリマーについてのバインダー効果については述べられていない。
（甲第８９号証，乙第４１号証～第４３号証）
(6) 被控訴人の，本件特許が無効であるとの主張等に対して
ア　被控訴人が挙げる発明（特開平２－８０２８８　平成２年３月２０日出
願公開　以下「本州発明」という。甲第７０号証，第７２号証）には，「中空球体
状微粒子」と「バインダーとしての水溶性ポリマー」の重量比を明確に数値限定し
た記載はない。
　　そもそも，本州発明は，解決課題として「熱により感熱層が溶けて透明
となり，着色層が顕色する方式」における「発色性，発色画像の保存安定性」の点
で，好ましい含有量を示唆しているにすぎない。
　　本州発明は，本件発明と同一でも，実質的に同一の発明でもない。これ
を根拠とする被控訴人の主張は，すべて理由がない。　　
イ　被控訴人が挙げる特公昭５０年第１４５６７号「感圧コピーシートおよ
びその製造法」の公報に記載された発明における「油性のコア物質」又は「水不混
和性物質」は，水性ではなく油性であり，「水性の中空孔ポリマー」ではない。
　　「成膜性を有する水性ポリマー」の使用や本件比率を示唆する記載もな
い。
２　当審における被控訴人の主張の要旨
(1) 控訴人の主張(1)，(2)に対する反論（試作品Ａ，Ｂと被控訴人提出物件と
の比較について）
ア　被控訴人提出物件は，原反そのものではなく，印刷，打ち抜き加工が施
されている。これが施されていない原反である試作品Ａとの単純な比較をすること
は相当でない。
　　試作品Ｂとの比較についても，控訴人の実験は，試薬の選択等が恣意的
である。
イ　試作品Ａの密着性に関して，白色隠蔽層の密着性は，乾燥温度が高くな
ると向上するのに，試作品Ａは，乾燥温度の影響を看過し，不当に低い温度で作成
されている（甲第４４号証）。
ウ　ＩＲチャートの分析についても，原反そのもの（試作品Ａ）と，印刷，
打抜き加工をしているもの（被控訴人提出物件）との違いを無視している。
　　そもそも，複数のポリマーが存在している場合，どのようなポリマー
が，どの程度含まれているかは，ＩＲチャートの分析で直ちに確認できることでは
ない（甲第４５号証～第４８号証）。
(2) 控訴人の主張(3)及び(4)に対する反論（ローペイクＨＰ－１０５５の中に
おける未中空ポリマーの不存在）
ア　ローペイクＨＰ－１０５５は，特開平６－２５３１４号（乙第２６号
証）の実施品ではない。同発明の中空孔ポリマーは，シェル（殻）を通過するコア
（芯）からの「通路」を有するのに対し，本件発明の中空孔ポリマーは，不透明化
力を保つため，シェルを通過する「通路」を持ってはならないからである。
　　乙第２６号証の測定方法は，シェルから酸が「通路」を通じて外部に解
放されることを前提としているから，そのような測定方法を，「通路」を持たない
中空孔ポリマーを含むものに適用することは，相当でない。
イ　乙第３９号証や乙第４０号証の測定は，酸中和滴定において，滴定中の
炭酸ガスやコアポリマーを絞り出し，あるいは，遠心分離等の過程で，ローペイク
ＨＰ－１０５５中に含まれる粒子を変形・破壊し，本来中空孔ポリマーの中に含ま
れる物質までも測定しており，信憑性に欠ける。
ウ　被控訴人は，ローペイクＨＰ－１０５５の製造元である，ローム・アン
ド・ハース社に，未中空ポリマーの概念，量，測定方法について問い合わせた上，
ローペイクＨＰ－１０５５を遠心分離し，その後に得られる上澄み液中の不揮発分
を定量し，一応それが「未中空ポリマー」であるものとして，計測した。その結
果，未中空ポリマーとされたものの量は，せいぜい全固形分の０．６１～０．９８
７重量％であった。なお，上記方法によっては，中空粒子成分を完全に分離するこ
とはできず，上記未中空ポリマーとされたものの中に，中空状粒子の存在も確認で
きた。結局，ローペイクＨＰ－１０５５の原液であっても希釈液であっても，中空
孔ポリマー粒子以外の成分の含有量は，全固形分の１．０重量％未満であった。
（甲第５７号証，第８７号証，第８８号証）
(3) 控訴人の主張(5)に対する反論（「未中空ポリマー」の成膜性について）
ア　ローム・アンド・ハース社は，「小社のローペイクＨＰ－１０５５中空
球体顔料（Ropaque Hollow Sphere Pigment）に含まれる，歪んだ，壊れた又は潰れ
た中空球体粒子は，従来の紙塗工品でのバインダーとして有用なバインダーより遙
かに高いガラス転移温度（Ｔｇ）を持っています。付帯的に壊れた又は潰れた，い
ずれの粒子のＴｇも１００℃を超えるはずであり，したがって，いずれも結合能力
に寄与することは通常では考えられません。」（甲第８８号証）との見解を示して
いる。
イ　控訴人が主張するように，未中空ポリマーが，スチレン／（メタ）アク
リル酸／（メタ）アクリル酸エステル共重合体から成るのであれば，中空孔ポリマ
ーと同一組成であり，化学的に同一組成である。したがって，中空孔ポリマーが非
成膜性であるなら，未中空ポリマーも非成膜性であり，中空孔ポリマーが成膜性を
有するなら，未中空ポリマーも成膜性を有するはずである。
　　以上に基づき，本件比率を計算すると，１未満となる。
（甲第８８号証）
(4) 本件特許の無効
ア　特許法２９条の２違反
　　本州発明は，特許法２９条第２項に該当するとして拒絶されている。こ
の本州発明において，本件特許の構成要件はすべて開示されているから，本件特許
は，特許法２９条の２に該当し，同法１２３条１項２号により無効とされるべきで
ある。
（甲第５５号証，第５８号証，第６０号証，第６２号証，第６８号証～第８
１号証）
イ　追試不能
　　本件特許の明細書の実施例にある四つの配合に基づき，追試を行ったと
ころ，いずれも，白色度，外観，印字特性及び印刷適性において，記録紙としては
不合格品であった。また，そもそも，上記明細書の開示は，原料となるべき製品の
特定ができない，特定できても入手不可能なものであるなど，極めて不十分なもの
であり，当業者にとって，追試は極めて困難であった。
　　本件特許は，いわゆるペーパー特許であり，無効である。
（甲第８２号証，第８４号証）
ウ　２９条２項違反（その１）
　　特公昭５０年第１４５６７号「感圧コピーシートおよびその製造法」の
公報に記載された発明により，本件発明は，当業者が容易に発明することができた
ものである。
（甲第６９号証，第７１号証，第８３号証，第８５号証）
エ　２９号２項違反（その２）
　　本件特許は，特許権が付与されるまでに，何回か明細書の補正がなされ
ている。そのうち，平成４年１２月の補正では，本件発明は摺削方式ではなく押潰
方式であるとしている。
　　この補正は，要旨の変更に該当するから，本件特許の出願は，補正書提
出のときになされたものと解するべきである。本件発明は，当業者が，この要旨変
更前の公開特許公報（特開平３－２２０４１５号，特開昭６０－２２３８７３号）
に記載された発明に基づき，容易に発明することができたものである（甲第５４号
証，第５６号証，第５９号証）。
(5) 自由技術の抗弁
　　前記のとおり，本州発明については，拒絶査定がなされ，これが確定して
いる。そうである以上，本州発明の範囲内である本件発明を，何人も自由に実施で
きる，というべきである。
　　被控訴人提出物件は，本州発明において開示された自由技術である。
(6) 権利濫用
　　被控訴人は，薬液を控訴人の取締役（本件特許の発明者の一人）から入手
し，それに改良を加えた上で製品化した（別件訴訟の製品）。被控訴人が，控訴人
の薬液ないしその改良品を使用することは，控訴人により許諾されている。
(7) 包袋禁反言
　　本件特許の願書に最初に添付された明細書で，控訴人は，「成膜性を有す
る水性ポリマーとは乳化重合，溶液重合，ブロック重合等で合成され水中で分散な
いし溶解したポリマーであり成膜性を有する」としている。また，本件特許に係る
特許公報には「成膜性を有する水性ポリマーとは乳化結合，溶液重合，塊状重合等
で合成されたポリマーで，水中で分散ないし溶解した状態で提供される。」との記
載がある。他に，「水性」の構成要件を，別の意味に解する趣旨の記載はない。
　　本件発明は，物の発明である。水性の中空孔ポリマーも，成膜性を有する
水性ポリマーも水を含んでいるから，出来上がった隠蔽層も水を含んだ状態とな
る。そうである以上，水性以外，すなわち，水を含まない，乾燥した隠蔽層を有す
る記録紙に対して，本件特許を行使することは許されない。
第４　当裁判所の判断
　　当裁判所も，被控訴人の本訴請求は理由があり，控訴人の反訴請求はいずれ
も理由がないものと判断する。その理由は，次のとおりである。
１　中空孔ポリマーの構造及び作用について
(1) 本件特許の願書に添付された明細書（以下「本件明細書」という。）（甲
第１号証は，その内容を含む特許公報である。以下，この公報を「本件公報」とい
う。）は，本件発明に用いられる，隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマーの組成及
び製造方法を示すものとして，いくつかの特許公報を例示している。そのうち，本
件公報２頁３欄７行目，同４９行目に相当する部分で引用されている特開昭６０－
２２３８７３号公報（甲第１６号証，乙第２５号証）の５頁左上欄９行目ないし２
０行目には，「本発明で用いられる非造膜性ビニル系樹脂エマルジョンは通常樹脂
分のガラス転移温度（Ｔｇ）が４０℃以上が好ましく，特に好ましくは６０℃以上
である。かかるＴｇが４０℃未満のものでは隠ぺい性が不十分で造膜する恐れがあ
る。尚，Ｔｇが６０℃以上であれば常温で造膜する恐れがなく，隠ぺい性が発揮で
きる。
　　又，前記非造膜性ビニル系樹脂エマルジョンはその樹脂粒子が内部に小孔
（ミクロボイド）を有しているため，その中に水または揮発性の溶剤が存在してい
ても乾燥時にそれらが揮散して塗膜形成後光の乱反射により隠ぺい性を示すことに
なる。」と記載されている。
(2) 日本ゼオン株式会社発行の「NIPOL　有機中空粒子」と題するパンフレット
（乙第６０号証）には，「密実粒子と比較すると高い光散乱係数を示します（表
２）。中空粒子は，中空部分（空気とポリマーの界面）において光が屈折し，不透
明化剤としての性能が発揮されます。」（６頁左上欄），「Nipol MH5055はＴｇ以
上の高温下では，中空→密実化→皮膜化へと進み，隠蔽性が低下します。」（９頁
左下欄）と記載されている。
(3) 以上のとおり，本件発明で，隠蔽層を形成する材料の一つである，内部に
小孔を有する中空粒子は，ポリマーと空気の界面における乱反射により隠蔽性を有
するものであり，また，ガラス転移温度（Ｔｇ）以上の温度になると溶融するた
め，小孔がなくなり，隠蔽性が低下するものである，と認められる。
２　試作品Ａと被控訴人提出物件との組成における同一性について
(1) 乙第３８号証（控訴人作成の実験報告書）によると，試作品Ａは，被控訴
人提出物件に比べ，白色度がやや高く，密着性が低いものと認められる。
　　被控訴人は，これと反する客観的物性値を示す証拠（甲第４４号証の１な
いし３）を提出する。しかし，この証拠では，被控訴人提出物件におけるのとは異
なる用紙が用いられており，隠蔽層の密着性は，基盤となる用紙にも影響されると
考えられるから，上記甲第４４号証１ないし３をもって，控訴人の提出する証拠の
証拠価値を否定することはできない。
　　被控訴人は，密着性は，乾燥温度に影響され，試作品Ａの剥離度が高いの
は，乾燥温度が低すぎるためであるとして，１３５℃，２分の乾燥条件であれば良
好な密着性が得られる，とも主張する。
　　しかし，乾燥時間にもよるものの，前記１における認定事実からは，ガラ
ス転移温度（ローペイクＨＰ－１０５５では１０６℃。甲第１１号証）以上での乾
燥は，中空孔ポリマーの溶融による隠蔽性の低下（白色度の低下）を避けるため
に，基本的に避けることが望ましいものであるから，これを超える温度で乾燥すべ
きであるとの被控訴人の主張は合理性を欠く（乙第５９号証。第６０号証）。
(2) 試作品Ａと被控訴人提出物件のそれぞれのＩＲチャートを比較すると，１
４５０㎝－１付近のピークの形状，８８０㎝－１付近のピークの有無，９６６㎝－１付近の
ピークの形状が異なっており，印刷の影響を考慮したとしても，両者は異なるもの
であると認められる（甲第４５号証の２，乙第３８号証）。
(3) 以上の事実からは，試作品Ａと被控訴人提出物件とは異なるものであると
いうことができる。
　　ただし，このことは，本件製品に用いられた薬液の組成が，配合表Ａのと
おりではないことを強く推認させる事実であるが，必ずしもこれを否定するもので
はない。
３　試作品Ｂと被控訴人提出物件の同一性について
(1) 試作品ＢのＩＲチャートは，８８０㎝－１付近にピークを有する点で，試作
品Ａのそれとは異なり，被控訴人提出物件のＩＲチャートに類似すると一応いうこ
とができる。しかし，試作品Ｂには，炭酸カルシウムが３．５重量％配合されてい
る。また，被控訴人提出物件における８８０㎝－１付近のピークは，甲第８９号証
（「控訴人第３準備書面に対する反論」と題する書面），乙第６１号証の２（本件
製品の目盛印刷の緑色部を測定したＩＲチャート）からは，インキに含まれる炭酸
カルシウムに起因するものと認められる。
　　本来，二つのものを比較してその異同を明らかにしようとする場合，条件
をできるだけ同じにして行うべきであること，したがって，一方が原反であるとき
には他方についても原反を用い，あるいは一方が印刷があるものであるときは他方
も印刷があるものを用いて，比較すべきであることをも考慮すると，原反を用いつ
つ炭酸カルシウムを配合して得た薬液を塗布して得た試作品Ｂの隠蔽層のＩＲチャ
ートと，印刷のある被控訴人提出物件の隠蔽層のＩＲチャートが同じであることを
もって，試作品Ｂの隠蔽層が，被控訴人提出物件のそれと同一であるとは，認める
ことができない。
(2) 甲第８９号証，乙第６１号証の２からは，印刷インキは，炭酸カルシウム
に由来するピーク以外にも，９５０～１４００㎝－１付近に飽和脂肪酸エステル及び
顔料に由来するピークを有すると認められる。そうすると，印刷を有しない試作品
ＢのＩＲチャートに，インキの持つ上記のピークの影響を補正した場合に，被控訴
人提出物件のＩＲチャートと一致するか否かも不明である。
(3) 以上のとおりであるから，試作品Ｂが，被控訴人提出物件と同一ないし実
質的に同一である，と認めることはできない。
(4) その他にも，本件製品中の黒色原紙に塗られた薬液の組成を特定するに足
りる資料は，本件全証拠を検討しても見いだすことができない。
４　ローペイクＨＰ－１０５５中の未中空ポリマーの存否，その成膜性の有無に
ついて
　　上述のとおり，結局のところ，本件製品中の黒色原紙に塗られた薬液の組成
の特定ができない以上，その余の点について判断するまでもなく，被控訴人の本訴
請求は理由があり，控訴人の反訴請求はいずれも理由がないという以外にない。し
かし，控訴人は，本件製品中の黒色原紙に塗られた薬液の組成が，被控訴人の認め
ている配合表Ａのとおりであったとしても，ローペイクＨＰ－１０５５には，平均
３．８３％の未中空ポリマーが含まれるため，本件発明の構成要件(3)を充足する，
と主張するので，念のため，ローペイクＨＰ－１０５５中の未中空ポリマーの存否
と，その成膜性の有無について，さらに検討する。
(1) ローペイクＨＰ－１０５５中の未中空ポリマーの存在及びその量について
ア　ローペイクＨＰ－１０５５において，モノマーを重合して中空孔ポリマ
ーを得ようとする際，１００％これが達成されるものではなく，未反応物やオリゴ
マーが発生し，これらは，中空孔ポリマーにはなっていない，と認められる（甲第
８９号証６頁）。被控訴人自身も，主張上はともかく，証拠上，これを積極的に争
うことはしていない。
　　したがって，ローペイクＨＰ－１０５５にも，未中空の何らかの物質が
存在するものと認められる。
イ　Ａ作成の報告書（甲第９２号証）によると，ローペイクＨＰ－１０５５
は，スチレン・アクリル共重合体粒子から成るもので，粒子は，コア（芯）部分に
水を充満した球体状態で乾燥された後，その水がコア部分から離散し，粒子のシェ
ル（殻）部分を拡散，通過して空気と置換され，空隙（中空孔）を有するに至るも
のである。
　　しかし，メーカーの資料（甲第９号証，乙第５５号証）にも，ローペイ
クＨＰ－１０５５の具体的な製法，組成についての記載がなく，「未反応の何らか
の物質」が何であるかは，必ずしも明らかではない（可能性としては，未反応物
質，オリゴマー，重合のための薬品，コア（芯）やシェル（殻）を構成するポリマ
ーが考えられる。）。
ウ　控訴人は，ローペイクＨＰ－１０５５中に，未中空ポリマーが，平均
３．８３重量％存在するとし，その証拠として，乙第３９号証（財団法人化学物質
評価研究機構作成の試験報告書）及び第４０号証（株式会社住化分析センター作成
の分析・試験報告書）を提出する。
　　しかし，一方で，乙第３９号証では，未反応の（メタ）アクリル酸，あ
るいは中空孔ポリマーの表面に（メタ）アクリル酸が付着して存在するとすれば，
これをも測定している可能性がある。他方で，乙第４０号証では，遠心分離の後，
上澄み液に塩酸を加えて生じた沈殿物の成分を測定しており，未反応の，より分子
量の少ない（メタ）アクリル酸等は，上澄み液の方に多く含まれている可能性があ
り，さらに，この測定では，中空孔ポリマーを相当程度破壊している可能性があ
る。すなわち，乙第３９号証，第４０号証は，未中空ポリマーのみを正確に測定し
たものとは認められない。
　　これに，被控訴人が行った測定では，ローペイクＨＰ－１０５５中の中
空孔ポリマー以外の成分が，１．０重量％未満であるとの結果が出ていることも考
慮すると，ローペイクＨＰ－１０５５中に中空孔ポリマーでない成分があるとして
も，その量が，控訴人主張の値のとおりであると認めることはできず，むしろ，よ
り低い可能性が高いということができる（甲第５１号証の１および２，第８７号証
～第８９号証）。
(2) 未中空ポリマーの成膜性の有無について
ア　本件明細書には，「成膜性を有する水性ポリマーとは，乳化重合，溶液
重合，塊状重合等で合成されたポリマーであり，成膜性を有する。この水性ポリマ
ーは水中で分散ないし溶解した状態で提供される。当該ポリマーのモノマー組成の
例としてはアクリル酸エステル，メタクリル酸エステル，スチレン，ブタジエン，
クロロブレン，塩化ビニリデン，酢酸ビニル等であり，天然ゴムラテックス，ジイ
ソシアネート類とポリオール又はポリアミンとの反応によるポリマー（例えばウレ
タンラテックス）を用いることができる。ポリマーのガラス転移点（Ｔｇ）は１０
０℃以下，好ましくは２５℃～－８０℃である。特に好ましいモノマー組成は，ア
クリル酸エチルエステル（ＥＡ），アクリル酸ブチルエステル（ＢＡ），アクリル
酸２エチルへキシルエステル（２ＥＨＡ），ブタジエンであり，これらのホモポリ
マー又はこれらを主成分とするコポリマーである。また，特に好ましいポリマー
は，ヘキサメチレンジイソシアネートとポリカーボネートポリオールとの反応によ
るポリマーである。これらは水性分散ポリマーとして供給される。水溶解型ポリマ
ーは，前述のモノマー組成にカルボキシル基を共重合させたポリマーであり，カル
ボキシル基を有するモノマー組成の例としては，アクリル酸（Ａａ），メタクリル
酸，モノメチルイタコン酸（ＭＭＩ），２－カルボキシエチルアクリル酸エステル
等であり，カルボン酸のアルカリ金属塩又はアミン塩，又はアンモニウム塩で水溶
化される。」と記載されている（２頁４欄１４行目～３８行目）。
　　すなわち，本件明細書には，成膜性を有する水性ポリマーにつき，スチ
レン，アクリル酸エステル，メタクリル酸エステルが例示として挙げられ，かつ，
共重合体とすることも記載されているから，中空孔ポリマーと同一組成である「ス
チレン／（メタ）アクリル酸エステル／（メタ）に，アクリル酸共重合体」は，本
件発明にいう「成膜性を有する水性ポリマー」に該当する可能性がある。
イ　しかし，前記１記載のとおり，この「成膜性を有する水性ポリマー」
は，ガラス転移温度以上の温度で乾燥させると，未中空ポリマーと中空孔ポリマー
が同一組成から成る場合，両者のＴｇは同じと認めることができる（反対の証拠は
ない。）から，中空孔ポリマーをも密実化させ，隠蔽性を失わせることにもなる。
本件発明の作用効果等も考慮すると，「未中空ポリマー」に成膜性を持たせるた
め，中空孔ポリマーの隠蔽性を失わせることは考えていないと解すべきであるか
ら，未中空のポリマーである「スチレン／（メタ）アクリル酸エステル／（メタ）
アクリル酸共重合体」を「成膜性のある水性ポリマー」と解することはできない。
　　仮に，これも「成膜性を有する水性ポリマー」であるとすると，この文
言は，「中空孔」ポリマーを除外するものではないから，「中空孔ポリマー」も，
ガラス転移温度以上で処理すれば皮膜化し得る以上，「成膜性を有する水性ポリマ
ー」と解さざるを得ないことになる。そうすると，本件比率は，他に「成膜性を有
する水性ポリマー」が存在すれば，必ず１より小さくなるから，本件発明の構成要
件(3)は充足されないことになる。本件でも，ローペイクＨＰ－１０５５に由来しな
い「成膜性を有する水性ポリマー」が存在することは，当事者間に争いがないか
ら，構成要件(3)を満たさないことになる。
ウ　控訴人は，原審で，「中空孔ポリマー粒子は・・・・中空化が未達成の
未中空ポリマーとでは，モノマー組成及びその割合，分子量において格段の差があ
って，同一の化学物質ではない。」（原審被告第２準備書面６頁５行目～１２行
目），「未中空ポリマーは，中空孔ポリマー生成過程において，コアー（芯）／シ
ェル（殻）構造を形成せず，コアー成分が放出されたものであり，化学的組成は異
なるものである。」（原審被告第３準備書面１６頁（８行目～１１行目）として，
中空孔ポリマーと未中空ポリマーとでは，モノマーの組成や分子量に違いがあり，
同一の化学物質ではないと主張し，これに沿う証拠として，乙第７号証，第２７号
証を提出した。
　　この，控訴人提出の証拠からは，抽出ポリマー（未中空ポリマー）と，
粉末状残滓とでは，スチレンやエステル等の官能基の配合割合が異なることは分か
り，その点では，化学組成が異なることが認められる。
　　しかし，ローペイクＨＰ－１０５５において，未中空ポリマーがあると
しても，それが中空孔ポリマーと異なり，それより実用上低いガラス転移温度を持
つと認めるに足りる証拠はない。
(3) 以上のとおりであるから，ローペイクＨＰ－１０５５中に，未中空ポリマ
ーが含まれるか否か，その量はどれだけか，それが成膜性を有するか，について，
控訴人の主張は，いずれも，これを認めることができない。
　 したがって，本件製品は，スチレン／アクリル酸共重合体およびカゼイン
が，「成膜性を有する水性ポリマー」に該当するとしても，本件構成要件(3)は充足
しない。
５　結論
　　以上検討したところによれば，その余の点について判断するまでもなく，被
控訴人の本訴請求は理由があり，控訴人の反訴請求はいずれも理由がないという以
外になく，本訴請求を認容し，反訴請求をいずれも棄却した原判決は相当であっ
て，本件控訴は理由がない。そこで，これを棄却することとし，控訴費用の負担に
ついて民事訴訟法６７条，６１条を適用して，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第６民事部
　　 　　裁判長裁判官 山　　下　　和　　明
　裁判官 設　　樂　　隆　　一
　裁判官 高　　瀬　　順　　久