平成12(行ケ)328行政訴訟 特許権

平成１２年（行ケ）第３２８号　審決取消請求事件
平成１４年９月２６日口頭弁論終結
　　　　　　　　　　　　判　　　　　決
　　　　　原　　　告　　　　　　　株式会社村田製作所
　　　　　訴訟代理人弁理士　　　　小　谷　悦　司
　　同 　　　　　伊　藤　孝　夫
　　　　　被　　　告　　　　　　　特許庁長官太田信一郎
　　　　　指定代理人　　　　　　　大　橋　隆　夫　
　　同 　　小　林　信　雄
　　同 　　　　　大　橋　良　三
　　　　　　　　　　主　　　　　文
　　　１　原告の請求を棄却する。
　　　２　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　　　事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
　特許庁が平成１１年審判第３４８５号事件について平成１２年７月１８日に
した審決を取り消す。
　　　訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
　主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
　　原告は，平成３年１月１１日，発明の名称を「表面波装置」とする発明（以
下「本願発明」という。）につき特許出願（平成３年特許願第２０３４号。以下
「本願出願」という。）をし，平成１１年２月９日に拒絶査定を受けたので，同年
３月９日，これに対する不服の審判を請求した。特許庁は，これを平成１１年審判
第３４８５号事件として審理し，その結果，平成１２年７月１８日「本件審判の請
求は，成り立たない。」との審決をし，同年８月１２日にその謄本を原告に送達し
た。
２　特許請求の範囲（別紙図面(1)参照）
　「【請求項１】圧電基板を伝播する表面波のうち，変位が表面波伝播方向と垂
直な方向の変位を主体とするＳＨタイプの表面波を用いた表面波装置であって，圧
電基板と，前記圧電基板上に形成された少なくとも１のインターデジタルトランス
デューサと，前記インターデジタルトランスデューサを少なくとも覆うように設け
られたゲル状またはショア硬さ３０以下の樹脂層とを備えることを特徴とする，表
面波装置。」
３　審決の理由
　審決は，別紙審決書の写しのとおり，本願発明が，特開昭５４－１０８５５
１号公報（以下「刊行物１」という。）に記載された発明（以下「引用発明」とい
う。別紙図面(2)参照。）に周知の技術手段を適用することにより当業者が容易に発
明をすることができたものであるから，特許法２９条２項に該当し，特許を受ける
ことができないものである，と判断した。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
　審決は，本願発明と引用発明との相違点についての認定判断を誤った（取消
事由１，２）ものであるから，違法として取り消されるべきである。
１　取消事由１（動機付けの有無についての判断の誤り）
(1) 審決は，本願発明と引用発明との相違点として「前記樹脂（判決注・イン
ターデジタルトランスデューサを覆うように設けられた樹脂層に用いられる樹脂）
として，前者が，被覆による共振特性の変動を小さくするために，ゲル状またはシ
ョア硬さ３０以下の樹脂を採用しているのに対して，後者が具体的にはシリコンゴ
ムを採用している点」（審決書３頁４行～６行）を認定した上，この相違点につ
き，「刊行物１に記載された第１の発明において，被覆による共振特性の変動を小
さくするために，前記樹脂として，ゲル状またはショア硬さ３０以下の樹脂を採用
して本願発明のようにすることは，当業者が容易になし得たことである。」（審決
書３頁２７行～３０行）と判断した。しかし，引用発明から，本願発明の「ゲル状
またはショア硬さ３０以下の樹脂層」との構成に想到する動機付けはなく，次に述
べるとおり，むしろこれを妨げる事情がある。
(ｱ) 刊行物１には，「本発明は，・・・不要信号が除去され，かつ簡便な包
装がなされているデバイスを提供しようとするものである。」（甲第２号証１頁右
下欄５行～１１行），「このように，本発明による弾性表面波デバイスは，・・・
不要信号の除去が格別に挿入損を増加させることなく効果的になされてあり，かつ
安価で簡便な包装がなされているなど，従来例の欠点や問題の解決されたものであ
る。」（３頁右下欄６行～１１行）との記載があり，これらの記載は，引用発明の
目的及び効果が，「簡便な包装」をすることのみにあるのではなく，「不要信号の
除去」をすることにもあることを明示している。
　刊行物１には，「絶縁性ゴム４の材質は，実用上，大気中での常温，常
圧下で粘液状であり，加熱または吸湿作用により硬化するものであることが望まし
い。」（甲第２号証２頁左下欄１３行～１６行）及び「本発明品における絶縁性ゴ
ムとしては吸湿硬化性のシリコンゴムを用い，これで被覆されている素子を大気中
で約１５０℃に予熱しておき，これに粉粒状のエポキシ系樹脂を付着させ，上記温
度で再加熱して全体を被覆した。」（３頁右上欄１０行～１４行）と記載されてお
り，これらの記載により，引用発明における被覆材である「絶縁性ゴム４」は硬い
ものである，と理解することができる。
　引用発明の重要な目的及び効果である「不要信号の除去」を達成するた
めには，「絶縁性ゴム４」の硬度が硬いものでなければならない，ということは，
引用発明と同じ「弾性表面波デバイス」に関する特開平８－１６７８２８号公報
（甲第４号証。以下「甲４公報」という。）における「吸音部の硬度は、ショアＤ
７０以上であると硬過ぎて表面波の反射が大きくなる一方、ショアＤ４０以下であ
ると柔らか過ぎて、表面波を減衰出来ず透過してしまう事から、ショアＤ４０～７
０の範囲である事が望ましい。」（甲第４号証３頁３欄１１行～１５行）との記載
からも明らかである。すなわち，引用発明における被覆材である「絶縁性ゴム４」
としては，不要信号の除去という引用発明の目的及び効果を達成するために，ショ
ア硬さ４０ないし７０の範囲のものが望ましいのである。なお，この甲４公報は，
刊行物１に係る特許出願の時点で公知となっていた技術ではないとはいえ，そこに
示されている上記技術的な知見は，普遍的なものであり，刊行物１中の「絶縁性ゴ
ム４」が相当硬いものであることをうかがわせる同刊行物の上記記載とも内容的に
一致するものである。
　「実験結果報告書」（甲第６号証。以下「本件実験報告書」という。）
の「５．２　塗布するシリコーンの硬さと不要波抑圧レベルの関係」は，不要信号
を除去するためには，圧電体の上面を覆う絶縁性ゴムがショア硬さ３０では足り
ず，ショア硬さ４５以上が必要であることを明確に示しており，引用発明の「絶縁
性ゴム４」が相当硬いものでなければならない事実が，これによっても立証されて
いる。
(ｲ) これに対し，本願発明は，「パッケージ構造を簡略化」（甲第３号証１
欄４８行～４９行）することのみならず，「共振特性の変動が生じがたい構造」
（１欄４９行～５０行）あるいは「表面波出力の減衰が生じないこと」（２欄１６
行），すなわち共振抵抗の増大の抑制，をその目的及び効果とするものであり，そ
のため，本願発明の被覆材は，「ゲル状またはショア硬さ３０以下の樹脂層」でな
ければならないのである。
　刊行物１の上記の記載及び本件実験報告書の示す上記事項からすれば，
被覆材のショア硬さを低くすると，不要信号の除去が達成できなくなるものである
ため，不要信号の除去をも目的とする引用発明から，樹脂層のショア硬さを３０以
下にして共振抵抗の増大を抑えることを企図する本願発明に想到することは，不可
能というべきである。したがって，引用発明から本願発明に想到し得る動機付けは
なく，むしろ，これを妨げる事情があるものといわなければならない。
(2) 被告は，特開昭６２－２５７２１１号公報（乙第３号証。以下「乙３公
報」という。）を引用し，これには，弾性表面波素子において発生する不要信号を
除去する素材として，ゲル状のシリコーン樹脂，粘弾性のシリコーンゴム若しくは
エポキシ樹脂，すなわち，ゲル状又はショア硬さ３０以下の樹脂を用いることが記
載されている，と主張する。
　しかしながら，乙３公報に記載された発明は，その第１図，第３図及び特
許請求の範囲に記載された発明の要旨（特に後２者）から明らかなとおり，粘弾性
物質又はゲル状物質が，すだれ状電極以外の部分に塗布されたものにすぎず，引用
発明や本願発明におけるように，インターデジタルトランスデューサ（すだれ状電
極）の上に樹脂層を塗布するものではない。このように，乙３公報に記載された弾
性表面波素子と，引用発明や本願発明の表面波装置とは，その構造を異にするもの
であるから，乙３公報を根拠とする被告の主張は，理由がないといわざるを得な
い。
　　被告は，本願発明についても，不要信号を除去するという効果を奏するも
のである，引用発明も，表面波出力が減衰することがないように配慮している，と
主張する。
　確かに，本願発明についても，不要信号を抑圧する効果を全く奏しないと
いうことはできない。しかし，本件実験報告書の表４は，ショア硬さ３０以下の樹
脂層による不要信号の除去が，ショア硬さ４５の樹脂層による不要信号の除去と比
べると不十分なレベルであることを明瞭に示しており，不要信号を除去するために
はショア硬さとしてある程度の硬さが必要であることを示している。そうである以
上，不要信号を除去することを目的とする引用発明を出発点としつつ，共振抵抗の
増加を抑制する目的で樹脂層のショア硬さをより小さくするという本願発明の構成
を発想するに至る余地は，ないものというべきである。
　被告は，本願発明と引用発明とは，被覆材として用いる樹脂層が，本願発
明では，ゲル状又はショア硬さ３０以下であるのに対して，引用発明では，絶縁性
ゴム，具体的には，吸湿硬化性のシリコンゴムである点で相違するということでし
かない，かつ，このような樹脂層の構成の差は，この技術分野における当業者が適
宜になすべき設計事項の範囲のことにすぎない，と主張する。
　しかしながら，表面波出力の減衰の回避は，樹脂層の性質以外に様々な要
因によって決定されるものであるから，引用発明においても，表面波出力の減衰が
多少なりとも回避されていることを，直ちに樹脂層の構成の差に結び付けて考える
ことはできない。
２　取消事由２（柔らかさについての判断の誤り）
(1) 審決は，「表面波装置の分野に於いて，インターデジタルトランスデュー
サの上を直接物で覆うと，電気的特性が悪くなることは周知であり（刊行物１にも
「機械的負荷」の存在による悪影響として記載されている）」（審決書３頁１４行
～１６行）ことを根拠に，「共振抵抗は機械的に柔らかい程小さい（機械的に硬い
程大きい，同じ物（「絶縁物５（二酸化シリコン）」）である場合その膜厚が薄い
程機械的に柔らかく膜厚が厚い程機械的に硬いことは当業者に自明である）」（同
３頁１７行～２０行）と判断した。
　　しかし，前者の「機械的負荷」と，後者の決して技術的用語とはいえない
「機械的に柔らかい」との用語の意味は同一とはいえず，そもそも，「機械的に柔
らかい」とはどのような意味を有しているのか不明である。また，「膜厚が薄い程
機械的に柔らかく膜厚が厚い程機械的に硬いことは当業者に自明である」とする審
決の上記認定については，何ら技術的な根拠は示されていない。本来，物の硬さ，
柔らかさ自体は，ショア硬さで表される材質の問題であるから，これを膜厚と関係
づけること自体が誤りである。
　審決は，前記のとおり，「共振抵抗は機械的に柔らかい程小さい（・・・
同じ物・・・である場合その膜厚が薄い程機械的に柔らかく・・・）」（審決書３
頁１７行～２０行）との誤った判断に続いて，「共振抵抗が増大することを抑える
ために「絶縁物５（二酸化シリコン）」を（その膜厚を薄くして）機械的に柔らか
くすることも，例えば特開昭６１－１１７９１３号公報に記載されているように周
知であり，」（審決書３頁２０行～２３行）と判断している。しかしながら，特開
昭６１－１１７９１３号公報（甲第５号証。以下「甲５公報」という。）には，
「絶縁層５の膜厚を薄くすることにより，ひいては共振抵抗の増加も小さく抑える
ことができる」（３頁左上欄１８行～２０行）との記載があるのみで，審決がいう
ような「膜厚が薄い程機械的に柔らかい」ことについては何ら記載も示唆もされて
いない。したがって，甲５公報の記載を根拠に，このことが，当業者に自明である
ということもできない。素材自体が硬い被覆材は，たとい膜厚を薄くしたとして
も，ショア硬さは低くならないのである。
　同じ物であれば膜厚が薄いほど機械的に柔らかくなる，とはいえないので
あるから，同じ物であれば膜厚が薄いほど機械的に柔らかくなる，ということを前
提に，共振抵抗は機械的に柔らかいほど小さくなることは自明である，とした審決
の上記判断は，誤りである。
(2) 被告は，共振抵抗が増大することを抑えるために被覆用の材料用として変
形しやすいものを採用することの周知性を立証するものとして，特開昭６１－１６
１４３２号公報（乙第１号証。以下「乙１公報」という。）及び乙２公報を提示し
ている。しかしながら，乙１公報は，表面波装置の技術分野に係るものではなく，
そこには，圧力で共振抵抗を変えるという異質のものが示されているにすぎない。
そこに示されている事項は，本願発明が必須とする「ゲル状またはショア硬さ３０
以下の樹脂層」とは，材種においても数値範囲においても，全く無関係である。乙
２公報は，空孔を利用することで素子上の樹脂の厚みを調整しているものであっ
て，ゲル状又はショア硬さを問題とするものではなく，かつ，「ゲル状またはショ
ア硬さ３０以下」の数値範囲の点からしても，本願発明とは全く無関係である。
　　被告は，被覆する樹脂層が，柔らかいもの，若しくは，硬くても薄いもの
であれば，伝搬する表面波の変位を押さえ込む力，すなわち，機械的負荷が小さい
であろうことは，当業者ならずとも，容易に認識し得ることである，と主張する。
　　しかし，樹脂層のショア硬さと共振抵抗の増加の抑制との関係は，本願発
明者が初めて見出したことであるから，被告の指摘は不適切である。そもそも，被
覆する樹脂層が，柔らかいもの，若しくは，硬くても薄いものであれば，伝搬する
表面波の変位を押さえ込む力，すなわち，機械的負荷が小さいであろうことは，当
業者ならずとも，容易に認識し得るとの被告の主張では，本件実験報告書に示す実
験結果を説明することはできない。すなわち，本件実験報告書によれば，サンプル
Ｎｏ．１～Ｎｏ．２０の共振抵抗は，塗布なし，塗布回数１回，２回，３回のそれ
ぞれにおける値がほぼ一致しており，しかも，シリコーンの塗布によって膜厚が１
倍から約２倍，３倍と厚くなったにもかかわらず，共振抵抗は全く変化していない
のである。
(3) 被告は，本願出願の願書に添付した明細書及び図面（以下「本願明細書」
という。）の【図４】によれば，本願発明における「ゲル状またはショア硬さ３０
以下の樹脂層」との限定は，何らの臨界的意義を有するものではない，と主張す
る。しかし，本願明細書の【図４】には，ショア硬さ３０以下と，３０以上とで，
回帰直線の勾配が異なること，すなわち，その臨界的意義があることが示唆されて
おり，かつ，本願明細書中に「これに対して，硬度が３０を越えるシリコンゴムを
用いた場合には，共振抵抗が大幅に高くなることがわかる。」（甲第３号証３頁右
欄９行～１１行）と，【図４】と整合する内容が記載されている。被告の主張は失
当である。
第４　被告の反論の要点
　審決の認定判断はいずれも正当であって，審決を取り消すべき理由はない。
１　取消事由１（動機付けの有無についての判断の誤り）について
(1)(ｱ) 本願明細書には，「本発明の目的は，・・・パッケージ構造を簡略化し
得るだけでなく，共振特性の変動が生じがたい構造を備えたものを提供することに
ある。」（甲第３号証段落【０００５】）との記載があり，この記載によれば，本
願発明の目的は，パッケージ構造を簡略化すること及び共振特性の変動を小さくす
ることである。
　本願明細書の段落【０００４】，【０００６】，【０００９】等の記載
からすれば，本願発明にいう共振特性とは，共振抵抗のことであり，本願発明の目
的である共振特性の変動を小さくすることとは，共振抵抗が増加するのを抑制する
ことのことであり，より正確にいえば、インターデジタルトランスデューサ上又は
表面波伝播路上等を樹脂で被覆したことによって生じる共振抵抗の増加により表面
波出力が減衰してしまうのを回避することのことであると解すべきである。
(ｲ) 引用発明が，「簡便な包装」をすることに加えて「不要信号の除去」を
することをその目的及び効果とするものであることは，原告主張のとおりである。
　ただし，刊行物１には，「実際に、たとえば防湿と不要超音波の吸収と
を兼ねる物質でこの種デバイス素子を包装しようとすれば，圧電体の表面に設けた
交差指形電極上や，表面波の伝搬路面に機械的負荷がかからないようにしなければ
ならない。なぜなら・・・交差指形電極や表面波の伝搬路面にわずかでも機械的負
荷があると、実用にならない程度にまで出力が減衰してしまうからである。・・・
本発明は，・・・交差指形電極上や表面波の伝搬路面に，絶縁性のゴムを設置して
も，該表面波の出力が全く減衰しなかったので，この実験事実に基いて前述した従
来例の欠点や問題点を解決したデバイスを提供するものである。」（１頁右下欄１
８行～２頁左上欄２０行）との記載がある。この記載によれば，引用発明は，圧電
体の表面に設けた絶縁性ゴムによって交差指形電極上や表面波の伝搬路面に生じる
機械的負荷により，実用にならない程度まで表面波出力が減衰してしまうことがな
いように配慮しつつ，前記目的を達成しようとするものであることが明らかであ
る。
(2) 本件実験報告書の「５．２塗布するシリコーンの硬さと不要波抑圧レベル
の関係」の項からは，塗布したシリコーンがゲル状又はショア硬さ３０以下の場合
でも，不要信号によるレスポンスの抑圧作用がかなりの程度で生じることを見て取
ることができる。したがって，本願明細書に明示的に記載されていないものの，本
願発明は，その構成により，パッケージ構造を簡略化するという効果及び共振特性
の変動を小さくするという効果に加えて，不要信号を除去するという効果をも奏す
る，ということができる。
　　したがって，引用発明において，被覆材のショア硬さを３０以下にしたか
らといって，直ちに，不要信号の除去が全く達成できなくなるというわけではな
い。
　　原告は，甲４公報を提出し，引用発明における被覆材である「絶縁性のゴ
ム４」は，不要信号の除去という引用発明の目的及び効果を達成するためには，シ
ョア硬さ４０ないし７０の範囲のものが望ましい，と主張する。しかし，乙３公報
には，弾性表面波素子において発生する不要信号を除去することに関して，例え
ば，「反射器３，３’の部分にシリコーンゴム（粘弾性物質５，５’）を０．１ｍ
ｍ程度の厚さに塗布した。その結果，シリコーンゴムを塗布しない従来のものに比
べて，伝送特性のリップルが１ｄＢから０．１ｄＢ以下に減少した。なお，主共振
レベルの劣化は，測定上見うけられなかった。なお，シリコーンゴムの代りに，エ
ポキシ樹脂またはゲル状のシリコーン樹脂を用いても同様な結果が得られた。」
（乙第３号証３頁左下欄１４行～右下欄３行）との記載がある。この記載が，弾性
表面波素子において発生する不要信号を除去する素材として，ゲル状のシリコーン
樹脂，粘弾性のシリコーンゴム若しくはエポキシ樹脂，すなわち，ゲル状又はショ
ア硬さ３０以下の樹脂を用いることを意味しているのは，明らかである。
(3) 以上のとおり，本願発明と引用発明とは，本願明細書及び刊行物１の記載
における，発明の目的及び効果に関する表現に差異はあるとしても，パッケージ構
造の簡略化，表面波出力の減衰の回避及び不要信号の除去という三つの効果を奏す
る発明である点で軌を一にするものである。そして，両者の構成の間に存する相違
は，被覆材として用いる樹脂層が，本願発明では，ゲル状又はショア硬さ３０以下
のものであるのに対して，引用発明では，絶縁性のゴム，具体的には，吸湿硬化性
のシリコンゴムである，という点のみである。
　　この技術分野においては，ある性質の改善を図ることによって他の性質に
無視できない悪影響が生じる場合には，ある性質の改善の程度を若干落としてで
も，他の性質に生じる悪影響を緩和する，という手法が普通に採用されているか
ら，引用発明において，不要信号の除去の効果を若干落としてでも，共振抵抗の改
善を図ろうと試みることは，この技術分野における当業者がその必要に応じて適宜
になすべき設計事項の範囲内のことにすぎない，というべきである。
　以上のとおりであるから，引用発明には本願発明に想到しうる動機付けが
なく，むしろ，これを妨げる事情がある，とする原告の主張には，全く理由がな
い。
２　取消事由２（柔らかさについての判断の誤り）について
(1) 本願発明と引用発明とは，パッケージ構造の簡略化，表面波出力減衰の回
避及び不要信号の除去という三つの効果を奏する発明である点で軌を一にするもの
であり，両発明の構成の間に存する唯一の相違は，被覆材として用いる樹脂層が，
本願発明では，ゲル状またはショア硬さ３０以下のものであるのに対して，引用発
明では，絶縁性ゴム，具体的には，吸湿硬化性のシリコンゴムである点のみである
ことは，前記１のとおりである。
(2) 審決は，上記相違点について，「表面波装置の分野に於いて，インターデ
ジタルトランスデューサの上を直接物で覆うと，電気的特性が悪くなることは周知
であり・・・，電気的特性が悪くなる因子として共振抵抗が増大する（高くなる）
こと，共振抵抗は機械的に柔らかい程小さい（機械的に硬い程大きい，同じ
物・・・である場合その膜厚が薄い程機械的に柔らかく膜厚が厚い程機械的に硬い
ことは当業者に自明である）こと，共振抵抗が増大することを抑えるために「絶縁
部５（二酸化シリコン）」を（その膜厚を薄くして）機械的に柔らかくすること
も，例えば特開昭６１－１１７９１３号公報に記載されているように周知であり，
柔らかい樹脂としてゲル状またはショア硬さ３０以下の樹脂は例示するまでもなく
周知である・・・ので，刊行物１に記載された第１の発明において，被覆による共
振特性の変動を小さくするために，前記樹脂として，ゲル状またはショア硬さ３０
以下の樹脂を採用して本願発明のようにすることは，当業者が容易になし得たこと
である。」（審決書３頁１４行～３０行）と認定判断した。審決のいう「機械的に
柔らかい」とは，「変形しやすい」の意味で用いられており，また，審決の括弧書
きの内容は，説明の補助のために付加したものであり，さらには，審決が特開昭６
１－１１７９１３号公報（甲５公報）を挙げたのは，変形しやすい材料で被覆する
ことにより共振抵抗の増大を抑えることができることが周知であることを示すため
の１例としてのことにすぎないことを斟酌すれば，審決の前記認定判断は，「表面
波装置の分野において，インターデジタルトランスデューサの上を直接物で覆う
と，電気的特性が悪くなることは周知であり，電気的特性が悪くなる因子として共
振抵抗の増大があること，共振抵抗は変形しやすいほど小さいこと，共振抵抗が増
大することを抑えるために被覆用の材料として変形しやすいものを採用することも
周知であり，変形しやすい材料としてゲル状又はショア硬さ３０以下の樹脂は例示
するまでもなく周知であるので，引用発明において，被覆による共振特性の変動を
小さくするために，前記樹脂としてゲル状又はショア硬さ３０以下の樹脂を採用し
て本願発明のようにすることは，当業者が容易になし得たことである」，端的に言
えば，「表面波装置の分野において，共振抵抗が増大することを抑えるために被覆
用の材料として変形しやすいものを採用することは周知である」との趣旨であると
解するべきである。
(3) 共振抵抗が増大することを抑制するために被覆用の材料として変形しやす
いものを採用することは，次に述べるとおり，周知である。
　　乙１公報には，「水晶振動子の共振抵抗が，その周囲気体の圧力に広い範
囲で依存性を有する」（２頁左上欄８行～９行）と記載され，また，乙２公報に
は，「かかる構成においては，・・・空孔を介した薄い樹脂皮膜との介合面である
ため，比較的大きな質量を有する樹脂被覆層内での反射吸収などに伴う干渉を抑制
することが出来る。」（２頁左上欄６行～１１行）と記載されている。
　　刊行物１にも，前記１で主張したように，圧電体の表面に設けた交差指形
電極上や，表面波の伝播路面にかかる機械的負荷が小さいほど挿入損あるいは出力
の減衰を抑えることができることが記載されている。そして，この「機械的な負
荷」が，インターデジタルトランスデューサの上を樹脂層で被覆することに起因し
て出力の減衰を招く要因であるという意味で，共振抵抗と等価であることも明らか
である。
　　刊行物１には，前記１で主張したことに加えて，「上記素子の電極面およ
び伝搬路面に被着された絶縁性ゴムは，Ｂ・Ｇ波に対する機械的負荷の緩衝剤とし
ての役割を果たしていると考えられ，実際これを用いないで直接表面にエポキシ系
樹脂を加熱塗装した場合に比べて従来例に対する挿入損の増加は零かごくわずかで
あった。」（３頁左下欄１１行～１７行）」との記載もある。この記載が，前記絶
縁性ゴムを，パッケージのためのエポキシ系樹脂よりも機械的負荷の小さいものと
する（絶縁性ゴムをパッケージのためのエポキシ系樹脂よりも変形しやすいものと
する）ことを意味していることは，その内容自体から明らかである。
　以上のとおり，引用発明においても，被覆材として用いられる絶縁性ゴム
は，不要信号の除去ができるような硬さのものが考慮されるものの，その中で，機
械的な負荷の小さい，それほど硬くない範囲のものが選定されるであろうことは，
当然のこととして推測されるところである。
　もっとも，引用発明の絶縁性ゴムのショア硬さの範囲は，必ずしも明確で
はない。しかし，被覆する樹脂層が，柔らかいもの，若しくは，硬くても薄いもの
であれば，伝搬する表面波の変位を押さえ込む力，すなわち，機械的負荷が小さい
であろうことは，当業者ならずとも，容易に認識し得ることである。また，実際上
は，乙２公報に示されるように，被覆材として発泡性樹脂（この発泡性樹脂は，シ
ョア硬さ３０以下に相当するものと思料する。ちなみに，本願明細書の段落【００
１６】には，「上記実施例では，樹脂層５はゲル状シリコンゴムや二液製シリコン
発泡体等のシリコンゴムにより構成されて」と記載されており，この二液製シリコ
ン発泡体は，前記発泡性樹脂に相当するものと思料する。）を用いることや，乙３
公報に示されるように，不要信号を除去する素材としてゲル状樹脂又は粘弾性樹脂
を用いることが本願出願前に当業者に既に知られているから，引用発明において，
被覆材としての樹脂層をゲル状又はショア硬さ３０以下とすることは，本願出願前
に当業者が必要に応じて適宜になし得たことというしかない。
　なお，本願明細書の【図４】によれば，本願発明における「ゲル状または
ショア硬さ３０以下」との限定は，何らの臨界的意義を有するものではないことが
明らかである。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（動機付けの有無についての判断の誤り）について
(1) 本願明細書には，「本発明の目的は，・・・パッケージ構造を簡略化し得
るだけでなく，共振特性の変動が生じがたい構造を備えたものを提供することにあ
る。」（甲第３号証段落【０００５】）との記載がある。この記載によれば，本願
発明の目的は，パッケージ構造を簡略化すること及び共振特性の変動を小さくする
ことである。
　本願明細書には，共振特性に関するものとして，「ＢＧＳ波を利用した弾
性表面波共振子において，インターデジタルトランスデューサ上および表面波伝播
路上をシリコンゴムで被覆すると，共振抵抗及び伝搬損失がかなり高くなり，従っ
て共振特性やフィルタ特性が変化するという問題があった。」（甲第３号証段落
【０００４】），「本願発明者らは，・・・特定の樹脂層によりインターデジタル
トランスデューサ上を被覆した場合，出力が減衰しないことを見出した。」（段落
【０００６】），「本発明において，上記ゲル状またはショア硬さ３０以下の樹脂
層を用いる必要があるのは，ショア硬さが３０を越える樹脂層によりインターデジ
タルトランスデューサを被覆した場合には，共振抵抗が大幅に高くなり，共振特性
の変化を無視し得なくなるからである。」（段落【０００９】）との記載がある。
これらの記載を総合判断すれば，本願発明の目的の一つとしていわれている，共振
特性の変動を小さくする，とは，共振抵抗が増加するのを抑制する，ということで
あり，より具体的には，インターデジタルトランスデューサ上又は表面波伝播路上
等を樹脂で被覆したことによって生じる共振抵抗の増加により表面波出力が減衰し
てしまうのを回避する，ということであると認められる。
(2) 引用発明の目的及び効果は，刊行物１における「弾性表面波デバイスに関
するものであり，各デバイスの電気的特性にとって好ましくない不要信号が除去さ
れ，かつ簡便な包装がなされているデバイスを提供しようとするものである。」
（甲第２号証１頁右下欄７行～１１行）との記載から明らかなように，不要信号の
除去と簡便な包装である。ただし，刊行物１における「実際に、たとえば防湿と不
要超音波の吸収とを兼ねる物質でこの種デバイス素子を包装しようとすれば，圧電
体の表面に設けた交差指形電極上や，表面波の伝搬路面に機械的負荷がかからない
ようにしなければならない。なぜなら・・・交差指形電極や表面波の伝搬路面にわ
ずかでも機械的負荷があると、実用にならない程度にまで出力が減衰してしまうか
らである。・・・本発明は，・・・交差指形電極上や表面波の伝搬路面に，絶縁性
のゴムを設置しても，該表面波の出力が全く減衰しなかったので，この実験事実に
基づいて前述した従来例の欠点や問題点を解決したデバイスを提供するものであ
る。」（甲第２号証１頁右下欄１８行～２頁左上欄２０行）との記載からすれば，
引用発明も，圧電体の表面に設けた絶縁性ゴムによって交差指形電極上や表面波の
伝搬路面に生じる機械的負荷により，実用にならない程度まで表面波出力が減衰し
てしまうことがないように配慮しつつ，前記の不要信号の除去及び簡便な包装を実
現するとの目的を達成しようとするものであることが，明らかである。
　刊行物１には，上記のほかにも，「それぞれについてその電気特性を比較
すると，挿入損は本発明品が従来例に比べて，帯域通過フィルタで０．１～０．３
ｄＢ増加し，ＦＭ用遅延線素子では０．０～０．５ｄＢしか増加していないのに対
し，不要信号の主信号に対する利得は，本発明品の方が従来例よりも１０～２０ｄ
Ｂ小さかった。」（甲第２号証３頁右上欄１５行～２０行）及び「上記素子の電極
面および伝搬路面に被着された絶縁性ゴムは，Ｂ・Ｇ波に対する機械的負荷の緩衝
剤としての役割を果たしていると考えられ，・・・従来例に対する挿入損の増加は
零かごくわずかであった。」（同３頁左下欄１１行～１７行）との記載がある。こ
れらの記載は，引用発明が，電極面及び表面波の伝搬路面を含む表面を絶縁性のゴ
ムにより被覆することによって，挿入損，すなわち，表面波出力の減衰を少なくし
ながら，不要信号の利得（除去）を多くすることをその効果として奏することを明
示するものである。
　以上によれば，刊行物１には，弾性表面波装置において，簡便な包装，不
要信号の除去をその目的としながら，できるだけ表面波出力が減衰することがない
ように配慮するとの，引用発明の技術思想が示されている，といってよいことが明
らかである。
(3) 原告は，甲４公報を提出し，引用発明の被覆材である「絶縁性のゴム」
は，それが，不要信号の除去という引用発明の目的を達成するためのものであるこ
とからして，上記目的の達成を可能とする，ショア硬さ４０ないし７０の範囲のも
のを指す，と主張する。
　　確かに，甲４公報には，「本発明は・・・不要な表面波を，吸音部にてよ
り効果的に吸収する・・・弾性表面波装置を提供する事を目的とする。」（甲第４
号証段落【０００６】），「本発明は・・・硬化後の硬度をショアＤ４０～７０と
されるフェノール系樹脂からなり不要な表面波を吸収する吸音部とを設けるもので
ある。」（段落【０００７】）との記載はされている。
　　しかし，甲４公報は，平成８年６月２５日に公開された特許公開公報であ
り，そもそも本願出願時における公知技術ではない。また，この点はおくとして
も，刊行物１には，「絶縁性ゴム４の材質は，実用上，大気中での常温，常圧下で
粘液状であり，加熱または吸湿作用により硬化するものであることが望ましい。」
（甲第３号証２頁左下欄１３行～１６行），「本発明品における絶縁性ゴムとして
は吸湿硬化性のシリコンゴムを用い，これで被覆されている素子を大気中で約１５
０℃に予熱しておき，これに粉粒状のエポキシ系樹脂を付着させ，上記温度で再加
熱して全体を被覆した。」（３頁右上欄１０行～１４行）との記載はあるものの，
絶縁性のゴムの硬度についての記載はない。樹脂の硬化については，本願明細書に
も「各ゲル状シリコンゴムおよび硬度を測定したシリコンゴムは，いずれも，７０
～１５０℃の温度で１～２時間程度硬化させた後に，針入度または硬度を測定し
た。」（甲第３号証段落【００１４】），「表面波共振子を製品として構成する例
を，製造方法を参照しつつ説明する。・・・弾性表面波共振子１の上面に，樹脂層
５を塗布し，硬化させる。」（段落【００１８】～【００２０】）との記載があ
り，本願明細書のこれらの記載と刊行物１の上記記載とを比較してみても，直ち
に，引用発明の「絶縁性のゴム」が，原告が主張するような硬いものであるという
ことはできないことが，明らかである。
　甲４公報の弾性表面波装置と，引用発明の弾性表面波デバイスとは，その
構造も同一ではない（甲第２，第４号証）。不要信号の除去という共通の目的を有
するということのみを根拠に，その他の相違を無視して，甲４公報に記載された被
覆材の硬度をそのまま引用発明の被覆材の硬度を意味するものとすることはできな
い。
(4) 原告は，本件実験報告書を提出し，不要信号を除去するためには圧電体の
上面を覆う絶縁性ゴムが相当硬いものでなければならないと主張する。
　しかし，本件実験報告書５頁の表４によれば，シリコーンの塗布なしの場
合，抑圧量が－０．２～０．０ｄＢであるのに対し，硬さＪＩＳ－Ａ：４５のサン
プル７，８では，それぞれ抑圧量が３．０～１２．６ｄＢ，３．０～１２．８ｄＢ
であること，並びに，ゲル状のサンプル１，２では，それぞれ抑圧量が１．５～
６．７ｄＢ，１．５～６．４ｄＢであること，硬さＪＩＳ－Ａ：２５のサンプル
３，４では，それぞれ抑圧量が１．７～７．３ｄＢ，１．７～６．８ｄＢであるこ
と，及び，硬さＪＩＳ－Ａ：３０のサンプル５，６では，それぞれ抑圧量が１．８
～７．７ｄＢ，１．８～７．５ｄＢであることが示されている（甲第６号証）。
　そうすると，塗布したシリコーンがゲル状又はショア硬さ３０以下の場合
でも，不要信号によるレスポンスの抑圧量は１．５～７．７ｄＢ存在するのであっ
て，本願発明のように，「ゲル状またはショア硬さ３０以下の樹脂層」を備えるも
のにおいても，不要信号を抑圧する効果を奏するのであるから（この点は原告も争
っていないところである。），引用発明が不要信号を抑圧する効果を奏するもので
あることを根拠に，引用発明の被覆材のショア硬さが原告がいうように高いもので
なければならないと解することはできない。また，本願発明における「ゲル状また
はショア硬さ３０以下の樹脂層」も不要信号の除去の効果を奏することは，本件実
験報告書の上記結果から明らかであるから，本願発明も，パッケージ構造の簡略
化，共振特性の変動を小さくすることに加えて，不要信号を除去するとの効果を奏
するものであることが明らかとなる。
　また，乙３公報には，弾性表面波素子において発生する不要信号を除去す
ることに関して，例えば，「反射器３，３’の部分にシリコーンゴム（粘弾性物質
５，５’）を０．１ｍｍ程度の厚さに塗布した。その結果，シリコーンゴムを塗布
しない従来のものに比べて，伝送特性のリップルが１ｄＢから０．１ｄＢ以下に減
少した。なお，主共振レベルの劣化は，測定上見うけられなかった。なお，シリコ
ーンゴムの代りに，エポキシ樹脂またはゲル状のシリコーン樹脂を用いても同様な
結果が得られた。」（乙第３号証３頁左下欄１４行～右下欄３行）との記載があ
る。この記載が，不要信号を除去する素材として，ゲル状のシリコーン樹脂，粘弾
性のシリコーンゴム若しくはエポキシ樹脂を用いることを意味していることは明ら
かである。したがって，弾性表面波装置において発生する不要信号を除去するため
の被覆材の硬さについて，引用発明の絶縁性のゴムを，ショア硬さ４０ないし７０
のものと限定して解することは到底できないのである。なお，原告は，乙３公報に
記載された発明は，その第１図，第３図及び特許請求の範囲に記載された発明の要
旨（特に後２者）から明らかなとおり，粘弾性物質又はゲル状物質が，すだれ状電
極以外の部分に塗布されたものにすぎず，引用発明や本願発明におけるように，イ
ンターデジタルトランスデューサ（すだれ状電極）を塗布するものではない，と主
張する。確かに，乙３公報の弾性表面波素子は，原告主張の構成のものであり，本
願発明及び引用発明のものとは，原告主張のとおり，その構成を一部異にするもの
である。しかし，乙３公報に記載された発明のように，不要信号の除去を目的とし
て，ゲル状のシリコーン樹脂等を使用する公知技術があることは，引用発明の絶縁
性のゴムのショア硬さについて，甲４公報に示された４０ないし７０のものに限定
して解する必要がないことを理解する上では，本件実験報告書の上記結果ととも
に，十分な証拠となり得るのである。
(5) 以上のとおり，本願発明と引用発明とは，いずれも，弾性表面波装置にお
いて，インターデジタルトランスデューサの上に樹脂層を直接被覆するとの共通の
構成を有し，これにより，パッケージ構造の簡略化，共振抵抗の増大の抑制を通じ
ての，表面波出力の減衰の回避，及び，不要信号の除去という三つの効果を奏する
発明である点で共通性を有しているものである。両者は，その構成上，被覆材とし
て用いる樹脂層が，本願発明では，「ゲル状またはショア硬さ３０以下」のもので
あるのに対して，引用発明では，絶縁性ゴム，具体的には，吸湿硬化性のシリコン
ゴムであり，そのショア硬さについては何らの限定もない点で相違するにすぎな
い。そして，引用発明が不要信号の除去を目的としているからといって，「ゲル状
またはショア硬さ３０以下」の樹脂層を排除しているものではないこと，当業者に
とっては，不要信号の除去と表面波出力の減衰の防止という相矛盾する要素のある
二つの効果を調和よく奏するための樹脂層として，どの程度のショア硬さの樹脂層
を選択すべきかということは，それぞれの効果にどの程度重点を置くかなどの考慮
の下に，適宜選択すべき設計的事項の範囲の事柄にすぎないことは，上に説示した
ところから明らかである。
　引用発明には本願発明に想到する動機付けがなく，むしろ，これを妨げる
事情があるとする原告の主張は，採用することができない。
２　取消事由２（柔らかさについての判断の誤り）について
(1) 審決は，「表面波装置の分野に於いて，インターデジタルトランスデュー
サの上を直接物で覆うと，電気的特性が悪くなることは周知であり（刊行物１にも
「機械的負荷」の存在による悪影響として記載されている），電気的特性が悪くな
る因子として共振抵抗が増大する（高くなる）こと，共振抵抗は機械的に柔らかい
程小さい（機械的に硬い程大きい，同じ物（「絶縁物５（二酸化シリコン）」）で
ある場合その膜厚が薄い程機械的に柔らかく膜厚が厚い程機械的に硬いことは当業
者に自明である）こと，共振抵抗が増大することを抑えるために「絶縁物５（二酸
化シリコン）」を（その膜厚を薄くして）機械的に柔らかくすることも，例えば特
開昭６１－１１７９１３号公報に記載されているように周知であり，柔らかい樹脂
としてゲル状またはショア硬さ３０以下の樹脂は例示するまでもなく周知である
（柔らかさ（硬さ）の表現としてショア硬さ（ショア硬度）が使用されることも周
知である）ので，刊行物１に記載された第１の発明において，被覆による共振特性
の変動を小さくするために，前記樹脂として，ゲル状またはショア硬さ３０以下の
樹脂を採用して本願発明のようにすることは，当業者が容易になし得たことであ
る。」（審決書３頁１４行～３０行）と判断した。すなわち，審決は，①表面波装
置の分野において，インターデジタルトランスデューサを直接被覆すると，共振抵
抗が増大し，電気的特性が悪くなり，表面波出力が減衰すること，共振抵抗は被覆
物が機械的に柔らかいほど小さいことは，いずれも周知であること，②共振抵抗が
増大するのを抑制するため被覆物を「機械的に柔らかくする」方法としては，第１
に，柔らかい材質のものを使用するというもの，第２に，同じ材質である場合は，
その膜厚を薄くするというものがあることは，いずれも当業者に自明であること，
③第１の方法における柔らかい被覆物に当たる，ゲル状又はショア硬さ３０以下の
樹脂の存在は周知であること，④第２の方法である膜厚を薄くする方法も，甲５公
報に記載されているように周知であること，を認定した上，これに基づき，引用発
明の絶縁性のシリコンゴムについて，共振抵抗が増大するのを抑制するために，上
記第１の方法を採り，柔らかい被覆物として，ゲル状又はショア硬さ３０以下の樹
脂を採用して，本願発明のようにすることは，当業者が容易になし得たことであ
る，と判断したものである。
引用発明と本願発明とは，本願発明が，インターデジタルトランスデュー
サを被覆する物として，共振抵抗が増大するのを抑制するために，「ゲル状または
ショア硬さ３０以下の樹脂」を採用したのに対し，引用発明が，樹脂（シリコンゴ
ム）を採用しているものの，そのショア硬さについては明示していない点が，その
構成における唯一の相違点であることは，前記１に説示したとおりである。本願発
明と引用発明との相違点が，このように樹脂層のショア硬さが特定の範囲のものと
して明示されているかどうかであり，樹脂層の膜厚は，構成上の相違点ではないの
であるから，審決としては，本来，上記第１の方法，すなわち，引用発明を出発点
として，そこで用いられる樹脂として，「ゲル状またはショア硬さ３０以下」の柔
らかい樹脂を採用することに想到することが，当業者にとって容易であったかどう
かのみを判断すれば足りるのであり，上記第２の方法，すなわち，引用発明のもの
の膜厚を薄くする方法を採用することが当業者にとって容易であったかどうかなど
ということを判断する必要がなかったことは，上記に説示したところから明らかで
ある。したがって，審決の第２の方法についての判断は，本件においては，もとも
と不要であったのである。原告は，審決の上記第２の方法についての判断が誤りで
あるとして種々主張する。しかし，審決は，もともと，この点について判断をする
必要がなかったのであるから，仮に，この点についての審決の判断が誤りであった
としても，それ自体では，結論に影響する誤りとならないことが明らかであり，結
論に影響することがあり得るとすれば，その誤りが第１の方法についての審決の判
断の当否に関係する場合のみである。ところが，原告は，第２の方法についての審
決の誤りをいうのみで，その誤りが第１の方法についての審決の判断に影響するこ
とについては，何らの主張も立証もしていない。そうである以上，審決のこの判断
の当否について，当裁判所が判断をする必要がないことは明らかである。そこで，
以下，この点についての判断はせず，第１の方法についての審決の判断の当否につ
いてのみ，判断する。
(2) 引用発明は，前記１で説示したように，圧電体の表面に設けた絶縁性ゴム
によって交差指形電極上や表面波の伝搬路面に生じる機械的負荷により，実用にな
らない程度まで表面波出力が減衰してしまうことがないように配慮しつつ，前記の
不要信号の除去及び簡便な包装を提供するとの目的を達成しようとするものであ
る。引用発明の実施例も，電極面及び表面波の伝搬路面を含む表面を絶縁性のゴム
により被覆することによって，挿入損，すなわち，出力の減衰を少なくしながら，
不要信号の利得を小さくする（除去する）ことをその効果として奏することを明示
している。したがって，引用発明においては，前記１のとおり，簡便な包装，不要
信号の除去をその目的としながら，できるだけ表面波出力が減衰することがないよ
うに配慮して，インターデジタルトランスデューサの被覆物として絶縁性のゴムを
採用したものと認めることができる。
すなわち，刊行物１における「実際に、たとえば防湿と不要超音波の吸収
とを兼ねる物質でこの種デバイス素子を包装しようとすれば，圧電体の表面に設け
た交差指形電極上や，表面波の伝搬路面に機械的負荷がかからないようにしなけれ
ばならない。なぜなら・・・交差指形電極や表面波の伝搬路面にわずかでも機械的
負荷があると、実用にならない程度にまで出力が減衰してしまうからであ
る。・・・本発明は，・・・交差指形電極上や表面波の伝搬路面に，絶縁性のゴム
を設置しても，該表面波の出力が全く減衰しなかったので，この実験事実に基づい
て前述した従来例の欠点や問題点を解決したデバイスを提供するものである。」
（甲第２号証１頁右下欄１８行～２頁左上欄２０行）との記載からすれば，従来，
インターデジタルトランスデューサ等に，わずかでも機械的負荷がかかると，実用
にならない程度まで出力が減衰してしまっていたところを，引用発明においては，
被覆物として絶縁性のゴムを使用したことにより，実用にならない程度までの表面
波の出力の減衰がなかったということが認識されていたのであり，このことからす
れば，インターデジタルトランスデューサ等に機械的負荷を与えるような硬いもの
を直接被覆することは，重大な出力の減衰につながるのであり，被覆物は，重大な
出力の減衰を招かない柔らかい物でなければならないことが，引用発明において既
に認識されていた，ということができる。したがって，引用発明自体が，弾性表面
波装置における，インターデジタルトランスデューサ等の被覆物は，重大な出力の
減衰を招かないためには，柔らかい樹脂を採用した方がよいということを前提にし
ていたものであり，このことは，遅くとも，本願発明の出願時における当業者の技
術常識であったと認めるのが相当である。
そして，前記１に認定した甲４公報の記載，及び，本件実験報告書によれ
ば，本件のような弾性表面波装置において，不要信号を除去するためには，インタ
ーデジタルトランスデューサ等を直接被覆する樹脂のショア硬さは，ある程度大き
い方がよいことは前記１に認定したとおりであり，逆に，表面波出力の減衰を少な
くし，共振抵抗を小さくするためには，樹脂のショア硬さは，小さい方がよい（柔
らかい方がよい）ことも，上に説示したところから明らかである。
したがって，本願発明の出願時における当業者が，引用発明において，不
要信号の除去の効果を若干落としてでも，共振抵抗の増大を抑制するとの効果の改
善を図ろうとすれば，引用発明の絶縁性のゴムについて，ショア硬さの低いものを
採用することは，当業者がその必要に応じて適宜なすべき設計的事項の範囲内のこ
とにすぎないということができる。引用発明から本願発明の構成に想到するに至る
ことが容易であるとした審決の判断に，何ら誤りはない，というべきである。
(3) 原告は，本願明細書の【図４】には臨界的意義が示唆されており，ショア
硬さ３０以下と３０以上とで回帰直線の勾配が異なり，かつ，本願明細書中に「こ
れに対して，硬度が３０を越えるシリコンゴムを用いた場合には，共振抵抗が大幅
に高くなることがわかる。」（甲第３号証３頁右欄９行～１１行）との【図４】と
整合する内容が記載されている，と主張する。
　しかし，本願明細書の【図４】には，硬度１０付近から硬度８０付近にか
けてグラフの左下から右上にかけて分布する１０個の点が示されており，硬度の増
加に対応して共振抵抗が概ね増加する傾向を見ることができるものの，これらの点
を全体的にみても，硬度３０を境にして共振抵抗値に顕著な変化が生じているとま
でいうことはできず，本願発明の数値限定に臨界的意義があるとすべき十分な根拠
は見いだせない。原告の主張は採用することができない。
３　結論
　以上に検討したところによれば，原告の主張する取消事由にはいずれも理由
がなく，その他，審決には，これを取り消すべき瑕疵は見当たらない。そこで，原
告の本件請求を棄却することとし，訴訟費用の負担について，行政事件訴訟法７
条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判決する。
　　東京高等裁判所第６民事部
　　　　　　裁判長裁判官 山 　下　　和　　明
　　　　　　　　　裁判官 設　　樂　　隆　　一
　
　　　　　　　　　　裁判官　 阿　　部　　正　　幸
（別紙）
別紙図面（１）別紙図面（２）