平成13(行ケ)107行政訴訟 特許権

平成１３年（行ケ）第１０７号　特許取消決定取消請求事件
　　　　　判　　　　決
　原　告　テイカ製薬株式会社
　訴訟代理人弁護士　鈴木和夫、杉山真一、弁理士　臼村文男
　被　告　特許庁長官　及川耕造
　指定代理人　宮本和子、森田ひとみ、茂木静代
　　　　　主　　　　文
　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
「特許庁が異議２０００－７２８３４号事件について平成１３年１月２９日にした
決定を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
　１　特許庁における手続の経緯
　本件特許第３００２７３３号の請求項１ないし２の発明（名称「インドメタシン
含有貼付剤」。本件発明）は、平成２年７月１９日に特許出願され、平成１１年１
１月１９日にその特許の設定登録があったが、特許異議の申立てがあって（異議２
０００－７２８３４号）、平成１２年１２月２８日訂正請求があり、平成１３年１
月２９日、「訂正を認める。特許第３００２７３３号の請求項１ないし２に係る特
許を取り消す。」との決定があり、その謄本は平成１３年２月１９日原告に送達さ
れた。
　２　本件発明の要旨（上記訂正後）
【請求項１】
　(a) インドメタシンと、
　(b) インドメタシン１重量部に対して０.０１～５.０重量部のノニル酸ワニリル
アミド、インドメタシン１重量部に対して０.１～１０.０重量部のポリオキシエチ
レンとポリオキシプロピレンのブロック共重合体およびインドメタシン１重量部に
対して０.０１～５.０重量部のトウガラシエキスから選ばれる少なくとも１種のイ
ンドメタシンの長期安定性を改善するための安定化剤
とを含有することを特徴とするインドメタシン含有貼付剤。
【請求項２】
　剤型がパップ剤である請求項１に記載のインドメタシン含有貼付剤。
　３　決定の理由の要点
　(1)　訂正の適否についての判断
　(1)－１　訂正の内容
訂正事項ａ
　特許請求の範囲の請求項１が
「(a) インドメタシンと、
　(b) ノニル酸ワニリルアミド、ポリオキシエチレンとポリオキシプロピレンのブ
ロック共重合体およびトウガラシエキスから選ばれる少なくとも１種の安定化剤
とを含有することを特徴とするインドメタシン含有貼付剤。」とあるのを、
「(a) インドメタシンと、
　(b) インドメタシン１重量部に対して０.０１～５.０重量部のノニル酸ワニリル
アミド、インドメタシン１重量部に対して０.１～１０.０重量部のポリオキシエチ
レンとポリオキシプロピレンのブロック共重合体およびインドメタシン１重量部に
対して０.０１～５.０重量部のトウガラシエキスから選ばれる少なくとも１種のイ
ンドメタシンの長期安定性を改善するための安定化剤
とを含有することを特徴とするインドメタシン含有貼付剤。」と訂正し、
　訂正事項ｂ
　明細書３頁１５～２０行（特許掲載公報第４欄１～６行）の
「本発明のインドメタシン含有貼付剤は、以下の(a) および(b) 成分を含有するこ
とを特徴とする。
　(a) インドメタシンと、
　(b) ノニル酸ワニリルアミド、ポリオキシエチレンとポリオキシプロピレンのブ
ロック共重合体およびトウガラシエキスから選ばれる少なくとも１種の安定化
剤。」を、
「本発明のインドメタシン含有貼付剤は、以下の(a) および(b) 成分を含有するこ
とを特徴とする。
　(a) インドメタシンと、
　(b) インドメタシン１重量部に対して０.０１～５.０重量部のノニル酸ワニリル
アミド、インドメタシン１重量部に対して０.１～１０.０重量部のポリオキシエチ
レンとポリオキシプロピレンのブロック共重合体およびインドメタシン１重量部に
対して０.０１～５.０重量部のトウガラシエキスから選ばれる少なくとも１種の安
定化剤。」と訂正するものである。
　(1)－２　訂正の目的の適否、拡張・変更の存否、及び新規事項の追加の有無
　上記訂正事項ａは、請求項１に記載された安定化剤の配合割合を明細書４頁１～
１２行に記載されている範囲に限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮に
該当する。
　訂正事項ｂは、特許請求の範囲の訂正に伴って、発明の詳細な説明の欄の記載を
整合させたものであることから、明瞭でない記載の釈明に該当する。
　また、これらの訂正は実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもな
い。
　以上のとおりであるから、上記訂正請求は、特許法第１２０条の４第２項及び同
条第３項で準用する第１２６条第２～３項の規定に適合するので、当該訂正を認め
る。
　(2)　特許異議の申立てについての判断
　(2)－１　本件発明
　本件請求項１～２に係る発明は、訂正後の特許請求の範囲に記載された事項によ
り特定されるとおりの
「１．(a) インドメタシンと、
　(b) インドメタシン１重量部に対して０.０１～５.０重量部のノニル酸ワニリル
アミド、インドメタシン１重量部に対して０.１～１０.０重量部のポリオキシエチ
レンとポリオキシプロピレンのブロック共重合体およびインドメタシン１重量部に
対して０.０１～５.０重量部のトウガラシエキスから選ばれる少なくとも１種のイ
ンドメタシンの長期安定性を改善するための安定化剤
とを含有することを特徴とするインドメタシン含有貼付剤。
　２．剤型がパップ剤である請求項１に記載のインドメタシン含有貼付剤。」
にあるものと認められる。
　(2)－２　引用例記載の発明
　異議手続の平成１２年９月２９日付け取消理由通知において引用した特開昭６１
－１２６１４号公報（引用例）には、以下の事項が記載されている。
（i）外用基材にインドメタシンを配合するとともに、メントールとカンフルとの固
溶体及び／又はサリチル酸グリコールを配合してなることを特徴とする外用剤。
（特許請求の範囲第１項）
（ii）外用剤としては例えば軟膏、液剤、ゲル軟膏、クリーム、貼付剤等が挙げら
れるが、特に水溶性高分子物質を用いた水性パップ基材を有するパップ剤がインド
メタシンを経皮吸収させる手段として好適である。（２頁左下～右下欄）
（iii）インドメタシンの配合量は基材全体の０.１～５％、特に０.３～２％とする
ことが好ましく、メントール……好適である。（３頁右下欄～４頁左上欄）
（iv）本発明の外用剤には、上記インドメタシン、メントール、カンフル、サリチ
ル酸グリコールのほか、所望によりサリチル酸メチル、……唐辛子エキス、唐辛子
末、唐辛子チンキ、カプサイシン、ノニル酸ワニリルアミド等の有効成分の１種又
は２種以上を配合し得る（配合量通常０～２０％）（４頁左上欄～右上欄）
　(2)－３　対比・判断
　引用例には外用剤に配合する種々の任意成分の配合割合を０～２０％（摘示事
項(iv)）と記載されているが、任意成分は化学的に、また、物理的に性質の異なる
ものを包含しているから、この配合割合は、任意成分の個々のものの配合割合を示
しているのではなく、記載されている多数の任意成分の上限と配合しない場合の配
合割合を示しているものと認められる。
　そこで、本件出願当時に市販されていたパップ剤等の貼付剤でのトウガラシエキ
スとノニル酸ワニリルアミドの配合量をみると、それらは、基材１００ｇ中それぞ
れ０.０４～０.５ｇ、０.０１～０.０８ｇ（「一般薬　日本医薬品集」第５版、財
団法人日本医薬情報センター編、薬業時報社、昭和６０年発行、５３６、５４１、
５４９、５５４、５６６、５５７頁、及び　「医薬品要覧」第４版、大阪府病院薬
剤師会編、薬業時報社、昭和６３年発行、１１５２～１１５３頁参照）配合されて
いる。つまり、ノニル酸ワニリルアミド及びトウガラシエキスは貼付剤に普通に配
合されている成分であって、これらの含有割合は通常０.０１～０.５重量％程度の
ものと認められる。
　そうすると、引用例には、基材中の配合割合としてインドメタシン０.１～５重量
％（摘示事項(iii)）、トウガラシエキス又はノニル酸ワニリルアミドを上記配合割
合のうち少なくとも０.０１～０.５重量％の範囲で含有するパップ剤等の貼付剤を
包含する外用剤（摘示事項(ii)）が実質的に記載されており、この含有割合をイン
ドメタシン１重量部に対する割合に換算すると、インドメタシン１重量部に対して
ノニル酸ワニリルアミド又はトウガラシエキスは０.００２～５.０重量部含有する
ことになる。
　本件請求項１の発明に係る貼付剤と引用例に記載の貼付剤とを対比すると、イン
ドメタシン１重量部に対するノニル酸ワニリルアミド又はトウガラシエキスの含有
割合が０.０１～５.０重量部の場合は両者は重複しているので、両者は、
　(a) インドメタシンと、
　(b) インドメタシン１重量部に対して０.０１～５.０重量部のノニル酸ワニリル
アミド又はトウガラシエキスを含有する貼付剤である点で一致している。本件請求
項１の発明はノニル酸ワニリルアミド及びトウガラシエキスをインドメタシンの長
期安定性を改善するための安定化剤と規定しているが、貼付剤中に含有する成分及
びその配合割合が同一である以上、安定化剤との規定の有無によって貼付剤として
の物が異なるものではない。
　したがって、本件請求項１の発明は引用例に記載された発明である。
　次に、請求項２に係る発明についてみると、引用例にパップ剤が記載されている
のであるから、請求項１と同様に請求項２は引用例に記載された発明である。
　(3)　決定のむすび
　以上のとおりであるから、本件請求項１及び２の発明は特許法第２９条第１項第
３号に違反して特許されたものであるから、本件特許は特許法第１１３条第１項第
２号の規定により取り消すべきものである。
第３　原告主張の決定取消事由
　１　取消事由１（一致点の認定の誤り）
　(1)　決定は、本件請求項１の発明と引用例に記載された発明とは、
「(a) インドメタシンと、
　(b) インドメタシン１重量部に対して０.０１～５.０重量部のノニル酸ワニリル
アミド又はトウガラシエキスを含有する貼付剤である点で一致している。」
と認定するが、誤りである。
　(2)　引用例に記載された発明の目的は、インドメタシン外用剤におけるインドメ
タシンの経皮吸収性の改善であって、その解決手段として、インドメタシン外用剤
に更にメントールとカンフルの固溶体又はサリチル酸グリコールを配合する構成を
採用したものである。
　引用例には、決定が指摘するように、「本発明外用剤には、上記インドメタシ
ン、メントール、カンフル、サリチル酸グリコールの他、所望により、サリチル酸
メチル……唐辛子エキス、唐辛子末、唐辛子チンキ、カプサイシン、ノニル酸ワニ
リルアミド等の有効成分の１種又は２種以上を配合し得る（配合量通常０～２０
％）」との記載がある。
　しかし、この記載においては、トウガラシエキス又はノニル酸ワニリルアミド
は、医薬品業界で比較的他の成分とともに配合されるハッカ油、ユーカリ油、ビタ
ミンＥ等共に任意成分として、網羅羅列的に記載されているにすぎないのであっ
て、インドメタシンにこれらを配合するとの構成は示唆されているにすぎず、現実
の具体的構成として開示されているものではない。
　したがって、引用例に、
　(a) インドメタシンと
　(b) ノニル酸ワニリルアミド又はトウガラシエキスを含有する貼付剤、との構成
が開示されているということはできない。
　(3)　また、決定引用の「一般薬　日本医薬品集　第５版」及び「医薬品要覧　第
４版」には、インドメタシンと、トウガラシエキス又はノニル酸ワニリルアミドの
組合せを示唆した記載はなく、インドメタシンとトウガラシとノニル酸ワニリドア
ミドとの配合割合の記載はない。単にパップ剤の総量とトウガラシエキス等を配合
する際の重量割合が記載されているにすぎない。
　したがって、インドメタシンに、トウガラシエキス又はノニル酸ワニリルアミド
を配合する際の重量割合は、引用例にも上記文献にも記載がない。
　２　取消事由２（用途の相違の看過）
　(1)　決定は、「本件請求項１の発明は、ノニル酸ワニリルアミド又はトウガラシ
エキスをインドメタシンの長期安定性を改善するための安定化剤として規定してい
るが、貼付剤に含有する成分及びその配合割合が同一である以上、安定化剤との規
定の有無によって貼付剤としての物が異なるものではない。」と認定したが、誤り
である。
　(2)　本件発明は、「インドメタシンを長期に亘って安定に含有する貼付剤組成物
に関する。」（訂正明細書１頁）ものであって、従来技術にあっては、「……イン
ドメタシンは、水に対する溶解性が小さく、グリセリン、流動パラフィンなどの通
常の媒体には溶解しないため、基材の選択が難しく、また、インドメタシンの保存
安定性も左右されることから、長期に亘って、安定な製剤の開発には困難が伴
う。」（同１～２頁）「インドメタシンを長期安定に含有するバップ剤製剤の開発
は困難であった。」（同３頁）との問題点があったので、「インドメタシンの分解
を防止して、長期間安定に含有する貼付剤を提供するものである。」（同３頁）
　そして、上記課題を解決するため、本件発明においては、インドメタシン含有貼
付剤にインドメタシンと共に、「インドメタシン１重量部に対して０．０１～５．
０重量部のノニル酸ワリルアミド、インドメタシン１重量部に対して０．０１～１
０．０重量部のポリオキシエチレンとオキシプロピレンのブロック共重合体　およ
びインドメタシン１重量部に対して０．０１～５．０重量部のトウガラシエキスか
ら選ばれる少なくとも１種のインドメタシンの長期安定性を改善するための安定化
剤」（同３頁）を含有する構成を採用したので、その結果、「保存時のインドメタ
シンの安定性を改善し、長期に亘って薬効を保つことができる。」（同６頁）との
効果を得ることができるものである。
　したがって、本件発明は、既知の物質であるトウガラシエキス又はノニル酸ワニ
リルアミドについて、これらを特定割合でインドメタシン含有貼付剤に含有させる
ことにより、インドメタシンの長期安定性を改善する安定化剤という用途に使用す
ることを内容とする発明、いわゆる「用途発明」である。
　(3)　医薬品における製剤の特許は、安全性の面から、未知の物質ではなく公知の
物質を利用することが比較的多い。これら公知の物質の組合せによって特定の作用
効果が得られることがあり、新規な効果が得られるならば、当該物質が他の作用効
果により公知の物質であるとしても、特許性が認められるべきである。
　そして、本件発明が、「用途発明」である以上、引用例に記載された発明と同一
であるとして特許法第２９条第１項第３号によって特許を受けることができないと
されるためには（すなわち、引用例に記載された発明が本件発明と同一の発明であ
って本件発明がそれにより新規性を喪失するというためには）、引用例に本件発明
と同一の用途発明が開示されていることが必要である。
　(4)　用途発明に係る特許出願に限らず、一般に、特許出願に係る発明が特許法第
２９条第１項第３号により、特許を受けることができないとされるためには、上記
「特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明」
は、発明として完成していることが必要である。発明が完成したというためには、
その技術手段が当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的と
する効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されて
いることを要する。
　したがって、引用例に記載された発明が本件発明と同一の発明であって、本件発
明がそれにより新規性を喪失するというためには、引用例に記載された発明が完成
した用途発明として開示されていること、言い換えれば、引用例の記載において、
用途発明である同一発明が、当業者が反復実施して所定の効果を挙げることができ
る程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることをも必要とする。
　(5)　トウガラシエキス又はノニル酸ワニリルアミドは、従来、貼付剤、バップ剤
等の外用剤において、温感刺激剤として用いられてきたものであり、本件出願前
に、これらをインドメタシン含有貼付剤に含有させることにより、インドメタシン
の長期安定性を改善する安定化剤という用途に使用するとの知見はなかった。
　このことは、「ＯＴＣハンドブック１９９９－２０００、１９９９年９月２０日
発行、発行所株式会社学術情報センター、６５９頁」（甲第６号証）の「ノニル酸
ワニリルアミド」の項に、「トウガラシの辛み成分であるカプサイシンから合成さ
れた物質である。カプサイシンの辛味が作用を有するには、その構造式中にワニリ
ルアミン残基として炭素原子数９～１０をもつことが必要であるとわかり、この物
資が合成された。局所の温感刺激作用（皮膚の表面温度を１～２℃上昇させるとい
われている）により、局所の血管を拡張させ、血行改善作用を示すといわれてい
る。」との記載があること、及び、「薬理と治療」Vol.13 No.1 Jan. '85、９９～
１０８頁（甲第７号証）に掲載の「温感パップ剤のThermographyによる温熱様効果
の検討(1)」との論文に、「（同論文で検討した）温感パップ剤は、急性炎症期の発
熱した患部を冷却する従来のパップ剤の水分含量を減らし、保温性の高いグリセリ
ンを増量した改良基材に、温感成分であるcapsaicinを含有するとうがら
し（Capsicum annuum L.）の抽出エキスと毛細血管拡張作用をもつdl-camphor、さ
らに、血管消炎鎮痛作用のあるmethyl salicylate を配合したものである。本剤
（注、温感パップ剤）は、３成分の相乗作用により、温感点の刺激作用と患部の末
梢循環血流を改善することにより、適度の温感と炎症緩解を目的とした製剤であ
る。」（９９頁）との記載があることからも、明らかである。
　(6)　前述のとおり、引用例に記載の発明の目的は、インドメタシン外用剤におけ
るインドメタシンの経皮吸収性の改善であって、その解決手段として、インドメタ
シン外用剤に更にメントールとカンフルの固溶体又はサリチル酸グリコールを配合
する構成を採用したものである。
　引用例には、決定が指摘するように、「本発明外用剤には、上記インドメタシン
……の他、所望により、……唐辛子エキス、唐辛子末、唐辛子チンキ、カプサイシ
ン、ノニル酸ワニリルアミド等の有効成分の１種又は２種以上を配合し得る（配合
量通常０～２０％）（４頁左上欄～右上欄）との記載がある。
　しかし、上記記載においては、トウガラシエキス又はノニル酸ワニリルアミド
は、従来からの用途、すなわち、局所刺激、消炎鎮痛、抗炎症のために使用される
ことが想定されているにすぎず、インドメタシン含有貼付剤に、インドメタシンの
長期安定性を改善するための安定化剤として配合するとの用途については、その示
唆さえ一切ない。
　したがって、引用例には、既知の物質であるトウガラシエキス又はノニル酸ワニ
リルアミドをインドメタシンの長期安定性を改善する安定化剤として使用する用途
は一切記載されていないから、引用例に、本件発明と同一の用途発明が開示されて
いるとはいえない。
　また、引用例には、本件発明と同一の用途発明が、当業者が反復実施して所定の
効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されている
とは到底いうことができず、引用例に記載された発明が、完成した用途発明として
開示されているということもできない。
第４　決定取消事由に対する被告の反論
　１　取消事由１（一致点の認定の誤り）に対して
　引用例には、「本発明の外用剤には、上記インドメタシン、メントール、カンフ
ル、サリチル酸グリコールのほか、所望により……唐辛子エキス、唐辛子末、唐辛
子チンキ、カプサイシン、ノニル酸ワニルアミド等の有効成分の１種又は２種以上
を配合し得る（配合量通常０～２０％）。」（４頁左上欄～右上欄）との記載があ
る。
　この記載は、インドメタシンとともに、メントールとカンフルとの固溶体及び／
又はサリチル酸グリコールを配合してなる引用例記載の外用剤（この外用剤はイン
ドメタシンを含有するパップ剤を包含する）に、さらに、上記唐辛子エキスとノニ
ル酸ワニリルアミド等の少なくとも１種の特定の有効成分を２０％まで配合するこ
とを具体的に記載している。
　引用例には、インドメタシン含有量とノニル酸ワニリルアミド等の配合量の相対
的な関係は示されていないが、本件出願当時に市販されていたパップ剤等の貼付剤
におけるノニル酸ワニリルアミド等の配合量をみると、それらは、基材１００ｇ中
それぞれ０.０４～０.５ｇ、０.０１～０.０８ｇであることが知られている。ま
た、「温感パップ剤のThermographyによる温熱様効果の検討(1)」との論文（甲第７
号証）の「被験薬剤」の項でも、トウガラシエキス使用量は０．１６５％である。
つまり、ノニル酸ワニリルアミド等は貼付剤に普通に配合されている成分であっ
て、これらの含有割合は通常０.０１～０.５重量％程度のものであるから、引用例
においては、インドメタシン０.１～５重量％で、ノニル酸ワニリルアミド等を少な
くとも０.０１～０.５重量％という薬効の期待できる常識的な配合量で含有するパ
ップ剤等の貼付剤を包含する外用剤が記載されているといえる。
　このノニル酸ワニリルアミド等の通常の薬効を発揮させる含有割合をインドメタ
シン１重量部に対する割合に換算すると、インドメタシン１重量部に対してノニル
酸ワニリルアミド等は０.００２～５.０重量部となり、本件請求項１の発明の配合
割合と重複することになる。
　したがって、引用例の貼付剤は、インドメタシンのほか、メントールとカンフル
の固溶体及び／又はサリチル酸グリコールをも必須成分として含むが、本件請求項
１の発明は、特許請求の範囲に明記されている(a)及び(b)成分以外の他の成分を含
有することを排除するものではないから、決定が、本件請求項１の発明と引用例に
記載された上記パップ剤とが、(a) インドメタシンと、(b) インドメタシン１重量
部に対して０.０１～５.０重量部のノニル酸ワニリルアミド又はトウガラシエキス
を含有する貼付剤である点で一致している、と認定した点に誤りはない。
　２　取消事由２（用途の相違の看過）に対して
　(1)　原告は、本件発明があたかもノニル酸ワニリルアミド等をインドメタシンの
長期安定性を改善するという用途に使用するインドメタシン長期安定化剤自体の発
明であるかのように主張するが、本件発明はその特許請求の範囲に記載のとおり
「貼付剤」そのものの発明であって、インドメタシン長期安定化剤の発明ではな
い。
　そして、ノニル酸ワニリルアミド等がインドメタシンを安定化するという今まで
知られていない性質（属性）を有することを見いだし、上記属性を発揮させること
を目的としてインドメタシンにこれらを配合し貼付剤とした物と、ノニル酸ワニリ
ルアミド等の温感刺激作用等の薬効という別の属性を発揮させることを目的として
重複する配合割合でインドメタシンと併用して貼付剤とした公知の物とでは、ノニ
ル酸ワニリルアミド等のどの性質に着目したかにかかわらず、同じ成分を同じ割合
で含有する「貼付剤」という物であって、両者は区別できない。貼付剤中の成分が
同じであれば、一定期間経過後のインドメタシンの残存量も同じはずであり、貼付
剤としての安定性にも差異は生じず、貼付剤という物の有する性質も異ならない。
　このように、本件発明と引用例に記載された発明はいずれも貼付剤という物に関
する発明であって、その物自体に相違が存在しない。また、「貼付剤」が用途発明
の表現形式に当たるとしても、両者は共に「貼付剤」であるから、その用途が相違
していることはない。
　(2)　原告は、引用例には、本件発明と同一の用途発明が当業者が反復実施して所
定の効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されて
いないとも主張する。
　しかしながら、以下のとおり、引用例には、上記取消事由１に対する反論におい
て示した各成分の配合割合に加え、貼付剤の製法に関する充分な記述があるから、
上記主張も理由がない。
　引用例には外用剤の調製に関して実施例の記載のほかに、次の記載がある。
　「例えば、外用剤をパップ剤として調製する場合、水性パップ基材の組成には特
に制限はなく、何れの組成の物も使用でき、……水溶性高分子物質……無機粉体、
……保湿剤……などを使用することができる。……」（２頁右下欄下から３行～３
頁右下欄１０行）
　「本発明の外用剤は常法に従って製造し得、例えば、水性パップ剤は、上記各成
分をよく練合してペースト状に調製し、これを紙、織布……等の支持体（バッキン
グ）に塗布し、必要によりポリエチレンフィルム等のフェイシングを被覆すること
により得られるものである。」（４頁右上欄１２～１７行）
　また、パップ剤の通常の製法については「第十一改正　日本薬局方解説書」（乙
第１号証）のパップ剤の項に、「成形パップ剤は、図１、２のように、あらかじめ
薬物を……保水性に富む水溶性高分子を主体とした膏体基剤と混和して、不織布な
どの支持体（バッキング）に展延し、膏体表面をポリエチレンあるいはポリプロピ
レンなどのプラスチックフィルム（ライナー）で被覆し、……」と記載されてお
り、引用例のハップ剤もこのような当業者に充分周知されていた製法にならって製
造されるものであることが明らかである。
　一方、本件訂正明細書における貼付剤の調製方法も「貼付剤の剤型は問わない
が、保水性基材を用いるパップ剤……としての利用が有効である。パップ剤として
は、ゼラチン等の粘着剤、カオリン等の賦形剤および水を含む含水ゲル状膏体を不
織布などの基体に塗布し、プラスチックフィルムなどのライナーで被覆したタイプ
が代表的である。……」（訂正明細書５頁）等の記載からみて、引用例や「第十一
改正　日本薬局方解説書」に記載の外用剤の調製法と異なるところは見当たらな
い。
　このように、本件発明の貼付剤も、引用例に記載されている貼付剤も、常法で製
造されるのであり、本件発明においてノニル酸ワニリルアミド等を配合し、安定化
作用を促すために製剤上の格別の技術的な工夫が必要とされたとする事情も見当た
らない。
　したがって、引用例に記載されている貼付剤は、上記したように当業者が反復実
施できる程度に記載されているのであって、完成された発明として開示されてい
る。
第５　当裁判所の判断
　１　取消事由１（一致点の認定の誤り）について
　(1)　甲第３号証によれば、引用例には、「１．外用基材にインドメタシンを配合
するとともに、メントールとカンフルとの固溶体及び／又はサリチル酸グリコール
を配合してなることを特徴とする外用剤」（特許請求の範囲１）との発明が開示さ
れ、発明の詳細な説明には、当該発明に係る「（本発明に係る）外用剤としては例
えば軟膏、液剤、ゲル軟膏、クリーム、貼付剤等が挙げられる」（２頁左下欄下か
ら３～１行）、「本発明外用剤には、上記インドメタシン……の他、所望により…
…唐辛子エキス、唐辛子末、唐辛子チンキ、カプサイシン、ノニル酸ワニリルアミ
ド等の有効成分の１種又は２種以上を配合し得る（配合量通常０～２０％）」（４
頁左上欄１０行～右上欄１行）と記載されていることが認められる。
　上記各記載によれば、引用例には、インドメタシンを含有する貼付剤に、トウガ
ラシエキス、ノニル酸ワニリルアミド等を含有せしめ得ることが明示的に記載され
ていることは明らかである。
　(2)　トウガラシエキス及びノニル酸ワニリルアミドについて記載のある文献は、
以下のとおりである。
　(2)－１　「第十一改正　日本薬局方解説書」１９８６（乙第１号証）の「２１．
パップ剤」の項には、「トウガラシエキス又はノニル酸ワニリルアミドを含有する
製剤は、皮膚の温感点を刺激するところから、通例、温感タイプと呼ばれ、慢性疾
患あるいは腫張寛解後の炎症性疾患に使用され、冷感タイプの製剤と区別され
る。」（Ａ－１４０頁６～８行）と記載されていることが認められる。
　(2)－２　「薬理と治療」Vol.13 No.1 Jan. '85、９９～１０８頁（甲第７号証）
には、「（同論文で検討した）温感パップ剤は、……温感成分であるcapsaicinを含
有するとうがらし（Capsicum annuum L.）の抽出エキスと毛細血管拡張作用をもつ
dl-camphor……を配合したものである。……温感点の刺激作用と患部の末梢循環血
流を改善することにより、適度の温感と炎症緩解を目的とした製剤である。」（９
９頁左欄下から１０行～右欄１行）、及び、「Ⅲ考察　整形外科的疾患に対する保
存的治療法の一つとして……パップ剤、プラスター剤、軟膏剤等の外用剤が……臨
床の場において定着しつつある。一般的に、炎症の急性期には、発熱した患部を冷
やす療法として冷湿布が用いられ、また慢性期の炎症には、患部の血流改善を目的
として温湿布または温感パップ剤などが用いられている。」（１０７頁左欄７～１
７行）との記載があることが認められる。
　(2)－３　「ＯＴＣハンドブック１９９９－２０００、１９９９年９月２０日株式
会社学術情報流通センター発行、６５９頁」（甲第６号証）の「第１７章　肩こ
り、筋肉痛治療剤」の「薬理作用の解説とその特徴」の節において、「外用剤　局
所刺激成分」として「ノニル酸ワニリルアミド」について「トウガラシの辛味成分
のひとつであるカプサイシンから合成された物質である。……局所の温感刺激作用
（皮膚の表面温度を１～２℃上昇させるといわれている）により、局所の血管を拡
張させ、血行改善作用を示すといわれている。」（６５９頁）と記載されているこ
とが認められる。
　(2)－４　財団法人日本医薬情報センター編「一般薬　日本医薬品集」の第５版
（昭和６０年発行。甲第４号証）、上記「一般薬　日本医薬品集」の１９９０～１
９９２年版、及び１９９２～１９９３年版（甲第８号証の１及び２）、大阪府病院
薬剤師会編「医薬品要覧　第４版」（昭和６３年発行。甲第５号証）によれば、ノ
ニル酸ワニリルアミド及びトウガラシエキスは、本件出願前から、市販されている
非常に多くの貼付剤に、現に含有されていることが認められる。
　また、これら製品の多くにおいて、トウガラシエキス又はノニル酸ワニリルアミ
ドは、メントール、カンフル及び／又はサリチル酸グリコールと組み合わせて配合
されていることが認められる。（例えば、上記各甲号証には、トウガラシエキスが
メントール、カンフル及び／又はサリチル酸グリコールとともに配合された貼付剤
の例としては、エースＨＭ（商品名。以下同じ）（甲第５号証１１５２頁）、ゼラ
ップホット（同）、テイカ温パップ（甲第８号証の１第６６１頁右欄）、トクホン
Ｃ（同６６３頁右欄）、パテックスＱ（同６７１頁左欄）その他多数が収載され、
ノニル酸ワニリルアミドがメントール、カンフル及び／又はサリチル酸グリコール
とともに配合された貼付剤の例としては、三共あったかシップ（甲第４号証５４９
頁中欄。トウガラシエキスも配合されている。）、ゼノールホット（同５５４頁右
欄）、ハリホットＺ（同５６６頁左欄）、エルデ温パップ（甲第８号証の１第６４
１頁左欄）、トクホンエース（同６６３頁右欄）その他多数が収載されている。な
お、甲第７号証の論文で検討された貼付剤も、トウガラシエキスが、カンフルとと
もに配合されている。）
　(3)　上記(2)の認定によれば、貼付剤には、温感タイプの貼付剤、冷感タイプの
貼付剤等が知られていること、温感タイプの貼付剤は、例えば、「慢性期の炎症
に」、「患部の血流改善を目的として」使用される等、冷感タイプのものと明確に
区別して使い分けられていること、温感タイプの貼付剤では、トウガラシエキス及
びノニル酸ワニリルアミドは、常套的に温感を与える成分として常用されているも
のと認めることができる。
　(4)　引用例には、前示のとおり、「（引用例記載の貼付剤には）インドメタシン
……の他、……唐辛子エキス……ノニル酸ワニリルアミド等の有効成分の１種又は
２種以上を配合し得る」と記載されているところ、上記認定事項に照らせば、この
記載は、引用例記載の貼付剤は、トウガラシエキス又はノニル酸ワニリルアミドを
配合して周知の温感タイプの貼付剤とすることができることを明示したものと解さ
れる。
　そうすると、引用例には、インドメタシンとともにトウガラシエキス又はノニル
酸ワニリルアミドを配合した貼付剤が実質的に記載されているものということがで
きる。
　もっとも、引用例に記載された貼付剤には、インドメタシンのほかに、メントー
ルとカンフルの固溶体あるいはサリチル酸グリコールを必須成分として含有すると
ころ、仮に、これらメントール等の成分とトウガラシエキス又はノニル酸ワニリル
アミドとを同時に配合することができない特段の事情がある場合には、上記のよう
に解することはできない。しかしながら、現に市販されている多くの貼付剤におい
て、トウガラシエキス又はノニル酸ワニリルアミドが、メントール、カンフル、サ
リチル酸グリコールとともに配合されていることは前示のとおりであるから、引用
例記載の発明において、そのような特段の事情があるものと認めることはできな
い。
　そして、本件発明が、インドメタシン、トウガラシエキス及びノニル酸ワニリル
アミドに加えて、メントールとカンフルの固溶体あるいはサリチル酸グリコールを
含有する貼付剤を排除するものでないことは、その特許請求の範囲請求項１の記載
から明らかである。
　(5)　次に、ノニル酸ワニリルアミド及びトウガラシエキスの配合量について検討
する。
　甲第３号証によれば、引用例には、「インドメタシンの配合量は基材全体の０．
１～５％、特に０．３％～２％とすることが好まし（い）」（３頁右下欄下から２
～１行）との記載があることが認められる。なお、引用例の上記記載中の配合量の
単位が重量％であることは、原告も争わないところである。
　また、引用例に、「本発明外用剤には、上記インドメタシン……の他、所望によ
り……唐辛子エキス、唐辛子末、唐辛子チンキ、カプサイシン、ノニル酸ワニリル
アミド等の有効成分の１種又は２種以上を配合し得る（配合量通常０～２０％）」
と記載されていることは、前示のとおりである。なお、引用例の上記記載中の配合
量の単位が重量％であることについても、原告は争っていない。
　上記「（配合量通常０～２０％）」との記載は、①貼付剤の基材全体の重量を基
準とするものであるか、②貼付剤に含有されるインドメタシンの重量を基準とする
ものであるか明らかでないが、いずれを基準とするものであるとしても、引用例記
載の貼付剤中の配合されるインドメタシンに対するトウガラシエキス、ノニル酸ワ
ニリルアミドの配合量は、以下の計算のとおり、本件発明の請求項１に規定される
「インドメタシン１重量部に対して０.０１～５.０重量部のノニル酸ワニリルアミ
ド」、あるいは「インドメタシン１重量部に対して０.０１～５.０重量部のトウガ
ラシエキス」との範囲と重複することは明らかであり、したがって、引用例に記載
された発明と、本件請求項１の発明とは、この点の構成についても相違しない。
　①の場合
　　最小値：　０重量％。
　　最大値：（基材全体に対するトウガラシエキス又はノニル酸ワニリルアミドの
最大配合量(２０重量％)）／（基材全体に対するインドメタシンの最小配合量(０．
１重量％)）＝２００重量％
　②の場合
　　最小値：　０重量％
　　最大値：（基材全体に対するインドメタシンの最大配合量(５重量％)）×（イ
ンドメタシンに対するトウガラシエキス又はノニル酸ワニリルアミドの最大配合量
(２０重量％)）＝１重量％
　(6)　したがって、本件請求項１の発明と、「引用例」に記載された発明とは、
「(a) インドメタシンと
　(b) インドメタシン１重量部に対して０．０１～５．０重量部のノニル酸ワニリ
ルアミド又はトウガラシエキスを含有する貼付剤である点で一致している。」とし
た決定の認定に誤りはない。
　２　取消事由２（用途の相違の看過）について
　(1)　原告は、本件発明は、トウガラシエキス又はノニル酸ワニリルアミドについ
て、これらを特定割合でインドメタシン含有貼付剤に含有させることにより、イン
ドメタシンの長期安定性を改善するという用途に使用することについての発明、す
なわち用途発明である旨、主張する。
　しかしながら、本件発明は、トウガラシエキス又はノニル酸ワニリルアミドを含
有することを特徴とする「貼付剤」の発明であって、トウガラシエキス又はノニル
酸ワニリルアミドの用途の発明（例えば、「トウガラシエキス又はノニル酸ワニリ
ルアミドからなるインドメタシンの安定化剤」）でないことは、本件請求項１及び
２の発明の特許請求の範囲の記載により明白である。
　原告の主張は、特許請求の範囲に基づかないものであり、理由がない。
　(2)　もっとも、特許請求の範囲請求項１には、「……ノニル酸ワニリルアミド…
…および……トウガラシエキスから選ばれる少なくとも１種のインドメタシンの長
期安定性を改善するための安定化剤とを含有することを特徴とするインドメタシン
含有貼付剤。」として、本件請求項１の発明において、ノニル酸ワニリルアミド及
びトウガラシエキスはインドメタシンの安定剤として含有させるものである旨規定
されている。
　しかしながら、引用例に、本件発明とその構成が同一の発明（貼付剤）が記載さ
れていることは前示のとおりである。このように両発明の構成が同一である以上、
両発明の貼付剤が含有する成分は、主観的な添加目的にかかわらず、同一の作用効
果を奏することは自明である。本件発明において添加されたトウガラシエキス又は
ノニル酸ワニリルアミドがインドメタシンを安定化するとの効果を奏する一方、引
用例で添加されたトウガラシエキス又はノニル酸ワニリルアミドが、そのような効
果を奏さないというようなことは起こり得ない。逆に、引用例記載の発明において
トウガラシエキス又はノニル酸ワニリルアミドがそれらの周知の効果である温感刺
激作用を奏する一方、本件発明では、そのような効果を奏さないということも起こ
り得ないものと認められる。
　したがって、本件特許請求の範囲の請求項１に、本件請求項１の発明の貼付剤に
含有されるトウガラシエキス及びノニル酸ワニリルアミドはインドメタシンの長期
安定性を改善するための安定化剤である旨が規定されているとしても、このことに
より、本件請求項１の発明が、引用例に記載されている発明と別異のものとなると
いうことはできない。
　(3)　原告は、引用例に記載の発明が、用途発明である本件発明と同一であって、
これにより本件発明が新規性を喪失するというためには、引用例に、トウガラシエ
キス又はノニル酸ワニリルアミドについて本件発明と同一の用途が開示されてお
り、引用例にそのような用途に使用する発明として完成した発明が記載されている
必要がある、あるいは、引用例に記載された発明が、当業者が反復実施して所定の
効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されている
ことが必要である旨、主張する。
　原告の主張は、本件発明が用途発明であることを前提とするものであるところ、
本件発明が用途発明でないことは上記判断のとおりである。原告の主張は、その前
提において理由がない。
第６　結論
　以上のとおり、原告主張の決定取消事由は理由がないので、原告の請求は棄却さ
れるべきである。
（平成１３年１２月４日口頭弁論終結）
　東京高等裁判所第１８民事部
　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　永　　　井　　　紀　　　昭
　　　　　　　　　　　　裁判官　　　塩　　　月　　　秀　　　平
　　　　　　　　　　　　裁判官　　　古　　　城　　　春　　　実