平成13(行ケ)121行政訴訟 商標権

平成１３年（行ケ）第１２１号　審決取消請求事件（平成１３年１０月２日口頭弁
論終結）
判　　　　決
　　　原　　　　　　告　　　　　　株式会社ニューハマヤ
　　訴訟代理人弁護士　　　　　　小　　　泉　　　淑　　　子
同　　　　　　　　　　　　　鳥　　　海　　　哲　　　郎
　　　同　　　　弁理士　　　　　　小　　　林　　　彰　　　治
　　　被　　　 　　 告　　　　　 特許庁長官
　　　　　　　　　　　　　　　　　及　　　川　　　耕　　　造
　　指定代理人 　　　　　 　　　小　　　池　　　　　　　隆
　　　同　　　　　　　　　　　　　茂　　　木　　　静　　　代
　　　 主　　　　文
　　　　　特許庁が平成１１年審判第６８８号事件について平成１３年２月６日に
した審決を取り消す。
　　　　　訴訟費用は被告の負担とする。
事　　　　実
第１ 請求
主文同旨
第２ 前提となる事実（争いのない事実）
１ 特許庁における手続の経緯
　原告は、平成４年７月３０日に、別紙審決書末尾の「本願商標」に示すとおりの
構成よりなる商標（以下「本願商標」という）について、指定役務を商品及び役務
の区分第４２類の「ステーキを主とする飲食物の提供」として、商標登録出願（平
成４年商標登録願第１４７１５３号）をしたところ、特許庁は、平成１０年１２月
１８日、拒絶査定をした。
　原告は、平成１１年１月１４日、拒絶査定不服審判の請求をし、特許庁は、同請
求を平成１１年審判第６８８号として審理した結果、平成１３年２月６日、「本件
審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は同月２６日に原告に送
達された。
　２　審決の理由　
　別紙審決書の写しのとおり、審決は、
　「原査定が引用した登録第４１３２９２３号商標（以下「引用商標」という。）
は、「ハマ」の片仮名文字を書してなり、平成４年９月３０日に、指定役務を第４
２類の「うどん又はそばの提供、牛丼・天丼を主とした日本料理の提供、スパゲッ
ティ・ピザを主としたイタリア料理の提供、サンドウィッチを主とした料理の提
供、カレーを主としたインド料理の提供、ラーメンを主とした中華料理の提供、ビ
ールを主とした飲食物の提供、コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とす
る飲食物の提供」として、商標法等の一部を改正する法律（平成３年法律第６５
号）附則第５条による使用に基づく特例の適用の主張を伴う登録出願に基づいて、
平成１０年４月１０日に設定登録されたものである。
　本願商標は、別紙審決書末尾の「本願商標」に示すとおり、黒塗りの牛の角部分
とおぼしき図形と、その下に「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ」及び「ｈａｍａ」の欧文
字を上下二段に表してなるところ、この構成中の文字部分は、図形部分と重なり合
うことなく離れて表されていることから、視覚上、図形部分と分離して看取される
ばかりでなく、その図形と文字の相互間には、観念上これらを必ず一体のものとし
て把握しなければならない格別の事情は認め難いものである。そうとすれば、本願
商標は、その構成中の文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果た
すものである。そこで、「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ」及び「ｈａｍａ」からなる文
字部分について考察すると、該文字はその構成が「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ」及び
「ｈａｍａ」と二段に分離し、かつ、その態様及び大きさも異なるものであるか
ら、各々がそれぞれ独立して認識されやすいものと認められる。そして、上段に小
さく表された「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ」の文字は、その指定役務との関係におい
て、「主としてステーキ等の飲食物を提供する店」を表す業種名として新聞、雑
誌、ＮＴＴタウンページ等において普通に使用されており、役務の提供内容を表示
するものであるから、自他役務の識別機能を有しないものと認められる。そうとす
れば、本願商標に接する取引者・需要者は、大きく表示されて読みやすい「ｈａｍ
ａ」の文字部分に注目し、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合が、むし
ろ少なくないとみるのが相当である。してみると、本願商標が、構成文字全体とし
て「ステーキハウスハマ」の称呼が生ずることは否定し得ないとしても、自他役務
の識別標識と認める「ｈａｍａ」の文字に相応して「ハマ」の称呼をも生ずると認
められる。
　他方、引用商標は、「ハマ」の片仮名文字よりなり、その構成文字に相応して
「ハマ」の称呼を生ずることは明らかである。
　そうとすると、本願商標と引用商標とは、「ハマ」の称呼を共通にするものであ
って、外観、観念についての相違を考慮しても、類似の商標といわざるを得ない。
そして、本願商標と引用商標の指定役務も類似のものであるから、本願は、商標法
等の一部を改正する法律（平成３年法律第６５号）附則第５条３項の規定によって
読み替えられる商標法８条２項の要件を具備しないものであるから、本願を拒絶し
た原査定についての本件審判請求は成り立たない。」
旨認定、判断した。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
　審決は、本願商標と引用商標との類否判断において、本願商標における図形と文
字の観念的一体性、及び文字部分の一体性の判断を誤り、特に、本願商標が使用に
よって獲得した周知・著名性を看過し、取引の実情及び本願商標の現実の使用状況
について全く考慮せずに、従来の判例の考え方や審査例にも適合しない判断をして
いる。しかも、引用商標は、本来であれば登録されるべきではなかった商標であっ
て、特例法の適用を考慮してもなお瑕疵を含んだ登録であったのであり、一方で、
本願商標の永年にわたる一貫した使用によって化体した信用を毀損するのは、商標
法の目的（同法１条）に反するものである。このように、審決は、本願商標と引用
商標との類否判断を誤っているので、違法として取り消されるべきである。
　１　商標の類否に関する基本的な考え方
商標の類否に関する判例の基本的な考え方は、最高裁第３小法廷昭和４３年２月
２７日判決（昭和３９年（行ツ）第１１０号、民集２２巻２号３９９頁、甲第３号
証）が判示するとおり、「商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商
品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かに
よって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外
観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に
考察すべく、しかもその取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状
況に基づいて判断するのを相当とする。」、また、「商標の外観、観念または称呼
の類似は、その商標を使用した商品につき出所の混同のおそれを推測させる一応の
基準にすぎず、従って、右三点のうちその一において類似するものでも、他の二点
において著しく相違することその他取引の実情等によって、なんら商品の出所に誤
認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきで
はない。」というものである。そして、図形と文字の結合商標の類否に関しても、
上記の最高裁判決の考え方に従った下級審判決が出されている（東京高裁平成６年
１０月２５日判決（甲第４号証）、東京高裁平成６年３月３１日判決（甲第５号
証）、東京高裁平成７年３月２９日判決（甲第６号証）、東京高裁平成８年４月１
７日判決（甲第７号証）、東京地裁平成１１年７月２３日判決（甲第８号証））。
　以下、上記の各判例を念頭に置いて、本願商標及び引用商標の類似性に関して検
討する。
　２　本願商標は図形部分と文字部分とが観念的に一体として看取されることにつ
いて
　　（１）　審決は、「（本願商標）の構成中の文字部分は、図形部分と重なり合
うことなく離れて表示されていることから、視覚上、図形部分と分離して看取され
るばかりでなく、その図形と文字の相互間には、観念上これらを必ず不可分一体の
ものと把握しなければない格別の事情は認めがたいもの」と認定している。
　　（２）　確かに、本願商標の図形部分と文字部分とは接してはいないから、視
覚上これが分離して看取される可能性はあるとしても、そもそも観念的考察におい
ては、相互の図形同士、文字同士又は図形と文字同士が相互に接していない場合、
当然に観念的一体性が失われるというものではない。すなわち、本願商標の図形部
分は、牛の角を模した図形であり、一方、文字部分は、「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ
　ｈａｍａ」なのであるから、牛の角の図形部分と「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ｈ
ａｍａ」の文字部分には、観念上の繋がりが十分ある。しかも、本願商標の指定役
務は「ステーキを主とする飲食物の提供」であり、ステーキの材料は牛肉である。
そうすると、審決に示された「観念上これらを必ず不可分一体のものとして把握し
なければならない格別の事情は認めがたい」という認定は、一般常識に照らして
も、誤ったものといわざるを得ない。仮に、図形部分のみを見た需要者が、その図
形の意味を明確に識別することができない場合があったとしても、本願商標は、当
該図形部分と「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ｈａｍａ」の文字部分を見れば、一体と
なってその役務が牛のステーキを提供することであると直感することができるとい
う意味において、図形部分と文字部分とは一体のものとして把握されるべき格別の
関連性がある。さらに、観念上の関連性に加えて、本願商標の構成態様は、肉太に
力強く描かれた図形と、同一デザイン手法をもって表現された文字部分との一体性
を有する構成となっているが、かかる商標の構成態様によっても、図形部分と文字
部分とが一体として看取されることに考慮が払われるべきである（上記の東京高裁
平成６年１０月２５日判決参照）。
　　（３）　上記の最高裁判決が判示するとおり、商標の類否は、取引者・需要者
に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、上記の東京高
裁平成７年３月２９日判決が判示するとおり、「一見して識別可能な図形の持つ情
報伝達力が文字の持つ情報伝達力と比肩するに足る大きさを有するに至っている分
野が多くなっているということができることも経験則上明らかな事実であ」り、
「文字部分のみをいたずらに重視して図形部分の持つ情報伝達力を軽んずること
は、特段の理由のない限り許され」ないのである。
　しかも、本願指定役務は、店舗において飲食物を提供するものであり、具体的商
品に付して転々流転する商品商標と異なり、役務の提供場所は基本的には固定して
いる。かかる意味では、本件は、商品商標以上に上記判決が妥当するのである。一
般的にいって、飲食物の提供について商標が使用される場面は、看板や外装、店内
において使用される備品等や顧客に対する案内状等の印刷物及び広告についてのも
のがほとんどである。後記のとおり、原告は、原告が営業し、本願商標を現に商標
として使用している店舗（以下「原告店」という。）の看板や備品、広告等の全て
について本願商標を使用し、かつ、それらのほとんどが図形と文字とが一体になっ
て使用されている。そうすると、本願商標は、引用商標と比較して、「取引者・需
要者に与える印象等、一見して識別可能な図形の有無、かかる総合としての情報伝
達力」の点で、相互に相紛れるはずがない。
このように、本願商標は、その図形部分と文字部分とが一体となって出所表示機能
を担うものであって、単に、その構成中の文字部分のみが独立して自他役務の識別
標識としての機能を果たすものではない。
　仮に、本願商標中の図形部分と文字部分が分離するとしても、だからといって図
形部分の識別力が失われるものではない。図形部分と文字部分の一体性を問題にせ
ず、図形と文字が結合されている全体構成から、単なる文字部分の称呼そのものの
類否判断を否定した上記の判例の考え方を想起すべきである。
　３　 本願商標における文字部分は「ステーキハウスハマ」と一連に称呼されるこ
とについて
　　（１）　審決は、「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ」及び「ｈａｍａ」の文字部分に
ついて、「二段に分離し、かつ、その態様及び大きさも異なるものであり」、「Ｓ
ＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ」の文字が「役務の提供内容を表示するものであるから」、
「本願商標に接する取引者・需要者は、大きく表示されて読みやすい「ｈａｍａ」
の文字部分に注目し、これにより生ずる称呼をもって取引に資する場合が、むしろ
少なくないとみるのが相当である」と判断している。
　　（２）　しかしながら、文字商標が二段に構成されている場合であっても、一
連に称呼されることがあるというのは、多くの審決・判例が示すとおりであるし、
文字の大きさが異なり、大文字と小文字が混在ないし併記される場合にも、当該語
が一体不可分にとらえられることがあることも、多くの先例が示すとおりである。
　本願商標に関していえば、「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ｈａｍａ」の文字部分
は、二段に分離して表され、上下二段の文字の大きさが異なるが、他方では、上下
二段の「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ」と「ｈａｍａ」の語の部分は、縦軸は共通にし
ないものの、全ての語が横長の長方形となるようにまとめてデザイン化されてな
り、それぞれ同一字形であり、デザインの態様も共通化し、色彩は同一であるな
ど、一体的にデザイン化されたものであり、その力強い牛の角のデザインともまと
まりよく構成されており、これによってどちらか一方のみが顕著に看取されるわけ
ではなく、また、下段部分のみが看取されて取引に資される場合が多いとはいえな
いものであって、両者をことさら分離して観察すべきではない。
　また、商標中の一部に当該指定役務に関する語を含むからといって、当該語の称
呼がなくなるわけではなく、本願商標からは、審決も認めたとおり、その構成全体
から「ステーキハウスハマ」の称呼が生じることは明白である。
　なお、被告は、本願商標より「ハマ」の称呼が生じる理由として本願商標を全体
として称呼した場合、やや冗長の感も否めないとするが、通常８音の商標は、一連
で称呼されると判断される場合の方が多く、決して冗長ではない（甲第７３号証の
東京高判平成元年１２月２１日の事案でも、「フジエレクトリック」という８音か
らなる商標について、冗長であり、分離して称呼されることがあるとはされていな
い。）。
　　（３）　本願商標は、次の（４）のとおり、ほとんど全ての場合に、出願に係
る商標の態様とほぼ同一の態様で実際に使用されており、この結果、取引者・需要
者においても、本願商標については商標全体を一体不可分なものとして認識・記憶
し、又は特徴的な角の図形を「印象」付けられ、「記憶、連想等」し、実際に、専
ら「ステーキハウスハマ」と称呼しているのである。また、時に、図形と「ステー
キハウスハマ」の語が、上下あるいは左右に分離して表示され、若しくは、例えば
電話帳等に記載される場合には、図形部分を表示することができないために、「ス
テーキハウスハマ」との一連の語のみを使用する場合もあるが（甲第９号証）、
「ハマ」のみを使用する場合は、極めて限定されたごく例外的な場合しかなかった
という永年の使用実績が斟酌されるべきである（なお、電話帳ではあっても電話帳
広告等については、図形と文字部分が一体として使用されてきたことは言うまでも
ない（甲第１０号証））。そして、かかる使用を４０年近くにわたり継続してきた
実績等によって、「ステーキハウスハマ」の語が、需要者・当業者の間において、
厳然と商標の識別標識としての機能を発揮し、出所表示、質の保証、宣伝広告の機
能を果たしてきたことは明白である。
　前記の最高裁判決が「その取引実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状
況に基いて（類否を）判断すべき」旨判示し、東京高裁平成８年４月１７日判決が
「本願商標の（前示）現実の使用状況からすると、取引の場において、本願商標を
使用した商品が引用商標を使用した商品とその出所につき誤認混同を生ずるおそれ
はほとんどない」と認定し、東京高裁平成６年３月３１日判決においても、「取引
の実情を考慮することによって」結論に導いている。このように、商標の現実の使
用状況の結果、商標に化体した信用を保護することこそが、商標法１条に規定され
る法の趣旨であると考える。
　　（４）　そこで、本願商標の実際の「現実の使用状況」についてみると、以下
のとおりである。
　　　　　ア　一般的なタウン誌、ガイド等において、原告店の紹介記事等につい
ては「ステーキハウスハマ」として表記されている。一例を挙げれば、比較的最近
では、レストランガイドとして最も参照数が多いといわれている「Ｈａｎａｋｏ
（ちび）・青山，原宿，六本木６００」（甲第１１号証）には、「ＳＴＥＡＫ　Ｈ
ＯＵＳＥ　ｈａｍａ　六本木」として紹介されている。その索引を見ても、原告店
は「ハ」の欄を調べても出てこず、あくまで「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ｈａｍ
ａ」として「ス」の欄に載っている。これに対してステーキレストランとして有名
な「ビーフシティチャコ」及び「牛庵」は、店名表示として「ステーキハウス」と
は表示されていない。また、「ビーフシティチャコ」は、「タ」行の欄に索引が分
類されている。いうまでもなく、同店は「チャコ」の名称で有名であり、「チャ
コ」を探したい人は同店をハ行の「ビ」の欄を探さずに「タ」行の「チ」の欄を探
すからである。「ステーキハウスハマ」を探したい人は、当然のことながら「ス」
の欄を探すはずである。
　　　　イ　六本木・青山周辺に毎月５０万部以上配布されている、タウン誌「Ｔ
ＯＫＹＯ　ｐａｎｏｒａｍａ」（甲第１２号証）にも「ステーキハウス　ハマ赤坂
店」が紹介されている。同誌には、ほぼ隔月の割合で同店が掲載されているが、そ
の表示は常に「ステーキハウス　ハマ六本木」であり「ステーキハウス　ハマ　銀
座」であり、「ステーキハウス　ハマ赤坂」である。
原告店は、外国スター（特にハリウッドスター）が来日時に頻繁に立ち寄る店とし
ても有名であり、例えばトム・クルーズやケビン・コスナー等超大物スターの来店
について、「ＣＲＥＡ」（甲第１３号証）に記事が掲載されているが、同記事にも
「ステーキハウスｈａｍａ」と表示されている。スターの動向には一般人も敏感で
あり、ある雑誌にスターの通った店という特集が組まれると、一躍同店に来客が殺
到するというのはよくある現象である。また自らは来店しなくても、かかる記事に
より、原告店として「ステーキハウスｈａｍａ」が需要者に特に強く印象付けられ
たはずである。
　　　　　ウ　日本有数の繁華街である六本木の商店街の組合である六本木商店街
振興組合では、毎年「ＲＯＰＰＯＮＧＩ　ＧＵＩＤＥ（六本木ガイド）」を発行し
ているが（甲第１４号証）、同ガイドにも、原告店について本願商標と同一の態様
で表示した広告が掲載され、紹介記事も「ステーキハウス・ハマ六本木」として掲
載されている。同ガイドには、高級ステーキ専門店の「瀬里奈」や「和田門」も紹
介されているが、「ステーキハウス」とは表記されていない。この総合索引によれ
ば、六本木商店街における組合加盟店の中で「ステーキハウス」と表記した店の紹
介は、「ステーキハウス・ハマ六本木」と「ステーキハウス・ハマ赤阪」の２店し
かない。
　　　　　エ　後に「うまいもの屋」シリーズで有名となった講談社の「’９２東
京のうまいもの屋５００店」（甲第１５号証）にも、原告店は、「ステーキハウス
ハマ（六本木）」として掲載されている。このガイドには、「リッチな気分になり
たい時に足が向く　ステーキ」として２２店の高級ステーキ店が紹介されている。
紀尾井町の「桂」、「チャコ」、「みその」等が紹介されているが、平成以降に開
店した「さわ」を除けば、いずれのステーキ専門店も「ステーキハウス」の語を使
用していない。
　　　　　オ　昭和５６年発行の「ＴＯＫＹＯグルメブックⅡ　洋食の店」（甲第
１６号証）にも原告店の記事が掲載されているが、これも「ステーキハウス　ハ
マ」として紹介されている。さらに、昭和４４年発行、昭和５６年改訂の「改訂　
東京うまい店」（甲第１７号証）にも原告店の記事が掲載されているが、これにも
「ステーキハウス・ハマ」として紹介されている。なお、原告は、国際観光及び国
内観光に積極的なレストラン経営者によって組織された「国際観光日本レストラン
協会」に加盟しており（甲第１８号証）、同協会の関東支部、関西支部の名簿に
は、「ステーキハウスハマ　銀座店」、「ステーキハウスハマ　六本木店」及び
「ステーキハウス　赤坂店」を除けば、「ステーキハウス○○」の名称のレストラ
ンはない。そもそも、「ステーキハウス」なる語は、原告店の先代社長の造語であ
って、鉄板焼きステーキ方式とあいまって、同店を今日の盛業へと導いた原因の一
つである（甲第１９号証）。
　　（５）　以上のとおり、「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ｈａｍａ」又は「ステー
キハウスハマ」は、単に原告の広告表記にとどまらず、当業者・需要者全てが、か
かる表記により原告の店名を記憶し、識別しているのである。これは、約４０年の
長期にわたりステーキハウス方式一筋にサービスを提供してきた原告の営業努力
と、長期にわたり同一商標を使用し続けてきた実績、及び、長期かつ多数の新聞・
雑誌への広告活動等の結果、本願商標が一体不可分の「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　
ｈａｍａ」又は「ステーキハウスハマ」として周知となったのであり、需要者には
かかる一連の商標として認識・記憶されており、したがって、そこから生じる称呼
も分離されることなく一体不可分のものとして、「ステーキハウスハマ」の称呼が
発生する。
　４　本願商標は周知・著名商標であり、需要者には一体不可分なものとして認識
されていることについて
　　（１）　原告は、昭和２１年に大阪・北浜で営業を開始し、昭和３７年以降現
在使用する牛の角の図形と「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ｈａｍａ」の文字を結合さ
せた商標の使用を開始した。すなわち、昭和３７年には大阪・太融寺、昭和３９年
に六本木、昭和４２年に大阪・堂山町、昭和４６年に銀座、昭和５１年に札幌、昭
和５８年に赤坂と相次いで出店したが、これら全ての店舗で、上記の通りの同一商
標を使用している。その他、台北、ジャカルタ、ソウル等海外にも進出し（甲第２
０号証）、上述のとおり、海外に展開する国際的規模をもつレストラン経営者によ
って組織された「国際観光日本レストラン協会」にも昭和５２年より加盟してい
る。
　上記の原告店においては、店の外装・外壁、看板、内装、店内における役務提供
のための備品、顧客の配布物等のほとんどについて、下記のとおり本願商標が付さ
れている。
　　　　　ア　店の外装等
　原告店の外装においては、一例を挙げれば「ステーキハウスハマ　六本木店」
（甲第２１号証）、同銀座店（甲第２２号証）、同赤坂店（甲第２３号証）及び同
札幌店（甲第２４号証）のとおり、本願商標が使用されている。看板等について
は、スペースの関係もあって、必ずしも本願商標の態様と全てが同一ではないが、
内装等については、本願商標と同一態様にて使用されている。
　　　　　イ　店内における備品等
　原告店の店内において来客者に供するほとんどの備品に本願商標が表示されてい
る。例えば、箸・箸箱・箸袋（甲第２５号証）、皿（甲第２６乃至３０）、コース
ター（甲第３１号証）、包装紙（甲第３２号証）、手提袋（甲第３３号証）、シー
ル（甲第３４号証）、各種封筒（甲第３５号証）、便箋（甲第３６号証）等であ
る。また、ワイン等についても、独自ブランドのワインを提供し（甲第３７号
証）、メニュー（甲第３８号証）からマッチ・ライターに至るまで（甲第３９号
証）、本願商標を付した備品等を用いて役務を提供している（甲第４０号証）。
　　　　　ウ　顧客への配布物
　原告店では、約六千人の顧客リストをもとに年１回づつ異なる葉書を送付し（甲
第４１号証）、優待顧客宛てには年３回「牛車」と題する情報誌（甲第４２号証）
を送付している。この葉書等の年間の送付枚数は４、５万枚程度であり、全て本願
商標が印刷されている。なお、原告店は、ホームページも開設して本願商標を表示
している（甲第４３号証）。
　　　　　エ　テレビジョン放映等
　原告店は、しばしばテレビ放映の対象にもなっている。平成１２年３月１６日放
送のＴＢＳテレビ番組「ワンダフル　ヨダレ選手権」、同年１月３０日放送の日本
テレビ番組「特上！天声慎吾」等である。これらの番組において、同店は「ステー
キハウスハマ六本木店」として紹介され、かつ、番組内でも「ステーキハウス」と
して発声されている（甲第４４号証）。
　　　　　オ　「Ａｓａｈｉ　Ｅｖｅｎｉｎｇ　Ｎｅｗｓ」には、平成元年以降、
今日に至るまで、毎週１回、第１面に本願商標を表示した広告（以下、カないしコ
についても同様の広告）を掲載している（甲第４５、第４６号証）。原告店の来客
者に比較的外国人が多いために、約１２年にわたって掲載を行なっているものであ
る。
　　　　　カ　「Ｔｈｅ　Ｊａｐａｎ　Ｔｉｍｅｓ」にも、平成元年以降、今日に
至るまで、毎週１回、第１面トップに広告を掲載している（甲第４７号証）。
　　　　　キ　「ＴＨＥ　ＤＡＩＬＹ　ＹＯＭＩＵＲＩ」にも、上記２誌とほぼ同
時期に広告掲載を開始し現在に至っている（甲第４８号証）。掲載場所は、上記カ
の新聞と同様に第１面トップである。
　　　　　ク　「財界」には、平成３年より掲載を開始し、以降今日にいたるま
で、全ての号に広告掲載を行なっている（甲第４９、第５０号証）。原告店は、上
級クラスの財界人の来店が多いことから、本誌に毎号広告している。
　　　　　ケ　「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」は、株式会社ダイナースクラブが発行する
全会員向けの雑誌であるが、高級ステーキ店という位置付けからかカードによる決
済も多く、この雑誌に、ほぼ毎号広告を掲載している（甲第５１、第５２号証）。
　　　　　コ　その他、「自由と正義」（甲第５３号）、「財界さっぽろ」（甲第
５４号）等の雑誌のほか新橋演舞場、歌舞伎座等のパンフレットにも、それぞれ年
数回の広告掲載を行っている（甲第５５号証）。
　　（２）　前記３の（４）のとおり、原告店及び本願商標は、各種のタウン誌、
ガイド等に掲載され、内外スターが来店する著名店としても知られ、また、かかる
記事が商標とともに、又は、店名表示とともに広く宣伝されてきたこと、そして、
上記（１）のとおり、原告の本願商標を使用した長期にわたる営業実績、本願商標
を使用した店の内・外装、役務提供の用に供するものへの本願商標の使用、圧倒的
な顧客数と顧客に対する本願商標を使用した葉書や雑誌の送付、新聞紙や雑誌への
本願商標の定期的宣伝広告の掲載等の事実によって、本願商標は、少なくとも引用
商標の出願日である平成４年９月の時点では、当業界において周知・著名な商標と
なっていたのであり、かかる周知・著名性は、一貫して現在まで続いている。
　かかる周知・著名性ゆえに、本願商標は、常に一体として需要者に認識され、か
つ、これを称呼するときも「ステーキハウスハマ」と呼ばれ続けてきたのである。
　これに反して、審決は、かかる取引実情及び本願商標の現実の使用状況を考慮せ
ず、「本願商標及び（上記）標章が周知著名となっている証左を提出し」としなが
らも、何ら理由を示すこともなく、「顕著に表された「ｈａｍａ」の文字部分が独
立して自他役務の識別標識」であると認定している。
　しかしながら、かかる判断は、例えば、前記の最高裁判決が判示する、取引の実
情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものとする
基本的な考え方と相反し、前記の東京高裁平成８年４月１７日判決が判示する「図
形部分と文字部分を不可分一体のものとして観察すべき合理的理由があり、文字部
分以外の図形部分の有する識別機能を無視して、引用商標との類否判断をするのは
相当でない」という要請にも反し、さらには、前記の東京高裁平成６年１０月２５
日判決に示された「当該結合商標が使用されている場合には、その使用されている
商品の取引の実情、あるいは取引者や需要者に当該結合商標が著名、周知であるか
否か等を考慮して・・・これに基づいて引用商標との対比をなし・・・取引者、需
要者において、商品の出所につき誤認、混同を生じるおそれがあるか否かによって
決すべきものと解するのが相当である」とする考えにも背馳するものである。
　　（３）　なお、被告は、甲第４９号証の４６ないし５６に、「ハマ風炒飯」、
甲第４９号証の６１に「ハマオリジナル」、「ハマ特選牛サーロイン」の記載等が
あることから、本願商標が「ハマ」と称呼される場合があることを否定し得ない旨
主張している。
　しかしながら、被告の指摘する記載はいずれも原告の店舗で出されるメニューや
原告自身の説明としての記述であって、本願商標とは直接の関連性がなく、したが
って、本願商標の称呼とは直接の関係はないものである。また、被告が挙げる甲号
証においては、全て本願商標と同一の態様よりなる標章が大書されており、かつ、
「ステーキハウスハマ」という副書までしてある点こそ重視されるべきである。こ
れに対して、被告が指摘する「ハマ風炒飯」等のメニューや説明文の記載は、本願
商標の記載に比べれば小さく付記されているものがほとんどであって、しかも、こ
れらの記載は、限定された広告スペースの関係上、小さなスペースに入れ込むため
にやむを得ず短縮して書かれているものである。
　本願商標から生じる称呼については基本的には本願商標の構成態様から判断され
るべきであって、本願商標と同一スペースに記載されているとはいえ、本願商標と
は関係のないメニューについての記載等から本願商標の称呼を論じるのは妥当でな
く、被告の上記主張は失当である。
　５　引用商標が使用されている実情から混同が生ずるおそれがないことについて
　　（１）　引用商標「ハマ」の指定商品である「うどん又はそばの提供、牛丼・
天丼を主とした日本料理の提供、スパゲッティ・ピザを主としたイタリア料理の提
供、サンドウィッチを主とした料理の提供、カレーを主としたインド料理の提供、
ラーメンを主とした中華料理の提供、ビールを主とした飲食物の提供、コーヒー・
ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を一覧すれば明確なよう
に、引用商標の使用役務では、ステーキの提供は予定していないし、実際に引用商
標の登録を得て営業している店舗では、ステーキに関するメニューはない。同店
は、横浜市にある「ハマボール」ビルの中のコーヒーショップであり、ボーリング
場と同じフロアに平均的に見かけるコーヒーや紅茶、スパゲッティ等の軽食を提供
するコーヒーショップである。当該ビルの「ハマボール」の案内板には「ハマ」の
表示はなく、単に「コーヒーショップ」とのみ表示されている（甲第６０号証）。
同店の領収書（甲第６１号証）にも、店名又は引用商標の表示は一切なく、同店
は、「ハマボール」に付随的に付設されたにすぎないコーヒーショップ（コーナ
ー）であって、原告の業務に係るステーキハウスと役務の混同を生じる余地はな
い。
　「ハマ」は「浜」の意味もあるが、横浜の略称として、横浜を指称する語として
一般的に広く使用されている。同店が設けられている「ハマボール」の「ハマ」も
横浜の意味であることはいうまでもなく、事実、同店は、横浜駅西口の近傍にあ
る。そうとすれば、引用商標は、単に役務の提供の場所を普通に用いられる方法で
表示するにすぎない商標であって、商標法３条１項３号又は６号に該当する商標で
ある。また、引用商標「ハマ」は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示す
る標章であって、通常の出願であれば、商標法３条１項４号に該当して当然に拒絶
されるべき商標である。さらに、仮に、引用商標が本願商標「牛の角の図形＋ＳＴ
ＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ｈａｍａ」と類似するとするならば、後記のとおり、むしろ
引用商標は誤って登録されたものというべきである。
　（２）　以上のとおり、引用商標の取引の実情に鑑みれば、ステーキを専業とし
４０年の長期にわたり同一のコンセプトで店舗を展開してきた原告の営業及び本願
商標と現実的に混同を生じる余地は全くない。
　なお、被告は、商標法の一部を改正する法律（平成３年法律第６５号）附則５条
３項により読み替えられた商標法８条２項の適用は、「出所の混同の防止のため
に、取引の経験則から具体的に出所の混同のおそれのある一態様を定めたものであ
って」、「実際の出所の混同の有無にかかわらず、適用されるものである」と反論
し、「引用商標が使用されている実情については、該商標に関する事業の伸展とと
もに営業の拠点、規模、品目等も変動して行くものである」から、「本願商標をさ
らに登録することは本条項に明らかに違背し許されない」と主張している。
　しかしながら、原告は、上記のとおり、本願商標と引用商標とは取引の経験則か
ら具体的に出所の混同のおそれのある一態様に該当しないと主張しているのであっ
て、その結果として４０年にわたる使用実績においても、現時点においても「実際
の出所の混同」が生じていないことを述べているにすぎない。むしろ、本条を形式
的・機械的に適用することは、必ずしも正しい解釈基準とならず、かかる形式的判
断は、上記の諸判例に判示された判断手法に明らかに違背し、許されない。
　６　審査基準に照らした審決の誤りについて
　　（１）　審決が、上記５の取引の実情について全く考慮せず、単に「本願指定
役務である「ステーキを主とする飲食物の提供」と、その他の和食、洋食、喫茶店
と飲食物の提供場所が異なったり、調理方法や飲食物の提供する形態が異なってい
るとしても、引用商標の指定役務はこれらの役務を含むか若しくは類似する役務で
あるから、この主張を採用することができない」とした判断は、従来の判例理論で
ある「取引の実情と商標の現実の使用状況」を考慮すべきであるとする点を全く考
慮していない点で不当であるばかりか、従来の審査実務及び審査基準に照らしても
誤りである。
　　（２）　特許庁商標課編の「商標審査基準」（改定第７版）には、いわゆる先
後願に適用される商標法４条１項１１号の審査基準として、まず、「１．商標の類
否の判断は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考
察しなければならない。」と大原則を述べ、一方、「２．商標の類否の判断
は・・・役務の取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断
しなければならない。」として、上記の判例理論と全く同様な記載が見られる。そ
して、「役務の類否を判断するに際しては、次の基準を総合的に考慮するものとす
る。」として、商標の構成要素の総合的考察と取引の実情を考慮すべきことがうた
われ（甲第６２号証）、個々の役務についても、「次の基準を総合的に考慮するも
のとする」として、具体的に下記の基準を設けており、これらの基準に本願商標及
び引用商標の取引の実情を当てはめると、以下の括弧内に記載のとおりとなる。
　　　　　ア　提供の手段（我が国最初の鉄板焼きステーキハウスとボウリング場
内のコーヒーショップ）、目的（主として贅沢なディナーを楽しむ目的と、主とし
てボウリングの合間又は待ち時間等にコーヒーや軽食をとる目的、通常は、ボーリ
ング場のレーンフロアには、ボウリングを目的として来る人間が大多数であって、
ここにディナーを目的としてくる人間はいないといっても過言ではない。）又は場
所（高級商業街又はレストラン街の多数のレストランとボウリング場レーンの一角
にある１ヶ所のコーヒーショップ）が一致するかどうか
　　　　　イ　提供に関連する物品が一致するかどうか（ステーキハウスとステー
キを提供しないコーヒーショップでは自ずと関連する物品も限られる。）
　　　　　ウ　需要者の範囲が一致するか（政財界・法曹会・プロスポーツ・芸能
界及び産業界の上級職の顧客を専らとする高級ステーキハウスと、比較的若い層が
中心であるボウリング場内のコーヒーショップでは、需要者の範囲は異なる。）
　　　　　エ　業種が同じかどうか（いわゆる高級ステーキハウスとボウリング場
内のコーヒーショップを一括りにするには無理がある。）
　　　　　オ　当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか
　　　　　カ　同一の事業者が提供するものであるか（専業のレストランの経営者
とボウリング場の経営者）
　上記の基準に照らすと、引用商標と本願商標とでは、そのほとんどの項目で全く
異なるというべきであり、審決が「提供の場所が異なったり、調理方法や飲食物の
提供する形態が異なっているとしても・・・（原告の）主張を採用することができ
ない」とするのは、上記の基準に忠実ではない解釈である。特に、「飲食物の提
供」については、上記の基準が具体的な役務の混同を生じるか否かの分岐点になる
のであって、そのために当該判断の基準として審査基準を定めたにもかかわらず、
かかる差異に考慮を払わず、審決がされたといわざるを得ない。
　７　引用商標の登録が無効理由を含むことについて
　　（１）　仮に、本願商標と引用商標とが類似するというのであれば、以下のと
おり、引用商標は、本来登録されるべきではない商標が登録されたことになり、登
録時において無効理由を含むものである。そうすると、本件では、そもそも登録さ
れるべきではなかった登録商標を引用して、本来登録されるべき本願商標の出願を
拒絶することとなり、著しく不合理かつ不当な結果となる。したがって、引用商標
を理由とする類似の判断は、制限的・限定的になされるべきである。
　　（２）　まず、平成３年法律第６５号の解釈についてみると、いわゆるサービ
スマークの登録制度が創設されるについては、それまでの使用による信用が化体し
た商標を保護するため、同法施行の日から６月間にした役務にかかる商標登録出願
について、「新法第４条第１項（第１０号及び第１３号に係る部分に限る。）及び
第８条第１項の規定は、適用」せず（同法４条２項）、「新法第８条第２項の規定
の適用については、当該商標登録出願は同日にしたものとみな」す旨規定する（同
条３項）。さらに、その中でも、「特例商標登録出願」については、「新法第４条
第１項（第１０号に係る部分に限る）の規定の適用については、同号中「使用をす
るもの」とあるのは、「使用をするもの（自己の業務に係る役務を表示するものと
して需要者の間に広く認識されている商標であってその役務について使用するもの
を除く。）とする。」と読み替え規定を設けている（同法５条２項）。これらは、
いずれも、上記のとおり、従来一定の継続的な使用をすることで信用を得ている商
標については、いわゆる先後願の規定を排して登録を認める法趣旨にほかならな
い。特許庁編の「工業所有権逐条解説」にも、同条の解説として「サービスマーク
登録制度は，今般、初めて導入するものであるが、現実には、すでに多くの役務に
係る商標の使用をしながらサービス取引が行なわれているのが実情であ」り、「本
法を円滑に施行するためには、このような既使用の役務に係る商標の保護について
通常時とは別に特段の配慮が必要となる。」と明記されている（甲第６３号証）。
　かかる趣旨から、特例期間中に出願された商標については、相互に類似するもの
であっても、重複して商標登録を受け得る場合を許容することとされている。この
法の趣旨に照らして考えれば、本願商標が、いわゆる特例期間内に適式に出願され
ながら、単に「特例主張」の手続を欠いたのみで、他の理由は全くないにもかかわ
らず、拒絶査定とされるのはあまりに形式に過ぎる処分である。
　ところで、上記解説における同条２項の解説には、「ただし、このいわゆる優
先・重複登録の措置は、先願登録主義についてのみ例外を設けるものであるから、
例えば周知・著名な役務に係る商標との抵触等これと関係のないその他の拒絶理由
に該当する場合には、使用に基く特例の適用の主張を伴う出願であっても原則とし
て通常の出願と同様に商標登録を受けることができない。」と記載されている。立
法趣旨に鑑み先後願については「特段の配慮」がなされるとしても、商標法制度そ
のものの特例を認めるわけでもなく、また、従来の使用商標の保護とも調和は図ら
れるべきであり、かかる意味で上記の扱いは、妥当な処置であると考えられる。そ
うであれば、同解説に明記されるとおり、「２項の規定は、使用に基く特例の適用
の主張を伴う出願については、その商標登録出願が自己の業務に係る役務を表示す
るものとして需要者の間に広く認識されている商標についてのものであるときは、
４条１項１０号の適用から除外する措置を講じている」が、「同項第１５号が「他
人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標（第１０号から前号
に掲げるものを除く）」とされていることとの関係上、第１０号から除外された商
標については、第１５号の適用があり得ることとなる」のである。
そうとすれば、引用商標が、仮に本願商標と類似するとすれば、出願時及び登録時
において、同業界で著名となっていた原告の業務に係る役務と混同を生じるおそれ
がある商標について登録されたこととなり、当該登録は瑕疵ある登録だったという
ことになる。
　　（３）　以上のとおり、引用商標は、本来ならば商標法第４条１項１０号の適
用を受けて登録されるべきでなかったところ、上記のとおり、サービスマークの制
度創設にかかる特例適用を受けて登録されたものであるが、仮に引用商標が、本願
商標に類似するものとすれば、遅くとも平成４年９月の時点では著名性を確立して
いた本願商標を使用する役務について混同を生じるおそれはあったのであり、商標
法４条１項１５号の無効理由のある瑕疵ある登録といわなければならない。
　８　引用商標の識別性について
　　（１）　審決は、「（原告は）本願商標若しくは「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　
ｈａｍａ」の標章を使用している事実及びこれを使用した結果、本願商標及び上記
標章が周知著名になっている証左を提出し、本願商標と引用商標とは混同しない旨
主張しているが、顕著に表された「ｈａｍａ」の文字部分が独立して自他役務の識
別標識としての機能を果たすこと上述のとおりであるから、この主張を採用するこ
とはできない」としている。
　　（２）　しかしながら、本来「ｈａｍａ」ないし「ハマ」は、人名又は場所等
を表す語として、独立して識別力を発揮することができないか、あるいは、極めて
乏しいと考えるべきである。
　従来の審決をみても、商標登録出願１９９９‐１４９８８号（甲第６６号証）及
び同１９９９－１４９８９号（甲第６７号証）の出願は、いずれもややデザイン化
された欧文字「ｈａｍａ」単独の語を書してなる商標であるが、いずれの出願に対
しても拒絶理由が通知され（甲第７４号証の１及び第７５号証の１）、拒絶査定が
されているのである（甲第７４号証の２及び第７５号証の２）。両商標に対して
は、この商標登録出願に係る商標は、ありふれた氏と認められる「浜」に通じる
「ｈａｍａ」のローマ字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、こ
れをその指定商品について使用しても自他商品を区別する標識としての識別力を具
有しないので、商標法３条１項４号に該当する旨認定されている（甲第７４号証の
１、第７５号証の１）。
　かかる拒絶理由は、当該商標が使用される商品又は役務の種類を問わず適用され
べきであり、現にそのように適用されている。すなわち、昭和４１年審判第３６８
１号の審決では、ハイフンで結合した「ＵＬＴＲＡ－ＨＡＭＡ－ＰＲＯＯＦ」の欧
文字と「ウルトラ・ハマ・プルーフ」の片仮名文字とを二段に横書きにしてなる商
標について、「「ＨＡＭＡ」「ハマ」の文字はありふれた氏姓「浜」をあらわす文
字として一般世人に認識される文字であることも否定し得ない」と認定し、同商標
が他の語との結合商標であるにもかかわらず、「これを全体的に観察する場合にお
いては、ありふれた氏姓の「浜」或いは「浜」と略称される者（と）、その取引者
需要者が認識するものであることは、取引の経験則に照らし明らかである」と審決
している（甲第７６号証）。また、昭和４２年審判第５０３６号の審決でも、ハイ
フンで結合した「ＵＬＴＲＡ－ＨＡＭＡ－ＰＲＯＯＦ」の欧文字と「ウルトラ・ハ
マ・プルーフ」の片仮名文字とを二段に横書きにしてなる商標について、「本願商
標は有りふれた氏姓の「浜」を直感する文字（等）・・・をそれぞれ一連に書して
成るにすぎなから、かかるものは商標として自他商品識別標識としての顕著性がな
いものと認めて、その登録を拒否した」原査定について、「「ＨＡＭＡ」「ハマ」
の文字からは、原審において指摘したとおり、ありふれた氏姓の「浜」を直感す
る」とし、「「浜」は氏姓としては決して珍しくなく、むしろ比較的多いものであ
ることは、・・・明らかなところである」として、「「ＨＡＭＡ」及び「ハマ」の
文字自体は、これを採択した者の意図如何にかかわらず」、「本願商標は、商標法
第３条第１項第４号の規定に該当するものとして、その登録を拒否するべきもので
ある」と審決している（甲第７７号証）。
　　（３）　以上のとおり、従来、被告は、その審査・審判においても、一貫して
「ＨＡＭＡ」ないし「ハマ」という語に識別性を認めてこなかったのであり、本願
についてのみ、自他役務標識としての機能を果たし得ないとまではいえないと主張
するのは、被告自らが上記いずれの出願についても「自他商品を区別する標識とし
ての識別力を具有しない」等として拒絶査定及び審決をした判断と矛盾する主張で
あって不当である。
　また、本件に限って、かかる識別力が全くないか、あるいは極めて弱い「ｈａｍ
ａ」ないし「ハマ」の部分のみの一致のみをもって引用商標との類似を判断するこ
とは誤りである。
第４　被告の反論の要点
　審決の認定、判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。
　１　本願商標における図形と文字の一体性について
　　（１）　原告は、「本願商標において、図形と文字は観念的に一体として看取
される。すなわち、本願商標の図形部分は牛の角を模した図形であり、一方文字部
分は「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ｈａｍａ」なのであるから、牛の角の図形部分と
「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ｈａｍａ」の文字部分には、観念上の繋がりが十分あ
る。しかも、本願の指定役務は「ステーキを主とする飲食物の提供」であり、ステ
ーキの材料は牛肉である。そうすると審決に示された「観念上これらを必ず不可分
一体のものとして把握しなければならない格別の事情は認め難い」という認定は、
一般常識に照らしても、誤ったものといわざるを得ない。」旨主張する。
　　（２）　しかしながら、本願商標は、図形と文字との組み合わせよりなるとこ
ろ、審決は、その図形と文字との間に観念上の繋がりがないとしているのではな
く、これらを常に不可分一体のものとしてのみ把握しなければならないとする格別
の事情は認められないとしたものである。この点、原告の主張は、審決を正解せず
に論難するものであり、失当である。
　ところで、文字、図形、記号等の結合よりなる商標（いわゆる「結合商標」）の
類否の判断に当たっては、これを統一的に観察すると同時に、特段の事情なき限
り、その構成部分中ある部分のみを抽出し比較対照して両商標の異同を判断するこ
とはもとより正当である。この点について判決は、「商標はその構成部分全体によ
って他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、みだりに、商標構成
部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を
判定するがごときことが許されないのは、正に、所論のとおりである。しかし、簡
易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察すること
が取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない
商標は、常に必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばし
ば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、１個の商標から２個以上の称
呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである（昭和３６年６月
２３日第２小法廷判決、民集１５巻６号１６８９頁参照）。しかしてこの場合、１
つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないと
しても、他の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似
するものと解するのが相当である。」（最高裁第１小法廷昭和３８年１２月５日判
決、昭和３７年（オ）第９５３号、参考資料１）と説示しているところである。す
なわち、全体観察のほかに、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不
自然と思われるほど不可分的に結合していない商標については、分離観察をしてそ
の部分が有する外観、称呼又は観念により類否判断することが認められるのであ
る。
　そして本願商標において、図形と文字との各構成部分がこれを分離して観察する
ことが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合していないことは、その構成態
様に照らし明らかというべきであり、このことは、原告提出の書証中、例えば、甲
第２１号証ないし第２３号証、第２９、第３０号証、第３２、第３３号証におい
て、文字のみを図形と分離して表示したり、図形と文字との位置関係を変えて表示
したりしていることからも、十分裏付けられるところである。
　したがって、本願商標について図形と文字とに分離して観察した審決の判断手法
に誤りはない。
　２　本願商標中の文字部分について
　　（１）　原告は、「本願商標において、文字部分は「ステーキハウスハマ」と
一連に称呼される。本願商標における「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ｈａｍａ」の語
は、その字形・文字デザインの観点からすれば、同一字形であり、かつ、同一のデ
ザイン処理が施されているのであって、その力強い角のデザインともまとまり構成
されており、「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ」と「ｈａｍａ」の語もデザイン的一体性
を有するがゆえに、ことさら分離して考察すべきでない。また、商標中の一部に当
該指定役務に関する語を含むからといって、当該語の称呼がなくなるわけではな
い。」旨主張する。
　　（２）　しかしながら、本願商標中の文字部分は「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ」
と「ｈａｍａ」の各文字よりなるところ、これらは上段と下段の二段に分かれて表
され、かつ、大文字と小文字、さらには文字の大きさも明らかに異にしているもの
であって、外観上顕著な差異が認められるばかりでなく、語義上も「ＳＴＥＡＫ　
ＨＯＵＳＥ」は、ビーフステーキ専門の店を意味する用語であって（コンサイスカ
タカナ語辞典、乙第１号証）、本願の指定役務との関係では、役務の提供の場所、
質等を表示するためのものとみられるのに対し、「ｈａｍａ」は、「浜」「破魔」
に通じるが、これより直ちに特定の意味合いを有するものとは認め難く、一種の造
語よりなると判断されるものである。また、両者を全体として称呼した場合、やや
冗長の感も否めない。
　そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中、独立しても自他
役務識別標識として機能すると認められる「ｈａｍａ」の文字部分に着目し、これ
より生ずる称呼をもって取引に当たる場合が少なくないというべきである。
　したがって、本願商標において生ずると認められる称呼は、「ステーキハウスハ
マ」の一連の称呼のみに限定されるものではなく、単に「ハマ」の称呼をも生ずる
ものである。
　３　本願商標の著名性について
　　（１）　原告は、「本願商標は、当業界における周知・著名商標であって、需
要者には一体不可分なものとして認識されている。」旨主張する。
　　（２）　しかしながら、著名商標であることと、その構成中の文字部分が一体
不可分のものとして認識されていることとは無関係である。
　原告提出の証拠をみても、本願商標が常に一体不可分のものとして需要者に認識
され、かつ、これを称呼するときも「ステーキハウスハマ」とのみ呼ばれ続けてき
たと認め得るものはなく、「ハマ」の称呼をも生ずるとした審決の認定を覆すに足
りる証拠はない。かえって、原告提出の書証中には、本願商標と同一の態様よりな
る標章が表示されているとともに、その説明文中に、例えば、甲第４９号証の４６
ないし５６には「ハマ風炒飯」、甲第４９号証の６１には「ハマオリジナル」「ハ
マ特選牛サーロイン」、甲第５４号証の１には「秋、ハマでおいしさ満喫」、甲第
５４号証の２、３及び５には「ハマ特選牛」、甲第５４号証の４には「・・・「は
ま」料理長が創作した」、「ハマディナー」、甲第５５号証の１及び３ないし６に
は「鉄板焼きの老舗ハマが、」の如く、「ハマ」の文字が「ステーキハウス」等と
独立して使用されている事実が認められるのであって、かかる使用例からしても需
要者をして「ハマ」と称呼される場合があることは否定し得ないところである。
　４　引用商標について
　　（１）　原告は、引用商標が使用されている実情について種々述べ、本願商標
とは現実的に混同を生じる余地はない旨主張する。　
　しかしながら、本件は、本願商標の出願について、商標法の一部を改正する法律
（平成３年法律第６５号）附則５条３項の規定により読み替えられた商標法８条２
項の要件を具備しないとした審決の当否を争っているものである。すなわち、同条
項（読み替え後）は、「同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は
類似の商標について同日に２以上の商標登録出願があったときは、商標法の一部を
改正する法律（平成３年法律第６５号）附則第５条第２項に規定する特例商標登録
出願の商標登録出願人（当該特例商標登録出願が２以上あったときは、それらの特
例商標登録出願の商標登録出願人）のみがその商標について商標登録を受けること
ができる。」と規定し、出所の混同の防止のために、取引の経験則から具体的に出
所の混同のおそれのある一態様を定めたものであって、「同一又は類似の商品又は
役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に２以上の商標登録出願
があったとき」は、実際の出所の混同の有無にかかわらず、適用されるものであっ
て、本願商標が当該要件に該当することは審決認定のとおりである。
　また、引用商標が使用されている実情については、該商標における現在の状況が
そのまま固定されるものではなく、当該商標権者の該商標に関する事業の伸展とと
もに営業の拠点、規模、品目等も変動していくものである。
　したがって、本願商標が引用商標と抵触する以上、たとえ現時点で混同を生じて
いないからといって、そのことが将来にわたり保障されるものではないから、本願
商標を更に登録することは本条項に明らかに違背し、許されない。
　　（２）　また、原告は、審決が、単に「本願指定役務である「ステーキを主と
する飲食物の提供」と、その他の和食、洋食、喫茶店と飲食物の提供場所が異なっ
たり、調理方法や飲食物の提供する形態が異なっているとしても、引用商標の指定
役務はこれらの役務を含むか若しくは類似する役務であるから、この主張を採用す
ることができない」とした結論は、「取引の実情と商標の現実の使用状況」を全く
考慮していない点で不当である旨主張する。
　しかしながら、前記した商標法８条２項の適用に当たって考慮すべき取引の実情
とは、指定商品（役務）全般についての一般的な、恒常的な取引の実情を指し、単
に商標が現に使用されている商品（役務）についてのみの特殊的、限定的なものを
指すものではない。原告のいう「取引の実情と商標の現実の使用状況」は、ある時
点における当該商標の使用に係る個別具体的なものをいうのであって、これが将来
にわたり不変のものでないことは先に述べたとおりである。
　したがって、当該商標の現実の使用状況を前提にして役務の類否を判断するの
は、正当なものとはいえない。また、本願商標、引用商標ともに「飲食物の提供」
に使用するものであり、提供する飲食物が主として何かという点で異なるものの、
飲食業界にあって特定料理のみに限定して提供することはむしろ少なく、様々な料
理を提供しているのが一般的であり、これが需要者の認識といえるから、提供する
料理の種類により当該役務の類否を決するのは、かかる需要者の認識からしても適
正でない。
　　（３）　さらに、原告は、引用商標が本願商標に類似するものとすれば、遅く
とも平成４年９月の時点では著名性を獲得していた本願商標を使用する役務につい
て混同を生ずるおそれはあったのであり、商標法４条１項１５号の無効理由のある
登録といわなければならない旨主張し、本願商標の文字部分の識別性及び他の審
査、審判との整合性について述べている。
　しかし、本願商標中の「ｈａｍａ」の欧文字からは「浜」、「破魔」が想起され
るものの、いずれか一方に特定し難いばかりでなく、「浜」にしても、「①海また
は湖に沿った水ぎわの平地。はまべ。②大阪で、河岸のこと。③横浜の略称。④
「はまぐり」の略。」等のように種々の意味合いがあって（広辞苑第５版、乙第２
号証）、これが直ちに人名であるとか、場所であるとか特定し難いものである。そ
うすると、該「ｈａｍａ」の文字部分は、必ずしも自他役務識別標識としての機能
を果たし得ないとまではいえず、むしろ本願商標の態様からは、その文字部分にお
いて、他に識別機能を果たす部分がないことから、この部分が取引に資される場合
が少なくない。また、引用商標は、「ハマ」の文字を普通の書体で表してなるもの
であり、これが商標登録されたということは、その識別性が認められたということ
にほかならず、この点からも、本願商標中の「ｈａｍａ」の文字についての原告の
主張は採用することができない。そして、本願商標中の 「ｈａｍａ」の文字部分に
ついては、独立して自他役務識別標識たり得ることは上記のとおりである。
　また、本願商標は、従来の審査、審判との整合性を欠くとの原告の主張も、その
依拠する事例そのものが本件と整合しないものであり、いずれも本願商標と引用商
標との類否判断に影響を及ぼすものではない。
　５　結論
　以上のとおりであるから、原告の主張は、いずれも失当であって、本願商標と引
用商標とは称呼上類似する商標であり、その指定役務も類似するものであるとし、
本願商標の出願について、商標法等の一部を改正する法律（平成３年法律第６５
号）附則５条３項の規定により読み替えられた商標法８条２項の要件を具備しない
と認定、判断した審決には何ら違法の点はなく、これが取り消されるべき理由はな
い。
　　 理　　　　由
１　本願商標及び引用商標の構成及び指定商品等について
　本願商標は、平成４年７月３０日に、別紙審決書末尾の「本願商標」に示すとお
りの構成よりなり、指定役務を商品及び役務の区分第４２類の「ステーキを主とす
る飲食物の提供」とする商標として、原告により商標登録出願され、平成１０年１
２月１２日に拒絶査定され、平成１３年２月６日に審決によりその不服審判請求が
成り立たないものとされたものであり、他方、引用商標は、「ハマ」の片仮名文字
を書してなり、平成４年９月３０日に、指定役務を第４２類の「うどん又はそばの
提供、牛丼・天丼を主とした日本料理の提供、スパゲッティ・ピザを主としたイタ
リア料理の提供、サンドウィッチを主とした料理の提供、カレーを主としたインド
料理の提供、ラーメンを主とした中華料理の提供、ビールを主とした飲食物の提
供、コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」として、
商標法等の一部を改正する法律（平成３年法律第６５号）附則５条による使用に基
づく特例の適用の主張を伴う登録出願がされて、平成１０年４月１０日に設定登録
されたものであることは、争いがない。
２　本願商標から生ずる称呼について
　（１）　本願商標は、別紙審決書末尾の「本願商標」に示すとおり、黒塗りの牛
の角部分とみることができる図形と、その下に「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ」及び
「ｈａｍａ」の欧文字を、黒色により上下二段に表してなるものである。
　（２）　審決は、「本願商標の構成中の文字部分は、図形部分と重なり合うこと
なく離れて表されていることから、視覚上、図形部分と分離して看取されるばかり
でなく、その図形と文字の相互間には、観念上これらを必ず一体のものとして把握
しなければならない格別の事情は認め難く、本願商標は、その構成中の文字部分が
独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものである」として、本願商標
の文字部分の構成について検討し、それが「「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ」及び「ｈ
ａｍａ」と二段に分離し、かつ、その態様及び大きさも異なるものであるから、各
々がそれぞれ独立して認識されやすいのと認められ、かつ、上段に小さく表された
「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ」の文字は、その指定役務との関係において、「主とし
てステーキ等の飲食物を提供する店」を表す業種名として普通に使用されており、
役務の提供内容を表示するものであるから、自他役務の識別機能を有しないものと
認められるために、本願商標に接する取引者・需要者は、大きく表示されて読みや
すい「ｈａｍａ」の文字部分に注目し、これより生ずる称呼をもって取引に資する
場合が、むしろ少なくないとみるのが相当である」という理由によって、「本願商
標が、構成文字全体として「ステーキハウスハマ」の称呼が生ずることは否定し得
ないとしても、自他役務の識別標識と認める「ｈａｍａ」の文字に相応して「ハ
マ」の称呼をも生ずると認められる」と判断している。
　この点について、原告は、本願商標について、図形部分と文字部分とを一体のも
のとして、引用商標との間で類否判断すべきである旨主張するのであるが、一方で
は、本願商標の文字部分に相応して「ステーキハウスハマ」の称呼が生じることも
主張し、原告による長期間の使用等によって、本願商標は、取引者・需要者によっ
て「ステーキハウスハマ」と称呼されており、そのような商標として著名性を獲得
している旨主張している。
　そこで、本願商標から生ずる称呼について、審決の「構成文字全体として「ステ
ーキハウスハマ」の称呼が生ずることは否定し得ないとしても、自他役務の識別標
識と認める「ｈａｍａ」の文字に相応して「ハマ」の称呼をも生ずると認められ
る」との判断の適否について検討すると、以下に判示するとおり、本願商標の図形
部分及び文字部分の全体に接する取引者・需要者は、本願商標の該構成から、「ス
テーキハウスハマ」と称呼する場合が多いものと推認することができるところ、原
告の長期間にわたる本願商標の使用の実績、宣伝広告及び原告店についての紹介記
事等によって、本願商標は、遅くとも、引用商標の出願時である平成４年９月まで
に、「ステーキハウスハマ」と一連のものとして、一般に称呼され、また、「ステ
ーキハウスハマ」ないし「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ｈａｍａ」と文字表記されて
きており、本願商標は、「ステーキハウスハマ」との称呼によって、原告の営業に
係る「ステーキを主とする飲食物の提供」の役務の出所を表示する標識として、そ
の取引者・需要者に広く認識され、それ以降、本願商標の出願に対する原査定時で
ある平成１０年１２月ないし審決時である平成１３年２月においても同様の状況に
あるものと認定することができる。そして、上記の本願商標の構成に、上記の事実
を総合すれば、本願商標は、その構成の全体から「ステーキハウスハマ」の称呼が
一般に生ずるものと認めるのが相当であって、本願商標から「ハマ」との称呼が生
ずる可能性を完全に否定することができないとしても、その可能性は商標の類否判
断において特に考慮すべき程度のものと認めることはできない。
　以下、順説する。
　（３）　本願商標の構成からの検討
　　　　ア　確かに、審決が認定するとおり、本願商標の図形部分と文字部分とは
接してはいないから、視覚上これが分離して看取される可能性は否定することがで
きず、また、文字部分に着目すれば、「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ」及び「ｈａｍ
ａ」と二段に分離され、その大きさも「ｈａｍａ」の文字部分が大きいものと認め
られる。
　　　　イ　しかしながら、本願商標の構成態様は、牛の角部分とみることができ
る形状を肉太に大きく表現して、これを黒塗りとした図形と、同一のデザイン手法
によって黒塗りで表現された文字部分とが、まとまりよく、一体性を有する構成と
なっている。文字部分の構成態様をみても、上下二段の「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳ
Ｅ」と「ｈａｍａ」の文字部分は、縦軸は共通にしないものの、全ての語が横長の
長方形内におさまるように、まとまりよくデザイン化されており、それぞれ同一字
形であり、デザインの態様も共通化し、いずれも黒色であるなど、一体的にデザイ
ン化されている。
　そして、該図形部分は、明らかに牛の角を表したものと看取され、強い印象を与
えるものであり、一方、該文字部分は、「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ｈａｍａ」の
語からなるものであって、「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ」の文字が「ステーキの専門
店」との意味を認識させるものであることからすると（乙第１号証参照）、本願商
標に接する取引者・需要者は、上記の構成態様からなる牛の角の図形部分と「ＳＴ
ＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ｈａｍａ」の文字部分の全体について、牛のステーキを提供
する役務について、その出所を表示する商標であるとの印象を受け、そのように一
般に認識、理解するものと認められる。
　その場合に、本願商標から生ずる称呼をみると、上記の図形部分は、「牛」、ひ
いては本願商標の指定役務に即して「牛のステーキ」を想起させるものであり、下
段の「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ｈａｍａ」の語と観念的な繋がりが顕著であるか
ら、これと一体のものとして、該文字部分に相応して「ステーキハウスハマ」との
称呼が生じ、上記の図形部分から、「牛角印」、「牛角形」などの格別の称呼を生
じさせる可能性は少ないものと認められる。
　そして、その称呼である「ステーキハウスハマ」は、８音からなるものであっ
て、多数音からなる冗長なものということはできず、「ステーキハウスハマ」とよ
どみなく発音し、一連のものとして称呼することができるものである。
　　　　ウ　なお、本願商標の構成中の「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ」の語は、本願
商標の指定役務である「ステーキを主とする飲食物の提供」を想起させる点で、本
願商標の構成の中にあって、「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ」の文字部分は、出所識別
力が弱い部分であるということができるとしても、他の文字部分である「ｈａｍ
ａ」の語についてみても、やはり、ありふれた氏姓と認められる「浜」や、はまべ
等を意味する「浜」に通じるものであり（乙第２号証参照）、その音数も２音と極
少数であることから、役務商標としての出所識別力は弱いものであることを否定す
ることができず、この点で「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ」の文字部分における識別力
と格段に異なるものとみることはできない。
　このように、本願商標は、独り「ｈａｍａ」の文字部分のみが識別力を具備する
というものではなく、上記イの構成態様の牛角形の図形部分と「ＳＴＥＡＫ　ＨＯ
ＵＳＥ　ｈａｍａ」の文字部分とが、全体的にまとまりをもち、これらが一体のも
のとして、自他役務の識別力を具備しているものというべきである。
　　　　エ　以上によれば、本願商標に接する取引者・需要者は、一般に、本願商
標の構成の全体について、役務の出所を表示する識別標識であると理解、認識し
て、本願商標から「ステーキハウスハマ」と称呼することが多いであろうと推認す
ることができるのであって、次に認定する本願商標に関する現実の取引の実情は、
このことを端的に裏付けるものと評価することができる。したがって、本願商標の
構成から、本願商標に接する取引者・需要者が、本願商標中の「ｈａｍａ」の文字
部分のみを独立して看取し、これを自他役務の識別標識であると認識、理解して
「ハマ」と称呼し、記憶することが少なくないもの、とみることは相当でない。
　（４）　原告による本願商標の使用状況等
　本件各証拠（括弧内に掲記のもの。枝番は省略する。）及び弁論の全趣旨によれ
ば、原告による本願商標の使用状況、本願商標を付した宣伝広告の状況、及び原告
店を紹介した雑誌、テレビ等における本願商標の表記の状況等について、次の各事
実が認められる。
　　　　ア　原告は、昭和２１年に大阪・北浜で、ステーキを主とする飲食物を提
供する営業を開始し、昭和３７年以降、平成４年７月出願に係る本願商標と同一の
構成である牛の角の図形と「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ｈａｍａ」の文字を結合さ
せた商標の使用を開始した。
　原告は、昭和３７年に大阪・太融寺、昭和３９年に東京・六本木、昭和４２年に
大阪・堂山町、昭和４６年に東京・銀座、昭和５１年に札幌、昭和５８年に東京・
赤坂と原告店を出店し、これら全ての店舗で、本願商標を使用している。原告は、
台北、ジャカルタ、ソウル等海外にも進出しており、海外にも展開する国際的規模
をもつ国内のレストランの経営者によって組織される「国際観光日本レストラン協
会」にも昭和５２年より加盟しており、その会員名簿には、原告店について、「ス
テーキハウスハマ銀座店」、「ステーキハウスハマ六本木店」、「ステーキハウス
ハマ赤坂店」と記載されて登録されている。（甲第１８ないし第２０号証）
　　　　イ　原告店においては、店の外装ないし看板、内装、店内における役務提
供のための備品、顧客の配布物等について、次のとおり本願商標が付されている。
　　　　　（ア）　店の外装等
　原告店では、「ステーキハウスハマ　六本木店」（甲第２１号証）、同銀座店
（甲第２２号証）、同赤坂店（甲第２３号証）及び同札幌店（甲第２４号証）にみ
られるとおり、店の外装ないし看板には、本願商標が使用されており、一部に本願
商標を構成する各部分の位置が本願商標と同一ではないもの等もみられるが、内装
には、本願商標と同一の態様のものが多く使用されている。
　　　　　（イ）　店内における備品等
　原告店の店内において来客者に供する備品（箸・箸箱・箸袋（甲第２５号証）、
皿（甲第２６ないし第３０号証。ただし、甲第２９、第３０号証は、文字標
章。）、コースター（甲第３１号証）、包装紙（甲第３２号証）、手提袋（甲第３
３号証）、シール（甲第３４号証）、各種封筒（甲第３５号証）、便箋（甲第３６
号証）、マッチ・ライター（甲第３９号証））に、本願商標ないし本願商標とほぼ
同一態様の商標が表示されており、封筒（甲第３５号証）には、「ステーキハウ
ス・ハマ」と併記されている。盆（甲第４０号証）には、本願商標のうち、「ｈａ
ｍａ」の文字を省略した商標が付されている。また、原告店では、独自ブランドの
ワインを提供し、そのラベルにも本願商標が表示され（甲第３７号証）、メニュー
（甲第３８号証）にも本願商標が付されている。
　　　　　（ウ）　顧客への配布物
　原告は、約六千人の顧客リストをもとに、年１回づつ異なる葉書を送付しており
（甲第４１号証）、また、優待顧客に宛てて年３回「牛車」と題する情報誌（甲第
４２号証）を送付している。この葉書等の年間の送付枚数は４、５万枚程度であ
り、これらには本願商標が印刷されており、本願商標のほか「ステーキハウスハ
マ」と併記されているものもある。また、原告は、一般の顧客に向けて、日本語及
び英語表記によるホームページを開設しているが、そこでも本願商標を使用してお
り、日本語表記のものは「ステーキハウスハマ　赤坂店」と併記している（甲第４
３号証）。
ウ　原告は、平成元年以降、各種の英字新聞や、国内の雑誌等に原告店の
広告を掲載し、いずれも本願商標を表記している。
　　　　　（ア）　原告は、平成元年以降、今日に至るまで、「Ａｓａｈｉ　Ｅｖ
ｅｎｉｎｇ　Ｎｅｗｓ」に、毎週１回、第１面に、本願商標を表記した広告を掲載
している（甲第４５、第４６号証）。これは、原告店の来客者には、比較的外国人
が多いために、約１２年にわたって掲載を行っているものである。
　　　　　（イ）　原告は、平成元年以降、今日に至るまで、「Ｔｈｅ　Ｊａｐａ
ｎ　Ｔｉｍｅｓ」に、毎週１回、第１面トップに、本願商標を表記した広告を掲載
している（甲第４７号証）。
　　　　　（ウ）　原告は、平成７年以降、今日に至るまで、「ＴＨＥ　ＤＡＩＬ
Ｙ　ＹＯＭＩＵＲＩ」にも、本願商標を表記した広告を、第１面トップに掲載して
いる（甲第４８号証）。
　　　　　（エ）　原告は、平成３年以降、今日に至るまで、「財界」の全ての号
に、本願商標を表記した広告を掲載をしている（甲第４９、第５０号証）。これ
は、原告店には、財界人の来店が多いことから広告しているものである。
　　　　　（オ）　原告は、株式会社ダイナースクラブが発行する全会員向けの雑
誌である「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」に、ほぼ毎号、本願商標を表記した広告を掲載し
ており、そこでは、「ステーキハウスハマ」と併記されている（甲第５１、第５２
号証）。
　　　　　（カ）　原告は、「自由と正義」（甲第５３号証）、「財界さっぽろ」
（甲第５４号証）等の雑誌や、新橋演舞場、歌舞伎座等のパンフレット（甲第５５
号証）にも、それぞれ年数回、本願商標を表記した広告を掲載している。
　　　　エ　原告店は、一般的なタウン誌、ガイド等に紹介記事が掲載されたり、
テレビ放映で紹介されるなどしており、そのいずれにも、「ステーキハウスハ
マ」、「ステーキハウス・ハマ」ないし「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ｈａｍａ」と
表記されている。
　　　　　（ア）　「東京うまい店」（昭和４４年１２月発行、昭和５６年改訂版
発行、甲第１７号証）には、原告店が「ステーキハウス・ハマ」と表記されて紹介
されている。
　　　　　（イ）　「ＴＯＫＹＯグルメブックⅡ　洋食の店」（昭和５６年１月発
行、甲第１６号証）には、原告店が「ステーキハウス　ハマ」と表記されて紹介さ
れており、「この店は、評判のステーキを焼いている」と記載されている。
　　　　　（ウ）　「’９２東京のうまいもの屋５００店」（平成３年１２月発
行、甲第１５号証）には、「リッチな気分になりたい時に足が向く　ステーキ」と
して２２店の高級ステーキ店が紹介されているところ、原告店は、「ステーキハウ
スハマ（六本木）」と表記されて紹介されている。なお、この雑誌には、原告店の
ほか「ステーキハウスさわ（西新宿）」と記載されてる店を除けば、いずれのステ
ーキ専門店も「ステーキハウス」の語は表記されていない。
　　　　　（エ）　我が国におけるレストランガイドとして参照されることが多い
「Ｈａｎａｋｏ（ちび）・青山、原宿、六本木６００」（平成９年７月発行、甲第
１１号証）には、「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ｈａｍａ　六本木店」として紹介さ
れいる。この索引では、「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ｈａｍａ六本木店」として
「さ」の欄に載っている。このことは、同書を利用する需要者において、原告店の
商標として、「ステーキハウスハマ」として見聞され、そのように記憶しているこ
とをうかがわせるものである。
　　　　　（オ）　六本木・青山周辺に毎月５０万部以上配布されているタウン誌
である「ＴＯＫＹＯ　ｐａｎｏｒａｍａ」（平成１１年４月発行、甲第１２号証）
には、原告店が「ステーキハウス　ハマ赤坂店」として紹介されている。同誌に
は、ほぼ隔月の割合で原告店が掲載されており、その表示は、いずれも「ステーキ
ハウス　ハマ六本木」、「ステーキハウス　ハマ　銀座」、「ステーキハウス　ハ
マ赤坂」である。
　　　　　（カ）　原告店は、国内のスターばかりでなく（甲第１９号証）、外国
のスター（特にハリウッドスター）が来日時に頻繁に立ち寄る店としても有名とな
っており、例えば、「ＣＲＥＡ」（平成１１年６月発行、甲第１３号証）には、
「来日スターのお気に入り」として、「日本で一度は食べるべき神戸牛の店」とし
て、「来日したハリウッドスターは申し合わせたように「神戸牛が食べたい」と、
口にする。「ステーキハウスハマ」に行ったゲイリー・オールドマンやケビン・コ
スナー、トム・クルーズ・・・」と記載されており、また、「ステーキハウスｈａ
ｍａ」と表記した原告店が紹介されている。
　　　　　（キ）　六本木の商店街の組合である六本木商店街振興組合では、毎年
「ＲＯＰＰＯＮＧＩ　ＧＵＩＤＥ（六本木ガイド）」を発行しているところ（甲第
１４号証）、同誌には、本願商標と同一の態様で表示した原告店の広告が掲載さ
れ、紹介記事も「ステーキハウス・ハマ六本木」として掲載されている。
　　　　　（ク）　原告店は、しばしばテレビ放映の対象となって放映されてお
り、例えば、平成１２年３月１６日放送のＴＢＳテレビ番組「ワンダフル　ヨダレ
選手権」、同年１月３０日放送の日本テレビ番組「特上！天声慎吾」の番組におい
て、原告店は、「ステーキハウスハマ六本木店」として紹介されている（甲第４４
号証）。
　（５）　以上のとおり、原告は、昭和２１年に大阪・北浜で、ステーキを主とす
る飲食物を提供する営業を開始し、既に昭和３７年には、本願商標の使用を開始し
ているのであり、原告は、昭和３７年に大阪・太融寺、昭和３９年に東京・六本
木、昭和４２年に大阪・堂山町、昭和４６年に東京・銀座、昭和５１年に札幌、昭
和５８年に東京・赤坂と全国的に店舗を設ける営業を展開して、これら全ての店舗
で、外装・看板、内装、店内における役務提供のための備品、顧客の配布物等につ
いて、本願商標やこれとほぼ同様の構成の商標を使用している。また、原告は、平
成元年以降、各種の英字新聞や、雑誌、パンフレット等に原告店の広告を積極的に
掲載しており、ここでは、いずれも本願商標を表記し、あるいは「ステーキハウス
ハマ」と併記するなどしている。
　このようにして、原告店は、内外のスターや我が国の財界人が来店する高級のス
テーキ専門店として、取引者・需要者の間で広く知られるに至っており、一般的な
タウン誌、ガイド等にも記事が掲載されたり、テレビ放映されるなどして紹介され
てきており、原告店は、そのいずれにおいても、「ステーキハウスハマ」、「ステ
ーキハウス・ハマ」ないし「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ｈａｍａ」と表記されてい
る。
　以上によれば、原告の長期間にわたる本願商標の使用の実績、宣伝広告及び原告
店についての紹介記事等によって、本願商標は、遅くとも引用商標の出願時である
平成４年９月までに、「ステーキハウスハマ」と一連のものとして、一般に称呼さ
れ、また、「ステーキハウスハマ」ないし「ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ｈａｍａ」
と文字表記されており、本願商標は、「ステーキハウスハマ」との称呼によって、
原告の営業に係る「ステーキを主とする飲食物の提供」の役務の出所を表示する標
識として、その取引者・需要者に広く認識されるに至っており、それ以降、本願商
標の出願に対する原査定時である平成１０年１２月ないし審決時である平成１３年
２月の時点においても、同様の状況にあったものと認められる。
　これらの事実に、上記（３）に判示したとおり、本願商標の構成態様からする
と、本願商標に接する取引者・需要者は、一般に、本願商標の構成の全体につい
て、役務の出所を表示する識別標識であると理解、認識して、本願商標から「ステ
ーキハウスハマ」と称呼することが多いであろうと推認し得ることを総合すると、
本願商標は、本願商標の構成の全体から「ステーキハウスハマ」の称呼が一般に生
ずるものと認めるのが相当であるというべきであり、本願商標から「ハマ」との称
呼が生ずる可能性を完全に否定することができないとしても、その可能性は商標の
類否判断において特に考慮すべき程度のものであるとは認められない。
　（６）　この点に関して、被告は、原告提出の書証中には、本願商標と同一の態
様よりなる標章が表示されているとともに、その説明文中に、例えば、甲第４９号
証の４６ないし５６には「ハマ風炒飯」、甲第４９号証の６１には「ハマオリジナ
ル」「ハマ特選牛サーロイン」、甲第５４号証の１には「秋、ハマでおいしさ満
喫」、甲第５４号証の２、３及び５には「ハマ特選牛」、甲第５４号証の４には
「・・・「はま」料理長が創作した」、「ハマディナー」、甲第５５号証の１及び
３ないし６には「鉄板焼きの老舗ハマが、」の如く、「ハマ」の文字が「ステーキ
ハウス」等と独立して使用されている事実が認められるのであって、かかる使用例
からしても需要者をして「ハマ」と称呼される場合があることは否定し得ない旨主
張している。
　しかしながら、被告の指摘する記載は、原告店で出される個別のメニューの名称
であったり、宣伝文言の記述であり、いずれも原告店について、本願商標が大きく
表記され、あるいは「ステーキハウスハマ」と併記されていて、需要者がこれら本
願商標等の表記を当然に念頭において看取することができる態様で記載されている
ものであるから、上記（４）に認定の各事実を根拠とする上記（５）の判断を左右
するものということはできず、他には、本願商標について、これに接する取引者・
需要者が「ｈａｍａ」の文字部分を独立して看取して、本願商標を「ハマ」と称呼
するものと認めるに足りる証拠はなく、被告の上記主張は、採用することができな
い。
３　本願商標と引用商標との対比判断について　
　以上によれば、審決が「本願商標が、構成文字全体として「ステーキハウスハ
マ」の称呼が生ずることは否定し得ないとしても、自他役務の識別標識と認める
「ｈａｍａ」の文字に相応して「ハマ」の称呼をも生ずると認められる」と判断し
たことは当を得ないものであり、本願商標からは、全体として「ステーキハウスハ
マ」との称呼が生ずるものと認められるのであって、これと引用商標「ハマ」の文
字から生ずる「ハマ」との称呼とは、明らかに区別し得るものであり、本願商標と
引用商標とは、その称呼においても相違性があるものと認められる。
　そうとすれば、本願商標と引用商標とでは、その外観、観念において相違するこ
とについては審決も前提とするところであり、特に、両者それぞれの外観は、顕著
に異なり一見して識別することができるものであり、それぞれに接する取引者・需
要者に与える印象、記憶、連想には、格段の相違があるものと認められる。
　以上の商標の類否判断における称呼、外観、観念の各要素を総合すると、本願商
標は、引用商標と類似するものであるとすることはできない。
　したがって、審決が「本願商標と引用商標とは、「ハマ」の称呼を共通にするも
のであって、外観、観念についての相違を考慮しても、類似の商標といわざるを得
ず、本願商標と引用商標の指定役務も類似のものであるから、本願は、商標法等の
一部を改正する法律（平成３年法律第６５号）附則第５条３項の規定によって読み
替えられる商標法８条２項の要件を具備しないものである」とした判断も、誤りに
帰着する。
　よって、審決には、これを取り消すべき違法がある。
４　結論
　以上の次第で、原告の審決の取消事由は理由があるから、原告の請求を認容する
こととして、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１８民事部
　 　　　裁判長裁判官 　 永　　　井　　　紀　　　昭
　 　　 　裁判官 　 古　　　城　　　春　　　実
　 　　　裁判官 　橋　　　本　　　英　　　史