平成13(ネ)240民事訴訟 特許権

平成１３年(ネ)第２４０号 特許権侵害差止等請求控訴事件（原審 大阪地方裁判所
平成１０年(ワ)第１２８７５号）
　　　　　　　　　　　判　　　　　　　　決
控訴人（一審原告）　　　　　ミリケン・リサーチ・コーポレーシ
ョン
控訴人（一審原告）　　　　　ミリケン・アンド・カンパニー
両名訴訟代理人弁護士　　　　品　川　澄　雄
同　　　　　　　　　　　　　吉　利　靖　雄
同補佐人弁理士　　　　　　　青　山　　　葆
同　　　　　　　　　　　　　柴　田　康　夫
同　　　　　　　　　　　　　北　原　康　廣
被控訴人（一審被告）　　　　新日本理化株式会社
同訴訟代理人弁護士　　　　　村　林　隆　一
同　　　　　　　　　　　　　松　本　　　司
同　　　　　　　　　　　　　岩　坪　　　哲
同補佐人弁理士　　　　　　　岩　田　　　弘
同　　　　　　　　　　　　　三　枝　英　二
同　　　　　　　　　　　　　小　原　健　志
同　　　　　　　　　　　　　藤　井　　　淳
主　　　　　　　　文
１　本件控訴をいずれも棄却する。
２　控訴費用は，控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　控訴人ら
(1) 原判決を取り消す。
(2) 被控訴人は，原判決別紙物件目録記載の物件を製造，販売してはならな
い。
(3) 被控訴人は，被控訴人の所有する前項記載の物件を廃棄せよ。
(4) 被控訴人は，控訴人ミリケン・リサーチ・コーポレーションに対し，２７
００万円及びこれに対する平成１１年７月２日から支払済みまで年５％の割合によ
る金員を支払え。
(5) 訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
(6) 仮執行宣言
２　被控訴人
　主文と同旨
（以下，控訴人を「原告」，被控訴人を「被告」という。）
第２　事案の概要
１　基礎となる事実（証拠等の引用のない事実は当事者間に争いがない。）
(1) 原告ミリケン・リサーチ・コーポレーションの特許権
　原告ミリケン・リサーチ・コーポレーションは，原判決別紙特許権目録記載の特
許権（以下「本件特許権」といい，請求項１，１４及び２０に係る発明を「本件発
明」という。）を有している。
(2) 原告ミリケン・アンド・カンパニーの専用実施権
　原告ミリケン・アンド・カンパニーは，本件特許権について，原判決別紙専用実
施権目録記載の専用実施権を有している（甲１０）。
(3) 被告の行為
　被告は，遅くとも平成１０年３月以降，ビス（３，４ジメチルベンジリデン）ソ
ルビトールからなる「Ｇｅｌ Ａｌｌ ＤＸ」という名称の商品（以下「被告製品」
という。）を日本国内で製造し，外国向けにのみ販売，輸出し，日本国内向けには
販売していない。
２　原告らの請求及び原判決
　本件は，被告製品は本件発明の方法の実施にのみ使用する物（請求項１関係）又
は本件発明に係る物の生産にのみ使用する物（請求項１４及び２０関係）であるか
ら，それらの製造，販売は本件特許権を侵害するとみなされる（間接侵害）とし
て，被告に対し，原告らが，① 被告製品の製造，販売等の差止め，② 被告製品の
廃棄を求めるとともに，原告ミリケン・リサーチ・コーポレーションが，③ 平成１
０年３月から同年１２月２４日までの被告製品の販売に係る損害賠償請求をした事
案である。
　原判決は，被告が，被告製品を外国向けにのみ販売，輸出し，今後も日本国内向
けにおいて販売するおそれは認められないことを理由に，間接侵害の成立を否定
し，原告らの請求を棄却した。
３　争 点
(1) 被告製品の特定
(2) 被告製品は，本件発明の方法の実施又は本件発明に係る物の生産にのみ使
用する物か。
(3) 先願優位の抗弁の成否
(4) 権利濫用の抗弁の成否
(5) 公知技術実施の抗弁の成否
(6) 損害額
第３　争点に関する当事者の主張
１　争点に関する当事者の主張は，次のとおり付加，訂正するほか，原判決「事
実及び理由」中の「第三 争点に関する当事者の主張」に記載のとおりであるから，
これを引用する。
２　原判決の訂正等
(1) 原判決９頁９行目の「物理特性改善」を「物理的特性」と改める。
(2) 同１１頁４行目の「余地はない。」を「余地はなく，特許法１０１条１号
の『その物の生産にのみ』における，第三者による『生産』は，日本国内ばかりで
なく海外における『生産』をも含み，特許法１０１条２号の『その発明の実施にの
み』における，第三者による『実施』も，日本国内ばかりでなく海外における『実
施』をも含むものである。」と改める。
(3) 同１２頁７～９行目を次のとおり改める。
「被告製品の粒径が小さくなることがなければ，本件発明のｄ９７及び平均粒径の要
件を充足しないことになり，被告製品は，本件発明の方法の実施又は本件発明に係
る物の生産にのみ使用する物とはいえない。」
(4) 同１４頁３行目の「成否）」の次に「について」を加える。
(5) 同１５頁１行目の「後願発明」を「発明」と改める。
３　当審において補足された原告らの主張
(1) 日本国内における被告製品販売のおそれについて
　次に述べる理由からも，被告は，被告製品を日本国内で販売するおそれがあると
いうべきである（間接侵害性）。
　被告製品を構成する化合物であるビス（３，４ジメチルベンジリデン）ソルビト
ールは，化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律２条４項の「指定化学物
質」に指定され，「製造，輸入，使用等について必要な規制」を受けるが，その規
制の内容は，「毎年度，前年度の製造数量又は輸入数量等を経済産業大臣に届け
る」（同法２３条１項）というものであって，第三者がビス（３，４ジメチルベン
ジリデン）ソルビトールを輸入して，日本国内で使用する障害とはならない。
　一方，ポリオレフィン樹脂は，耐薬品性，耐水性に優れ，また高周波絶縁性にも
優れているので，食品容器包装ばかりではなく電気電子部品，建築部品，各種工具
部品等の多くの用途を有している。
　しかも，ポリオレフィン等衛生協議会は，平成１２年１１月までに，ビス（３，
４ジメチルベンジリデン）ソルビトールを「ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器
包装等に関する自主基準」（以下「自主基準」という。）に登載することを決定
し，追補に掲載した。これにより，ビス（３，４ジメチルベンジリデン）ソルビト
ールは，食品容器包装及び器具に用いられる熱可塑性合成樹脂の安全衛生面で適切
な材料としての認定を受けたことになり，被告が，日本国内で被告製品を「食品容
器包装等に用いられるポリプロピレン」用に販売することさえ全く支障はなくなっ
た。
　そのため，平成１２年から，被告が，被告製品を日本国内向けに製造，販売する
おそれが生じている。
　原告ミリケン・アンド・カンパニーは，かねてから本件特許発明の実施品である
「ミラード３９８８」を製造し，世界各国に輸出しており，アジアにおいて複数の
化学会社が，平成１２年から，ポリオレフィン系樹脂，とりわけポリプロピレン樹
脂に原告ミリケン・アンド・カンパニー製の「ミラード３９８８」を混合した透明
化学樹脂を日本の化学樹脂会社に対して輸出している。
　したがって，被告が自ら製造したビス（３，４ジメチルベンジリデン）ソルビト
ールを日本国内において販売するおそれは十分にあり，間接侵害性を否定すること
はできない。
(2) 特許法１０１条の解釈について
　特許法１０１条の「その物の生産にのみ使用する物」における「生産」，「その
発明の実施のみに使用する物」における「実施」を，日本国内におけるものに限ら
れると解することは，特許法１０１条１号の行為が終了した後に，侵害者以外の第
三者による海外での「生産」物が日本国内に輸入されれば特許権侵害を構成し，他
方，特許権者・侵害者以外の第三者による海外での「生産」物が海外で譲渡，使用
されれば特許権の非侵害にとどまるという結果を招く。しかし，このように解する
ことは，事後的に発生する侵害者以外の第三者による海外での行為如何で，既に終
了した特許法１０１条１号の特許権の侵害とみなされる行為が，後ほど遡って特許
権侵害を構成したり，反対に特許権非侵害と認められたり，区々に法的評価を受け
ることになり，法的安定性，法的公平性を欠く。
(3) 被告製品の粒径について
ｱ　甲３８について
　原告は，原審において，甲３３により，被告製品のｄ９７がポリプロピレンに乾式
混合した後には３０μｍ以下となることを証明した。甲３３の実験は，被告製品を
唯一の添加剤として行われたが，甲３８により，実際のポリプロピレン樹脂製造工
程と同様に，他の添加剤の存在下に被告製品をポリプロピレンに乾式混合した場合
にも，他の添加剤の影響を受けずに，被告製品のｄ９７は３０μｍ以下，平均粒径は
１５μｍ以下となることが分かる。
ｲ　甲３９について（乙３６に対する反証）
　被告は，乙３６により，被告製品をポリプロピレンに乾式混合した後のｄ９７は３
０μｍより大きいと主張する。
　しかし，乙３６の実験においては，ポリプロピレン粉末として ＳＯＬＶＡＹ Ｐ
ＯＬＹＦＩＮＳ ＥＵＲＯＰＥ（ソルベイ社）製「ＥＬＴＥＸ Ｐ ＨＶ ００１ Ｐ
Ｆ」が用いられているが，この製品は旧世代のポリプロピレン製造法により製造さ
れたものであって，重合開始剤等の不純物を比較的多量に含んでいる。また，製造
設備も年代を経たものであるから，配管等からの不純物もポリプロピレンに含まれ
ている可能性がある。それ故，そのようなポリプロピレンに被告製品を乾式混合し
た後に被告製品を分離した場合，それら不純物が被告製品と共に分離され，不純物
が被告製品の粒径測定値に大きな影響を与えている（甲３９）。
　したがって，乙３６の実験をもって，被告製品をポリプロピレンに乾式混合して
もｄ９７は３０μｍ以上であるということはできない。
ｳ　甲４０について（乙３０に対する反証）
　被告は，被告製品試料をポリプロピレンに乾式混合する前の粒径測定に用いる試
料分散体を調整するために，試験管ミキサーにて１分間攪拌することにより，粉体
を水に分散させるに必要なエネルギーを付与したと述べ，乙３０の実験ではこの方
式を採用している。
　しかし，試験管ミキサーによる攪拌では，分散体中には緩く会合した粒子も存在
し，測定された粒径は，そのような粒子の粒径をも含めた値となり，十分に分散さ
れた粒子の粒径とはいえない。
　レーザー光散乱による粉末の粒径分析には，試験管ミキサーよりも大きいエネル
ギーを粉体試料に付与して，粉体を水に分散させる必要があり，乙３０の実験をも
って，被告製品の平均粒径が１５μｍを上回るということはできない。
４　当審における被告の主張
(1) 被告が被告製品を日本国内で販売したことはなく，また，今後もその販売
の意図はない。
(2) 原告らの主張する特許法１０１条の解釈は，属地主義の見地からみて，相
当ではない。
(3) 被告製品の粒径について
ｱ　甲３８について
　甲３８は，レーザー光散乱法による添加剤混合物中の被告製品の粒度分布を差し
引き法で求めているが，差し引き法は添加剤３成分の粒子間に相互作用がない場
合，すなわち被告製品の粒度分布に影響がない場合のみでなく，他の添加剤の粒度
分布にも影響を与えない場合に成立する。
しかし，甲３８の方法では，混合物中の被告製品の粒度分布を求めることはできな
い。
　また，甲３８は，湿式超音波篩法により，篩上の３０μｍを超える被告製品の重
量は３重量％以下であるとしているが，湿式篩法では，正しい補正なしには正しい
粒径を得ることはできず，いずれにしても，甲３８の証拠力はない。
ｲ　甲３９について
　ソルベイ社の「ＥＬＴＥＸ Ｐ ＨＶ ００１ ＰＦ」は，その濃度は９９.００％以
上であり，原告が主張するような汚染樹脂ではない。
　むしろ，甲３９の実験によっても，被告製品のｄ９７が３９.７７μｍ，平均粒径
が８.８５５μｍであったことから，乙３６の実験結果の正しいことが判明した。
ｳ　甲４０について
　乙３０の実験は，試験管ミキサーとして大洋科学工業株式会社製「ＡＵＴＯＭＡ
ＴＩＣ ＭＩＸＥＲ Ｓ－１０」を用いて行ったが，１分間攪拌することにより界面
活性剤水溶液中の被告製品は粒度分布を測定するに十分な程度に分散されている。
甲４０の実験は，乙３０の試験管ミキサーと異なるものを使用しており，乙３０の
実験結果を左右しない。
第４　争点に対する当裁判所の判断
１　被告製品は，本件発明の方法の実施又は本件発明に係る物の生産にのみ使用
する物か（争点(2)）。－被告が，今後，被告製品を日本国内向けに製造，販売する
おそれ
(1) 被告が被告製品を，これまで外国向けにのみ販売，輸出し，日本国内向け
に販売していないことは当事者間に争いがない。原告は，外国向けに製造した被告
製品を，日本国内向けに販売するおそれがあると主張するが，これまで日本国内向
けに販売してこなかったにもかかわらず，被告がこれを販売するおそれがあると直
ちに認めることはできない。
　なお，証拠（乙４１，４２，４８ないし５１）及び弁論の全趣旨によると，被告
が，これまで被告製品を日本国内向けに販売してこなかった理由のひとつとして，
次のような事情を認めることができる。
　すなわち，① 被告は，被告製品を構成する化合物であるビス（３，４ジメチルベ
ンジリデン）ソルビトールを製造するに先立ち，化学物質の審査及び製造等の規制
に関する法律３条１項に基づく届出をしたところ，同物質は同法４条１項の規定に
基づき，同項２号の指定化学物質（同法２条３項各号のいずれかに該当する疑いの
あるもの）に該当するとして，平成８年１月２３日厚生省生衛第４５号により，厚
生大臣及び通商産業大臣から，同法２条４項の「指定化学物質」に指定され，同年
１２月１７日に厚生省通商産業省告示第２号によって告示された。② 日本では，食
品用容器包装及び器具に用いられるポリオレフィン等の熱可塑性合成樹脂につい
て，安全衛生面で適切な材料の選定，使用及び普及を目的として，ポリオレフィン
等の製造やその取扱いを業として営む者等から構成される「ポリオレフィン等衛生
協議会」（平成８年１２月の時点で正会員として約８００社が入会し，被告もその
一員である。）が組織されており，同協議会では，樹脂製食品容器包装等に用いら
れる樹脂原料について衛生的見地から自主的に基準を定め，会員は同自主基準のリ
ストに掲載された物質を使用して樹脂性包装容器等を製造するよう努めるものとさ
れているところ，ビス（３，４ジメチルベンジリデン）ソルビトールは，平成９年
３月以降の自主基準のリストに掲載されていなかった。
　このため，平成１１年１１月発行の被告の日本国内向け総合製品カタログにも被
告製品が掲載されていないことが認められる（乙２８，弁論の全趣旨）。
(2) ところで，原告らは，ポリオレフィン等衛生協議会が，平成１２年１１月
までに，ビス（３，４ジメチルベンジリデン）ソルビトールを自主基準に登載する
ことを決定し，追補に掲載したから，食品容器包装及び器具に用いられる熱可塑性
合成樹脂の安全衛生面で適切な材料としての認定を受けたことになり，被告が，被
告製品を日本国内で販売するおそれがあると主張する。
　確かに，証拠（甲３６，３７，４８ないし５１）及び弁論の全趣旨によると，平
成１２年１１月までにポリオレフィン等衛生協議会において，ビス（３，４ジメチ
ルベンジリデン）ソルビトールが自主基準のリストに追加されたことが認められ，
また，ポリオレフィン樹脂は，耐薬品性，耐水性に優れ，高周波絶縁性にも優れて
いるので，電気電子部品，建築部品，各種工具部品等，多くの用途を有すること，
原告ミリケン・アンド・カンパニーが本件特許発明の実施品である「ミラード３９
８８」を製造し，日本国内において販売促進活動をしていることも認められる。
　しかし，本件証拠上，被告が被告製品を日本国内で販売する準備をしたな
どという形跡は窺えず，前記の事実が認められたからといって，被告が被告製品を
日本国内で販売する具体的な可能性が高まったとまではいえず，他に，被告が，今
後，被告製品を日本国内向けに製造，販売するおそれがあることを認めるに足りる
証拠はない。
２　同上－日本国外における実施，生産のみに使用される被告製品と特許法１０
１条該当性
(1) 当裁判所も，被告製品が日本国外にのみ輸出されるものである場合，特許
法１０１条所定の「その物の生産のみに使用する物」（１号）及び「その発明の実
施のみに使用する物」（２号）に当たるとはいえないと判断する。
　その理由は，後記(2)ないし(4)のとおり補足するほか，原判決「事実及び理由」
中の「第四 争点に対する当裁判所の判断」一２に記載のとおりであるから，これを
引用する（ただし，原判決２６頁１行目の「そうすると」を「そうでないと」と改
め，同２７頁７行目の「一〇一条」の前に「特許法」を加える。また，同２７頁２
行目の「１で認定した事実」は，「本判決『事実及び理由』中，第４の１に認定し
た事実」と読み替える。）。
(2) 被告製品の輸出の侵害行為該当性について
　原告は，被告が，被告製品を輸出するに際し，その前提として，被告製品を製
造，販売しており，それだけでなく，被告の輸出行為自体が日本国内における譲渡
に該当するから，被告製品の輸出は，侵害行為に該当しうると主張する。
　しかし，被告製品の輸出に当たり，日本国内で輸出の前提として譲渡が行われた
としても，そのことのみによって，間接侵害の成否が左右されるとは考えられな
い。
　前記第２の１(3)のとおり，被告は，被告製品を日本国内で製造した上，全て日本
国外に輸出しているのであるから，被告製品の製造，販売が本件特許権の間接侵害
に該当するか否かは，被告製品が「本件発明の方法の実施にのみ使用する物」又は
「本件発明に係る物の生産にのみ使用する物」といえるか否かという問題に帰着す
る。
(3) 他国の立法例について
　原告は，間接侵害の成立のためには直接侵害の成立は不要であるとする理論（独
立説）が，ドイツやアメリカ合衆国の特許法において明文規定として採用されてお
り，日本の特許法においても同様の解釈をとるべきである旨主張する。
　しかし，他国において，その国の立法政策により，明示的に独立説がとられるに
至ったとしても，特許法１０１条の解釈に当然に影響を与えるものとはいえない。
　日本の特許法では，日本の特許権は日本国内においてのみ効力を有するという属
地主義がとられていること，間接侵害の成否の判断にあたっては，特許権の効力の
不当な拡張とならないようにする必要があることを考えると，本件のように，被告
製品の全てが輸出されている場合において，間接侵害の成立を認め，被告製品の製
造を差し止め，これを輸出できなくすることは，法の許容するところではないと考
える。
(4) 法的安定性について
　原告は，特許法１０１条の「その物の生産にのみ使用する物」における「生
産」，「その発明の実施のみに使用する物」における「実施」を，日本国内におけ
るものに限られると解することは，特許法１０１条１号の行為が終了した後に，侵
害者以外の第三者による海外での「生産」物が日本国内に輸入されれば特許権侵害
を構成し，他方，海外での「生産」物が海外で譲渡，使用されれば特許権の非侵害
にとどまるという結果を招き，第三者による海外での行為如何で，間接侵害の成否
が分かれることになり，法的安定性，法的公平性を欠くと主張する。
　しかし，第三者による海外での「生産」物が日本国内に輸入される場合は，被告
製品の製造が間接侵害を構成するのではなく，輸入行為により直接侵害が新たに発
生すると考えるべきである。そして，前述したとおり，被告製品が外国向けにのみ
販売，輸出される限り，間接侵害は成立しないというべきであるから，法的安定性
や法的公平性を欠くことにはならないと考える。
３　その他，原審及び当審における控訴人提出の各準備書面記載の主張に照らし
て，原審及び当審で提出，援用された全証拠を改めて精査しても，当審の認定判断
を覆すほどのものはない。
４　結 論
　以上によると，その余の点を判断するまでもなく，原告らの請求は，いずれ
も理由がないから，これを棄却すべきところ，これと同旨の原判決は相当である。
よって，本件控訴をいずれも棄却し，主文のとおり判決する。
（当審口頭弁論終結日 平成１３年６月２８日）
　　　大阪高等裁判所第８民事部
裁判長裁判官　　　　　竹　　原　　俊　　一
　　　　　　　　　裁判官　　　　　小　　野　　洋　　一
　　　　　　　　　裁判官　　　　　山　　田　　陽　　三