平成12(行ケ)200行政訴訟 実用新案権

平成１２年(行ケ)第２００号審決取消請求事件
平成１３年７月１２日口頭弁論終結
判 決
　　　 原　　　　　　　告 シンロイヒ株式会社
訴訟代理人弁理士 　　　瀬 谷 徹
同 　　　斎 藤 栄 一
訴訟復代理人弁理士 増 田 利 昭
　　　 被　　　　　　　告 株式会社金星
訴訟代理人弁護士 　　　窪　　田　　英 一 郎
訴訟復代理人弁護士 柿 内 瑞 絵
訴訟代理人弁理士 吉 田 聡
主 文
　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
　特許庁が平成１１年審判第３５１４７号事件について平成１２年４月２４日
にした審決を取り消す。
　訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
　主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
　原告は，考案の名称を「投てき用マーキング物品」とする登録第１８６２０
３２号の実用新案（昭和６０年１０月１４日出願，平成３年８月７日設定登録。以
下「本件登録実用新案」という。）の実用新案権を有する者である。
　被告は，平成１１年３月３１日，本件登録実用新案の登録を無効とすること
について審判を請求し，特許庁は，これを平成１１年審判第３５１４７号事件とし
て審理した。原告は，同事件係属中の平成１１年７月８日，本件登録実用新案に係
る願書に添付された明細書を訂正することについて審判を請求した（このとき請求
された訂正を，以下「本件訂正」という。）。特許庁は，審理の結果，平成１２年
４月２４日，「登録第１８６２０３２号実用新案の登録を無効とする。」との審決
をし，平成１２年５月１７日，その謄本を原告に送達した。
２　実用新案登録請求の範囲（ただし，本件登録実用新案には昭和６２年法律第
２７号による改正前の特許法３６条４項が準用され，本件訂正前の実用新案登録請
求の範囲(2)～(6)及び本件訂正後の実用新案登録請求の範囲(2)～(5)は，いずれ
も，いわゆる実施態様項である。）
（本件訂正前）
(1) 衝撃により破損し得る密封容器中に塗料を充填してなることを特徴とす
る，投てき用マーキング物品。
(2) 密封容器が手でつかみ得る大きさで球形状の外形をなしている，実用新案
登録請求の範囲第１項の投てき用マーキング物品。
(3) 密封容器がアイゾット衝撃強度０．５～３kg･cm/cm２の材料からなる，実用
新案登録請求の範囲第１項の投てき用マーキング物品。
(4) 密封容器が合成樹脂製である，実用新案登録請求の範囲第１項の投てき用
マーキング物品。
(5) 合成樹脂が塩化ビニル樹脂，スチレン樹脂，エチレン－塩化ビニル共重合
体樹脂またはポリエステル樹脂である，実用新案登録請求の範囲第４項の投てき用
マーキング物品。
(6) 塗料が水性塗料である，実用新案登録請求の範囲第１項の投てき用マーキ
ング物品。
（本件訂正後）
(1) 衝撃により破損し得る密封容器中に塗料を充填してなり，前記密封容器が
アイゾット衝撃強度０．５～３kgf・cm/cm２の材料からなることを特徴とする，投て
き用マーキング物品。
(2) 密封容器が手でつかみ得る大きさで球形状の外形をなしている，実用新案
登録請求の範囲第１項の投てき用マーキング物品。
(3) 密封容器が合成樹脂製である，実用新案登録請求の範囲第１項の投てき用
マーキング物品。
(4) 合成樹脂が塩化ビニル樹脂，スチレン樹脂，エチレン－塩化ビニル共重合
体樹脂またはポリエステル樹脂である，実用新案登録請求の範囲第３項の投てき用
マーキング物品。
(5) 塗料が水性塗料である，実用新案登録請求の範囲第１項の投てき用マーキ
ング物品。
（下線は訂正箇所を示す。）
３　審決の理由
　別紙審決書の写しのとおりである。要するに，本件訂正後の実用新案登録請
求の範囲請求項１に係る考案（以下「訂正考案」という。）は，当業者が，実願昭
５６－１０５１４１号（実開昭５８－１０１８５号）のマイクロフィルム（甲第７
号証。以下「引用例１」という。）に記載された考案（以下「引用考案１」とい
う。）及び１９７０年１０月２５日株式会社工業調査会発行「プラスチック入門」
（甲第２号証の審判請求書に添付のもの。以下「引用例２」という。）に記載され
た考案（以下「引用考案２」という。）に基づいてきわめて容易に考案をすること
ができたものであるから，実用新案登録の独立要件を定めた規定に違反するので，
本件訂正を認めることはできず，また，訂正前の実用新案登録請求の範囲請求項１
に係る考案（以下「本件考案」という。）は，引用考案１と同一であり，本件実用
新案登録は，実用新案法３条１項３号の規定に違反してされたものであるから無効
である，というものである。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
　審決は，訂正考案の実用新案登録の独立要件を検討するに当たり，引用考案
２の認定を誤り（取消事由１），また，進歩性についての判断を誤り（取消事由
２），その結果，本件訂正が認められないとの誤った結論を導いたものであって，
違法であるから，取り消されるべきである。
１　取消事由１（引用考案２の認定の誤り）
(1) 次の点は，審決の認定のとおりである。
　訂正考案と引用考案１とを対比したとき，「衝撃により破損し得る密封
容器中に塗料を充填してなる投てき用マーキング物品」である点で一致し，訂正考
案は，密封容器の材料をアイゾット衝撃強度０．５～３kgf･cm/cm２のものとしてい
るの対し，引用考案１は，この点について記載するところがない点で相違している
こと。
　引用例２に，「衝撃強さ，熱変形温度　アイゾット（Izod）衝撃試験による各種
プラスチックの値は図４１のようになる。ここで０．８ft･lb/in（４．４
kg･cm/cm）以上のプラスチックは床に落としても割れにくい耐衝撃性を有してい
る。」（甲第２号証添付の１９７０年１０月２５日株式会社工業調査会発行「プラ
スチック入門」４１頁１５行～１８行）との記載があり，図４１に，各種プラスチ
ックと衝撃強さの関係を示す図が示されていること。
(2) 審決は，引用例２にある，アイゾット衝撃強度が４．４kg･cm/cm以上のプ
ラスチックは床に落としても割れにくい耐衝撃性を有する旨の記載から，プラスチ
ック一般について，アイゾット衝撃強度が４．４kgf･cm/cm２未満の場合は割れやす
いと認定したが，この認定は誤っている。
　アイゾット衝撃強度が４．４kgf･cm/cm２未満であるからといって，必ずしも割れ
やすいとすることはできない。すなわち，床に落としたときに割れるかどうかとい
うことは，きわめてあいまいな事柄であり，物体の質量，落下時の高さ（重力エネ
ルギー），床の材質等，種々の条件によって変わってくるものである。このあいま
いさをなくすために，種々の条件（試験片の寸法，切欠きの寸法，衝撃刃の角度，
速度等）を一定にして測定・算出される値がアイゾット衝撃強度である。すなわ
ち，アイゾット衝撃強度は，ある一定の条件下で得られた数値であり，その意味
で，同一条件下での試験対象たる種々の素材間での割れやすさ，割れにくさを相対
的に比較しているにすぎない。
　このように，アイゾット衝撃強度は，相対的な数値にすぎないから，その数値の
大小によって，直ちに実際の物理現象に結びつけて考えることは早計であり，「ア
イゾット衝撃強度が４．４kgf･cm/cm２より大きい（小さい）」ことから，直ちに，
「その物体は割れにくい（割れやすい）」と結論付けることはできない。
(3) 本件考案のアイゾット衝撃強度の単位は「kgf･cm/cm２」であるのに対し，
引用考案２のそれは「kg･cm/cm」であって，審決は，単位を間違えるという基本的
な誤りを犯しており，認定の前提において既に誤りがある。
　すなわち，「kg･cm/cm」と「kgf･cm/cm２」とは，いずれもアイゾット衝撃強度の
単位であるものの，前者は，１９７７年改正の日本工業規格「硬質プラスチックの
アイゾット衝撃試験方法」（JIS K 7110-1977。以下「１９７７年改正規格」とい
う。）によって規定されているのに対し，後者は，１９８４年改正の日本工業規格
「硬質プラスチックのアイゾット衝撃試験方法」（JIS K 7110-1984。以下「１９８
４年改正規格」という。）によって規定されているものである。
　上記１９８４年改正では，上記衝撃試験に使用する試験片についても変更され，
１９７７年改正規格では試験片が１種類であったのに，１９８４年改正規格では，
１号試験片，２号試験片の２種類が規定された。１９７７年改正規格におけるアイ
ゾット衝撃強度（衝撃値）「４．４kg･cm/cm」（引用例２）を，１９８４年改正規
格の単位に換算すると，１号試験片の場合には５.５㎏f・㎝／cm２，２号試験片の場
合には４．３３kgf･cm/cm２となる。そして，２号試験片の場合は，１９７７年改正
規格と１９８４年改正規格との間で，アイゾット衝撃強度（衝撃値）にほとんど違
いがないものの，１号試験片の場合は，前者が「４．４kg･cm/cm」であるのに対
し，後者が「５.５㎏f･㎝／cm２」であって，大きく異なっている。
２　取消事由２（進歩性についての判断の誤り）
(1) 審決は，訂正考案と引用発明１との相違点について，「訂正考案が採用し
たアイゾット強度０．５～３kgf･cm/cm２は当業者の通常の創作能力の範囲というべ
きで，また，このアイゾット強度を採用したことによって当業者が予測できない格
別顕著な作用効果を奏すると認めることもできない。」と判断し進歩性を否定した
が，この判断は誤りである。
　訂正考案の材料について採用された「アイゾット衝撃強度０．５～３
kgf･cm/cm２」の材料は，投てき用マーキング物品の強度の最適範囲であり，ここか
ら特別に顕著な効果が生じる。その効果とは，訂正明細書に，「容器本体は車輌Ｃ
にぶつかった衝撃によって割れ，該容器内部に充填されていた塗料が飛散して車輌
Ｃの外面に付着する。」（６頁１２～１４行）と記載されているとおり，容器が欠
片状に割れ塗料とともに飛散して，マーキング効果が，従来技術に比べて一層高く
なることである。このような効果は，容器に「アイゾット衝撃強度０．５～３
kgf･cm/cm２の材料」を使用していることによるものである。そして，当業者にとっ
て，この範囲を推考することがきわめて容易であったとはいえない。
　したがって，引用考案１と引用考案２とを組み合わせても，きわめて容易に「ア
イゾット衝撃強度０．５～３kgf･cm/cm２の材料」という訂正考案の構成に想到し得
たとすることはできない。
　また，訂正考案における０．５～３kgf･cm/cm２という数値は，アイゾット
衝撃試験等の種々の衝撃試験によって実測して求めた下限の数値として設定してい
るものである。ところが，審決は，アイゾット衝撃強度の割れやすさの上限につい
ては，「４．４kg･cm/cm」との指摘をするのみであるとはいえ，ともかく検討して
いるものの，その下限については何らの検討もしていない。このように，投てき時
の「割れやすさ」についての検討をしていないままに，当業者にとって，訂正考案
の「アイゾット強度０．５～３kgf･cm/cm２」との構成に想到することがきわめて容
易であったということは許されない。
(2) 訂正考案にいう「塗料」は，訂正明細書に「塗料として水性塗料が好まし
い」と記載されているとおり，「水性塗料」を意味しているものである。これに対
し，引用考案１においては，蛍光塗料としているのみである。当業者が，引用考案
１の蛍光塗料から，訂正考案の「水性塗料」を，きわめて容易に導き出すことはで
きない。
第４　被告の反論の要点
　審決の認定判断は，すべて正当であり，審決を取り消すべき理由はない。
１　取消事由１（引用考案２の認定の誤り）について
(1) 原告は，アイゾット衝撃強度は，相対的な数値にすぎないから，その数値
の大小によって，直ちに実際の物理現象に結びつけて考えることは早計であり，
「アイゾット衝撃強度が４．４kgf･cm/cm２より大きい（小さい）」ことから，直ち
に，「その物体は割れにくい（割れやすい）」と結論付けることはできない旨主張
する。
　原告が主張するとおりに，アイゾット衝撃強度が同じでも，これは相対的なもの
で，割れやすい性質をもつかどうかは，物体の質量，落下時の高さ（重力エネルギ
ー），床の材質等，種々の条件に依存するというのであれば，本件訂正におけるア
イゾット衝撃強度の限定は，何の意味も有しないこととなり，単純にアイゾット衝
撃強度を限定しただけでは，割れやすいものができるとは限らないことになる。原
告の主張は，破綻しており，失当であることが明らかである。
　なお，質量，速度，形状を要素として考慮しなくても，一般的にアイゾット衝撃
強度が低ければ割れやすいことは明らかである。引用例２は，このような「割れや
すさ」の一定の基準を示すものである。
(2) 原告は，本件考案のアイゾット衝撃強度の単位は「kgf･cm/cm２」であるの
に対し，引用考案２のそれは「kg･cm/cm」であって，審決は，単位を間違えるとい
う基本的な誤りを犯している旨主張する。
　しかし，審決は，原告も認めるとおり，引用考案２に，「ここで０．８ft･lb/in
（４．４kg･cm/cm）以上のプラスチックは床に落としても割れにくい耐衝撃性を有
している。」と記載されていると認定しているのであり，アイゾット強度が４．４
kgf・cm/cm２未満の場合は割れやすいとの認定は，上記記載からの推論である。審決
には，何らの間違いもない。
　原告が述べる，アイゾット衝撃強度（衝撃値）の測定方法に関する１９７７年改
正規格と，１９８４年改正規格との間の相違点，１号試験片，２号試験片を用いた
場合の換算式については，被告にも格別異論はない。そうすると，原告の認めると
おり，２号試験片の場合は，１９７７年改正規格と１９８４年改正規格とでは，ほ
とんど違いがないということになるのであるから，両単位の数値は，ほぼ同じであ
るということになる。
２　取消事由２（進歩性についての判断の誤り）について
(1) 原告は，アイゾット衝撃強度の臨界的意義については，本件登録実用新案
の出願手続，訂正審判手続を通じて，一切，主張立証しておらず，このような裏付
けのないアイゾット強度の限定によって訂正後の考案が進歩性を有すると判断する
ことは，およそ不可能である。
　また，原告は，本件審決が，アイゾット衝撃強度における「割れにくさ」につい
ての検討を怠っているとするが，一般的にアイゾット衝撃強度が余りに低い値であ
ればきわめて簡単に割れてしまい，マーキング物品としての効用をもたないことは
明らかであり，アイゾット衝撃強度についての数値的限定の意味を何ら示していな
い本件考案において，当業者であれば０．５kgf･cm/cm２の下限を容易に設定できた
とする審決には何らの違法もない。
(2) 原告は，「蛍光塗料」と「水性塗料」とが別異の概念であって，審決はこ
の点の別異性を看過しているとするが，「蛍光塗料」が「水性塗料」を含むことは
明らかである。
第５　当裁判所の判断
１　訂正考案における数値限定の技術的意味について
(1) 訂正考案と引用考案１とを対比したとき，「衝撃により破損し得る密封容
器中に塗料を充填してなる投てき用マーキング物品」である点で一致し，訂正考案
は，密封容器の材料をアイゾット衝撃強度０．５～３kgf･cm/cm２のものとしている
の対し，引用考案１は，この点について規定するところがない点で相違しているこ
とは，原告も認めるところである。
(2) 上記相違点に係る訂正考案の構成，すなわち，「前記密封容器がアイゾッ
ト衝撃強度０．５～３kgf･cm/cm２の材料からなる」という構成が有する技術的意味
について検討する。
ア　甲第６号証によれば，昭和５９年９月１日改正の日本工業規格「硬質プ
ラスチックのアイゾット衝撃試験方法」（JIS K 7110-1984）の１頁に，「この規格
は，硬質プラスチックのアイゾット衝撃試験（以下，衝撃試験という。）方法につ
いて規定する。」，「備考１　この方法による試験は，衝撃曲げ試験の一種であ
る。すなわち，規定の切欠きのある規定寸法の試験片を，片持ばりの状態で支持
し，その一端を規定の速度及び破断に要するエネルギーより大きな規定のエネルギ
ーで衝撃し，１回の衝撃によって破断させる時に要するエネルギーを測定し，その
硬質プラスチックの耐衝撃性，もろさ，粘り強さなどの特性を測定するものであ
る。」，「(1) アイゾット衝撃試験　アイゾット衝撃試験機を用い，試験片の一端
を切欠き部で固定し，他端を切欠き部の対称平面から２２mm隔たっている位置で切
欠き部と同じ側の面をハンマで１回の衝撃によって試験片を破断し，アイゾット衝
撃値を測定する試験。」，「(2) 吸収エネルギー　アイゾット衝撃試験において，
試験片を破断するのに要したエネルギー（Ｊ）｛kgf･cm｝。」，「(3) アイゾット
衝撃値　吸収エネルギー（Ｊ）｛kgf･cm｝を試験片の切欠き部の元の断面積で除し
た値（kJ/m２）｛kgf･cm２｝。」との記載があることが認められる。
　上記認定の記載によれば，硬質プラスチックのアイゾット衝撃試験方法における
アイゾット衝撃強度とは，硬質プラスチックの所定の試験片について，所定の手順
の下でハンマによる衝撃を加えて試験片を破断するという衝撃試験を行い，試験片
を破断するのに要したエネルギーを試験片の切欠き部の元の断面積で除した値を ア
イゾット衝撃強度とし，この数値の大小によって，硬質プラスチックの耐衝撃性，
もろさ，粘り強さなどの特性を測定するというものであることが認められる。この
測定結果が，対象となるプラスチック自体の有する一般的な割れにくさ，割れやす
さの目安を示すものであることは明らかである。
イ　訂正考案に係る実用新案登録請求の範囲の記載が，「衝撃により破損し
得る密封容器中に塗料を充填してなり，前記密封容器がアイゾット衝撃強度０．５
～３kgf･cm/cm２の材料からなることを特徴とする，投てき用マーキング物品。」と
いうものであることは，前に述べたとおりである。
　「投てき用マーキング物品」は，その物品として当然に具備すべき機能に照ら
し，投てきしないときには安易に破損してはならず，投てきしたときには衝撃によ
り確実に破損しなければならないものであるから，このことからすると，「アイゾ
ット衝撃強度０．５～３kgf･cm/cm２」とは，そのような要件を満たす数値であるも
のであると推察し得る。しかし，この数値限定が上記以上にいかなる意味を有する
かは，訂正考案に係る実用新案登録請求の範囲の記載自体からは，明らかでない。
ウ　そこで，訂正明細書の考案の詳細な説明を検討すると，甲第４号証によ
れば，アイゾット衝撃強度の数値に関して，訂正明細書の考案の詳細な説明の欄に
みられる記載は，［考案の概要］の項の，「本考案によれば，上記の様な目的は，
衝撃により破損し得る密封容器中に塗料を充填してなり，前記密封容器がアイゾッ
ト衝撃強度０．５～３kgf・cm/cm２の材料からなることを特徴とする，投てき用マー
キング物品により達成される。」との記載，［実施例］の項の，「これらの図にお
いて，２は容器本体であり，該本体はたとえば塩化ビニル樹脂，スチレン樹脂，エ
チレン－塩化ビニル共重合体樹脂，ポリエステル樹脂等の合成樹脂からなる。該容
器本体を構成する材料はアイゾット衝撃強度０．５～３kgf･cm/cm２のものであるの
が好ましい。該容器本体２は人間が手でつかんで投てきするのに都合のよい外形状
であるのが好ましく，たとえば図示される様な球形状であり，その他たとえば回転
楕円体形状や円筒形状であってもよい。更にはある程度の変形性を有する不定形の
ものでもよい。容器本体２は中空である。また，容器本体２の一部には小開孔４が
設けられている。」との記載のみであることが認められる。
　そうすると，考案の詳細な説明によっても，訂正考案におけるアイゾット衝撃強
度の「０．５～３kgf･cm/cm２」と数値限定が，投てきしないときには安易に破損し
てはならず，投てきしたときには衝撃により確実に破損しなければならないとい
う，「投てき用マーキング物品」が当然に有するべき機能に基づく技術的意味以外
に，いかなる意味を有するのか明らかでない。
　その他本件全資料によっても，上記意味を明らかにする証拠を見いだすことがで
きない。
エ　以上のとおり，訂正考案におけるアイゾット衝撃強度の「０．５～３
kgf･cm/cm２」との数値限定は，その技術的意味が上記以上には明らかでない以上，
投てきしないときには安易に破損してはならず，投てきしたときには衝撃により確
実に破損しなければならないという「投てき用マーキング物品」が当然に有するべ
き機能に基づく性質である「割れにくさ」，「割れやすさ」を得るための限定にす
ぎないものというべきである。そして，そうだとすると，訂正考案の進歩性を検討
するに当たっての次の問題は，上記数値限定は，きわめて容易に，すなわち，実用
新案登録に値するだけの困難の克服なくとも，実現できたものである，といい得る
か否かということになる。
２　取消事由１（引用考案２の認定の誤り）について
(1) 甲第２号証の審判請求書添付の１９７０年１０月２５日株式会社工業調査
会発行「プラスチック入門」（引用例２）に，「衝撃強さ，熱変形温度　アイゾッ
ト（Izod）衝撃試験による各種プラスチックの値は図４１のようになる。ここで
０．８ft･lb/in（４．４kg･cm/cm）以上のプラスチックは床に落としても割れにく
い耐衝撃性を有している。」（４１頁１５行～１８行）との記載があり，図４１
に，各種プラスチックと衝撃強さの関係を示す図が示されていることは，甲第２号
証から明らかであり，原告も認めるところである。
　上記記載によれば，引用例２に記載されているのは，直接には，アイゾッ
ト衝撃強度が４．４kg･cm/cm以上のプラスチックは，床に落としても割れにくい耐
衝撃性を有していることであることが認められる。
　「kg･cm/cm」と「kgf･cm/cm２」とは，いずれもアイゾット衝撃強度の単位
であるものの，前者は，１９７７年改正規格によって規定されているのに対し，後
者は，１９８４年改正規格によって規定されているものであること，１９８４年改
正では，上記衝撃試験に使用する試験片についても変更され，１９７７年改正規格
では試験片が一つであったのに，１９８４年改正規格では，１号試験片，２号試験
片の２種類が規定されたこと，１９７７年改正規格のアイゾット衝撃強度（衝撃
値）の「４.４kg･cm/cm」（引用例２に示される数値）を，１９８４年改正規格の単
位に換算すると，１号試験片の場合には５.５㎏f・㎝／cm２，２号試験片の場合には
４.３３kgf･cm/cm２となることは，当事者間に争いがない。
　上記アイゾット衝撃強度の単位の変更を考慮して引用例２をみると，同刊行物に
は，アイゾット衝撃強度が４.３３kgf･cm/cm２（２号試験片の場合）又は５.５
kgf･cm/cm２（１号試験片の場合）より低くなると，床に落としても割れにくい耐衝
撃性を有しているという特性を失い，その数値が低ければ低いほど，当該プラスチ
ックは，衝撃により割れやすくなるという事柄を把握することができる。
　そうすると，引用例２に，アイゾット衝撃強度が４．４kgf･cm/cm２未満の場合は
割れやすいとの技術が記載されているとした審決の認定は，やや不正確ではあるも
のの，これを誤っているものとすることはできない。
(2) 原告は，アイゾット衝撃強度は，相対的な数値にすぎないから，その数値
の大小によって，直ちに実際の物理現象に結びつけて考えることは早計であり，
「アイゾット衝撃強度が４．４kgf･cm/cm２より大きい（小さい）」ことから，直ち
に，「その物体は割れにくい（割れやすい）」と結論付けることはできない旨主張
するけれども，この主張は，訂正考案のアイゾット衝撃強度の数値限定そのものを
意味のないものとするものであり，失当というほかない。
(3) 原告は，本件考案のアイゾット衝撃強度の単位は「kgf･cm/cm２」であるの
に対し，引用考案２のそれは「kg･cm/cm」であって，審決は，単位を間違えるとい
う基本的な誤りを犯している旨主張するが，採用できないことは，前述したところ
に照らし明らかである。
　また，原告は，１９７７年改正規格の試験片と１９８４年改正規格における１号
試験片とを比べると，前者が「４.４kg･cm/cm」であるのに対し，後者が「５.５㎏
f･cm／cm２」であって，大きく異なっている旨主張する。
　しかしながら，前述したとおり，本件で問題となるのは，アイゾット衝撃強度が
４.３３kgf･cm/cm２（２号試験片の場合）又は５.５kgf･cm/cm２（１号試験片の場
合）より低くなると，床に落としても割れにくい耐衝撃性を有しているという特性
を失い，その数値が低ければ低いほど，当該プラスチックは，衝撃により割れやす
くなるという事柄を把握することができるかどうかということであって，１９７７
年改正規格の試験片と１９８４年改正規格における１号試験片との数値の相違を問
題にしているのではない。原告の主張は失当である。
３　取消事由２（進歩性についての判断の誤り）について
(1) 前記認定のとおり，訂正考案の「前記密封容器がアイゾット衝撃強度０．
５～３kgf･cm/cm２の材料からなる」との構成は，単に，投てきしないときには安易
に破損してはならず，投てきしたときには衝撃により確実に破損しなければならな
いという「投てき用マーキング物品」が当然に有するべき機能に基づく性質を得る
ために，割れにくさ，割れやすさについて限定を加えたのである。そして，前述し
たとおり，訂正考案の進歩性を検討するに当たっての次の問題は，上記数値限定
は，きわめて容易に，すなわち，実用新案登録に値するだけの困難の克服なくと
も，実現できたものである，といい得るか否かということになる。
(2) 引用例２からは，アイゾット衝撃強度が４.３３kgf･cm/cm２（２号試験片の
場合）又は５.５kgf･cm/cm２（１号試験片の場合）より低くなると，床に落としても
割れにくい耐衝撃性を有しているという特性を失い，その数値が低ければ低いほ
ど，当該プラスチックは，衝撃により割れやすくなるという事柄を把握することが
できるから，引用発明１を出発点にして，上記技術事項を考慮しつつ「投てき用マ
ーキング物品」を製造しようとすれば，プラスチックの素材の場合，当然に，アイ
ゾット衝撃強度が４.３３kgf･cm/cm２（２号試験片の場合）又は５.５kgf･cm/cm２
（１号試験片の場合）を下回る数値となるはずであり，密封容器について適宜の材
質を選択していれば，アイゾット衝撃強度が３kgf･cm/cm２以下となる材料を選択す
る場合があり得ることは明らかである。
　また，アイゾット衝撃強度が０kg･cm/cm２ということは，衝撃がなくても割れると
いうことを意味するものであるから，アイゾット衝撃強度の最低限として０
kg･cm/cm２に近い数値を選択することはできず，これをある程度上回る数値となるは
ずであり，これを念頭に置いて，密封容器について適宜の材質を選択していれば，
アイゾット衝撃強度が０．５kgf･cm/cm２以上となる材料を選択する場合があり得る
ことは明らかである。
　したがって，訂正考案と引用発明１との相違点について，「訂正考案が採用した
アイゾット強度０．５～３kgf･cm/cm２は当業者の通常の創作能力の範囲というべき
で，また，このアイゾット強度を採用したことによって当業者が予測できない格別
顕著な作用効果を奏すると認めることもできない。」と判断し進歩性を否定した審
決に誤りはない。
(3) 原告は，訂正考案にいう「塗料」は，訂正明細書に「塗料としては水性塗
料が好ましく」と記載されているとおり，「水性塗料」を意味しているものであ
る，これに対し，引用考案１においては，蛍光塗料としているのみである，当業者
が，引用考案１の蛍光塗料から，訂正考案の「水性塗料」を，きわめて容易に導き
出すことはできないと主張する。
　しかしながら，訂正考案に係る実用新案登録請求の範囲の記載は前記のとおりで
あり，そこには「塗料」につき何らの制限も加えられていない。原告主張の訂正明
細書の上記記載も，訂正考案の「塗料」に制限を加えるものではない。のみなら
ず，訂正明細書の「塗料としては水性塗料が好ましく」との記載の後には，「たと
えば水性蛍光塗料，水性一般色塗料や水性不可視塗料等が使用される。」と記載さ
れており，訂正考案の「塗料」として「水性蛍光塗料」を使用し得ることが示され
ているのである。
　原告の上記主張は，前提において既に誤っており，失当であることが明らかであ
る。
４　以上のとおりであるから，原告主張の審決取消事由はいずれも理由がなく，
その他審決にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
　よって，本訴請求を棄却することとし，訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７
条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第６民事部
　　裁判長裁判官 山　　下　　和　　明
　　　　　裁判官 宍　　戸　　　　　充
　　裁判官阿部正幸は、海外出張のため、署名押印することができない。
　　裁判長裁判官 山　　下　　和　　明