平成8(ワ)10120民事訴訟 不正競争

平成８年(ワ)第１０１２０号不正競争防止法に基づく差止等請求事件
口頭弁論終結日　平成１３年２月１５日
　　　　　　　　判　　　　　　 決
原　　　　　　　告　　　武蔵ホルト株式会社
訴訟代理人弁護士　　　 又　市　義　男
被　　　　　　　告　　　株式会社ソフト九九コーポレーション
訴訟代理人弁護士　　　　松　村　信　夫
訴訟復代理人弁護士　　　和　田　宏　徳
　　　　　　　　主　　　　　　 文
１　原告の請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
１　被告は、「原告がその製造販売するカーペイントに使用している『カラータ
ッチ』及び『ＣＯＬＯＲ　ＴＯＵＣＨ』の各標章は、別紙商標権目録記載の被告の
登録番号第１６５６５３４号の商標権を侵害する」旨を、カーペイントの取引業
者、需要者、その他の取引関係者に対して告知し又は流布してはならない。
２　被告は、原告に対し、金２５００万円及びこれに対する平成８年１０月１０
日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３　被告は、原告に対し、株式会社日本経済新聞社発行の日本経済新聞の全国版
朝刊経済面に、別紙謝罪広告目録の「一、体裁」の項記載のとおりの体裁で、同目
録「二、広告文」の項記載のとおりの広告を、１回掲載せよ。
第２　事案の概要
　本件は、被告が商標権を有していた登録商標を付した製品を販売していた原告
が、被告に対し、その商標登録が無効であったにもかかわらず、原告製品が同商標
権を侵害している等の虚偽の事実を告知又は流布したとして、不正競争防止法２条
１項１３号、３条、４条、７条に基づき、同告知、流布の差止めと損害賠償及び謝
罪広告の掲載を求めた事案である。
１　争いのない事実等（証拠の掲記がないものは当事者間に争いがない。）
(1)　原告は、自動車補修用塗料、自動車補修用各種用品、クリーナー等を製
造、販売する株式会社、被告は、自動車ボディワックス、クリーナー、カーペイン
ト等を製造、販売する株式会社である。
　原告と被告とは、自動車補修用塗料等の製造、販売において、互いに競争
関係にある。
(2)　被告は、次の商標権を有していた（以下「本件商標権」といい、その商標
を「本件商標」という。）。
ア　登録番号　第１６５６５３４号
イ　出　願　日　昭和５３年３月１８日（商願昭５３－１８３１２号）
ウ　出願公告日　昭和５８年６月１日（商公昭５８－４５１３６号）
エ　登　録　日　昭和５９年２月２３日
オ　指定商品　商品区分第３類　つや出し剤、その他本類に属する商品
カ　商標の構成　「カラータッチ」との文字からなる商標であり、具体的構
成は別紙商標権目録記載のとおりである。
(3)　本件商標権の更新登録に係る経緯
ア　本件商標権は、平成６年７月２８日、商標権の存続期間の更新登録がな
された（以下「本件更新登録」という。）。
イ　原告は、平成８年７月２４日、本件更新登録について無効審判を請求
し、特許庁は、平成１０年１２月１６日、本件商標は商標権者によって更新登録の
出願前３年以内に日本国内において、指定商品中『自動車用塗料』について使用さ
れていたものとは認められないから、本件商標権の存続期間の更新登録は、平成８
年法律第６８号による改正前の商標法１９条２項ただし書の規定に違反してなされ
たものであるとして、同更新登録を無効とする旨の審決をした（平成８年審判第１
２４８５号、乙２６）。
ウ　被告は、東京高等裁判所に同審決の取消しを求める訴訟を提起し、同裁
判所は、平成１１年９月２２日、同請求を棄却する旨の判決を言い渡した（平成１
１年(行ケ)第５２号審決取消請求事件、乙２７。以下「本件東京高裁判決」とい
う。）。
　同判決の理由の概要は、被告が、平成５年３月ころ、「タイヤペイン
ト」「ＴＩＲＥ　ＰＡＩＮＴ」と大きく表示した上、本件商標の「カラータッチ」
及び被告の社名「ＳＯＦＴ　９９　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ」の文字を小さく表示
したラベルを付したタイヤペイント商品を２００本製造し、取引先である株式会社
ナニワに対し９５本を、株式会社サンクリエイティブＤＩＹに対し商品キャンペー
ンの景品用として１５本をそれぞれ販売した事実を認定したものの、同商品は、単
に試作用として一回のみ製造されただけの商品でその後反復製造されず、かつ、一
般の市場には流通しなかった商品であるとして、商標権者によって更新登録出願前
３年以内に日本国内において、指定商品中『自動車用塗料』について使用されてい
たものとは認められないとした前記審決の判断は正当であるとするものである。
エ　被告は、同判決に対し上告受理の申立てをしたが、最高裁判所第一小法
廷は、平成１２年１月２７日、同申立てを上告審として受理しない旨の決定をし
（平成１１年(行ヒ)第２１５号）、本件更新登録を無効とする上記審決は確定した
（乙２８）。
(4)　被告は、原告に対し、平成８年５月２４日付け書面により、原告がその販
売している自動車補修用筆塗り塗料（以下「原告製品」という。）に「ＣＯＬＯＲ
　ＴＯＵＣＨ」、「カラータッチ」の各標章を使用する行為は、本件商標権を侵害
するものであるとして、原告製品、その包装、パンフレット、広告宣伝及び取引書
類から同標章をすみやかに抹消するとともに、今後一切同標章を使用しないように
警告し（甲５の１。以下「本件警告書」という。）、同書面は、同月２７日、原告
に到達した（甲５の２）。
(5)　被告は、平成８年６月２５日、原告に対して、本件商標権の侵害を理由と
して、原告製品の譲渡等の差止め等と損害賠償を求める訴え（当庁平成８年(ワ)第
６５５１号商標権侵害差止等請求訴訟。以下「前訴」という。）を提起したが、上
記のとおり、本件更新登録を無効とする審決が確定したことに伴い、平成１２年２
月２９日、同訴訟を取り下げた。
２　争点
(1)　虚偽事実の告知、流布行為の有無
(2)　故意、過失の有無
(3)　損害の発生及び額
第３　争点に関する当事者の主張
１　争点(1)（虚偽事実の告知、流布）について
〔原告の主張〕
(1)　被告は、平成８年６月２５日、前訴を提起したが、それと前後する時期
に、原告の取引先に対し、原告製品は本件商標権を侵害するものであり、その取扱
いを中止すべき旨を盛んに告知し言い触らした。具体的な告知行為は、次のとおり
である。
ア　当時、被告の取締役東京営業部長であったＡは、平成８年６月２７日、
原告の最大の取引先の１つであるエンパイヤ自動車株式会社（以下「エンパイヤ自
動車」という。）の営業推進部を訪れ、本件警告書を提示して、原告製品は、本件
商標権を侵害する製品なので、その販売を停止して欲しい旨の申入れをした。
イ　当時、被告の西日本営業部販売部長であったＢは、平成８年６月５日、
原告の最大の取引先の１つである株式会社オートバックスセブンのカーライフ商品
部を訪れ、本件警告書を提示して、上記アと同趣旨の申入れをした。
ウ　被告の営業社員は、平成８年６月ころ、原告の重要な取引先の１つであ
る株式会社アイエーの各店舗及び本社営業部商品課を訪れ、本件警告書を提示し
て、上記アと同趣旨の申入れをした。
エ　被告の営業社員は、平成８年６月以降、原告の有力取引先の石橋刷子製
造株式会社（以下「石橋刷子製造」という。）の卸先の各小売会社を訪れ、上記ア
と同趣旨の申入れをした。
オ　被告の営業社員は、平成８年６月以降、株式会社イエローハット（当時
の商号は、株式会社ローヤル）の卸先の各小売会社を訪問し、上記アと同趣旨の申
入れをした。
カ　被告の営業社員は、平成８年６月から７月にかけて、原告のその他のほ
とんどの取引先を回り、上記アと同趣旨の申入れをした。
　以上の事実は、原告が、上記ア～カの各取引先のほか、浪速工業株式会
社、ジプロ株式会社、株式会社菱和、ＳＰＫ株式会社等から、原告製品の返品を受
けたことからも明らかである。
(2)　前記第２、１、(3)記載のとおり本件更新登録を無効とする審決が確定し
たから、上記被告の行為は、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事
実を告知し、又は流布する行為（不正競争防止法２条１項１３号）に当たる。
〔被告の主張〕
(1)　原告の主張事実のうち、被告の取締役東京営業部長であったＡが、平成８
年６月２７日、エンパイヤ自動車の営業推進部を訪れたことは認めるが、その余の
事実は否認する。
(2)　原告は、被告が本件商標権侵害を理由として原告製品の販売停止を申し入
れたことにより、取引先から返品を受けた旨主張する。
　しかし、自動車部品の卸売店とメーカーとの間で日常茶飯事に商品の返品
は行われており、原告が返品を受けたと主張する原告製品の数量等からみても、上
記日常取引において行われている返品である可能性が高い。
　なお、原告がジプロ株式会社から返品を受けたとされる送り状（乙３７の
１～６）の日付は平成８年５月２９日であって、ジプロ株式会社がその卸先の小売
会社から返品を受けたのはそれより以前であるから、本件警告書が同年５月２４日
付けであることからすると、同返品は、被告の原告製品の販売停止申入れとは関係
がないことは明らかである。
２　争点(2)（故意、過失の有無）について
〔原告の主張〕
(1)　登録商標の使用の事実を認定するに足りる「商品」とは、一般の流通市場
において取引の対象となり得るような流通性を有するものでなければならないこと
は当然であり、講学上も同様の見解が採られている。
　原告は、被告が本件商標を付したタイヤペイント商品を２００本製造した
との本件東京高裁判決の認定事実を認めるものではないが、仮に、判決の認定した
事実を前提としても、被告がこれらの商品を現実の流通に置こうとする意思がなか
ったことは明らかであるから、このような本件商品の存在をもって本件商標権の更
新登録をしようとすること自体、商標法に違反することが明らかであって、被告は
本件商標の更新登録無効事由を承知しており、仮に同更新登録無効事由を知らなか
ったとしても、そのことについて過失があるというべきである。
(2)　被告は、平成７年１１月９日、指定商品を第２類の「塗料、染料、顔料、
印刷インキ（「謄写版用インキ」を除く。）」として、「ＣＯＬＯＲ　ＴＯＵＣ
Ｈ」の文字からなる商標の登録出願をし、平成９年７月１１日にその登録を得てい
るが、同商標は、本件商標の英文字表記にすぎないものであって、本件商標権の更
新登録に問題がなければ、新たに同商標の登録を得る実益は何ら存在しないという
べきであるから、被告がこのような新しい商標登録を取得したこと自体、被告にお
いて本件商標権の更新登録に無効事由があることを認識していたことを示すもので
ある。
〔被告の主張〕
　原告の主張は争う。
　被告が本件商標を付したタイヤペイント商品２００本を製造、販売したにも
かかわらず、事後に、特許庁の審決及び本件東京高裁判決によって、同商品が、登
録商標の使用の事実を認定するに足りる「商品」（商標法２条３項）に当たらない
と判断されることは、当事者にとって予想が困難であり、また、一般にも登録商標
の使用を認定するに足りる「商品」の流通性の有無の判断基準については、過去の
裁判例や専門家の見解も分れており、一義的な判断が困難であることなどの事情か
らすれば、少なくとも、原告が、被告の本件商標権侵害を理由とする申入れがなさ
れたと主張する時期において、被告が、本件商標権に更新登録無効事由が存在する
ということを知らなくても、そのことについて、被告に過失があったとすることは
できない。
３　争点(3)（損害の発生及び額）
〔原告の主張〕
　被告が原告の各取引先に対して行った前記１〔原告の主張〕(1)記載の行為に
より、原告は、平成８年６月から平成９年１２月までの期間に、各取引先から合計
７万５０００本の原告製品の返品を受けた。
　原告製品の１本当たりの粗利益は、平均１６０円であるから、原告は、上記
返品により、１２００万円の損害を被った。
　また、原告は、各取引先から、平均して年６回の再注文を受けて原告製品を
納品しており、上記返品をした各取引先から１年間注文を得られなかったことによ
り７２００万円の損害を被っている。
　原告は、被告に対し、以上の損害のうち２５００万円を請求する。
〔被告の主張〕
　原告の主張事実は否認する。
第４　争点に対する判断
１　争点(1)（虚偽事実の告知、流布）について
　原告は、被告が平成８年６月から７月にかけて原告の取引先に対し本件警告
書を示しながら原告製品の販売停止を申し入れ、具体的には争点(1)に関する〔原告
の主張〕の(1)ア～カのとおりの事実を行ったと主張するところ、乙４０（原告の専
務取締役であるＣの陳述書）、石橋刷子製造の東京支店長である証人Ｄ証言中に
は、同主張に沿う供述がある。
(1)　しかし、乙４０の内容は、いずれも、被告の営業社員が、原告の取引先で
あるエンパイヤ自動車、石橋刷子製造、株式会社アイエー、株式会社オートバック
スセブン等に対し、本件警告書を示すなどして、原告製品は本件商標権を侵害する
ものであるから販売を停止して欲しいとの申入れをしたということを、原告の取引
先等の常務、支店長（Ｄ）、社員から聞いたというものであって、陳述書作成者で
あるＣ自身が、本件商標権侵害に係る申入れを聞いたというものではない。しか
も、エンパイヤ自動車及び石橋刷子製造以外の取引先については、Ｃが取引先の社
員から申入れがあったことを聞いたというものでさえなく、「当社が確認した」と
いうに止まっている。また、乙４０に記述されている被告社員の申入れの際の発言
内容等は具体性を欠いており、乙４０は、申入れがあったとされる平成８年６月か
ら約４年５か月後に、もっぱらＣの記憶に基づき作成されていることからみても、
信用性に乏しいといわざるを得ない。また、乙４０中には、Ｃがエンパイヤ自動車
の商品部長（当時）のＥから、同社のＦ常務が原告のＡ東京営業部長から、本件警
告書を示されて原告製品は本件商標権を侵害するとの申入れを受けたことを聞いた
旨の記載部分があるが、甲４５（Ｅ作成の陳述書）において、Ｅはそのような記憶
はない旨陳述しており、甲５５（Ａ作成の陳述書）において、Ａもそのような話を
したことはない旨陳述していることが認められることに照らして、乙４０中の上記
部分はにわかに信用できない。
　証人Ｄの証言中には、石橋刷子製造が原告製品を卸していた小売店に対
し、原告製品は本件商標権を侵害するものであるとの情報が流れたので、小売店か
ら石橋刷子製造への返品があり、被告の営業社員が小売店にカラータッチは自分た
ちの商標であると言っているのを耳にしたとの供述部分があるが、この内容も小売
店の社員等から聞いたものにすぎない上、Ｄ自身が直接小売店から聞いたというの
は一社にすぎず、その申入れの際の発言内容も具体的なものではない。
　以上のとおりであるから、乙４０及び証人Ｄの証言によっては、「被告の
営業社員が、原告の取引先に対し、原告製品は本件商標権を侵害するものであると
の申入れをした」との原告主張事実を認めるに足りないものというべきである。
(2)　また、原告は、被告の営業社員による行為によって、取引先から原告製品
の返品を受けたと主張し、証拠として返品伝票を提出するが、それによれば、各取
引先から次のとおり原告製品の返品を受けたことが認められる。
ア　エンパイヤ自動車（乙３２の１～６）
　平成８年８月１日　１７品目、１品目当たり１～５個
　平成８年12月６日　１８品目、１品目当たり１～４個
イ　株式会社オートバックスセブン（乙３３の１～３）
　平成９年６月５日　２１品目、１品目当たり１～７個
ウ　オートバックス坂戸店（乙３３の４～６）
　平成８年７月24日　１６品目、１品目当たり１～４個
エ　石橋刷子製造（乙３４の１～６）
　平成８年11月19日　１８品目、１品目当たり２～９個
　平成９年６月23日　１８品目、１品目当たり１～５個
オ　株式会社ローヤル（乙３５の１～６）
　平成８年９月５日　１８品目、１品目当たり３～１４個
　平成８年10月18日　１８品目、１品目当たり５～２０個
カ　浪速工業株式会社（乙３６の１～６）
　平成９年２月17日　３６品目、１品目当たり１～４個
キ　ジプロ株式会社（乙３７の１～６）
　平成８年５月29日　３６品目、１品目当たり１～５個
ク　株式会社菱和名古屋支店（乙３８の１～３）
　平成８年10月22日　７０品目、１品目当たり１～５個
ケ　ＳＰＫ株式会社名古屋営業所（乙３９の１～４）
　平成８年11月７日　４２品目、１品目当たり１～６個
(3)　しかしながら、甲５６の１～３、５７によれば、原告製品は、各自動車メ
ーカー別（一部の外車を含む。）、色別に２００色以上の品目があること、被告が
石橋刷子製造に納品した各種自動車補修用塗料は、商標権侵害や商品の瑕疵等の被
告側に起因する事情が存するか否かに関わらず、平成８年４月から６月の間に限っ
ても、数回にわたり、各品目ごとに数個ないし十数個程度の商品が返品されている
ことが認められるから、こうした自動車補修用塗料が日常的に返品されている実情
に照らすと、原告が受けた上記(2)の返品の事実の回数、数量の程度は、上記日常的
な返品の程度を超えるものとはいえず、この返品の事実から、直ちに、被告の営業
社員が原告の取引先に対し、原告製品は本件商標権を侵害するものであるなどの申
入れをしたことを推認することはできない。その他、原告の同主張を認めるに足り
る証拠はない。
２　以上によれば、被告に不正競争防止法２条１項１３号の不正競争行為の事実
があったこと又はそのおそれがあることを認めることはできないから、原告の請求
はその余の争点について判断するまでもなくいずれも理由がない。
大阪地方裁判所第２１民事部
裁判長裁判官　　　小　　松　　一　　雄
裁判官　　　阿　　多　　麻　　子
裁判官　　　前　　田　　郁　　勝
別紙　商標権目録
別紙　謝罪広告目録　省略