平成11(ネ)3209特許出願公告に基づく仮保護の権利侵害禁止請求控訴事件

平成一一年（ネ）第三二〇九号特許出願公告に基づく仮保護の権利侵害禁止請求控
訴事件（原審・東京地方裁判所平成八年（ワ）第七〇二五号事件）（平成一一年一
一月一日口頭弁論終結）
　　　　判　　　　　　　決
控訴人（原審原告）　　　　サミット・テクノロジー・インコーポレーテッド
右代表者　　　　 【Ａ】
控訴人（原審原告）　　　　サミット・テクノロジー・アイルランド・ビー・ヴィ
ー
右代表者　　　　 【Ａ】
右両名訴訟代理人弁護士　　近藤惠嗣
被控訴人（原審被告）　　　株式会社ニデック
右代表者代表取締役　　　　【Ｂ】
右訴訟代理人弁護士　　　　松本直樹
同　　　　　　　　　　　　赤堀文信
　　　　主　　　　　　　文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
本判決の上告及び上告受理の申立てのための付加期間を三〇日と定める。
　　　　事　　　　　　　実
第一　当事者の求めた裁判
一　控訴人ら
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人は、原判決別紙物件目録記載の外科的装置を製造し、販売してはなら
ない。
３　訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二　被控訴人
主文一、二項と同旨
第二　当事者の主張
　当事者の主張の要点は、以下に付加するほかは、原判決の事実及び理由欄の「第
二　事案の概要　四　争点に関する当事者の主張」記載のとおりであるから、これ
を引用する。
一　控訴人ら
　被告装置が、本件発明の構成要件Ａ、Ｂを充足することは、当事者間に争いがな
く、また、構成要件Ｃ、Ｅの充足性について、被控訴人はこれを争うが実質的な反
論を行っていない。したがって、本件では、構成要件Ｄの充足性のみが問題となる
ところ、原判決は、以下のとおり、構成要件Ｄの解釈を誤って解釈し、被告装置が
これを充足しないとしたものである。
１　原判決が、構成要件Ｄにおける「進行的に変化」の解釈において、「『進行
的』とは、その文言のとおり、時間の経過と共に、順次、一定の方向に変化するこ
とを意味し、変化を『連続的』に限定する必要はなく、『段階的』な変化も含むも
のと解され、まして、レンズ又は絞りを角膜に対して動かすことに限定する理由は
ない。」（原判決二二頁九行～二三頁一行）と認定したことは正当であるが、構成
要件Ｄの「角膜上の前記光スポットの面積を進行的に変化させることにより、除去
されるべき前記ゾーンの全てを前記光スポットによって走査する」の解釈におい
て、「角膜上の前記光スポットの面積を進行的に変化させること『のみ』により」
とし、この解釈に基づいて、「光スポットの面積を進行的に変化させることのみで
は、右ゾーン全体を走査することができないものは、文言上、構成要件Ｄを充足す
るということはできない。」（同二四頁六～八行）と判断したことは誤りである。
　すなわち、本件発明の本質は、光スポットの面積を進行的に変化させることで角
膜の各部分がレーザーに照射される時間を変化させることにあるから、光スポット
の面積の進行的変化は、除去されるべき角膜の全ゾーンを走査するための必要条件
であるが、光スポットの面積の進行的変化を伴う限り、同時に光スポットの位置を
変化させることは、何ら本件発明の本質を損なわないものである。
２　原判決が、「原告らは、訂正請求において、本件発明が、光スポットの面積の
進行的変化のみによって、放射状に厚みが変化するレンズ状の薄片が除去されるゾ
ーン全体を走査するものである旨の主張を行い」（原判決二六頁五～七行）と認定
したことも誤りである。
　すなわち、被控訴人が無効審判において引用したレスペラント特許は、本件発明
に対して特許法二九条の二の先願の関係となるところ、同特許は、本件発明のよう
に光スポットの面積の変化について全く開示していなかったが、一定の大きさの光
スポットが移動する範囲を変化させて切除される角膜の厚さを変化させるものであ
った。ところが、訂正前の本件明細書には、「面積」ではなく「領域」という用語
が用いられており、「領域の進行的変化」が「移動範囲の進行的変化」を包含する
と解釈されるおそれがあったことから、控訴人らは、本件発明に係る訂正請求にお
いて、「領域」を「面積」と訂正することにより、レスペラント特許の発明と本件
発明とが、特許法二九条の二の意味における同一発明に該当しないことを明確にし
たものである。
　したがって、訂正請求の趣旨は、「面積」の変化を必須のものとすることにある
が、訂正後においても、光スポットの「面積」の進行的変化のみによって、除去さ
れるべき全ゾーンが走査されなければならないことは要求されていない。
３　また、原判決が、「訂正後、請求項３は、本件発明の技術的範囲に含まれなく
なり、本件発明の実施態様ではなくなったものである。」（原判決二八頁六～七
行）と述べたことも誤りである。
　すなわち、請求項３を削除しなければならないとの請求人（被控訴人）の主張に
対して、被請求人ら（控訴人ら）は、意図的に請求項３を維持し、そのことを答弁
書に明記したものであって、過誤により請求項３が残存したものではなく、したが
って、被控訴人、控訴人ら、特許庁のいずれもが、請求項３の存在を認識した上
で、本件発明に係る訂正が認められたものである。
　しかも、本件が適用される昭和五〇年特許法においては、必須要件項が構成要件
を明らかにしており、その解釈に当たっては、実施態様項を含むように解釈するこ
とが要請されるから、本件においても、必須要件項である請求項１のみを切り離し
て解釈することは許されず、実施態様項である請求項３を含むように構成要件Ｄを
解釈しなければならない。
　したがって、光スポットの面積の変化が全てのゾーンの走査に不可欠であれば、
その他の走査方法が併用されていても、構成要件Ｄは充足されるのである。
４　以上のとおりであるから、被告装置は、光スポットの面積の変化により照射時
間の差を生じさせるという本件発明の本質をそのまま利用し実現しており、本件発
明の実施例における円形のスポットを、短冊状の複数のスポットに分けて行ってい
るにすぎないものである。
　したがって、被告装置は、実質的にみても本件発明の技術的範囲に属することが
明らかであり、特許請求の範囲を限定解釈する理由はないのである。
二　被控訴人
１　構成要件Ｄの文理自体が、面積の「進行的変化」により「前記ゾーンの全て
を」走査することを要求しており、他にも変化することは妨げないが、他の変化が
なくてはゾーンの全てを走査しないというのであれば、前記の「進行的変化」に該
当しないことが明らかである。「前記ゾーンの全て」とは、紫外線レーザ光が当た
ることによって除去される部分であるから、そこが何らかの形で照射されるのは必
然的なことであり、控訴人ら主張のように、他の変化を伴って初めて全てを走査す
るものでもこの要件を満たすとしたのでは、構成要件Ｄ自体が全くの同義反復の無
内容なものになってしまう。
２　レスペラント特許では、境界円に囲まれた一定の領域を設定して、そこをくま
なく照射するために微小スポットを移動し、次にその領域の大きさを変化させてい
くという手法が開示されているが、微小スポットが領域内をくまなく移動すると
は、実効的には、領域の大きさにまでスポット自体を広げておくというのと同じで
あるから、領域の大きさを変化させることにより切削量のカーブを作り出すもので
ある。
　これに対して、本件発明の訂正前の特許請求の範囲の記載でも、「領域」の大き
さを変化させるとしていたから、レスペラント特許の手法と区別ができないもので
あった。そこで、控訴人らは、「領域」を「面積」と訂正し、スポットの各瞬間の
「面積」をゾーンの全体に及ぶように変化させていくことにより切削量のカーブを
得る手法だけを意味するものとした。
　右の訂正の経緯からすれば、本件訂正は、レスペラント特許と異なり、スポット
の面積変化自体が、除去ゾーンの全てに及ぶものに限定する趣旨であったことが明
白である。
３　原判決は、前示のとおり、「訂正後、請求項３は、本件発明の技術的範囲に含
まれなくなり、本件発明の実施態様ではなくなった」と判示しているが、そうでは
なく、請求項１の面積の進行的変化により除去されるべきゾーンの全てを走査する
走査手段に加えて、場所を変化させる走査手段を持つことを、請求項３は要件とし
て外的に付加しているものと解釈することが可能である。
　しかし、被告装置は、このように解釈した請求項３にも、当然、該当するもので
はない。
４　構成要件Ｄの「進行的変化」は、本来、前後動を指してのことでありこれに該
当しない被告装置は侵害ではない。仮に、進行的変化が、原判決のいうように一方
向の変化を意味するとしても、被告装置はこれに該当しない。すなわち、被告装置
における面積の変化は、大きくなったり小さくなったりしているものであり、そう
した変化の中から勝手な時点を取り出して、一方向の変化が生じているとするのは
誤った解釈である。
　　　　　理　　　　　由
一　当裁判所も、控訴人らの本訴請求は理由がないものと判断する。
　その理由は、当審における主張について、次に項を改めて説示するほか、原判決
の「第三　当裁判所の判断」と同じであるから、これを引用する。
二　当審における主張について
１　控訴人らは、原判決が構成要件Ｄの解釈を誤った旨主張する。
　しかし、原判決が、構成要件Ｄの「角膜上の前記光スポットの面積を進行的に変
化させることにより、除去されるべき前記ゾーンの全てを前記光スポットによって
走査する」の解釈において、「光スポットの面積を進行的に変化させることのみで
は、右ゾーン全体を走査することができないものは、文言上、構成要件Ｄを充足す
るということはできない。」（原判決二四頁六～八行）と判断したことは、原判決
が認定説示した、構成要件Ｄに関する文理的な解釈（同二二頁五行～二四頁八行）
及び控訴人らによる本件発明の訂正請求の経緯（同二四頁九行～二六頁一〇行）に
照らして、正当なものといわなければならないから、控訴人らの主張を採用する余
地はない。
　また、控訴人らは、訂正前の本件明細書に、「面積」ではなく「領域」という用
語が用いられており、「領域の進行的変化」が「移動範囲の進行的変化」を包含す
ると解釈されるおそれがあったことから、「領域」を「面積」と訂正し、レスペラ
ント特許の発明と本件発明との区別を明確にしたものであり、訂正請求の趣旨は、
「面積」の変化を必須のものとすることにあるが、訂正後においても、光スポット
の「面積」の進行的変化のみによって、除去されるべき全ゾーンが走査されなけれ
ばならないことは要求されていない旨主張する。
　しかし、前示訂正請求書の記載（原判決二四頁一〇行～二五頁一一行）によれ
ば、控訴人らは、本件発明が、除去されるべきゾーンの全てにわたり、光スポット
の面積を漸進的に増減変化させながらゾーンの全体的面積を走査する走査手段を具
備することのみを訂正請求したことが明らかであり、その訂正の前後を問わず、請
求項１において、光スポットが右ゾーンの全体を走査するために他の手段を要する
ことは全く開示されていないものと認められる。そして、訂正請求書に基づく訂正
請求の内容が、右のとおり客観的に解釈される以上、控訴人らが、先願の関係にあ
るレスペラント特許に係る発明と本件発明とを区別するために、どのような主観的
意図により訂正請求を行ったものであるとしても、前記控訴人らの主張は失当とい
うほかなく、到底これを採用することはできない。
　さらに、控訴人らは、被控訴人、控訴人ら、特許庁のいずれもが、請求項３の存
在を認識した上で、本件発明の訂正が認められたものであり、しかも、本件が適用
される昭和五〇年特許法における必須要件項の解釈に当たっては、実施態様項を含
むように解釈することが要請されるから、本件においても、必須要件項である請求
項１のみを切り離して解釈することは許されず、実施態様項である請求項３を含む
ように構成要件Ｄを解釈しなければならない旨主張する。
　しかし、必須要件項である請求項１における構成要件Ｄ自体が、訂正後におい
て、前示のとおり、光スポットの面積を進行的に変化させることのみでは、ゾーン
全体を走査することができないものを含まないことを明確にする以上、これを前提
とする実施態様項にすぎない請求項３の解釈、あるいは、同請求項が本件発明に含
まれるか否かによって、前記構成要件Ｄの解釈が左右されるものでないことは当然
であり、したがって、被告装置が、構成要件Ｄを充足しないことも明らかであるか
ら、控訴人らの右主張も、これを採用する余地はない。
三　以上によれば、控訴人らの本訴請求はいずれも理由がなく、これを棄却した原
判決は正当であって、控訴人らの本件控訴は理由がないから、これを棄却すること
とし、控訴費用の負担並びに上告及び上告受理の申立てのための付加期間の指定に
つき、民事訴訟法六一条、六五条一項本文、六七条一項本文、九六条二項を適用し
て、主文のとおり判決する。
　　　東京高等裁判所第一三民事部
　　　　　裁判長裁判官　　田中康久
　　　　　　　　裁判官　　石原直樹
　　　　　　　　裁判官　　清水　節