平成28(ネ)10071債務不履行損害賠償請求控訴事件

平成２９年１月１７日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成２８年（ネ）第１００７１号 債務不履行損害賠償請求控訴事件

原審・大阪地方裁判所平成２７年（ワ）第１０９１３号

口頭弁論終結日 平成２８年１１月３０日

判 決

控 訴 人 Ｘ

被 控 訴 人 Ｙ１

被 控 訴 人 Ｙ２

上記両名訴訟代理人弁護士 内 田 公 志

主 文

１ 本件控訴をいずれも棄却する。

２ 控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第１ 控訴の趣旨

原判決を取り消す。被控訴人らは，控訴人に対し，連帯して５５０万円を支払え。訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人らの負担とする。仮執行宣言

第２ 事案の概要（略称は，特に断らない限り，原判決に従う。）

本件は，控訴人が，被控訴人Ｙ１（以下「被控訴人Ｙ１」という。）に，発明の名称を「血栓除去用部材とそれを使用した血栓除去用カテーテル」とする発明について米国特許出願（本件出願）の手続を依頼したにもかかわらず，被控訴人Ｙは，クレーム補正に関する審査官からの電話連絡に対し，その定められた期限である平成１９年２月２３日までに，補正の書面を提出すべき義務又は口頭でクレーム補正に応諾する旨の連絡をすべき義務を怠ったとして，被控訴人Ｙ１及びその履行補助者であった被控訴人Ｙ２に対し，連帯して，不法行為に基づく損害賠償金５万円の支払を求める事案である。原審は，被控訴人らは，クレーム補正に関する審査官からの電話連絡に対して，補正の書面を提出すべき義務を負わず，また，口頭でクレーム補正に応諾する旨の連絡をすべき義務を怠ったとは認められないとして，控訴人の請求をいずれも棄却したため，控訴人が，原判決を不服として，本件控訴を提起した。前提事実等原判決「事実及び理由」第２の１記載のとおりであるから，これを引用する。争点原判決「事実及び理由」第２の２記載のとおりであるから，これを引用する。

第３ 争点に対する当事者の主張

原判決の引用当事者の主張は，下記２のとおり，争点１（被控訴人らが，審査官からのクレーム補正の電話連絡に対し，補正の書面を提出すべき義務又は口頭で応諾の連絡をすべき義務を怠ったか否か）について，当審における当事者の主張を付加するほか，原判決「事実及び理由」第３記載のとおりであるから，これを引用する。当審における当事者の主張〔控訴人の主張〕

⑴ 特許審査便覧７１４ⅡＥについて

実体的な補正を審査官補正で処理するための要件は，特許審査便覧７１４ⅡＥに記載されているように，期間延長申請と審査官への補正の授権を最終ＯｆｆｉｃｅＡｃｔｉｏｎの返答期間内にすることである。しかし，本件における審査官からの連絡は，これらの処理要件に合致するものではない。したがって，本件における審査官からの連絡は，審査官補正の提案ではない。

⑵ 応答書における補正内容について

被控訴人らが平成１９年２月２０日に審査官に対し電話で審査官補正の提案を承諾する旨伝えたのであれば，再び同じ内容の補正をする必要はない。しかし，被控訴人らは，非最終拒絶理由通知に対し，同年６月７日付け応答書において同じ内容の補正を行っている。そうすると，被控訴人らは，審査官補正の提案を承諾する旨伝えていなかったというべきである。

⑶ ５７８出願について

被控訴人らは，５７８出願に係る発明について，本来であれば一度の審査又は補正手続で特許として査定されるべきであったにもかかわらず，故意に手続を長期化させ，手数料を詐取するという詐欺行為を行っている。したがって，被控訴人らの本件出願の手続も，手数料の水増しを目的とした確信的な詐欺行為というべきである。〔被控訴人らの主張〕

⑴ 特許審査便覧７１４ⅡＥについて

特許審査便覧７１４ⅡＥは，実体的な補正を審査官補正で行うための要件を定めたものではない。特許審査便覧７１４は，出願人の行為として行われる補正についてのチャプターであって，審査官補正に関して定めるチャプターではない。そして，特許審査便覧ⅡＥは，審査官補正の要件を示しているわけではなく，審査官に対し，不遵守補正の訂正は出願人からの許可なく審査官補正でできること（第２段落），その際に実質的補正をも行う場合には，出願人からの許可が必要であって，応答期間の延長も必要である場合には，その許可も得ること（第３段落）を確認するものである。

⑵ 応答書における補正内容について

被控訴人らが，本件出願の手続において，同一内容の補正を重複して行ったことはない。

⑶ ５７８出願について

５７８出願の手続は，本件出願に係る発明とは異なる発明に関するものであるから，５７８出願の手続に関する控訴人の主張は，本件とは全く関係がない。また，出願においては，非法定型自明型二重特許を理由に含む拒絶理由通知に対し，ターミナルディスクレーマーを提出することで，この拒絶理由を回避し特許に至ったものであり，被控訴人らが故意に手続を長期化させたものではない。

第４ 当裁判所の判断

当裁判所も，被控訴人らは，クレーム補正に関する審査官からの電話連絡に対し

て，定められた期限までに，補正の書面を提出すべき義務を怠ったとは認められず，

また，口頭でクレーム補正に応諾する旨の連絡をすべき義務を怠ったとも認められ

ないから，控訴人の請求はいずれも棄却すべきものと判断する。

その理由は，以下のとおりである。

認定事実等

次のとおり訂正するほかは，原判決の「事実及び理由」第４の１記載のとおりで

あるから，これを引用する。

(1) 原判決１６頁１行目冒頭から２行目末尾を次のとおり訂正する。

「エ ５７８出願のＴＨには，上記の審査官補正について電話面接をした記録は

記載されていない。一方，ＩＦＷには，同年２月２２日に「Ａｍｅｎｄｍｅｎｔ Ａ

ｆｔｅｒ Ｆｉｎａｌ ｏｒ ｕｎｄｅｒ ３７ＣＦＲ１．３１２， ｉｎｉｔｉ

ａｔｅｄ ｂｙ ｔｈｅ ｅｘａｍｉｎｅｒ（審査官によって行われた最終拒絶理

由後又は３７ＣＦＲ１．３１２規定の補正）」との記載がある（甲３５（枝番を含

む。），乙１６）。」

⑵ 原判決１６頁５行目冒頭から８行目末尾を次のとおり訂正する。

「(5) 別件の米国特許出願番号１１／４２３，１５１（以下「１５１出願」とい

う。）の出願手続において，平成２３年１月１３日に電話面接により審査官補正の

権限が授与され，同月１８日に審査官が出願を補正し，その補正を処理する手続（Ｅ

ｘａｍｉｎｅｒ’ｓ Ａｍｅｎｄｍｅｎｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）が行わ

れた。

出願のＴＨには，上記の審査官補正について電話面接をした記録は記載さ

れていない。一方，ＩＦＷには，同月２６日に審査官面接要約記録（Ｅｘａｍｉｎ

ｅｒ Ｉｎｔｅｒｖｉｅｗ Ｓｕｍｍａｒｙ Ｒｅｃｏｒｄ）との記載がある（甲

，３３，４４，乙２６）。」

被控訴人らが，クレーム補正に関する審査官からの電話連絡に対して，定め

られた期限である平成１９年２月２３日までに，補正の書面を提出すべき義務を怠

ったか否かについて

(1) 前記認定（引用に係る原判決第４の１(2)ア）によれば，被控訴人Ｙ１は，

平成１９年２月１７日頃，審査官から，本件出願のクレーム１を，クレーム２の限

定を含むものに補正し，クレーム２を削除するか否かについて，同月２３日までに

回答するよう求める旨のクレーム補正に関する電話連絡を受けたものと認められる。

そして，同認定のとおり，被控訴人Ｙ１は，かかる電話連絡を受けて，「審査官

は，出願を特許可能な状態にするために審査官による補正（ａｎ Ｅｘａｍｉｎｅ

ｒ’ｓ Ａｍｅｎｄｍｅｎｔ）を用意します。」と電子メールを送信していること

からすれば，被控訴人Ｙ１は，審査官からのクレーム補正に関する上記電話連絡を，

審査官補正の提案であると解釈したものと認められる。

一方，前記認定（引用に係る原判決第４の１(1)ア(ア)）によれば，米国特許出願

手続における補正は，書類を提出することによって行われるが，審査官補正の場合

には，米国特許商標庁（審査官）が審査官補正書を発行して行われるものと認めら

れる。そして，前記認定（引用に係る原判決第４の１(1)ア(イ)ｃ及びｄ）のとおり，

審査官補正は，出願人が電話又は個人面接により権限を授与した場合に許されるこ

と，前記認定（引用に係る原判決第４の１(4)）のとおり，５７８出願での審査官補

正でも電話面接による権限授与が行われているにとどまることからすれば，審査官

補正の場合，出願人が補正の書面を提出する必要はないものと認められる。

そうすると，被控訴人Ｙ１が，審査官からのクレーム補正に関する電話連絡を，

審査官補正の提案であると解釈したことについて合理的な根拠があれば，被控訴人

らには，少なくとも定められた期限である平成１９年２月２３日までに，補正の書

面を提出すべき義務の違反行為はなかったというべきである。

そこで，被控訴人Ｙ１が，審査官からのクレーム補正に関する電話連絡を，審査

官補正の提案であると解釈したことについて合理的な根拠があったか否かについて

検討する。

ア 前記認定（引用に係る原判決第４の１(2)ア）によれば，被控訴人Ｙ１は，平

成１９年２月１７日頃，審査官から，クレーム補正に関する電話連絡の際，提案の

とおりクレームを補正すれば，クレーム１とクレーム３ないし２０は特許可能であ

る旨連絡を受けたものと認められる。そして，審査官補正は，「出願を特許として

通す場合」に許されるものであるから（引用に係る原判決第４の１(1)ア(イ)ｃ），

審査官から上記のとおり連絡を受けた被控訴人Ｙ１が，これを審査官補正の提案と

解釈することは合理的なものである。

また，前記のとおり，審査官は，クレーム補正に関する電話連絡の際，その回答

期限を約１週間後に指定しているところ，代理人を通じて特許を出願した出願人が，

週間以内に補正の書面を準備し，これを提出するのは困難であって，審査官がこ

のような期限を設定するとは考え難い。そうすると，審査官からクレーム補正に関

する電話連絡を受けた被控訴人Ｙ１が，これを，出願人が電話又は個人面接により

権限を授与する手続のみで行える審査官補正の提案であると解釈するのも，不合理

とはいえない。

したがって，被控訴人Ｙ１が，審査官からのクレーム補正に関する電話連絡を，

審査官補正の提案であると解釈したことについて合理的な根拠があったものという

ことができる。

イ これに対し，控訴人は，本件における審査官からの電話連絡は，特許の根幹

をなすクレーム１及び２の補正であり，このような特許の根幹をなすクレームの実

体的変更は審査官補正ではできない，審査官補正は「特許申請登録の段階に於いて」

行われるものである，として本件における審査官からの電話連絡を，審査官補正の

提案であると解釈することはできないと主張するが，同主張は採用できない。その

理由は，原判決第４の２(1)イ記載のとおりである。

ウ 当審における控訴人の主張について

控訴人は，本件における審査官からの電話連絡は，特許審査便覧７１４ⅡＥの処

理要件に合致するものではないから，同連絡を，審査官補正の提案であると解釈す

ることはできないと主張するものと解される。

(ア) しかし，特許審査便覧７１４ⅡＥは，出願人の行為として行われる補正時

における審査官補正について解説するものであって，その内容は概ね次のとおりで

ある（乙２７）。

「不遵守の補正（ａ ｎｏｎ－ｃｏｍｐｌｉａｎｔ ａｍｅｎｄｍｅｎｔ）が他

の点においては出願を許可できる状態にするものである場合は，審査官は不遵守の

補正を登録し，不遵守を訂正するための審査官補正を提供することができる。 （第

」

段落１行目～５行目）

「審査官補正は，…ということを含まなければならない。出願人又は弁護士／登

録されている代理人からの授権及び適切な期間延長は，変更が実質的でない場合は

要求されない。」（第３段落１行目～７行目）

「授権及び適切な期間延長が，審査官補正によってされる変更が実質的である場

合には，必要とされる。授権は最終庁指令に記載されている返答期間内に与えられ

なければならない。」（第４段落）

(イ) 以上のとおり，特許審査便覧７１４ⅡＥは，出願人による補正が不相当で

あった場合における審査官補正について規定したものであって，変更が実質的な場

合に，審査官補正を行う際には，出願人からの授権のほかに，期間延長の手続も必

要とされる旨記載されているものである。これに対し，本件出願は，平成１９年２

月時点において，出願人による補正手続はされていないから（甲６，乙１４），出

願人による補正が不相当であった場合における審査官補正についての規定である特

許審査便覧７１４ⅡＥが適用されるものではない。

(ウ) したがって，本件における審査官からの電話連絡が，審査官補正の提案で

はないということを，特許審査便覧７１４ⅡＥに記載された手続要件から判断する

ことはできないから，控訴人の前記主張は，採用できない。

(2) 小括

以上のとおり，被控訴人Ｙ１が，審査官からのクレーム補正に関する電話連絡を，

審査官補正の提案であると解釈したことについては合理的な根拠があったものとい

うことができ，また，審査官補正の場合，出願人には補正の書面を提出する必要が

ないから，被控訴人らには，少なくとも定められた期限である平成１９年２月２３

日までに，補正の書面を提出すべき義務の違反行為はなかったというべきである。

被控訴人らが，審査官からのクレーム補正の電話連絡に対し，口頭で応諾の

連絡をすべき義務を怠ったか否かについて

(1) 原判決の引用

原判決１９頁１８行目冒頭から２１頁２行目末尾を次のとおり訂正するほかは，

原判決の「事実及び理由」第４の３のとおりであるから，これを引用する。

「⑵ア そこで，被控訴人らがこの義務に違反して，審査官からのクレーム補正

の電話連絡に対し，口頭で応諾の連絡をしなかったと認められるかについて検討す

るに，前記認定のとおり（引用に係る原判決第４の１⑵ウ），被控訴人Ｙ１の奥田

宛て平成１９年３月１４日付けの電子メールには，「我々は審査官とコンタクトを

とり，発明者がクレーム２をクレーム１に合わせクレーム１に限定することに合意

したことをアドバイスしました。残念ながら，コンタクトした時は既に審査官は彼

の上司に少なくともクレーム１と２をｒｅｊｅｃｔするＡＣＴＩＯＮを発行するよ

う指示されていました。他の審査官もクレーム２はｐａｔｅｎｔａｂｌｅではない

と信じたようです。」と被控訴人らが口頭で応諾の連絡をした旨記載されている。

同記載は，同月７日付け非最終拒絶理由通知に至った経緯，理由を具体的に説明す

るものであるところ，被控訴人Ｙ１が，審査官補正に応諾する旨の連絡をしなかっ

たことを隠ぺいするために，わざわざこのような具体的な説明を付すとも考え難い。

よって，同記載は信用できるから，被控訴人らが，審査官からの電話連絡に対し

て口頭で応諾の連絡をしなかったと認めることは困難である。

イ これに対し，控訴人は，審査官からの補正の電話連絡に対して口頭で応諾の

連絡をしたのであれば，ＴＨやＩＦＷにその旨が記録されるにもかかわらず，本件

出願に係るＴＨ（甲６）及びＩＦＷ（乙１４）のいずれにも，そのような記録が残

っていないと主張する。

しかし，前記１(1)及び(2)のとおり，５７８出願及び１５１出願の出願手続にお

いて，電話面接により審査官補正の権限の授与がされたにもかかわらず，いずれの

ＴＨにも，電話面接をした旨は記載されていないから，そもそも口頭で応諾の連絡

をしたのであれば，ＴＨにその旨が記録されるということはできない。

また，審査官が，どのような事実をどのような形式で，ＩＦＷの記録に編綴する

かについては明らかではない。本件出願については，結果的に審査官補正がなされ

ていないから，本件出願に係るＩＦＷに，前記１(1)及び(2)のとおり，５７８出願

におけるＩＦＷの記録（Ａｍｅｎｄｍｅｎｔ Ａｆｔｅｒ Ｆｉｎａｌ ｏｒ ｕ

ｎｄｅｒ ３７ＣＦＲ１．３１２， ｉｎｉｔｉａｔｅｄ ｂｙ ｔｈｅ ｅｘａ

ｍｉｎｅｒ）や，１５１出願におけるＩＦＷの記録（Ｅｘａｍｉｎｅｒ Ｉｎｔｅ

ｒｖｉｅｗ Ｓｕｍｍａｒｙ Ｒｅｃｏｒｄ）のような記載がないのは当然であっ

て，さらに，審査官からの補正の電話連絡に対して口頭で応諾したか否かのみをＩ

ＦＷとして記録化する必要性も乏しいから，審査官補正に応諾する旨の被控訴人ら

からの連絡自体がＩＦＷに記載されていなくても不自然ではない。

したがって，控訴人のＴＨやＩＦＷに関する前記主張は，その前提を欠くから採

用できない。

ウ また，控訴人は，特許審査便覧７１３．０４には，電話によるインタビュー

の内容は，審査官との同意に達したか否かにかかわらず記録されなければならない

とされているにもかかわらず，そのような記録が残っていないと主張する。

しかし，前記認定（引用に係る原判決第４の１⑴イ）のとおり，特許審査便覧７

には，出願人が電話による会話等により審査官に考慮を求める事項を提示する

ことを「面接」と定められているところ，審査官補正の提案に応諾することが，審

査官に考慮を求める事項であると直ちにいえるものではない。また，本件出願にお

いて，結果的に審査官補正はなされていないから，このような場合であっても，平

成１９年２月に行われた審査官と被控訴人Ｙ１との間の審査官補正の提案とそれに

応諾する旨のやり取りが記録化されるか否かも明らかではない。

したがって，控訴人の特許審査便覧７１３．０４に関する主張をもって，被控訴

人らが，審査官からの電話連絡に対して口頭で応諾の連絡をしなかったと認めるこ

とはできない。」

(2) 当審における控訴人の主張について

ア 応答書における補正内容について

控訴人は，被控訴人らが平成１９年２月２０日に審査官に対し電話で審査官補正

の提案を承諾する旨伝えたのであれば，再び同じ内容の補正をする必要はなかった

にもかかわらず，被控訴人らが，同年６月７日付け応答書において同じ内容の補正

を行っていることが不自然であると主張する。

しかし，本件出願において審査官補正はなされておらず，上記応答書が提出され

た同日時点において，本件出願のクレーム１をクレーム２の限定を含むものに補正

し，クレーム２を削除するという補正は行われていなかったものである（甲６，乙

）。そうすると，非最終拒絶理由通知に対する応答書で，上記内容の補正を改

めて行うことは何ら不自然ではなく，控訴人の前記主張は採用できない。

イ ５７８出願について

控訴人は，被控訴人らが５７８出願の手続を故意に長期化させるという詐欺行為

を行ったと主張する。しかし，被控訴人らが５７８出願の際に不相当な手続を行っ

たと認めるに足りる証拠はなく，そもそも，被控訴人らによる５７８出願の手続経

過をもって，被控訴人らが，本件出願の際に，口頭で応諾の連絡をすべき義務を怠

ったか否かの判断が左右されるものでもない。したがって，控訴人の上記主張は採

用できない。

その余の控訴人の主張について

原判決の「事実及び理由」第４の４のとおりであるから，これを引用する。

その他，控訴人はるる主張するが，いずれも，被控訴人らが，クレーム補正に関

する審査官からの電話連絡に対して，定められた期限までに，補正の書面を提出す

べき義務を怠ったとは認められず，また，口頭でクレーム補正に応諾する旨の連絡

をすべき義務を怠ったとも認められないとの前記判断を左右するものではない。

結論

以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，控訴人の請求はいずれ

も理由がないから，これを棄却した原判決は相当である。

よって，本件控訴をいずれも棄却することとし，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第４部

裁判長裁判官 髙 部 眞 規 子

裁判官 柵 木 澄 子

裁判官 片 瀬 亮