平成29(行ケ)10003審決取消請求事件

平成２９年１１月２１日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成２９年（行ケ）第１０００３号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成２９年１０月３日
判 決
原 告 Ｘ
同訴訟代理人弁護士 名 越 秀 夫
高 橋 隆 二
佐 野 辰 巳
被 告 アルコン リサーチ リミテッド
被 告 協和発酵キリン株式会社
上記両名訴訟代理人弁護士 三 村 量 一
東 崎 賢 治
伊 藤 真 愛
同 弁理士 南 条 雅 裕
瀬 田 あ や 子
主 文
１ 特許庁が無効２０１１－８０００１８号事件について平成２８
年１２月１日にした審決を取り消す。
２ 訴訟費用は被告らの負担とする。
３ 被告アルコン リサーチ リミテッドのため，この判決に対す
る上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１ 請求
主文同旨
第２ 事案の概要
１ 特許庁における手続の経緯等
⑴ 本件特許
被告らは，平成８年５月３日，発明の名称を「アレルギー性眼疾患を処置するた
めのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」とする特許出願をし（優先
権主張：平成７年６月６日，米国），平成１２年５月１９日，設定の登録を受けた
（特許第３０６８８５８号。請求項の数１２。甲８１。以下，この特許を「本件特
許」という。）。
⑵ 第１次審決
ア 原告は，平成２３年２月３日，本件特許について特許無効審判を請求し，無
効２０１１－８０００１８号事件として係属した。
イ 被告らは，平成２３年５月２３日付けで，本件特許の特許請求の範囲を訂正
する旨の訂正請求（以下「第１次訂正」という。）をした。
ウ 特許庁は，平成２３年１２月１６日，第１次訂正を認めるとともに，請求項
１ないし１２に係る発明についての特許を無効とする旨の審決（以下「第１次審決」
という。）をした（甲８２）。
エ 被告らは，平成２４年４月２４日，第１次審決の取消しを求める訴訟（当庁
平成２４年（行ケ）第１０１４５号）を提起した後，同年６月２９日付けで，本件
特許の特許請求の範囲の訂正を内容とする訂正審判請求をした。
オ 知的財産高等裁判所は，平成２４年７月１１日，平成２３年法律第６３号に
よる改正前の特許法１８１条２項に基づき，第１次審決を取り消す旨の決定をした。
⑶ 第２次審決
ア 特許庁は，前記⑵オの決定を受けて，無効２０１１－８０００１８号事件の
審理を再開した。被告らは，平成２４年８月１０日付けで，本件特許の特許請求の
範囲について，請求項２ないし４及び６ないし１２の削除を含む訂正請求（以下「第
２次訂正」という。）をした。
イ 特許庁は，平成２５年１月２２日，第２次訂正を認めるとともに，請求項１
及び５について，本件審判の請求は成り立たない旨の審決（以下「第２次審決」と
いう。）をした（甲８３）。
ウ 原告は，平成２５年３月１日，第２次審決の取消しを求める訴訟（当庁平成
２５年（行ケ）第１００５８号）を提起した。
エ 知的財産高等裁判所は，平成２６年７月３０日，第２次審決を取り消す旨の
判決（以下「前訴判決」という。）をし，同判決は，平成２８年１月１２日，上告
不受理の決定により確定した（甲８４）。
⑷ 本件審決
ア 特許庁は，前訴判決を受けて，無効２０１１－８０００１８号事件の審理を
再開した。被告らは，平成２８年２月１日付けで，本件特許の特許請求の範囲につ
いて，訂正請求（以下「本件訂正」という。）をした。
イ 特許庁は，平成２８年１２月１日，本件訂正を認めるとともに，「本件審判
の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄
本は，同月９日，原告に送達された。
ウ 原告は，平成２９年１月６日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起し
た。
２ 特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項１及び５の記載は，次のとおりで
ある。以下，請求項１に係る発明を「本件発明１」といい，請求項５に係る発明を
「本件発明２」といい，併せて「本件各発明」という。また，本件訂正後の明細書
（甲２０５）を「本件明細書」という。
【請求項１】ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な，
点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤であって，治療的有効量
の１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，
ｅ］オキセピン－２－酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有する，ヒト結膜
肥満細胞安定化剤。
【請求項５】ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な，
点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤であって，治療的有効量
の１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，
ｅ］オキセピン－２－酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有し，前記１１－
（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オ
キセピン－２－酢酸が，（Ｚ）－１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，
１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸であり，（Ｅ）－１１－
（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オ
キセピン－２－酢酸を実質的に含まない，ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出
を６６．７％以上阻害する，ヒト結膜肥満細胞安定化剤。
３ 本件審決の理由の要旨
⑴ 本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，本
件各発明は，①下記アの引用例１に記載された発明（以下「引用発明１」という。 ，
）
下記イの引用例２に記載された発明（以下「引用発明２」という。）及び本件特許
の優先日当時の技術常識からみて，当業者が容易に発明することができたものでは
ない，②下記ウの引用例３に記載された発明（以下「引用発明３」という。）並び
に引用発明１，引用発明２及び本件特許の優先日当時の技術常識からみて，当業者
が容易に発明をすることができたものではないから，特許法２９条２項の規定に違
反して特許されたものではない，などというものである。
ア 引用例１：亀井千晃ほか「モルモットの実験的アレルギー性結膜炎に対する
抗アレルギー薬の影響」あたらしい眼科Ｖｏｌ．１１，Ｎｏ．４（１９９４）６０
３～６０５頁（甲１）
イ 引用例２：特開昭６３－１０７８４号公報（甲４）
ウ 引用例３：特開昭６２－４５５５７号公報（甲３）
⑵ 本件審決は，本件各発明と引用発明１との相違点を，次のとおり認定したも
のと解される。なお，本件審決は，引用発明１及び本件各発明と引用発明１との一
致点について，具体的に記載していない。
ア 本件発明１と引用発明１との相違点
(ア) 相違点１
アレルギー性眼疾患について，本件発明１では「ヒトにおける」と特定されてい
るのに対し，引用発明１ではそのような特定がない点。
(イ) 相違点２
眼科用組成物（剤）について，本件発明１では「眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化
剤」と特定されているのに対し，引用発明１ではそのような特定がない点。
(ウ) 相違点３
本件発明１では「点眼剤として調製された」ことが特定されているのに対し，引
用発明１ではそのような特定がない点。
イ 本件発明２と引用発明１との相違点
(ア) 相違点１ないし３と同じ。
(イ) 相違点４
本件発明２は，ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出を６６．７％以上阻害す
るのに対し，引用発明１は，そのような特定がない点。
⑶ 本件審決は，本件各発明と引用発明３との相違点を，次のとおり認定したも
のと解される。なお，本件審決は，引用発明３及び本件各発明と引用発明３との一
致点について，具体的に記載していない。
ア 本件発明１と引用発明３との相違点
(ア) 相違点５
本件発明１は，オキセピン誘導体が「１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）
－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸」（以下「化合物
Ａ」ということがある。）に限定されているのに対し，引用発明３では，化合物Ａ
を含む上位概念で表現されており，引用発明３の実施例では「１１－（３－ジメチ
ルアミノプロピリデン）－６,１１－ジヒドロベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－カ
ルボン酸」が例示されている点。
(イ) 相違点６
本件発明１では「眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」と特定されているのに対し，
引用発明３ではそのような特定がない点。
(ウ) 相違点７
本件発明１では「点眼剤として調製された」と特定されているのに対し，引用発
明３では「眼科用液剤」としか特定されていない点。
イ 本件発明２と引用発明３との相違点
(ア) 相違点６及び７と同じ。
(イ) 相違点８
本件発明２は，オキセピン誘導体が化合物ＡのＺ体（シス異性体）に限定されて
いるのに対し，引用発明３では，化合物Ａを含む上位概念で表現されており，引用
発明３の実施例では「１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６,１１－ジヒ
ドロベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－カルボン酸」が例示されている点。
(ウ) 相違点９
本件発明２は，ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出を６６．７％以上阻害す
るのに対し，引用発明３は，そのような特定がない点。
４ 確定した前訴判決について
⑴ 第２次審決及び前訴判決が審理の対象とした特許請求の範囲の記載は，次の
とおりである（甲８４）。以下，これらの発明を併せて「第２次訂正後の各発明」
という。
【請求項１】ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な，
点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤であって，治療的有効量
の１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，
ｅ］オキセピン－２－酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有する，ヒト結膜
肥満細胞安定化剤。（本件訂正後の請求項１の記載と同じ。）
【請求項２】ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な眼
科用組成物であって，治療的有効量の１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）
－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸またはその薬学的
に受容可能な塩を含有し，前記１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，
１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸が，（Ｚ）－１１－（３
－ジメチルアミノプロピリデン）－６，１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセ
ピン－２－酢酸であり，（Ｅ）－１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６，
１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸を実質的に含まない，ヒ
ト結膜肥満細胞安定化効果を奏する組成物。（第２次訂正により，請求項５が請求
項２に繰り上げられた。本件訂正後の請求項５の記載と相違するのは，「点眼剤と
して調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」を「眼科用組成物」とする点，
「ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出を６６．７％以上阻害する」がない点，
「ヒト結膜肥満細胞安定化剤」を「ヒト結膜肥満細胞安定化効果を奏する組成物」
とする点である。）
⑵ 第２次審決及び前訴判決は，引用発明１及び第２次訂正後の各発明との相違
点を具体的に認定していないが，相違点４及び相違点９を除き，前記３⑵と同旨を
前提としているものと解される。
⑶ 第２次審決の理由の要旨
第２次審決は，第２次訂正を認めた上，第２次訂正後の各発明における「ヒト結
膜肥満細胞安定化」という発明特定事項は，引用例１及び引用例２に記載のものか
ら動機付けられたものとはいえないとして，引用例１を主引用例とする進歩性欠如
の原告主張の無効理由は理由がないとし，特許無効審判請求は成り立たないとした。
⑷ 前訴判決の理由の要旨
前訴判決は，第２次審決を取り消したものであり，その理由は，概要，以下のと
おりである。
引用例１及び引用例２に接した当業者は，引用例１記載のアレルギー性結膜炎を
抑制するためのＫＷ－４６７９（化合物Ａのシス異性体の塩酸塩）を含有する点眼
剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる際に，
ＫＷ－４６７９についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用（ヒ
ト結膜肥満細胞安定化作用）を有することを確認し，ヒト結膜肥満安定化剤の用途
に適用することを容易に想到することができたものと認められる。したがって，第
２次審決の上記判断は，誤りである。
５ 取消事由
⑴ 引用発明１に基づく進歩性判断の誤り（取消事由１）
本件各発明の顕著な効果の判断の誤り
⑵ 引用発明３に基づく進歩性判断の誤り（取消事由２）
ア 相違点５の容易想到性の判断の誤り
イ 相違点６の容易想到性の判断の誤り
第３ 当事者の主張
１ 取消事由１（引用発明１に基づく進歩性判断の誤り）について
〔原告の主張〕
⑴ 本件明細書に記載された本件発明１の効果の解釈の誤り
本件審決は，本件明細書に記載された発明の効果について，「化合物Ａでは用量
３００μＭで２９．６％，６００μＭで４７．５％，１０００μＭで６６．７％，
２０００μＭで９２．６％のように，２０００μＭという高用量（高濃度）に至る
まで用量依存的にヒスタミン放出阻害率が上昇し，クロモリンナトリウムやネドク
ロミルナトリウムのようにヒスタミン放出阻害率の最大値に達した後，さらなる用
量上昇に伴い，ヒスタミン放出阻害率が低下する現象が生じていない」，「そうす
ると，「６６．７％」及び「９２．６％」という同阻害率は，用量（濃度）依存的
に連続して上昇する値のうちの一部であると解すべきであり，同阻害率が２０００
μＭの用量（濃度）で１００％近い９２．６％まで上昇しているのであるから，用
量（濃度）が２０００μＭよりもさらに増加すれば１００％の同阻害率を達成でき
ることは自明である」と認定し，用量（濃度）が２０００μＭを超えるときの発明
の効果も本件明細書に記載されているに等しいものと判断した。
しかし，本件明細書の表１には，化合物Ａについて，用量が３０μＭから２００
０μＭまでのデータしか示されておらず，本件明細書には，２０００μＭを超える
用量（濃度）のときの発明の効果は記載されていない。また，本件特許の優先日前
には，本件明細書の表１に記載されているネドクロシルナトリウム（判決注：「ネ
ドクロミルナトリウム」の誤記と認める。）や，ケトチフェンのような，阻害率が
最大値に達した用量（濃度）より高用量（濃度）にすると，阻害率がかえって低下
する事例が知られていたから，本件特許の優先日当時において，表１を見た当業者
は，化合物Ａの用量（濃度）を２０００μＭより高用量（濃度）にしたときに，阻
害率がさらに上昇するか，逆に低下するかを予測することはできなかった。
したがって，本件明細書には，「ヒスタミン放出阻害率の最大値に達した後，さ
らなる用量上昇に伴い，ヒスタミン放出阻害率が低下する現象が生じていない」と
いう発明の効果は記載されていない。それにもかかわらず，上記効果を前提にして
本件発明１に顕著な効果があることを認定している点で，本件審決には誤りがある。
⑵ 本件発明１の効果の顕著性の判断の誤り
ア 平成２７年１０月１日以降に利用されている特許・実用新案審査基準によれ
ば，進歩性が肯定される方向に働く要素として「引用発明と比較した有利な効果」
が挙げられ，上記有利な効果として，「引用発明の有する効果と異質な効果」 「際
と
立って優れた効果」の二つを挙げている。
前訴判決は，引用例１及び引用例２に接した当業者は，ＫＷ－４６７９について
ヒト結膜の肥満細胞からヒスタミンの遊離抑制作用（ヒト結膜肥満細胞安定化作用）
を有することを確認し，ヒト結膜肥満細胞安定化剤の用途に適用することを容易に
想到することができたものと認められると判断しており，引用発明１からヒト結膜
肥満細胞安定化の用途を容易に想到することができたのであるから，ヒト結膜肥満
細胞安定化という効果に関して，本件発明１は，引用発明１の有する効果と異質な
効果があるわけではない。したがって，残る争点は，本件発明１の有する効果が引
用発明１の有する効果と比べて際立って優れた効果といえるか，という効果の量的
な問題だけである。
この点について，本件審決は，甲３９に基づいて，「ケトチフェンでは，ヒト結
膜肥満細胞に対して最大値のヒスタミン放出阻害率を奏する濃度（１００μＭ程度）
の３倍程度の濃度で，ヒスタミン放出阻害率が急激に低下してヒスタミンの深刻な
遊離を引き起こすのに対し，ＡＬ－４９４３Ａ（化合物Ａのシス異性体）は，ヒト
結膜肥満細胞に対して最大値のヒスタミン放出阻害率を奏する濃度（２０００μＭ）
の数倍高い濃度である１００００μＭに至っても，最大値のヒスタミン放出阻害率
が低下せずに維持されている」と認定し，同認定に基づいて，ＡＬ－４９４３Ａは
最大値のヒスタミン放出阻害率を奏する濃度の範囲がケトチフェンより非常に広い
という実験結果を，当業者が予測できたとはいえないと判断した。
しかし，前記⑴のとおり，本件明細書には，化合物Ａの用量（濃度）が３０～２
０００μＭまでの実験結果しか示されておらず，２０００μＭを超える濃度でヒス
タミン放出阻害率がどのような挙動を示すかを予測させる記載はない。
本件審決は，甲３９に記載されている事項を本件明細書の記載と混同して，本件
発明１の効果を判断しており，本件発明１の効果の顕著性の判断に誤りがある。
イ 発明の構成が容易に想到できた場合において，顕著な効果を有することを理
由として進歩性が肯定されるためには，当該発明の全範囲において顕著な効果を有
することが必要である。
しかし，本件明細書の表１によれば，化合物Ａが約０．００１ｗ／ｖ％である３
０μＭのときのヒスタミン放出阻害率はマイナス３．９％であるため，かえってヒ
スタミンの遊離を促進しており，ヒト結膜肥満細胞の安定化が低下している。
このように，本件発明１は，ヒスタミン放出阻害率の評価において全く効果を有
さない範囲を含んでいるから，本件発明１の全範囲が顕著な効果を有することはあ
り得ず，本件発明１は進歩性を有さない。
⑶ 本件発明２の効果の判断の誤り
本件審決は，ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出率を６６．７％以上阻害す
ることを当業者が予測することは非常に困難であるから，本件発明２を得ることは，
容易に想到できないと判断した。
しかし，引用例１には，結膜からのヒスタミン遊離抑制について，ケトチフェン
とＫＷ－４６７９が同列に記載されている。このため，ケトチフェンと同程度にＫ
Ｗ－４６７９がヒスタミン遊離抑制効果を有することは，当業者が予測し得るもの
であったところ，本件特許の優先日前に頒布された甲３２には，０．０５％ケトチ
フェン点眼液のヒスタミン遊離抑制率は，抗原によるアレルギー反応誘発５分後で
は平均６７．５％，誘発１０分後では平均６７．２％，という記載がある。
また，ケトチフェン以外にも，本件特許の優先日前に頒布された甲２０，３４及
び３７には，ペミロラストカリウム点眼液，クロモグリグ酸ナトリウム点眼液及び
塩酸プロカテラール点眼液が，抗原によるアレルギー反応誘発５分後又は１０分後
において７０％から９０％程度のヒスタミン遊離抑制率を示したという記載がある
ことから，ヒスタミン遊離抑制率が７０％前後であるという効果は，本件特許の優
先日当時ありふれたものであったといえる。
このように，約６７％のヒスタミン遊離抑制効果を有することは，引用例１の記
載内容及び本件特許の優先日当時の技術水準から，当業者が予想できた効果の範囲
内のものであり，顕著な効果ということはできない。
〔被告らの主張〕
⑴ 本件明細書に記載された本件発明１の効果の解釈に誤りはないこと
本件審決が認定するとおり，本件明細書の表１には，化合物Ａが，３０μＭから
２０００μＭまでの範囲内において，クロモリンナトリウムやネドクロミルナトリ
ウムのようにヒスタミン放出阻害率の最大値に達した後，さらなる用量上昇に伴い，
ヒスタミン放出阻害率が低下する現象は生じていないことが記載されている。本件
審決は，その上で，化合物Ａによるヒト結膜肥満細胞に対するヒスタミン放出阻害
率は，２０００μＭという高用量（高濃度）に至るまで用量依存的に上昇し，非常
に高いヒスタミン放出阻害率を有すると判断したものである。
本件明細書の表１には，クロモリンナトリウムやネドクロミルナトリウムといっ
た，本件特許の優先日当時，肥満細胞安定化剤として周知の代表的な化合物が，そ
れぞれ約１０％や約２８％の最大の阻害率を示した後は用量上昇に伴いヒスタミン
放出阻害率が低下しているのに対し，化合物Ａについては，３００μＭにおいて，
ネドクロミルナトリウムの最大の阻害率を超える２９．６％の阻害率を記録した後
も，６００μＭで４７．５％，１０００μＭで６６．７％，２０００μＭで９２．
６％の阻害率を記録し，理論上の最大値付近まで上昇していることが記載されてい
る。このように，本件明細書の実施例においては，必要かつ十分な実験が行われて
おり，本件審決が，化合物Ａによるヒト結膜肥満細胞に対するヒスタミン放出阻害
率は，２０００μＭという高用量（高濃度）に至るまで用量依存的に上昇し，非常
に高いヒスタミン放出阻害率を有すると認定したことに，何らの違法もない。原告
の主張する２０００μＭを超える濃度範囲についての認定は，原告が甲３２及び甲
３９を根拠とする主張をしたことに鑑みて，付加的に言及したものにすぎない。
⑵ 本件発明１の効果の判断に誤りはないこと
ア 発明の構成に至る動機付けがあったと判断される場合であっても，当該発明
が，当該発明の構成のものとして当業者が予測した効果と比較して顕著な効果を奏
するものであれば，進歩性が肯定されると解すべきである。
前記⑴のとおり，本件発明１のヒト結膜肥満細胞安定化剤は，本件特許の優先日
当時，ヒト結膜肥満細胞安定化作用を有するものとして分類されていた化合物のう
ちの代表的なものであるクロモリンナトリウム及びネドクロミルナトリウムと比較
しても，圧倒的に優れた，点眼薬の薬効として十分に高い水準において，ヒト結膜
肥満細胞を安定化する効果を奏する。
他方，引用例１には，抗原体反応による結膜からのヒスタミン遊離に対する各薬
物の効果を検討したところ，ＫＷ－４６７９（化合物Ａのシス異性体の塩酸塩）は
無効であったとの記載がある。したがって，たとえ本件発明１に至る動機付けがあ
り，本件発明１の構成が容易に想到可能であったとしても，引用例１から，化合物
Ａのヒト結膜肥満細胞の安定化として当業者が予測したであろう効果は，せいぜい，
「引用例１のとおりヒト結膜肥満細胞安定化を全くしないであろうが，もしかした
ら，５％や１０％であれ多少なりとも安定化をするかもしれない」という程度のも
のにすぎない。また，後記２のとおり，引用例２は，いかなる動物種におけるいか
なる組織における肥満細胞についても，その安定化を実証していない。
以上のとおり，本件発明１の効果は，化合物Ａのヒトの結膜肥満細胞安定化とし
て当業者が予測した効果を格段に上回るものであるから，本件発明１が当業者の予
測を超える格段に顕著な効果を奏するものであることは明らかである。
本件審決の判断に誤りはない。なお，本件審決は，化合物Ａが２０００μＭとい
う高濃度に至るまで用量依存的にヒスタミン放出阻害率が上昇し，また，化合物Ａ
の最大の阻害率がクロモリンナトリウムやネドクロミルナトリウムの最大の阻害率
をはるかに凌駕する９２．６％を示したことをもって，格別顕著な効果であること
を既に認定しているのであり，甲３９を参酌するまでもなく，本件発明が当業者の
予測を超える顕著な効果を奏することを認定している。したがって，原告の主張す
るような，甲３９を参酌した本件発明の効果の認定がなくとも，本件発明の効果の
顕著性が認められることに変わりはない。
イ 医薬用途発明においては，当業者は，通常，濃度（用量）を適宜調節して，
所望の効果を奏する濃度（用量）において発明を実施することができ，それが想定
されているからこそ，医薬用途発明の技術的範囲は，特段，濃度（用量）について
の限定を含めていなくとも，黙示的に，所望の効果を奏する濃度（用量）に限定さ
れ，無効理由の判断においても，そのような限定が付されたものとして判断される。
本件発明１においても，当業者は，濃度（用量）を適宜調節して，顕著な効果を
奏する濃度（用量）において発明を実施することができるのであるから，特許請求
の範囲において濃度又は用量の限定がないことが，顕著な効果を否定する理由とな
るものではない。
⑶ 本件発明２の効果の判断に誤りはないこと
ア 甲２０，３２，３４及び３７（以下「甲２０等」と総称することがある。）
に記載された実験は，インビボ試験（実際のヒトの眼球への投与実験）であり，本
件発明２が前提とする実験条件とは全く異なるため，本件発明２の比較対象となり
得ない。また，甲２０等においては，本件発明２の化合物との比較はなされておら
ず，異なる化合物について，異なる実験条件の下で行った実験の結果を比較するこ
とは無意味である。
さらに，甲２０等に記載された化合物のうち幾つかについては，本件発明２が前
提とする実験条件と同一の実験条件において，かつ，本件発明２の化合物と比較し
て測定した実験結果が記載された文献（乙１）があり，同文献には，本件発明２の
化合物がそれらの化合物よりも顕著に高いヒト結膜肥満細胞安定化効果を示すこと
が記載されている。
加えて，甲２０等に記載のインビボ試験においては，実際のヒトの眼球に試験化
合物が投与されるが，実際のヒトの眼球は複雑であり，ヒト結膜肥満細胞以外の種々
の細胞も存在し，様々な夾雑物も存在し，ごく微量の涙液中のヒスタミンを採取す
る必要があるため，一般に正確な定量・評価・比較が非常に困難である。また，甲
２０等は，全て同じ著者らによるものであるが，ほとんどヒト結膜肥満細胞安定化
を示さないことが本件明細書において明らかにされた化合物（クロモリンナトリウ
ム）を含め，どの試験化合物についても同様に高いヒスタミン遊離抑制率が示され
ており，実験条件・実験手法の妥当性に疑問が残る。
したがって，甲２０等に記載された実験結果に基づいて本件発明２の顕著な効果
を否定することはできない。
イ 本件発明２は，本件発明１の実施態様の一つであり，実質的には，本件発明
１と比較して，「ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出を６６．７％以上阻害す
る」との加重の発明特定事項を有するものといえる。そして，前記⑵のとおり，そ
のような加重発明特定事項を有さない本件発明１が，顕著な効果を有するものとし
て進歩性が肯定されるのであるから，本件発明２は，加重発明特定事項について検
討を加えるまでもなく，顕著な効果を有するものとして，進歩性が肯定される。
２ 取消事由２（引用発明３に基づく進歩性判断の誤り）について
〔原告の主張〕
⑴ 相違点５の容易想到性の判断の誤り
ア 本件審決は，相違点５について，引用例３には，化合物Ａを用いた実験結果
が記載されておらず，引用例３のマーカッシュ形式の式（Ⅰ）で示される化合物あ
るいはそれらの塩の中から化合物Ａを選択して用いる動機付けが記載されていると
はいえないと判断した。
しかし，引用例２に，化合物番号２０（化合物Ａ）が化合物番号３（引用例３の
実施例記載の化合物）よりも抗アレルギー作用が同等ないしやや優れていることが
記載されていることから，当業者において，引用例２に記載された技術的事項を参
酌して，引用例３の上位概念で記載された化合物の中から化合物Ａを選択してみる
ことの動機付けがあるといえる。したがって，当業者は，引用例２を参酌して，引
用例３に基づいて相違点５の構成を容易に想到することができたものである。
イ また，本件審決は，引用例３には肥満細胞安定化効果について具体的に記載
されていないと判断した。
しかし，引用例３には，「本化合物は，マスト細胞からのオータコイド（すなわ
ちヒスタミン，セロトニン等）の放出を阻害し，そしてヒスタミンの抗原－誘導産
生を直接阻害するものと信じられている」との推測が記載されている。また，前訴
判決が認定したとおり，本件特許の優先日当時に知られていた技術常識では，ラッ
ト，モルモットの動物結膜炎モデルにおける薬剤の応答性に関する実験結果とヒト
の結膜炎における薬剤の応答性に関する実験結果が同様の傾向を示す場合があるこ
とや，ラット，モルモットのある組織の肥満細胞の実験結果とヒトの結膜における
肥満細胞の実験結果が同様の傾向を示す場合があることを否定することはできない
のであるから，上記推測に基づいて実験で効果を確認してみることは，当業者が容
易に想到することができたものである。
ウ 以上のとおり，本件審決における相違点５の容易想到性の判断には誤りがあ
る。
⑵ 相違点６の容易想到性の判断の誤り
本件審決は，ヒト結膜肥満細胞を安定化する作用を有すると予測することはでき
ないことを根拠として，相違点６は容易に想到できないと判断した。
しかし，前記⑴イのとおり，引用例３に記載された推測及び本件特許の優先日当
時の技術常識から，当業者であれば，実験によりヒト結膜肥満細胞を安定化する作
用を確認してみることを容易に想到することができたものである。
したがって，本件審決における相違点６の容易想到性の判断には誤りがある。
〔被告らの主張〕
引用例２及び引用例３は，何ら実証することなく，単に一般論として，様々な動
物種における様々な組織における肥満細胞を十把一絡げにして肥満細胞の安定化に
ついて記載するにすぎず，その実施例も，肥満細胞の安定化を示す実験ではなく，
ヒト結膜肥満細胞とも全く関係しない。
したがって，相違点５及び６について，引用例２及び引用例３の記載に基づき，
実験によりヒト結膜肥満細胞を安定化する効果を確認してみることは容易に想到す
ることができたとの原告の主張は，理由がない。
第４ 当裁判所の判断
１ 本件各発明について
⑴ 本件各発明に係る特許請求の範囲請求項１及び請求項５の記載は，前記第２
の２のとおりであるところ，本件明細書には，おおむね，以下の記載がある（下記
記載中に引用する表１については，別紙本件明細書図表目録を参照。）。
ア 発明の分野
本発明は，アレルギー性結膜炎，春季カタル，春季角結膜炎，巨大乳頭結膜炎な
どのアレルギー性眼疾患を処置するために用いられる局所的眼科用処方物に関する。
さらに詳しくは，本発明は１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６,１１－
ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸のアレルギー性眼疾患を処置す
るためおよび／または予防するための治療上および予防上の局所使用に関する。（３
頁３行～９行）
イ 関連技術の説明
米国特許第４，８７１，８６５号および第４，９２３，８９２号（…「Ｂｕｒｒ
ｏｕｇｈｓ Ｗｅｌｌｃｏｍｅ特許」）において教示されるように，１１－（３-
ジメチルアミノプロピリデン）－６,１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン
－２－カルボン酸および１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６,１１－ジ
ヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２（Ｅ）－アクリル酸を含むドキセピンの
あるカルボン酸誘導体は，抗ヒスタミン活性および抗喘息活性を有する。これらの
２つの特許は，ドキセピンのカルボン酸誘導体を，抗ヒスタミン作用を有する肥満
細胞安定剤として分類する。…Ｂｕｒｒｏｕｇｈｓ Ｗｅｌｌｃｏｍｅ特許は両方
とも，開示される様々な薬学的処方物が獣医学的使用およびヒトへの医学的使用の
両者に有効であることを請求しているが，どちらの特許もドキセピンのカルボン酸
誘導体がヒトにおいて活性を有することを示す例を含んでいない。…しかし，齧歯
類に存在する肥満細胞のタイプが，ヒトの肥満細胞のタイプとは異なることは，現
在十分に確立されている。…さらに，肥満細胞の集団は，表現型，生化学的特性，
機能的および薬理学的応答，および個体発生において異なる同じ種内に存在する。
種間および種内の両者の肥満細胞で認められるこれらの差異は，肥満細胞の不均一
性と呼ばれる。…異なる肥満細胞は薬理学的薬剤に異なる応答を示すため，抗アレ
ルギー剤（「肥満細胞安定剤」）として請求される化合物が，特定の肥満細胞集団
における臨床上の有用性を有するかどうかは明らかでない。肥満細胞が同種の集団
であり，それゆえにラット肥満細胞における実験で認められた抗アレルギー薬の効
果がヒトの細胞における効果を予測するという仮定は，間違っていることが知られ
ている。…（３頁１０行～４頁２０行）
ウ 結膜肥満細胞活性を有する薬物を含有する局所的眼科用処方物は，２～４時
間毎に１回適用する代わりに，１２～２４時間毎に１回適用する必要があり得るの
みである。実際にはヒトの結膜肥満細胞安定化活性を有しない，報告されている抗
アレルギー薬の眼科用の使用の１つの不利な点は，増大した投薬頻度である。結膜
肥満細胞活性を有しない薬物を含有する眼科用処方物の効果は主としてプラセボ効
果から生じるため，代表的には，結膜肥満細胞活性を示す薬物よりも頻繁な投薬が
必要とされる。…必要とされるものは，アレルギー性眼疾患を処置するための標的
細胞であるヒト結膜から得られる肥満細胞に対して安定化活性を示す，局所的に投
与可能な薬物化合物である。…（５頁１０行～６頁６行）
エ 発明の要旨
本発明は，局所的眼科用処方物を眼に投与する工程により特徴づけられる，アレ
ルギー性眼疾患を処置する方法を提供する。ここでこの局所的眼科用処方物は，治
療的有効量の１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６,１１－ジヒドロジベ
ンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸（化合物Ａ），またはその薬学的に受容可能
な塩を含有する。この処方物は，化合物Ａのシス異性体（Ｚ－１１-（３-ジメチル
アミノプロピリデン）－６,１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢
酸），化合物Ａのトランス異性体（Ｅ－１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）
－６,１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸），または化合物Ａ
のシス異性体及びトランス異性体の両者の組み合わせを含有し得，そして他の点で
特定しない限り，「１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６,１１－ジヒド
ロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸」または「化合物Ａ」は，シス異性体，
トランス異性体又は両者の混合物を意味する。…化合物Ａは，ヒト結膜肥満細胞安
定化活性を有し，いくつかの場合において，１日１回または２回の数少ない頻度で
適用され得る。化合物Ａはまた，その肥満細胞安定化活性の他に，顕著な抗ヒスタ
ミン活性を有する。従って，予防効果の他に，化合物Ａはまた治療効果も有する。
（６頁７行～２９行）
オ 発明の詳細な説明
化合物Ａは，公知の化合物であり，化合物Ａのシスおよびトランス異性体の両者
は，米国特許第５，１１６，８６３号…に開示される方法により得ることができる。
…ヒト結膜から得られた肥満細胞（アレルギー性結膜炎の処置に有用であると請求
されている局所的眼科用薬物調製物に対する標的細胞）における，報告されている
抗アレルギー性の肥満細胞安定剤の阻害効果を，以下の実験方法に従って試験した。
器官／組織提供者から得られたヒト結膜組織の重量を測定し，…５０００個の肥満
細胞を含む細胞懸濁液をＴＧＣＭを入れたチューブに加え，抗ヒトＩｇＥを用いて
チャレンジした。…結果を以下の表１に報告する。表１が明らかに示すように，抗
アレルギー薬であるクロモグリク酸二ナトリウムおよびネドクロミルナトリウムは，
ヒト結膜肥満細胞脱顆粒を有意に阻害することができなかった。対照的に，化合物
Ａ（シス異性体）は，肥満細胞脱顆粒の濃度依存的な阻害を引き起こした。（７頁
１行～９頁７行）
カ 化合物Ａは，溶液，懸濁液またはゲルなどの従来の局所的眼科用処方物によ
って眼に投与され得る。化合物Ａの局所的な眼科用投与のための好ましい処方物は，
溶液である。溶液は点眼剤として投与される。本発明の局所的眼科用処方物中での
化合物Ａの好ましい形態は，シス異性体である。本発明の点眼剤を調製する一般的
な方法を，以下に記載する。化合物Ａおよび等張剤を滅菌精製水に加え，必要なら
ば，保存剤，緩衝剤，安定剤，粘性のビヒクルなどを溶液に加え，そこに溶解させ
る。化合物Ａの濃度は，滅菌精製水に基づいて，０.０００１から５ｗ／ｖ％，好ま
しくは０.００１から０.２ｗ／ｖ％であり，そして最も好ましくは約０.１ｗ／ｖ％
である。溶解後，ｐＨを，眼科学的医薬としての使用に許容される範囲内，好まし
くは４.５から８の範囲内に，ｐＨ調製剤を用いて調製する。…上記方法によって生
産された点眼剤は，代表的には，１度に１から数滴の量を，１日２，３回，眼に適
用することだけを必要とする。しかし，より重篤な場合には，点眼薬は１日数回適
用され得る。代表的な点眼量は約３０μlである。（１３頁１行～１４頁１３行）
⑵ 前記⑴によれば，本件各発明の特徴は，以下のとおりであると認められる。
ア 本件各発明は，化合物Ａのアレルギー性眼疾患を処置するため及び／又は予
防するための治療上及び予防上の局所使用に関する。（前記⑴ア）
イ 化合物Ａは，ヒト結膜肥満細胞安定化活性を有し，いくつかの場合において，
１日１回又は２回の数少ない頻度で適用され得る。（前記⑴エ）
ウ ヒト結膜から得られた肥満細胞における抗アレルギー性の肥満細胞安定剤の
阻害効果について試験したところ，化合物Ａ（シス異性体）は，肥満細胞脱顆粒の
濃度依存的な阻害を引き起こした。（表１）（前記⑴オ）
エ 本件各発明の点眼剤を調製する一般的な方法は，化合物Ａ及び等張剤を滅菌
精製水に加え，必要ならば，保存剤，緩衝剤，安定剤，粘性のビヒクルなどを溶液
に加え，そこに溶解させる。化合物Ａの濃度は，滅菌精製水に基づいて，０．００
０１から５ｗ／ｖ％，好ましくは０．００１から０．２ｗ／ｖ％であり，最も好ま
しくは約０．１ｗ／ｖ％である。溶解後，ｐＨを，眼科学的医薬としての使用に許
容される範囲内，好ましくは４．５から８の範囲内に，ｐＨ調製剤を用いて調製さ
れる。（前記⑴カ）
２ 引用発明１について
⑴ 引用例１（甲１）には，おおむね次の記載がある。
ア 抗原誘発およびヒスタミン誘発結膜炎に対する各種抗アレルギー薬の影響を，
モルモットを用いて検討した。その結果，ｃｈｌｏｒｐｈｅｎｉｒａｍｉｎｅ，ｋ
ｅｔｏｔｉｆｅｎおよびＫＷ－４６７９の点眼は，抗原誘発結膜炎よりもヒスタミ
ン誘発結膜炎に対してより強力な抑制効果を示した。（６０３頁中段の要約）
イ はじめに
アレルギー性結膜炎の治療には，ｃｈｌｏｒｐｈｅｎｉｒａｍｉｎｅやｋｅｔｏ
ｔｉｆｅｎなどの抗ヒスタミン作用を有する薬物が広く用いられている。（６０３
頁左欄１～４行）
ウ 実験方法
２．結膜炎症状の定量化
結膜炎の程度は，つぎのように定めた.
Ｓｃｏｒｅ１：軽度の充血を示すもの.
Ｓｃｏｒｅ２：強度の充血を示すもの.
Ｓｃｏｒｅ３：充血に軽度～中等度の浮腫が加わったもの.
Ｓｃｏｒｅ４：著明な浮腫が生じたもの.
３．結膜からのヒスタミン遊離
抗原点眼１５分後に結膜を切除し，重量を測定した後，生理食塩液で洗浄した。
その後，…ホモジナイズし，…遠心し，その上清を凍結保存した。その後，…解凍
遠心分離し，上清のヒスタミン含量をＨＰＬＣ（高速液体クロマトグラフィー）で
定量した。
４．涙液中ヒスタミン含量の測定
抗原点眼１５分後に，生理食塩液を点眼した後回収し，…遠心分離し，上清のヒ
スタミン含量をＨＰＬＣで測定した。
（６０４頁左欄１行～右欄２行）
エ 実験成績
１．抗原誘発結膜炎に対する効果
感作モルモットの結膜に抗原液（２０ｍｇ／ｍｌ）を点眼して誘発したアレルギ
ー性結膜炎に対する各種抗アレルギー薬の影響を図１に示した。…ＫＷ－４６７９
は１０および１００ｎｇ／μｌの濃度で有意な抑制作用を示した。…
２．抗原誘発およびヒスタミン誘発結膜炎に対する効果
表１に抗原およびヒスタミン誘発結膜炎に対する各種抗アレルギー薬の効果を，
ＩＣ₅ ₀ 値で示した。ｃｈｌｏｒｐｈｅｎｉｒａｍｉｎｅ，ｋｅｔｏｔｉｆｅｎお
よびＫＷ－４６７９は，ヒスタミン誘発結膜炎を抗原誘発結膜炎よりもより強く抑
制した。…
３．結膜からのヒスタミン遊離に対する作用
結果は，図２に示したごとく，…ｃｈｌｏｒｐｈｅｎｉｒａｍｉｎｅ，ｋｅｔｏ
ｔｉｆｅｎおよびＫＷ－４６７９の効果は有意ではなかった。
４．涙液中のヒスタミン含量に対する効果
抗原点眼前のモルモット涙液中のヒスタミン含量は１．７±０．４ｎｇ／ｍｌで
あったが，抗原点眼後，ヒスタミン含量は約５倍に増加した（８．６±０．８ｎｇ
／ｍｌ）。ｌｅｖｏｃａｂａｓｔｉｎｅおよびａｍｌｅｘａｎｏｘを抗原適用１５
分前に点眼しておいた場合，抗原抗体反応による涙液中のヒスタミン含有量の増加
は，有意に抑制された。ｃｈｌｏｒｐｈｅｎｉｒａｍｉｎｅ，ｋｅｔｏｔｉｆｅｎ
およびＫＷ－４６７９は，有意な効果を示さなかった。
（６０４頁右欄３行～６０５頁左欄１９行）
オ 以上の知見より，ｃｈｌｏｒｐｈｅｎｉｒａｍｉｎｅ，ｋｅｔｏｔｉｆｅｎ
およびＫＷ－４６７９は主としてこれらの薬物が有する抗ヒスタミン作用により抗
原抗体反応による結膜炎を抑制したのではないかと考えられる。（６０５頁左欄２
６行～２９行）
カ 一方，ｌｅｖｏｃａｂａｓｔｉｎｅおよびａｍｌｅｘａｎｏｘは抗原抗体反
応による結膜からのヒスタミン遊離を抑制するのではないかと考えられる。そこで，
抗原抗体反応による結膜からのヒスタミン遊離に対する各薬物の効果を検討したと
ころ，両薬物は有意な抑制効果を示した。ｃｈｌｏｒｐｈｅｎｉｒａｍｉｎｅ，ｋ
ｅｔｏｔｉｆｅｎおよびＫＷ－４６７９は無効であった。（６０５頁左欄２９行～
３４行）
⑵ 引用例１記載の発明
前記⑴によれば，引用例１には，アレルギー性結膜炎を抑制するためのＫＷ－４
６７９を含有する点眼剤が記載されていることが認められる。なお，ＫＷ－４６７
９は，「Ｚ－１１－（３－ジメチルアミノプロピリデン）－６,１１－ジヒドロジベ
ンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸」の塩酸塩（化合物ＡのＺ体（シス異性体）
の塩酸塩）である（甲２の１・２）。よって，引用例１記載のＫＷ－４６７９は，
本件発明１の「１１-（３-ジメチルアミノプロピリデン）－６,１１－ジヒドロジベ
ンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸」（化合物Ａ）の「薬学的に受容可能な塩」
に相当するとともに，本件発明２の「（Ｚ）－「１１-（３-ジメチルアミノプロピ
リデン）－６,１１－ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸」（化合物
Ａのシス異性体）に相当するものである。
以上のとおり，引用例１には，アレルギー性結膜炎を抑制するためのＫＷ－４６
７９（化合物Ａのシス異性体の塩酸塩）を含有する点眼剤が記載されていることが
認められる。
３ 取消事由１（引用発明１に基づく進歩性判断の誤り）について
⑴ 本件各発明と引用例１記載の発明との対比
引用例１記載の発明は，前記２⑵のとおりであることから，同発明と本件各発明
とは，前記第２の３⑵記載のとおりの相違点１ないし４を有するものと認められ，
この点は当事者間に争いがない。
⑵ 確定した前訴判決の判断
前訴判決（甲８４） 「取消事由３
は， （甲１を主引例とする進歩性の判断の誤り）」
と題する項目において，本件特許の優先日当時における技術常識について後記アの
とおり認定し，それを踏まえて，後記イのとおり，引用例１及び引用例２に接した
当業者は，ＫＷ－４６７９を「ヒト結膜肥満細胞安定化剤」の用途に適用すること
を容易に想到することができたものと認められ，引用例１を主引例とする進歩性欠
如の原告主張の無効理由は理由がないとした第２次審決の判断は，誤りであると判
断した。
ア 本件特許の優先日当時の技術常識
(ア) ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発に係る技術常識
抗アレルギー薬は，その作用機序によって，肥満細胞から産生・遊離されるヒス
タミンなどの各種の化学伝達物質に対する拮抗作用を有する薬剤，それらの化学伝
達物質の肥満細胞からの遊離抑制作用を有する薬剤の二つに大別され，ヒトのアレ
ルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発においても，この二つの作用を確認
することが一般的に行われていた。
ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発において，ヒトのアレ
ルギー性結膜炎に類似するモデルとしてラット，モルモットの動物結膜炎モデルが
作成され，点眼効果等の薬剤の効果判定に用いられていた。
本件特許の優先日当時販売されていたヒトにおける抗アレルギー点眼剤の添付文
書（「薬効・薬理」欄）には，各有効成分がラット，モルモットの動物結膜炎モデ
ルにおいて結膜炎抑制作用を示したことや，ラットの腹腔肥満細胞等からのヒスタ
ミンなどの化学伝達物質の遊離抑制作用を示したことが記載されていた。
（８３頁１８行～８４頁１５行）
(イ) 肥満細胞の不均一性
本件特許の優先日当時，薬剤による肥満細胞に対するヒスタミン遊離抑制作用は，
肥満細胞の種又は組織が異なれば異なる場合があり，ある動物種のある組織の肥満
細胞の実験結果から他の動物種の他の組織における肥満細胞の実験結果を必ずしも
予測することができないというのが技術常識であった。
しかし，ラット，モルモットの動物結膜炎モデルにおける薬剤の応答性に関する
実験結果とヒトの結膜炎における薬剤の応答性に関する実験結果が同様の傾向を示
す場合があることや，ラット，モルモットのある組織の肥満細胞の実験結果とヒト
の結膜における肥満細胞の実験結果が同様の傾向を示す場合があることを否定する
ことはできず，肥満細胞の不均一性は，ある動物種のある組織の肥満細胞の実験結
果から他の動物種の他の組織における肥満細胞の実験結果を必ずしも予測すること
ができないというのにとどまる。
（８５頁２５行～８６頁７行，８７頁５行～１３行）
イ 第２次訂正後の各発明の容易想到性
(ア) 引用例１には，アレルギー性結膜炎を抑制するためのＫＷ－４６７９（化
合物Ａのシス異性体の塩酸塩）を含有する点眼剤が記載され，また，モルモットに
抗原誘発及びヒスタミン誘発したアレルギー性結膜炎に対する各種抗アレルギー薬
の影響を検討した結果，ＫＷ－４６７９の点眼は，１０及び１００ｎｇ／μｌの濃
度で，抗原誘発したアレルギー性結膜炎症に有意な抑制作用を示したこと，及び抗
原誘発結膜炎よりもヒスタミン誘発結膜炎に対してより強力な抑制効果を示したこ
とが記載されている。
そして，本件特許の優先日当時，ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研
究及び開発において，ヒトのアレルギー性結膜炎に類似するモデルとしてラット，
モルモットの動物結膜炎モデルが作製され，点眼効果等の薬剤の効果判定に用いら
れていたこと，本件特許の優先日当時販売されていたヒトにおける抗アレルギー点
眼剤の添付文書（「薬効・薬理」欄）には，各有効成分がラット，モルモットの動
物結膜炎モデルにおいて結膜炎抑制作用を示したことや，ラットの腹腔肥満細胞等
からのヒスタミン等の化学伝達物質の遊離抑制作用を示したことが記載されていた
ことからすると，引用例１に接した当業者は，引用例１には，ＫＷ－４６７９が「ヒ
ト」の結膜肥満細胞に対してどのように作用するかについての記載はないものの，
引用例１記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのＫＷ－４６７９を含有する点
眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる動機
付けがあるものと認められる。
（８８頁７行～８９頁２行）
(イ) そして，本件特許の優先日当時，ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬
剤の研究及び開発において，当該薬剤における肥満細胞から産生・遊離されるヒス
タミンなどの各種の化学伝達物質（ケミカルメディエーター）に対する拮抗作用と
それらの化学伝達物質の肥満細胞からの遊離抑制作用の二つの作用を確認すること
が一般的に行われていたことから，当業者は引用例１記載のＫＷ－４６７９を含有
する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試み
るに際し，ＫＷ－４６７９が上記二つの作用を有するかどうかの確認を当然に検討
するものといえる。（８９頁３行～１１行）
(ウ) 加えて，引用例２には，化合物２０（化合物Ａ）を含む一般式で表される
化合物（Ⅰ）のＰＣＡ抑制作用について，皮膚肥満細胞からのヒスタミンなどのケ
ミカルメディエーターの遊離の抑制作用に基づくものと考えられるとの記載がある。
この記載は，ヒスタミン遊離抑制作用を確認した実験に基づく記載ではないものの，
化合物（Ⅰ）の薬理作用の一つとして肥満細胞からのヒスタミンなどのケミカルメ
ディエーターの遊離抑制作用があることの仮説を述べるものであり，その仮説を検
証するために，化合物Ａについて肥満細胞からのヒスタミンなどの遊離抑制作用が
あるかどうかを確認する動機付けとなるものといえる。（８９頁１２行～２３行）
(エ) 前記(イ)の事情に加えて，本件特許の優先日当時，薬剤による肥満細胞に
対するヒスタミン遊離抑制作用は，肥満細胞の種又は組織が異なれば異なる場合が
あり，ある動物種のある組織の肥満細胞の実験結果から他の動物種の他の組織にお
ける肥満細胞の実験結果を必ずしも予測できないというのが技術常識であったこと
に鑑みると，引用例１に，モルモットの動物結膜炎モデルにおける実験においてＫ
Ｗ－４６７９がヒスタミン遊離抑制作用を有さなかったことが記載されていること
は，ＫＷ－４６７９がヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有す
るかどうかを確認する動機付けを否定する事由にはならない。（９０頁１７行～９
１頁８行）
(オ) 以上によれば，引用例１及び引用例２に接した当業者は，引用例１記載の
アレルギー性結膜炎を抑制するためのＫＷ－４６７９を含有する点眼剤をヒトにお
けるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる動機付けがあり，そ
の適用を試みる際に，ＫＷ－４６７９が，ヒト結膜の肥満細胞から産生・遊離され
るヒスタミンなどに対する拮抗作用を有することを確認するとともに，ヒト結膜の
肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有することを確認する動機付けがある
というべきであるから，ＫＷ－４６７９についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタ
ミンの遊離抑制作用(ヒト結膜肥満細胞安定化作用)を有することを確認し，ヒト結
膜肥満安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたものと認めら
れる。
したがって，第２次訂正後の各発明における「ヒト結膜肥満細胞安定化」という
発明特定事項は，引用例１及び引用例２に記載のものからは動機付けられたものと
はいえないとして，引用例１を主引例とする進歩性欠如の原告主張の無効理由は理
由がないとした第２次審決の判断は，誤りである。
（９１頁９行～２３行）
⑶ 本件審決の判断
本件審決は，確定した前訴判決の拘束力（行政事件訴訟法３３条１項）により，
相違点１及び相違点２については，いずれも引用例１及び引用例２に接した当業者
が容易に想到することができたものであるとされ，相違点３については，単なる設
計事項にすぎないとしつつ，化合物Ａは「ヒト結膜肥満細胞」に対して優れた安定
化効果（高いヒスタミン放出阻害率）を有すること，また，ＡＬ－４９４３Ａ（化
合物Ａのシス異性体）は最大値のヒスタミン放出阻害率を奏する濃度の範囲が非常
に広いことは，いずれも引用例１，引用例３及び本件特許の優先日当時の技術常識
から当業者が予測し得ない格別顕著な効果であり，進歩性を判断するにあたり，引
用発明１と比較した有利な効果として参酌すべきものであるとして，本件各発明は
当業者が容易に発明できたものとはいえないと判断したものである。
⑷ 本件各発明の効果について
ア 発明の容易想到性は，主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻害要
因の有無のほか，当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断
されるべきものである。そして，当該発明の効果を考慮するに当たっては，その効
果が明細書に記載されていること，又は，その効果は明細書に記載されていないが，
明細書又は図面の記載から当業者がその効果を推論できることが必要である。本件
明細書には，本件各発明の効果に関し，以下の点が開示されている。
(ア) 化合物Ａは，ヒト結膜肥満細胞安定化活性を有し，いくつかの場合におい
て，１日１回又は２回の数少ない頻度で適用され得る。化合物Ａはまた，その肥満
細胞安定化活性の他に，顕著な抗ヒスタミン活性を有する。従って，予防効果の他
に，化合物Ａはまた治療効果も有する。（６頁２６行～２９行）
(イ) ヒト結膜から得られた肥満細胞…における，報告されている抗アレルギー
性の肥満細胞安定剤の阻害効果を，以下の実験方法に従って試験した。…表１が明
らかに示すように，抗アレルギー薬であるクロモグリク酸二ナトリウムおよびネド
クロミルナトリウムは，ヒト結膜肥満細胞脱顆粒を有意に阻害することができなか
った。対照的に，化合物Ａ（シス異性体）は，肥満細胞脱顆粒の濃度依存的な阻害
を引き起こした。（７頁１３行～９頁７行，表１）
(ウ) 本発明の点眼剤を調製する一般的な方法を，以下に記載する。…化合物Ａ
の濃度は，滅菌精製水に基づいて，０．０００１から５ｗ／ｖ％，好ましくは０．
００１から０．２ｗ／ｖ％であり，そして最も好ましくは約０．１ｗ／ｖ％である。
溶解後，ｐＨを，眼科学的医薬としての使用に許容される範囲内，好ましくは４．
５から８の範囲内に，ｐＨ調製剤を用いて調製する。…上記方法によって生産され
た点眼剤は，代表的には，１度に１から数滴の量を，１日２，３回，眼に適用する
ことだけを必要とする。しかし，より重篤な場合には，点眼薬は１日数回適用され
得る。代表的な点眼量は約３０μlである。（１３頁５行～１４頁１３行）
イ これらの記載によれば，本件明細書に接した当業者は，本件明細書に記載さ
れた実験（結膜肥満細胞を培養した細胞集団に薬剤を投じて同細胞からのヒスタミ
ン遊離抑制率を測定する実験）において，化合物Ａ（シス異性体）のヒト結膜組織
肥満細胞からのヒスタミン放出の阻害率は，３００μＭで２９．６％，６００μＭ
で４７．５％，１０００μＭで６６．７％，２０００μＭで９２．６％を記録し，
３０μＭから２０００μＭまでの濃度範囲内において濃度の増加とともに上昇し，
１０００μＭでは６６．７％という高いヒスタミン放出阻害効果を示し，その２倍
の濃度である２０００μＭでも同９２．６％という高率を維持していたこと，これ
に対し，抗アレルギー薬として知られるクロモグリク酸二ナトリウム及びネドクロ
ミルナトリウムが，２０００μＭまでの濃度範囲でヒト結膜組織肥満細胞からのヒ
スタミン放出を有意に阻害することができなかったことを認識するものというべき
である。
他方，本件明細書には，２０００μＭを超える濃度における化合物Ａのヒスタミ
ン放出阻害率を測定した実験結果等，２０００μＭを超える濃度においても化合物
Ａが広い範囲で高いヒスタミン放出阻害効果を有することについて説明した記載や，
これを示唆する記載は存在せず，本件特許の優先日当時の技術水準に鑑みても，本
件明細書の記載から，当業者において上記効果を推論できたことを認めるに足りる
証拠はない。したがって，本件発明１の顕著な効果の有無を判断する際に，２００
０μＭを超える濃度における化合物Ａのヒスタミン放出阻害効果を本件発明１の効
果として参酌することはできない。なお，本件特許の優先日後に頒布された甲３９
には，本件明細書に記載された上記実験と同様の実験方法により，ＡＬ－４９４３
Ａ（化合物Ａのシス異性体）の濃度（用量）が２０００μＭ程度に至っても用量依
存的に上昇し，１００００μＭまで濃度が上昇しても９０％程度の阻害率を示した
ことが記載されているが，当業者において，本件明細書から２０００μＭを超えて
濃度依存的な阻害を引き起こすものと推論できない以上，本件発明１の顕著な効果
の有無を判断する際に，その内容を参酌することはできない。
ウ 本件発明１の効果について
確定した前訴判決によれば，引用例１及び引用例２に接した当業者は，引用例１
記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのＫＷ－４６７９（化合物Ａのシス異性
体の塩酸塩）を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として
適用することを試みる際に，ＫＷ－４６７９についてヒト結膜の肥満細胞からのヒ
スタミンの遊離抑制作用（ヒト結膜肥満細胞安定化作用）を有することを確認し，
ヒト結膜肥満安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたものと
認められ，この点は当事者間に争いがない。そうすると，化合物Ａがヒト結膜の肥
満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有すること自体は，当業者にとって予測
し難い顕著なものであるということはできない。
また，引用例１及び引用例２には，化合物Ａがヒト結膜の肥満細胞からのヒスタ
ミンの遊離抑制作用を有するか否か及び同作用を有する場合にどの程度の効果を示
すのかということについて，明示的な記載はされていないものの，甲２０等には，
本件特許の優先日前にスギ花粉症患者１１例ないし３０例に対して，化合物Ａ以外
の化合物について，抗原による眼誘発試験（スギ抗原液を点眼することによるアレ
ルギー反応誘発試験）を行い，点眼液の点眼後５分後及び１０分後の涙液中のヒス
タミン遊離抑制率を測定した結果，①０．０００３％塩酸プロカテロール点眼液で
は，誘発５分後で平均７９．０％及び誘発１０分後で平均８２．５％，同０．００
１％点眼液では，誘発５分後で平均８１．６％及び誘発１０分後で８９．５％，同
０．００３％点眼液では，誘発５分後で平均８１．７％及び誘発１０分後で９０．
７％を（甲２０），②０．０５％ケトチフェン点眼液では，誘発５分後で平均６７．
５％及び誘発１０分後で平均６７．２％を（甲３２），③２％クロモグリク酸二ナ
トリウム点眼液では，誘発５分後で平均７３．８％及び誘発１０分後で平均６７．
５％を（甲３４），④０．２５％ペミロラストカリウム点眼液では，誘発５分後で
平均７１．８％及び誘発１０分後で平均６１．３％，同０．１％点眼液では，誘発
５分後で平均６９．６％及び誘発１０分後で平均６９．０％を（甲３７），それぞ
れ記録した旨が開示されている。
そうすると，当業者の本件特許の優先日における技術水準として，化合物Ａのほ
かに，所定濃度を点眼することにより約７０％ないし９０％程度の高いヒスタミン
放出阻害率を示す化合物が複数存在すること，その中には２．５倍から１０倍程度
の濃度範囲にわたって高いヒスタミン放出阻害効果を維持する化合物も存在するこ
とが認められる。
以上のとおり，本件特許の優先日において，化合物Ａ以外に，ヒト結膜肥満細胞
からのヒスタミン放出に対する高い抑制効果を示す化合物が存在することが知られ
ていたことなどの諸事情を考慮すると，本件明細書に記載された，本件発明１に係
る化合物Ａを含むヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果が，当業者
にとって当時の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著な
ものであるということはできない。なお，本件発明１の顕著な効果の有無を判断す
る際に，甲３９の内容を参酌することができないことについては，前記イのとおり
であるが，仮にその内容を参酌したとしても，上記のとおり，本件特許の優先日に
おいて，化合物Ａ以外に，高いヒスタミン放出阻害率を示す化合物が複数存在し，
その中には２．５倍から１０倍程度の濃度範囲にわたって高いヒスタミン放出阻害
効果を維持する化合物も存在したことを考慮すると，甲３９に記載された，本件発
明１に係る化合物Ａを含むヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果が，
当業者にとって当時の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた
顕著なものであるということもできない。
したがって，本件発明１の効果は，当業者において，引用発明１及び引用発明２
から容易に想到する本件発明１の構成を前提として，予測し難い顕著なものである
ということはできず，本件審決における本件発明１の効果に係る判断には誤りがあ
る。
エ 本件発明２について
本件発明２は，本件発明１について，化合物Ａがさらに「ヒト結膜肥満細胞から
のヒスタミン放出を６６．７％以上阻害する」という発明特定事項を付加するもの
である。
そして，「ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出を６６.７%以上阻害する」点
は，前記ウと同じ理由により，引用発明１及び引用発明２から容易に想到する本件
発明２の構成を前提として，予測し難い顕著なものであるということはできないこ
とから，本件審決における本件発明２の効果に係る判断にも誤りがある。
⑸ 被告らの主張について
ア 被告らは，引用例１には，抗原体反応による結膜からのヒスタミン遊離に対
する各薬物の効果を検討したところ，ＫＷ－４６７９（化合物Ａのシス異性体の塩
酸塩）は無効であったとの記載があるため，引用例１から，化合物Ａのヒト結膜肥
満細胞の安定化として当業者が予測したであろう効果は，せいぜい，「引用例１の
とおりヒト結膜肥満細胞安定化を全くしないであろうが，もしかしたら，５％や１
０％であれ多少なりとも安定化をするかもしれない」という程度のものにすぎない
旨主張する。
しかし，確定した前訴判決は，本件特許の優先日当時，薬剤による肥満細胞に対
するヒスタミン遊離抑制作用は，肥満細胞の種又は組織が異なれば異なる場合があ
り，ある動物種のある組織の肥満細胞の実験結果から他の動物種の他の組織におけ
る肥満細胞の実験結果を必ずしも予測できないというのが技術常識であった旨認定
しており，証拠（甲７，１０，１３～１８，２３，４１，４２，１０１～１０３，
１２７～１２９）によれば，本件特許の優先日当時，上記技術常識が存在したもの
と認められる。また，前訴判決は，引用例１に，モルモットの動物結膜炎モデルに
おける実験においてＫＷ－４６７９がヒスタミン遊離抑制作用を有さなかったこと
が記載されていることは，ＫＷ－４６７９がヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミン
の遊離抑制作用を有するかどうかを確認する動機付けを否定する事由にはならない
とした上で，ヒト結膜肥満安定化剤の用途に適用することを容易に想到することが
できたと判断したものである。上記のような技術常識に鑑みると，引用例１に，モ
ルモットの動物結膜炎モデルにおける実験においてＫＷ－４６７９がヒスタミン遊
離抑制作用を有さなかったことが記載されていることのみをもって，本件特許の優
先日において，当業者が，本件各発明に係る化合物Ａにヒスタミン放出阻害効果が
全くないと予測したと認めることはできず，仮に同効果があったとしてもその阻害
率がせいぜい５％や１０％であると予測したと認めることもできない。被告らの主
張は，確定した前訴判決の前記認定判断と相反するものである。
イ 被告らは，甲２０等に記載された実験はインビボ試験であり，本件発明２が
前提とする実験条件とは全く異なるため，本件発明２の比較対象となり得ない，甲
２０等に記載された化合物のうち幾つかについては，本件発明２が前提とする実験
条件と同一の実験条件において，かつ，本件発明２の化合物と比較して測定した実
験結果が記載された乙１には，本件発明２の化合物がそれらの化合物よりも顕著に
高いヒト結膜肥満細胞安定化効果を示すことが記載されている，甲２０等に記載の
インビボ試験においては，一般に正確な定量・評価・比較が非常に困難であり，実
験条件・実験手法の妥当性にも疑問が残るなどとして，甲２０等に記載された実験
結果に基づいて本件発明２の顕著な効果を否定することはできない旨主張し，大野
重明医師の意見書（乙３）中には，これに沿う部分がある。
しかし，甲２０等に記載された実験方法は，実際のヒト（スギ花粉症患者）の眼
に薬剤を投与するもの（インビボ実験）であり，本件明細書や乙１に記載されたヒ
ト結膜肥満細胞を培養した細胞集団に薬剤を投与するもの（インビトロ実験）とは
実験方法が全く異なるものであるから，特定の化合物におけるヒスタミン遊離抑制
率について両実験の実験結果に一致しない点があるとしても，それをもって直ちに，
甲２０等の実験結果がおよそ信用性に欠けるものであり，本件特許の優先日におけ
る技術水準を認定するに当たり参酌し得ないものということはできない。
また，甲２０等に記載された実験方法は上記のとおりであり，ヒト結膜の肥満細
胞からのヒスタミン遊離抑制率を測定するものとして，特段不合理な点はない。被
告らの主張は，甲２０等に記載された実験方法，実験結果等のどの部分に技術的な
問題があるのか具体的に指摘するものではなく，客観的裏付けを欠くものであって，
採用できない。
⑹ 小括
よって，取消事由１は理由がある。
４ 結論
以上のとおりであるから，その余の点について判断するまでもなく，本件審決を
取り消すこととし，主文のとおり判決する。
なお，本件審判の審理について付言する。
特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定し
たときは，審判官は特許法１８１条２項の規定に従い当該審判事件について更に審
理，審決をするが，再度の審理，審決には，行政事件訴訟法３３条１項の規定によ
り，取消判決の拘束力が及ぶ。そして，この拘束力は，判決主文が導き出されるの
に必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから，審判官は取消判決の認定
判断に抵触する認定判断をすることは許されない。したがって，再度の審判手続に
おいて，審判官は，取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤
りであるとして従前と同様の主張を繰り返すこと，あるいは上記主張を裏付けるた
めの新たな立証をすることを許すべきではない。また，特定の引用例から当該発明
を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとの理由により，容易に発明
することができたとはいえないとする審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取
り消されて確定した場合には，再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果，審
判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することがで
きたとはいえないと認定判断することは許されない（最高裁昭和６３年（行ツ）第
１０号平成４年４月２８日第三小法廷判決・民集４６巻４号２４５頁参照）。
前訴判決は，「取消事由３（甲１を主引例とする進歩性の判断の誤り）」と題す
る項目において，引用例１及び引用例２に接した当業者は，ＫＷ－４６７９につい
てヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用（ヒト結膜肥満細胞安定化
作用）を有することを確認し，ヒト結膜肥満安定化剤の用途に適用することを容易
に想到することができたものと認められるとして，引用例１を主引用例とする進歩
性欠如の無効理由は理由がないとした第２次審決を取り消したものである。特に，
第２次審決及び前訴判決が審理の対象とした第２次訂正後の発明１は，本件審決が
審理の対象とした本件発明１と同一であり，引用例も同一であるにもかかわらず，
本件審決は，本件発明１は引用例１及び引用例２に基づき当業者が容易に発明でき
たものとはいえないとして，本件各発明の進歩性を認めたものである。
発明の容易想到性については，主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻
害要因の有無のほか，当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して
判断されるべきものであり，当事者は，第２次審判及びその審決取消訴訟において，
特定の引用例に基づく容易想到性を肯定する事実の主張立証も，これを否定する事
実の主張立証も，行うことができたものである。これを主張立証することなく前訴
判決を確定させた後，再び開始された本件審判手続に至って，当事者に，前訴と同
一の引用例である引用例１及び引用例２から，前訴と同一で訂正されていない本件
発明１を，当業者が容易に発明することができなかったとの主張立証を許すことは，
特許庁と裁判所の間で事件が際限なく往復することになりかねず，訴訟経済に反す
るもので，行政事件訴訟法３３条１項の規定の趣旨に照らし，問題があったといわ
ざるを得ない。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官 髙 部 眞 規 子
裁判官 山 門 優
裁判官 片 瀬 亮
別紙
本件明細書図表目録