平成30(行ケ)10156審決取消請求事件

平成３１年３月１９日判決言渡
平成３０年（行ケ）第１０１５６号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成３１年２月１４日
判 決
原 告 イダルゴ リミテッド
同訴訟代理人弁理士 吉 田 稔
田 中 達 也
鈴 木 泰 光
臼 井 尚
被 告 特 許 庁 長 官
同 指 定 代 理 人 福 島 浩 司
伊 藤 昌 哉
三 木 隆
佐 藤 聡 史
板 谷 玲 子
主 文
１ 原告の請求を棄却する。
２ 訴訟費用は原告の負担とする。
３ この判決に対する上告及び上告受理の申立ての付加期間を３０日と
定める。
事 実 及 び 理 由
第１ 請求
特許庁が不服２０１８－７１６８号事件について平成３０年６月２５日にした審
決を取り消す。
第２ 事案の概要
本件は，原告の特許拒絶査定不服審判請求を却下した審決に対する取消訴訟であ
る。争点は，原告が，法定期間内に拒絶査定不服審判請求をしなかったことについ
て，特許法１２１条２項の「その責めに帰することができない理由」があったか否
かである。
１ 特許庁における手続の経緯等
(1) 原告は，平成１８年４月１３日（以下「原出願日」という。，発明の名称を
）
「監視のための装置および方法」とする特許出願（特願２００８－５０５９５９号。
優先権主張：平成１７年４月１４日，英国）をし，平成２４年９月６日，上記特願
２００８－５０５９５９号の一部を特願２０１２－１９５６９２号として分割出願
し，平成２６年７月２８日，上記特願２０１２－１９５６９２号の一部を特願２０
１４－１５２６９７号として分割出願し，平成２８年２月１６日，上記特願２０１
４－１５２６９７号の一部を特願２０１６－２６９７２号（以下「本願」という。）
として分割出願した（甲２，８～１０）。
特許庁は，平成２９年１０月１３日付けで本願について拒絶査定（以下「本件拒
絶査定」という。 をし，
） 本件拒絶査定の謄本は，同月２４日に原告に送達された（甲
１，３）。
(2) 在外者である原告について，本件拒絶査定に対して拒絶査定不服審判を請
求するための特許法１２１条１項に定める期間（以下「法定期間」という。）は４か
月に延長されていた（甲３）。また，本願からの分割出願については，特許法４４条
２項本文，平成１８年法律第５５号（以下「平成１８年改正法」という。）の附則３
条１項（以下「本件附則」という。）により，平成１８年改正法による改正前の特許
法４４条１項（以下「旧４４条１項」という。）が適用されるため，旧４４条１項及
び特許法１７条の２第１項４号に基づき，拒絶査定不服審判の請求を同時にする必
要があった。
そして，本願について，Ａ弁理士，Ｂ弁理士，Ｃ弁理士及びＤ弁理士（以下「Ｄ
弁理士」といい，Ｄ弁理士と上記の他の弁理士らを併せて「本件代理人ら」という。）
が代理人に選任されていたところ，Ｄ弁理士は，本願からの分割出願について，特
許法４４条１項３号が適用されるものと誤信し，平成３０年２月２３日付けで本願
の一部を特願２０１８－０３０６２０号として分割出願した（以下「本件分割出願
１」という。）ものの，法定期間の終期である同月２６日までに本願について拒絶査
定不服審判を請求しなかった（甲１，２，４，５，弁論の全趣旨）。
(3) 特許庁長官は，本件代理人らに対し，本件分割出願１が，拒絶査定不服審
判請求と同時にされておらず不適法であり，特許法１８条の２第１項本文により却
下すべきものと認められるとの平成３０年３月２２日付けの却下理由通知書を送付
した（甲６）。
(4) 原告は，平成３０年５月２５日，本願について拒絶査定不服審判を請求す
る（甲７。以下「本件審判請求」という。）とともに，同日，本願の一部を特願２０
１８－１００８９２号として分割出願した（甲１１。以下「本件分割出願２」とい
う。）ところ，特許庁は，同年６月２５日，
「本件審判の請求を却下する。」との審決
をし，その謄本は，同年７月１０日，原告に送達された（弁論の全趣旨）。
２ 審決
(1) 本件審判請求における原告（請求人）の主張
本件代理人らは，可能な限りの慎重さをもって，必要な手続の確認や該当条文の
確認を行うことを常としており，かつ本件分割出願１を行う際にも，特許法の条文
等を確認する等により，分割の時期的要件の確認に十分に注意を払っていたものの，
原出願日ではなく，本願の実際の出願日（平成２８年２月１６日）が分割出願に係
る時期的要件の判断の基準日として誤認し，特許法４４条１項３号が適用され，本
願について拒絶査定不服審判を請求しなくても分割ができると誤信したことにより
法定期間内に拒絶査定不服審判請求をできなかった。これは特許法１２１条２項で
規定された「その責めに帰することができない理由」に該当する。
(2) 審決の理由
特許法１２１条２項に規定する「その責めに帰することができない理由」とは，
天変地異その他客観的に避けることのできない事故のほか，審判請求人又はその代
理人が通常なすべき注意を払っても避けることができなかったと認められる事由を
いうものと解される。また，弁理士法１条，３条に規定された弁理士の職責に照ら
すと，特許法等の法令やその改正等を熟知し，個別案件における法の適用を誤らな
いようにすることは，弁理士が通常なすべき注意であるといえる。そうすると，弁
理士である本件代理人らが，上記のように，法の適用を誤解し，拒絶査定不服審判
請求が不要であると誤信することは，「審判請求人又はその代理人が通常なすべき
注意を払っても避けることができなかったと認められる事由」とはいえない。
したがって，本件審判請求は，法定期間経過後にされた不適法なものであり，そ
の補正をすることができないものであるから，特許法１３５条により却下すべきも
のである。
第３ 原告主張の審決取消事由 「その責めに帰することができない理由」
（ の有無の
判断の誤り）
１ 特許法１２１条２項の「その責めに帰することができない理由」の解釈につ
いて
(1) 審決は，天変地異以外には，「審判請求人又はその代理人が通常なすべき注
意を払っても避けることができなかったと認められる事由」 「その責めに帰する
が，
ことができない理由」に該当するとしたが，これは，昨今の特許法や特許法条約（以
下「ＰＬＴ」という。）等の規定に鑑みると，不当に限定された解釈である。
「その責めに帰することができない理由」が何であるかは，発明の保護及び利用
を図るという，特許法１条に規定された目的をはじめとして，過去から現在に至る
までの特許制度の変遷（特に，平成１８年改正法を境とする分割可能期間の変遷）
やＰＬＴへの加入に象徴される国際的な発明保護の必要性に鑑み，柔軟に判断され
るべきである。
(2) 原告は，本件拒絶査定について争う意図はなく，原告にとって，本件審判
請求は，原告が本来意図した本質的手続である分割出願を行うための，便宜上の非
本質的な手続であり，これは平成１８年改正法が拒絶査定後に分割出願をするに当
たって，拒絶査定不服審判請求を不要としたことからも明らかである。また，原告
は，本件分割出願１については，特許法４４条１項３号に従って，本件拒絶査定の
謄本の送達日から４か月以内にこれを行っている。
したがって，本件では，上記のような固有の事情にのみ基づいて，
「その責めに帰
することができない理由」を解釈しなければいけない。
２ 「その責めに帰することができない理由」の有無について
(1) 本件代理人らのミスは，原告本人にとって思いもかけないことであり，こ
れは，原告本人にとって，その責めに帰することができない理由」
「 に該当するから，
本件審判請求は，適法として認められるべきである。
(2)ア 被告は，「出願人が，自己の経営上の判断に基づいて，第三者に委任し
て出願手続を行わせることにした以上，委任を受けた第三者に『その責めに帰する
ことができない理由』があるとはいえない場合には，
『その責めに帰することができ
ない理由』があるとはいえないと解すべきである。」と主張する。
しかし，前記のとおり，本件審判請求は，分割の機会を得るためだけの非本質的
手続にすぎず，しかも，外国法人である原告本人が，本件代理人らがそのような非
本質的手続において過誤を犯すことを防ぐことは不可能であった。そうすると，本
件代理人らの過誤により非本質的手続を欠いたというだけの理由で，出願人である
原告自身の特許を受ける権利を消滅させることは，特許法１条に規定された法目的
に反し，許容されるべきではない。
イ また，被告は，
「その責めに帰することができない理由」に含まれる事由
をむやみに拡大した場合には，拒絶査定不服審判の請求に係る失効した権利の回復
を無制限に認めることになって，第三者に過大な監視負担をかけ，産業の発達に寄
与するという目的に反することになると主張する。
しかし，前記のとおり，原告は，そもそも本件分割出願１を所定の期間内に行っ
ていたのであるから，それと同じ開示内容の本件分割出願２を適法としたところで，
「失効した権利の回復を無制限に認める」ことにはならず，また，
「第三者に過大な
監視負担をかける」ことにもならない。
第４ 被告の主張
１ 特許法１２１条２項の「その責めに帰することができない理由」の解釈につ
いて
(1) 特許法１２１条２項にいう「その責めに帰することができない理由」は，
「天
変地異その他客観的に避けることのできない事故のほか，審判請求人又はその代理
人が通常なすべき注意を払つても避けることができなかったと認められる事由」又
は「通常の注意力を有する当事者が通常期待される注意を尽くしてもなお避けるこ
とができないと認められる事由」と解するのが妥当である。
(2) 原告は，発明の保護及び利用を図るという特許法１条に規定された法目的，
過去から現在に至るまでの特許制度の変遷（特に，平成１８年改正法を境とする分
割可能時期の変遷）及びわが国のＰＬＴへの加入に象徴される国際的な発明保護の
必要性に鑑みると，
「その責めに帰することができない理由」は，柔軟に判断される
べきである旨主張している。
しかし，原告は，特許法１条の法目的等が，どのような根拠や理由で「その責め
に帰することができない理由」が包含する事由を柔軟に判断すべきことにつながる
のかを具体的に主張しておらず，その主張はそもそも失当である。
また，原告の上記主張は，次のとおり失当である。
ア 「その責めに帰することができない理由」を前記(1)のように解釈すべき
ことについては，特許出願に携わる者の間に定着した一般的な解釈といえる。
イ 特許法１条は，
「この法律は，発明の保護及び利用を図ることにより，発
明を奨励し，もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 と規定しているとこ
」
ろ，この規定は特許法の目的（ひいては特許制度の目的）を示したものであって，
特許法の他の条文は，全てこの条文に規定する目的に帰一してくるものであるが，
「その責めに帰することができない理由」に含まれる事由をむやみに拡大した場合
には，拒絶査定不服審判の請求に係る失効した権利の回復を無制限に認めることに
なって，第三者に過大な監視負担をかけ，産業の発達に寄与するという目的に反す
ることになる。
このため，特許法１条に規定する目的に鑑みても，本件審判請求のような本件代
理人らの人為的錯誤（過失）が「その責めに帰することができない理由」に含まれ
るということにはならない。
ウ 平成１８年改正法による改正は，特許請求の範囲を的確に表現できずに
拒絶査定となってしまう場合があることに鑑み，特許出願の明細書等に含まれてい
る発明をより手厚く保護するために，拒絶査定後の一定期間，出願の分割を可能と
するという趣旨を含むものであって，その適用は平成１９年４月１日以降に出願さ
れたものに限られる。しかし，本願からの分割出願の出願基準日は，原出願日であ
る平成１８年４月１３日であり，平成１８年改正法による特許法改正を境とする分
割可能時期の変遷は本願からの分割出願には関係しない。
しかも，上記の分割の時期的制限の緩和の趣旨は，上記のとおりであって，特許
法１２１条２項の「責めに帰することができない理由」の解釈を代理人弁理士の人
為的錯誤（過失）まで緩和して出願人を救済するという趣旨のものではない。
したがって，
「過去から現在に至るまでの特許制度の変遷」に鑑みても，本件審判
請求のような本件代理人らの人為的錯誤（過失）が「その責めに帰することができ
ない理由」に含まれるということにはならない。
エ 平成２８年６月１１日にわが国において発効したＰＬＴは，各国で異な
る特許出願等に係る手続の統一化及び簡素化を目的として出願の利便性向上及び負
担軽減を図る条約であり，その１２条では，締約国は，官庁に対する手続のための
期間を出願人等が遵守せず，その直接の結果として出願又は特許に係る権利の喪失
を引き起こしたときは，出願人等が相当な注意（ｄｕｅ ｃａｒｅ）を払ったにも
かかわらず当該期間を遵守することができなかったものであること又は締約国の選
択により，その遅延が故意ではなかった（ｕｎｉｎｔｅｎｔｉｏｎａｌ）ことを当
該官庁が認めること等を条件として，当該出願又は特許に係る権利を回復する旨が
規定されている。
わが国では，ＰＬＴ加入に伴い，ＰＬＴ上の「権利の回復」に関する規定に準拠
した救済手続の導入を含む平成２３年法律第６３号（平成２４年４月１日施行）及
び平成２７年法律第５５号（平成２８年４月１施行）が施行されたところ，これら
の特許法改正では特許法１２１条が改正対象となっていないとともに，ＰＬＴでい
う出願人等が相当な注意（ｄｕｅ ｃａｒｅ）を払ったとは，特許法３６条の２第
６項，４１条１項１号，４８条の３第５項，１１２条の２第１項，１８４条の４第
４項及び１８４条の１１第６項などが規定するところの「正当な理由」に対応する
ものと解されている。
そうすると，わが国のＰＬＴへの加入が，特許法１２１条２項の「その責めに帰
することができない理由」の解釈に影響を及ぼすとはいえない。
また，国際的な発明の保護の必要性があったとしても，
「通常の注意力を有する当
事者が通常期待される事項」すなわち「責めに帰することができない理由」に含ま
れる事由が拡大される理由とならないことは明らかであって，国際的な発明の保護
の必要性は，特許法１２１条２項の「その責めに帰することができない理由」の解
釈に影響を及ぼすものではない。
したがって，わが国のＰＬＴへの加入に象徴される国際的な発明保護の必要性に
鑑みても，本件審判請求のような本件代理人らの人為的錯誤（過失）が「その責め
に帰することができない理由」に含まれるということにはならない。
２ 「その責めに帰することができない理由」の有無について
(1) 特許出願手続をその出願に適用されるべき特許法の条文に沿って行うこ
とは，通常の注意力を有する当事者に通常期待される事項であり，分割出願に係る
時期的要件を確認し，その時期的要件に規定された期間内に分割出願や拒絶査定不
服審判の請求を行うことは，通常の注意力を有する当事者において通常期待される
事項に該当するものである。
本件分割出願１をするに当たって，特許法４４条１項３号が適用されると誤信し
たという過誤は，通常の注意力を有する本件代理人らが，通常期待される注意を払っ
ていなかったから生じたものであり，本件審判請求について「その責めに帰するこ
とができない理由」がないことは明らかである。
(2) 原告は，本件代理人らのミスは，原告本人にとって思いもかけないことで
あり「その責めに帰することができない理由」に該当すると主張している。
しかし，特許の出願人は，特許出願に係る手続について，出願人自身が行うこと
又は第三者の代理人に委任して行うことのいずれも自由に選択できるとともに，出
願人は第三者の代理人に委任する場合においても，いかなる者を選任するかについ
ては自己の経営上の判断に基づき自由に選択することができる。
そして，出願人が，自らの判断に基づき，第三者に委任して特許出願に係る手続
を行わせることにした以上，委任を受けた第三者に「その責めに帰することができ
ない理由」があるといえない状況の下で，拒絶査定不服審判の請求が期間内にされ
なかった場合には，当該出願について，
「その責めに帰することができない理由」が
あるとはいえないと解すべきであるから，原告の上記主張は失当である。
第５ 当裁判所の判断
１ 特許法１２１条２項の「その責めに帰することができない理由」の解釈につ
いて
(1) 特許法１２１条２項の「その責めに帰することができない理由」とは，天
災地変のような客観的な理由に基づいて拒絶査定不服審判を請求することができな
い場合のほか，通常の注意力を有する当事者において，通常期待される注意を尽く
してもなお避けることができないと認められる事由により，同条１項の定める法定
期間内に拒絶査定不服審判を請求できなかった場合をいうものと解するのが相当で
ある。
特許法１２１条２項の趣旨は，手続の迅速な解決という立場からは，法定期間内
に審判請求のない場合には全て当該手続が終了するものと考えるべきところ，当事
者側の事情によっては，当該手続をそのまま終了させることが著しく不当な場合も
あるので，特定の場合に限りその救済を認めたというものであることからすると，
上記の「その責めに帰することができない理由」を，代理人が通常期待される活動
をしていれば避けることができる過誤に基づく場合を含むように広く解釈すること
はできず，上記のとおり限定的に解釈すべきである。
(2) 原告は，①特許法１条に規定された目的，②平成１８年改正法等をはじめ
とする特許制度の変遷，③ＰＬＴへの加入に象徴される国際的な発明保護の必要性，
④本件審判請求が，分割出願をするために便宜的に必要とされる非本質的な手続で
あることからすると，
「その責めに帰することができない理由」については広く解釈
されるべきであると主張する。
ア 上記①について，特許法１条は，
「この法律は，発明の保護及び利用を図
ることにより，発明を奨励し，もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」と
規定しており，同条は，
「発明の保護」を常に最優先すべきとしているわけではない
のであるから，同条から直ちに「その責めに帰することができない理由」を広く解
釈することが導かれるものではない。
イ 上記②については，平成１８年改正法によって，特許査定後及び拒絶査
定後の一定期間に，出願の分割を可能とするなどの改正がされ，その後，平成２０
年法律第１６号によって，拒絶査定不服審判の請求期間及び分割可能期間が，それ
ぞれ「３０日」から「３か月」に改正されるなどしたという経緯がある。
しかし，特許法１２１条２項については，近時，何らの改正もされておらず，上
記各法改正の趣旨やその改正内容も，
「その責めに帰することができない理由」を広
く解釈すべきことを特段根拠付けるものとはいえない。
ウ 上記③について，ＰＬＴ１２条(1)(2)及び特許法条約に基づく規則１３
条(3)(i)に照らすと，特許法１２１条２項を前記(1)のとおり解することがＰＬＴ
に違反するものとはいえず，ＰＬＴへの加入が同項の「その責めに帰することがで
きない理由」を広く解釈すべきことの根拠となるものではない。
また，一般的な「国際的な発明保護の必要性」から，上記の「その責めに帰する
ことができない理由」を広く解釈すべきとの結論が直ちに導かれるものでもない。
エ 上記④について，原告は，本件拒絶査定について争う意図はなく，原告
にとって，本件審判請求は，便宜上の非本質的手続であると主張するが，拒絶査定
不服審判請求が分割の機会を得るためだけにされたものであるのか，拒絶査定につ
いて実質的に争う趣旨でされたものであるのかは，第三者から見た場合には必ずし
も判然としないこともあり得るものであるから，原告の主張するように，拒絶査定
不服審判請求が，分割の機会を得るためだけにされたものであるという理由で，前
記(1)の「その責めに帰することができない理由」の解釈を変えることは，相当では
ない。
オ 以上からすると，原告の上記主張はいずれも採用することができない。
２ 本件における「その責めに帰することができない理由」の有無
(1) 特許の出願人が在外者である場合，拒絶査定不服審判請求や分割出願を行
うためには，特許法施行令１条１号に定める場合を除いて，特許管理人たる代理人
を選任する必要があるが（特許法８条１項），その場合であっても，同在外者は，
誰を代理人に選任するのかについて，自己の経営上の判断に基づきこれを自由に選
択することができる。そうすると，出願人から委任を受けた代理人に「その責めに
帰することができない理由」があるといえない場合には，出願人本人に何ら落ち度
がない場合であっても，特許法１２１条２項所定の「その責めに帰することができ
ない理由」には当たらないと解すべきである（最高裁昭和３１年（オ）第４２号同
３３年９月３０日第三小法廷判決・民集１２巻１３号３０３９頁参照）。
(2) 本件においては，前記第２の１のとおり，Ｄ弁理士は，本願からの分割出
願について，特許法４４条１項３号の適用があり，拒絶査定不服審判請求をする必
要はないものと誤信し，拒絶査定不服審判請求についての法定期間を徒過してし
まったものである。
弁理士法３条によると，弁理士には，業務に関する法令に精通して，その業務を
行う義務があるところ，通常の注意力を有する弁理士が，通常期待される法令調査
を行えば，本件拒絶査定後，本願から適法に分割出願を行うためには，拒絶査定不
服審判請求を分割出願と同時にする必要があると認識することは十分に可能であっ
たと認められる。したがって，Ｄ弁理士が上記のように誤信をしたことは，弁理士
として通常期待される法令調査を怠った結果であるというほかない。Ｄ弁理士以外
の他の本件代理人らについても，いずれも原告本人から委任を受けた弁理士である
以上，適宜，必要な処置を講じて，本件のような過誤の発生を防止すべき義務があっ
たといえ，Ｄ弁理士同様，弁理士として通常期待される注意を尽くしていなかった
ものというべきである。
以上のとおり，本件代理人らが通常期待される注意を尽くしていたとはいえない
以上，本件において，特許法１２１条２項にいう「その責めに帰することができな
い理由」があったとすることはできない。
(3)ア 原告は，本件代理人らの過誤は，原告本人にとって思いもかけないこと
であり，外国法人である原告本人が，非本質的な手続である本件審判請求について
の本件代理人らの過誤を防ぐことは不可能であったことなどから，「その責めに帰
することができない理由」があると主張する。
しかし，本件審判請求が，分割の機会を得るためだけにされたものであるとして
も，そのことによって「その責めに帰することができない理由」があるとすること
ができないのは，前記１(2)エで述べたとおりである。
また，前記(1)のとおり，原告本人は，自らの経営上の判断として，本件代理人ら
に委任したのであるから，原告本人には過失がなかったとしても，自己が委任した
本件代理人らに過失がある以上，
「その責めに帰することができない理由」はなかっ
たと判断されるのもやむを得ないものというべきである。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。
イ 原告は，本件分割出願１と本件分割出願２が同内容であることからする
と，失効した権利の回復を無制限に認めることにはならず，また，第三者の監視負
担が増大することはないと主張するが，そのような本件における個別具体的な事情
を理由に，「その責めに帰することができない理由」があるとすることはできない。
３ 以上のとおり，原告主張の取消事由は理由がなく，審決に取り消すべき違法
は認められない。
第６ 結論
よって，原告の請求には理由がないからこれを棄却することとして，主文のとお
り判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
森 義 之
裁判官
佐 野 信
裁判官
熊 谷 大 輔