平成30(ネ)10090自由発明対価等請求控訴事件

令和元年５月２８日判決言渡
平成３０年（ネ）第１００９０号自由発明対価等請求控訴事件（原審 大阪地方裁
判所平成２９年（ワ）第６４９４号）
口頭弁論終結日 平成３１年３月１９日
判 決
控 訴 人 Ｘ
被 控 訴 人 サントリーホールディングス
株式会社
同訴訟代理人弁護士 服 部 誠
黒 田 薫
同補佐人弁理士 小 林 浩
主 文
１ 本件控訴を棄却する。
２ 控訴費用は控訴人の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第１ 控訴の趣旨
１ 原判決を取り消す。
２ 被控訴人は，控訴人に対し，６０００万円及びこれに対する平成２９年８月
９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２ 事案の概要
１ 本件は，後記の特許に係る発明の発明者の一人で，金沢大学の助教授であっ
た控訴人が，同発明についての特許を受ける権利の持分をサントリー株式会社（以
下「サントリー」という。）に譲渡したと主張して，同特許権の特許権者の一人で，
組織改編によりサントリーの権利義務を承継した被控訴人に対し，①特許法３５条
３項（平成２７年法律第５５号による改正前のもの。以下同じ。）に基づく職務発
明の対価として（同請求を，以下「主位的請求」という。，②上記発明がサントリ
）
ーとの関係で職務発明でないとしても，特許を受ける権利の譲渡に伴う合理的意思
解釈又は信義誠実の原則による合理的な譲渡対価として（同請求を，以下「予備的
請求１」という。，③控訴人が金沢大学の「従業者等」であり，サントリーの「従
）
業者等」でないとしても，金沢大学とサントリーとの一体的な関係に照らして特許
法３５条３項の類推適用に基づく相当の対価として（同請求を，以下「予備的請求
２」という。 ，(1)平成２７年３月までの国内販売分について１億３５００万円及
）
びこれに対する平成２９年８月９日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５
分の割合による遅延損害金，(2)平成２７年４月以降の国内販売分及び平成１５年
以降平成２９年までの国外販売分について発明対価の支払を請求した事案である。
原審は，上記(2)に係る訴えを却下し，上記(1)の請求をすべて棄却したところ，
控訴人は，上記(1)の請求のうちの６０００万円及びこれに対する遅延損害金に係
る請求を棄却した部分について不服があるとして，控訴を提起した。
２ 前提事実（争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により認められ
る事実），争点及び争点に関する当事者の主張は，次のとおり補正するほかは，原
判決の「事実及び理由」欄の「第２ 事案の概要」２及び「第３ 争点に関する当
事者の主張」に記載のとおりであるから，これを引用する（枝番のある書証につい
ては，特に断らない限り枝番をすべて含むものとする。。
）
（原判決の補正）
(1) 原判決６頁６行目の「原告は，」の次に「サントリーを使用者等とする職
務発明である」を加える。
(2) 原判決６頁２１行目冒頭から７頁２１行目末尾までを次のとおり改める。
「【控訴人の主張】
(1)ア 控訴人は，平成１５年当時，金沢大学の大学院医学系研究科に助教授と
して在籍し，記憶障害や注意・集中力障害などの高次脳機能障害に関する基礎的か
つ臨床的研究を行っており，日本人向けの新たな神経心理テスト（アーバンス神経
心理テスト）を開発し，同テストに関する論文（甲１）も発表していたところ，同
年春頃，サントリーから，個人的に，研究の委託（以下「本件研究委託」という。）
を受け，同委託に基づき，研究を行った。この研究は，平成１５年８月から平成１
６年１２月までの間に行われたもので，サントリーの新製品であり，同年７月１日
に販売を開始する予定の「アラビタ」が加齢によって生じる物忘れやうっかりミス
に対して医学的に有効であるか否かを専門的に検証することを内容としている（以
下「本件予備的研究」という。。
）
本件予備的研究は，控訴人の本業の脳神経外科とは無関係のものであったため，
控訴人は，金沢大学から兼業許可を得て，金沢市郊外の南ヶ丘病院において本件予
備的研究を行った。控訴人は，自ら作成し，臨床の現場で使用していたアーバンス
神経心理テストを用いて，平成１６年３月５日に南ヶ丘病院を受診した患者を皮切
りに，外来患者にアラキドン酸組成物（アラビタ）又は対照オリーブ油カプセルを
３か月間服用してもらい，その前後の高次脳機能改善効果を検証した。控訴人は，
７０例の臨床治験データ（甲２０）を得て，この臨床例の中から興味深い症例を取
捨選択し，本件発明を完成させた。
本件予備的研究から得られた結果は，サントリーが期待した以上の臨床効果が
あったため，サントリーは，同結果に係る発明について特許を申請することを提案
してきたので，控訴人は，金沢大学での職務とは関係のない発明ではあるが，金沢
大学の職務発明の手続に則り，同大学知的財産本部に発明届書（甲５）を提出し，
サントリーと金沢大学は，上記発明について，共同で本件原出願をした。
なお，控訴人は，平成１５年の年末に，被控訴人に対し，アーバンス神経心理テ
ストの概要をまとめた報告書（甲２。以下「甲２報告書」という。）を提出したが，
これは，サントリーから，報告書の提出を求められたためであり，本件予備的研究
の成果が十分ではない状況ではあったが，サントリーの求めに応じて提出したもの
である。
イ サントリーは，平成１６年１２月２７日，金沢大学との間で，「アラキ
ドン酸組成物の高次脳機能改善効果」に関する共同研究契約（甲３。以下「本件共
同研究契約」という。）を締結した。
サントリーが，金沢大学と本件共同研究契約を締結したのは，本件予備的研究が
予想以上に進捗し，本件発明が完成し，特許出願が現実的になっているのを見て，
将来の発明対価の請求を避けるためであった。
ウ 以上のとおり，本件発明は，金沢大学における職務とは無関係に行われ
た本件予備的研究の成果であるところ，控訴人は，サントリーとは雇用契約はな
かったが，本件予備的研究においては，●●●●●●●●●●●をサントリーに支
払ってもらったこと，サントリーからは，一定の成果を出し，それを報告すること
を条件に次年度の研究費の支払を受けることになっていたこと，サントリーの中央
研究所で開催するアラキドン酸研究会に出席して，研究結果を発表し，そのデータ
を提供し，特許出願を優先するため，研究者としての学会発表や論文発表は後回し
にするなどの義務を負っていたことからすると，サントリーとの間で指揮命令関係
があったといえる。したがって，サントリーと控訴人とは，事実上雇用関係と同視
できる関係であったといえるのであり，本件発明は，サントリーを使用者等とした
職務発明である。
(2) 原判決について
原判決は，本件発明は，本件共同研究契約に基づく研究（以下「本件共同研究」
という。）において発明されたと判断したが，同判断は，以下の理由から誤りであ
る。
ア 前記(1)アのとおり，本件共同研究契約が締結された平成１６年１２月
２７日には，本件予備的研究は事実上終了していた。
また，本件原出願は，平成１７年６月にされているが，本件発明の完成に至るた
めに要する臨床治験研究の内容，質及び量の点からして，本件共同研究契約の締結
後僅か半年間で本件発明を完成させることはできない。
したがって，本件発明は，本件予備的研究において発明されたものであり，本件
共同研究において発明されたものではないことは明らかである。
イ 本件共同研究契約書の１条及び別表第１には，本件共同研究における控
訴人の役割として，「神経機能の測定」と記載されているところ，この「神経機能
の測定」とは，四肢や手足の神経伝達速度を調べたり，脳の聴性脳幹反応や脳波の
電気生理学的な計測をしたりするものであるが，控訴人が本件発明のために行った
研究である「高次脳機能の評価」は，被験者との対面インタビューによる心理検査
で，被験者の記憶力，注意力，言語機能，空間能力等の認知機能を総合的に評価す
る神経心理テストを意味するのであるから，本件共同研究における控訴人の上記の
役割は，本件発明のために行った控訴人の研究とは根本的に異なる。
また，本件共同研究契約書には，本件共同研究を行う者として，金沢大学医学
部・大学院医学系研究科のＡ教授（以下「Ａ教授」という。）の名前も記載されて
いるが，Ａ教授は，本件発明には関与しておらず，本件発明に係る特許公報にも発
明者としては記載されていない。
以上からすると，本件共同研究契約は，Ａ教授の研究を対象としたものと考える
のが合理的である。
ウ 本件発明のための研究は，金沢大学とは何らかかわりのない南ヶ丘病院
で行われたが，本件共同研究契約書には，研究実施場所として金沢大学大学院医学
系研究科のみが記載され，南ヶ丘病院は記載されていない。そして，控訴人は，平
成１６年２月，金沢大学に対して南ヶ丘病院での兼業許可申請を行い，金沢大学か
らその許可を得ている（甲２３）。
なお，サントリーは，研究実施場所として南ヶ丘病院を併記すれば，本件発明を
金沢大学の職員が勤務場所である金沢大学病院で行った職務発明であると認定する
ことが不可能となるから，上記のとおり，あえて南ヶ丘病院を併記しなかったので
ある。
エ サントリーは，平成１８年４月１９日に，金沢大学との間で，本件発明
のための研究内容に沿った内容の別の共同研究契約（甲１８。以下「甲１８契約」
という。）を締結しているところ，サントリーは，本件共同研究契約書が本件発明
を対象としていないことを自覚していたから，改めて，甲１８契約を締結すること
によって，控訴人への対価の支払を回避しようとしたのである。
(3) 被控訴人の主張について
ア 被控訴人は，乙４の共同研究報告書（以下「本件共同研究報告書」とい
う。）を根拠に，本件共同研究契約が締結されたのは平成１６年１１月１日である
と主張する。
しかし，本件共同研究報告書における研究期間の記載は虚偽である。本件共同研
究報告書は，Ａ教授の単独名での報告書となっているが，これは，控訴人が，上記
の虚偽記載に異議を唱え，自分の名前を表記させなかったためである。
イ 被控訴人は，甲２０及び甲２１によると，控訴人が特許出願データと
なったという「典型的な患者６名」のデータ解析等が完了したのは，いずれも「平
成１６年１１月１日」以降であると主張する。
しかし，被控訴人の上記主張は，平成１６年３月から蓄積された７０例のアーバ
ンス神経心理テストの存在を完全に無視しており，不当である。
【被控訴人の主張】
(1)ア サントリーは，加齢に伴う脳機能低下を改善し得る多価不飽和脂肪酸と
して，１９９０年代からアラキドン酸含有油脂の研究を行っており，２０００年代
に入り，日本神経科学大会等の数々の学会で発表してきたところ，控訴人から，ア
ラキドン酸含有油脂を対象とした共同研究の要請があったため，サントリーは，Ａ
教授と控訴人に対し，平成１５年８月１日から同年１２月３１日までを有効期間と
する本件研究委託をした。
本件研究委託に基づき，本件予備的研究が行われたが，本件発明は，本件予備的
研究において発明されたのではなく，平成１６年１１月１日に締結された本件共同
研究契約に基づく研究（本件共同研究）において発明されたものである。このこと
は，甲２報告書には，アラキドン酸組成物の臨床研究の成果について何らの記載も
ないのに対して，本件共同研究契約に基づく本件共同研究報告書（乙４）には，器
質的脳疾患（器質的脳障害）に起因する高次脳機能障害を持つ患者に対するアラキ
ドン酸組成物の臨床研究の結果及び考察がまとめられていることからも明らかであ
る。
なお，本件共同研究契約は，平成１５年１０月に施行された国立大学法人法に従
い，平成１６年４月１日に金沢大学が独立行政法人化されたこともあり，当初の予
定より遅れて最終的に締結日が同年１２月２７日となったものである。
イ サントリーと控訴人との間には，雇用契約はなく，したがって，サント
リーから控訴人に対して給与が支払われたことはない。本件発明との関係では，サ
ントリーは，本件共同研究契約に基づき，控訴人ではなく，金沢大学に対して，●
●●●●●●●●を支払っている。
また，控訴人の主張によると，控訴人は，金沢大学大学院医学系研究科の脳神経
外科助教授として金沢大学から俸給を受け，また，毎週土曜日は，南ヶ丘病院にお
いて非常勤の嘱託医師として勤務することにより，同病院から報酬を得ている。
サントリーは，控訴人を指揮監督し得る立場になく，控訴人が本件発明のために
した研究も，サントリー内ではなく，南ヶ丘病院であったのであり，また，サント
リーは，控訴人に対して，本件共同研究を遂行するために必要な範囲で物質的資源
の提供を行っていたが，これは，雇用関係にある使用者等が従業者等に対して行う
物資的資源の提供とは性質が異なるものであり，これ以上に，人的物的資源の提供
を行わなかった。
以上からすると，サントリーは，控訴人の使用者等には当たらない。
(2) 控訴人の主張について
ア 控訴人は，本件共同研究契約における本件共同研究の開始時期が，本件
共同研究契約の締結日である「平成１６年１２月２７日」であることを前提に，甲
１９～２１に基づき，７０例の臨床治験のデータ解析等は，本件共同研究契約が締
結される前に完了しており，同データは本件原出願のために使用されたなどと主張
する。
しかし，本件共同研究の研究期間の開始時期が，本件共同研究契約締結前の平成
１６年１１月１日であることは，本件共同研究報告書からも明らかである。
また，甲２０及び甲２１によると，控訴人が特許出願データとなったという「典
型的な患者６名」のデータ解析等が完了したのは，いずれも平成１６年１１月１日
以降であり，当該データ解析等によって，アラビタ服用による高次脳機能の低下に
対する改善作用が把握できるのは，本件共同研究が開始された後ということになる。
イ 控訴人は，サントリーが控訴人への対価の支払を回避することを企図し，
本件原出願が完了した翌年の平成１８年４月１９日に，金沢大学との間で甲１８契
約を締結したと主張する。
しかし，本件原出願後も控訴人による臨床治験が行われていたところ，甲１８契
約は，本件原出願後の契約期間を対象としており，本件原出願後の更なる共同研究
を対象とするものであって，控訴人が主張する趣旨で作成されたものではない。
ウ 控訴人は，南ヶ丘病院で本件発明のための研究をするために，金沢大学
に対して平成１６年２月に南ヶ丘病院での兼業許可申請を行い，金沢大学からその
許可を得たと主張する。
しかし，控訴人の指摘する兼業許可申請書（甲２３）には，本件発明のための研
究をする目的で兼業許可申請をしたことを示す記載は全くないから，控訴人の上記
主張は事実に反する。」
(3) 原判決８頁３行目の「共同研究契約（甲３）」を「本件共同研究契約」に
改め，９行目冒頭から１５行目末尾までを次のとおり改める。
「（3）本件発明の譲渡証書には，記載内容の異なる乙１０の譲渡証書（以下「乙
１０証書」という。乙１０，４２）と乙１１の譲渡証書（以下「乙１１証書」とい
う。）の二つの譲渡証書が存在する。
このうち，乙１１証書は，本件発明についての控訴人以外の発明者であるＢの同
意がないから，効力がない。一方，乙１０証書は，本件発明の発明者２名の署名と
押印があるから，有効である。
そして，乙１０証書は，乙１１証書よりも後に作成されているところ，書面を作
成し直すのは，既に存在する書面を後に作成した書面によって撤回，訂正するため
であることが通常であるから，乙１０証書が正当な譲渡証書である。
(4) 乙１０証書が作成された経緯は以下のとおりである。
控訴人は，金沢大学から，特許出願のために必要であるとして，乙１１証書への
署名捺印を求められたため，乙１１証書に署名捺印をして，これを金沢大学に提出
した。そして，控訴人は，乙１１証書の内容を読んで，この内容では，控訴人は，
サントリーに発明の対価を請求できないのはないかと危惧を抱いていた。そこで，
控訴人は，この点について，金沢大学の知財担当者に問い合わせると，サントリー
は控訴人に対して本件発明の対価を支払う意思がないと断言していることを告げら
れたため，憤慨し，Ｂに電話で抗議したところ，Ｂは，平成１７年６月１８日に金
沢大学を訪問し，控訴人はＢと協議をした。
上記協議の席で，控訴人は，甲２４の譲渡証書（以下「甲２４証書」という。甲
２４，乙４１）を１通作成し，そのコピーをＢに交付し，もう１通の譲渡証書をサ
ントリーに作成してもらうよう要請した。そして，Ｂは，上記のコピーをサントリ
ーに持ち帰り，サントリーの知財担当者は，上記コピーを参考に，乙１０証書の書
式を作成し，乙１１証書及び甲２４証書を作成してから１０か月後に，控訴人及び
Ｂがサントリーが用意した乙１０証書の書式に署名捺印して，乙１０証書が作成さ
れた。
このように，控訴人は，甲２４証書を作成したが，そのコピーをＢに交付しただ
けで，甲２４証書は手元に置いていたから，自ら行動を起こす必要はなかったので
あり，控訴人が１０か月間，サントリーに対して行動を起こさなかったことは不合
理ではない。」
(4) 原判決８頁１６行目の末尾の次に行を改めて次のとおり加える。
「(1) 本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持分は，金沢大学の職務発明
取扱規程（乙１５）で定める手順に則り，金沢大学に承継された。
すなわち，①控訴人は，本件発明について，金沢大学知的財産本部長に対し，発
明届出書を提出し（甲５），②知的財産本部長は，上記届出に係る発明等が職務発
明であるとの認定を行って，同認定を控訴人に通知し（乙７），③知的財産本部長
は，職務発明と認定された本件発明について，出願の対象とする決定をし，同決定
を控訴人に通知して（乙１６），これを受けて，④控訴人は，金沢大学にその発明
等に係る権利を譲渡している（乙１１）」
。
(5) 原判決８頁１７行目の「(1)」を「(2)」に改め，２５行目の「譲渡証書
（乙１１）」を「乙１１証書」に改め，９頁７行目冒頭から１２行目末尾までを次
のとおり改める。
「(3) 乙１０証書は，控訴人が主張するような経緯で作成されたものではなく，
サントリーにおいて，各発明者が各持分を各社に譲渡することを互いに同意する旨
を明確にするために作成されたのであり，乙１１証書を訂正する趣旨で作成された
ものではない。乙１０証書が実際に作成されたのは，本件原出願がされた約１年後
である平成１８年５月１６日頃であるが，これは単に，サントリー社内における正
式の書式での譲渡証書の作成を失念していたことによるものである。
(4) 控訴人は，共同発明者であるＢの同意が明示されていない乙１１証書は，
法的有効性がないと主張する。
しかし，Ｂは，当初から，本件発明について，平成１７年６月末までにサントリ
ーと金沢大学の共同出願を完了すべく行動していたのであり，本件発明について，
控訴人の有する特許を受ける権利が金沢大学に承継されるべきことを当然認識し，
それに同意していたことは明らかである。したがって，乙１１証書に，Ｂの同意が
明示されていないことをもって，法的有効性に問題が生じることはない。
(5) 控訴人は，甲２４証書を平成１７年６月１８日に作成し，それを基に，乙
１０証書が作成された旨主張する。
しかし，甲２４証書は，乙１０証書と同時期に作成された２部の譲渡証書のうち
の一つであり，乙１０証書がサントリーの控えであるのに対して，甲２４証書は金
沢大学の控えであるにすぎない。したがって，甲２４（乙４１）の作成時期は，乙
１０（乙４２）と同様，その日付にかかわらず，平成１８年５月１６日頃というこ
とになる。」
第３ 当裁判所の判断
１ 当裁判所も，控訴人の主位的請求，予備的請求１及び予備的請求２は，いず
れも理由がないものと判断する。
その理由は，次のとおり補正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第４
当裁判所の判断」の１，２に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1) 原判決１１頁１０行目の「事案に鑑み」から１１行目末尾までを次のとお
り改める。
「争点１（本件発明が，サントリーを「使用者等」，控訴人を「従業者等」とす
る「職務発明」か）について」
(2) 原判決１１頁１９行目末尾の次に行を改め次のとおり加える。
「 なお，控訴人は，平成１６年２月１４日，①兼業先を南ヶ丘病院，②勤務時
間を毎週火曜日及び土曜日の午前９時から午後１時まで，③兼業予定期間を同年４
月１日から平成１７年３月３１日まで，④報酬を１回につき４万円，⑤兼業先で行
う職務内容を脳神経外科外来及び入院患者の診療，⑥兼業を必要とする理由を，
「脳神経外科の医師が不足しており，特に依頼を受けた」などと記載した兼業許可
申請書を提出して，兼業許可申請をしたところ，同年３月１０日，金沢大学の学長
からその許可がされた（甲２３）」
。
(3) 原判決１１頁２１行目の「乙５及び９」を「乙５，９，３９」に，２６行
目の「報告書」を「報告書（甲２報告書）」にそれぞれ改める。
(4) 原判決１２頁７行目の「共同研究契約書（甲３）」を「本件共同研究契約
書」に改め，１６行目の「(ｱ)」の次に「本共同研究の実施により得られる知的財
産権の金沢大学の持分は，すべて金沢大学に帰属せしめるものとする（１４条２
項），(ｲ)」を加え，１９行目の「（１４条３項），(ｲ)」を「（同条３項），(ｳ)」に，
２５行目の「(ｳ)」を「，(ｴ)」にそれぞれ改める。
(5) 原判決１３頁４行目冒頭から６行目末尾までを次のとおり改める。
「エ 控訴人は，平成１６年３月から，金沢市郊外の南ヶ丘病院において，同病
院の患者を対象に，アラビタ投与の前後における認知機能の比較試験を行い（甲４，
１９～２１），Ｂと共に本件発明を完成させた。
控訴人が行った上記試験結果は，本件原出願の明細書（乙３０）に，本件発明の
効果を示す例として記載された。」
(6) 原判決１４頁２２行目の「金沢大学知的財産本部長は，」の次に「本件発
明のうち控訴人の研究に基づく部分を職務発明であると認定し，」を，１５頁２行
目の「係る」の次に「特許を受ける権利の」をそれぞれ加える。
(7) 原判決１６頁５行目の「同年」を「平成１８年」に改め，２４行目末尾の
次に行を改め次のとおり加える。
「サ 平成１６年４月１日に施行された金沢大学の職務発明取扱規程には，次の
とおりの定めがある（乙１５）。
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(8) 原判決１６頁２６行目冒頭から２２頁１２行目末尾までを次のとおり改め
る。
「 ア 前記(1)のとおり，サントリーがＡ教授と控訴人に対し，研究期間を平
成１５年８月１日から同年１２月３１日までとして委託した研究については，同年
１２月８日に被控訴人に対してその報告書が提出されている（甲２）ところ，その
研究の内容は，健常な日本人成人５２名を対象に行った日本版「アーバンス」神経
心理テストを紹介し，同テストが加齢に伴う高次脳機能障害の簡便かつ正確な評価
に有用であるというものであって，本件発明の内容とは異なる。これに対し，同時
期に，サントリーが控訴人に対して，上記研究とは別の内容の研究を委託したこと
を認めるに足りる証拠はない。そして，①控訴人は，平成１５年当時，金沢大学の
助教授として，記憶障害や注意・集中力障害などの高次脳機能障害に関する基礎的
かつ臨床的研究を行っていたこと，②後記のとおり，控訴人は，南ヶ丘病院の患者
に対するアラビタ投与の前後における認知機能の比較試験について，兼業許可を受
けていたとは認められないことに照らすと，上記比較試験に係る研究は，金沢大学
における控訴人の職務であるというべきである。したがって，本件発明は，サント
リーが控訴人に対して委託した研究に基づくものではなく，控訴人の金沢大学にお
ける職務に属するものというべきである。
イ 前記(1)のとおり，金沢大学とサントリーは，平成１６年１２月２７日，
本件共同研究契約を締結したものと認められる。そして，前記(1)のとおり，本件
共同研究契約書では，研究目的及び内容を「アラキドン酸含有油脂の高次脳機能に
及ぼす影響を検討する」としているのであるから，本件共同研究契約書の記載と本
件発明の内容とは一致するというべきである。また，本件共同研究契約書では，控
訴人の研究分担を「神経機能の測定」としているが，研究目的及び内容についての
上記の記載に照らすと，「神経機能の測定」とは，本件発明の効果の検証のために
被験者に対して認知機能の比較試験を行うことを意味するものと理解することがで
きる。そうすると，本件発明は，本件共同研究の対象とされたものと認められる。
なお，本件共同研究契約書には，研究実施場所として金沢大学のみを記載し，南
ヶ丘病院は記載されていないが，本件共同研究において，研究の場所を金沢大学に
限定しなければならない理由はなく，本件共同研究契約書も，研究の場所を金沢大
学に限定する趣旨で上記の実施場所の記載をしたものとは認められない。
したがって，本件共同研究を南ヶ丘病院で行うことは禁止されておらず，南ヶ丘
病院で本件発明のための研究を行えば，同研究は，金沢大学における控訴人の職務
に属するものというべきである。
この点，控訴人は，平成１６年２月，金沢大学に対して南ヶ丘病院での兼業許可
申請を行い，金沢大学からその許可を得ていると主張する。
しかし，前記(1)のとおり，控訴人が主張する兼業許可申請に係る申請書（甲２
３）には，兼業先である南ヶ丘病院で行う職務として，脳神経外科外来及び入院患
者の診療と記載されており，同記載を前提に兼業許可がされているのであるから，
南ヶ丘病院で患者に対するアラビタ投与の前後における認知機能の比較試験を行う
ことについてまで兼業の許可がされているわけではない。
ウ 前記(1)のとおり，金沢大学の職務発明取扱規程においては，●●●●
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●，控
訴人は，金沢大学知的財産本部長に対し，本件発明の発明届出書を提出し，これを
受けて，金沢大学知的財産本部長は，控訴人に対し，本件発明を職務発明であると
認定した旨の職務発明認定結果通知書を発送し，控訴人は，上記発明届出書に，共
同発明の場合に添付する共同研究契約書として本件共同研究契約書の写しを添付し
た。前記アのとおり，本件発明は，控訴人の金沢大学における職務に属する発明で
あることから，控訴人は，金沢大学に対して，本件発明について，上記職務発明の
届出をしたものと認められる。
エ 以上のとおり，控訴人が，金沢大学の職務として本件発明をしたことは
明らかであって，本件発明のうちの控訴人の持分に係る部分を，サントリーを「使
用者等」とした職務発明と認めることはできない。
オ 控訴人は，本件発明のための研究は，本件共同研究契約が締結される前
に事実上終了しており，また，本件原出願は，本件共同研究契約を締結してから半
年程度でされているが，本件発明は，半年程度で完成するものではないと主張する。
しかし，既に認定したとおり，南ヶ丘病院の患者に対するアラビタ投与の前後に
おける認知機能の比較試験に係る研究は，金沢大学における控訴人の職務であって，
その研究の成果を利用して本件発明が完成し，本件原出願がされたのであるから，
本件発明のための研究が，本件共同研究契約締結前にかなりの程度行われており，
本件原出願は，本件共同研究契約を締結してから半年程度でされているとしても，
本件発明は金沢大学の職務発明であるとの認定を何ら左右するものではない。
カ 控訴人は，甲１８契約に係る契約書には，本件発明のための研究内容に
沿った記載があるから，甲１８契約を締結することによって，本件発明のための研
究が，サントリーと金沢大学との間で締結された共同研究契約に含まれるものにし
ようとしたという趣旨の主張をするが，甲１８によると，甲１８契約は，本件共同
研究の研究期間後の平成１８年４月１９日に締結され，それ以降の研究を対象とし
ていることが認められるから，控訴人の上記主張は理由がない。
キ 控訴人は，原審における本人尋問において，本件発明の発明届出書に本
件共同研究契約書を添付したのは，金沢大学からそのようにするよう言われ，また，
金沢大学の学長からのプレッシャーにより，本件共同研究契約書を添付することを
断れなかったからであり，本件発明が本件共同研究によって発明されたものとは認
識していなかった旨供述する（１３，３０頁）。
しかし，本件発明が本件共同研究によってされたものではないにもかかわらず，
上記のような理由から，本件共同研究契約書を本件発明の発明届出書に添付するこ
とは考え難いというべきである。
控訴人は，金沢大学の学長からプレッシャーをかけられたと供述するが，そのプ
レッシャーの内容やプレッシャーがかかる理由が不明であり，また，本件共同研究
契約書の添付について，金沢大学側と交渉をしたこともうかがわれず，控訴人の上
記供述は不自然である。
したがって，控訴人の上記供述は信用することができない。
(3) 控訴人の主位的請求は，本件発明のうちの控訴人の持分に係る部分がサン
トリーを「使用者等」とする職務発明であることを前提とするところ，前記(2)の
とおり，同部分はサントリーを「使用者等」とする職務発明ではないから，その余
の点（争点２，３）について判断するまでもなく，控訴人の主位的請求は理由がな
い。
２ 争点４，５（予備的請求１の成否及び額）について
(1) 控訴人は，本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持分をサントリー
に譲渡したかについて，以下検討する。
ア 前記１(2)のとおり，控訴人は，金沢大学における控訴人の職務として
本件発明をしたところ，前記１(1)のとおり，控訴人は，金沢大学知的財産本部長
に対し，本件発明の発明届出書を提出し，これを受けて，金沢大学知的財産本部長
は，本件発明のうちの控訴人の持分に係る部分を職務発明と認定した上で，控訴人
に対し，本件発明を職務発明であると認定した旨の職務発明認定結果通知書を発送
しているのであるから，本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持分は，金沢
大学に承継されたものと認められる。そして，このことは，前記１(1)で判示した
とおり，本件共同研究契約において，同契約の成果である発明に係る特許を受ける
権利のうち控訴人の持分は金沢大学が承継する旨記載されていることにも沿うもの
ということができる。
なお，特許を受ける権利が共有に係るときは，同権利を譲渡するには，他の共有
者の同意が必要である（特許法３３条３項）としても，前記１(1)で判示した本件
共同研究契約における共同研究による発明の取扱いに関する定めからすると，Ｂは，
本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持分を金沢大学に承継させることにつ
いて同意しているものと推認できるし，実際にも，乙１０証書及び甲２４証書に
よって，Ｂが上記の同意をしていることが確認されている。
控訴人も，乙１１証書を作成して，本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の
持分を金沢大学に承継させたことを確認している。
一方，前記１(2)のとおり，本件発明は，本件共同研究の対象であるところ，前
記１(1)で判示した本件共同研究契約における共同研究による発明の取扱いに関す
る定めからすると，サントリーが控訴人から本件共同研究の対象である本件発明に
係る特許を受ける権利の控訴人の持分の譲渡を受けることは予定されておらず，控
訴人とサントリーとの間で，本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持分をサ
ントリーに譲渡することを内容とする契約が締結されたことを認めるに足りる証拠
はないし，サントリーが本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持分を譲り受
ける動機その他の事情も認められない。
したがって，本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持分がサントリーに譲
渡されたと認めることはできない。
イ これに対し，控訴人は，乙１０証書を根拠に，本件発明に係る特許を受
ける権利の控訴人の持分がサントリーに譲渡されたと主張する。
しかし，前記１(1)で判示した経緯からすると，乙１０証書（乙１０，４２）及
びこれと同内容の甲２４証書（甲２４，乙４１）は，控訴人とＢが本件発明に係る
特許を受ける権利のそれぞれの持分を，控訴人は金沢大学に，Ｂはサントリーに譲
渡するとともに，控訴人はＢの譲渡について，Ｂは控訴人の譲渡についてそれぞれ
同意したことを確認する趣旨で作成されたものと認められる。なお，控訴人は，ま
ず，控訴人が甲２４の書式を作成し，これに控訴人及びＢが署名した甲２４証書を
控訴人が保管し，控訴人は，そのコピーをＢに交付し，その後，サントリーにおい
て，同コピーを基に乙１０の書式を作成し，これに控訴人及びＢが署名して乙１０
証書が作成された旨主張するが，本件訴訟において控訴人が提出した甲２４は写し
であり，その原本は被控訴人が乙４１として提出していることから，控訴人は，甲
２４証書の原本を保管していないものと認められ，したがって，控訴人の上記主張
は事実と異なることは明らかである。
したがって，控訴人の上記主張は理由がない。
(2) 控訴人の予備的請求１は，本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持
分がサントリーに譲渡されたことを前提とするところ，前記(1)のとおり，同持分
はサントリーに譲渡されたと認めることはできないから，その余の点について判断
するまでもなく，予備的請求１は理由がない。
３ 争点６，７（予備的請求２の成否及び額）について
控訴人の予備的請求２は，少なくとも，本件発明に係る特許を受ける権利の控訴
人の持分がサントリーに譲渡されたことが必要であるところ，前記２のとおり，同
持分がサントリーに譲渡されたと認めることはできないから，その余の点について
判断するまでもなく，予備的請求２は理由がない。」
２ 結 論
以上のとおり，本件控訴は理由がないから，これを棄却することとして，主文の
とおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
森 義 之
裁判官
佐 野 信
裁判官
熊 谷 大 輔