令和1(ネ)10062商標権移転登録手続等請求控訴事件

令和２年１０月１４日判決言渡
令和元年（ネ）第１００６２号 商標権移転登録手続等請求控訴事件
（原審・東京地方裁判所平成３０年(ワ)第１１３９９号）
口頭弁論終結日 令和２年８月１７日
判 決
控 訴 人 ダミアーニ・ジャパン株式会社
訴訟代理人弁護士 長 沢 幸 男
長 沢 美 智 子
増 田 智 彦
木 田 翔 一 郎
被 控 訴 人 株 式 会 社 鈴 屋
訴訟代理人弁護士 大 武 英 司
播 摩 洋 平
訴訟復代理人弁護士 古 川 和 典
主 文
１ 本件控訴を棄却する。
２ 控訴費用は控訴人の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第１ 控訴の趣旨
１ 原判決を取り消す。
２(1) （主位的請求）
被控訴人は，控訴人に対し，別紙商標権目録記載１ないし９の各商標権の
移転登録手続をせよ。
(2) （予備的請求）
被控訴人は，控訴人に対し，別紙商標権目録記載１ないし９の各商標権に
ついて，同目録記載１ないし９の各商標登録の抹消登録手続をせよ。
第２ 事案の概要（略称は，特に断りのない限り，原判決に従う。）
１ 事案の要旨
本件は，控訴人が，別紙商標権目録記載１ないし９の各商標（以下「本件各
商標」と総称し，それぞれの商標を同目録記載の番号に応じて「本件商標１」
などといい，本件各商標に係る商標権を「本件各商標権」という。）の商標権
者である被控訴人との間で，控訴人の有する「ＲＯＣＣＡ」ブランドに係る業
務提携が終了したときは被控訴人が無償で控訴人に対し本件各商標権の移転
登録をする旨の合意をした旨主張して，被控訴人に対し，上記合意に基づき，
主位的に本件各商標権の移転登録手続を，予備的に本件各商標の商標登録の抹
消登録手続を求める事案である。
原審は，控訴人主張の合意の成立が認められない旨判断し，控訴人の請求を
いずれも棄却した。
控訴人は，原判決を不服として本件控訴を提起した。
２ 前提事実
次のとおり訂正するほか，原判決の「事実及び理由」の第２の４記載のとお
りであるから，これを引用する。
(1) 原判決３頁９行目の「（以下，」から１０行目の「という。）」までを削
り，同頁１０行目の「日本法人として，」の次に「平成１０年１０月１４日
に設立された，」を加え，同頁１３行目の「抱えており，」を「有しており，」
と改める。
⑵ 原判決３頁１８行目から１９行目にかけての「Ｒｏｃｃａ Ｓ．Ｐ．Ａ．」
を「ロッカ ソシエテ，ペル，アチオニ」と，同頁１９行目の「ダミアーニ
社」を「ダミアーニ・グループの中核のイタリア法人「ダミアーニＳ．Ｐ．
Ａ．」（以下「ダミアーニ社」という。）に買収され，平成２６年」と，同
頁２０行目の「（甲７）。」を「（甲７，１２）。」と改め，同頁２１行目
の「鹿屋市」の次に「（令和元年９月１日以降は鹿児島市）」を加える。
⑶ 原判決３頁２５行目から４頁１行目までを次のとおり改める。
「⑵ 本件各商標の商標登録の経緯等
ア 被控訴人は，別紙商標権目録記載１ないし９のとおり，平成１８年
２月９日に本件商標１について，平成１９年４月１２日に本件商標５
ないし７について，平成２１年６月１２日に本件商標２ないし４につ
いて，平成２２年５月１９日に本件商標８及び９について各商標登録
出願を行い，平成１８年１２月２２日に本件商標１の商標登録を，平
成２４年４月２７日に本件商標２ないし４の商標登録を，同年５月１
８日に本件商標５ないし９の商標登録を受けた（甲５，６の各１ない
し９）。
イ ダミアーニ・グループの「ダミアーニ インターナショナル ビー
ヴィ」（以下「ダミアーニＢ．Ｖ．社」という。）は，平成２１年７
月２１日，本件商標１について商標登録無効審判（以下「別件無効審
判」という。）を請求した（甲５の１，甲７）。
特許庁は，上記請求を無効２００９－８９００８５号事件として審
理を行い，平成２２年２月２５日，別件無効審判の請求は成り立たな
いとの審決（以下「別件審決」という。甲７）をし，同年７月７日，
別件審決は確定した（甲５の１）。
別件審決の理由の要旨は，本件商標１の商標登録は，商標法４条１
項１１号，１５号又は１９号のいずれにも違反しないから，同法４６
条１項により無効とすることはできないというものである。」
第３ 当事者の主張
１ 控訴人の主張
⑴ア 控訴人と被控訴人は，平成１５年７月頃，控訴人が被控訴人に対し，対
象地域を鹿児島市内，使用目的を被控訴人が同市内で出店する店舗名とし
ての使用，使用態様をダミアーニ・グループのイメージを毀損しない態様
とし，期間の定めなく，対価は無償との約定で，「ＲＯＣＣＡ」の標章の
使用を許諾する旨の使用許諾契約（以下「本件使用許諾契約」という。）
を締結した。
イ 控訴人と被控訴人は，平成２６年４月２３日，要旨次の内容の合意（以
下「本件合意」という。）をした。
(ア) 控訴人と被控訴人は，本件各商標の商標登録に係る真の権利者は控
訴人であること，被控訴人が本件各商標の商標登録出願をし，本件各商
標の商標登録を受けたことが，本件使用許諾契約に違反することを相互
に確認する。
(イ) 控訴人と被控訴人は，本件合意が遵守される限りにおいて，被控訴
人が本件各商標の商標登録出願をし，本件各商標の商標登録を受けたこ
とが，控訴人の許諾に基づくものであったとして取り扱うことに合意し，
控訴人は，被控訴人に対し，控訴人と被控訴人との業務提携の継続を条
件に，本件各商標権の使用許諾を継続する。
(ウ) 被控訴人は，控訴人との業務提携が終了（信頼関係破壊による解約
を含む。）したときは，直ちに無償で，控訴人に対し，本件各商標権の移
転登録手続をする。
(エ) 本件合意による本件使用許諾契約の修正は，被控訴人による本件使
用許諾契約の違反により生じた控訴人のいかなる権利の放棄も意味しな
い。
ウ 控訴人と被控訴人が本件合意をした経緯及び事情等は，以下のとおりで
ある。
(ア) ダミアーニ社及び控訴人の代表者を兼ねていたＡは，平成１５年７
月当時，ダミアーニ・グループがロッカ社を買収すべく株式の過半数を
有していたことから，ロッカ社の代表者と交渉し，控訴人が日本におい
て「ＲＯＣＣＡ」の標章を使用することの許諾を得ていた。そして，Ａ
は，同月頃，被控訴人代表者と面談し，控訴人と被控訴人との間で本件
使用許諾契約を締結した。
その後，控訴人と被控訴人は，平成２６年４月２３日,本件合意をした。
本件合意について，書面が交わされていないが，これは，ダミアーニ・
グループがロッカ社の買収を予定していたことや，本件使用許諾契約を
締結した控訴人の意に反し，被控訴人が自己を権利者として本件商標１
の商標権の設定登録を受けたことなどの経緯に照らして，Ａ，ダミアー
ニ・グループのセールスマネージャーであるＢと被控訴人代表者との面
談において，口頭で合意されたためである。
(イ) これに対し原判決は，①本件合意の内容は，商標権者でない控訴人
に一方的に有利な内容になっており，このような通常の取引とは質的に
異なるような重大な内容であるにもかかわらず，書面を作成せずに，口
頭で合意をするのは不自然である，②被控訴人が，本件各商標の商標権
者である立場を覆すような，控訴人に一方的に有利な内容の合意を，控
訴人との間であえて行う合理的な理由はない，③平成２０年９月にダミ
アーニ・グループがロッカ社を買収したことにより，ロッカ社から「Ｒ
ＯＣＣＡ＼ＣＡＬＤＥＲＯＮＩ」の商標を譲り受け，同商標権は，平成
２１年７月２１日付けでロッカ社からダミアーニ・グループに移転され
たことからすると，それより前の平成１５年７月当時は，控訴人は，日
本国内において「ＲＯＣＣＡ」に関する権利を何ら有していなかったか
ら,本件使用許諾契約は成立していないなどとして，本件合意の成立は認
められない旨判断した。
しかしながら，①については，控訴人は，販売代理店との契約は，通
常の取引とは質的に異なるような重大な内容の契約であっても，すべて
口頭で締結していた。控訴人と被控訴人間の販売代理店契約も，平成１
５年頃に，口頭で締結されており，また，控訴人は，被控訴人代表者の
Ｃが勤務していた株式会社サカグチ（以下「サカグチ」という。）との間
の販売代理店契約も口頭で締結していた。このように口頭で成立してい
る本件使用許諾契約を，口頭の本件合意により修正することは，何ら不
自然ではない。
次に，②については，宝飾メーカーのブランド名を商標登録する場合，
権利者は宝飾メーカーとすることが商慣習上当然であって，販売代理店
が世界的な宝飾メーカーのブランド名を権利化できないことは商慣習上
当然である。また，総代理店契約が解消されれば，登録されたブランド
名の商標の権利者は，防衛目的を失うため宝飾メーカーに戻されること
も，商慣習上当然である。しかるところ，平成１５年当時，ダミアーニ
商品の日本における知名度はさほど高くなかったかもしれないが，国外
においては，１７９４年誕生の「ロッカ」，１９２４年誕生の「ダミアー
ニ」を始めとするダミアーニ・グループのブランドは，既に最高級ブラ
ンドとして，世界の宝飾業界において確固たる地位を築き上げていたこ
とからすると，業界における商慣習に照らし，ダミアーニ商品の販売代
理店の一つにすぎない被控訴人が，国際的な高級宝飾ブランドであるダ
ミアーニ・グループが保有していたブランド名「ＲＯＣＣＡ」を権利化
し，保持できる理由はない。
したがって，控訴人と被控訴人が，控訴人に一方的に有利な内容の本
件合意をしたことは，商慣習や社会常識に照らし，極めて合理的である。
③については，商標法は，
「商品若しくは役務に関する広告，価格表若
しくは取引書類に標章を付して展示し，若しくは頒布し，又はこれらを
内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」を，標
章（商標）の使用とみなす旨定めている（商標法２条３項８号） そして，
。
一般的に，店舗名を商品に関する広告，価格表若しくは取引書類に付し
て展示し又は頒布することは，店舗運営にあたって不可欠の行為である
から，被控訴人としては，
「ＲＯＣＣＡ」を店舗名として使用する合意を
するだけでは足りず，商標として使用することにつき使用許諾の合意を
する必要があった。
そして，民法上，商標が登録されているか否かを問わず，使用許諾契
約を締結することは可能であり，また，商標法上，商標権者は，商標登
録後，当該登録商標を使用する権利を専有することとなるが（商標法２
５条参照），商標権者によらない当該商標の使用許諾契約の効力を否定
する規定は存在しないから，商標権の登録と当該商標の使用許諾契約の
有効性とは別次元の問題である。
したがって，平成１５年７月当時，ロッカ社の株式の過半数を取得し
ていた控訴人を含むダミアーニ・グループが，「ＲＯＣＣＡ」の標章の
使用許諾契約を締結することは，民法及び商標法に照らして，何ら支障
もなく実行可能であった。平成１９年４月１０日当時，被控訴人店舗の
入口に「ＲＯＣＣＡ」の商標及び「ＤＡＭＩＡＮＩ」の商標を表示して
いることを示す写真（甲２１の１，２）は，ダミアーニ商品の日本販売
代理店が,ダミアーニ社から「ＲＯＣＣＡ」の商標及び「ＤＡＭＩＡＮＩ」
の商標の双方について使用許諾を受け,これらを使用して小売業を営ん
でいることを端的に示している。
以上によれば，原判決の上記判断は誤りである。
⑵ 控訴人は，被控訴人が平成２８年以降本件各商標権の移転交渉を拒絶する
ようになり，控訴人と被控訴人間の信頼関係が破壊されたため，本件訴状を
もって，被控訴人に対し，本件合意を解約する旨の意思表示をした。
本件訴状の送達により，控訴人と被控訴人の本件合意は終了した。
⑶ よって，控訴人は，被控訴人に対し，主位的に，本件合意に基づく履行請
求として，本件商標権の移転登録手続を求め，予備的に，本件合意の解約に
よる原状回復請求として，本件各商標の商標登録の抹消登録手続を求める。
２ 被控訴人の主張
控訴人主張の本件使用許諾契約の締結の事実及び本件合意の事実は，いずれ
も否認する。
⑴ア 被控訴人代表者のＣは，平成１５年当時，被控訴人の宝飾店の出店に係
る責任者であったところ，Ａが出店予定地を見るために鹿児島市を訪れ，
Ａとの間で店舗の名称が話題となった際，Ａが提案した「カルデローニ」
という名称に対して，響きが日本に馴染まないと指摘したところ， 「Ｒ
更に
ＯＣＣＡ」を提案されたことから，これを採用したものである。
しかるところ，店舗の名称は，事業が行われている建物を認識させるも
のであるのに対し，商標は，同種の他の商品とは異なるものであることを
認識させるものであるから，店舗の名称と商標とは別個の概念であり，被
控訴人が鹿児島市内に出店する店舗の名称をＡが提案した「ＲＯＣＣＡ」
とすることが決定されたことをもって，控訴人主張の本件使用許諾契約が
締結されたということができない。
また，商標登録を受けていない商標については，使用許諾を受けなくな
くても当該商標を使用することが妨げられることはなく，使用許諾契約を
締結する必要はないから，被控訴人が控訴人主張の本件使用許諾契約を締
結しなければならない状況あるいは必要性があったということができない。
イ Ｃは，平成１６年頃，被控訴人に就職する前に就業していたサカグチが
ダミアーニ・グループの看板商品である「ベル・エポック」を自社の店名
に使用し，商標登録を受けてダミアーニ・グループと紛争になっているこ
とを知り，控訴人の会長のＤに「ＲＯＣＣＡ」も同じことになると，問題
である旨を相談したところ，Ｄから，
「なぜまだ登録していないのか」と言
われ，防衛策として，被控訴人が本件商標１の商標登録出願をするに至っ
たものである。
⑵ 被控訴人が控訴人との間で締結した口頭契約は，商品の発注，納品等の取
引に係る契約においてだけであり，それ以外は存在しない。まして，被控訴
人と控訴人が，商標をめぐる契約を口頭で締結したことはない。
また，控訴人が一方的に自らの解釈で被控訴人にした提案（甲８ないし１
０の各１）については，あまりに内容が不合理であるため，これに取り合わ
なかった経緯がある。
第４ 当裁判所の判断
１ 認定事実
前記第２の２の前提事実と証拠（甲１ないし１３，１５，１６，２２，乙１
（いずれも枝番のあるものは枝番を含む。 ）
） 及び弁論の全趣旨を総合すれば，
以下の事実が認められる。
⑴ア(ア) １９２４年にイタリアで設立されたダミアーニ社を中核とするダミ
アーニ・グループは，「ダミアーニ」の宝飾ブランドを展開している。
控訴人は，ダミアーニ・グループの日本法人として，平成１０年１０
月１４日に設立された，宝石類，時計，貴金属製の装身具，宝飾雑貨等
の輸出入及び販売等を目的とする株式会社である。
(イ) ダミアーニ社は，２００８年（平成２０年），イタリア法人「ロッ
カ ソシエテ，ペル，アチオニ」（ロッカ社）を買収し，２０１４年（平
成２６年），同社を吸収合併した。ロッカ社は，１７９４年に誕生した
「ＲＯＣＣＡ」ブランドのジュエリーや時計を取り扱っていた。
ダミアーニ・グループは，主たるブランドの「ダミアーニ」などのほ
か，「ＲＯＣＣＡ」ブランドを展開し，２０１８年（平成３０年）２月
時点で，イタリア，韓国，スイスなどに「ＲＯＣＣＡ」の名称の店舗を
１４店運営している。また，ダミアーニ・グループは，「ＲＯＣＣＡ」
の名称のオンラインショッピングサイト（甲４）を運営している。
イ 被控訴人は，昭和２９年１０月２５日に設立された，一般衣料品及び服
飾雑貨の販売，宝石・貴金属の加工，製造，販売等を目的とする株式会社
である。
⑵ア Ｃは，平成１３年頃，「ダミアーニ」ブランドの商品の卸売業及び小売
業を行っていたサカグチに入社し，平成１４年８月末に同社を退社した後，
同年９月に被控訴人に入社した。その後，Ｃは，平成２３年９月１日，被
控訴人の代表取締役に就任した。
イ Ｃは，平成１５年７月頃，鹿児島市で「ダミアーニ」ブランドの商品の
取扱いを中心とした被控訴人の店舗を出店したいと考えていた。
ダミアーニ社及び控訴人の代表者を兼ねていたＡは，同月頃，同市を訪
れて，Ｃと面談し，その際，Ａの提案で，被控訴人が同市に出店する店舗
の名称を「ＲＯＣＣＡ」とすることが決定された。
その後，被控訴人は，控訴人と取引をするようになった。
⑶ア 被控訴人は，平成１８年２月９日，別紙商標権目録記載１のとおり，「Ｒ
ＯＣＣＡ」の標準文字からなる本件商標１について，指定商品を第１４類
「身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，時計，宝石，宝石の模
造品」として商標登録出願をし，同年１２月２２日，本件商標１の商標登
録を受けた。
被控訴人は，平成１９年４月１２日，同目録記載５ないし７のとおり，
「ＲＯＣＣＡ」及び「ＳＩＮＣＥ １９４７」の上下２段の文字又は「Ｒ
ＯＣＣＡ」の文字（標準文字）からなる本件商標５ないし７について商標
登録出願をした。
その後，平成２０年頃には，控訴人と被控訴人の取引は行われなくなっ
た。
イ ダミアーニ・グループのブランド管理を行うダミアーニＢ．Ｖ．社は，
平成２１年７月２１日，本件商標１について別件無効審判を請求した。
特許庁は，平成２２年２月２５日，別件無効審判の請求は成り立たない
との別件審決（甲７）をした。別件審決の理由の要旨は，本件商標１の商
標登録は，商標法４条１項１１号，１５号又は１９号のいずれにも違反し
ないから，同法４６条１項により無効とすることはできないというもので
ある。その後，同年７月７日，別件審決は確定した（甲５の１）。
ウ 一方，被控訴人は，別紙商標権目録２ないし９記載のとおり，平成２１
年６月１２日に本件商標２ないし４について，平成２２年５月１９日に本
件商標８及び９について各商標登録出願を行い，平成２４年４月２７日に
本件商標２ないし４の商標登録を，同年５月１８日に本件商標５ないし９
の商標登録を受けた。
⑷ア Ａは，平成２６年４月２３日，ダミアーニ・グループのセールスマネー
ジャーのＢ及び当時の控訴人代表者Ｅとともに，大阪市内のレストランで，
被控訴人代表者のＣと面談した。
イ その後，被控訴人は，平成２７年及び平成２８年に開催した被控訴人の
展示会にダミアーニブランドの商品を出展した。
⑸ア 控訴人は，被控訴人に対し，本件各商標権に関する和解を提案する旨の
２０１７年（平成２９年）２月２５日付け書面（甲８の１）を送付し，同
書面は，同年３月１日，被控訴人に到達した（甲８の２）。同書面添付の
和解契約書案（甲８の１。以下「本件和解契約書案」という。）には，被
控訴人を「甲」，「Ｄａｍｉａｎｉ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓ．
Ａ．」を「乙」とし，①「甲と乙は，業務提携について合意し，その際，
乙は，甲に対し，諸外国で乙が保有し登録された「ＲＯＣＣＡ」商標（本
件商標）の使用を認め，甲は，本件商標権を，日本において登録した。乙
は，本件商標について…無効審判を請求したが，特許庁は，請求が成り立
たない旨の審決（本件審決）を下し，本件審決は確定した。甲と乙は，本
件審決の解釈に関して見解の相違を生じたことなどから，業務提携が事実
上中断し，かつ，本件商標権の帰属について，長年にわたり，合意に至ら
なかった。そこで，甲と乙は，上記法解釈に係る見解の相違があることを
認めつつ，本件を将来に向けて解決し，業務提携を再開・発展させること
により，相互に共存共栄することとした。」（前文），②「甲は，乙に対
し，本契約書別紙商標権目録１記載の本件商標権について，移転登録手続
を執ることを合意し，乙は，甲に対し，「ＲＯＣＣＡ ＳＩＮＣＥ １９
４７」商標を，日本において，乙の使用に係る同商標と異なる字体で使用
することにつき，通常使用権を許諾する。上記移転登録手続に要する費用
は，乙が負担し，上記許諾は無償とする。」（１条３項），③「甲と乙は，
業務提携のため，最善の努力をすることを合意する。」（４条１項）など
の記載がある。
イ 控訴人の代理人弁護士は，平成２９年５月３１日到達の内容証明郵便（甲
９の１，２）により，被控訴人に対し，「ＲＯＣＣＡ商標の件」と題する
同月２９日付け書面をもって，本件和解契約書案に対する回答を求める旨
の通知をした。
その後，控訴人の代理人弁護士は，同年７月１日到達の内容証明郵便（甲
１０の１，２）により，被控訴人に対し，「ＲＯＣＣＡ商標の件（その２）」
と題する同年６月３０日付け書面をもって，本件和解契約書案に対する回
答を求める旨の再度の通知をした。
しかし，被控訴人は，上記各通知に対して応答しなかった。
⑹ア 控訴人は，控訴人を「債権者」，被控訴人を「債務者」とし，本件各商
標権について譲渡等一切の処分の禁止を求める処分禁止仮処分の申立て
（東京地方裁判所平成３０年（ヨ）第２２０３５号事件）をし，平成３０
年４月１０日，同裁判所は，その旨の仮処分命令（甲１１）を発令した。
イ 控訴人は，平成３０年４月１１日，本件訴訟を提起した。
控訴人は，本件訴状をもって，被控訴人に対し，本件使用許諾契約を解
約する旨の意思表示をし，同年５月２３日，本件訴状は被控訴人に送達さ
れた。
２ 判断
次のとおり訂正するほか，原判決の「事実及び理由」中の第４の２に記載の
とおりであるから，これを引用する。
⑴ 原判決８頁２２行目を「⑴ 控訴人と被控訴人間の本件合意の成否につい
て」と改め，同頁２３行目から２４行目にかけての「本件契約（平成１５年
７月の当初使用許諾契約及び平成２６年４月の本件修正合意）が」を「平成
２６年４月２３日に本件合意が」と，同頁２５行目の「代表者であったＡ（甲
１２，１６）」を「代表者のＡ（甲１２，１６，２２）」と改める。
⑵ 原判決９頁１行目及び１１行目の各「本件契約」をいずれも「本件合意」
と，同頁２行目から３行目にかけての「本件契約（当初使用許諾契約及び本
件修正合意）」を「本件合意」と，同頁４行目から５行目にかけての「本件各
商標登録」を「本件各商標の商標登録」と，同頁７行目から８行目にかけて
の「本件各登録商標に係る」を「本件各商標の」と改め，同頁１４行目から
１０頁１９行目までを次のとおり改める。
「 かえって，前記１⑸の認定事実によれば，控訴人が被控訴人に送付した
本件各商標権に関する和解を提案する旨の２０１７年（平成２９年）２月
２５日付け書面（甲８の１）添付の本件和解契約書案には，被控訴人を「甲」，
「Ｄａｍｉａｎｉ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓ． 」 「乙」
Ａ． を とし，
①「甲と乙は，業務提携について合意し，その際，乙は，甲に対し，諸外
国で乙が保有し登録された「ＲＯＣＣＡ」商標（本件商標）の使用を認め，
甲は，本件商標権を，日本において登録した。乙は，本件商標について…
無効審判を請求したが，特許庁は，請求が成り立たない旨の審決（本件審
決）を下し，本件審決は確定した。甲と乙は，本件審決の解釈に関して見
解の相違を生じたことなどから，業務提携が事実上中断し，かつ，本件商
標権の帰属について，長年にわたり，合意に至らなかった。そこで，甲と
乙は，上記法解釈に係る見解の相違があることを認めつつ，本件を将来に
向けて解決し，業務提携を再開・発展させることにより，相互に共存共栄
することとした。（前文）
」 ，②「甲は，乙に対し，本契約書別紙商標権目録
１記載の本件商標権について，移転登録手続を執ることを合意し，乙は，
甲に対し，「ＲＯＣＣＡ ＳＩＮＣＥ １９４７」商標を，日本において，
乙の使用に係る同商標と異なる字体で使用することにつき，通常使用権を
許諾する。上記移転登録手続に要する費用は，乙が負担し，上記許諾は無
償とする。（１条３項）などの記載があることが認められる。本件和解契
」
約書案の上記①中の「甲と乙は，本件審決の解釈に関して見解の相違を生
じたことなどから，業務提携が事実上中断し，かつ，本件商標権の帰属に
ついて，長年にわたり，合意に至らなかった。 との記載は，
」 ２０１７年（平
成２９年）２月２５日付け書面の添付書面として本件和解契約書案を送付
した時点では，控訴人と被控訴人間で被控訴人が控訴人に対し本件各商標
権を移転することの合意が成立していないことを示すものであり，平成２
６年４月２３日に控訴人と被控訴人間で本件合意が成立していたことと矛
盾する記載であり，また，本件和解契約書案の上記②の内容は，本件合意
の内容と必ずしも一致するものではない。」
⑶ 原判決１０頁２０行目の「ウ」を「イ」と，同頁２１行目及び２２行目の
各「本件修正合意」をいずれも「本件合意」と，同頁２３行目から２４行目
にかけての「本件各商標登録」を「本件各商標の商標登録」と改める。
⑷ 原判決１１頁１行目の「本件登録商標１」を「本件商標１」と，同頁２行
目の 「ＲＯＣＣＡ」
「 が」から３行目の「本件審判請求」までを「ダミアーニ・
グループのダミアーニＢ．Ｖ．社が請求した別件無効審判」と，同頁３行目
から４行目にかけての「本件登録商標２ないし９」を「本件商標２ないし９」
と，同頁５行目，７行目，１０行目，１２行目及び１７行目の各「本件修正
合意」をいずれも「本件合意」と，同頁１１行目の「終了しており，」を「行
われなくなっており，」と改める。
⑸ 原判決１１頁１９行目の「エ」 「ウ」
を と，同頁同行目の （甲１２，
「 １６）」
を「（甲１２，１６，２２）」と改め，同頁２２行目から末行までを次のとお
り改める。
「 したがって，控訴人と被控訴人が控訴人の主張の本件合意をしたことを
認めることはできない。」
⑹ 原判決１２頁２行目から６行目までを削り，同頁７行目の「本件契約（当
初使用許諾契約及び本件修正合意）」を「本件合意」と，同頁９行目の「（当
初使用許諾契約），当初使用許諾契約」を「本件使用許諾契約」と，同頁１０
行目の「本件登録商標１の設定登録」を「本件商標１の商標登録」と改め，
同頁１１行目の「（本件修正合意）」を削り，同頁同行目の「本件契約締結」
を「本件合意締結」と改める。
⑺ 原判決１２頁１３行目の「契約締結に至る」を削り，同頁１４行目の「本
件契約」を「本件合意」と改め，同頁１５行目の「かえって」から２０行目
の「不自然である。」までを削り，同頁２０行目から２１行目にかけての「当
初使用許諾契約」を「本件使用許諾契約」と，同頁２１行目から２２行目に
かけて及び２４行目の各「本件登録商標１」をいずれも「本件商標１」と，
同頁２２行目，２３行目及び末行の各「本件修正合意」をいずれも「本件合
意」と，同頁２４行目から２５行目にかけての「本件審決後も」を「別件審
決後も」と改める。
⑻ 原判決１３頁５行目から６行目にかけての「本件契約（当初使用許諾契約
及び本件修正合意）」を「本件合意」と改め，同頁１３頁１０行目から１４頁
７行目までを次のとおり改める。
「 イ 当審で提出されたＡ作成の２０２０年３月１１日付け陳述書（甲２
２）について補足して説明する。
甲２２には，①「⑵ そして，度重なる協議を通じ，Ｃ氏は事態の
解決に前向きになり，２０１４年４月２３日，私はＢ氏と共に大阪で
Ｃ氏と面談をしたのでした。私達はレストランで昼食をとり，この席
で，私は，Ｃ氏に対し，当社が使用し管理する「ＲＯＣＣＡ」が国際
著名商標であることは，Ｃ氏もよく知っているはずであり，鈴屋は「Ｒ
ＯＣＣＡ」商標を返還すべきであると明確に述べ，最終的に，Ｃ氏も，
これを認めるに至りました。そこで，私は，もしこの事態を解決でき
るのであれば，当社は商取引関係を継続することをうれしく思い，ま
た，ダミアーニグループは鈴屋を支援することも述べました。そうす
ると，Ｃ氏は，当社との商標を巡る紛争を直ちに解決するため，
「ＲＯ
ＣＣＡ」商標を当社に移転する代わりに，当社との取引を継続し，ダ
ミアーニグループに支援を要請したいと述べ，私の提案に同意しまし
た。（７頁９行～２１行）
」 ，②「Ｃ氏がこの日，私達に対して「ＲＯＣ
ＣＡ」商標を移転することに同意したのは，本来「ＲＯＣＣＡ」商標
を返還する義務があることを，Ｃ氏自身も理解していたからであり，
また，ダミアーニグループと取引を継続し，その支援を受けることが
鈴屋にとって利益であるという合理的なビジネスジャッジをしたから
であり，加えて，これまでのダミアーニグループの最大限の譲歩と誠
実さを，Ｃ氏も理解してくれたからだと，私は信じています。（７頁
」
２２行～２７行），③「他方で，私には，せっかくＣ氏がダミアーニグ
ループの誠実さを理解し，
「ＲＯＣＣＡ」商標の移転を明確に約束して
くれたのに，その場で畳み掛けるように，また，レストランという場
所で，何か書面の作成を要求することは，Ｃ氏に対し礼を失する行為
であると思われましたので，書面による契約書の締結は後日とするこ
とにしました。（７頁２８行～８頁２行）との記載がある。
」
そこで検討するに，上記①の記載部分は，控訴人代表者のＡが，２
０１４年（平成２６年）４月２３日，レストランの席上で，被控訴人
代表者のＣに対し，控訴人が使用し管理する「ＲＯＣＣＡ」が国際著
名商標であることは，Ｃもよく知っているはずであり，鈴屋（被控訴
人）は「ＲＯＣＣＡ」商標を返還すべきであると明確に述べ，最終的
に，Ｃも，これを認めるに至った，Ｃは，控訴人との商標を巡る紛争
を直ちに解決するため，
「ＲＯＣＣＡ」商標を控訴人に移転する代わり
に，控訴人との取引を継続し，ダミアーニ・グループに支援を要請し
たいと述べ，Ａの提案に同意した旨を供述するものであるところ，Ａ
がレストランの席上で「ＲＯＣＣＡ」商標の返還を求める旨の提案を
してから，Ｃが「最終的にこれを認めるに至った」具体的な経緯につ
いての説明がない上，当時，被控訴人がダミアーニ・グループに支援
を要請すべき事情があったことを認めるに足りる証拠はなく，さらに
は，ダミアーニ・グループのダミアーニＢ．Ｖ．社が請求した本件商
標１の商標登録無効審判（別件無効審判）を不成立とする別件審決が
既に確定している状況下において，ＣがＡの提案に応じるべき合理的
な理由はないことに照らすと，Ａの上記供述内容はそれ自体不自然で
あって，説得力を欠くものである。
かえって，前記(1)アのとおり，控訴人が被控訴人に送付した２０１
７年（平成２９年）２月２５日付け書面（甲８の１）添付の本件和解
契約書案中には，被控訴人と「Ｄａｍｉａｎｉ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉ
ｏｎａｌ Ｓ．Ａ．」は，「業務提携が事実上中断し，かつ，本件商標
権の帰属について，長年にわたり，合意に至らなかった。」との記載部
分があり，この記載部分は，ＡとＣが平成２６年４月２３日に面談し
た後の本件和解契約書案が送付された時点において，控訴人と被控訴
人間で被控訴人が控訴人に対し本件各商標権を移転することについて
の合意が成立していないことを示すものであり，上記①の記載部分と
矛盾するものである。
次に，上記②及び③の記載部分は，Ａ個人の内心の思いや考えを述
べたものであり，Ａが，Ｃに対し，言葉として発して，その内容を確
認したというものではないから，控訴人主張の本件合意の成立を裏付
けるものではない。
以上によれば，甲２２の上記①ないし③の記載部分は措信すること
はできず，甲２２の他の記載を勘案しても，甲２２から控訴人主張の
本件合意が成立したことを認めることはできない。
⑶ 小括
以上によれば，控訴人と被控訴人間で控訴人主張の本件合意をしたこ
とを認めることはできないから，控訴人の主位的請求及び予備的請求は，
その余の点について判断するまでもなく，いずれも理由がない。」
第５ 結論
以上のとおり，控訴人の請求はいずれも理由がないから，控訴人の請求をい
ずれも棄却した原判決は相当である。
したがって，本件控訴は理由がないから，これを棄却することとし，主文の
とおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官 大 鷹 一 郎
裁判官 本 吉 弘 行
裁判官 岡 山 忠 広
（別紙） 商標権目録
１⑴ 登録番号 商標登録第５０１３２９４号
商 標 ＲＯＣＣＡ（標準文字）
出 願 日 平成１８年２月９日
設定登録日 平成１８年１２月２２日
指定商品 第１４類「身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，
時計，宝石，宝石の模造品」
⑵ 順位番号 甲区１番
登録権利者 株式会社鈴屋
２⑴ 登 録 番 号 商標登録第５４８９７４２号
商 標 ＲＯＣＣＡ（標準文字）
出 願 日 平成２１年６月１２日
設定登録日 平成２４年４月２７日
指定商品 第１４類「貴金属製宝石箱，指輪，ブレスレット，ネックレ
ス，イヤリング，ブローチ，ペンダント，ネクタイピン，スカ
ーフリング，カフスボタン，時計の部品及び附属品，貴金属製
靴飾り」
⑵ 順位番号 甲区１番
登録権利者 株式会社鈴屋
３⑴ 登 録 番 号 商標登録第５４８９７４３号
商 標
出 願 日 平成２１年６月１２日
設定登録日 平成２４年４月２７日
指定商品 第１４類「身飾品，貴金属，キーホルダー，宝玉及びその原
石並びに宝玉の模造品，時計，宝石，宝石の模造品，貴金属製
宝石箱，指輪，ブレスレット，ネックレス，イヤリング，ブロ
ーチ，ペンダント，ネクタイピン，スカーフリング，カフスボ
タン，時計の部品及び附属品，貴金属製靴飾」
⑵ 順位番号 甲区１番
登録権利者 株式会社鈴屋
４⑴ 登 録 番 号 商標登録第５４８９７４４号
商 標
出 願 日 平成２１年６月１２日
設定登録日 平成２４年４月２７日
指定商品 第１４類「身飾品，貴金属，キーホルダー，宝玉及びその原
石並びに宝玉の模造品，時計，宝石，宝石の模造品，貴金属製
宝石箱，指輪，ブレスレット，ネックレス，イヤリング，ブロ
ーチ，ペンダント，ネクタイピン，スカーフリング，カフスボ
タン，時計の部品及び附属品，貴金属製靴飾」
⑵ 順位番号 甲区１番
登録権利者 株式会社鈴屋
５⑴ 登録番号 商標登録第５４９３９８４号
商 標
出 願 日 平成１９年４月１２日
設定登録日 平成２４年５月１８日
指定役務 第３５類「時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，宝玉及びその模造品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
⑵ 順位番号 甲区１番
登録権利者 株式会社鈴屋
６⑴ 登 録 番 号 第５４９３９８５号
商 標
出 願 日 平成１９年４月１２日
設定登録日 平成２４年５月１８日
指定役務 第３５類「時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，宝玉及びその模造品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
⑵ 順位番号 甲区１番
登録権利者 株式会社鈴屋
７⑴ 登 録 番 号 商標登録第５４９３９８６号
商 標 ＲＯＣＣＡ（標準文字）
出 願 日 平成１９年４月１２日
設定登録日 平成２４年５月１８日
指定役務 第３５類「時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，宝玉及びその模造品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
⑵ 順位番号 甲区１番
登録権利者 株式会社鈴屋
８⑴ 登 録 番 号 商標登録第５４９３９９１号
商 標 ロッカ（標準文字）
出 願 日 平成２２年５月１９日
設定登録日 平成２４年５月１８日
指定商品 第１４類「貴金属，身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の
模造品，時計，宝石，宝石の模造品，キーホルダー，宝石箱」
⑵ 順位番号 甲区１番
登録権利者 株式会社鈴屋
９⑴ 登 録 番 号 商標登録第５４９３９９２号
商 標 ロッカ（標準文字）
出 願 日 平成２２年５月１９日
設定登録日 平成２４年５月１８日
指定役務 第３５類「貴金属の小売又は卸売の業務において行われる顧
に対する便益の提供，身飾品の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，宝玉及びその原石並びに宝玉
の模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，宝石の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，宝石の模造品の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，キー
ホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，宝石箱の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供」
⑵ 順位番号 甲区１番
登録権利者 株式会社鈴屋