平成21(ネ)10041特許権侵害差止請求控訴事件

平成２１年１０月２８日 判決言渡
平成２１年（ネ）第１００４１号 特許権侵害差止請求控訴事件
（原審 東京地方裁判所 平成１８年（ワ）第１６１１９号）
平成２１年７月２９日 口頭弁論終結
判 決
控 訴 人 エルンスト・ミュールバウエル・
ゲーエムベーハー・ウント・コー
・カーゲー
訴訟代理人弁護士 鈴 木 秀 彦
被 控 訴 人 株 式 会 社 ジ ー シ ー
訴訟代理人弁護士 彌 重 仁 也
補 佐 人 弁 理 士 野 間 忠 之
主 文
１ 本件控訴を棄却する。
２ 控訴費用は控訴人の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第１ 控訴の趣旨
１ 原判決を取り消す。
２ 被控訴人は，控訴人に対し，２億２２００万円及びうち１億０２００万円に
対する平成１８年１０月６日から，うち１億２０００万円に対する平成２０年
５月１０日からそれぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３ 訴訟費用は，第１，第２審とも被控訴人の負担とする。
第２ 事案の概要
本件は，発明の名称を「重合可能なセメント混合物」とする特許権（存続期
間は平成１８年１０月９日に満了した 。）を有していた控訴人（原審原告。以
下，単に「原告」という。）が，被控訴人（原審被告。以下，単に「被告」と
いう 。）に対し，被告の製造，販売する製品が上記特許権に係る発明の技術的
範囲に属し，被告は，原告に無断で上記製品の製造，販売行為を行ったとして，
民法７０３条に基づき，不当利得２億２２００万円の返還（遅延損害金につい
ては，うち１億０２００万円に対しては平成１８年１０月２日付けの訴え変更
申立書の送達の日の翌日である平成１８年１０月６日から，うち１億２０００
万円に対しては平成２０年５月８日付け訴えの変更申立書の送達の日の翌日で
ある同月１０日から，それぞれ支払済みまで民法所定の年５分の割合による金
員を請求している。）を求めている事案である。
原判決は，被告の製造，販売する製品が原告の有する特許権に係る発明の技
術的範囲に属することは立証されていないとして，原告の請求を棄却した。こ
れに対し，原告は本件控訴を提起した。
なお，以下，略語については，当裁判所も原判決と同一のものを用いる。
１ 争いのない事実等
次のとおり付加訂正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第２ 事
案の概要 」 「１
， 争いのない事実等」（原判決２頁１９行目ないし５頁１９行
目）記載のとおりであるから，これを引用する。
(1) 原判決２頁２２行目の「有している。」を「有していた。」と改める。
(2) 原判決２頁２６行目の後に行を改めて，次のとおり挿入する。
「存続期間満了日 平成１８年１０月９日」
(3) 原判決４頁１８行目の「(4)」を「(5)」と，２０行目の「(5)」を「(6)」
とそれぞれ改める。
(4) 原判決５頁８行目ないし９行目の「被告の請求を棄却した（甲２５） 」
。
を次のとおり改める。
「被告の請求を棄却する判決をし（甲２５），同判決は，同年９月１０日，
確定した。」
２ 争点
原判決の「事実及び理由」欄の「第２ 事案の概要 」 「２
， 争点」（原判決
５頁２１行目ないし２６行目）記載のとおりであるから，これを引用する。
３ 争点に対する当事者の主張
次のとおり付加訂正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第２ 事
案の概要 」 「３
， 争点に対する当事者の主張」（原判決６頁２行目ないし２７
頁１８行目）記載のとおりであるから，これを引用する。
(1) 原判決７頁７行目の後に行を改めて次のとおり挿入する。
「分取的ＧＰＣの後，第２回分析的ＧＰＣの前に，加熱・濃縮の工程は行わ
れた。パーシュ博士が『濾過』工程を行っていないと回答したものを，原告
担当者が，『加熱・濃縮』工程と『濾過』工程の両者を行っていないものと
誤解して報告したので，甲２９報告書では，加熱・濃縮の工程は行われてい
ないとの誤った記載がされた。
しかし，分取的ＧＰＣの後，第２回分析的ＧＰＣの前に，加熱・濃縮の工
程が存在したとしても，ポリカルボン酸と共有結合していなかったＨＥＭＡ
が加熱によってエステル化することはあり得ない。甲３４報告書の実験にお
いては，市販のポリアクリル酸とＨＥＭＡを混合したサンプルについて，分
取的ＧＰＣ→加熱 濃縮）
（ →分析的ＧＰＣという手順で実験を行っているが，
このような実験の過程において，エステル化は全く生じていないから，甲２
４実験において濃縮（加熱）工程によりエステル化が生じた可能性があると
はいえない。」
(2) 原判決７頁１３行目の後に行を改めて次のとおり挿入する。
「パーシュ博士は，甲２４実験の第２回分析的ＧＰＣのクロマトグラフ（甲
２４の図４）において，溶出容積１９ｍｌ以降も計測を継続したにもかかわ
らず，硝酸ナトリウムのＲＩ曲線とＵＶ曲線が計測されないことについては
何ら疑念を抱くことはなかったから，分取的ＧＰＣによる分離は成功してい
る。
乙３０意見書は，分取的ＧＰＣで分取された後の液を濃縮（加熱）して調
整しないのであれば，濃度が分からないから，第２回分析的ＧＰＣの移動層
の硝酸ナトリウム濃度を合わせることができず，チャートに硝酸ナトリウム
のピークが検出されるはずであるとする。これに対し，乙３１（アイゼンバ
ッハ教授意見書）は，分取的ＧＰＣのクロマトグラム（甲２４の図２）にお
いて約９分の箇所に観察されるピークは硝酸ナトリウムによるものではあり
得ないとしているから，乙３０意見書の記載は乙３１の記載と矛盾している。
したがって，乙３０意見書の記載に基づいて ，『分取的ＧＰＣで分取された
後の液を濃縮（加熱）して調整しないのであれば，第２回分析的ＧＰＣでも
硝酸ナトリウムのＲＩ曲線とＵＶ曲線が観察されるはずである』ということ
はできない。」
(3) 原判決９頁２５行目の後に行を改めて次のとおり挿入する。
「仮に，第２回分析的ＧＰＣによって，分取的ＧＰＣが成功したか否かの確
認が十分にされていないとしても，そのことから直ちに，ポリカルボン酸と
共有結合していないＨＥＭＡが含まれている可能性があるということはでき
ず，ポリカルボン酸と共有結合していないＨＥＭＡが含まれていることを裏
付ける証拠はない。
会合とは，『２個以上の同一分子が共有結合以外の分子間相互作用によっ
て結合し，１個の分子のように行動する現象をいう 』（乙３２）から，ポリ
カルボン酸とＨＥＭＡが会合することはあり得ない。分取後の成分中のポリ
カルボン酸とＨＥＭＡが共溶質結合（cosolute binding）していたとしても，
このような弱い結びつきは，ＧＰＣ透過時に破壊されてしまう（乙９）。共
溶質結合（cosolute binding）自体も仮説にすぎず，アントニエッティ博士は
これを否定している（甲１２）。
さらに，仮に，ポリカルボン酸と共有結合していないＨＥＭＡが存在して
いたとしても，それが『加熱』処理によってポリカルボン酸とエステル反応
を起こした可能性があることを裏付ける証拠はない。逆に，甲３４報告書に
よれば，加熱工程があったからエステル化が生じた可能性があるとはいえな
い。」
(4) 原判決１９頁１１行目の後に行を改めて次のとおり挿入する。
「(e) 原告は，パーシュ博士が『濾過』工程を行っていないと回答したも
のを，原告の担当者が『加熱・濃縮』工程と『濾過』工程を行っていな
いものと誤解して報告したので，甲２９報告書では，加熱・濃縮の工程
は行われていないとの誤った記載がされたと主張する。
しかし，原告は，原審口頭弁論期日に陳述された準備書面（平成２０
年１２月１７日付け準備書面（１０））において，分取的ＧＰＣによっ
て得られた成分のうち一部が濃縮・濾過等の処理を受けずに第２回分析
的ＧＰＣにかけられた旨主張していたから，少なくとも原告代理人は，
濃縮を含む後処理が問題であることを理解していたものであり，また，
原審の裁判官からも繰り返し確認を求められていたから，原告代理人は
原告本人との間でその回答のために連絡を取っていたはずであり，誤解
があったとしても容易に判明したはずである。実験方法の説明が合理的
な理由なく変更されたことからして，甲２４意見書の証明力はない。
原告は，従前から，ポリカルボン酸とＨＥＭＡがエステル化によって
共有結合し，構成要件Ａに該当する成分が生じたと主張していたが，Ｈ
ＥＭＡが加熱によってエステル化することはあり得ないとの主張は，原
告の従前からの主張と矛盾する 。」
(5) 原判決２０頁１７行目の後に行を改めて次のとおり挿入する。
「ｄ 原告は，甲２４実験の第２回分析的ＧＰＣのクロマトグラフ（甲２４
の図４）において，溶出容積１９ｍｌ以降も計測を継続したと主張する
が，その証明は十分でなく，その主張は信用性が低い。
乙３０意見書は，分取的ＧＰＣで分取された後の液を濃縮（加熱）し
て調整しない状態で第２回分析的ＧＰＣを行えば，観測結果のチャート
には硝酸ナトリウムのピークが検出されるはずであるとする。しかし，
原告は，控訴審において，濃縮が行われた後に第２回分析的ＧＰＣが行
われたことを認めているから，硝酸ナトリウムのピークの検出の有無に
ついて議論する意味はない。」
(6) 原判決２０頁２４行目の後に行を改めて次のとおり挿入する。
「分取的ＧＰＣによって被告製品に含まれるポリマーのみが確実に分離され
たことについての立証責任は，原告が負っているから，確実な分離を証明で
きない場合には，分取的ＧＰＣを経たサンプル中にポリカルボン酸と共有結
合していないＨＥＭＡが含まれている可能性はある。」
第３ 当裁判所の判断
１ 争点(1)ア（被告製品の液成分には，酸基を含む重合可能なプレポリマーが
存在するか−構成要件Ａ，Ｄの充足性）について
次のとおり付加訂正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第３ 当
裁判所の判断 」 「１
， 争点( 1)ア（被告製品の液成分には，酸基を含む重合可
能なプレポリマーが存在するか−構成要件Ａ，Ｄの充足性）について 」（２７
頁２０行目ないし４７頁２５行目）記載のとおりであるから ，これを引用する 。
(1) 原判決４２頁１３行目の後に行を改めて次のとおり挿入する。
「なお，原告は，控訴審において，分取的ＧＰＣの後，第２回分析的ＧＰＣ
の前に，加熱・濃縮の工程が行われたことを認めた。
原告は，乙３０意見書は乙３１と矛盾するとして，乙３０意見書の記載に
基づいて『分取的ＧＰＣで分取された後の液を濃縮（加熱）して調整しない
のであれば，第２回分析的ＧＰＣでも硝酸ナトリウムのＲＩ曲線とＵＶ曲線
が観察されるはずである』ということはできないと主張する。しかし，上記
のとおり，分取的ＧＰＣの後，第２回分析的ＧＰＣの前に，加熱・濃縮の工
程が行われたことについて争いがなくなったことから，濃縮（加熱）して調
整しないことを前提とする議論を行う意味はなく，原告の上記主張は，失当
である。
また，原告は，甲３４報告書の実験の過程において，エステル化は全く生
じていないから，甲２４実験の濃縮（加熱）工程によりエステル化が生じた
可能性があるとはいえないと主張する。しかし，原告の上記主張は，以下の
理由により，採用することができない。すなわち ，甲３４報告書の実験では，
分取的ＧＰＣ工程においてＨＥＭＡとポリカルボン酸の分離に成功したとさ
れており，そうであるとすれば，分離後に濃縮（加熱）の処理を受けるのは
ポリカルボン酸のみであり，そこにＨＥＭＡは含まれていないから，甲３４
報告書の実験により，甲２４実験の濃縮（加熱）工程によってエステル化が
生じないという結論を導くことはできない。また，甲３４報告書の実験にお
けるＨＥＭＡとポリアクリル酸の混合は，水の存在下で２５℃，３時間の攪
拌という条件で行われているのに対し，甲２４実験における分取的ＧＰＣの
後の第２回分析的ＧＰＣに先立つ濃縮（加熱）工程は，５０℃で液量を減少
させているから，甲２４実験の濃縮（加熱）工程は，甲３４報告書の実験の
混合とは異なる条件下で行われており，しかも，５０℃という比較的高温の
加熱下で，液量を減少させる濃縮，脱水を行うという，エステル化反応をよ
り一層進行させやすい操作のもとで行われている。そうすると，甲３４報告
書の実験によりエステル化が生じないとしても，そのことに基づいて，甲２
４実験の濃縮（加熱）工程においてエステル化が生じないとはいえない。」
(2) 原判決４７頁８行目の後に行を改めて次のとおり挿入する。
「原告は，仮に，第２回分析的ＧＰＣによって，分取的ＧＰＣが成功したか
否かの確認が十分にされていないとしても，そのことから直ちに，ポリカル
ボン酸と共有結合していないＨＥＭＡが含まれている可能性があるというこ
とはできず，ポリカルボン酸と共有結合していないＨＥＭＡが含まれている
ことを裏付ける証拠はないと主張する。
しかし ，原告の上記主張は，以下の理由により，採用することができない。
すなわち，被告製品１，３にＨＥＭＡが含まれていることには争いがなく，
被告製品２にもＨＥＭＡが含まれることが推認される（原判決４４頁２６行
目）。そして，原告は，被告製品の成分中のポリカルボン酸は，被告製品の
成分中のＨＥＭＡの一部と共有結合しており，このＨＥＭＡと共有結合した
ポリカルボン酸は，重合可能な二重結合を有するから，被告製品には，酸基
を含む重合可能なプレポリマーが存在する旨主張する（原判決４５頁９行目
ないし１２行目 ）。そうすると，分取的ＧＰＣによって被告製品に含まれる
ポリマーのみが確実に分離されたことが立証されない場合に，分取的ＧＰＣ
を経たサンプル中にポリカルボン酸と共有結合していないＨＥＭＡが含まれ
ている可能性のあることは合理的に認められるところであり，原告の上記主
張は，採用することができない。」
２ 小括
原判決の「事実及び理由」欄の「第３ 当裁判所の判断」 「２」
， （原判決４
７頁２６行目ないし４８頁１行目）記載のとおりであるから ，これを引用する 。
第４ 結論
よって，原告の本訴請求を棄却すべきものとした原判決は相当であり，本件
控訴は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
飯 村 敏 明
裁判官
中 平 健
裁判官
齊 木 教 朗