平成18(ワ)6663特許権侵害差止等請求事件

平成２０年３月１３日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成１８年（ワ）第６６６３号 特許権侵害差止等請求事件

口頭弁論終結日 平成１９年１２月６日

判 決

東京都千代田区＜以下略＞

脱 退 原 告 新 日 本 製 鐵 株 式 会 社

東京都千代田区＜以下略＞

引 受 参 加 人 新日鉄マテリアルズ株式会社

訴訟代理人弁護士 増 井 和 夫

同 橋 口 尚 幸

東京都千代田区＜以下略＞

被 告 ＪＦＥスチール株式会社

訴訟代理人弁護士 近 藤 惠 嗣

同 丸 山 隆

主 文

１ 引受参加人の請求をいずれも棄却する。

２ 訴訟費用は，引受参加人の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

１ 被告は，別紙物件目録記載の粗面仕上金属箔を製造し ，販売してはならない 。２ 被告は，引受参加人に対し，金１４億６０００万円及びこれに対する平成１８年４月１３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

第２ 事案の概要

本件は ，「粗面仕上金属箔および自動車の排ガス触媒担体」についての特許権を有している引受参加人が，被告が製造・販売した別紙物件目録記載の粗面仕上金属箔が上記特許権の技術的範囲に属し，その製造・販売が上記特許権を侵害したものであると主張して，被告に対し，上記粗面仕上金属箔の製造・販売の差止，損害賠償金１２億円及び不当利得金２億６０００万円並びにこれらに対する遅延損害金の支払を求めている事案である。なお，本件においては，訴訟係属中に，会社分割により，脱退原告が有していた上記特許権を引受参加人が承継したという経緯があることに鑑み，以下においては，脱退原告又は引受参加人のいずれかを指して「原告」ということがある。前提となる事実等（当事者間に争いがないか，該当箇所末尾掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により認められる。）( 1) 引受参加人及び日本金属株式会社は，次の特許につき特許権（以下 ，「本件特許権」といい，その特許を「本件特許 」，その特許出願を「本件特許出願」という 。）を有している（甲２，甲２４）。ア 特許番号 第２８５７７６７号イ 発明の名称 粗面仕上金属箔および自動車の排ガス触媒担体ウ 出願日 平成元年６月１７日エ 登録日 平成１０年１２月４日オ 本件特許の特許出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりである（以下，請求項１の特許発明を「本件特許発明」という。本判決添付の本件特許の特許公報（以下「本件公報」という。）参照。 。）「ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる耐熱性ステンレス鋼製の金属箔において，表面粗度Ｒｍａｘが０．７∼２．０μｍであることを特徴とする粗面仕上金属箔。」

(2) 本件特許発明を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，分説した構成要件をその符号に従い「構成要件Ａ」のように表記する。 。）Ａ ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられるＢ 耐熱性ステンレス鋼製の金属箔において，Ｃ 表面粗度Ｒｍａｘが０．７∼２．０μｍであることを特徴とするＤ 粗面仕上金属箔。

(3) 被告製品被告は ，「Ｒ２０−５ＵＳＲ」及び「ＪＦＥ２０−５ＵＳＲ」を商品名とする耐熱性ステンレス鋼製の金属箔（以下「被告製品」という 。）を製造・販売していた。被告の顧客にはドイツ国のエミテック社（Emitec Gesellchaftfur Emissionstechnologie mbH。以下「エミテック社」という 。）が含まれており，エミテック社は，被告製品にろう付け法を適用して自動車の排ガス触媒担体を製造した。

(4) 本件特許発明と被告製品との対比被告製品は，耐熱性ステンレス鋼製の金属箔であるから，被告製品は，本件特許発明の構成要件のうち，構成要件Ｂを充足し，構成要件Ｄのうち「金属箔」を充足する。

(5) ＪＩＳ（Ｂ０６０１−１９７０）における表面粗度Ｒｍａｘの規定の概要構成要件Ｃに規定された表面粗度Ｒｍａｘについて，本件明細書の〔課題を解決するための手段〕欄には ，「本発明は金属ハニカムを構成する金属箔を粗面仕上げに調製したものを用いることを特徴としており，ＪＩＳ（Ｂ０６０１−１９７０）に規格化されている表面粗度（Ｒｍａｘ ）は０ ．７∼２．０μｍ，好ましくは１．０∼１．５μｍである 。」と記載されており（甲２・４欄１１行∼１４行 ），構成要件Ｃに規定された表面粗度Ｒｍａｘの測定については，ＪＩＳ（Ｂ０６０１−１９７０ ）（以下「７０年ＪＩＳ」という。甲３）に従うことが明記されている。そして，７０年ＪＩＳにおいて，表面粗度Ｒｍａｘは，概ね次のとおり規定されている。すなわち，まず，機械表面の最大高さＲｍａｘは，その表面から多数の断面曲線を求め，これらの断面曲線において測定した最大高さＲｍａｘの平均値で表される。そして，断面曲線において最大高さＲｍａｘを測定する際に，断面曲線から抜き取る一定の長さを基準長さといい，この基準長さについては，原則として，０．２５ｍｍ及び０．８ｍｍを含む６種類の長さから指定するものとされている。最大高さＲｍａｘの測定に際し，基準長さを特に指定する必要がない限り用いる基準長さの標準値として，最大高さＲｍａｘが０．８μｍ以下においては基準長さ０．２５ｍｍ，最大高さＲｍａｘが０．８μｍを超え６．３μｍ以下においては基準長さ０．８ｍｍと定められている。

(6) 表面粗度Ｒｍａｘの測定試料１−原告サンプル原告は，平成１４年１０月，海外のあるメタル担体メーカーから，被告 当（時の商号・川崎製鉄株式会社）が製造した「Ｒ２０−５ＵＳＲ」を入手した（以下，原告が入手したこの製品を「原告サンプル」という 。 。）原告サンプルに添付された鋼材検査証明書，原告サンプルに貼付されていたラベルによれば，原告サンプルは，平成１３年７月１８日ころ，被告（当時の商号・川崎製鉄株式会社 ）によって製造・販売されたものである 。また ，原告サンプルは，５本のコイルからなるものの，製鋼番号５１３７４０３，コイル番号Ｂ１６９２６として出荷された一つのコイルを，ＭＫＭ社において板幅方向に５分割したものである。（甲８，甲２３，乙３１）

(7) 表面粗度Ｒｍａｘの測定試料２−カルソニック材原告は，第三者から，被告が製造したカルソニックカンセイを向先とする「Ｒ２０−５ＵＳＲ」を入手した（以下，原告が入手したこの製品を「カルソニック材」という 。 。）カルソニック材は，三つのコイルからなっており，鋼材検査証明書及び検査カードによれば，それぞれ，平成１６年２月２６日ころ，平成１５年５月２２日ころ，同年６月１１日ころ，被告によって製造・販売されたものである（甲４１の１ないし甲４１の６ ）。

(8) 表面粗度Ｒｍａｘの測定試料３−被告サンプル被告は，被告製品の品質管理のため，すべてのコイルを対象として，最終検査工程において，各コイルから保管サンプル１枚（約３００ｍｍ×約２７５ｍｍ）を採取して，１年間保管している。被告は，表面粗度Ｒｍａｘを測定するため，いずれもエミテック社を向先とする，平成１６年１１月１日から平成１７年９月２２日までの間に保管サンプルを採取した４０６コイル分の保管サンプルから，１月当たり約３コイル分の保管サンプルをランダムに抜き取り，二輪バイクに使用される箔の厚み６５μｍ以上のコイルを除外して，２８コイル分の保管サンプルを選定した（以下，被告が選定したこの保管サンプル又はこの保管サンプルが採取されたコイルを指して「被告サンプル」という 。 。そして，被告サンプルか）ら測定用箔試料各１枚を採取した 。（乙２４）本件の争点

(1) 被告製品は，本件特許発明の技術的範囲に属するか（争点１）。ア 被告製品は，構成要件Ａを充足するか（争点１−１ ）。イ 被告製品は，構成要件Ｃを充足するか（争点１−２ ）。a) 構成要件Ｃにおける表面粗度Ｒｍａｘの属否の判定には，いかなる基準長さを用いるべきか（争点１−２−１ ）。b) 被告製品の表面粗度Ｒｍａｘは，構成要件Ｃに規定された表面粗度Ｒｍａｘの範囲に属しているといえるか（争点１−２−２ ）。ウ 被告製品は，構成要件Ｄを充足するか（争点１−３ ）。

(2) 先使用権の抗弁の成否（争点２）

(3) 本件特許は無効とされるべきものか（争点３）。ア 記載不備（争点３−１）イ 新規性の欠如（争点３−２）ウ 進歩性の欠如（争点３−３）

(4) 損害額及び不当利得額（争点４）争点に関する当事者の主張

(1) 争点１（被告製品は，本件特許発明の技術的範囲に属するか 。）についてア 争点１−１（被告製品は，構成要件Ａを充足するか 。）についてa) 引受参加人の主張被告製品は，ろう付け触媒担体用に販売されているから，構成要件Ａを充足する。

① 原告は，構成要件ＢないしＤを充足するステンレス箔が，ろう付け触媒担体に使用した場合，ハニカム構造のズレを防止する顕著な作用効果を有することを見出して本件特許発明を完成したのであるから，被告製品が構成要件Ａを充足するためには，被告において被告製品がろう付け触媒担体に用いられることを予測して製造・販売すれば十分である。被告は，構成要件Ａを充足するためには ，製品それ自体において ろ「う付け触媒担体」に用いられるための客観的構成を備えていなければならないと主張する。しかし，一つの物が複数の用途を有することはよくあることであり，構成要件に規定された用途以外の用途を有するからといって ，それだけで特許権侵害が否定されることはあり得ない 。他の用途に用いられる場合と構造上の相違を備える必要はない。

② 被告は，エミテック社指定の規格又は仕様に従って，エミテック社に対して被告製品を製造・販売している。エミテック社が排ガス触媒担体をろう付け法で製造していることは周知であり，エミテック社向けにステンレス箔を販売することは，ろう付け触媒担体用に販売することにほかならない。エミテック社以外の顧客についても，顧客がろう付け触媒担体用に使用しているか否かを被告が知らないはずがない。b) 被告の反論被告製品は，構成要件Ａを充足しない。

① 本件特許発明は，物の発明であり，特許請求の範囲において，用途も発明の構成要件として記載されている。したがって，被告製品による本件特許権の侵害が認められるためには，被告製品における何らかの物理的な構成によって用途が体現されている必要がある。しかるに，引受参加人は，被告製品において用途を体現している構成を主張しないのみならず，被告製品には用途に対応するいかなる物理的構成も存在しないことを自認している。

② 引受参加人は，構成要件Ａを充足するためには，被告製品がろう付け触媒担体に用いられることを予測して製造・販売されれば十分であると主張する。しかし，そのような解釈は，引受参加人独自の解釈であり，学説・判例上も例を見ない主張である。現行特許法において，物の物理的構成に代えて行為者の主観的な意思が物の発明の特許権侵害の成立要件として考慮されるのは，特許法１０１条２号（物の発明の間接侵害の場合）に限られる。

③ 引受参加人は ，「エミテック社向け」と表示された被告製品は，その表示のゆえに，本件特許権を侵害すると主張する。しかし ，「エミテック社向け」という表示は，出鋼された鋼を製品化する前にエミテック社から出鋼鍋（チャージ）単位で事前承認（チャージアプルーバル）を受けたことを意味するものの，この事前承認は，少量を箔に仕上げ，耐酸化性能テストの合否判定に合格することにより与えられるものであり，表面粗度Ｒｍａｘを決定付ける仕上圧延ロールの粗度に関しては ，「エミテック社向け」だからといって特別な仕様があるわけではない。また ，「エミテック社向け」と表示されて出荷された被告製品の中には，最終的にエミテック社以外に納入されるものもあり ，被告は，被告製品を出荷する段階で，当該被告製品の用途を確知してはいない。現に，原告が入手した原告サンプルも ，「エミテック社向け」と表示されているものの，エミテック社には納入されずに ，「ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体」を製造していないケミラ社に納入されたものである。以上のとおり ，「エミテック社向け」という表示は，被告製品の用途を示すものではない。イ 争点１−２（被告製品は，構成要件Ｃを充足するか 。）についてa) 争点１−２−１（構成要件Ｃにおける表面粗度Ｒｍａｘの属否の判定には，いかなる基準長さを用いるべきか 。）について

① 引受参加人の主張構成要件Ｃにおける表面粗度Ｒｍａｘの属否の判定に用いるべき基準長さは，次に述べる理由により，０．８ｍｍである。

(i) 本件明細書には，本件明細書に用いられる表面粗度Ｒｍａｘは７０年ＪＩＳにより規格化されたものであることが記載され，測定の際の基準長さを具体的に指定した記載はないから，表面粗度Ｒｍａｘ測定の基準長さについては，７０年ＪＩＳの定める基準長さの標準値を用いるべきである。この場合，構成要件Ｃの規定する表面粗度Ｒｍａｘ０．７∼２．０μｍは，二つの区分（０．８μｍ以下の区分と０．８μｍを超え６．３μｍ以下の区分）にまたがることになるものの，二つの基準長さを併用したのでは，別表Ａのとおり，複数の基準長さを適用可能ないわゆる一物二価の領域が生じ，Ｒｍａｘの値が不連続になるという不都合があるから，単一の基準長さを用いるべきである。

(ii) 構成要件Ｃの規定する表面粗度Ｒｍａｘ０．７∼２．０μｍの大部分は ，基準長さを０ ．８ｍｍとする区分（０．８μｍを超え６ ．３μｍ以下の区分）と重なっている。しかも，本件特許発明における好ましい範囲である１．０∼１．５μｍはすべて基準長さを０．８ｍｍとする区分に含まれている。

(iii) 本件特許に関する特許庁の判定（甲１０）も上記(ii)と同様の説示をして，基準長さを０．８ｍｍと認定した。( iv) 本件特許出願当時の鉄鋼業界においては，基準長さを０．８ｍｍとすることが技術常識化していた。このことは，被告の特許出願に係る甲１１号証及び甲２９号証の各公開特許公報の記載や，被告の社内資料である乙２号証の報告書からも，明らかである。

② 被告の反論構成要件Ｃにおける表面粗度Ｒｍａｘの属否の判定に用いるべき基準長さは，次に述べる理由により，少なくとも下限（０．７μｍ以上であるか否か 。）においては，０．２５ｍｍである。

(i) 本件明細書には，基準長さを具体的に指定した記載はない。そして，表示された測定値に基準長さの付記を省略できるのは，表示された測定値が７０年ＪＩＳの定める基準長さの標準値と矛盾しない場合のみであるから（甲３，３．４備考参照 ），基準長さの付記がない構成要件Ｃの表面粗度Ｒｍａｘについては，７０年ＪＩＳの定める基準長さの標準値を用いるべきである。

(ii) 本件明細書の記載によれば，本件特許発明の作用効果の臨界的意義を有するのは表面粗度Ｒｍａｘの下限である０ ．７μｍである 。すなわち，表面粗度Ｒｍａｘが０．７μｍ以上であるかどうかの判別こそが重要であり，Ｒｍａｘ０．７μｍの場合も，それ以下の場合も，いずれもＲｍａｘ０．８μｍ以下の区分に属するから，少なくとも，Ｒｍａｘが下限の０．７μｍ以上であるか否かを判断する際には，基準長さを０．２５ｍｍとすべきである。( iii) 表面粗度Ｒｍａｘ０．７∼２．０μｍのように，７０年ＪＩＳの定める基準長さの標準値によれば，上限と下限とで適用すべき基準長さが異なる場合には，特に基準長さを統一する旨の記載がない限り，上限と下限に異なる基準長さを適用すると解釈すべきである（甲３，３．３備考参照 ）。( iv) 引受参加人は，本件特許出願当時の鉄鋼業界においては，基準長さを０．８ｍｍとすることが技術常識化していたと主張する。しかし，そのような技術常識がなかったからこそ，甲１１号証の公開特許公報においては，わざわざ基準長さを明記しているのである。

(v) 引受参加人は，二つの基準長さを併用したのでは，複数の基準長さを適用可能ないわゆる一物二価の領域が生じ，Ｒｍａｘの値が不連続になるという不都合があると主張する。しかし，７０年ＪＩＳの基準長さの標準値に従って，表面粗度Ｒｍａｘの下限０．７μｍの基準長さを０．２５ｍｍとし，上限２．０μｍの基準長さを０．８ｍｍとしても，別表Ｂのとおり，下限の表面粗度Ｒｍａｘよりも粗く，上限の表面粗度Ｒｍａｘよりも滑らかな領域を定めることができるから，不都合はないというべきである。b) 争点１−２−２（被告製品の表面粗度Ｒｍａｘは，構成要件Ｃに規定された表面粗度Ｒｍａｘの範囲に属しているといえるか 。）について

① 引受参加人の主張被告製品の表面粗度Ｒｍａｘは，構成要件Ｃに規定された表面粗度Ｒｍａｘの範囲に属する。

(i) 構成要件Ｃにおける表面粗度Ｒｍａｘの属否の判定に用いるべき基準長さは，０．８ｍｍである。基準長さ０．８ｍｍにより測定された被告製品の表面粗度Ｒｍａｘは，原告の測定（甲９，甲１５，甲２１，甲２２）においても，被告の測定（乙２４）においても，構成要件Ｃに規定された０．７∼２．０μｍの範囲に含まれている。例えば，被告の測定報告である乙２４号証では，被告サンプルの測定結果として，平均値０．７μｍが報告されている。被告は，被告製品のいずれの測定点においても，Ｒｍａｘ０．７μｍ以上でなければ本件特許権を侵害しないと主張する。しかし，表面粗度については，７０年ＪＩＳに明記されているように，個々の測定点の値には相当のばらつきが存在するのが通常であり，適切な測定個数に基づく算術平均としてＲｍａｘが算出される。個々の測定点の値を問題にするのは誤りである。触媒担体に用いるという本件特許発明の目的に適した広さ，すなわち触媒担体１個分以上の広さにおける平均値（当該面積におけるＲｍａｘ値）が０ ．７μｍ以上であれば，構成要件Ｃは充足される 。被告製品は，広幅のコイル全体の平均として０．７μｍを明確に超えており，かつ，コイルのどの位置を計っても０．７μｍを超えている（甲２１）から，侵害品であることに議論の余地はない。

(ii) 仮に，構成要件Ｃにおける表面粗度Ｒｍａｘの属否の判定に用いるべき基準長さが０．２５ｍｍであったとしても，原告サンプルの測定値は，平均値として構成要件Ｃの下限である０．７μｍに近接した約０．６９μｍを示すので，被告の製造工程から自然に生ずるばらつきの範囲（標準偏差により評価される）を考慮すると，被告製品の実質的な割合（約４０％）が構成要件Ｃに規定された０．∼２．０μｍの範囲に含まれると解される。限られたサンプル数における実測でも，現実に０．７μｍを超えるＲｍａｘ値が得られている。( iii) 甲２６号証には，原告サンプルのうち特定のコイル（Ａ１と命名されたもの）の先頭から末尾まで万遍なく採取した１２枚のサンプルについての測定結果が記載されている。全測定値の平均値は０ ．μｍであり，本件特許発明の下限値０．７μｍと極めて近い。また，この１２枚のサンプルについて，表裏合わせて１０箇所の測定による平均値が０．７μｍ以上のものが２サンプル（４−１及び−１）存在する。少なくともこの２サンプルの領域は，本件特許発明の表面粗度を有している。また，乙３２号証及び乙３８号証には，原告サンプルから切り出した５本のコイルの測定結果が記載されており，いずれも，５本のコイル（１０２，１０３，１０４，１０５，１０Ｘ）全部の測定値の平均は ，原告による測定結果と同じ０ ．６９μｍである。そして，乙３２号証によれば，コイル１０２のＲｍａｘは表裏とも０．７μｍを超えており，表裏の平均としても０．７μｍを超えているし，コイル１０ＸのＲｍａｘは裏面において０．７１μｍであり，表裏の平均は０．７０μｍである。このように，乙３２号証では，原告サンプル５本のうち，２本が表面粗度Ｒｍａｘについての構成要件Ｃを充足する。他方，乙３８号証によれば，コイル１０５のＲｍａｘは，表裏の平均として０．７４μｍであり，本件特許発明の表面粗度を有している。さらに，甲３６号証には，カルソニック材の測定結果が記載されており，３種類のサンプルの表裏合わせて１０箇所の測定の平均値は，それぞれ０．６８μｍ，０．６７μｍ，０．７１μｍであり，全測定値の平均値は，この場合も０．６９μｍであった。なお，カルソニック社は，触媒担体の製造につき，ろう付け法ではなく，拡散接合法を採用しているから，カルソニック材は，本件特許権を侵害するものではないものの，被告によれば，Ｒ２０−５ＵＳＲは，販売先や用途によって仕様が異なるものではないから，表面粗度の評価に関しては，エミテック社向けの被告製品と同じ価値を有するものである。( iv) 原告サンプル及びカルソニック材に関する甲２６号証，甲３６号証 ，乙３２号証 ，乙３７号証，乙３８号証のデータを総合すると ，被告製品におけるＲｍａｘ値は ，異なるコイル間の平均値としても ，１本のコイルの全長にわたる平均値としても，０．６９μｍ又はこれに極めて近い値であると判断される。そして，異なるコイル間についても，１本のコイルの幅方向及び長さ方向についても，ある程度の変動幅があるものと認められる。被告が出荷した１本の広幅コイルとしてのＲｍａｘ値が０．６９μｍである製品の場合，その中にも実質的な割合で０．７μｍを超える領域が存在する。すなわち，被告製品を触媒担体１個に相当する面積に切り分けた場合，平均値として０．７μｍ以上のステンレス箔が実質的な割合で得られ，本件特許発明を実施する触媒担体が製造されることになる。なお，被告において製造する広幅コイルの幅，長さは非常に大きく，大型の装置によって製造されるのであるから，特性に変動を生ずるとしても，緩やかな変動であり，Ｒｍａｘ値が０．７μｍ以上の領域を生ずる場合には，触媒担体１個分よりはるかに広い領域になると認めるのが合理的である。このような被告製品は，実質的な割合で侵害品である領域を有している以上，差止判決の対象となる。損害賠償額については，侵害品である領域の割合の問題に帰着する。

(v) 被告製品の製造工程において生ずるＲｍａｘの変動の程度については，最も多数の被告製品に関する測定値が報告されている乙２９号証を参照するのが適切である。これによれば，最も被告に有利に標準偏差を計算した場合，０．０５１になる。被告の製造工程において，特に意図的な変動が加えられない期間については，偶然の変動要因によって生ずる製品のばらつきは，正規分布に従う。そこで，平均値が０．６９であり，標準偏差が０．である正規分布曲線から，値が０．７以上となる割合を計算すると約４２％となる。このように高い割合で侵害品（あるいは侵害を構成する領域）が存在するから，上記のとおり，乙３２号証の５サンプル中の２サンプル，甲２６号証の１２サンプル中の２サンプル，甲３６号証の３サンプル中の１サンプルのように，表裏の平均としてＲｍａｘが０ ．μｍを超えるサンプルが見つかるのである。( vi) 被告サンプルの測定値は，乙２９号証によれば，平均値０．５μｍ，乙３７号証，乙３８号証によれば，平均値０．５５μｍと報告されており ，原告の入手したサンプルの測定値と異なっている 。このような相違が生じた理由としては，まず，製造時期の相違により，製造条件が異なっていたことが考えられる。また，被告サンプルが，被告製品を正しく代表していないことが考えられる。原告の入手したサンプルは，市場から入手したものであり，被告が販売した被告製品であることに間違いない。しかし，被告サンプルが正しく被告製品を代表するように選定されたことについては，証明されていない。仮に，前者の製造条件の変更があったとしても，被告サンプルが製造された平成１６年９月以前の被告製品に関する限り，約４２％の割合で本件特許権を侵害している。また，被告が製法の変更はしていないと主張していることからすれば，被告が何時にても平成１年ないし平成１６年当時の製造条件に復帰する可能性は否定されないから，差止請求も理由がある。

(vii) 被告は，原告サンプルに筋状の疵があり，それは，ＭＫＭ社におけるスリット工程において，表面状態が変化したためであるから ，原告サンプルの測定値は被告製品の表面粗度Ｒｍａｘを表すものではないと主張する。しかし，被告の主張する疵は，スリット工程で生じるような疵ではなく，圧延工程において生じるヒートストリーク（焼付）及びオイルピットと呼ばれる疵である（甲３０ないし甲３２ ）。また，原告サンプルのＲａ値は，原告サンプル出荷時のＲａ値と変わっておらず，表面状態に変化もなかった（甲２３，甲３３ ）。また，被告は，乙４０号証を提出し，スリット工程の前後でＲｍａｘ値が０．０４μｍ増大した旨を主張するものの， ．０ ０４μｍという相違は ，コイル上の測定位置が違うだけで生じ得るレベルの相違にすぎず，乙４０号証によってもスリット行為による変化であると認めることはできない。よって，被告の主張は理由がない。

② 被告の反論被告製品の表面粗度Ｒｍａｘは，構成要件Ｃに規定された表面粗度Ｒｍａｘの範囲に属しない。

(i) 被告製品の表面粗度Ｒｍａｘは，乙２４号証及び乙２９号証の各報告書に記載された測定結果により，被告サンプルの２８コイルの平均値０．５４μｍである。この測定値は，第三者である埼玉県産業技術総合センターによる測定値（乙３７，乙３８）とほぼ一致しており，信頼できる。また，コイル間の表面粗度Ｒｍａｘに基づく標準偏差は０．０５１μｍである。正規分布表を用いて，これらの平均値と標準偏差からコイルの表面粗度Ｒｍａｘが０．７μｍを超える確率を計算すると０．１％に満たない。この数字は，統計計算上の数値であって，社会通念上，このような低い確率は起こり得ないものとして扱うべきものである。したがって，いかなるコイルにおいても，被告製品の表面粗度Ｒｍａｘが０．７μｍ以上になることはない。これに対して，引受参加人は，被告サンプルが無作為に抽出したものではなく，意図的に選択されたものであると主張する。しかし ，引受参加人は，被告サンプルの測定に基づいて被告製品の表面粗度Ｒｍａｘの標準偏差を０．０５１μｍであると論じており，作為的に選択されたデータに基づいて被告の製造工程の性質によるばらつきを論じることは無意味であることからすれば，引受参加人も，本能的に，被告サンプルの測定値が無作為抽出したサンプルに基づいていることを認めているといえる。

(ii) 原告サンプルは，最初は，被告から出荷されたものではあるものの，被告製品とは異なる表面粗度Ｒｍａｘを有しており，統計学的には，被告が測定結果を提示した被告サンプルとは異なる母集団に属している。その原因として，原告サンプルは，ＭＫＭ社が広幅の箔を触媒担体を製造するのに適した幅にスリットしたものであり，箔が滑らないようにロールによってかなり強い力で箔を押さえることが必要なスリット工程や反り矯正工程において表面粗度Ｒｍａｘが変化したものと考えられる。被告が，ＭＫＭ社に依頼して，スリットの前と後に採取したサンプルを送付してもらって，表面粗度Ｒｍａｘを測定した結果，スリット工程のみでも，表面粗度Ｒｍａｘが０．０４μｍ程度大きくなることが判明した（乙４０）。したがって，原告サンプルに基づく測定結果は，被告製品の表面粗度Ｒｍａｘを測定したものとは評価できない。

(iii) 仮に，被告から出荷された後の表面粗度の変化を無視して，原告サンプルの表面粗度Ｒｍａｘを考えると， （甲２６，原告 甲２７），被告（乙３２ ），第三者機関（乙３７，乙３８）によって独立に得られた値が一致する０．６９μｍが原告サンプルの表面粗度Ｒｍａｘの平均値である。したがって，原告サンプルは，表面粗度Ｒｍａｘが０．７∼２．０μｍの範囲にないから，本件特許権を侵害しない。これに対して，引受参加人は，この原告サンプルと前記標準偏差に基づいて，被告製品の４２％が本件特許権を侵害していると主張する。しかし，この主張は，二つの前提において誤っている。第１に，「原告サンプルは，被告が出荷したときと同じ表面粗度Ｒｍａｘを維持している」という前提が誤りであることは，上記(ii)のとおりである。第２に ，「原告サンプルの表面粗度Ｒｍａｘを測定して得られた『平均値』は，被告製品全体の表面粗度Ｒｍａｘの平均値である 」という前提も ，誤りである。すなわち，原告サンプルは ，もともと，１個のコイルから得られており，被告製品全体という母集団を考えたときには，たった１個のサンプルにすぎない。原告サンプルのいろいろな場所からサンプルを切り出しても，被告製品全体という母集団の表面粗度Ｒｍａｘを推定するという目的のためには，１データとしての意味しかない。したがって，原告サンプルに関する測定結果に基づいて被告製品全体を論ずることは，原理的に不可能である。なお，引受参加人は，原告サンプルと被告サンプルの間に製造条件の変更があったことを前提として，被告サンプルが製造される前の平成１６年９月以前の被告製品に関する限り，約４２％の割合で本件特許権を侵害している旨主張する。しかし，少なくとも原告サンプルが製造された平成１３年７月以降，被告製品の表面粗度Ｒｍａｘに影響を与えるような製造条件の変更はない。( iv) 引受参加人は，カルソニック材の測定結果も，被告製品の表面粗度Ｒｍａｘの認定の資料となると主張する。しかし，原告が入手したカルソニック材は，厚さ３０μｍの製品であり，この厚さ３０μｍの製品については，顧客であるカルソニックの要望によって，最終仕上圧延の直前に例外的に中間焼鈍（圧延加工によって表面が硬化したものを熱処理して硬化を除去する工程）が行われている。その結果，表面が軟化して，通常よりも大きい表面粗度Ｒｍａｘとなったものと考えられる（乙４２ ）。したがって，カルソニック材の測定結果は，被告製品の表面粗度Ｒｍａｘを認定する資料とはならない。

(v) 引受参加人は ，「あるコイルの全長にわたって，Ｒｍａｘが０．７∼２．０μｍの範囲に属することを要するものではない 。」と主張する。しかし，抽象的には，そのような議論が成り立つとしても ，その立証のためには ，あるコイルの中から明確に区分された領域 本（件特許発明の趣旨から考えて，少なくとも１個の触媒担体を製造するに足りる大きさ，例えば，小さくても，数ｃｍ×１０数ｍ程度の領域）を取り出して，その領域における表面粗度Ｒｍａｘの母平均を推定するのに十分な数（たとえば，少なくとも１０００個程度）の測定を行って，その値が０．７μｍを超えていることを示す必要がある。しかし，引受参加人はこのような立証を何も行っていない 。なお，どのくらいの数の測定を行うべきかは，母集団の標準偏差を用いれば，得られる平均値の精度と信頼性の観点から決定できる 。例えば，標準偏差０．１５μｍの母集団からＮ個のデータを測定して平均値を求める場合，０．００５μｍの精度で９５％の信頼が必要であれば ，〔１．９６×０．１５／√Ｎ≦０．００５〕から，Ｎ≧３４５７となる。式の最初の係数である１．９６は，９５％の信頼性に対する係数である。この係数は，正規分布表から求めることができ，７０％の信頼性でよければ，１．０４になり，必要なデータ数Ｎは，９７３個になる。ウ 争点１−３（被告製品は，構成要件Ｄを充足するか 。）についてa) 引受参加人の主張構成要件Ｃを充足する箔であれば ，「粗面」を有することは明らかであり，被告製品は，構成要件Ｄを充足する。b) 被告の反論「粗面仕上」が何と比較して「粗面仕上」なのかが分からないため，「粗面仕上金属箔」の意味が不明であり，被告製品が「粗面仕上金属箔」に該当するか否かは知らない。

(2) 争点２（先使用権の抗弁の成否）についてア 被告の主張被告は，原告による本件特許発明を知らないで，自ら，その従業員であるＡ，Ｂ（乙４５）の発明に基づいてＲ２０−５ＳＲという名称の金属箔（以下「被告旧製品」という 。）を商品として販売することにより，本件特許出願の際，現に本件特許発明の実施である事業を実施していた。そして，本件特許発明との対比において，当時の被告旧製品と現在の被告製品（ＪＦＥ２０−５ＵＳＲ）を区別する理由はなく，被告製品の製造・販売の事業は，被告旧製品の製造・販売の事業と継続性があり，同じ事業の目的の範囲に属する。よって，被告は，被告製品（ＪＦＥ２０−５ＵＳＲ）を製造・販売することについて，先使用権を有する。a) 被告は，本件特許出願の日である平成元年６月１７日より前に被告旧製品を製造・販売する事業を行っていた（乙１３，乙２５）。b) 被告旧製品の表面は＃１２０ロールで仕上げられており，Ｒｍａｘは約１μｍであった（乙２，乙１４，乙２６）。これは，ろう付け構造を有する自動車の排ガス用触媒担体の開発をリードしてきたエミテック社が自動車の排ガス用触媒担体に用いていたステンレス箔の表面粗度Ｒｍａｘが１μｍ程度であったこと（乙１２）とも合致する。また，構成要件Ｃの充足についての引受参加人の主張によれば，被告旧製品の少なくとも一部は，本件特許出願当時から表面粗度Ｒｍａｘが０．７μｍ以上であったと認めざるを得ないはずである。c) 被告旧製品のカタログ（乙１３）には，その用途として「触媒コンバータ用メタルハニカム」と記載されており，この「触媒コンバータ用メタルハニカム」にはろう付け構造を有するものも含まれる。現に，被告は，昭和６２年（１９８７年）には，エミテック社及びベーア（Ｂｅｈｒ）社に対し，それぞれ被告旧製品の１０キログラムのサンプルを，臼井国際産業株式会社（以下「臼井国際産業」という 。）に対し，被告旧製品の箔１００キログラムを各納入した。エミテック社は ，本件特許出願日である平成元年６月１７日に先立って，ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体の第３世代と呼ばれるＳ型担体を昭和６１年に開発し，昭和６２年以降その製品が順次各自動車メーカーに採用されていったものである。被告とエミテック社との商談が成立したのが本件特許発明の出願後であったとしても，被告による営業活動はそれ以前から開始されていたのであるから，被告は，特許法７９条の「事業をしている者」に該当する。ベーア社も，本件特許出願前には，ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体を開発していたもので，臼井国際産業は，ベーア社と提携していた。そして，臼井国際産業は，本件特許出願前には，被告が供給した被告旧製品を用いて，ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体を製造し，出荷していた。d) 本件特許出願前に製造されていた被告旧製品（Ｒ２０−５ＳＲ）と，本件訴訟の対象である被告製品（ＪＦＥ２０−５ＵＳＲ）とは，微量成分の含有量と表面粗度Ｒｍａｘの２点で相違があるものの，先使用権の範囲内にある。まず，微量成分の含有量の相違については，耐酸化性の向上を目的とするものであり，本件特許発明の本質とは無関係であるから，これによって先使用権が失われるものではない。また，表面粗度Ｒｍａｘの相違については，阪神大震災による被災がきっかけとなった変更の結果であって，本件特許発明とは無関係の理由によるものであるし，＃１２０番の研磨仕上げを行った圧延ロールによる圧延から＃２２０番の研磨仕上げを行った圧延ロールに切り替えたのであるから，本件特許発明の作用効果を減少させる方向の変更であり，被告製品は，被告旧製品に基づく先使用権の範囲内にある。イ 引受参加人の反論被告は，被告製品（ＪＦＥ２０−５ＵＳＲ）を製造・販売することについて，先使用権を有しない。a) 被告旧製品のＲｍａｘが０．７∼２．０μｍであったことの証明がない。被告旧製品は，昭和６３年９月１日から日産自動車株式会社のセフィーロ（以下「日産セフィーロ」という 。）に搭載されたメタル担体に採用されており（乙１ ） 自動車メーカーが新たに採用する部品について，，材料メーカーにおける製造技術が確定していることを要求することからすれば，被告旧製品の仕様や技術標準は，同日より少なくとも数ヶ月前には確定していたはずである。にもかかわらず，被告からは，日産セフィーロ向けの製品の記録は提出されておらず，日産セフィーロ向けの被告旧製品は ，本件特許発明の構成とは異なるものであったと推測される 。乙２号証は，昭和６３年９月１日より９か月後の平成元年６月５日付けの社内資料であるから，日産セフィーロ向けの被告旧製品についての仕様であるとは考えられず，平成元年６月当時，新たに開発されていた何らかの新製品向けであると考えるのが自然である。対象が「Ｒ２０５ＳＲ＊ＢＡ 」として， Ｒ２０５ＳＲ」に付加記号が付されていること ，「特に「＃１２０ロール仕上げ」と記載されていること，メタル触媒担体に使用されない１５０μｍの箔が検討されていることも，このような解釈を支持するものである。また，乙２号証は，表１があるのに表２がないこと，添付チャートは切り貼りされたもので，報告書との関係も不明であることなど，体裁に不自然な点があり，信頼性にもかける。乙１４号証の「技術標準」と題する書面（以下「乙１４の技術標準」という 。）は，そこに記載された最新の日付が本件特許の出願後の平成元年７月１３日であるから，その記載内容によって，本件特許出願前の事実を証明することはできない。乙１４の技術標準の表紙の変更履歴の記載と圧延条件の内容が正確に対応していると認める根拠もないから，あるいは，ロール番手の変更も制改№３のパススケジュールの変更に含まれていた可能性もあるし，変更の都度，圧延条件の内容が記載された枚目を変更後の内容が記載された新しい用紙に差し替えていたというのであるから，表紙と２枚目とが正しく対応しているかも疑問である。そもそも，乙１４の技術標準は，被告旧製品が日産セフィーロに搭載されたメタル担体に採用された後に制定されたものであり，制改№３の欄にだけ「操業」という捺印欄が設けられていることなどを考慮すると，平成元年７月１４日以後に初めて操業された製品に関するものであると考えられる。このように，同じ「Ｒ２０−５ＳＲ」という名称を有していても，単一の製品を意味するものではないから，臼井国際産業に提供された特定の被告旧製品について表面粗度の立証を要するというべきである。そもそも，＃１２０というロール番手のみから，箔の表面粗度が一義的に定まるものではない。＃１２０などの番手の数値は，ロールの仕上げ研磨に使用する際の砥石の番手を意味するものの，同じ番手の砥石を使用しても，研磨スピード（研磨回転数）などの研磨のやり方，圧延の際のパススケジュールなどによって圧延された板あるいは箔の表面粗さは変動する。乙２８号証には，金属箔の表面粗度に，圧延時の潤滑条件が大きく影響することが記載されている。さらに，被告が日産セフィーロ向けの金属箔を開発していた当時の被告の研究者による研究報告（甲１８ ），平成６年の各鉄鋼メーカーの圧延条件などに関するアンケート結果の報告（甲１９ ），被告によるステンレス箔の開発・販売についての新聞記事（甲２５の１，甲２５の２）によれば，本件特許出願前において被告が製造していた被告旧製品については，＃１２０よりも番手の大きな（平滑性の高い）ロールにより仕上げられていた可能性が高い。b) ろう付け触媒担体の事業としての実施又は準備がなされたことの証明がない。被告旧製品のカタログ（乙１３，乙２５）には，ろう付け触媒担体に使用される旨の記載はない。乙１５号証において，エミテック社及びベーア社へ納入したのは「サンプル」であり，メタル担体に使用されたか否かさえ定かでない。臼井国際産業についても ，「試作」であると明記されているし，同社に納入されたものが被告旧製品であったかどうかも明らかではない。納入された１００キログラムでは，ろう付け触媒担体を１００個程度しか作ることができないから，研究開発用のものであったと理解するのが合理的である。引受参加人が知る限り，本件特許出願前に，臼井国際産業がろう付け法による触媒担体の事業を開始したという事実はない。平成２年４月発行のステンレス製触媒担体に関する調査報告である甲２０号証によれば，平成２年に至っても，臼井国際産業がなおメタルハニカムの開発段階にあり，事業のレベルに達していなかったことが確認できる。臼井国際産業が，本件特許の出願前にろう付け法によるメタル担体を製造した事実があり，それをユーザーに納入したことがあるとしても，それは開発行為としての試作品の製造であり，ユーザーでの評価のための提供であったことは明らかである。臼井国際産業に対する調査嘱託の回答によっても，臼井国際産業による，本件特許出願前の被告旧製品を使用したろう付け担体の製造は，１日当たり２∼３個の製造により，複数の自動車メーカーにサンプル提供をしていたものであり，開発段階に止まっていたことが明白である。本件特許出願前におけるサンプル提供が後の商品化に関係したと見られるＣ社の場合についても，サンプルの納入数からすれば，商品化への可能性が具体化したのは平成元年１１月以降のことと考えられる。以上によれば，臼井国際産業自身について，本件特許発明に対する先使用権が成立するとはいえないし，臼井国際産業に先使用権が成立しない（事業の準備に至っていたとは認められない）のであれば，臼井国際産業の先使用権に依存する被告の先使用権の主張も成り立たない。臼井国際産業自身において，メタル担体が製品として販売可能な状態に到達したことが確認されていないのであるから，被告としても被告製ステンレス箔がろう付け法メタル担体に使用可能か否かが未確認の状態にあったのである。なお，臼井国際産業に対する調査嘱託の回答については，臼井国際産業自身が，本件特許権の請求項２を侵害した可能性があり，先使用権を主張することに固有の利益を受ける立場にあるということを考慮する必要がある。c) なお，被告旧製品が，被告製品とはチタンに代えてジルコニウムを含有する点で異なるとの相違点については，引受参加人は特に問題としない。

(3) 争点３（本件特許は無効とされるべきものか。）についてア 争点３−１（記載不備）についてa) 被告の主張本件明細書には記載不備があるから，本件特許は，平成２年法律第３０号による改正前の特許法３６条３項及び同４項２号の規定に違反し，同法１２３条１項３号の規定により無効とされるべきものである。

① 本件明細書の記載では，構成要件Ｃの表面粗度Ｒｍａｘの基準長さをいくらにするかが不明確である。

② 本件明細書の記載では，構成要件Ｃの表面粗度Ｒｍａｘの充足の有無を判断するにあたり，どの程度の個数のデータをとって平均すればよいかが不明確である。

③ 本件明細書の記載では，本件公報の第２図のＡないしＤのぬれ性のランクの定義が明らかでなく，本件公報の第２図の結果を追試することができない。b) 引受参加人の反論本件特許は，記載不備の無効理由を有しない。

① 技術常識に従い，本件明細書の全体を正しく理解すれば，本件特許発明における表面粗度Ｒｍａｘは基準長さを０．８ｍｍとして測定すべきことが明らかであり，明確性に欠けるところはない。

② ７０年ＪＩＳのとおり，表面粗度Ｒｍａｘについては，効果的に母平均を推定できるように測定位置と個数を定める。どの程度の個数の測定を行えば，測定結果がほぼ一定してくるかは，サンプルの状態によるので，実験事項であるものの，Ｒｍａｘの測定は迅速に行い得るので，特段の困難性はない。

③ ぬれ性の判断は，外観によるものであるから，定量的な基準は示しにくいものの，よく濡れたか，バインダー液がはじかれて濡れなかったかという評価は，特に基準が示されなくても，当業者において可能である。イ 争点３−２（新規性の欠如）についてa) 被告の主張本件特許発明は，本件特許出願前に公然実施された発明である被告旧製品と同一であるから，本件特許は，特許法２９条１項２号の規定に違反し，同法１２３条１項２号の規定により無効とされるべきものである 。すなわち，被告は，本件特許の出願前に，臼井国際産業に対し被告旧製品を販売しており，臼井国際産業は，被告から供給された被告旧製品を用いて，ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体を製造して，その顧客複数に販売した。被告，臼井国際産業，臼井国際産業の顧客との間には，守秘義務はなく，また，被告旧製品の表面粗度Ｒｍａｘは約１μｍ程度であった。b) 引受参加人の反論本件特許は，新規性欠如の無効理由を有しない。被告旧製品の表面粗度Ｒｍａｘが約１μｍ程度であることは，先使用権の抗弁の成否において述べたとおり，立証されていない。ウ 争点３−３（進歩性の欠如）についてa) 被告の主張本件特許発明は，本件特許出願前に頒布された刊行物である第１１７回塑性加工シンポジウム（乙３。以下「乙３文献」という 。）又は日経ニューマテリアル１９８８年１１月２８日号（乙１。以下「乙１文献」という 。）に記載の発明に基づき容易に想到することができるから，本件特許は，特許法２９条２項の規定に違反し，同法１２３条１項２号の規定により無効とされるべきものである。

① 乙３文献には ，「自動車の排ガス触媒担体に用いられる耐熱性ステンレス鋼製の金属箔において，表面粗度Ｒｍａｘが０．１５∼５μｍである金属箔」という発明（以下「乙３発明」という 。）が開示されている。本件特許発明と乙３発明とは，本件特許発明においては，自動車の排ガス触媒担体が「ろう付け構造を有する」と特定されている点（相違点１）及び本件特許発明においては，表面粗度Ｒｍａｘが０．７∼２．０μｍと限定されている点（相違点２）において，相違する。しかし，乙１文献に「ろう付けによる製法に関して様々な特許が出願されているため，スポット溶接を採用した」などと記載されているとおり，乙３文献が頒布された当時，自動車の排ガス触媒担体がろう付け構造を有することは当然のことであり，相違点１は，乙３文献に記載が省略されているにすぎない。また，相違点２についても，乙４号証及び乙６号証に記載のとおり，ろう付けを行う際に，表面粗度が粗い方がバインダーのぬれ性がよいことは，当業者に周知であったから，公知の表面粗度Ｒｍａｘの範囲から，その範囲の中央付近の範囲を単に切り出して規定したにすぎず，格別の意義を有しない。

② 乙１文献には ，「スポット溶接構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる耐熱性ステンレス鋼製の金属箔において，表面粗度Ｒｍａｘが約１μｍである金属箔」という発明（以下「乙１発明」という。）が開示されている。なお，乙１文献には，被告旧製品の表面粗度Ｒｍａｘが記載されていないものの，被告旧製品は一般に販売されていて入手可能な材料であり，その商品名によって物が一義的に特定できたものである。本件特許発明と乙１発明とは，本件特許発明は「ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる」ものであるのに対し，乙１発明は「スポット溶接構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる」ものである点において，相違する。しかし，本件明細書には，物として具体的にいかなる構成を備えた場合に ，「ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる」という構成要件が充足されるのかを明らかにした記載はなく，出願時の当業者の技術常識に基づいても ，「ろう付け構造を有する自動車排ガス触媒担体に用いられる」金属箔と ，「ろう付け構造以外の構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる」金属箔とを形状，構造，組成等の観点から区別することは不可能であるから，特許請求の範囲の記載中 ，「ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる」との部分は，物を特定するための意味を有していないと判断される。よって，本件特許発明は，乙１発明と実質的に同一である。b) 引受参加人の反論本件特許は，進歩性欠如の無効理由を有しない。

① 被告が引用する文献のいずれにも，ⅰ）ろう付け構造を有する金属ハニカムの欠点である平板と波板のろう接合性を改善し，急速な加熱冷却にも耐える耐熱疲労性を有する金属ハニカムにするという本件特許発明の課題，ⅱ）ろう材を固着させるバインダーのぬれ性を向上すると，ろう材の固着性が向上し，ろう付け熱処理後のろう付け性がきわめて良好になるという本件特許発明特有の着想，ⅲ）ハニカムを構成する金属箔の表面粗度を０．７∼２．０μｍと粗く粗面仕上げすることにより，ろう材を固着させるバインダーのぬれ性が向上するという解決手段は，全く開示も示唆もされていない。

② 本件特許発明における「耐熱性ステンレス鋼」はＦｅ−Ｃｒ−Ａｌ系の材料を意味するものであるから，乙３文献において，被告が指摘する図８は，本件特許発明における「耐熱性ステンレス鋼」についてのものではなく，乙３文献に ，「自動車の排ガス触媒担体に用いられる，耐熱性ステンレス鋼製の金属箔において，表面粗度Ｒｍａｘが０ ．１５∼５μｍの範囲のいずれかである金属箔」が開示されているとの被告の主張は誤りである。また，乙１文献は，ろう付け法が実用性に乏しいとの否定的評価が記載されているものであるし，乙３文献と乙１文献とを組み合わせても，表面粗度を特定の粗さにすることがハニカムのズレ防止をもたらすとの知見は得られず，本件特許発明に到達できるものではない。さらに，本件特許発明の当時，ステンレス箔の表面粗度を，本件特許発明のように粗く仕上げることは，決して普通に行われることではなかった。

③ 乙１文献には，被告旧製品の表面粗度Ｒｍａｘの記載はなく，これを被告の社内資料にすぎない乙２号証によって補うことはできないし，乙２号証には ，先使用権の抗弁の成否において述べた問題があり ，信用できない。また ，「ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる」との構成要件を無視するような解釈に根拠はない。

(4) 争点４（損害額及び不当利得額）についてア 引受参加人の主張a) 被告は，遅くとも本件特許の登録日である平成１０年１２月４日までに，別紙物件目録記載の粗面仕上金属箔 以下 本件被告製品」（ 「 という。）の製造・販売を開始し，本件訴訟提起時に至るまで，本件被告製品を販売してきた。本件被告製品の１年間における売上高は少なくとも２０億円である。b) 本件被告製品の利益率は２０％を超えるから，本件被告製品の販売により被告の得る利益は，年４億円を下らない。よって，引受参加人は，特許法１０２条２項に基づき，本件訴訟提起の日から３年前までの販売に係る損害として，被告の得た利益１２億円を請求する。（算式）被告の年間利益４億円×３年＝１２億円c) 本件特許の実施料率は，３％が相当である。よって，引受参加人は，被告の不当利得として，本件特許の設定登録日である平成１０年１２月４日から本件訴訟提起の日より３年前の平成１５年３月３１日までの４年４か月分の実施料相当額２億６０００万円を請求する。（算式）年間売上額２０億円×実施料率３％×４年４か月＝２億６０００万円イ 被告の反論争う。

第３ 当裁判所の判断

本件においては，事案の内容に鑑み，まず，争点１−２（被告製品は，構成要件Ｃを充足するか。）から判断する。

１ 争点１−２−１（構成要件Ｃにおける表面粗度Ｒｍａｘの属否の判定には，

いかなる基準長さを用いるべきか。）について

(1) 構成要件Ｃに規定された表面粗度Ｒｍａｘについて，本件明細書の〔課題

を解決するための手段〕欄に ，「本発明は金属ハニカムを構成する金属箔を粗面仕上げに調製したものを用いることを特徴としており，ＪＩＳ（Ｂ０６０１−１９７０）に規格化されている表面粗度（Ｒｍａｘ）は０．７∼２．０μｍ，好ましくは１．０∼１．５μｍである 。」と記載されており（甲２・４欄１１行∼１４行 ），構成要件Ｃに規定された表面粗度Ｒｍａｘの測定については，７０年ＪＩＳに従うことが明記されていること，また，７０年ＪＩＳにおいては，表面粗度Ｒｍａｘは，その表面から多数の断面曲線を求め，これらの断面曲線において測定した最大高さＲｍａｘの平均値で表すとされていること ，及び ，断面曲線において最大高さＲｍａｘを測定する際に ，断面曲線から抜き取る一定の長さを基準長さといい，この基準長さについては，原則として，０．２５ｍｍ及び０．８ｍｍを含む６種類の長さから指定するものとされていること，並びに，基準長さを特に指定する必要がない限り用いる基準長さの標準値として，Ｒｍａｘが０．８μｍ以下においては基準長さ０．２５ｍｍ，Ｒｍａｘが０．８μｍを超え６．３μｍ以下においては基準長さ０．８ｍｍと定められていることについては，前記第２の１( 5)で述べたとおりである。そして，本件明細書には，構成要件Ｃにおける表面粗度Ｒｍａｘの測定に用いるべき基準長さは特に指定されておらず，単に特許請求の範囲（請求項１）において「表面粗度Ｒｍａｘ０．７∼２．０μｍである」と規定されているのみであるから（甲２ ），構成要件Ｃにおける表面粗度Ｒｍａｘの属否の判定に用いるべき基準長さは，７０年ＪＩＳの基準長さの標準値によるべきである。したがって，構成要件Ｃにおける表面粗度Ｒｍａｘの下限の「０．７μｍ」以上であるか否かの判別においては，０．２５ｍｍを基準長さと解すべきであり，また，上限の「２．０μｍ」以下か否かの判別においては，０．８ｍｍを基準長さと解すべきである。もっとも，このように解しても，７０年ＪＩＳの基準長さの標準値に従って０．２５ mm の基準長さにより，構成要件Ｃの下限の「表面粗度Ｒｍａｘ０．７μｍ」以上であるか否かの判別をした結果，表面粗度Ｒｍａｘの数値が０．８μｍ以下となる場合であっても，同時に，これを０．８ mm の基準長さによって測定すれば，同基準長さの測定による測定値の方がより大きくなる傾向があるため，同じ物について０．８μｍを超える測定値となることがないわけではない（基準長さ０．２５ mm の測定値が基準長さ０．mm の測定値の８０％前後になる傾向があることについては，原告，被告とも格別争わないところである 。 。このように，７０年ＪＩＳの測定方）法によれば，表面粗度Ｒｍａｘが０．８μｍ近傍のものについては，同じ物について基準長さとして０．２５ mm と０．８ mm のいずれを用いるかにより２種類の測定値が生じ，かつ，いずれの測定値と基準長さも，７０年ＪＩＳの標準値に適合する可能性があることは否定できないところである。しかし，特許発明の技術的範囲は明確に定められるべきであり，同じ物が技術的範囲に属したり，属しなかったりするような解釈は取り得ないこと，並びに，ＪＩＳ（Ｂ０６０１−１９８２） 以下「 ８２年ＪＩＳ 」という。乙８ ）（の３．４．４．においては，表面粗度Ｒｍａｘの表示において，上限と下限の数値に対応する基準長さが異なる場合で，標準値以外の基準長さを用いる場合には，基準長さを併記し，これを併記しない場合には，上限値の判別には上限値に対応する基準長さの標準値で，下限値の判別には下限値に対応する基準長さの標準値で，それぞれ測定することが明記されており，７０年ＪＩＳから８２年ＪＩＳに至る二度の改正において，技術的な内容の変更がなかったこと（甲２８・４及び５( 1)）を考慮すれば，構成要件Ｃの「表面粗度Ｒｍａｘが０．７∼２．０μｍである」との要件の解釈としては，７０年ＪＩＳの基準長さの標準値により表面粗度Ｒｍａｘを測定すべきものであり，かつ，下限値の「表面粗度Ｒｍａｘが０．７μｍ」以上かどうかの判別は，その下限値「０．７μｍ」に対応する７０年ＪＩＳの基準長さの標準値（０．２５ mm）によるべきであり，また，上限値「２．０μｍ」以下かどうかの判別は，その上限値に対応する７０年ＪＩＳの基準長さの標準値 ０ ．（mm）によるべきであると解すべきである。すなわち，構成要件Ｃの表面粗度Ｒｍａｘは別表Ｂの「ＪＩＳ」と記載された範囲と解すべきであり，上記の例において，下限値「０．７μｍ」以上かどうかの判別において，７０年ＪＩＳの基準長さの標準値に従って，下限値に対応する基準長さ０．２５mm により表面粗度Ｒｍａｘを測定し ，「０．７μｍ」未満であれば，構成要件Ｃの「表面粗度Ｒｍａｘが０．７∼２．０μｍである」との要件を充足しないことになるから，これについて改めて上限値「２．０μｍ」以下かどうかを測定し直す必要はないのであるし，仮に，下限値に対応する基準長さ．２５ｍｍにより表面粗度Ｒｍａｘを測定し ，「０．７μｍ」以上であれば，これについて改めて上限値「２．０μｍ」以下かどうかを上限値に対応する基準長さ０．８ｍｍで測定し，上限値「２．０μｍ」以下を満たしており，構成要件Ｃを充足しているかどうかを判別することになると解すべきである。また，このような解釈は，次に述べるとおり，本件特許発明において，下限の０．７μｍが重要な意義を持つものであることからも，実質的に妥当な結果を導くものであると解される。すなわち，構成要件Ｃにおいて，表面粗度Ｒｍａｘを０．７∼２．０μｍと規定したことについて ，本件明細書の〔作用 〕欄には ， 本発明において ，「箔の表面粗度の下限をＲｍａｘ０．７μｍ，上限をＲｍａｘ２．０μｍと定めたのは，ステンレス鋼箔へバインダーを塗布し，ぬれ性に及ぼす表面粗度の影響を検討した結果を第２図に示すごとく ，表面粗度Ｒｍａｘ０．２∼０ ．μｍではぬれ性が著しく劣るのに対して，Ｒｍａｘ０．７μｍ以上では，ぬれ性ランクが２∼３ランク向上し良好となる。またＲｍａｘ２．０μｍを超えても，ぬれ性は良好であるがそれほど変化はなく，箔の最適な表面粗度としては，Ｒｍａｘ０．７∼２．０μｍ，好ましくは１．０∼１．５μｍである 。」と記載されており（甲２・４欄４２行∼５欄１行 ），本件公報の第２図には，この記載に沿う結果がグラフとして図示されている。本件明細書のこのような記載及び図示によれば，構成要件Ｃにおいて，表面粗度Ｒｍａｘを一定の数値範囲に限定した意義は，下限の０．７μｍにおいて大きく，下限における表面粗度Ｒｍａｘの属否の判定こそが重要な意味を持つものと認められる。したがって，この点からも，表面粗度Ｒｍａｘが下限の０．７μｍ以上かどうかの判定には，７０年ＪＩＳの基準長さの標準値である０．２５ｍｍを用いるべきである。

(2) これに対し，引受参加人は，本件特許発明における基準長さは単一の基準

長さを用いるべきであり，構成要件Ｃに規定する表面粗度Ｒｍａｘ０．７∼２．０μｍはその大部分が基準長さを０．８ｍｍとする区分（０．８μｍを超え６．３μｍ以下の区分）と重なっているし，本件特許出願当時の鉄鋼業界では基準長さ０．８ｍｍを用いるのが技術常識化していたなどと主張する 。しかし，前記のとおり，８２年ＪＩＳの３．４．４．においては，表面粗度Ｒｍａｘの表示において，上限と下限の数値に対応する基準長さが異なる場合で，上記標準値以外の基準長さを用いる場合には，基準長さを併記し，これを併記しない場合には，上限と下限の数値に対応する基準長さの標準値（異なる基準長さ）を用いることが具体的に記載されていること，及び，７０年ＪＩＳから８２年ＪＩＳに至る二度の改正において，技術的な内容の変更がなかったことからすれば，７０年ＪＩＳによる場合においても，基準長さの標準値の区分が複数にまたがるような数値範囲の表面粗度Ｒｍａｘの測定にあたって，単一の基準長さを用いなければならないわけではないと考えられる。また，本件公報の第２図を見ても，表面粗度Ｒｍａｘの数値とぬれ性ランクとの関係は，表面粗度Ｒｍａｘの値が０．２μｍから２．８μｍまでの間で９点測定されているにすぎず，そのうち，表面粗度Ｒｍａｘが０．２μｍ，．４μｍ，０．６μｍ，０．７μｍの４点は，いずれも基準長さの標準値が０．２５ｍｍとされているものであり，また，既に述べたとおり，構成要件Ｃにおいて臨界的意義を有するのは表面粗度Ｒｍａｘ０．７μｍの下限であり，表面粗度Ｒｍａｘが０．７μｍ以上であるか否かの判別こそが重要であるから，構成要件Ｃに規定する表面粗度Ｒｍａｘ０．７∼２．０μｍの大部分が基準長さを０．８ｍｍとする区分（０．８μｍを超え６．３μｍ以下の区分）に属していることは，表面粗度Ｒｍａｘが０．７μｍであるか否かの判別を７０年ＪＩＳの定める基準長さの標準値と異なる基準長さで行うことの理由となるものではない。さらに，引受参加人指摘の甲１１号証及び甲２９号証の各公開特許公報や乙２号証の報告書は，いずれも，当該測定の際に，基準長さとして０．８ｍｍを用いたことを明らかにするにすぎず ，これらを総合しても，基準長さ０ ．ｍｍを用いることが技術常識といえるほどに一般化していたとまで認めるに足りるものではないし，本件に顕れたその余の証拠を精査検討しても，本件特許出願当時の鉄鋼業界において，基準長さを０．８ｍｍとすることが技術常識化していたことを認めるに足りる的確な証拠は見当たらない。本件明細書には，表面粗度Ｒｍａｘの測定については７０年ＪＩＳに従うことが明記されているから，本件明細書に接した当業者は，本件明細書に基準長さの指定がない以上，７０年ＪＩＳの定める基準長さの標準値に従って，表面粗度Ｒｍａｘの測定を行うものと理解すると考えるのが素直な解釈というべきであり，これに反する技術常識が存在すると主張するのであれば，本件明細書に接した当業者において，７０年ＪＩＳの定める基準長さの標準値にもかかわらず，基準長さを０．８ｍｍとして構成要件Ｃの表面粗度Ｒｍａｘの範囲が規定されたものと明確に理解できたといえる程度に，そのような技術常識の存在を立証することが必要である。しかし，そのような立証はなされていない。以上のとおりであるから，結局，構成要件Ｃにおける表面粗度Ｒｍａｘの属否の判定に用いるべき基準長さを０．８ｍｍとすべき旨をいう引受参加人の主張は，採用できない。争点１−２−２（被告製品の表面粗度Ｒｍａｘは，構成要件Ｃに規定された表面粗度Ｒｍａｘの範囲に属しているといえるか。）について

(1) 該当箇所末尾掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば，上記第２の１で認

定した事実のほか，以下の事実を認めることができる。ア 原告サンプルの表面粗度Ｒｍａｘを，圧延方向に対し垂直の方向（Ｃ方向）に，基準長さ０．２５ｍｍで測定した結果は，以下のとおりである。a) 平成１５年１月２３日付け財団法人機械振興協会技術研究所 以下 機（ 「械振興協会」という 。）による測定結果（甲９，甲８，甲２１）原告サンプルのうちの１本のコイル（一つのコイルから５条取りされたと推定されるもの。以下「原告サンプルＡ」という 。）の先頭部分から切り出した分析用試料１枚について，表面，裏面につき，測定方向に沿って，それぞれ５箇所（記号１ないし５）の測定を行った。その測定値は以下のとおりである。なお，各測定箇所においては，基準長さの約５倍の測定長さを基準長さに分割し，５区間の測定データの平均値をもって，測定値としており，実際には，原告サンプルＡの表裏各面につきそれぞれ２５区間の測定を行った。表面平均 ０．７１μｍ（小数点第３位を四捨五入）裏面平均 ０．７０μｍ（小数点第３位を四捨五入）各測定箇所の測定結果については，別紙１記載のとおりであり ， ．０７μｍ以上のものと０．７μｍ未満のものとが混在している。b) 平成１９年１月１１日付け機械振興協会による測定結果（甲２７，甲２６，甲１４）原告サンプルＡから切り出した分析用試料１２枚（記号１−１，２−１等）について，表面，裏面につき，測定方向に沿って，それぞれ５箇所（記号１−１−１，２−１−１等）の測定を行った。その測定値は以下のとおりである。なお，１２枚の分析用試料は，コイルの先頭から約１００ｍの位置で１枚，コイルの末尾から約１００ｍの位置で１枚，先頭部分と末尾部分を除く部位を約２００ｍ間隔で切断し１０分割した中間部分から各１枚合計１０枚を分割したものから，採取した 。そのうち ，実際に測定したのは，別紙２のとおりである。また，各測定箇所においては，基準長さの約５倍の測定長さを基準長さに分割し，５区間の測定データの平均値をもって，測定値としており，実際には，原告サンプルＡの表裏各面につきそれぞれ３００区間（５×５×１２枚）の測定を行った。表面平均 ０．６９μｍ（小数点第３位を四捨五入）裏面平均 ０．６９μｍ（小数点第３位を四捨五入）各測定箇所の測定結果は，別紙２記載のとおりであり，その一部において０．７μｍ以上のものもあれば，０．６μｍ以下のものも含まれている。c) 平成１９年３月１日付け被告による測定結果（乙３２，乙３１，乙２４）原告から被告に送られてきた原告サンプルから切り出した５枚の分析用試料（記号１０２ないし１０５，１０Ｘ）それぞれについて，端部から長手方向に約１ｍの位置で測定方向に沿って，それぞれ５枚の試料 記（号ＡないしＥ）を採取し，それぞれ表面，裏面の測定を行った。その測定値は以下のとおりである。なお，各測定箇所においては，測定方向に沿って測定した５区間の測定データの平均値をもって，測定値としており，実際には，５分割されている各原告サンプルの各面につきそれぞれ２５区間の測定を行った。総平均 ０．６９μｍ（小数点第３位を四捨五入）各測定箇所の測定結果は，別紙３記載のとおりであり，０．７μｍ以上のものと，０．７μｍ未満のものとが混在している。d) 平成１９年４月１９日付け埼玉県産業技術総合センターによる測定結果（乙３７，乙３８，乙３２）上記 c)によって採取された原告サンプルから切り出した分析用試料１５枚（記号１０２−Ａ，１０３−Ａ等）について，埼玉県産業技術総合センターにおいて，それぞれ表面，裏面につき，１箇所の測定を行った。その測定値は以下のとおりである。なお，各測定箇所においては，測定方向に沿って測定した５区間の測定データの平均値をもって，測定値としており，実際には，５分割されている各原告サンプルの各面につきそれぞれ１５区間の測定を行った。総平均 ０．６９μｍ（小数点第３位を四捨五入）各測定箇所の測定結果は，別紙４記載のとおりであり，０．７μｍ以上のものもあるが，０．７μｍ未満のものが多い。イ カルソニック材の表面粗度Ｒｍａｘを，圧延方向に対し垂直の方向（Ｃ方向 ）に，基準長さ０ ．２５ｍｍで測定した結果は ，以下のとおりである 。a) 平成１９年４月１９日付け機械振興協会による測定結果（甲３６）カルソニック材から切り出した分析用試料３枚（記号９ないし１１）について，表面，裏面につき，測定方向に沿って，それぞれ５箇所（記号１ないし５）の測定を行った。その測定値は以下のとおりである。なお，各測定箇所においては，測定方向に沿って測定した５区間の測定データの平均値をもって，測定値としており，実際には，各カルソニック材の表裏各面につきそれぞれ２５区間の測定を行った。９表面平均 ０．６４μｍ（小数点第３位を四捨五入）９裏面平均 ０．７１μｍ（小数点第３位を四捨五入）１０表面平均 ０．６６μｍ（小数点第３位を四捨五入）１０裏面平均 ０．６７μｍ（小数点第３位を四捨五入）１１表面平均 ０．６９μｍ１１裏面平均 ０．７３μｍ（小数点第３位を四捨五入）各測定箇所の測定結果は，別紙５記載のとおりであり，０．７μｍ以上のものと，０．７μｍ未満のものとが混在している。ウ 被告サンプルの表面粗度Ｒｍａｘを，圧延方向に垂直の方向（Ｃ方向）に，基準長さ０．２５ｍｍで測定した結果は，以下のとおりである。a) 平成１８年８月７日付け被告による測定結果（乙２４）被告サンプルから採取した測定用試料２８枚について，表面，裏面につき，１箇所の測定を行った。その測定値は以下のとおりである。なお ，各測定箇所においては，測定方向に沿って測定した５区間の測定データの平均値をもって，測定値としており，実際には，２８枚の被告サンプルの各面につきそれぞれ５区間の測定を行った。１表面 ０．４００μｍ１裏面 ０．６００μｍ２表面 ０．４００μｍ２裏面 ０．６５０μｍ３表面 ０．５００μｍ３裏面 ０．５７５μｍ４表面 ０．６５０μｍ４裏面 ０．８２５μｍ５表面 ０．５２５μｍ５裏面 ０．７００μｍ表面 ０．５５０μｍ裏面 ０．４７５μｍ表面 ０．５５０μｍ裏面 ０．７２５μｍ表面 ０．６５０μｍ裏面 ０．５７５μｍ表面 ０．６５０μｍ裏面 ０．５００μｍ表面 ０．５２５μｍ裏面 ０．５２５μｍ表面 ０．６７５μｍ裏面 ０．８５０μｍ表面 ０．５００μｍ裏面 ０．６７５μｍ表面 ０．５００μｍ裏面 ０．５７５μｍ表面 ０．４７５μｍ裏面 ０．６００μｍ表面 ０．５００μｍ裏面 ０．６２５μｍ表面 ０．５２５μｍ裏面 ０．４５０μｍ表面 ０．４７５μｍ裏面 ０．４２５μｍ表面 ０．５５０μｍ裏面 ０．５２５μｍ１９表面 ０．５００μｍ１９裏面 ０．４７５μｍ２０表面 ０．９７５μｍ２０裏面 ０．５７５μｍ２１表面 ０．５００μｍ２１裏面 ０．６７５μｍ２２表面 ０．５７５μｍ２２裏面 ０．７７５μｍ２３表面 ０．６００μｍ２３裏面 ０．４７５μｍ２４表面 ０．３７５μｍ２４裏面 ０．５５０μｍ２５表面 ０．７００μｍ２５裏面 ０．５２５μｍ２６表面 ０．６２５μｍ２６裏面 ０．６００μｍ２７表面 ０．４７５μｍ２７裏面 ０．５５０μｍ２８表面 ０．４７５μｍ２８裏面 ０．５７５μｍb) 平成１９年１月１０日付け被告による測定結果（乙２９，乙２４）被告サンプル２８枚からそれぞれ４枚の測定用試料（記号１−２，２−２等 ）を採取し ，それぞれ表面 ，裏面につき，１箇所の測定を行った 。その測定値及びこれと上記 a)の測定結果とによる平均値は以下のとおりである。なお，各測定箇所においては，測定方向に沿って測定した５区間の測定データの平均値をもって，測定値としており，上記 a)の測定結果と合わせると，実際には，２８枚の被告サンプルの各面につきそれぞれ２５区間の測定を行った。１表面平均 ０．５０μｍ（小数点第３位を四捨五入）１裏面平均 ０．５０μｍ（小数点第３位を四捨五入）２表面平均 ０．４８μｍ２裏面平均 ０．５０μｍ（小数点第３位を四捨五入）３表面平均 ０．４７μｍ３裏面平均 ０．５１μｍ（小数点第３位を四捨五入）４表面平均 ０．５２μｍ（小数点第３位を四捨五入）４裏面平均 ０．６３μｍ（小数点第３位を四捨五入）５表面平均 ０．６３μｍ（小数点第３位を四捨五入）５裏面平均 ０．６０μｍ（小数点第３位を四捨五入）６表面平均 ０．４４μｍ（小数点第３位を四捨五入）６裏面平均 ０．４２μｍ（小数点第３位を四捨五入）７表面平均 ０．５２μｍ７裏面平均 ０．６０μｍ（小数点第３位を四捨五入）８表面平均 ０．６０μｍ（小数点第３位を四捨五入）８裏面平均 ０．６１μｍ（小数点第３位を四捨五入）９表面平均 ０．５６μｍ（小数点第３位を四捨五入）９裏面平均 ０．５２μｍ（小数点第３位を四捨五入）１０表面平均 ０．５８μｍ（小数点第３位を四捨五入）１０裏面平均 ０．６４μｍ（小数点第３位を四捨五入）１１表面平均 ０．６４μｍ（小数点第３位を四捨五入）１１裏面平均 ０．６３μｍ（小数点第３位を四捨五入）１２表面平均 ０．４７μｍ（小数点第３位を四捨五入）１２裏面平均 ０．５４μｍ（小数点第３位を四捨五入）表面平均 ０．５５μｍ（小数点第３位を四捨五入）裏面平均 ０．５６μｍ（小数点第３位を四捨五入）表面平均 ０．５１μｍ（小数点第３位を四捨五入）裏面平均 ０．５６μｍ表面平均 ０．４８μｍ裏面平均 ０．６０μｍ（小数点第３位を四捨五入）表面平均 ０．４９μｍ（小数点第３位を四捨五入）裏面平均 ０．５１μｍ（小数点第３位を四捨五入）表面平均 ０．４７μｍ（小数点第３位を四捨五入）裏面平均 ０．４９μｍ（小数点第３位を四捨五入）表面平均 ０．５８μｍ（小数点第３位を四捨五入）裏面平均 ０．５５μｍ（小数点第３位を四捨五入）表面平均 ０．４７μｍ（小数点第３位を四捨五入）裏面平均 ０．４８μｍ（小数点第３位を四捨五入）表面平均 ０．６１μｍ（小数点第３位を四捨五入）裏面平均 ０．５８μｍ（小数点第３位を四捨五入）表面平均 ０．５２μｍ（小数点第３位を四捨五入）裏面平均 ０．６４μｍ（小数点第３位を四捨五入）表面平均 ０．５８μｍ（小数点第３位を四捨五入）裏面平均 ０．６０μｍ（小数点第３位を四捨五入）表面平均 ０．６１μｍ（小数点第３位を四捨五入）裏面平均 ０．５４μｍ（小数点第３位を四捨五入）表面平均 ０．４９μｍ（小数点第３位を四捨五入）裏面平均 ０．５４μｍ（小数点第３位を四捨五入）表面平均 ０．５６μｍ（小数点第３位を四捨五入）裏面平均 ０．５３μｍ（小数点第３位を四捨五入）２６表面平均 ０．５３μｍ（小数点第３位を四捨五入）２６裏面平均 ０．５４μｍ（小数点第３位を四捨五入）２７表面平均 ０．５０μｍ（小数点第３位を四捨五入）２７裏面平均 ０．５２μｍ２８表面平均 ０．４８μｍ（小数点第３位を四捨五入）２８裏面平均 ０．５６μｍ（小数点第３位を四捨五入）各測定箇所の測定結果は，別紙６記載のとおりであり，０．７μｍ以上のものは非常に少ない。c) 平成１９年３月１日付け被告による測定結果（乙３２，乙２４）上記 b)によって採取された被告サンプルから切り出した測定用試料７枚（記号１３−３，１４−３等）について，それぞれ表面，裏面につき，１箇所の測定を行った。その測定値は以下のとおりである。なお，各測定箇所においては，測定方向に沿って測定した５区間の測定データの平均値をもって，測定値としており，実際には，被告サンプルのうち７枚の各面につきそれぞれ５区間の測定を行った。１３−３表面 ０．４６μｍ１３−３裏面 ０．５８μｍ１４−３表面 ０．５８μｍ１４−３裏面 ０．５５μｍ１５−３表面 ０．５２μｍ１５−３裏面 ０．４８μｍ１８−３表面 ０．５８μｍ１８−３裏面 ０．５７μｍ２０−３表面 ０．４７μｍ２０−３裏面 ０．５７μｍ２４−３表面 ０．５４μｍ２４−３裏面 ０．５１μｍ２６−３表面 ０．４３μｍ２６−３裏面 ０．４６μｍd) 平成１９年４月１９日付け埼玉県産業技術総合センターによる測定結果（乙３７，乙３８，乙２９）上記 b)によって採取された被告サンプルから切り出した測定用試料２１枚（記号１３−３，１４−３等）について，それぞれ表面，裏面につき，１箇所の測定を行った。その測定値は以下のとおりである。なお ，各測定箇所においては，測定方向に沿って測定した５区間の測定データの平均値をもって，測定値としており，実際には，被告サンプルのうち７枚の各面につきそれぞれ１５区間の測定を行った。１３表面平均 ０．５１μｍ（小数点第３位を四捨五入）１３裏面平均 ０．５７μｍ（小数点第３位を四捨五入）１４表面平均 ０．５０μｍ（小数点第３位を四捨五入）１４裏面平均 ０．６２μｍ（小数点第３位を四捨五入）１５表面平均 ０．５１μｍ（小数点第３位を四捨五入）１５裏面平均 ０．５５μｍ（小数点第３位を四捨五入）１８表面平均 ０．６０μｍ（小数点第３位を四捨五入）１８裏面平均 ０．５２μｍ（小数点第３位を四捨五入）２０表面平均 ０．５６μｍ２０裏面平均 ０．５４μｍ２４表面平均 ０．５１μｍ２４裏面平均 ０．５４μｍ（小数点第３位を四捨五入）２６表面平均 ０．６４μｍ２６裏面平均 ０．５８μｍ（小数点第３位を四捨五入）各測定箇所の測定結果は，別紙７記載のとおりであり，０．７μｍ以上のものはほとんどない。( 2) ７０年ＪＩＳにおいては，表面粗度とは，その２．( 1)備考１．に「一般に機械表面では個々の位置における表面あらさは一様でなく，相当に大きなばらつきを示すのが普通である。したがって，機械表面の表面あらさを求めるには，その母平均が効果的に推定できるように測定位置およびその個数を定める必要がある 。」と規定され，表面粗度Ｒｍａｘとは，その３．１備考１．に「機械表面の最大高さは，その表面から多数の断面曲線を求め，これらの断面曲線から求めた抜き取り部分の最大高さの平均値で表わす 。」と規定されている。このように，構成要件Ｃにおける「表面粗度Ｒｍａｘ 」とは ，金属箔コイル表面における多数の測定値の平均値であり，その母平均が効果的に推定できるように測定位置と個数を定める必要がある。したがって，前記( 1)の測定結果における個々の測定箇所における測定値は，表面粗度Ｒｍａｘを求めるための基礎資料にすぎないのであって，構成要件Ｃの充足の有無の判断は，特定の金属箔コイル製品全体の母平均が効果的に推定できるようにその測定位置と個数を定め，そのようにして定められた表面又は裏面における多数の測定値の平均値によって判断すべきである。また，本件特許発明の「金属箔」は ，「ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる」ものであるから，構成要件Ｃに規定する表面粗度Ｒｍａｘの充足の有無を判断する対象は，必ずしも被告が製造・販売した金属箔コイルの全体に限られず，そのコイルのうち，排ガス触媒担体１個を製造するに足りる範囲（数ｃｍ×１０数ｍ）の金属箔（以下「担体１個分の面積」という 。）でもよく，この場合，担体１個分の面積の金属箔コイルの母平均を効果的に推定できるようにその測定位置と個数を定める必要がある。

(3) 原告サンプルについて

前記(1)ア a)ないし d)のとおり，原告サンプル全体の表面粗度Ｒｍａｘの平均測定値は，平成１５年１月の機械振興協会による測定結果を除いて，いずれも０．６９μｍである。まず ，前記(1)ア a)の平成１５年１月の機械振興協会による平均測定値は ，表裏各面で０．７１μｍないし０ ．７０μｍという結果を得てはいるものの ，原告サンプルＡの先頭部分から採取した分析試料の表裏各面についてそれぞれ２５区間の測定を行ったものにすぎず，同 b)の平成１９年１月の機械振興協会の測定結果が，同じ原告サンプルＡの先頭部分１箇所，中間部分の１箇所及び末尾部分１箇所の表裏各面についてそれぞれ３００区間の測定を行った上で，０．６９μｍという結果を得ていることからすれば，後者の測定結果がより信頼できるというべきであり，前者の測定結果を採用することはできない。また，原告サンプルＡの全長は約２２００ｍである（甲２１，甲１４ ）。前記(1)ア b)の平成１９年１月の機械振興協会による測定は，原告サンプルＡから，１２枚の分析用試料を切り出したものであるものの，１２枚の分析用試料は，コイルの先頭から約１００ｍの位置で１枚，コイルの末尾から約ｍの位置で１枚，先頭部分と末尾部分を除く部位を約２００ｍ間隔で切断し１０分割した中間部分から各１枚合計１０枚に分割し ，その分割の際 ，先頭部分では，先頭から５０ｍｍ間隔で５０枚，中間部分では各５枚，末尾部分では各５０枚の鋼片を採取し，先頭部分を１−１ないし１−５０，中間部分を２−１ないし２−５，３−１ないし３−５・・・１１−１ないし１１−５，末尾部分を１２−１ないし１２−５０として試料番号を付したものであり，そのうち，実際に測定したのはその一部にすぎない。その詳細は別紙のとおりであり，各分析用試料１枚の表裏各面につき測定方向に２５区間（５区間×５）測定しているものである（甲２７，甲２６，甲１４ ）。このような巨大なコイルについて ，触針先端半径２μｍの針により，基準長さ０ ．ｍｍで，表裏各面について３００区間（２５区間×１２枚）しか測定していないことからすれば，上記(1)ア b)の機械振興協会による測定結果でさえ，７０年ＪＩＳの基準に則った測定方法であるか否か，すなわち全長約２ｍの原告サンプルＡの母平均が効果的に推定できるものであるか否かについては，この結果だけから判断することは困難である。また，前記(1)ア c)の被告による測定結果は，原告から送られてきた原告サンプルから切り出した５枚の分析用試料（記号１０２ないし１０５，１０Ｘ）それぞれについて端部から長手方向に約１ｍの位置で測定方向に沿って ，それぞれ５枚の試料（記号ＡないしＥ）を採取し，それぞれの表裏各面について，測定方向に沿って測定した５区間の測定データの平均値をもって，測定値としているにすぎず，この測定結果によっても，全長約２２００ｍの原告サンプルの母平均が効果的に推定できるものかどうかを判断することは困難である。さらに，前記(1)ア d)の埼玉県産業技術総合センターによる測定結果についても，原告から送られてきた原告サンプルから切り出した分析用試料を測定したものであり，各試料の表裏各面について，５区間の測定しか行っていないことからすれば，前同様に，全長約２２００ｍの原告サンプルの母平均が効果的に推定できるものかどうかを，この結果だけから判断することは困難である。しかし，これらの測定結果は，それぞれ単独では，全長約２２００ｍの原告サンプルの母平均が効果的に推定できる測定箇所のものであるかどうか明らかではないものの，前記( 1)ア b)ないし d)の測定平均値がいずれも０．６μｍであるということは，原告サンプルから無作為に抽出された試料片において測定された表面粗度Ｒｍａｘ 基準長さを０．（ ２５ｍｍとする平均値 ）が小数点第２位まで同じ数値であったことを意味するのであるから，この測定結果を原告サンプルの母平均が効果的に推定できるものとみて，原告サンプルの表面粗度Ｒｍａｘが０．６９μｍであることについては，一応の立証があるものと認めるのが相当である。しかし，これによっても，原告サンプルの表面粗度Ｒｍａｘが０．７μｍ以上であることを認めるに足りる証拠がないことに変わりはない。なお，原告サンプルについて，ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる長さの金属箔の担体１個分の面積（数ｃｍ×１０数ｍ）において，構成要件Ｃを充足しているかどうかを検討してみても，前記の測定結果のいずれも，このような長さの金属箔を前提として，多数箇所のＲｍａｘの平均値を測定したものではないため，原告サンプルの表面粗度Ｒｍａｘが担体１個分の面積で０．７μｍ以上であることを認めるに足りる証拠がないことに変わりはない（なお，この点の詳細は後記( 7)のとおりである 。 。）

(4) カルソニック材の表面粗度Ｒｍａｘについても，表面粗度Ｒｍａｘが０．

７μｍ以上であると認めるに足りる証拠はない。すなわち，上記(1)イ a)のとおり，カルソニック材についての機械振興協会による測定結果のうち，試料№９の裏面と試料№１１の裏面の表面粗度Ｒｍａｘについては，０．７μｍ以上であるという結果を得ているものの，これは，表裏各面についてそれぞれ２５区間の測定を行ったものにすぎない。そして，一つの面について２５区間の測定を行ったのみでは，その面についての複数の断面曲線において測定した最大高さの平均値（これが，表面粗度Ｒｍａｘである 。）が未だ安定した値に収束せず，さらに多数の区間の測定を行うことにより，平均値が異なり得ることは，上記( 3)で述べたとおりである（上記( 1)ア a)の２５区間の測定値の平均は０．７μｍ以上であったものの，上記( 1)ア b)の同一試料についての３００区間の測定値の平均は０．７μｍ未満であった 。 。）そうすると，カルソニック材の仕上圧延の直前に中間焼鈍が行われていることによる影響があるとの

（被告の主張）

の当否を検討するまでもなく，カルソニック材の表面粗度Ｒｍａｘが０．７μｍ以上であることを認めるに足りる証拠がないといわざるを得ない。

(5) 被告サンプルの表面粗度Ｒｍａｘについても，これが０．７μｍ以上であ

ると認めることはできない。すなわち，上記( 1)ウ a)ないし d)のとおり，被告サンプルの表面粗度Ｒｍａｘの測定結果は，同 a)の平成１８年８月の被告による測定結果を除いて，コイル分の保管サンプルのすべてにおいて， ．

０ ７μｍを下回っている 。

また，同 a)の平成１８年８月の被告による測定結果のうち，７枚の被告サンプルの表面又は裏面の表面粗度Ｒｍａｘについては，０．７μｍ以上であるという結果を得ているものの，これは，表裏各面についてそれぞれわずか５区間の測定を行ったものにすぎないから，上記( 4)で述べたとおり，その面についての複数の断面曲線において測定した最大高さの平均値 これが，（表面粗度Ｒｍａｘである 。）としては未だ信頼するに足りないというべきである。現に，同 b)の平成１９年１月の被告による測定結果においては，上記平成１８年８月の測定結果を取り込む形で，同じ７枚の被告サンプルの表面又は裏面についてそれぞれ２５区間の測定を行った上で，０．７μｍを下回るという結果を得ているから，７枚の被告サンプルの表面又は裏面の表面粗度Ｒｍａｘが０．７μｍ以上であるという上記平成１８年８月の測定結果によって，特定の被告サンプルの一つの面の表面粗度Ｒｍａｘが０．７μｍ以上であると認めることはできない。なお，被告サンプルは，被告製品の品質管理のため，すべてのコイルを対象として，最終検査工程において，各コイルから保管サンプル１枚（約３０ｍｍ×約２７５ｍｍ）を採取して，１年間保管していた，エミテック社を向先とする合計４０６コイル分の中から２８コイル分を選んだものであり，この保管サンプルについて表面粗度Ｒｍａｘを求めても，被告が既に出荷したコイル全体の表面粗度Ｒｍａｘが求められるものではないことは，既に述べたとおりである。しかし，２８コイル分の被告サンプルすべてについて，表面粗度Ｒｍａｘが０．７μｍ未満との測定結果が得られたということからすれば，被告サンプルが採取されたコイルについて，表面粗度Ｒｍａｘが０ ．７μｍ以上であったことを認めることはできないものといわざるを得ない。

(6) 以上によれば，本件に顕れた証拠では，被告製品の表面粗度Ｒｍａｘが構

成要件Ｃの規定する０．７∼２．０μｍの範囲内にあり，被告製品が構成要件Ｃを充足することを認めるには未だ足りないというべきである。

(7) これに対して，引受参加人は，被告製品の表面粗度Ｒｍａｘの分布は，平

均値が０．６９μｍであり，標準偏差が０．０５１である正規分布に従うから，この正規分布曲線において０ ．７μｍ以上となる約４２％の被告製品は ，本件特許権を侵害すると主張し，それを裏付ける測定結果として，原告サンプルについての平成１９年１月１１日付け機械振興協会による測定結果（上記(1)ア b)），同年３月１日付け被告による測定結果（上記(1)ア c)），同年４月１９日付け埼玉県産業技術総合センターによる測定結果（上記( 1)アd) ），カルソニック材についての同年４月１９日付け機械振興協会による測定結果（上記( 1)イ a)）を援用する。しかし，引受参加人の上記主張は，過去において製造された多数の被告製品の表面粗度Ｒｍａｘの平均値が０．６９μｍであることを前提とするものであり，その前提において誤っているから，採用することができない。すなわち，上記第２の１( 6)のとおり，原告サンプルは，単一のコイルを板幅方向に５分割したものであるから，原告サンプルの測定値の平均値は，原告サンプルを採取した特定のコイルにおける表面粗度Ｒｍａｘを示すものにすぎず，２８個の被告サンプルから求められた表面粗度Ｒｍａｘの平均値が原告サンプルの表面粗度Ｒｍａｘと異なることからも明らかなように，原告サンプルの前記数値は，これまでに多数製造された被告製品の表面粗度Ｒｍａｘの平均値を示すものではない。また，カルソニック材の測定値の平均値が，測定箇所の不足から未だ信頼するに足りないものであることは，上記( 4)で述べたとおりである。したがって，被告製品の表面粗度Ｒｍａｘの平均値が０．６９μｍであることは何ら証明されていないといわざるを得ないから，これを前提として，被告製品の約４２％が本件特許権を侵害する旨をいう引受参加人の主張を採用することはできない。なお，被告は，被告製品について，本件特許出願前から阪神製造所葺合地区において，＃１２０の砥石で研削したワークロールに基づいて被告旧製品を製作し，平成７年１月の阪神大震災により葺合地区が製造中止となったため，同年１０月から，阪神製造所西宮地区で，＃１５０の砥石で研削したワークロールで被告旧製品の製造を開始し，その後，砥石を＃２２０に変更したものである（乙１４，乙１７，乙２６，乙３９，証人Ｃ 。 。その上で，）被告は，平成１３年７月に製造された原告サンプルと平成１６年９月以降に製造された被告サンプルとの間で表面粗度Ｒｍａｘに影響を与えるような製造条件の変更はないと主張するのに対し，引受参加人は，平成１３年７月に製造された原告サンプルと平成１６年９月以降に製造された被告サンプルとの間には，表面粗度Ｒｍａｘに影響を与える製造条件の変更の可能性があると主張する。確かに，原告サンプルと被告サンプルとの間には，表面粗度Ｒｍａｘの測定値において，前記のような差異が存在することは事実である。しかし，原告サンプルと被告サンプルとの間に，砥石の型番の変更やその他の製造条件の変更があったことを直接確認し得る証拠はないため，本件全証拠によるも ，この点は真偽不明といわざるを得ない。また，本件特許発明が，自動車の排ガス触媒担体に用いられる金属箔についての発明であることからすれば，原告サンプルについて，その担体１個分の面積において，構成要件Ｃに規定する表面粗度Ｒｍａｘの要件を充足するものがあるかどうかについても念のため判断する。確かに，原告サンプルの表面粗度Ｒｍａｘすなわち各測定値の平均値が０ ．μｍであることからすると，原告サンプルという特定のコイルに限っていえば，担体１個分の面積においてＲｍａｘ０．７μｍ以上となるものも含まれる可能性があることは否定しにくいところである。しかし，上記( 1)における測定結果は，少なくとも原告サンプルの担体１個分の面積当たりについて，その多数箇所を測定して表面粗度Ｒｍａｘを測定したものではないことは前記認定のとおりであり，現段階において，原告サンプルについて，この点の立証があったということもできない（引受参加人が指摘する，原告サンプルについての平成１９年１月１１日付け機械振興協会による測定結果（上記( 1)ア b)）における試料４−１及び１２−１については，幅１５０ｍｍ×長さ５０ｍｍの試料の各面につき２５区間，同年３月１日付け被告による測定結果（上記( 1)ア c)）における試料１０２及び１０ X については，長さ３７６ｃｍ及び９１７ｃｍの試料の各面につき２５区間，同年４月１９日付け埼玉県産業技術総合センターによる測定結果（上記( 1)ア d)）における試料１０５については，幅約５０ｍｍ×長さ約４０ｍｍの試料の各面につき区間，カルソニック材についての同年４月１９日付け機械振興協会による測定結果（上記(1)イ a)）における試料１１については，１００ｍｍ×５ｍｍの試料の各面につき２５区間の測定を行ったにすぎない。高々２５区間の測定値の平均値では未だ信頼するに足りないことは，上記( 4)のとおりである。 。）なお，特定のコイル内における担体１個分の面積の表面粗度Ｒｍａｘの分布を考えるとしても，当該コイルにおける担体１個分の面積の表面粗度Ｒｍａｘの平均値及び標準偏差が判明しなければ，表面粗度Ｒｍａｘが０．７μｍ以上となる担体１個分の面積が存在するか否かは不明である。そして，少なくとも，原告サンプルにおいて，担体１個分の面積の表面粗度Ｒｍａｘの標準偏差については，不明であるから（被告サンプルについての平成１９年月１０日付け被告による測定結果に基づく標準偏差０．０５１は，異なるコイル間の表面粗度Ｒｍａｘの標準偏差であるから，これを原告サンプルにおける担体１個分の面積の表面粗度Ｒｍａｘの標準偏差として用いることはできない 。 ，特定のコイル内における担体１個分の面積の表面粗度Ｒｍａ）ｘの分布を考えても，構成要件Ｃの充足を認めるには未だ足りないというべきである（もっとも，原告サンプルに限ってみると，担体１個分の面積について，構成要件Ｃを充足するか否かとの点について，今後さらに立証がされていく可能性も否定できないから，本件においては，後記３のとおり，先使用についても判断することとする 。 。）争点２（先使用権の抗弁の成否）について上記２によれば，被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属すると認めるに足りる証拠はないというべきであるものの ，事案の内容に鑑み ，さらに進んで ，争点２（先使用権の抗弁の成否）も判断する。

(1) 該当箇所末尾掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば，上記第２の１で認

定した事実のほか，以下の事実を認めることができる。ア 臼井国際産業は，本件特許出願に先立つ昭和６２年４月，ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体の試作ラインを設け，被告から購入した被告旧製品を用いて，ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体の試作品の製造を開始した。同社が本件特許出願に先立ち製造した自動車の排ガス触媒担体は，いずれも試作品段階にあったもので，これを商品として量産したのは本件特許出願後の平成２年２月であった。同社が被告旧製品を用いて製造した自動車の排ガス触媒担体の試作品は ，本件特許出願前に ，自動車メーカー４社及び触媒メーカー２社に対して出荷され，その出荷数量は，昭和６２年度が２６５個，昭和６３年度が１５０個，平成元年度が同年６月までで２４個であり，その製造数量は，通常，出荷数量の２０％ないし５０％増しであった。同社において平成２年２月に量産を開始した排ガス触媒担体と同一の排ガス触媒担体の試作品は，昭和６３年６月に１０個，平成元年５月に２０個，同年９月に４０個，同年１０月に５５個，同年１２月に６０個，平成２年１月に１７０個，同年２月に６０個（量産開始後の商品としては，同月に別に２００個）が出荷されている 。（臼井国際産業に対する調査嘱託の結果）なお，引受参加人は，調査嘱託の結果について，臼井国際産業自身が，本件特許権の請求項２を侵害した可能性があり，同社が先使用権を主張することに固有の利益を受ける立場にあることを考慮する必要があると主張する。しかし，同社による平成１９年９月５日付け調査嘱託回答書には，「ＭＥＴＡＬＩＴ試作状況 」と題する取引記録簿の写しが添付されており ，同社の営業秘密にかかる部分が一部黒塗りされたり，伏せ字とされたりしてはいるものの，同社に対する調査嘱託の結果を裏付けており，引受参加人が指摘する抽象的なおそれがあるとしても，同社に対する調査嘱託の結果は十分に信用することができる。イ 被告（当時の川崎製鉄株式会社）社内では，昭和６２年５月１５日以前から，自動車排ガス浄化用触媒コンバーターのセラミック担体をメタルハニカムに変更しようとする一部自動車メーカーの動きに対応して，１８Ｃｒ３Ａｌ ，２０Ｃｒ５Ａｌステンレス箔（被告旧製品は後者に該当する。）を開発し，自動車メーカー６社，ハニカムメーカー４社と接触し，複数のメーカーにステンレス箔のサンプル提供を行っていた。そして，被告社内においては，臼井国際産業について，ベーア社と提携して，既にパイロットラインを完成させているとの情報を得ていたほか，日本ラヂエーターの対抗メーカーに育てるため，バックアップすべきものと考えていた 。（乙１５，乙１３）ウ 被告は，昭和６２年９月印刷の自動車用ステンレス鋼のカタログにおいて，「リバーライト２０−５ＳＲ 」（Ｒ２０−５ＳＲ）について ，「触媒コンバーター用メタルハニカム」という用途を示した（乙１３）。エ 昭和６３年９月１日，日産セフィーロが世界で初めて量産車のメーン触媒として耐熱ステンレス鋼を採用した際，その耐熱ステンレス鋼として被告旧製品が採用された。もっとも，日産セフィーロの排ガス触媒担体は，ろう付けを一切しておらず，ろう付け構造を有しない 。（乙１）オ 被告社内において，昭和６３年１１月２日に，被告旧製品について乙１４の技術標準が定められ，圧延に使用されるワークロールは，素材厚１ｍｍのものを中間厚０．１４ｍｍを経て，最終製品である板厚０．０５ｍｍ（５０μｍ）に圧延するまで，一貫して＃１２０の砥石で研削されたものを使用することとされた。被告旧製品は，被告の阪神製造所葺合地区で製造されていたものの，平成７年１月の阪神大震災により葺合地区が操業停止となったため，同年１０月から阪神製造所西宮地区で製造されることになった。西宮地区においては，ワークロールの研削用砥石として，＃１５０，＃２２０，＃６００の３種類を保有していたため，被告旧製品の製造に，当初は，＃１５０の砥石で研削されたワークロールが採用されたものの，その後，＃２２０の砥石で研削されたワークロールを用いることに変更された 。なお ，被告製品（Ｒ２０−５ＵＳＲ（ＪＦＥ２０−５ＵＳＲ））は，被告旧製品（Ｒ２０−５ＳＲ）に微量成分の調整を行い，鋼種変更をしたものである。（乙１４，乙１７，乙２６，乙３９，証人Ｃ）引受参加人は，乙１４の技術標準が本件特許出願後に改訂されたものであること，日産セフィーロへの採用後に制定されたものであること，その表紙の制改№３の欄にだけ「操業」という捺印欄が設けられていること，表紙と圧延条件の内容が記載された２枚目とが正しく対応しているか疑問であることなどを指摘して，乙１４の技術標準によって，本件特許出願前の被告旧製品の製造条件を立証することはできないと主張する。しかし ，証拠（乙２６，証人Ｃの証言）によれば，乙１４の技術標準は ，昭和６３年１１月２日に新規制定された後，これを変更する際には，変更日及び変更内容を表紙に追記するとともに，圧延条件の内容が記載された２枚目を変更後のものに差し替えたものであるから，最後の変更が本件特許出願後であったとしても，表紙に記載されている変更履歴の記載と圧延条件の内容が記載された２枚目とを照合することにより，本件特許出願前の昭和６３年１１月あるいは１２月の制定当時の製造条件のうち，ワークロールの研削が＃１２０の砥石で行われていたことや，素材厚，中間厚，最終板厚などを確認することは十分に可能である。また，証拠（証人Ｃ及びＤの各証言）によれば，乙１４の技術標準を新規制定した当時の被告においては，技術標準の制定は操業を開始した後，技術が完全に確立した段階で行われるものであり，それまでの操業は作業指示書という別のフォーマットのものに技術条件を記載して行っていたというのであるから，乙１の技術標準が制定される前に，作業指示書に基づいて日産セフィーロ向けの被告旧製品が製造されていたとしても，特段不合理なことであるとまではいえないし，乙１４の技術標準は ，単に Ｒ２０−５ＳＲ箔圧延条件 」「と明記されているのであるから，この技術標準とは別に日産セフィーロ向けの被告旧製品（Ｒ２０−５ＳＲ）の技術標準が同時期に存在していたものと認めることはできない。さらに，証拠（証人Ｃの証言）によれば，制改№３の欄にだけ「操業」という捺印欄が設けられているのは，平成元年月から社内決裁のルールが変わり，操業グループからも技術標準が承認されることになったためであり，そもそも乙１４の技術標準は ，「Ｒ２０−５ＳＲ 箔圧延条件」と題されており，その制改年月日における被告旧製品の箔圧延条件の技術標準であること，及び，その表紙には各制改年月日毎の箔圧延条件の変更履歴が明記されているのであるから，制改№３の欄にだけ「操業」という捺印欄が設けられているからといって，乙１４の技術標準が平成元年７月以降に操業された新たな製品の技術標準のみを示す証拠であり，それ以前の技術標準について何らの証拠価値もないものということはできない。加えて，乙１４の技術標準について，表紙と圧延条件の内容が記載された２枚目との対応関係を疑わせる具体的事情も認められない。カ 本件特許出願日 平成元年６月１７日）（ に先立つ平成元年６月５日ころ ，被告社内において，＃１２０ロールで仕上圧延をしたＲ２０５ＳＲ＊ＢＡの表面及び裏面の表面粗度Ｒｍａｘを，圧延方向と垂直の方向（Ｃ方向）に，基準長さ０．８ｍｍで測定した結果，その表面粗度Ｒｍａｘは１．０６５μｍ ，裏面が１．０３３μｍであった 乙２ ，（ 乙４３ ，証人Ｄの証言 ）。証拠（証人Ｄの証言）によれば，被告旧製品「Ｒ２０−５ＳＲ」を「Ｒ２０５ＳＲ」と表記することがあったことは認められるものの，この製品が被告旧製品であるかどうかは争いがあり，引受参加人は，乙２の測定時期が日産セフィーロに搭載されたメタル担体に被告旧製品が採用された昭和６３年９月１日から９か月後であること，その測定対象が「Ｒ２０５ＳＲ＊ＢＡ」と表示され ，「ＢＡ」という付加記号が付されていること，特に「＃１２０ロール仕上げ」と記載されていること，メタル触媒担体に使用されない１５０μｍの箔が検討されていることなどから，被告旧製品には，日産セフィーロ向けのもの以外に複数の種類があり，乙２号証の測定対象は，新たに開発されていた何らかの新製品向けのものであるとみるのが自然であると主張する。しかし，①証拠（乙１９）によれば，引受参加人が問題とする「ＢＡ」は「冷間圧延後，光輝熱処理を施したもの」を意味する記号として ，「ＪＩＳ Ｇ ４３０５」に規定されていることが明らかであり，光輝熱処理は，表面粗度Ｒｍａｘにあまり影響しない 証人Ｄの証言 ）（ のであるから ，「ＢＡ」という付加記号の存在は，乙２号証の測定対象となったＲ２０５ＳＲ＊ＢＡが，被告旧製品（Ｒ２０−５ＳＲ）とは異なる新たに開発されていた何らかの新製品向けのものであったことを示すものとはいえない。

②また ，「＃１２０ロール仕上げ」という記載も，乙２号証において測定

の対象とした金属箔が＃１２０の砥石で研削されたワークロールによって仕上圧延されたものであったという客観的事実を示すに止まり，それ以上に，仕上圧延にそのようなワークロールを用いることが通常とは異なる特別なことであったことを示すものとまではいえず，この記載も，乙２号証の測定対象が被告旧製品とは異なる新たに開発されていた何らかの新製品向けのものであったことを示すものとはいえない。③さらに，証拠（乙４３，証人Ｄの証言）によれば，乙２号証において，１５０μｍの箔が検討されたのは，新たに１５０μｍの箔の引き合いがあったため，従来１４０μｍとしていた中間厚を１５０μｍに変更することが可能かどうか，そのような変更が最終製品である５０μｍの箔に及ぼす影響を調べるためであったというのであり，これは，上記乙１４の技術標準にも符合するものであるから，被告旧製品が日産セフィーロに採用された後に，１５０μｍの箔を検討していることも，被告旧製品には日産セフィーロ向け以外の複数の製品があったとか，乙２号証の測定対象のうち少なくとも厚さ５０μｍのものが新たに開発されていた何らかの新製品向けのものであったことを示すものとはいえない 。④乙２号証には表１があるのに表２がないことや ，添付チャートが切り貼りされたものであることなど，引受参加人が指摘する体裁の点も ，乙２号証の信用性に疑いを抱かせるものとは認められない 。したがって，乙２号証のうち，厚さ５０μｍの金属箔についての測定結果は，当時の被告旧製品（Ｒ２０−５ＳＲ）の表面粗度Ｒｍａｘを表すものとみて差し支えない。キ 本件明細書には，以下の記載があり，＃８０∼＃１２０番程度の研磨仕上げを行った圧延ロールを用いて冷間圧延を行うことにより，表面粗度Ｒｍａｘ０．７∼２．０μｍの粗面仕上金属箔が得られることが記載されている（甲２）。「本発明は金属ハニカムを構成する金属箔を粗面仕上げに調製したものを用いることを特徴としており，ＪＩＳ（Ｂ０６０１−１９７０）に規格化されている表面粗度（Ｒｍａｘ）は０．７∼２．０μｍ，好ましくは１．０∼１．５μｍである。かかる金属箔の製造法としては，たとえば＃８０∼＃１２０番程度の研磨仕上げを行った圧延ロールを用いて冷間圧延を行うことにより，表面粗度Ｒｍａｘ０．７∼２．０μｍの粗面仕上金属箔が得られる 。 （４欄１１行∼１８行）」

(2) 以上を踏まえて検討すると，被告は，次に述べるとおり，本件特許発明の

内容を知らないで自らその発明をし，本件特許出願当時，その発明の実施である事業の準備をしていた者であり，本件特許発明について，その準備をしていた発明及び事業の目的の範囲内において，通常実施権を有するものと認められる（特許法７９条 ）。ア 上記( 1)アないしオによれば，被告は，本件特許出願前に，本件特許発明の内容を知らないで，自ら被告旧製品を開発したこと，被告は，臼井国際産業に対して，本件特許出願に先立ち，被告旧製品を製造販売し，臼井国際産業において，被告旧製品を用いて，ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体を試作品として製造し，出荷し，同社において，本件特許出願後に，これを事業として実施したことが認められる。これによれば，被告は，本件特許出願に先立ち，少なくとも構成要件Ａ，Ｂ，Ｄを充足する金属箔を自ら開発し，その製造・販売の準備行為を行っていたと認められる。すなわち，構成要件Ａ及びＢの「ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる・・・金属箔」とは，金属箔の用途がろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体であることを要件として規定するものである。そして，被告による行為がこの要件を充足するかどうかの認定判断においては，一般に，ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられ得る金属箔は，同じ構成のものでも，ろう付けではない排ガス触媒担体にも用いることができるものであることからすると，被告がこれを製造する時点においては ，その出荷先が定まらない以上，未だその用途が ろ「う付け構造」用なのか否か客観的にみても確定していない状況にあるという問題が生じるところである（その販売行為時において販売先が確定すれば，その段階ではじめて ，「ろう付け構造」用のものかどうかが客観的に確定することになり ，「ろう付け構造」用の金属箔を販売したと確定した場合には，これを前提として，本件特許権侵害行為に該当するか否かを判断することになる 。 。しかし，構成要件Ｃの表面粗度Ｒｍａｘの数値限）定は，ろう付け構造の排ガス触媒担体であってはじめて意味があるものであることからすると，少なくとも本件特許権侵害かどうかの判断においては，この要件を無視することができないことは明らかである。したがって ，先使用権が成立するかどうかの判断においても，同様に ，「ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる」金属箔として販売されたかどうかを考慮するものとする。これを前提とすると，被告が被告旧製品を製造販売していたとしても，その販売先である臼井国際産業が，ろう付け構造の排ガス触媒担体を試作品として製造販売していた以上，その時点においては，試作品の検討を踏まえた販売先からの依頼により細部の仕様等が変更される可能性が残されていたと考えられるから，被告によるろう付け構造の排ガス触媒担体用の金属箔の製造販売も，未だ準備段階の行為であったとみざるを得ないものである。このことは，被告によるろう付け構造を有する触媒担体に用いられる金属箔の製造販売については，その販売先である臼井国際産業が排ガス触媒担体の量産を開始してから，その量産が開始されていること 前掲調査嘱託の結果 ）（ とも符合するものである 。被告旧製品については，結果的に試作品を踏まえた仕様等の変更はなかったものの，量産前の段階の行為は，製造販売の準備段階の行為であるとみざるを得ない。イ 被告は，上記(1)オのとおり，本件特許出願に先立つ昭和６３年１１月日に，被告旧製品の製造にあたり，乙１４の技術標準を定め，＃１２０の砥石で研削したワークロールを用いて，厚さ５０μｍの金属箔（被告旧製品）を製造していたものと認められる。そして，上記( 1)キのとおり，本件明細書の開示するところによれば，＃１２０の砥石で研削したワークロールを用いて冷間圧延を行えば，構成要件Ｃに規定する表面粗度Ｒｍａｘ０．７∼２．０μｍの範囲内の金属箔が得られると考えられるから，本件特許出願に先立ち臼井国際産業に販売された被告旧製品の表面粗度Ｒｍａｘは，構成要件Ｃを充足することが推認される。現に，上記( 1)カのとおり，被告旧製品の表面粗度を表すものとみて差し支えないＲ２０５ＳＲ＊ＢＡ（厚さ５０μｍ）について，本件特許出願に先立ち，その表面粗度Ｒｍａｘを測定した結果，基準長さ０．８ｍｍにより，表面が１．０６５μｍ，裏面が１．０３３μｍという構成要件Ｃを充足する測定結果が得られているのである。以上によれば，被告が製造し，臼井国際産業に販売していた前記アの被告旧製品は，構成要件Ｃを充足するものであったと認められる。これに対し，引受参加人は，＃１２０というロール番手のみから，金属箔の表面粗度が一義的に定まるものではなく，研磨スピードや圧延のパススケジュール，潤滑条件等によって，表面粗度は変動すると主張する。確かに，例えば，脱退原告出願の公開特許公報である乙２８号証には「金属箔の表面光沢には，ワークロールの表面粗さおよび圧延潤滑が大きくかかわっている 。」との記載があり，第１１７回塑性加工シンポジウムにおける脱退原告の報告である乙３文献にも「表面光沢の向上にはロール研磨粗さや圧延油の粘度調整等が重要な条件となる 。」との記載があり，その他引受参加人による実験結果の報告書である甲３９号証によっても，仕上圧延に用いるワークロールを研削した砥石の番手のみによって，そのワークロールにより冷間圧延した金属箔の表面粗度が一義的に定まるものではないと認められる。しかし，上記( 1)キのとおり，ほかならぬ本件明細書において，構成要件Ｃに規定する表面粗度Ｒｍａｘ０．７∼２．０μｍの金属箔の製造法として，＃８０∼＃１２０番程度の研磨仕上げを行った圧延ロールを用いた冷間圧延を挙げており，他の圧延条件の指定をしていないのであるから，圧延油の粘度をはじめとする圧延条件を意図的に変更することにより，意図的に表面粗度Ｒｍａｘを変化させることが可能であるにせよ，表面粗度Ｒｍａｘに最も大きな影響を与えるものが冷間圧延に用いるワークロールを研削する砥石の番手であり，また，殊更に圧延条件を変更せず，当業者において通常用いる程度の圧延条件によって，＃８０∼＃番程度の研磨仕上げを行った圧延ロールを用いて冷間圧延を行えば，構成要件Ｃに規定する表面粗度Ｒｍａｘ０．７∼２．０μｍの金属箔を得ることができるものと認められる。このような理解は，上記乙３文献において，上記引用の記載に続けて ，「ロール粗度の選択によりダルから鏡面に至るまでの広範囲の表面仕上げ材の造り込みが可能である 。」と記載されていることとも整合すると考えられる。そして，被告による被告旧製品の製造において，当業者において通常用いる程度の圧延条件とは異なる特殊な圧延条件を用いていたことを窺わせる事情は見当たらないし，現に，被告において＃１２０の砥石で研削したワークロールを用いて圧延した被告旧製品の表面粗度Ｒｍａｘを測定したところ，基準長さ０．８ｍｍにより，約１μｍという測定結果が得られていることは，上記のとおりである。また，引受参加人は，そもそも本件特許出願前において被告が製造していた被告旧製品については ，＃１２０よりも番手の大きな 平滑性の高い ）（ロールにより仕上げられていた可能性が高いとして，被告が日産セフィーロ向けの金属箔を開発していた当時の被告の研究者による研究報告（甲１），平成６年の各鉄鋼メーカーの圧延条件などに関するアンケート結果の報告（甲１９ ），被告によるステンレス箔の開発・販売についての新聞記事（甲２５の１，甲２５の２）を指摘する。しかし，証人Ｄの証言によれば，被告においては，本件特許出願前に被告旧製品を製造する際，通常は＃１２０の砥石で研削されたワークロールを用いていたものの，建材用のものについては最終パスのみ又は最終パス及びその一つ前のパスのみ，＃６００の砥石で研削されたワークロールを用いていたことが認められる。原告指摘の甲１９号証によれば，若干の例外はあるものの，多くの鉄鋼メーカーにおいては ，「特に表面の美麗さが市場から要求される」鋼種の圧延の際，仕上圧延を行う最終パスとそれ以前のパスとで，圧延に用いるロールを換えており，最終パス以前のパスにおいては比較的表面粗度の大きなワークロールを用い，最終パスのみ比較的表面粗度の小さな＃３２∼＃８００のワークロールを用いていることが認められ，このことも上記Ｄの証言を支持するものである。そうすると，特に表面の美麗さが市場から要求される際には，最終パス又はその手前のパスを行う前にワークロールを取り換える手間をかけるものの，そのような要求がない場合には，そのような手間をかけずに，それ以前のワークロールと同じワークロールで圧延するということも理にかなっていると認められるから，自動車の排ガス触媒担体が自動車の内部に組み込まれるものであることを考慮すると，多くの鉄鋼メーカーにおいて ，「特に表面の美麗さが市場から要求される」鋼種の圧延の際，仕上圧延を行う最終パスで＃３２０∼＃８００のワークロールを用いていることを示す甲１９号証や，被告が被告旧製品を建材向けに販売していたことを示す甲２５号証の１及び甲２５号証の２は，上記証人Ｄの証言と矛盾するものではない。また，甲１８号証は，実験室レベルでの耐酸化性の研究に関するものであり，商品化された被告旧製品との関連も明らかではないから，これによって，被告旧製品の圧延が＃１２０の砥石で研削されたワークロールではなく，＃６００の砥石で研削されたワークロールが用いられていたと認めることはできない。よって，引受参加人の上記主張は採用できない。なお，先使用権の抗弁における被告旧製品の構成要件Ｃの充足の有無と ，請求原因における被告製品の構成要件Ｃの充足の有無との関係について付言すれば，後者において充足が認められる場合には，前者においても充足が認められやすい関係にあるということができる。すなわち，前者においては，＃１２０の砥石で研削されたワークロールを用いて冷間圧延された金属箔の表面粗度Ｒｍａｘが問題とされているのに対し，後者においては ，＃１５０又は＃２２０の砥石で研削されたワークロールを用いて冷間圧延された金属箔の表面粗度Ｒｍａｘが問題とされている。そして，表面粗度Ｒｍａｘに最も大きな影響を与えるものが冷間圧延に用いるワークロールを研削する砥石の番手であることは上記のとおりであり，砥石の番手の数字が大きくなるほど表面は滑面となり，砥石の番手の数字が小さくなるほど表面は粗面となる。そうすると，構成要件Ｃの下限０．７μｍ以上であるか否かが主に問題となる本件において，仮に，＃１５０又は＃２２０の砥石で研削されたワークロールを用いて冷間圧延された金属箔の表面粗度Ｒｍａｘが構成要件Ｃの下限０．７μｍ以上であり，構成要件Ｃを充足すると認められるのであれば，他の圧延条件を特に変更しない限り，＃１２の砥石で研削されたワークロールを用いて冷間圧延された金属箔の表面粗度Ｒｍａｘは，より大きな値を示すはずであるから，同様に構成要件Ｃの下限０．７μｍを超え，構成要件Ｃを充足する可能性が高いと考えられる。このように，仮に，争点１−２において，原告が被告製品の少なくとも一部が構成要件Ｃを充足することの立証に成功したとしても，そのこと自体がこの先使用権の抗弁における構成要件Ｃの充足を推認させる事実となり得るのである。ウ 上記(1)イのとおり，被告は，昭和６２年５月１５日以前から，自動車排ガス触媒担体に用いることを視野に入れて，２０Ｃｒ５Ａｌステンレス箔である被告旧製品の開発を進めるとともに，複数の自動車メーカー，担体メーカーに ，サンプルを納入して ，被告旧製品の採用を働きかけていた 。また，臼井国際産業については，ベーア社と提携して，既にパイロットラインを完成させているとの情報を得ていたほか，日本ラヂエーターの対抗メーカーに育てるため，バックアップすべきものと考えていた。そして ，上記(1)ウ及びエのとおり ，被告は，昭和６２年９月ころには ，被告旧製品の用途として ，「触媒コンバーター用メタルハニカム」と表示したカタログを発行し，また，昭和６３年９月には，被告旧製品は，日産セフィーロの排ガス触媒担体の素材として採用された。他方，上記( 1)アのとおり，臼井国際産業においては，昭和６２年４月には，既にろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体の試作ラインを設け，被告から購入した被告旧製品を用いて，ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体を製造し，本件特許出願日（平成元年６月１７日）より前に，自動車メーカー４社及び触媒メーカー２社に対し，昭和６２年度に２６５個，昭和６３年度に１５０個，平成元年度（ただし，同年６月まで）に２４個を試作品として出荷した。ただし，臼井国際産業が当時製造していた排ガス触媒担体が商品化されたのは平成２年２月であり，そのころから，ろう付け構造を有する自動車用排ガス触媒担体が量産され，それ用の金属箔として被告旧製品も同社に対し，大量に販売されるようになった。以上によれば，被告においては ，本件特許出願日 平成元年６月１７日 ）（より前に ，「自動車の排ガス触媒担体」に用いられる金属箔としては，被告旧製品の製造・販売を事業として実施していたことが明らかである。また，被告旧製品が，顧客において自動車の排ガス触媒担体の製造にあたってろう付け法を用いるか否かで，その製造方法を異にしていたと認めるに足りる証拠がないことをも併せ考慮すると，被告においては，本件特許出願日（平成元年６月１７日）より前に ，『 ろう付け構造を有する』自動「車の排ガス触媒担体」に用いられる金属箔としても，被告旧製品の製造・販売について，即時実施の意図を有しており，かつ，その即時実施の意図は，既に稼動していた日産セフィーロ向けの生産ラインにより客観的に担保されるとともに，臼井国際産業に対する被告旧製品の断続的な販売という行為により客観的に認識されうる態様，程度において表明されていたといえるから，被告においては ， 『 ろう付け構造を有する』自動車の排ガ「ス触媒担体」に用いられる金属箔として，被告旧製品の製造・販売の事業の準備をしていたものとして，先使用権が認められるということができる 。エ なお，被告旧製品（Ｒ２０−５ＳＲ）と現在の被告製品（Ｒ２０−５ＵＳＲ（ＪＦＥ２０−５ＵＳＲ ））との間には，表面粗度Ｒｍａｘ値の減少方向への製造条件の変更，すなわち，ワークロールを研削する砥石の＃１２０から＃１５０さらには＃２２０への変更と微量成分の変更とがあったものと認められるものの，後者については，本件特許発明の本質に関わるものではないし，原告も問題としないから，これによって先使用権の成否に影響が及ぶことはない。また，前者についても，既に述べたとおり，本件特許発明における表面粗度Ｒｍａｘの数値限定の臨界的意義が下限の０．７μｍにあることからすると，本件特許発明の作用効果を減殺する方向への変更であり ，上記２のとおり ，現に ，被告製品（特に被告サンプル ）の測定においては，構成要件Ｃに規定された表面粗度Ｒｍａｘの範囲を充足しない方向への変更が行われたことが顕著に窺われるところであるから，仮に被告製品の一部のものにおいて構成要件Ｃに規定された表面粗度Ｒｍａｘの充足が証明されたとしても，このような表面粗度Ｒｍａｘの変更により先使用権が失われるものではないというべきである。結論よって，引受参加人の本訴請求は ，その余の点について判断するまでもなく ，いずれも理由がないから，主文のとおり判決する。東京地方裁判所民事第４６部裁判長裁判官 設 樂 隆 一裁判官 中 島 基 至裁判官 古 庄 研（別紙）物 件 目 録ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体の製造に用いられるＦｅ−Ｃｒ−Ａｌ系ステンレス箔であって，基準長さを０．８ｍｍとして測定した場合におけるＲｍａｘが０．７∼２．０μｍである，粗面仕上金属箔（商品名ＪＦＥ２０−５ＵＳＲ）。