平成15(行ケ)442審決取消請求事件

平成１５年（行ケ）第４４２号　審決取消請求事件（平成１６年１２月６日口頭弁
論終結）
　　　　　　　　　　判　　　　　　　　　　　決
　　　　　　原　　　　　　告　　 　日本臓器製薬株式会社
　　　　　　訴訟代理人弁理士　　　　萼経夫
　　　　　　同　　　　　　　　　　　中村寿夫
　　　　　　同　　　　　　　　　　　加藤勉
同　　　　　　　　　　　藤井郁郎
　　　　　　被　　　　　　告　　　　株式会社フジモト・ダイアグノスティック
ス
訴訟代理人弁護士　　　　山本忠雄
　　　　　　同　　　　　　　　　　　安部朋美
同　　　　　　　　　　　酒井一
同　　　　弁理士　　　　谷良隆
　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　　　文
　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　特許庁が平成８年審判第１０９９６号事件について平成１５年８月２７日に
した審決を取り消す。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯等
(1)　原告は，発明の名称を「新規生理活性物質，その製造方法及び鎮痛，鎮静，
抗アレルギー作用を有する医薬」（後に「鎮痛，鎮静，抗アレルギー作用を有する
医薬」と訂正）とする特許第１４９０１６３号発明（昭和５２年２月１７日出願，
平成元年４月７日設定登録，以下「本件発明」といい，その特許を「本件特許」と
いう。）の特許権者である。
(2)　被告は，本件特許につき無効審判の請求をし，特許庁は，同請求を平成８年
審判第１０９９６号事件（以下「本件審判事件」という。）として審理した上，平
成９年６月１８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「第１
次審決」という。）をした。そこで，被告が，第１次審決の取消しを求める訴え
（当庁平成９年（行ケ）第２１５号）を提起したところ，平成１１年７月１５日，
第１次審決を取り消す旨の判決（以下「前訴判決」という。）が言い渡され，前訴
判決は確定した。
　他方，原告は，同月２９日，願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記
載等の訂正（以下「本件訂正」といい，本件訂正に係る明細書を「本件明細書」と
いう。）をする旨の訂正審判の請求をし，特許庁は，同請求を平成１１年審判第３
９０６５号事件として審理した上，平成１５年５月３０日，本件訂正を認める旨の
審決をした。
(3)　前訴判決の確定を受けて，特許庁は，本件審判事件について更に審理した
上，同年８月２７日，「特許第１４９０１６３号を無効とする。」との審決（以下
「本件審決」という。）をし，その謄本は，同年９月８日，原告に送達された。
２　本件発明の要旨
(1)　本件訂正前のもの
１　次の物理化学的性質：
①　性状：かつ色無定形の吸湿性粉末
②　溶解性：水，メタノール，エタノールに可溶
③　紫外部吸収：ＵＶｍａｘ２５５－２７５ｎｍ
④　ニンヒドリン反応：陽性
⑤　本発明物質２ｍｇをとり，過塩素酸１ｍｌを加え，液が無色となるま
で加熱し，希硫酸３ｍｌ，塩酸アミドール０．４ｇおよび亜硫酸水素ナトリウム８
ｇに水１００ｍｌを加えて溶かした液２ｍｌ，モリブデン酸アンモニウム１ｇに水
３０ｍｌを加えて溶かした液２ｍｌを加え放置するとき，液は青色を呈し，
⑥　本発明物質５ｍｇをとり，水を加えて溶かし１０ｍｌとし，この液１
ｍｌに，オルシン０．２ｇおよび硫酸第二鉄アンモニウム０．１３５ｇにエタノー
ル５ｍｌを加えて溶かし，この液を塩酸８３ｍｌに加え，水を加えて１００ｍｌと
した液３ｍｌを加えて沸騰水浴中で加熱するとき，液は緑色を呈し，
⑦　本発明物質の水溶液は硝酸銀試薬で沈澱を生じ，そして
⑧　本発明物質に対する各種蛋白検出反応は陰性である，
を有する新規生理活性物質。
２　次の物理化学的性質：
（上記１記載の物理化学的性質①～⑧と同一の記載）
を有する物質を有効成分とする鎮痛剤。
３　次の物理化学的性質：
（上記１記載の物理化学的性質①～⑧と同一の記載）
を有する物質を有効成分とする鎮静剤。
４　次の物理化学的性質：
（上記１記載の物理化学的性質①～⑧と同一の記載）
を有する物質を有効成分とする抗アレルギー剤。
５（略）
(2)　本件訂正に係るもの（訂正部分を下線で示す。なお，本件訂正により，本件
訂正前の請求項１及び５は削除され，本件訂正前の請求項２～４が請求項(1)～(3)
に繰り上げられた。）
(1)　次の物理化学的性質：
①　性状：かつ色無定形の吸湿性粉末
②　溶解性：水，メタノール，エタノールに可溶
③　紫外部吸収：ＵＶｍａｘ２５５－２７５ｎｍ
④　ニンヒドリン反応：陽性
⑤　本発明物質２ｍｇをとり，過塩素酸１ｍｌを加え，液が無色となるま
で加熱し，希硫酸３ｍｌ，塩酸アミドール０．４ｇおよび亜硫酸水素ナトリウム８
ｇに水１００ｍｌを加えて溶かした液２ｍｌ，モリブデン酸アンモニウム１ｇに水
３０ｍｌを加えて溶かした液２ｍｌを加え放置するとき，液は青色を呈し，
⑥　本発明物質５ｍｇをとり，水を加えて溶かし１０ｍｌとし，この液１
ｍｌに，オルシン０．２ｇおよび硫酸第二鉄アンモニウム０．１３５ｇにエタノー
ル５ｍｌを加えて溶かし，この液を塩酸８３ｍｌに加え，水を加えて１００ｍｌと
した液３ｍｌを加えて沸騰水浴中で加熱するとき，液は緑色を呈し，
⑦　本発明物質の水溶液は硝酸銀試薬で沈澱を生じ，そして
⑧　本発明物質に対する各種蛋白検出反応は陰性である，
を有する物質を有効成分とする鎮痛剤。
(2)　次の物理化学的性質：
（上記(1)記載の物理化学的性質①～⑧と同一の記載)
を有する物質を有効成分とする鎮静剤。
(3)　次の物理化学的性質：
（上記(1)記載の物理化学的性質①～⑧と同一の記載)
を有する物質を有効成分とする抗アレルギー剤。
（以下，上記請求項(1)～(3)記載の発明を本件発明１～３という。）
３　本件審決の理由
本件審決は，別添審決謄本写しのとおり，①前訴判決は，本件訂正前の請求
項１記載の発明の生理活性物質は，青沼繁ほか「ワクシニアウイルスで感染した家
兎皮膚組織中の生物活性物質の研究　特に胃酸分泌抑制物質の分離とその性質」
（昭和５１年１０月２５日社団法人日本薬学会発行「薬学雑誌」９６巻１０号１２
４７～１２５４頁，審判甲１，本訴甲３，以下「甲３論文」という。）記載の抽出
物Ⅱ（以下，単に「抽出物Ⅱ」という。）と同一のものであると認定しているとこ
ろ，当該認定は，行政事件訴訟法３３条１項の規定により拘束力を有する，そし
て，本件発明１～３の有効成分物質が，本件訂正前の請求項１記載の発明の生理活
性物質と同一の物質であることは明らかであるから，当該有効成分物質は抽出物Ⅱ
と同一の物質である，②抽出物Ⅱは，Ｐ１「A NEW DIRECTION IN THE ASTHMA
TREATMENT BASED ON THE THEORY OF THE MOVEMENT OF TENSION IN PARASYMPATHETIC
NERVOUS SYSTEM」（１９５２）の目次及び４３～４７頁（審判乙５，本訴甲１３，
以下「甲１３論文」という。）に記載された生理活性物質（以下「甲１３物質」と
いう。），すなわちノイロトロピンと同等の生理活性物質であると認められる，③
ノイロトロピンに鎮痛，鎮静及び抗アレルギー作用があることは，本件特許出願前
に知られていたから，ノイロトロピンと同等の生理活性物質である抽出物Ⅱを有効
成分とする本件発明１～３の鎮痛剤，鎮静剤及び抗アレルギー剤は，当業者が容易
に発明をすることができたものと認められるとし，以上によれば，本件特許は，特
許法２９条２項の規定に違反してされたものであるとした。
第３　原告主張の本件審決取消事由
１　本件発明１～３の有効成分物質が抽出物Ⅱと同一の物質であること，甲１３
物質がノイロトロピンであること，及び，ノイロトロピンに鎮痛，鎮静及び抗アレ
ルギー作用があることが本件特許出願前に知られていたことは，いずれも認める。
また，特公昭２５－４２０６号公報（審判乙４，本訴甲１２，以下「甲１２公報」
という。）と甲１３論文とが，相互に同等の方法により，実質的に同一の生理活性
物質，すなわちノイロトロピンを製造しているものであることも認める。
　しかしながら，本件審決は，抽出物Ⅱが，甲１３物質，すなわちノイロトロ
ピンと同等の生理活性物質であると誤って認定判断した（取消事由）結果，本件発
明１～３は，当業者が容易に発明をすることができたものであるとの誤った判断を
したものであるから，違法として取り消されるべきである。
２　取消事由（抽出物Ⅱが甲１３物質と同等の生理活性物質であるとした認定判
断の誤り）
(1)　本件審決は，①抽出物Ⅱの製造方法と甲１３物質の製造方法との対比検討
（審決謄本７頁第１段落～同１０頁第４段落）において，両者に相違点はあるもの
の，「いずれもそれによって得られる抽出物に生理活性物質としての違いをもたら
すほどの相違でない」（同７頁第１段落）と判断し，また，②抽出物Ⅱの物性と甲
１３物質の物性との対比検討（同１０頁下から第３段落～１１頁下から第２段落）
において，両者に相違点はあるものの，「両者が生理活性物質として同一といえな
くなる程の相違をもたらすものではない」（同１０頁下から第２段落）と判断し，
その結果，「甲第１号証（注，甲３論文）の抽出物Ⅱは，乙第５号証（注，甲１３
論文）に記載された生理活性物質（注，甲１３物質），すなわちノイロトロピン，
と同等の生理活性物質であると認められる」（同１１頁最終段落～１２頁第１段
落）と認定した。
　しかしながら，抽出物Ⅱと甲１３物質とは,以下のとおり，その物理化学的
性質(物性)及び製造方法が相違するから，明らかに異なる物質である。
　他方，医薬の薬理作用，効果は一般に予想することができないものである
から，抽出物Ⅱを有効成分とした本件発明１～３に係る医薬が，いかなる薬理作
用，効果を奏するかは，実験的確認を経なければ全く分からないことであるという
ほかはない。そうすると，甲１３物質，すなわちノイロトロピンに鎮痛，鎮静，抗
アレルギー作用があることが知られていたとしても，それとは異なる物質である抽
出物Ⅱが，鎮痛，鎮静，抗アレルギー作用を有するものであることは，当業者が容
易に想到し得ることではないというべきである。
　なお，被告は，本件発明１～３の有効成分である生理活性物質が公知物質
であることが前訴判決によって確定した以上，その医薬用途自体が新規性及び進歩
性を示すものであることが出願当初の明細書の記載によって確認されなければなら
ない旨主張するが，本件特許出願の願書に最初に添付した明細書（甲２２）には，
臨床試験及び動物実験により，鎮痛剤，鎮静剤及び抗アレルギー剤としての有効性
が確認されたことが具体的に記載されている。
(2)　物性についての対比検討の誤り
ア　本件審決は，抽出物Ⅱの物性と，甲１３物質の物性は，（ⅰ）性状，特
に色の点，（ⅱ）アルコール，アセトンに対する溶解性の点，及び（ⅲ）ニンヒド
リン反応の点で相違するものの，「これらの相違は両者が生理活性物質として同一
といえなくなる程の相違をもたらすものではない」（審決謄本１０頁下から第２段
落）と判断したが，以下のとおり，誤りである。
イ　性状，特に色の点について
　本件審決は，抽出物Ⅱと甲１３物質との色の相違について，「色の判定
は感覚による試験であるため試料量，観察方法または主観などで，色が異なって感
じる場合があり，たとえ着色したものでもそれが軽微な場合は『白色』と表現され
ることもある。そして，甲第１号証（注，甲３論文）においてカラム分画などによ
って成分の単離を行う前の抽出物には不活性な成分（夾雑物）と思われる成分が多
数含まれているように，生体組織を原料として抽出物を得る方法では生体成分由来
の夾雑物がある程度混在するから，着色程度に違いが生じることもある。甲第１号
証の製造方法と乙第５号証（注，甲１３論文）の方法は，同じ原料から同等の有効
物質を採取するための同等の方法であることは・・・既に述べた通りであるから，
抽出物の色の表現の違いは，得られた抽出物を生理活性物質として実質的に異なる
とものとするような違いとはいえない」（審決謄本１０頁最終段落～１１頁第２段
落）と判断した。
　しかしながら，甲１３論文には，甲１３物質が「白色無定形の粉末」
（訳文２枚目第１段落）であることが明記されており，他方，抽出物Ⅱが「褐色の
吸湿性の粉末」であることは，被告実施に係る実験報告書（甲８，以下「甲８実験
報告書」という。）に記載されたとおり（５頁第１段落）であって，両者の色の相
違は，両者の物質の相違に基づくものとみられるものである。
ウ　アルコール，アセトンに対する溶解性の点について
　本件審決は，抽出物Ⅱと甲１３物質とのアルコール，アセトンに対する
溶解性の相違について，「『可溶』，『不溶』という表現は厳密なものではなく，
同じ物であっても基準の取り方により変わってくる。また・・・本件抽出物は有効
成分以外に同じ原料由来の夾雑物を含んだ状態の組成物であるから，生物活性物質
としての有効成分は同一であっても，存在する夾雑物によっては組成物としての溶
解性に影響がでてくる可能性もある。したがって，溶解性に関する表現の違いが本
件における生理活性物質としての相違につながるとはいえない」（審決謄本１１頁
第３段落～第４段落）と判断した。
　しかしながら，抽出物Ⅱが，「水１ｍｌ，メタノール１ｍｌ及びエタノ
ール５ｍｌに溶解した」ことは，甲８実験報告書（５頁第２段落）に記載されたと
おりである。これに対し，甲１３論文においては，甲１３物質は，「アルコール，
アセトン若しくはエーテルに溶けないが，水には可溶である」（訳文２枚目第１段
落），「このように処理した濾液を，濾液の１０倍量のアセトンやアルコールのよ
うな水可溶性有機溶媒と混合する。そうすると有効成分は沈殿し容器の底に沈む」
（同４枚目最終段落）と明記されている。また，本件発明の実施品である「ノイロ
トロピン原液」（以下「新ノイロトロピン原液」という。）に，甲１３論文に記載
されたものと同量のメタノール,エタノール，アセトンを添加したところ，原告実施
に係る実験報告書（甲１５，以下「甲１５実験報告書」という。）記載のとおり，
いずれの溶媒の添加に対しても沈殿は生じなかった。
　これに対し，本件審決は，上記のとおり，「『可溶』，『不溶』という
表現は厳密なものではなく，同じ物であっても基準の取り方により変わってくる」
とするが，溶解性の有無は，物質の物理化学的性質を記述する際，一般的に当業者
が採用し，理解する常識的な基準によって判断すべきであるから，極論というほか
はない。また，本件審決は，上記のとおり，「生物活性物質としての有効成分は同
一であっても，存在する夾雑物によっては組成物としての溶解性に影響がでてくる
可能性もある」とするが，仮に，甲１３物質の有効成分が抽出物Ⅱの有効成分と同
一であるとすれば，これに夾雑物が含まれていようといまいと，当該有効成分自体
がアルコールやアセトンに不溶であることに変わりはないはずである。
　そうすると，抽出物Ⅱと甲１３物質とは，アルコール，アセトンに対す
る溶解性において明確な相違があるにもかかわらず，合理的な根拠も示さずに，こ
れを排斥した本件審決の上記判断は誤りというほかはない。
エ　ニンヒドリン反応の点について
　本件審決は，「抽出物Ⅱと乙第５号証（注，甲１３論文）の抽出物
（注，甲１３物質）は，同じ原料から同等の方法により抽出されたものであること
は既に詳述した通りであり，抽出物の原料となっている動物組織にはもともと多数
のアミノ酸，ペプチド類が含まれるから，乙第５号証の透析前の抽出物に，アミノ
酸，ペプチドなどのニンヒドリン反応に対して陽性を示す物質が含まれることは明
らかである。そうすると，乙第５号証には，その透析後の抽出物の物性として，非
透析性であり，ニンヒドリン反応陰性であることが記載されていると解され，本件
明細書に記載された方法に透析工程がないことや，乙第４号証（注，甲１２公報）
の特許請求の範囲では透析工程を構成要件としていないことからみても，甲第１号
証（注，甲３論文）に記載された抽出物Ⅱと実質的に異なる生理活性物質が記載さ
れているということはできない」（審決謄本１１頁下から第３段落～下から第２段
落）と判断した。
　しかしながら，甲８実験報告書に記載のとおり，抽出物Ⅱは，「ニンヒ
ドリン反応に陽性」の物質である（６頁第１段落）のに対し，甲１３物質は，「如
何なる蛋白質反応およびニンヒドリン反応に対しても，本品の水溶液は陰性を示
す」（訳文２枚目第１段落）ことが明記されている。そうすると，両者は明らかに
異なる物質と見るべきであって，本件審決の上記判断が誤りであることは明らかで
ある。
オ　透析性の相違について
（ア）甲１３論文において，甲１３物質につき，「本品は透析されず」
（訳文２枚目第１段落）と明記され，また，有効成分の分離方法について，その最
終段階で，「次に・・・得られた濾液から塩類を除くために透析する。その後，濾
液を再び真空下，室温で濃縮する。このように処理した濾液を，濾液の１０倍量の
アセトンやアルコールのような水可溶性有機溶媒と混合する。そうすると有効成分
は沈殿し容器の底に沈む」（訳文４枚目下から第２段落～最終段落）と記載されて
いるとおり，甲１３物質は非透析性の物質である。
　これに対し，甲３論文における抽出物Ⅱの抽出工程には透析工程はな
く，この点は，本件発明においても同様である。このように，本件発明において透
析工程がないのは，本件発明の有効成分物質を得るには，透析工程を必要とせず，
むしろ，透析を施すと，新ノイロトロピン原液について原告が実施した実験に係る
実験報告書（甲１６，１７，以下「甲１６実験報告書」，「甲１７実験報告書」と
いう。）に記載のとおり，有効成分は透析膜を透過して透析外液中に移動してしま
い，透析内液は鎮痛作用を喪失してしまうためであり，この点は，抽出物Ⅱについ
ても同様である。
　そうすると，抽出物Ⅱは透析性の物質であり，甲１３物質は非透析性
の物質であるから，両者は透析性において相違し，明らかに別異の物質と見なけれ
ばならない。
（イ）被告は，甲１３論文において用いられた透析膜の分画分子量が不明
である以上，甲１６実験報告書に係る実験は，抽出物Ⅱと甲１３物質とが異なると
する根拠にはなり得ない旨主張する。
　確かに，甲１３論文には，透析膜の種類や分画分子量は記載されてい
ないが，甲１３物質と実質的に同一の物質に係る甲１２公報には，第６工程におい
て，「更に濾過器又はコロジューム膜にて透析して後低温真空乾燥すると有効成分
が得られる」（１頁右欄，「第６工程」の項）と記載されている。そうすると，甲
１２公報と甲１３論文が同時期の技術文献であること，及び当時の透析膜の主流が
コロジオン膜（コロジューム膜）であったこと（甲６２の３７０頁）からすれば，
甲１３物質もコロジオン膜で透析されたものと考えるのが合理的である。そして，
分画分子量については，当時，コロジオン膜として実際に通常使用されていたもの
として，最も孔径の小さいものは，５ｍμ（５０Å）程度のものであったと考えら
れる（甲６３，甲６５参照）ことに照らし，それと同程度の孔径のものであったこ
とがうかがえる。
　甲１６実験報告書に係る実験においては，現在，コロジオン膜は販売
されていないことから，セルロースチューブを用いたが，そこで用いた透析膜は，
分画分子量が１２０００～１４０００，すなわち，孔径が２４Å（甲２４）のもの
であり，甲１２公報や甲１３論文で用いられたと考えられる透析膜よりも孔径が小
さいものである。
　したがって，甲１６実験報告書に係る実験は，甲１２公報及び甲１３
論文における透析との対比実験として，相当なものというべきであり，被告の上記
主張は失当である。
（ウ）被告は，甲１２公報及び甲１３論文における「透析」は，除タンパ
クして得られた抽出物の「脱塩」を目的として行われるものであることを根拠に，
甲１６実験報告書に係る実験は，甲１２公報及び甲１３論文における透析との対比
実験として，相当なものとはいい難いとする。
　しかしながら，昭和３０年代のコロジオン膜について詳述する文献
（甲６２）においてさえ，甲１６実験報告書に係る実験で用いたセルロースチュー
ブの孔径より小さな孔径のコロジオン膜は記載されていないことからすれば，昭和
２０年代に発行された甲１２公報及び甲１３論文記載の透析において，上記実験で
用いたセルロースチューブよりも小さな孔径のコロジオン膜が用いられたとは考え
難い。
　また，甲１３論文に，「これらの結果から，本品成分はその化学組成
として多糖類あるいは糖類をもつことが想像される」（訳文２枚目第１段落），甲
１２公報に，「特殊多糖類の白色粉末有効動物質」（２頁左欄最終段落）と記載さ
れていること等からすれば，甲１３論文の執筆者であり，かつ，甲１２公報に係る
発明の発明者であるＰ１氏は，当該有効成分物質は多糖類であると考えていたこと
が強くうかがえる。そして，多糖類は，高分子物質に属する（甲６８）から，甲１
２公報及び甲１３論文記載の透析において，あえて孔径の極めて小さい特殊なコロ
ジオン膜を調製して使用したとは考えられず，コロイド溶液の透析で一般的に使用
されているコロジオン膜を使用したものと考えるのが合理的である。
　さらに，甲１２公報及び甲１３論文には，当該物質の物理化学的特徴
として「非透析性」であることが明示されているが，仮に，極小孔径の特殊な透析
膜を用いて試料から塩類を除く操作を行ったにすぎない場合，当該物質の物理化学
的特徴として「非透析性」とわざわざ明示することは考えられないから，甲１３物
質は，一般的に使用されている透析膜による透析において透析されない高分子様の
物質（多糖類等）であることを強調しようとして，あえて，「非透析性」との点を
特徴として掲げたものとみるのが自然である。
　以上によれば，甲１６実験報告書に係る実験は相当なものであり，被
告の上記主張は失当である。
(3)　製造方法についての対比検討の誤り
ア　本件審決は「抽出物Ⅱは，Ｐ１ら4)の抽出物と同じ生物活性を示す抽出物
を得るために，Ｐ１4)の方法に準じた抽出方法によって得られたものと解される」
(審決謄本６頁下から第３段落）とした上，甲１３論文における甲１３物質の製造方
法と甲３論文における抽出物Ⅱの製造方法との相違点は，「いずれもそれによって
得られる抽出物に生理活性物質としての違いをもたらすほどの相違でない」（同７
頁第１段落）から，「同じ原料から，同等の有効物質を採取するための同等の方法
である」（同１１頁第２段落）と判断した。
　しかしながら，確かに，甲３論文には，抽出物Ⅱの製造方法について，
)
「Ｐ１4 の方法に準じ」（１２４８頁最終段落）と記載されているが，実際には，以
下のとおり，抽出物Ⅱの製造方法は，Ｐ１4)の方法，すなわち甲１３物質の製造方法
とは明らかに異なる工程を有するものであるから，本件審決の上記判断は誤りであ
る。
イ　粗抽出工程の相違について
　甲１３論文では，摩砕物懸濁液に凍結，融解を施すことによって，発痘
組織から粗抽出物を得ている（訳文３頁第１段落）。これに対し，甲３論文では，
ワーリングブレンダーによるホモジナイズによって，発痘組織から粗抽出物を得て
いる（１２４８頁最終段落～１２４９頁下から第２段落）。
　前者の凍結融解処理は，細胞だけでなく細胞内の小器官(ミトコンドリア
等の原形質顆粒など)も損傷することが多く，原形質顆粒等に含まれる物質も抽出さ
れる処理である(甲１８の２０頁）。そうすると，このような両者の細胞に対する破
砕法の相違に基づいて，当然に，抽出される細胞内の諸物質，酵素等の粗抽出物に
相違がもたらされることとなる。また，前者の凍結融解処理は煩雑であるのに対
し，抽出物Ⅱの製造方法には，そのような操作はなく，産業上有用なものである。
ウ　アルカリ処理の有無について
　甲３論文では，「抽出液を・・・ｐＨ９．２にてそれぞれ沸騰させた」
（１２４９頁第１段落）として，アルカリ処理の工程を経ているが，この工程は，
甲１３論文にはない工程であって，粗抽出物中に含まれる諸成分を分解又は変性さ
せる可能性の大きい処理である。特に，甲１３論文において，甲１３物質は，「そ
の化学組成として多糖類あるいは糖類をもつことが想像される」（訳文２枚目第１
段落）と記載されているところ，多糖類は，アルカリ条件下で分解しやすいもので
ある(甲１９）。
　これに対し，本件審決は，甲３論文記載の上記アルカリ処理について，
「乙第５号証（甲１３論文）のクロロホルム処理は，甲第１号証（甲３論文）の弱
アルカリで沸騰する工程に対応するものである」（審決謄本９頁下から第４段落）
などとして，不要なタンパク質を除去する工程であると位置付けている。しかしな
がら，上記アルカリ処理は，抽出物中に含まれる有効成分を変化させて生理活性物
質として別物質とするような相違をもたらすと見られるものであるから，単に，不
要なタンパク質を除去する工程と同一視することは誤りである。
エ　透析工程及び沈殿工程の有無について
　甲１３論文においては，透析工程と有効成分をアセトンやアルコールを
添加して不溶性物質として沈殿させて最終的に取り出す工程とを有する（訳文４枚
目下から第２段落～最終段落）が，これらは，甲３論文における抽出物Ⅱの製造方
法にはない工程である。
　これらの工程の有無は，それぞれの製造方法によって得られる生理活性
物質を別物質とするような相違であるとみられるにもかかわらず，本件審決は，そ
の点を看過している。
　また，透析処理は大量生産に不向きな操作であるが，抽出物Ⅱの製造方
法にはそのような操作はなく，産業上有用なものである。
オ　クロロホルム処理及びアスベスト処理の有無について
　甲１３物質の製造方法においては，クロロホルム処理及びアスベスト処
理を採用しているが，いずれも，健康被害をもたらす危険性がある物質を使用する
ものである。抽出物Ⅱの製造方法においては，このような物質を使用しておらず，
より安全性が高い。
(4)　一部変更承認の点について
　被告は，「（旧）ノイロトロピン」から「新ノイロトロピン」への切替え
が一部変更承認により行われたことは，抽出物Ⅱと甲１３物質とが生理活性物質と
して同一であることを原告自身が認めているものにほかならないなどと主張する。
　しかしながら，「（旧）ノイロトロピン」から「新ノイロトロピン」への
切替えを一部変更承認申請により行ったのは，これに先立つ「ノイロトロピン錠」
の製造承認によりノイロトロピン原液が刷新されたことに起因するものである。す
なわち，「ノイロトロピン錠」の製造承認申請に際しては，旧ノイロトロピン原液
をそのまま用いて錠剤とすることが許されず，新有効成分含有医薬品(いわゆる新
薬)の申請にも匹敵する資料の提出を要求された。そして，「ノイロトロピン錠」が
承認された時点で，当局から，ノイロトロピン注射剤についても，その原液を「ノ
イロトロピン錠」の原液と同一にする一部変更承認申請をするよう指示されたた
め，そのようにしたものにすぎない（甲２７）。したがって，被告の上記主張は失
当である。
第４　被告の反論
１　本件審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由は理由がない。
２　取消事由（抽出物Ⅱが甲１３物質と同等の生理活性物質であるとした認定判
断の誤り）について
(1)　抽出物Ⅱと甲１３物質とは，いずれも，ワクシニアウイルス接種家兎の発痘
皮膚組織を水性抽出溶媒で抽出し，除タンパク，吸着，溶出によって調製したもの
であり，両者が同等の物質であることは，当業者にとって自明のことである。そし
て，甲１３物質に，鎮痛，鎮静及び抗アレルギー作用があることは本件特許出願前
から知られていたのであるから，抽出物Ⅱ，すなわち，本件発明の有効成分物質に
ついて，鎮痛，鎮静及び抗アレルギー剤としての用途を想到することは当業者にと
って容易なことというほかはなく，本件審決の判断に誤りはない。
　なお，本件訂正前の本件発明は，甲１３物質，すなわちノイロトロピンの
有効成分が，生体組織由来の，その化学構造が不明である複数の化合物の混合物で
あって，その組成成分によっては特定することができないことを逆手に取り，甲１
３物質の製造方法と基本的には同じ製造方法に，若干の修飾を加えたり，試験項目
を別の定性反応に改めたりすることによって，あたかも新規生理活性物質を抽出し
たと見えるようにしたものであったということができる。しかしながら，前訴判決
によって，本件発明に係る新規生理活性物質と抽出物Ⅱとが同一物質であることが
明らかとなったことから，原告は，本件訂正によって，本件訂正前の特許請求の範
囲の請求項１及び５を削除し，特許請求の範囲を，医薬用途に係る本件発明１～３
のみに減縮したものである。
　確かに，公知の化学物質に新しい医薬用途を見いだした場合，用途発明に
つき，特許が認められる場合はある。しかしながら，新規物質を有効成分とする場
合と，同種同効の薬効を持つ医薬品が存在している状況の下で，当該医薬品の有効
成分と類似の公知物質を同種同効の用途に用いる場合に要求される有用性等の程度
は著しく異なるというべきである。本件訂正前においては，本件発明に係る生理活
性物質が新規の物質であるという誤った判断に基づいて，その新規性及び進歩性が
認められたものであるが，当該生理活性物質が公知物質であることが前訴判決によ
って確定した以上，その医薬用途自体が新規性及び進歩性を示すものであること
が，出願当初の明細書の記載によって確認されなければならない。ところが，原告
は，抽出物Ⅱは甲１３物質とは別異の物質であるとしか主張せず，当業者が，同一
用途について記載された甲１３論文から本件発明１～３を想到することが困難であ
るとする根拠については特段の主張立証をしていない。したがって，本件発明１～
３の進歩性は否定されるべきである。
(2)　物性についての対比検討の誤りについて
ア　性状，特に色の点について
　生体由来の抽出物には異なる夾雑物が混在することがあり，その結果，
それぞれの抽出物における色に若干の相違が見られることもあるが，その場合も薬
理効果を示す有効成分に変わりはない。また，「色の表現は物質の採取量や観察者
の主観によって異なる」ことは，本件特許に係る名古屋地裁平成６年（ヨ）第６８
９号事件（以下「別件仮処分事件」という。）において，原告自身が主張している
とおりである（乙５，８頁）。
　したがって，色の相違が，抽出物Ⅱと甲１３物質との生理活性物質とし
ての相違につながるものではない。
イ　アルコール，アセトンに対する溶解性の点について
　原告の主張に係る「可溶」あるいは「不溶」との基準は明確でないか
ら，抽出物Ⅱと甲１３物質との間に，アルコール，アセトンに対する溶解性の点で
相違があることは明らかではない。
　原告は，甲１３論文に，「このように処理した濾液を，濾液の１０倍量
のアセトンやアルコールのような水可溶性有機溶媒と混合する。そうすると有効成
分は沈殿し容器の底に沈む」（訳文４枚目最終段落）との記載があることを指摘す
るが，溶媒を混合することによって沈殿を生じさせること（いわゆる溶媒析）が，
直ちに，当該溶媒に対する溶解性の有無を示すことにはならない。また，原告は，
新ノイロトロピン原液についての甲１５実験報告書を援用するが，甲１５実験報告
書には，新ノイロトロピン原液の製法等が開示されておらず，同原液に含まれる生
理活性物質等の量が不明である。溶媒を混合した場合における沈殿の生じ方は溶液
の濃度によって異なる（乙１６参照）から，濃度が分からない試料にアセトンを加
えて沈殿の成否を調べても，抽出物Ⅱと甲１３物質とが同一であるか否かの判断資
料となるものではない。
ウ　ニンヒドリン反応の点について
　甲１６実験報告書では，透析外液及び透析内液の双方がニンヒドリン反
応陽性であることが示されているが，甲１７実験報告書では，鎮痛活性が外液には
あり内液にはないとされている。この結果は，鎮痛活性物質の有無とニンヒドリン
反応性とは本質的に関係がなく，ニンヒドリン反応性が鎮痛活性を奏する生理活性
物質の存否の判断基準とはなり得ないことを示している。
　したがって，抽出物Ⅱがニンヒドリン反応陽性を示し，甲１３物質がニ
ンヒドリン反応陰性を示すことは，抽出物Ⅱと甲１３物質との生理活性物質が異な
ることの根拠とはならないというべきである。
エ　透析性の相違について
（ア）原告は，抽出物Ⅱは透析性の物質であり，甲１３物質は非透析性の
物質であるから，両者は透析性において相違し，明らかに別異の物質と見なければ
ならない旨主張する。
　しかしながら，本件明細書の特許請求の範囲においては，透析性の有
無の点は何ら規定されていないから，原告の上記主張は，特許請求の範囲の記載に
基づかないものである上，本件審判事件においては主張されず，審理判断されなか
った事項に係るものであるから，許されるものではない。
（イ）甲１３論文には，「塩類を除くために透析する」（訳文４枚目下か
ら第２段落）と記載されているが，当該透析に用いられた透析膜の種類や分画分子
量については何ら記載されていない。原告は，甲１６実験報告書に係る実験におい
て，分画分子量１２０００～１４０００の透析膜を使用した透析を行い，それを根
拠に，抽出物Ⅱは透析性の物質であるとの主張をしているが，甲１３論文において
用いられた透析膜の分画分子量が不明である以上，当該実験は，抽出物Ⅱと甲１３
物質とが異なるとする根拠にはなり得ない。
　また，透析を行う際には，通常，その対象物や目的等に応じて，それ
に適した透析膜を選択するものである。昭和の初期から，コロジオン膜は目的に応
じて透析性を加減調製したものが用いられ（乙１７），塩素イオンが透過困難な透
析性のものまでもが調製可能であり，低分子量の分子やイオンを除くためによく用
いられていた（乙１８）。現在でも透析膜（透析用セルロースチューブ）には，分
画分子量１００，５００，１０００，２０００，３５００，５０００，８０００，
１００００，１５０００，２５０００，５００００，１０００００，３０００００
など多種多様のものが市販されており，それぞれが目的に応じて使用されている
（乙１９）。
　そして，甲１２公報及び甲１３論文における「透析」は，除タンパク
して得られた抽出物の「脱塩」を目的として行われるものであるのに対し，分画分
子量１５０００のコロジオンバッグは，タンパク質溶液の濃縮の目的で使用される
ことが多いとされている（甲２４の１４３頁）ことからすれば，前者は後者よりも
分画分子量が小さい透析膜を用いたものであることが推測される。そうすると，甲
１６実験報告書に係る実験は，甲１２公報及び甲１３論文における透析との対比実
験として，相当なものとはいい難いというべきである。
オ　以上のとおり，抽出物Ⅱと甲１３物質とは別異の物質であるという原告
の主張は，いずれの点においても失当である。
(3)　製造方法についての対比検討の誤りについて
ア　本件発明の有効成分物質，抽出物Ⅱ及び甲１３物質は，いずれも，ワク
シニアウイルス接種家兎の発痘皮膚組織という同じ原料から，水性抽出溶媒で抽出
し，除タンパク，吸着，溶出によって調製するという実質的に同じ方法により製造
したものである。
　原告は，抽出物Ⅱの製造方法と甲１３物質の製造方法とが実質的に異な
る旨主張するが，その主張が失当であることは，甲３論文の記載自体から明らかで
ある。すなわち，甲３論文には，「Ｐ１ら４）はワクシニアウイルスで感染した家兎
の皮膚組織から調製した抽出物がアレルギー性疾患に有効で，自律神経の異常な興
奮に対して鎮静作用を示すことを報告している。また感染組織よりウイルス抑制活
）
性を示すinterferon５ ，抗体など６）の活性物質が得られているがいずれもその作用
を発現する化学的本体については研究が遅れている。著者らはワクシニアウイルス
で感染した家兎皮膚組織中のウイルス抑制活性以外の生物活性に注目し，ウイルス
を死滅させた抽出液を粗分画し，まず種々の生物活性スクリーニングを行った」
（１２４７頁最終段落～１２４８頁第１段落），「Ｐ１４）の方法に準じ・・・抽出
物Ⅱ２００ｍｌを得た」（１２４８頁最終段落～１２４９頁下から第２段落）と記
載されているが，これらの記載は，粗分画する前の抽出物Ⅱには，「アレルギー性
疾患に有効で，自律神経の異常な興奮に対して鎮静作用を示す」有効成分が含まれ
ていることを前提としたものと解される。仮に，甲３論文が，甲１３物質と異なる
有効成分を得るために，甲１３論文記載の製造方法とは異なった製造方法を用いた
のであるとすると，「生物活性物質の化学的本体を明らかにする」（１２４８頁第
２段落）という甲３論文の目的が達成されないことになるから，そのような解釈を
採り得ないことは明らかである。
イ　粗抽出工程の相違について
　原告を特許権者とする特許第２５３９６６５号公報（乙９，以下「乙９
公報」という。）には，本件発明の有効成分物質の製造方法と実質的に同等の製造
方法が記載されているが，そこでは，感染組織を無菌的に採取して磨砕して，抽出
溶媒を加えて有効成分物質の抽出を行う際，「凍結融解・・・の処理により細胞組
織を破壊して抽出を容易にすることができる」（２頁４欄３５行目～３７行目）と
されており，凍結融解処理が何ら質的な影響を与えない処理であることが示されて
いる。
　このことは，本件発明の生理活性物質が凍結融解処理によっては影響を
受けないことを意味するから，甲１３物質の製造方法に，凍結融解処理が存在する
からといって，それが抽出物Ⅱの製造方法と本質的に異なるものであるということ
はできない。
ウ　アルカリ処理の有無について
　乙９公報に，除タンパクの方法として，「得られた乳状抽出液を濾過又
は遠心分離して組織片を除去した後，除蛋白処理を行う。除蛋白は，公知の方法に
より実施でき，加熱，超音波，蛋白質変性剤，例えば，酸，塩基・・・等による処
理，等電点沈澱，塩析等の方法を適用することができる」（２頁４欄３８行目～４
３行目）と記載されているとおり，甲３論文記載のアルカリ処理は，公知の除タン
パク処理方法の一つである加熱及び塩基等のタンパク変性剤による処理に該当する
ことは明らかである。
　また，仮に，甲３論文記載のアルカリ処理工程が，生理活性物質を別物
質にするような変化を与えるための工程であるならば，乙９公報では，当該工程を
必須工程として規定していなければならないはずであるが，そのような規定はな
く，上記のとおり，極めて広範囲にわたる各種除タンパク操作の１例として，任意
に選択できるものとされているのである。
　したがって，甲３論文記載のアルカリ処理について，除タンパク以外の
技術的意義は認められないというべきであるから，当該処理に係る相違は，「抽出
物中に含まれる有効物質を変化させて生理活性物質として別物質とするような相違
ではない」（審決謄本１０頁第２段落）とした本件審決の判断は正当である。
エ　透析工程及び沈殿工程の有無について
　透析工程については，上記のとおり，透析性と非透析性を分ける原告主
張の分画分子量に合理的な根拠がないから，抽出物Ⅱの製造方法と甲１３物質の製
造方法とが実質的に異なるとする理由にはなり得ない。
　また，沈殿工程については，原告が甲１３論文記載の製造方法と相互に
同等の方法であると自認する甲１２公報記載の製造方法には存在しないから，当該
工程は，任意に付加し得る程度のものでしかない。
オ　以上のとおり，抽出物Ⅱの製造方法と甲１３物質の製造方法との間に実
質的な相違点は見当たらず，原告の主張はいずれも失当である。
(4)　一部変更承認の点について
　甲１３物質を有効成分とする「（旧）ノイロトロピン」から，抽出物Ⅱと
同一の物質を有効成分とする「新ノイロトロピン」への切替えは，平成４年５月１
１日，厚生省の一部変更承認を受けることによって行われたが，一部変更承認は，
医薬品の薬理効果に変化を来さない範囲，例えば，試験方法の変更などの有効成分
以外の変更しか認められないものである（乙１）。この事実は，新旧ノイロトロピ
ンの有効成分が同一であり，両者は同一品目として同等の薬理効果を有するもので
あること，すなわち，抽出物Ⅱと甲１３物質とが生理活性物質として同一であるこ
とを原告自身が認めているものにほかならない。
　また，新ノイロトロピンに係る医薬品インタビューフォーム（乙３）にお
いて，原告は，「（旧）ノイロトロピン」の薬理効果を示す文献（甲４，６，７
等）を，「新ノイロトロピン」の薬理効果を示す文献として引用しているが，これ
は，薬剤として両物質の効果の程度に全く差がないことを自認するものというべき
である。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由（抽出物Ⅱが甲１３物質と同等の生理活性物質であるとした認定判
断の誤り）について
(1)　本件発明１～３の有効成分物質が抽出物Ⅱと同一の物質であることは，当事
者間に争いがないから，本件における実質的な争点は，公知の抽出物Ⅱと同一の物
質である本件発明１～３の有効成分物質につき，鎮痛剤（本件発明１），鎮静剤
（本件発明２）又は抗アレルギー剤（本件発明３）としての用途の発明をすること
が，当業者にとって容易に想到し得るものであったか否かにある。
　本件審決は，上記容易想到性を検討するに当たり，まず，①抽出物Ⅱの製
造方法と甲１３物質の製造方法とを対比検討して（審決謄本７頁第１段落～同１０
頁第４段落），両者には相違点はあるものの，「いずれもそれによって得られる抽
出物に生理活性物質としての違いをもたらすほどの相違でない」（同７頁第１段
落）と判断し，次に，②抽出物Ⅱの物性と甲１３物質の物性とを対比検討して（同
１０頁下から第３段落～１１頁下から第２段落），両者には相違点はあるものの，
「両者が生理活性物質として同一といえなくなる程の相違をもたらすものではな
い」（同１０頁下から第２段落）と判断し，さらに，上記①，②の検討に基づい
て，「甲第１号証（注，甲３論文）の抽出物Ⅱは，乙第５号証（注，甲１３論文）
に記載された生理活性物質（注，甲１３物質），すなわちノイロトロピン，と同等
の生理活性物質であると認められる」（同１１頁最終段落～１２頁第１段落）と認
定した上で，「ノイロトロピンに鎮痛・鎮静・抗アレルギー作用があること
は・・・本件出願前に知られているから，ノイロトロピンと同等の生理活性物質で
ある甲第１号証（注，甲３論文）の抽出物Ⅱを有効成分とする鎮痛剤・・・，鎮静
剤・・・及び抗アレルギー剤は，当業者が容易に発明できたものと認められる」
（同１２頁第２段落）と判断した。
　これに対し，原告は，抽出物Ⅱと甲１３物質とは,その物理化学的性質(物
性)及び製造方法が相違するから，明らかに異なる物質であるとして，本件審決の上
記認定判断は誤りである旨主張する。
(2)　まず，抽出物Ⅱと甲１３物質とは,その製造方法が相違するとの原告の主張
について検討する。
ア　抽出物Ⅱの製造方法について
（ア）甲３論文には，抽出物Ⅱの製造方法等について，以下の記載があ
る。
ａ　「古くより牛痘ワクチン接種により子供が百日咳にかかっても軽症
で済むことが知られており・・・ワクチン接種組織中に何らかの生活活性物質の存
在が示唆されてきた。Ｐ１ら4)はワクシニアウイルスで感染した家兎の皮膚組織から
調製した抽出物がアレルギー性疾患に有効で，自律神経の異常な興奮に対して鎮静
作用を示すことを報告している。また感染組織よりウイルス抑制活性を示す
interferon5)，抗体など6)の活性物質が得られているがいずれもその作用を発現する
化学的本体については研究が遅れている。著者らはワクシニアウイルスで感染した
家兎皮膚組織中のウイルス抑制活性以外の生物活性に注目し，ウイルスを死滅させ
た抽出液を粗分画し，まず種々の生物活性スクリーニングを行なった」(１２４７頁
最終段落～１２４８頁第１段落）
ｂ　「本報では生物活性物質の化学的本体を明らかにする目的で特に胃
酸分泌抑制物質をとり上げ，その分離精製と生理化学的性質について検討した。ま
た赤血球の加熱溶血抑制作用を示す分画について有効成分の分離および同定を行な
ったのであわせて報告する」(１２４８頁第２段落）
ｃ　「局方精製痘苗を家兎睾丸に接種し，１週間目に睾丸を採取して摩
砕乳剤化後家兎の背部皮内に接種し，その後１週間目に発痘した皮膚組織を分離し
て細砕し，抽出材料とした」(１２４８頁第３段落）
ｄ　「一方組織６．０ｋｇを用いＰ１4)の方法に準じ１０倍量の２％フェ
ノール中に２日間放置後ワーリングブレンダーを用いてホモジナイズ抽出し，抽出
液をｐＨ５．０およびｐＨ９．２にてそれぞれ沸騰させた後ｐＨ４．５において活
性炭吸着を行ない，ｐＨ９．６にて活性炭より溶出される分画を減圧濃縮し，抽出
物Ⅱ２００ｍｌを得た。乾物量は１２０ｍｇ／ｍｌであった」(１２４８頁最終段落
～１２４９頁下から第２段落）
ｅ　「抽出法Ⅱ
　兎皮膚（６．０ｋｇ）
　　↓　細砕し，１０倍量の２％フェノールで２日間浸出後，ホモジ
　
　　　　　　　　↓　ナイズし，遠心分離した。
　上　清
　　↓　ｐＨを５．０に調整し，１時間沸騰してろ過した。
　ろ　過
　　↓　ｐＨ９．２に調整し，３０分沸騰してろ過した。
　ろ　過
　　↓　ｐＨ４．５に調整し，９００ｇの活性炭を加え，ろ過した。
　活性炭
　　↓　３ｌの精製水，ｐＨ９．６で抽出し，ろ過した。
　ろ　過
　　↓　ｐＨ７．０に調整し，４０°減圧で濃縮した。
　抽出物Ⅱ（２００ｍｌ）」（１２４９頁図１「ExtractionⅡ」の訳
文）
（イ）上記（ア）のａ～ｅの各記載によれば，抽出物Ⅱは，ワクシニアウ
イルスに感染し発痘した家兎の皮膚組織を原料とするものであり，その製造方法
は，①上記原料を１０倍量の２％フェノール中に２日間放置する工程，②その後ワ
ーリングブレンダーを用いてホモジナイズ抽出する工程，③上記抽出液をｐＨ５．
０に調整して，１時間沸騰してろ過する工程，④上記ろ過液をｐＨ９．２に調整し
て，３０分沸騰してろ過する工程，⑤上記ろ過液をｐＨ４．５に調整し，９００ｇ
の活性炭を加えて活性炭吸着を行った上でろ過する工程，⑥３ｌの精製水を加え，
ｐＨ９．６に調整して活性炭より吸着物を溶出させた上で，ろ過する工程，及び⑦
ｐＨ７．０に調整し，４０°減圧で濃縮する工程によって構成されるものであると
認められる。
（ウ）また，甲３論文においては，上記（ア）ａのとおり，「Ｐ１ら4)」の
「ワクシニアウイルスで感染した家兔の皮膚組織から調製した抽出物がアレルギー
性疾患に有効で，自律神経の異常な興奮に対して鎮静作用を示す」との報告が前提
とされ，また，上記（ア）ｄのとおり，実験によって，「Ｐ１4)の方法に準じ・・・
抽出物Ⅱ・・・を得た」旨が記載されているところ，甲３論文の脚注（１２４７
頁，脚注４））に掲げられた４本の論文のうち，英文表記による単独名義の「Ｐ
１」に該当するものが，「Ｐ１」を執筆者とする「A new direction in the asthma
treatment based on the theory of the movement of tension in parasympathetic
nervous system」すなわち甲１３論文しか存在しないことから見て，後者でいう
「Ｐ１4)」とは，甲１３論文を指すものと認められる。
　そうすると，甲３論文の執筆者において，上記（イ）のような抽出物
Ⅱの製造方法が「Ｐ１4)の方法」，すなわち甲１３論文に記載された甲１３物質の製
造方法に「準じ」るものであると考えていたことは，甲３論文の記載から明らかと
いうべきである。
イ　甲１３物質の製造方法について
（ア）甲１３論文には，甲１３物質の製造方法について，次のような記載
がある。
ａ　「牛痘を接種して６～７日後に，牛または兎の睾丸または皮膚を無
菌的に剥出する。これら動物の接種部位の腫脹，発赤および浮腫は，ほぼこの時期
に最大となる。このように処理された睾丸および皮膚組織はよく摩砕されている」
(訳文２枚目下から第２段落）
ｂ　「この摩砕物に５倍量の生理食塩水を加える」（同２枚目最終段
落）
ｃ　「ついで，この懸濁液を－５～－２０℃で完全に凍らせる。その
後，この凍結懸濁液を１時間，１５～２０℃におき融解させる。前記の凍結融解工
程を２乃至３回反復した後，摩砕臓器あるいは組織の小片を除去するために，懸濁
液を遠心分離する。そして，その上層をとり濾過する」（同３枚目第１段落）
ｄ　「このようにして得られた濾過液の上層を次に加熱処理し（１００
℃，１時間加熱），熱凝固性の蛋白質を除去する。次いで，酸凝固性蛋白質を除去
する（濾過液のｐＨが５になるまで塩酸を添加）。上記濾過液を・・・濾過し，液
からウイルスを分離する」（同第２段落～第３段落）
ｅ　「次いでその濾液に精製カオリン粉末・・・および酢酸緩衝
液・・・を加え・・・カオリン粉末は濾液中の有効成分を吸着し，容器の底に沈殿
する」（同第４段落）
ｆ　「濾液から沈殿物を分離し，その沈殿物にアンモニア溶液（２４～
２６規定，沈殿物の２～５倍量）を滴下し・・・この撹拌した溶液を濾過し，その
濾液にｐＨが７．０となるまで酢酸を添加する」（同第５段落）
ｇ　「この濾液中の残存蛋白質は以下の２通りの方法で除去される。
１．濾液を真空下，室温で濃縮する。この濃縮液にクロロホルム・・・を加
え・・・それにより水不溶性のクロロホルム－蛋白質ゲル・・・が形成され
る。・・・クロロロホルム－蛋白質ゲルが形成されなくなるまでこのクロロロホル
ム処理を繰り返す。２．濾液を・・・アスベストと混合する・・・」（同３枚目下
から第２段落～４枚目第２段落）
ｈ　「次に，前記１および２の方法で得られた濾液から塩類を除くため
に透析する。その後，濾液を再び真空下，室温で濃縮する」（同下から第２段落）
ｉ　「このように処理した濾液を，濾液の１０倍量のアセトンやアルコ
ールのような水可溶性有機溶媒と混合する。そうすると有効成分は沈殿し容器の底
に沈む」(同最終段落)
（イ）甲１２公報と甲１３論文とが，相互に同等の方法により，実質的に
同一の生理活性物質，すなわちノイロトロピンを製造しているものであることにつ
いて，当事者間に争いはないところ，甲１２公報には，同公報に係る鎮静剤の製造
方法（以下「甲１２物質の製造方法」という。）について，次のような記載があ
る。
ａ　「家畜の睾丸又は皮膚に牛痘苗を接種し４－５日に至り腫脹，発
赤，浮腫等の症状が最強度に達したるものを無菌的に剔出しよく磨潰し５倍量の生
理的食塩水又は石炭酸加グリセリン水を加へて乳剤とする」（１頁右欄「第１工
程」の項）
ｂ　「前記の乳剤を５°－１０℃にて凍結させる」（同「第２工程」の
項）
ｃ　「凍結後１５°－２０℃にて１－２日放置し又これを１５°－２０
℃にて加温する。第２工程と第３工程とを数回繰返して数時間放置すると上澄液が
得られる」（同「第３工程」の項）
ｄ　「前記の上澄液に精製カオリン粉末１－２％及Ｐ．Ｈ．４．５－
４．７の緩衝液を１０％加へて振盪し放置するとカオリンは上澄液に含有するヴイ
ルス及痘苗の有効成分を共に吸着して沈澱するからこれを取り出してＮ／２４－Ｎ
／２６アムモニア水を加へて原量の２－５倍液とする」（同「第４工程」の項）
ｅ　「前記の液を濾過して之にＮ／１醋酸を加へＰ．Ｈ．７．４－７．
８とする」（同「第５工程」の項）
ｆ　前記の液を６０°－８０℃に１日１回３日間加温すると蛋白質が沈
澱するからこれを除き更に濾過器又はコロジューム膜にて透析して後低温真空乾燥
すると有効成分が得られる」（同「第６工程」の項）
（ウ）上記（ア）及び上記（イ）の記載を対比すると，①前者の記載ａ及
びｂは，後者の記載ａ，すなわち第１工程に，②前者の記載ｃは，後者の記載ｂ及
びｃ，すなわち第２～第３工程に，③前者の記載ｅは，後者の記載ｄ，すなわち第
４工程に，④前者の記載ｆは，後者の記載ｅ，すなわち第５工程に，⑤前者の記載
ｈは，後者の記載ｆ，すなわち第６工程中「コロジューム膜にて透析して後低温真
空乾燥すると有効成分が得られる」との工程にそれぞれ対応することが明らかであ
る。
　また，前者の記載ｄ及びｇについては，記載ｄにつき，「不要な蛋白
質の除去及びウイルス等の感染性物質の除去のためのものであり，どの段階でこの
除去処理を行うかは，当業者が適宜に行うことである」（審決謄本８頁第２段落）
と原告が自認するとおり，不要なタンパク質等の除去のための工程であるから，後
者の記載ｆ，すなわち第６工程中の濾過処理及び「前記の液を６０°－８０℃に１
日１回３日間加温すると蛋白質が沈澱するからこれを除き」との処理がこれに対応
するものと認められる。
　他方，前者の記載ｉ，すなわち，「濾液を，濾液の１０倍量のアセト
ンやアルコールのような水可溶性有機溶媒と混合する。そうすると有効成分は沈殿
し容器の底に沈む」との工程に対応する工程は，後者には認められないから，当該
工程は，甲１３物質，すなわちノイロトロピンの製造には不可欠の工程ではないも
のと認めるのが相当である。
ウ　抽出物Ⅱの製造方法と甲１３物質の製造方法との対比
　以上を前提に，抽出物Ⅱの製造方法と甲１３物質の製造方法とを対比す
る。
（ア）まず，原料については，抽出物Ⅱの原料は「ワクシニアウイルスに
感染し発痘した家兎の皮膚組織」であり，甲１３物質の原料は「牛痘を接種して発
痘した兎の皮膚組織」であると認められる。そして，例えば，秦多恵子ほ
か「Neurotropinの中枢ならびに降圧作用と抗潰瘍作用」（昭和５１年１０月２０日
日本薬理学会発行「日本薬理学雑誌」７２巻７号８７９～８９０頁，審判甲５，本
訴甲７）に，「家兎のワクシニアウイルス増殖皮膚組織よりの抽出物である
Neurotropin（注，ノイロトロピン）」（８７９頁，「要約」の項），「家兎の牛痘
ウイルス増殖皮膚組織からの抽出物であるNeurotropin」（同頁，「緒言」第１段
落）と記載されるように，「ワクシニアウイルス」と「牛痘」とを同一視するの
が，甲３論文及び甲１３論文の刊行当時の当業者の技術常識であったと認められる
ことからすれば，抽出物Ⅱと甲１３物質とは，同一の原料を用いるものであると認
めるのが相当である。
（イ）次に，製造方法について見ると，両者は，大きく分けて，①原料を
水を主体とする溶媒と混合する工程（上記ア（イ）①，イ（ア）ｂ，甲１２公報に
いう第１工程に相当，以下「混合工程」という。），②溶媒中に有効成分等を溶出
させた後，これを抽出する工程（上記ア（イ）②，イ（ア）ｃ，甲１２公報にいう
第２～第３工程に相当，以下「粗抽出工程」という。），③不要なタンパク質等を
除去する工程（上記ア（イ）の③及び④，イ（ア）のｄ及びｇに相当，以下「タン
パク質除去工程」という。），④粗抽出した有効成分等を吸着させた後，溶出させ
る工程（上記ア（イ）の⑤及び⑥，イ（ア）のｅ及びｆ，甲１２公報にいう第４～
第５工程に相当，以下「吸着溶出工程」という。），⑤得られた有効成分物質を濃
縮等する工程（上記ア（イ）⑦，イ（ア）ｈ，甲１２公報にいう第６工程に相当，
以下「濃縮等工程」という。）から構成されている点で一致する。
（ウ）他方，相違点としては，（ⅰ）混合工程について，前者では，フェ
ノール水を用いるものとされているのに対し，後者では，生理的食塩水又は石炭酸
加グリセリン水を用いるものとされていること，（ⅱ）粗抽出工程について，前者
では，ワーリングブレンダーを用いてホモジナイズするものとされているのに対
し，後者では，凍結融解処理を繰り返すものとされていること，（ⅲ）タンパク質
除去工程について，前者では，ろ過液をｐＨ９．２に調整して，３０分沸騰してろ
過する工程があるのに対し，後者には存在しないこと，また，後者では，クロロホ
ルム処理及びアスベスト処理の工程があるのに対し，前者には存在しないこと，
（ⅳ）吸着溶出工程について，前者では活性炭を用いているのに対し，後者ではカ
オリンを用いていること，（ⅴ）濃縮等工程につき，後者には，塩類を除くために
透析する工程があるのに対し，前者には存在しないこと，（ⅵ）後者には，濾液の
１０倍量のアセトンやアルコールのような水可溶性有機溶媒と混合して沈殿させる
工程があるのに対し，前者には存在しないこと，といった相違点が認められる。
エ　相違点の検討
　以下，両者の製造方法に見られる上記ウ（ウ）の各相違点が，最終的に
製造される生理活性物質に相違をもたらすような実質的な相違点と認められるか否
かについて検討する。
　なお，上記各相違点のうち，相違点（ⅰ）及び（ⅳ）については，本件
審決において，前者につき，「最終抽出物に生理活性物質としての違いをもたらす
ほどの相違ではない」（審決謄本８頁最終段落），後者につき，「吸着剤として活
性炭およびカオリンのいずれを用いても・・・実質的に同一の有効成分を持った生
理活性物質が抽出されることは明らかである」（同１０頁第４段落）と判断され，
原告もこれを争っていないことから，以下では，その余の相違点についてのみ検討
する。
（ア）粗抽出工程（相違点（ⅱ））について
ａ　昭和３８年４月１５日丸善発行「実験化学講座２４　生物化学Ⅱ」
第２版（甲１８，以下「甲１８文献」という。）においては，「組織切片・・・か
らホモジネートに移ることは・・・抽出，精製，純化の第一歩でもある」（１７頁
最終段落～１８頁第１段落）と記載した上で，原料組織内に含まれる物質を組織外
に抽出する，いわゆる粗抽出操作について，「１・７・１　圧力法」，「１・７・
２　磨砕」，「１・７・３　凍結融解」，｢１・７・４　高圧押出し法｣，「１・
７・５　超音波」，「１・７・６　自己消化」，「１・７・７　リゾチームの利
用」，「１・７・８　浸透圧差を利用する方法」の見出しの下に各種の処理が列挙
されているところ，抽出物Ⅱの製造方法のものは，上記「磨砕」のうち，「割合大
量の組織が使える場合にはワーリングブレンダー（日本で普通ミキサーと呼んでい
るもの）が便利である」（１９頁第２段落）とされるワーリングブレンダーを利用
した処理に，甲１３物質の製造方法のものは，上記「凍結融解」（２０頁下から第
２段落～２１頁第１段落）にそれぞれ相当し，いずれも粗抽出方法として慣用され
るものであると認められる。そして，甲１８文献に，「凍結融解」について，「細
胞を急速に凍結すると原形質は結合水まで奪われるため，原形質の性質が非可逆的
に変化するとともに，細胞の内部にできた氷の結晶のために機械的な破壊を受け，
ついで融解した場合には細胞内の諸物質，酵素などが抽出されやすくなる。この点
では細胞を磨砕する方法と本質的には変りはない・・・」（２０頁下から第２段
落）と記載されているとおり，磨砕も，凍結融解も，機械的に細胞を損傷すること
によって細胞内の諸物質を抽出しやすくするものである点で，本質的に同等の粗抽
出処理であると理解される。
　また，乙９公報は，原告を特許権者とする「神経疾患治療剤」の発
明についての特許に係るものであるところ，乙９公報には，実施例１について，
「健康な成熟家兎の皮膚にワクチニアウイルスを接種し感染させた後，発痘した皮
膚を無菌的に剥出しこれを細切した後フェノール加グリセリン水を加え，ホモゲナ
イザーで磨砕し乳状とした。次いでこれを遠心濾過し，得た濾液を塩酸で弱酸性
（約ｐＨ４．５乃至５．５）に調整した後，流通蒸気下１００℃で加熱処理し濾過
した。濾液はさらにザイツ濾板を用いて濾過した後，水酸化ナトリウムで弱アルカ
リ性（約ｐＨ８．５乃至１０．０）とし，さらに１００℃で加熱処理した後濾過し
た。濾液を塩酸でｐＨ４．５とし，活性炭１．５％を加えて１乃至５時間撹拌した
後濾過した。濾取した活性炭に水を加え水酸化ナトリウムでｐＨ９．４乃至１０に
調整し，３乃至５時間撹拌した後，濾過した。濾液を塩酸で約ｐＨ７の中性付近に
中和し，減圧下に凝縮乾固して本発明物質を得た」（５欄４２行目～６欄５行目）
と記載されているとおり，抽出物Ⅱのものと，同一の原料から，ほとんど同一とい
ってよいほど酷似した製造方法により，神経疾患治療剤の有効成分となる
生理活性物質を抽出する方法が記載されているものと認められる。そして，乙９公
報においては，「感染組織を無菌的に採取して磨砕し・・・抽出溶媒を加えて乳化
懸濁液とする。抽出溶媒としては，蒸留水・・・などを用いることができ・・・フ
ェノール等の殺菌・防腐剤・・・などを適宜添加してもよい。この時，凍結融解，
超音波，細胞膜溶解酵素又は界面活性剤等の処理により細胞組織を破壊して抽出を
容易にすることができる」（４欄２９行目～３７行目）と記載されているとおり，
粗抽出処理として，「ホモゲナイザーで磨砕」するという上記実施例１の処理のみ
ならず，「凍結融解」の「処理により細胞組織を破壊して抽出を容易にすることが
できる」とされているから，そこでは，両者を同等の粗抽出処理であると位置付け
ていることが明らかである。
　もとより，甲３論文（論文受理日昭和５１年５月１４日）の実験
は，乙９公報に係る特許の出願日（昭和６３年６月２０日）より１０年以上前に実
施されたものではあるが，その間に，粗抽出処理に関する当業者の理解に変化があ
ったことを認めるに足りる証拠はない。そうすると，上記乙９公報の記載に，上記
甲１８文献により認められる粗抽出処理に関する技術常識を加味すれば，乙９公報
と同様，甲３論文においても，「ワーリングブレンダーを用いてホモジナイズ」す
る処理と，「凍結融解」とは，同等の粗抽出処理として位置付けているものと理解
されるから，この点に関する抽出物Ⅱの製造方法と甲１３物質の製造方法との差異
は，最終的に製造される生理活性物質に相違をもたらすような実質的な相違点とは
認められないというべきである。
ｂ　これに対し，原告は，①凍結融解処理は，細胞だけでなく細胞内の
小器官(ミトコンドリア等の原形質顆粒など)も損傷することが多く，原形質顆粒等
に含まれる物質も抽出される処理であるから，このような細胞に対する破砕法の相
違に基づいて，当然に，抽出される細胞内の諸物質，酵素等の粗抽出物に相違がも
たらされることとなる，②凍結融解処理は煩雑であるのに対し，抽出物Ⅱの製造方
法には，そのような操作はなく，産業上有用なものである旨主張する。
　しかしながら，上記①の主張については，粗抽出工程の方法の相違
に基づいて，抽出される細胞内の諸物質にある程度の差異が生じることは原告主張
のとおりである（甲１８文献の２０頁下から第２段落参照）としても，その差異
は，抽出物Ⅱの製造方法において，凍結融解処理に代えて，ワーリングブレンダー
によるホモジナイズ処理としたときに，その粗抽出物に，甲１３物質中の有効成分
物質が含まれなくなるようなものでないことは上記判示のとおりである。また，上
記②の主張については，抽出物Ⅱないし本件発明１～３の有効成分物質の製造方法
が，製造方法として甲１３物質のそれに優位する旨を主張するものであると理解さ
れるが，本件発明１～３は鎮痛剤等の薬剤，すなわち「物」の発明であって「製造
方法」の発明ではないから，主張自体失当であるというほかはない。
（イ）タンパク質除去工程（相違点（ⅲ））について
ａ　抽出物Ⅱや甲１３物質の製造方法において，粗抽出工程によって得
られた粗抽出物にタンパク質が含まれることは，その原料からみて明らかであると
ころ，甲１３物質の製造方法における加熱処理，塩酸添加等の処理（上記イ（ア）
ｄ）並びにクロロホルム処理及びアスベスト処理（同ｇ）が，不要なタンパク質の
除去のためのものであることは，上記イ（ウ）において判示したとおりである。
　他方，乙９公報には，前示のとおり，抽出物Ⅱのものと，同一の原
料から，ほとんど同一といってよいほど酷似した製造方法により，神経疾患治療剤
の有効成分となる生理活性物質を抽出する方法が記載されているものと認められる
ところ，乙９公報においては，「得られた乳状抽出液を濾過又は遠心分離して組織
片を除去した後，除蛋白処理を行う。除蛋白は，公知の方法により実施でき，加
熱，超音波，蛋白質変性剤，例えば，酸，塩基・・・等による処理，等電点沈澱，
塩析等の方法を適用することができる。次いで・・・濾過・・・遠心分離などによ
り析出してきた不溶蛋白質を除去する」（４欄３８行目～４７行目）と記載され，
さらに，その具体例として，実施例１では，上記のとおり，「次いで・・・得た濾
液を塩酸で弱酸性（約ｐＨ４．５乃至５．５）に調整した後，流通蒸気下１００℃
で加熱処理し濾過した。濾液はさらにザイツ濾板を用いて濾過した後，水酸化ナト
リウムで弱アルカリ性（約ｐＨ８．５乃至１０．０）とし，さらに１００℃で加熱
処理した後濾過した」とされているから，そこでいう「水酸化ナトリウムで弱アル
カリ性（約ｐＨ８．５乃至１０．０）とし，さらに１００℃で加熱処理した後濾過
した」との処理が，タンパク質除去のためのものであることは明らかである。そし
て，甲３論文の実験は，乙９公報に係る特許の出願日より１０年以上前に実施され
たものではあるが，その間に，タンパク質除去処理に関する当業者の理解に変化が
あったことを認めるに足りる証拠はないから，抽出物Ⅱの製造方法における「ろ過
液をｐＨ９．２に調整して，３０分沸騰してろ過する工程」も，乙９公報記載のも
のと同様に，不要なタンパク質除去のためのものであると認めることができる。
　以上のように，甲１３物質の製造方法における加熱処理，塩酸添加
等の処理並びにクロロホルム処理及びアスベスト処理と，抽出物Ⅱの製造方法にお
けるアルカリ処理とは，いずれも不要なタンパク質除去のためのものであると認め
られるところ，乙９公報において，上記のとおり，多種多様なタンパク質除去のた
めの処理方法が記載され，適宜に選択可能な同等の処理方法であると位置付けられ
ていることからすれば，抽出物Ⅱの製造方法では，ろ過液をｐＨ９．２に調整し
て，３０分沸騰してろ過する工程があるのに対し，甲１３物質の製造方法にはこれ
が存在しないとの差異は，最終的に製造される生理活性物質に相違をもたらすよう
な実質的な相違点とは認められないというべきである。
ｂ　これに対し，原告は，アルカリ処理は，粗抽出物中に含まれる諸成
分を分解又は変性させる可能性の大きい処理であり，単に，不要なタンパク質を除
去する工程と同一視することは誤りである旨主張する。
　しかしながら，上記のとおり，抽出物Ⅱのものと，同一の原料か
ら，ほとんど同一といってよいほど酷似した製造方法により，神経疾患治療剤の有
効成分となる生理活性物質を抽出する方法が記載されているものと認められる乙９
公報の実施例１において，タンパク質除去方法として，抽出物Ⅱの製造方法とほぼ
同一のアルカリ処理が採用されていることからすれば，甲１３論文において，甲１
３物質は，「その化学組成として多糖類あるいは糖類をもつことが想像される」
（訳文２枚目第１段落）とされていること，及び，多糖類は，アルカリ条件下で分
解しやすいものであるとの知見があること(甲１９）を考慮しても，甲１３物質の製
造方法において，タンパク質除去処理として，抽出物Ⅱの製造方法と同じアルカリ
処理を行うこととしたときに，甲１３物質における生理活性物質が含まれなくなる
ような分解又は変性が現実に生じるとは考え難いというべきである。
ｃ　さらに，甲１３物質の製造方法では，クロロホルム処理及びアスベ
スト処理の工程があるのに対し，抽出物Ⅱの製造方法にはこれが存在しないとの差
異については，そもそも，上記イ（イ）のとおり，甲１３物質の製造方法と，相互
に同等の方法により，実質的に同一の生理活性物質，すなわちノイロトロピンを製
造するものであることにつき当事者間に争いのない甲１２物質の製造方法において
は，クロロホルム処理及びアスベスト処理の工程は存在しないから，当該工程の有
無に関する差異が，最終的に製造される生理活性物質に相違をもたらすような実質
的な相違点でないことは明らかというべきである。原告は，甲１３物質の製造方法
におけるクロロホルム処理及びアスベスト処理は，健康被害をもたらす危険性があ
る物質を使用するものであるが，抽出物Ⅱの製造方法においては，このような物質
を使用しておらず，より安全性が高いとも主張するが，本件発明１～３は鎮痛剤等
の薬剤，すなわち「物」の発明であって「製造方法」の発明ではないから，主張自
体失当であるというほかはない。
（ウ)濃縮等工程（相違点（ⅴ））について
　前示のとおり，濃縮等工程において，甲１３物質の製造方法では，塩
類を除くために透析する工程があるのに対し，抽出物Ⅱの製造方法にはこれが存在
しないという差異が存するところ，原告は，この差異は，それぞれの製造方法によ
って得られる生理活性物質を別物質とするような相違である旨主張する。
　しかしながら，甲１３物質の製造方法における透析工程は，塩類を除
くためのものであるから，透析前の液においても，透析後の液においても，甲１３
物質の有効成分自体は含まれているはずであり，仮に，これを行わないこととして
も，若干の夾雑物（塩類）が含まれることになるだけであって，甲１３物質の有効
成分に差異はもたらされないことが明らかである。そうすると，この点に関する抽
出物Ⅱの製造方法と甲１３物質の製造方法との差異は，最終的に製造される生理活
性物質に相違をもたらすような実質的な相違点とは認められないというべきであ
る。
　これに対し，原告は，透析処理は大量生産に不向きな操作であるが，
抽出物Ⅱの製造方法にはそのような操作はなく，産業上有用なものであるとも主張
するが，本件発明１～３は鎮痛剤等の薬剤，すなわち「物」の発明であって「製造
方法」の発明ではないから，主張自体失当であるというほかはない。
　なお，原告は，抽出物Ⅱと甲１３物質との透析性の相違に関する主張
として，本件発明において透析工程がないのは，透析を施すと，甲１６及び甲１７
実験報告書に記載のとおり，有効成分は透析膜を透過して透析外液中に移動してし
まい，透析内液は鎮痛作用を喪失してしまうためであり，この点は，抽出物Ⅱにつ
いても同様である旨主張するが，後記(3)エのとおり，甲１６及び甲１７報告書並び
に甲１３論文の記載によっては，抽出物Ⅱと甲１３物質とが透析性という物性にお
いて異なるということまではできないから，この点に関する原告の主張は採用の限
りではない。
（エ）沈殿工程（相違点（ⅵ））について
　前示のとおり，甲１３物質の製造方法では，アルコール，アセトンの
ような水可溶性有機溶媒と混合して沈殿させる工程が存するのに対し，抽出物Ⅱの
製造方法にはこれが存在しないという差異が存するところ，原告は，この差異は，
それぞれの製造方法によって得られる生理活性物質を別物質とするような相違であ
る旨主張する。
　しかしながら，上記イ（ウ）において判示したとおり，甲１３物質の
製造方法と，相互に同等の方法により，実質的に同一の生理活性物質，すなわちノ
イロトロピンを製造するものであることにつき当事者間に争いのない甲１２物質の
製造方法においては，上記沈殿工程は存在しないから，当該工程の有無に関する差
異が，最終的に製造される生理活性物質に相違をもたらすような実質的な相違点で
ないことは明らかというほかはない。
オ　以上のとおり，抽出物Ⅱの製造方法と甲１３物質の製造方法とは，いず
れも，同一の原料を用いるものであり，かつ，製造工程においても，①当該原料を
水を主体とした溶媒に混合し，②溶媒中に有効成分を溶出させた後，これを抽出
し，③不要なタンパク質等を除去した後，④有効成分等を吸着，溶出させ，⑤得ら
れた有効成分物質を濃縮等するという基本的に同等の工程を有するものであると認
められる上，両者の製造方法の間に見られる相違点は，いずれも，最終的に製造さ
れる生理活性物質に相違をもたらすような実質的な相違点であるとは認められな
い。加えて，上記ア（ウ）のとおり，甲３論文の執筆者において，抽出物Ⅱの製造
方法が，「Ｐ１4)の方法」，すなわち甲１３物質の製造方法に「準じ」るものである
と考えていたことは，甲３論文の記載から明らかであることをも考え併せれば，甲
３論文に接した当業者においては，そこに記載された抽出物Ⅱの製造方法は，公知
の甲１３物質の製造方法と実質的に同等のものであると理解するものと認められ
る。
　そして，そうとすれば，甲３論文に接した当業者は，他に特段の事情が
認められない限り，甲１３物質の製造方法と実質的に同等の製造方法から得られた
生理活性物質である抽出物Ⅱ自体も，甲１３物質と実質的に同等の物質であると理
解するものというべきである。　
(3)　進んで，抽出物Ⅱと甲１３物質とは物理化学的性質（物性）おいて相違する
旨の原告の主張について検討する。
ア　性状，特に色の点について
（ア）原告は，甲１３論文には，甲１３物質が「白色無定形の粉末」（訳
文２枚目第１段落）であることが明記されており，他方，抽出物Ⅱが「褐色の吸湿
性の粉末」であることは，甲８実験報告書に記載されたとおり（５頁第１段落）で
あって，両者の色の相違は，両者の物質の相違に基づくものとみられるものである
旨主張する。
（イ）確かに，甲８実験報告書（１頁の表－１，５頁第１段落）及び滋賀
県立大学看護短期大学部教授Ｐ２作成の「実験報告書」（甲６１，以下「甲６１実
験報告書」という。２頁の表，７頁）によれば，抽出物Ⅱの乾固物の性状は「褐色
の吸湿性の粉末」であるとされており，一方，甲１３論文において，甲１３物質は
上記のとおり「白色無定型の粉末」（訳文２枚目第１段落）であるとされている。
　しかしながら，色に関する表現は，物質の採取量や観察者の主観によ
って異なることはよく知られているところであって，このことは，別件仮処分事件
において，原告自身が主張するところでもある（乙５の８頁）上，抽出物Ⅱや甲１
３物質のような生体由来の抽出物の場合，夾雑物の混入等により性状に差異の生じ
得ることは，当業者に自明の事項である。そして，抽出物Ⅱの製造方法と甲１３物
質の製造方法との間には，最終的に製造される生理活性物質に相違をもたらすよう
な実質的な相違点が存在するとは認められないものの，幾つかの差異があることは
前示のとおりであり，特に，後者に認められる透析工程が前者には存在しないこと
等からすれば，後者に含まれない夾雑物が前者に含まれ，これが上記色に関する差
異をもたらしたとしても，何ら不自然なことではないというべきである。
　そうすると，抽出物Ⅱと甲１３物質との間に，表現上，実際上，色に
関する差異があるとしても，そのことから直ちに，抽出物Ⅱの有効成分物質と甲１
３物質の有効成分物質との間に物性の違いが存在するということはできないから，
原告の上記主張は採用の限りではない。
イ　アルコール，アセトンに対する溶解性の点について
（ア）原告は，抽出物Ⅱが，「水１ｍｌ，メタノール１ｍｌ及びエタノー
ル５ｍｌに溶解した」ことは，甲８実験報告書（５頁第２段落）に記載されたとお
りであるのに対し，甲１３論文においては，甲１３物質は，「アルコール，アセト
ン若しくはエーテルに溶けないが，水には可溶である」（訳文２枚目第１段落），
「このように処理した濾液を，濾液の１０倍量のアセトンやアルコールのような水
可溶性有機溶媒と混合する。そうすると有効成分は沈殿し容器の底に沈む」（同４
枚目最終段落）と明記されているから，抽出物Ⅱと甲１３物質とは，アルコール，
アセトンに対する溶解性において明確な相違がある旨主張する。
（イ）確かに，甲８実験報告書（１頁の表－１，５頁第２段落）及び甲６
１実験報告書（２頁の表，８頁）によれば，抽出物Ⅱの乾固物は，「メタノール１
ｍｌ及びエタノール５ｍｌに溶解した」とされ，甲１３論文においては，甲１３物
質は，「アルコール，アセトン若しくはエーテルに溶けないが，水には可溶であ
る」（訳文２枚目第１段落）とされている。
　ところで，溶解性の試験条件や基準によって，ある物質の「溶けな
い」，「可溶である」等の溶解性に関する評価が変わることは明らかである。例え
ば，平成３年７月２９日廣川書店発行「第十二改正　日本薬局方解説書」（乙４）
によれば，平成３年（１９９１年）のものについてではあるが，日本薬局方では，
医薬品の溶解性の試験条件や基準について，その試験条件を「溶解性は，別に規定
するもののほか，医薬品を固形の場合は粉末とした後，溶媒中に入れ，２０±５°
で５分ごとに強く３０秒間振り混ぜるとき，３０分以内に溶ける度合をいう」と
し，「溶質１ｇ又は１ｍｌを溶かすに要する溶媒量」により，もっとも溶けにくい
「溶質１ｇ又は１ｍｌを溶かすに要する溶媒量」が１００００ｍｌ以上のもの(「ほ
とんど溶けない」)から，１ｍｌ未満のもの（「極めて溶けやすい」)まで，７段階
で溶解性を示すこととしている(Ａ－４５，２４項)。
　抽出物Ⅱの溶解性は，甲８実験報告書においても，甲６１実験報告書
においても，「資料液１ｍｌの減圧乾固物」について示されているところ，いずれ
の実験でも，「試料６０ｍｇをとり，（蒸留）水を加えて溶かし，５０ｍｌとした
液を資料液とした」（甲８実験報告書の３頁下から第４段落，甲６１実験報告書の
５頁第１段落）というのであるから，資料液１ｍｌの減圧乾固物とは資料１．２ｍ
ｇに相当する。そして，減圧乾固物１．２ｍｇが，「エタノール５ｍｌ」に溶解し
たとの事実は，溶質１ｇを溶かすために溶媒量約４２００ｍｌが必要であるという
ことになるから，当該溶解が，仮に，上記日本薬局方の定める溶解条件に従ったも
のであるとすれば，同基準上，「極めて溶けにくい」と評価されるものであって，
こうした物質について，「極めて溶けにくい」のであるから，「溶けない」と評価
することも，また，溶解しないことはないのであるから「可溶である」と評価する
ことも，いずれも可能であるというべきである。
　他方，甲１３論文は，甲１３物質について，「アルコール，アセトン
若しくはエーテルに溶けない」と記載するが，甲１３物質何ｇに対して溶媒を何ｍ
ｌを用いたのか，どのような溶解条件を用いたのか，そして，どのような基準で
「溶けない」，「可溶である」と評価したのか等，その試験条件や基準が明らかで
はなく，それを補うための当時の技術常識等を明らかにするに足りる証拠もない。
そうすると，甲１３論文において，少なくとも，エチルアルコールに対する溶解性
につき，抽出物Ⅱについてのものと同程度の溶解現象に対し，「溶けない」との評
価がされた可能性は否定することができないから，結局，上記のような甲８実験報
告書及び甲６１実験報告書と甲１３論文との表現上の違いを根拠に，抽出物Ⅱと甲
１３物質とが，アルコール，アセトンに対する溶解性という物性において相違する
とまでは認められないというべきである。
　これに対し，原告は，溶解性の有無は，物質の物理化学的性質を記述
する際，一般的に当業者が採用し，理解する常識的な基準によって判断すべきであ
る旨主張するが，上記のとおり，当業者が採用する蓋然性が高いと思われる日本薬
局方に従った基準においても，同一の溶解現象につき，「溶けない」，「可溶であ
る」との異なった表現がされる可能性は否定されないというべきであるから，原告
の主張は上記の判断を左右するものではない。
（ウ）さらに，甲１３論文においては，甲１３物質につき，「このように
処理した濾液を，濾液の１０倍量のアセトンやアルコールのような水可溶性有機溶
媒と混合する。そうすると有効成分は沈殿し容器の底に沈む」（訳文４枚目最終段
落）とされているところ，原告は，本件発明の実施品である「新ノイロトロピン原
液」に，甲１３論文に記載されたものと同量のメタノール，エタノール，アセトン
を添加したところ，甲１５実験報告書に記載のとおり，いずれの溶媒の添加に対し
ても沈殿は生じなかった旨主張する。
　確かに，甲１５実験報告書によれば，「新ノイロトロピン原液」（Ｌ
ｏｔ　Ｎｏ．０３０２１，１．１２５ｍｇ／ｍｌのもの及びＬｏｔ　Ｎｏ．０３０
２２，１．１９２ｍｇ／ｍｌのもの）の各０．５ｍｌに，「１０倍量の有機溶媒
（メタノール，エタノール，アセトン）５ｍｌを加え，かき混ぜて静置」したと
き，「両ロットとも，３種いずれの溶媒添加に対しても，変化を認めなかった」
（１頁下から第２段落～最終段落）とされている。
　ところで，昭和４６年１１月５日共立出版発行「分析化学辞典」（乙
１６）によれば，「水溶液に有機溶媒を加えて媒質の条件を変えて溶解度を小さく
すること」（右欄，「沈殿」の項）が知られている。すなわち，同じ溶質を溶解し
た水溶液に，同じ有機溶媒を同じ割合で添加したとしても，基となる水溶液におけ
る溶質の濃度が異なれば，溶質の沈殿挙動は相違すること（通常，溶質の濃度がよ
り大きいほど，より沈殿しやすいこと）が一般的であると認められる。
　そうすると，仮に，「新ノイロトロピン原液」が本件発明の実施品で
あると認められるとしても（甲２６－１，２），甲１３論文における甲１３物質の
濃度が不明である以上，「新ノイロトロピン原液」の濃度よりも，甲１３論文にお
ける有機溶媒添加前の濾液における溶質の濃度が濃いことにより，溶質の沈殿挙動
が左右された可能性を排除することはできないから，結局，甲１５実験報告書と甲
１３論文との表現上の違いを根拠に，抽出物Ⅱと甲１３物質とが，アルコール，ア
セトンを添加した際の沈殿の成否という物性において相違するとまでは認められな
いというべきである。
（エ）以上によれば，原告の上記主張は採用の限りではない。
ウ　ニンヒドリン反応の点について
（ア）原告は，甲８実験報告書に記載のとおり，抽出物Ⅱは，「ニンヒド
リン反応に陽性」の物質である（６頁第１段落）のに対し，甲１３物質は，「如何
なる蛋白質反応およびニンヒドリン反応に対しても，本品の水溶液は陰性を示す」
（訳文２枚目第１段落）ことが明記されているから，両者は明らかに異なる物質と
見るべきである旨主張する。
（イ）確かに，甲８実験報告書（１頁の表－１，６頁第１段落）及び甲６
１実験報告書（２頁の表，１０頁）によれば，抽出物Ⅱは，「ニンヒドリン反応に
陽性であった」とされ，甲１３論文においては，甲１３物質は，「如何なる蛋白質
反応およびニンヒドリン反応に対しても，本品の水溶液は陰性を示す」（訳文２枚
目第１段落）とされている。
　ところで，ニンヒドリン反応とは，平成１０年２月２０日岩波書店発
行「岩波　理化学辞典　第５版」（甲２０）によれば，「タンパク質の呈色反応の
１つ」であり，ニンヒドリンを水に溶かした水溶液を，検査する物質（液体）に数
滴加え，煮沸し冷却したときに青紫色を呈するものは，「遊離したカルボキシ基お
よび遊離したアミノ基を少なくとも１個もつアミノ酸，ポリペプチドおよびタンパ
ク質で，非常に鋭敏ではあるが，これらだけに特異的ではなく，アミン類，尿素誘
導体そのほかで陽性を示すものもある」とされるものである。すなわち，上記のニ
ンヒドリン反応の有無に関する相違は，抽出物Ⅱ中にはニンヒドリン反応陽性物質
が存在するが，甲１３物質中にはそのような物質が存在しないことを意味するにす
ぎない。
　そして，抽出物Ⅱや甲１３物質のような生体由来の抽出物の場合，夾
雑物の混入等により性状に差異の生じ得ることは，当業者に自明の事項であるとこ
ろ，抽出物Ⅱの製造方法と甲１３物質の製造方法との間には，最終的に製造される
生理活性物質に相違をもたらすような実質的な相違点が存在するとは認められない
ものの，幾つかの差異があることは前示のとおりであり，特に，後者に認められる
透析工程が前者には存在しないこと等からすれば，後者に含まれないニンヒドリン
反応陽性の夾雑物が前者に含まれているとしても，何ら不自然なことではない。
　そうすると，ニンヒドリン反応における差異を根拠に，抽出物Ⅱの有
効成分物質と甲１３物質の有効成分物質との間に物性の違いが存在するということ
はできないから，原告の上記主張は採用の限りではない。
エ　透析性の相違について
（ア）原告は，甲１３論文に明記されているとおり，甲１３物質は非透析
性の物質である（訳文２枚目第１段落，同４枚目下から第２段落～最終段落）のに
対し，甲１６及び甲１７実験報告書に記載のとおり，新ノイロトロピン原液の有効
成分，すなわち抽出物Ⅱは透析性の物質であるから，両者は透析性において相違
し，明らかに別異の物質と見なければならない旨主張する。
（イ）甲１６及び甲１７実験報告書によれば，「新ノイロトロピン原液」
（Ｌｏｔ　Ｎｏ．０３０２１，１．１２５ｍｇ／ｍｌのもの及びＬｏｔ　Ｎｏ．０
３０２２，１．１９２ｍｇ／ｍｌのもの）に対し，「透析分子量１２０００－１４
０００」の「透析用セルロースチューブ」によって透析操作を行うと，その透析内
液では，「鎮痛作用は認められなかった」（甲１７実験報告書，３頁第２段落）こ
とが認められる。これに対し，甲１３物質は，前示のとおり，製造方法の最終段階
である濃縮等工程において，「濾液から塩類を除くために透析」（訳文４枚目下か
ら第２段落）を行い，その透析内液から析出したものであると認められる。
　しかしながら，例えば，昭和３１年４月２０日丸善発行「実験化学講
座２　基礎技術Ⅱ」（甲６２，以下「甲６２文献」という。）に，短時間に透析を
行うための条件として，「１．適当な半透膜を選ぶこと．２．被透析液量に対して
膜面積が大きいこと．３．・・・内外液の濃度差を大きくすること．４．・・・温
度を上げれば透析は著しくすみやかになる」（３６６頁下から第２段落）と記載さ
れ，また，そのうち透析膜の選択についても，膜の孔の大きさのほか，「膜の孔の
大きさはいろいろであり，コロジオン膜などでは自由に孔の大きさを変化しうる
が，通過を妨げられる粒子の径が膜の孔の径より必ずしも大きいとは限らない。す
なわち，半透膜は単なるふるいの作用をするものではなく，吸着や膨潤などの現象
がおこり，孔の性質が変化するのがふつうだからである」（３６４頁第２段落）と
記載されるとおり，単に，透析性の有無（透析されるか否か）だけを論じても無意
味であり，透析に用いた透析膜（半透膜）の性状その他の透析条件が確定されなけ
れば，真に，対象とされる物質の間に物性の相違があるか否かは不明であるという
ほかはない。
　こうした観点から見ると，甲１３論文においては，透析条件について
何ら記載がなく，他にこれを明らかにするに足りる証拠もないから，結局，甲１３
論文における透析条件は不明であるといわざるを得ない。そうすると，甲１６及び
甲１７実験報告書並びに甲１３論文の上記記載からは，「新ノイロトロピン原液」
における有効成分，すなわち抽出物Ⅱと甲１３物質とが，透析性の有無という物性
において異なるということまではできないから，原告の上記主張は採用することが
できない。
（ウ）これに対し，原告は，①甲１２公報に，「コロジューム膜にて透析
して」と記載されていること等からすれば，甲１３物質もコロジオン膜で透析され
たものと考えるのが合理的である，②分画分子量については，当時，コロジオン膜
として実際に通常使用されていたものとして，最も孔径の小さいものは，５ｍμ
（５０Å）程度のものであったと考えられることに照らし，それと同程度の孔径の
ものであったことがうかがえる，③甲１６実験報告書に係る実験においては，現
在，コロジオン膜は販売されていないことから，セルロースチューブを用いたが，
そこで用いた透析膜は，分画分子量が１２０００～１４０００，すなわち，孔径が
２４Åのものであり，甲１２公報や甲１３論文で用いられたと考えられる透析膜よ
りも孔径が小さいものであるなどとして，甲１６実験報告書に係る実験は，甲１２
公報及び甲１３論文における透析との対比実験として，相当なものというべきであ
る旨主張する。
　しかしながら，甲６２文献によれば，透析膜の孔径のほか，膜の吸着
や膨潤の性質によっても，透過される物質は異なると認められることは上記のとお
りである。そうすると，仮に，原告主張のとおり，甲１３物質の製造方法において
は，コロジオン膜が用いられており，かつ，その孔径は，当時，通常使用されてい
たものとして，最も孔径の小さい５ｍμ（５０Å）程度のものであり，甲１６及び
甲１７実験報告書に係る実験においては，それよりも小さな孔径の透析膜が用いら
れたということができるとしても，少なくとも透析膜の種類において両者の透析条
件が異なる以上，甲１６及び甲１７実験報告書に係る実験の結果をもって，新ノイ
ロトロピン原液の有効成分が，甲１３物質の製造方法における透析膜を透過したこ
とが明らかになったとすることも，甲１３物質の有効成分が，甲１６及び甲１７実
験報告書に係る実験で用いられた透析膜を透過しないことが明らかになったとする
こともできないというべきである。
　さらに，原告は，①甲１３論文及び甲１２公報の記載からうかがえる
執筆者の意図からすれば，甲１２公報及び甲１３論文記載の透析において，あえて
孔径の極めて小さい特殊なコロジオン膜を調製して使用したとは考えられず，コロ
イド溶液の透析で一般的に使用されているコロジオン膜を使用したものと考えるの
が合理的である，②甲１２公報や甲１３論文において，当該物質の物理化学的特徴
として「非透析性」であることが明示されていることからすれば，甲１３物質は，
一般的に使用されている透析膜による透析において透析されない高分子様の物質
（多糖類等）であることを強調しようとして，あえて，「非透析性」との点を特徴
として掲げたものとみるのが自然であるなどとも主張する。しかしながら，原告主
張のとおり，甲１３物質の製造方法において孔径５ｍμ（５０Å）程度のコロジオ
ン膜が用いられたものであると仮定したとしても，そのことから直ちに，新ノイロ
トロピン原液の有効成分と甲１３物質との透析性に相違があることを明らかにする
ことはできないことは上記のとおりであるから，原告の上記主張は，上記（イ）の
判断を左右するものではない。
オ　以上のとおり，抽出物Ⅱと甲１３物質とは物性において相違する旨の原
告の主張は，いずれも採用することができない。
(4)　そうすると，他に特段の事情の認められない本件において，甲３論文に接し
た当業者は，甲１３物質の製造方法と実質的に同等の製造方法から得られた生理活
性物質である抽出物Ⅱ自体も，甲１３物質と実質的に同等の物質であると理解する
ものというべきである。
　他方，甲１３物質がノイロトロピンであること，及び，ノイロトロピンに
鎮痛，鎮静及び抗アレルギー作用があることが本件特許出願前に知られていたこと
は，いずれも当事者間に争いがないから，甲３論文に接した当業者において，抽出
物Ⅱと同一の物質である本件発明１～３の有効成分物質につき，甲１３物質，すな
わちノイロトロピンと同様，鎮痛剤（本件発明１），鎮静剤（本件発明２）又は抗
アレルギー剤（本件発明３）としての用途の発明をすることは，容易に想到し得る
ことであったというほかはない。
　したがって，以上と同旨の本件審決の認定判断に誤りはなく，原告の取消
事由の主張は理由がない。
２　以上のとおり，原告主張の取消事由は理由がなく，他に本件審決を取り消す
べき瑕疵は見当たらない。
　よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決
する。
東京高等裁判所知的財産第２部
　　　　　　　　　　　裁判長裁判官 　　　篠　　原　　勝　　美
　　　　　 裁判官 　 古 城 春 実
　　　　 裁判官 　早 田 尚 貴