1. 特許法第36条第4項第2号

2. 先行技術文献情報開示要件の趣旨

(1)

特許法第36条第4項第2号は、文献公知発明(第29条第1項第3号に掲げる発明)のうち、特許を受けようとする者(出願人)が特許出願の時に特許を受けようとする発明に関連する発明を知っている場合には、その関連する発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在(以下、「先行技術文献情報」という。)を発明の詳細な説明に記載しなければならない旨(以下、「先行技術文献情報開示要件」という。)、規定したものである。

先行技術文献情報は、特許を受けようとする発明が出願時の技術水準に照らしてどのような技術上の意義を有し、どのような技術的貢献をもたらしたかを把握し、特許を受けようとする発明の新規性及び進歩性等について判断する際に必要となるものである。したがって、出願人によって先行技術文献情報が発明の詳細な説明に記載されれば、迅速な審査に寄与するだけでなく、特許を受けようとする発明と先行技術との関係の的確な評価ができるので、権利の安定化にも資することとなる。

先行技術文献情報開示制度においては、先行技術文献情報開示要件を満たしていないと審査官が認めるときには、まず第48条の7の通知を行うこととされている。また、当該通知にもかかわらず要件が満たされないことは、拒絶理由(第49条第5号)とされている一方、無効理由(第123条第1項)とはされていない。これは、本制度が迅速な審査の実現を主たる目的として設けられたものであって、本要件に違反しているとしても、発明に実体的に瑕疵があるわけではなく、そのまま特許されたとしても直接的に第三者の利益を著しく害することにはならないからである。

(2)

特許法第48条の7は、審査官が先行技術文献情報開示要件を満たしていないと認めたときに、当該要件違反の通知を行うことができることを規定したものである。したがって、第48条の7の通知は、一律に行われるのではなく、審査官が必要と認めた場合にのみ行われる。

先行技術文献情報開示要件を満たしていないことをもって直ちに拒絶理由とすると、当該要件を満たしていない出願全件について一律に拒絶理由を通知せざるを得ない。この場合、他の要件に関する拒絶理由がない出願に対しても、必ず本要件違反の拒絶理由を通知しなければならなくなり、迅速な審査の実現を主たる目的とする本制度の趣旨にもとることにもなりかねない。さらに、個人や中小企業が出願人である場合等には、出願時に特許を受けようとする発明に関連する先行技術文献情報を全く知らない可能性があるにもかかわらず、本要件違反と認められる場合に必ず拒絶理由を通知しなければならないとすれば、迅速な審査に寄与しないばかりか、これら出願人に過度の負担を課すことにもなりかねない。

これらのことから、第48条の7の規定については、出願人に先行技術文献情報の開示を通じた迅速な審査への協力を促す観点から、すべての出願について一律に運用するよりも、全体として迅速な審査が達成されるよう運用することが適切である。

(3)

特許法第49条第5号は、先行技術文献情報開示要件違反の通知(第48条の7)を行った場合であって、出願が依然として当該要件を満たしていないときには、拒絶の理由となることを規定したものである。

3. 開示すべき先行技術文献情報

4. 先行技術文献情報開示要件の判断

審査官は、発明の詳細な説明に特許を受けようとする発明に関連する先行技術文献情報が適切に記載されているかどうかという観点から第36条第4項第2号の先行技術文献情報開示要件についての判断を行う。

以下に、先行技術文献情報開示要件を満たさないと認められる結果、第48条の7の通知を行うことができる代表的な場合を示す。

(1)

先行技術文献情報が記載されていない場合であって、その理由がまったく記載されていないとき

(2)

先行技術文献情報が記載されていない場合であって、その理由は記載されているものの、特許を受けようとする発明に関連のある文献公知発明を出願時に出願人が知っていた蓋然性が高いと認められるとき

例：

先行技術文献情報が記載されておらず、その理由として出願人が知っている先行技術が文献公知発明に係るものではない旨が記載されているが、特許を受けようとする発明と関連する技術分野においてその出願人による出願が多数公開されている場合

(3)

特許を受けようとする出願の明細書又は図面に従来技術が記載されている場合であって、当該従来技術に対応する先行技術文献情報が記載されておらず、その理由も記載されていないとき

(注：特許を受けようとする出願の明細書又は図面に従来技術として記載された発明については、特許を受けようとする者が特許出願時に知っている発明として取り扱う。)

(4)

特許を受けようとする発明に関連しない文献公知発明に関する情報の所在のみが記載されている場合であって、特許を受けようとする発明に関連のある文献公知発明を出願時に出願人が知っていた蓋然性が高いと認められるとき

例1：

特許を受けようとする発明と技術分野及び課題が同一の文献公知発明が広く一般に知られているにもかかわらず、特許を受けようとする発明と技術分野又は課題が異なる発明であって、特許を受けようとする発明と関連しないものに関する先行技術文献情報のみが記載されている場合

例2：

特許を受けようとする発明とより関連性の高い新しい文献公知発明が広く一般に知られているにもかかわらず、関連性がほとんどない古い発明に関する先行技術文献情報が記載されている場合

5. 審査の進め方

1. 先行技術文献情報の記載方法

(1)

原則

先行技術文献情報は、発明の詳細な説明に、先行技術文献情報ごとに行を改めて記載する。先行技術文献情報の前にはなるべく【先行技術文献】の見出しを付す。

その際には、特許、実用新案又は意匠に関する公報の名称を記載しようとするときはなるべく「【特許文献1】」、「【特許文献2】」のように、定期刊行物やインターネットの情報等のその他の情報の所在を記載しようとするときはなるべく「【非特許文献1】」、「【非特許文献2】」のように、記載する順序により連続番号を付した欄を設けて、その欄ごとに先行技術文献情報のみを1件ずつ記載する。先行技術文献情報を記載する欄には、先行技術文献情報以外の事項を記載してはならない（2.2 適切でない記載の例を参照）。

【特許文献１】や【非特許文献１】の前には、それぞれなるべく【特許文献】や【非特許文献】の見出しを付す。先行技術文献情報を記載する際には、下記「3.刊行物の記載要領」に従って記載する。

刊行物中の先行技術文献情報の記載箇所を特定できる場合には、先行技術文献情報を記載する欄に、ページ数、行数、段落番号、又は図番号等を記載することにより、当該箇所を特定する。

(2)

先行技術の内容の記載

先行技術文献情報に係る先行技術の内容、及び特許を受けようとする発明との対比等を記載する場合には、発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に記載する。

先行技術文献情報に係る先行技術の内容等の記載において、先行技術文献情報について言及する場合には、先行技術文献情報を記載する欄の名称(【特許文献1】等)を用いることが望ましい(下記「2.先行技術文献情報の記載例」の「［正しい記載の例］」参照)。

(3)

先行出願の記載

出願時に未公開である先行出願に記載された発明を記載する場合には、当該出願の出願番号を、発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に記載する。

(4)

記載すべき先行技術文献情報がない場合

記載すべき先行技術文献情報がない旨及びその理由を記載する場合には、発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に記載する。

2. 先行技術文献情報の記載例

(説明)

この例では、先行技術文献情報を記載すべき欄(【特許文献1】等の欄)の中に、先行技術文献情報の内容についての説明が記載されている。しかしながら、先行技術文献情報を記載する欄には、先行技術文献情報以外の事項を記載してはならない。先行技術文献情報の内容等について説明する場合には、【背景技術】に記載する。

3. 刊行物の記載要領

明細書中に刊行物の名称を記載する場合には、以下の要領に従って記載することが望ましい。

A.

特許、実用新案又は意匠に関する公報の名称

(1)

我が国の特許公報、実用新案公報等(記載例)

①

特許発明明細書又は登録実用新案公報の場合

(a)

　特許第○○○○○○○号明細書

(b)

　登録実用新案第○○○○○○○号公報

②

平成6年1月1日施行の新実用新案法に基づく登録実用新案公報の場合

登録実用新案第○○○○○○○号公報

③

平成8年1月1日以降に特許査定又は登録査定された出願の特許掲載公報又は実用新案掲載公報の場合

(a)

　特許第○○○○○○○号公報

(b)

　実用新案登録第○○○○○○○号公報

④

特許公報又は実用新案公報(出願公告)の場合

(a)

　特公昭○○―○○○○○○号公報

(b)

　特公平○○―○○○○○○号公報

(c)

　実公昭○○―○○○○○○号公報

(d)

　実公平○○―○○○○○○号公報

ただし、大正11年及び大正12年の実用新案公報のときは

(e)

　実用新案公告第○○○○○○号公報(大正○○年)

大正13年以降の大正年間の実用新案公報のときは

(f)

　大正○○年実用新案出願公告第○○○○○○号公報

⑤

公開特許公報又は公開実用新案公報の場合

(a)

　特開昭○○―○○○○○○号公報

(b)

　特開平○○―○○○○○○号公報

(c)

　特開○○○○―○○○○○○号公報

(d)

　実開昭○○―○○○○○○号公報

(e)

　実開平○○―○○○○○○号公報

⑥

公表特許公報又は公表実用新案公報の場合

(a)

　特表昭○○―○○○○○○号公報

(b)

　特表平○○―○○○○○○号公報

(c)

　特表○○○○―○○○○○○号公報

(d)

　実表昭○○―○○○○○○号公報

(e)

　実表平○○―○○○○○○号公報

⑦

意匠公報の場合意匠登録第○○○○○○○号公報

(2)

外国及び国際機関の特許明細書、特許明細書抜粋等(記載例)

①

米国

(a)

米国特許第○○○○○○○号明細書

(b)

米国特許第○○○○○○○号明細書抜粋

(c)

米国特許出願公開第○○○○／○○○○○○○号明細書

(d)

米国再発行特許発明第○○○○○○○号明細書

②

欧州特許庁

(a)

欧州特許出願公開第○○○○○○○号明細書

(b)

欧州特許第○○○○○○○号明細書

③

世界知的所有権機関国際事務局

国際公開第○○／○○○○○○号

国際公開第○○○○／○○○○○○号

④

英国

(a)

英国特許第○○○○○○○号明細書

(b)

英国特許第○○○○○○○号明細書抜粋

(c)

英国特許出願公開第○○○○○○○号明細書

(d)

英国特許改訂第○○○○○○○号明細書

⑤

ドイツ(西ドイツ)

(a)

独国特許発明第○○○○○○○号明細書

(b)

独国特許出願公開第○○○○○○○号明細書

(c)

西独国特許第○○○○○○○号明細書

(d)

西独国特許出願公告第○○○○○○○号明細書

(e)

西独国特許出願公開第○○○○○○○号明細書

(f)

西独国実用新案第○○○○○○○号明細書

(g)

西独国実用新案出願公開第○○○○○○○号明細書

⑥

フランス

(a)

仏国特許発明第○○○○○○○号明細書

(b)

仏国特許出願公開第○○○○○○○号明細書

(c)

仏国実用新案証特許発明第○○○○○○○号明細書

(d)

仏国実用新案証公開第○○○○○○○号明細書

(e)

仏国追加特許発明第○○○○○○○号明細書

(f)

仏国追加特許公開第○○○○○○○号明細書

(g)

仏国追加実用新案証特許第○○○○○○○号明細書

(h)

仏国追加実用新案公開第○○○○○○○号明細書

⑦

中国

(a)

中国特許出願公開第○○○○○○○○○号明細書

(b)

中国特許第○○○○○○○○○号明細書

(c)

中国実用新案第○○○○○○○○○号明細書

(d)

中国特許出願公告第○○○○○○○○○号明細書

(e)

中国実用新案公告第○○○○○○○○○号明細書

⑧

韓国

(a)

韓国特許第○○－○○○○－○○○○○○○号公報

(b)

韓国登録特許第○○－○○○○○○○号公報

(c)

韓国公開特許第○○－○○○○－○○○○○○○号公報

(d)

韓国公開特許第○○○○－○○○○○○○号公報

(e)

韓国特許第○○○○－○○○○○○○号公報

(f)

韓国登録特許第○○○○○○○号公報

(g)

韓国公開実用新案第○○－○○○○－○○○○○○○号公報

(h)

韓国公開実用新案第○○○○－○○○○○○○号公報

(i)

韓国実用新案第○○－○○○○－○○○○○○○号公報

(j)

韓国登録実用新案第○○－○○○○－○○○○○○○号公報

(k)

韓国実用新案第○○○○－○○○○○○○号公報

(l)

韓国登録実用新案第○○○○○○○号公報

B.

その他の情報の所在

(1)

発明協会公開技報の場合(記載例)

発明協会公開技報公技番号○○―○○○○○○号

(2)

逐次刊行物、不定期刊行物及びカタログ

①

著者名、論文名(記事のタイトル)、刊行物名、発行国、発行所、発行年月日、巻数、号数、ページの順に記載する。

②

著者名及び論文名は、必要がない場合には記載を省略することができる。

③

論文名(論文名を記載しない場合には刊行物名)は、「　」又は?　″を付して記載する。

④

刊行物名は、原則として略号を使用しないで記載する。

⑤

誤認のおそれのない刊行物の場合には、発行所の記載を省略することができる。

⑥

発行年月日は、刊行物記載の日本年号又は西暦年号を記載する。必要があると認められる場合は、月及び日も記載する。

⑦

発行年月日で巻号を代用できる場合には、巻号数の記載を省略することができる。

⑧

ページは、数字の前に「p.」を付して記載する。原則として通巻ページを記載し、通巻ページが示されていない場合にはその号のページを記載する。引用するページが複数にわたる場合そのページが連続するときには、その最初と最後のページ数をハイフンで結び、不連続の場合には、コンマで区切って表示する。

⑨

発行国は、(　　)を付して記載する。なお、我が国で発行された刊行物については、発行国の記載を省略する。

⑩

刊行物に、著者名、論文名(記事のタイトル)、刊行物名、発行所等が外国語で記載されている場合には、その日本名の次に括弧をしてその原語を記載する。

(記載例)

(a)

井上、「光学材料の最新動向―赤外透過材料―」、分光研究、社団法人日本分光学会、平成8年8月、第45巻、第4号、p. 133―138、140

(b)

立道潤一、外7名、「イオンドーピング装置」、日新電機技報、日新電機株式会社、平成6年12月7日、第39巻、第3号、p. 52―58

(3)

単行本

①

著者(又は編者)、書名、版数、巻数、発行国、発行所、発行年月日、ページの順に記載する。

②

翻訳書の場合は、原著者(又は原編者)、翻訳者、書名の順に記載する。

③

講座、全集のようなシリーズ物の場合は、書名の前にその講座あるいは全集名と、そのシリーズにおける巻数を記載する。

④

書名は、省略しないで、「　」又は?　″を付して記載する。

⑤

版数は、単行本に表示がない場合は記載しない。

⑥

発行年月日、ページ、発行国及び原語を使用するときの記載要領は、逐次刊行物の場合に準ずる。

(記載例)

(a)

村岡洋一著、「コンピュータサイエンス大学講座(第11巻)コンピュータ・アーキテクチャ」、第2版、株式会社近代科学社、1985年11月、p. 123―127

(b)

ピェール・バルディ(Pierre Baldi)著、「バイオインフォマティクス(Bioinformatics)」、(米国)、第1版、エムアイティー・プレス(MIT Press)、2001年8月1日、p. 56―65

(4)

ダーウェント抄録誌(1980年6月11日以降発行のもの)

ダーウェント抄録誌を引用する場合は、抄録誌名、抄録誌の巻数、号数、抄録誌発行年月日、抄録誌発行国と発行所、抄録誌発行分類(ダーウェント分類)、抄録の国名コードと文献番号、引用刊行物名の順に記載する。

抄録誌名は、以下の通りである。

①

ダーウェント分類Ａ～Ｍ(化学分野)：ベーシック・アブストラクツ・ジャーナル(Basic Abstracts Journal)

②

ダーウェント分類Ｐ～Ｘ(非化学分野)：ワールド・パテンツ・アブストラクツ・ジャーナル(World Patents Abstracts Journal)

(5)

電子的技術情報

インターネット等によって検索した電子的技術情報を引用する場合には、第Ⅱ部第5章「インターネット等の情報の先行技術としての取扱い」に準じることとし、その引用形式はWIPO標準ST.14に準拠して、該電子的技術情報について判明している書誌的事項を次の順に記載する。

①

著者の氏名

②

表題

③

関連箇所　頁、欄、行、項番、図面番号、データベース内のインデックス又は最初と最後の語句で表示する。

④

媒体のタイプ［online］

⑤

掲載年月日(発行年月日)、掲載者(発行者)、掲載場所(発行場所)及び関連する箇所が開示されている頁

⑥

検索日　電子的技術情報が電子媒体から検索された日を括弧内に記載する。

⑦

情報の情報源及びアドレス　電子的技術情報の情報源及びそのアドレス、又は識別番号(Accession no．)を記載する。

⑧

電子的技術情報に、著者名、表題、掲載者(発行者)、掲載場所(発行所)等が外国語で開示されている場合には、その日本名の次に括弧をしてその原語を記載する。

(記載例)

新崎　準、外3名、"新技術の動向"、［online］、平成10年4月1日、特許学会、［平成11年7月30日検索］、インターネット〈URL：http://tokkyo.shinsakijun.com/information/newtech.html〉