第1章 実用新案技術評価書の作成

1. 基本的考え方

(1)

評価書制度の基本的考え方

実体的要件の審査を行うことなく早期権利付与を行う実用新案制度においては、登録された権利が実体的要件を満たしているか否かについては、原則として当事者間における判断に委ねられることとなる。ただし、権利の有効性を巡る判断には、技術性・専門性が要求されるため、当事者間の判断が困難となり、不測の混乱があることも想定され得る。このため、実用新案登録に関する公的な評価書制度を導入し、特許庁が、当事者間で判断のつきにくい先行技術文献等との関係における新規性等の有無の判断のための客観的な判断材料を、請求により提供することとされている（実用新案法第12条、第29条の2、第29条の3参照）。

(2)

評価書作成の基本的考え方

実用新案技術評価書は、公平性・客観性に留意を払いつつ、迅速・的確に作成する。

2. 評価対象

実用新案技術評価の請求がなされた請求項に係る考案について評価書を作成する。評価書作成の前に補正又は訂正が行われている場合（その補正又は訂正が、その制限に違反している場合を含む。）は、補正後又は訂正後の請求項に係る考案について評価書を作成する。なお、評価書作成の前に、無効審判において無効とされた請求項、訂正により削除された請求項及び登録前に取下げ又は放棄された実用新案登録出願に係る考案については、評価書を作成する必要はない（注）。

(注)

実用新案法第12条第2項では、無効審判により無効にされた後は、実用新案技術評価の請求ができない旨規定している。実用新案技術評価の請求がなされた後に無効審判により無効にされた場合については、明確な規定はないが、登録が無効の場合、評価書の客体が存在していないこととなるから、実用新案技術評価の請求がなされた後に無効審判により無効にされた場合も、評価書を作成する必要はない。訂正により削除された請求項に係る考案及び登録前に取下げ又は放棄された実用新案登録出願に係る考案についても同様である。

この考案に関して、技術的評価、すなわち、第3条第1項第3号、第3条第2項（第3条第1項第3号に掲げる考案に係るものに限る。）、第3条の2並びに第7条第1項から第3項まで及び第7項の規定により実用新案登録を受けることができるか否かの評価のみ（以下、「新規性等の評価」という。）を行う（第12条）。

しかしながら、第5条第4項、第6項等の要件を満たしていないことにより、新規性等の評価を十分に行うことができない場合もある。このような場合は、第5条第4項、第6項等の要件の評価は行わないが、考案が明確でないこと等により、新規性等の評価を十分に行うことができないことを評価書において指摘する。

3. 先行技術調査

評価書作成のための先行技術調査は、原則として、特許出願の審査における先行技術調査と同様に行うものとする。

ただし、未公開出願は、調査範囲としない（注）。

(注)

評価書の請求時期の関係から、未公開出願の中から第3条の2の「他の実用新案登録出願又は特許出願」等に該当するものが発見される場合もあり得るが、仮に、そのような場合であっても、その公開を待って評価書を作成することは、評価書に対する迅速性の要請から適当でない。したがって、調査範囲は公開文献のみとする。

4. 新規性等の評価

(1)

①文献公知考案に基づく新規性（第3条第1項第3号）、②拡大先願（第3条の2）、③先後願（第7条第1項、第3項）、④同日出願（第7条第2項、第7項）の規定に基づいて、請求項に係る考案の新規性等を評価する際には、特許出願の審査基準を準用する。

(2)

文献公知考案に基づく進歩性については、第3条第2項（第3条第1項第3号に掲げる考案に係るものに限る。）の規定に基づいて、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が文献公知考案に基づいてきわめて容易に考案をすることができたかどうかを、特許出願の進歩性に関する審査基準に示される判断手法に準じて判断する。

(3)

実用新案法においては、実用新案技術評価書における評価に対して出願人・権利者の反論の機会が設けられていない。また、実用新案技術評価書は当事者間に先行技術からみた新規性等に関する客観的な判断材料を提供すべきものである。

したがって、評価書作成にあたっては、できる限り客観的な評価を下すよう努めなければならず、新規性等を否定する評価を行う場合には、新規性等を否定することを確信しうる根拠をもって評価を行わなければならない。具体的には、特許出願の審査における最終処分時（拒絶査定・特許査定）の判断に準じて判断を行う。

(4)

考案が明確でない、考案が実施できる程度に記載されていない等の理由により、そのままでは十分な新規性等の評価を行うことができない場合には、明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面（以下、「明細書等」という。）の記載並びに出願時の技術常識から、最も合理的と考えられる評価のための前提をおいて、新規性等の評価を行う。この場合は、明細書等の記載不備も評価書に記載することになるが（5.4(2)参照）、明細書等の記載不備についても、出願人・権利者の反論の機会は設けられていないので、明細書等の記載不備を確信しうる場合にのみ、最も合理的と考えられる評価のための前提をおく。

（以下の例は、評価のための前提をおく手法を示すものであり、基礎的要件及びその他の要件については考慮していない。）

例1：

（実用新案登録請求の範囲）

図1に示されるような座り心地のよい椅子。

（明細書等の概要）

図1には、背もたれの部分に背中の形の凹部が設けられた椅子が図示されている。

（評価のための前提）

「図1に示されるような座り心地のよい」という用語は、「背もたれの部分に背中の形の凹部が設けられた」という意味であるという前提で評価を行う。

例2：

（実用新案登録請求の範囲）

人間の感情を数値化する感情数値化手段、感情数値化手段からの信号に基づき人間が喜んでいることを判断する喜怒哀楽判定手段及び喜怒哀楽判断手段からの信号に基づき、しっぽを振る制御手段を有する犬の形状をした玩具。

（明細書等の概要）

考案の詳細な説明には、一定音量以上の音を検出するとしっぽを振るような手段を有する犬の形状をした玩具のみが記載されている。

（評価のための前提）

「人間の感情を数値化する感情数値化手段」及び「感情数値化手段からの信号に基づき人間が喜んでいることを判断する喜怒哀楽判定手段」は、その文言どおりに認定すると、具体的なものが想定できないため十分な新規性等の評価ができず、また、考案の詳細な説明の記載からは、一定音量以上の音を検出する手段以外のことを意味しているとも考えられないから、「人間の感情を数値化する感情数値化手段」及び「感情数値化手段からの信号に基づき人間が喜んでいることを判断する喜怒哀楽判定手段」は、一定音量以上の音を検知する手段であるという前提で評価を行う。

(5)

上申書において、新規性等に関する主張がなされているものについては、その内容を十分に検討する。

(6)

既に無効審判の審決が確定しているものについては、その審決の内容を参酌して判断を行う。なお、確定した審決において、無効とされた請求項については評価書を作成しない。

(7)

分割・変更出願の場合は、現実の出願日を基準として先行技術調査を行い、基本的に原出願日と現実の出願日との間に新規性等を否定する頒布された刊行物等又は出願された先願特許・実用新案登録出願があった場合のみ、出願が分割・変更要件を満たしているか否かについて、原則「第Ⅴ部第1章　出願の分割」及び「第Ⅴ部第2章　出願の変更」に準じて判断する(注)。分割・変更要件を満たしていないと判断した場合は、上記の刊行物等又は出願に基づき、新規性等は否定されると評価する。分割・変更要件を満たしていると判断した場合は、新規性等は否定されないと評価する。

(注)

特許出願から変更された実用新案登録出願の実体的要件については、変更直前の原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載していない事項であっても、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項については、原出願の補正をすれば、上記事項を原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項とした上で、要件「第Ｖ部第2章　出願の変更 2.2(1)」及び「第Ｖ部第2章　出願の変更 2.2(2)」が満たされるように変更出願を行うことができるから、要件「第Ⅴ部第2章　出願の変更 2.2(2)」が満たされれば要件「第Ⅴ部第2章　出願の変更 2.2(1)」は満たされることを要しないものとする。

(8)

国内優先権・パリ条約による優先権を主張する出願の場合は、出願日を基準として先行技術調査を行い、基本的に優先日と出願日との間に新規性等を否定する頒布された刊行物等又は出願された先願特許・実用新案登録出願があった場合のみ、評価対象となる請求項に係る考案について、優先権主張の効果が認められるか否かを、「第Ⅳ部　優先権」と同様に判断する。優先権主張の効果が認められないと判断した場合は、上記の刊行物等又は出願に基づき、新規性等は否定されると評価する。優先権主張の効果が認められると判断した場合は、新規性等は否定されないと評価する。

5. 評価書の記載

評価書の記載内容は、①調査範囲（先行技術調査を行った文献の範囲）、②評価、③引用文献等の表示、及び④評価についての説明、とする。

6. 情報提供の取扱い

(1)

何人も、実用新案登録出願又は実用新案登録に関し、刊行物等の情報を提供することができる（実用新案法施行規則第22条、第22条の2）。

(2)

審査官は、評価書の作成時において利用可能となっている情報提供の内容について十分に検討する。

(3)

評価書作成時に検討した情報提供に係る刊行物等については、請求項に係る考案の新規性等を否定する先行技術文献等となりうるか否かについて判断することとし、評価書において調査範囲の表示中に記載する。

7. 面接

新規性等についての主張を含む面接等（電話・ファクシミリ等による連絡を含む。）は行わないこととする。なお、実用新案登録出願又は実用新案登録の内容についての技術的な説明を受けるために出願人、権利者又はその代理人と面談することは差し支えない。技術的な説明を受けるために面談した場合には、その内容を記録に残す。