第4章 特許法第39条

2.1 第39条第1項

2.2 第39条第2項

2.3 第39条第3項

2.4 第39条第4項

2.5 第39条第5項

2.6 第39条第6項

2.7 第39条第7項

3.1 請求項に係る発明の認定

請求項に係る発明の認定の仕方は、「第2章　1.5　新規性の判断の手法」と共通である。

3.2 請求項に係る発明どうしの対比

ある出願の請求項に係る発明と他の出願の請求項に係る発明との対比は、基本的には、両者の発明を特定するための事項の一致点及び相違点を認定して行う。

3.3 出願日が異なる場合における請求項に係る発明どうしが同一か否かの判断手法

(1)

後願の請求項に係る発明（以下「後願発明」という。）の発明特定事項と先願の請求項に係る発明（以下「先願発明」という。）の発明特定事項に相違点がない場合は、両者は同一である。

(2)

両者の発明特定事項に相違点がある場合であっても、以下の①～③に該当する場合（実質同一）は同一とする。

①

後願発明の発明特定事項が、先願発明の発明特定事項に対して周知技術、慣用技術（注１）の付加、削除、転換等を施したものに相当し、かつ、新たな効果を奏するものではない場合

②

後願発明において下位概念である先願発明の発明特定事項を上位概念（注２）として表現したことによる差異である場合

③

後願発明と先願発明とが単なるカテゴリー表現上の差異である場合

(注１)「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、これに関し相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知れわたり、あるいは例示する必要がない程よく知られている技術をいい、また、「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。

(注２)「上位概念」とは、同族的若しくは同類的事項を集めて総括した概念、又は、ある共通する性質に基づいて複数の事項を総括した概念をいう。

(3)

先願発明又は後願発明の発明を特定するための事項が二以上の選択肢を有する場合

①

先願発明の請求項が、発明を特定するための事項に関して形式上又は事実上の選択肢（注１）を有するものである場合には、当該選択肢中のいずれか一のみを発明を特定するための事項と仮定したときの発明と、後願発明との対比を行ったときに、発明を特定するための事項に相違点がないか、又は相違点があっても実質同一であれば（上記(1)(2)）、両者は同一であるものとする。

ただし、先願の明細書及び図面並びに先願の出願時の技術常識に基づき、当該仮定したときの発明を当業者が請求項から把握できなければならない。したがって、例えばマーカッシュ形式の請求項の場合、選択肢の一部が単独で当業者にとって把握することができる発明といえるかどうかを検討する必要がある。

②

後願発明の請求項が、発明を特定するための事項に関して形式上又は事実上の選択肢（注１）を有するものである場合には、当該選択肢中のいずれか一の選択肢のみを発明を特定するための事項と仮定したときの発明と先願発明（注２）との対比を行ったときに、両者に相違点がないか、又は相違点はあるが実質同一であれば、同一であるものとする。

なお、この取扱いは、どのような場合に先行技術調査を終了することができるかとは関係しない。この点については「第Ⅸ部　審査の進め方」等を参照。

(注１)「形式上又は事実上の選択肢」については、第2章1.5.5（注１）を参照。

(注２)先願発明の請求項が発明を特定するための事項に関して形式上又は事実上の選択肢を有するものである場合には、当該選択肢中のいずれか一の選択肢のみを発明を特定するための事項と仮定して先願発明を認定する。

（留意事項）

上記(1)から(3)においては、先願の請求項に係る発明が、当業者が、先願の明細書及び図面の記載並びに先願の出願時の技術常識に基づいて、物の発明のときはその物を作れ、方法の発明のときはその方法を使用できることが明らかであるように記載されていないときは、その発明を「先願発明」とすることができない。

したがって、例えば先願の請求項のマーカッシュ形式の選択肢の一部として化学物質名又は化学構造式により化学物質が示されている場合において、当業者が先願の出願時の技術常識を参酌しても、当該化学物質を製造できることが明らかであるように記載されていないときは、当該化学物質は「先願発明」とはならない（なお、これは、先願の請求項に係る発明について第36条第4項の実施可能要件違反となることを意味しない）。

3.4 同日に出願された二つの出願の各々の請求項に係る発明どうしが同一か否かの判断手法

(1)

発明Ａを先願とし、発明Ｂを後願としたときに、後願発明Ｂが先願発明Ａと同一（上記3.3でいう同一を意味する。この項において以下同じ。）とされ、かつ発明Ｂを先願とし、発明Ａを後願としたときに後願発明Ａが先願発明Ｂと同一とされる場合には、両者は「同一の発明」に該当するものとして取り扱う。

(2)

発明Ａを先願とし、発明Ｂを後願としたときに後願発明Ｂが先願発明Ａと同一とされても、発明Ｂを先願とし、発明Ａを後願としたときに後願発明Ａが先願発明Ｂと同一とされない場合には、両者は「同一の発明」に該当しないものとして取り扱う。

(説明)

例えば発明Aが下位概念の発明で、発明Bが上位概念の発明である場合のように、発明Aが先願で発明Bが後願であるときには後願発明Bを先願発明Aと同一とするが、発明Bが先願で発明Aが後願であるときには後願発明Aを先願発明Bと同一としないような発明A、Bが同日に出願された場合、両発明を同一の発明であるとすることは、先後願の場合には後願の発明Aを先願の発明B と同一としないことからみて適切ではない。また、第39条第2項の規定は同一の発明について二以上の出願があることが前提であり、一方の出願にのみ第39条第2項の拒絶理由があるという取扱いをすべきではないことから、発明Bの出願のみに拒絶理由を通知することも適切ではない。したがって上記のように判断する。

(注)

同日に出願された二つの出願の発明を特定するための事項が二以上の選択肢を有する場合の取扱いは、3.3(3)の取扱いに準ずる。

(3)

出願人の異同と発明が同一か否かの判断

出願人が同一である場合と出願人が異なる場合とで、発明が同一であるか否かの判断に異なるところはない。

3.5 機能・特性等による物の特定を含む請求項についての取扱い

(1)

機能・特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、下記①又は②に該当するものは、引用発明との対比が困難となる場合がある。そのような場合において、先願発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、第39条に基づく拒絶理由を通知する。出願人が意見書・実験報告書等により、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いについて反論、釈明し、審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消される。出願人の反論、釈明が抽象的あるいは一般的なものである等、審査官の心証が変わらない場合には、第39条に基づく拒絶査定を行う。

この取扱いは、先願発明の発明特定事項が下記①又は②に該当する場合には適用してはならないが、同日出願の二発明について同一性の判断をする場合には、少なくともいずれか一方の発明の発明特定事項が下記①又は②に該当する場合には適用することができる。

①

当該機能・特性等が、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれにも該当しない場合

②

当該機能・特性等が、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれかに該当するが、これらの機能・特性等が複数組合わされたものが、全体として①に該当するものとなる場合

(注)標準的なものとは、ＪＩＳ（日本工業規格）、ＩＳＯ規格（国際標準化機構規格） 又はＩＥＣ規格（国際電気標準会議規格）により定められた定義を有し、又はこれらで定められた試験・測定方法によって定量的に決定できるものをいう。当業者に慣用されているものとは、当該技術分野において当業者に慣用されており、その定義や試験・測定方法が当業者に理解できるものをいう。

(2)

以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。

・

請求項に係る発明の機能・特性等が他の定義又は試験・測定方法によるものに換算可能であって、その換算結果からみて同一と認められる先願発明の物が発見された場合

・

請求項に係る発明と先願発明が同一又は類似の機能・特性等により特定されたものであるが、その測定条件や評価方法が異なる場合であって、両者の間に一定の関係があり、先願発明の機能・特性等を請求項に係る発明の測定条件又は評価方法により測定又は評価すれば、請求項に係る発明の機能・特性等に含まれる蓋然性が高い場合

・

出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが先願発明であることが発見された場合

・

後願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の先願発明が発見された場合（例えば、実施の形態として記載された製造工程と同一の製造工程及び類似の出発物質を有する先願発明を発見したとき、又は実施の形態として記載された製造工程と類似の製造工程及び同一の出発物質を有する先願発明を発見したときなど）

・

先願発明と後願発明との間で、機能・特性等により表現された発明特定事項以外の発明特定事項が共通しており、しかも当該機能・特性等により表現された発明特定事項の有する課題若しくは有利な効果と同一又は類似の課題若しくは効果を先願発明が有しており、先願発明の機能・特性等が請求項に係る発明の機能・特性等に含まれる蓋然性が高い場合

なお、この特例の手法によらずに 第39条の判断を行うことができる場合には、通常の手法によることとする。

3.6 製造方法による生産物の特定を含む請求項についての取扱い

(1)

製造方法による生産物の特定を含む請求項においては、その生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することは極めて困難な場合がある。そのような場合において、上記3.5と同様に、当該生産物と先願発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、第39条に基づく拒絶理由を通知する。

この取扱いは、先願発明の発明特定事項が製造方法によって物を特定しようとするものである場合に適用してはならないが、同日出願の二発明について同一性の判断をする場合には、少なくともいずれか一方の発明の発明特定事項が製造方法により物を特定しようとするものである場合には適用することができる。

(2)

以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。

・

請求項に係る発明と出発物質が類似で同一の製造工程により製造された物の先願発明を発見した場合

・

請求項に係る発明と出発物質が同一で類似の製造工程により製造された物の先願発明を発見した場合

・

出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが先願発明であることが発見された場合

・

本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の先願発明が発見された場合

なお、この特例の手法によらずに第39条の判断を行うことができる場合には、通常の手法によることとする。

4.1 同一発明の先願が存在する場合の後願の審査の進め方

4.2 同一発明の同日出願の審査の進め方

5.1 新規事項を含む場合

先願又は同日の他の出願の請求項に係る発明が補正により願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でないものを含むこととなった場合には、その請求項に係る発明には第39条第1項から第4項までの規定が適用されない。

(説明)

願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でないもの(新規事項)を含む請求項に係る発明に後願排除効果をもたせることは先願主義の原則に反するので、先願又は同日の他の出願の請求項に係る発明が補正により新規事項を含むこととなった場合には、その請求項に係る発明には第39条第1項から第4項までの規定が適用されない。

5.2 出願の変更があった場合

出願の変更があったときは、もとの出願は取り下げられたものとみなされる(特許法第46条第4項、実用新案法第10条第5項)ので、もとの出願は、第39条第1項から第4項までの規定の適用については初めからなかったものとみなされる。変更された出願が適法なものであれば、その出願はもとの出願の時にしたものとみなされるので、その出願には、もとの出願の出願日に出願したものとして、第39条第1項から第4項までの規定が適用される。