平成28(ワ)8475商標権侵害行為差止等請求事件

平成２９年３月２８日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官
平成２８年（ワ）第８４７５号 商標権侵害行為差止等請求事件
口頭弁論終結日 平成２８年９月２７日
判 決
原 告 株式会社オクタル・ジャポン
同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 髙 橋 淳
光 野 真 純
被 告 株式会社マックシステムズ
同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 櫻 林 正 己
同 訴 訟 代 理 人 弁 理 士 中 村 知 公
前 田 大 輔
伊 藤 孝 太 郎
主 文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第１ 請求
１ 被告は，ドライビングシミュレーターに別紙被告標章目録記載の各標章（以
下，同目録記載の番号により「被告標章１」などという。）を付し，前記各標
章を包装に付したドライビングシミュレーターを販売し，引き渡し，販売若し
くは引渡しのために展示し，輸入し，ドライビングシミュレーターに関する説
明書，パンフレットその他の広告に前記各標章を付して展示若しくは頒布し，
又はドライビングシミュレーターに関する情報に前記各標章を付してインター
ネット，ホームページで提供してはならない。
２ 被告は，被告標章１～３を付したドライビングシミュレーター，包装，容器
及び説明書，パンフレットその他の広告を廃棄し，前記各標章を記載したイン
ターネットのホームページから前記各標章を付したドライビングシミュレータ
ーに関する情報を削除せよ。
３ 被告は，原告に対し，７０６万２０００円及びこれに対する平成２８年３月
２９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２ 事案の概要
本件は，別紙商標権目録記載の各商標権（以下，同目録記載１及び２の商標
権をそれぞれ「本件商標権１」などといい，これらを「本件各商標権」と総称
する。）を有する原告が，被告に対し，被告による被告標章１～３を付したド
ライビングシミュレーターの販売等が本件各商標権を侵害すると主張して，①
商標法３６条１項及び２項に基づく被告標章１～３を付したドライビングシミ
ュレーターの販売等の差止め及び廃棄，②民法７０９条に基づく賠償金７０６
万２０００円及びこれに対する不法行為の後の日（訴状送達の日の翌日）であ
る平成２８年３月２９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延
損害金の支払を求める事案である。
１ 当事者間に争いがない事実
当事者等
原告は，公共インフラストラクチャーや建築物の企画，設計，施工に関す
るコンサルタント業務等を目的とする株式会社である。
被告は，電子計測器，分析器，計測システム機器の販売及びメンテナンス
等を目的とする株式会社である。
ＯＫＴＡＬ（以下「フランス・オクタル社」という。）は，フランスに本社
を置く会社であり，「ＳＣＡＮｅＲ」又は「ＳＣＡＮｅＲ ｓｔｕｄｉｏ」の
名称を付した自動車向けのドライビングシミュレーターソフトウェア（以下
「フランス版スキャナー」という。）や関連するハードウェアの製作，販売等
を行っている。
原告の設立経緯等
原告は，平成１４年３月１８日，フランス・オクタル社と原告代表者の出
資（出資割合は各５０％）によって設立され，フランス版スキャナーの輸入
販売等を行っていたが，平成１７年２月にフランス・オクタル社との間の資
本関係が解消された。これ以降，原告は，フランス版スキャナーを基にして
日本の道路シーン等のデータを付加するなどしたドライビングシミュレータ
ーソフトウェア及びコックピット等のハードウェア（以下，これらを併せて
「日本版スキャナー」という。）を製作し，その販売等を行っている。
原告の商標権
原告は，別紙商標権目録記載１の「ＳＣＡＮｅＲ」の標準文字からなる商
標（以下「本件登録商標１」という。）及び同２の「ＯＫＴＡＬ」の標準文字
からなる商標（以下「本件登録商標２」という。）につき，平成２６年１月２
９日に商標登録出願をし，同年６月１３日に商標登録を受けた。
被告の行為
被告は，平成２１年頃から原告とその顧客との間の取引に商社として介在
するようになり，平成２６年３月にフランス・オクタル社の販売代理店とな
った。被告は，被告標章２（「ＳＣＡＮｅＲ ｓｔｕｄｉｏ」の文字からなる
標章）を付したフランス版スキャナーを販売するとともに，その宣伝のため
に，広告に被告標章２を付して頒布し，インターネット上の被告のウェブサ
イトにおいて被告標章２を付するなどしている（被告標章１（「ＳＣＡＮｅ
Ｒ」の文字からなる標章）及び３（「ＯＫＴＡＬ社（フランス）」の文字から
なる標章）の使用の有無については当事者間に争いがある。）。
２ 争点
被告による被告標章１及び３の使用の有無
なお，被告は，使用の有無はさておき，本件登録商標１と被告標章１及び
２，本件登録商標２と被告標章３がいずれも同一ないし類似であること，本
件各商標権の指定商品と被告が販売するドライビングシミュレーターが同一
ないし類似であることを争っていない。
権利濫用の有無
無効理由の有無
被告は，本件登録商標１及び２に係る各商標登録（以下「本件各商標登録」
と総称する。 には以下の無効理由
） （後記オは本件登録商標２のみに関する。）
があるから，原告は本件各商標権を行使することができない（商標法３９条，
特許法１０４条の３第１項）と主張する。
ア 商標法４条１項１９号違反
イ 同項１０号違反
ウ 同項１５号違反
エ 同項７号違反
オ 同項８号違反
損害額
３ 争点に関する当事者の主張
（原告の主張）
被告は，被告標章１及び３を付したドライビングシミュレーターを販売す
るなどして，被告標章１及び３を使用している。
（被告の主張）
被告が取り扱っているのは被告標章２が付されたフランス版スキャナーで
あり，被告標章１を使用していない。また，被告標章３の「ＯＫＴＡＬ社」部
分は，フランス・オクタル社の名称そのものであり，被告標章３は同社がそ
の製造者であることを示すものにすぎないから，商標としての使用に当たら
ない。
（被告の主張）
フランス・オクタル社は，平成元年の会社設立時から「ＯＫＴＡＬ」を自社
の商号として使用し，平成１３年９月から，日本においては平成１８年頃か
ら，「ＳＣＡＮｅＲ」及び「ＳＣＡＮｅＲ ｓｔｕｄｉｏ」の名称を用いてフ
ランス版スキャナーの販売を行っている。また，フランス・オクタル社は，複
数の国・地域において，「ＯＫＴＡＬ」及び「ＳＣＡＮｅＲ」の各商標の商標
権を保有している。そして，ドライビングシミュレーターを購入ないし利用
する日本又は外国の企業等の間では，上記各商標はフランス・オクタル社及
びフランス版スキャナーを表示する商標として周知である。
原告は，フランス・オクタル社の販売代理店として，同社の「ＯＫＴＡＬ」
及び「ＳＣＡＮｅＲ」の商標を前面に打ち出して販売活動を行っており，被
告は，原告と顧客の間の取引に介在する商社として，原告と取引関係にあっ
た。ところが，平成２４年７月に受注した案件において生じたトラブルをき
っかけとして，原告はフランス・オクタル社からの信用を失い，同社は，原告
との取引を止め，平成２６年３月から被告と取引するようになった。原告は，
フランス・オクタル社との取引関係が解消される見込みとなったことから，
日本において本件登録商標１及び２の商標登録がされていなかったことを奇
貨として，同社の承諾を得ることなく，これらの商標につき商標登録出願を
した。このような経緯を踏まえると，原告による本件各商標権の取得及び行
使は，フランス・オクタル社の販売代理店となった被告のフランス版スキャ
ナーの販売等を妨害するために行われたものと考えられる。
以上によれば，原告による本件各商標権の行使は，商標制度の趣旨目的に
反するものであって，権利の濫用に当たる。
（原告の主張）
原告は，フランス・オクタル社との資本関係が解消した平成１７年２月以
降，フランス版スキャナーを改良し，拡張したソフトウェア及びコックピッ
ト等のハードウェアで構成される日本版スキャナーを独自に開発し，「ＳＣ
ＡＮｅＲ」又は「スキャナーエコ」といった名称で企業や大学等に対する販
売及び多数の展示会への出展を行ってきた。日本版スキャナーは，フランス
版スキャナーを部品として使用したにすぎず，顧客の要望に応じてシミュレ
ーションを行う環境や搭載する車両をカスタマイズし，日本の道路状況が正
確に再現され，気象条件も含めて綿密な検証が行われたドライビングシミュ
レーターである。これに対し，フランス版スキャナーは，バーチャル模型の
作成，運動モデルの設定等のドライビングシミュレーターとして基本的な機
能のみを有するソフトウェアであって，日本でこれを使用するためには正確
に再現されたバーチャル画像及び道路交通規制や気候条件等を含めて綿密に
検証したデータを取り込む必要があり，そのままでは日本において有意性の
あるドライビングシミュレーターとはならない。フランス版スキャナーと日
本版スキャナーは全くの別製品であり，日本においては，「ＳＣＡＮｅＲ」は
原告が販売する日本版スキャナーを表示するものと認識されている。
また，フランス・オクタル社は，平成２６年以前には日本国内において単
独で営業活動を行っていなかったから，「ＯＫＴＡＬ」は原告を表示するも
のと認識される。
したがって，原告は本件登録商標１及び２につき原告独自の顧客誘因力を
獲得しており，これらの商標について商標登録を受ける正当な理由があるか
ら，原告による本件各商標権の行使は権利濫用に当たらない。
ア 商標法４条１項１９号違反
（被告の主張）
フランス版スキャナーないしフランス・オクタル社を表示する商標として
日本国内又は外国における需要者の間で広く認識されており，これらはそ
れぞれ本件登録商標１及び２と同一又は類似の商標である。また，原告の
本件各商標権の取得経緯に鑑みれば，原告には不正の目的がある。したが
って，本件各商標登録は商標法４条１項１９号に違反する。
（原告の主張）
告が販売する日本版スキャナーを，「ＯＫＴＡＬ」は原告を表示する商標と
してそれぞれ認識されており，原告には本件各商標登録を受ける正当な理
由があるから，不正の目的はない。
イ 商標法４条１項１０号違反
（被告の主張）
フランス版スキャナーないしフランス・オクタル社を表示する商標として
需要者の間において広く認識されている。また，本件登録商標１及び２は
これら各商標と同一又は類似であり，その指定商品はこれら各商標が使用
されるドライビングシミュレーターソフトと同一又は類似である。したが
って，本件各商標登録は商標法４条１項１０号に違反する。
（原告の主張）
前記ア（原告の主張）と同様の理由により，本件各商標登録は同号に違反
しない。
ウ 商標法４条１項１５号違反
（被告の主張）
前記イ（被告の主張）のとおり，「ＳＣＡＮｅＲ」及び「ＯＫＴＡＬ」は
フランス版スキャナーないしフランス・オクタル社を表示する商標として
日本国内の需要者において周知であるから，本件登録商標１及び２に接し
た需要者はフランス・オクタル社の商品を連想する。したがって，本件各商
標登録は商標法４条１項１５号に違反する。
（原告の主張）
前記ア（原告の主張）と同様の理由により，本件各商標登録は同号に違反
しない。
エ 商標法４条１項７号違反
（被告の主張）
原告の本件各商標権の取得経緯に鑑みれば，本件各商標登録は商標制度
を悪用するものであり，公序良俗に反する。
（原告の主張）
原告には本件各商標登録を受ける正当な理由があるから，著しい社会的
不当性はなく，商標法４条１項７号の適用はない。
オ 商標法４条１項８号違反
（被告の主張）
「ＯＫＴＡＬ」はフランス・オクタル社のフランスにおける商号であるか
ら，本件登録商標２は「他人の名称」に当たる。また，原告はフランス・オ
クタル社から本件登録商標２の出願につき承諾を得ていない。したがって，
本件登録商標２の商標登録は商標法４条１項８号に違反する。
（原告の主張）
同号違反を理由とする無効理由を主張することができるのは，同号所定
の「他人」であるフランス・オクタル社に限定される。また，フランス・オ
クタル社は，平成２６年以前には日本国内において単独で営業活動を行っ
ておらず，日本国内において保護に値する程度の認知を得ていたというこ
とはできないから，「ＯＫＴＡＬ」は「他人の名称」に当たらない。
（原告の主張）
本件登録商標１及び２のライセンス料は１日当たり１万円を下らないから，
被告が被告標章１～３を使用した平成２６年６月１３日（商標登録日）から
平成２８年３月１５日（本件訴訟の提起日）までの期間におけるライセンス
料相当額は６４２万円となる。また，弁護士費用相当額の損害は６４万２０
００円が相当である。したがって，原告は，被告による本件商標権１及び２
の侵害行為によって，上記の合計７０６万２０００円の損害を被った。
（被告の主張）
争う。
第３ 当裁判所の判断
１
事案に鑑み，まず
前記前提事実に加えて，後掲の証拠（書証の枝番の記載は省略する。以下
同じ。）及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の事実が認められる。
ア フランス・オクタル社は，１９８９年（平成元年）にフランスの法律に基
づいて設立された会社であり，設立時からその商号は「ＯＫＴＡＬ」であっ
た。フランス・オクタル社は，平成１３年９月頃から「ＳＣＡＮｅＲ」又は
「ＳＣＡＮｅＲｓｔｕｄｉｏ」の名称でフランス版スキャナーを販売して
いる。フランス版スキャナーは自動車向けのドライビングシミュレーター
ソフトウェアであり，主な購入者は日本国内外の大手自動車メーカー等の
自動車関連企業，大学や研究機関である。
フランス・オクタル社は，フランスにおいて同月に「ＯＫＴＡＬ」の，平
成１９年１２月に「ＳＣＡＮｅＲ」の各商標について商標登録出願をし，商
標登録を受けている。もっとも，日本においては，これら商標について商標
登録出願をしておらず，原告による本件各商標登録の後に商標登録出願を
したが，拒絶理由通知を受けた。
（乙１～４，１３，１５）
イ 原告は，フランス・オクタル社から５０％の出資を受けて，インフラコ
ンサルタント業務及びフランス・オクタル社のソフトウェア販売代理業務
を行う会社として設立され，フランス・オクタル社の日本における販売代
理店として，「ＳＣＡＮｅＲ」及び「ＯＫＴＡＬ」の商標を使用してフラン
ス版スキャナーの輸入販売等を行っていた。平成１７年２月にフランス・
オクタル社との資本関係が解消された以降も，自動車関連企業や大学とい
った顧客の要望に応じて，フランス版スキャナーを基に日本の道路や天候
のデータ等を取り込むなどしてその機能を拡張し，これにコックピット等
のハードウェアを組み合わせたドライビングシミュレーター（日本版スキ
ャナー）の販売をした。
原告は，日本版スキャナーの販売に当たって「ＳＣＡＮｅＲ」及び「ＯＫ
ＴＡＬ」の商標を使用するとともに，原告のウェブサイトやリーフレット
にフランス・オクタル社の社名やロゴマーク，フランス版スキャナーに関
するウェブサイトへのリンクなどフランス・オクタル社及びフランス版ス
キャナーとの関係を示す表示ないし記載を続けていた。
（甲１４，乙１，１０，１４）
ウ 被告は平成２１年１２月頃から原告と日本版スキャナーに関して取引を
するようになり，原告は被告を通じて２社の企業に対して日本版スキャナ
ーを販売することに成功した。その後，原告と被告の間では，平成２４年に
受注したドライビングシミュレーター製作に係る案件につきその翌年に費
用負担等をめぐるトラブルが生じ，原告とフランス・オクタル社との関係
も悪化するに至った。上記トラブルのさなか，原告は，平成２６年１月２９
日に本件登録商標１及び２につき商標登録出願をした。
一方，被告は同年３月にフランス・オクタル社の日本における販売代理
店となった。原告が本件訴訟において差止請求等の対象とするのは，被告
が取り扱うフランス・オクタル社のドライビングシミュレーターである。
（甲５，１７～１９，乙８，１２）
上記認定事実によれば，①「ＯＫＴＡＬ」はフランス・オクタル社の商号
であり，「ＳＣＡＮｅＲ」は同社の商品名であること，②原告はこれらの商標
をフランス・オクタル社の販売代理店の立場でフランス版スキャナーの販売
のために使用していたこと，③原告は，フランス・オクタル社との資本関係
が解消された後も，同社との関係を示して日本版スキャナーの販売を続けた
こと，④原告がフランス・オクタル社との関係が悪化した時期に本件登録商
標１及び２の商標登録出願をしたこと，⑤被告はフランス・オクタル社の販
売代理店としてフランス版スキャナーの輸入販売を行っていることが明らか
である。以上の事情を総合すると，「ＳＣＡＮｅＲ」及び「ＯＫＴＡＬ」の商
標は商品の出所がフランス・オクタル社に由来することを示すものとして取
引者及び需要者に認識されていると認められるから，かつての販売代理店で
あった原告が，現在の販売代理店である被告に対して本件各商標権を行使す
ることは，商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り，需要者の利益を
保護するという商標法の目的に反し，権利の濫用に当たると判断するのが相
当である。
これに対し，原告は，日本版スキャナーとフランス版スキャナーは全くの
別製品であり，我が国では「ＳＣＡＮｅＲ」は日本版スキャナーを，「ＯＫＴ
ＡＬ」は原告をそれぞれ表示するものと認識されており，原告には本件登録
商標１及び２について商標登録を受ける正当な理由がある旨主張する。
そこで判断するに，証拠（甲８～１２，１４，１５，２１）及び弁論の全趣
旨によれば，原告は，独自の研究や営業努力によって日本の道路事情や天候
に適応した日本版スキャナーを製造し，その販売に努めてきたことが認めら
れる。しかし，日本版スキャナーはフランス版スキャナーを基にして日本の
道路シーン等のデータを付加するなどしたものであり（前記当事者間に争い
社及びフランス版スキャナーと関係していると対外的に示していること（前
客の要望に応じてカスタマイズしたものであって，原告が日本版スキャナー
に使用する「ＯＫＴＡＬ」及び「ＳＣＡＮｅＲ」はその基となったフランス版
スキャナーないしフランス・オクタル社を表示するものとして需要者に認識
されていると解される。そうすると，日本版スキャナーとフランス版スキャ
ナーが全くの別製品であるとはいえないから，原告の主張を採用することは
できない。
２ 結論
以上によれば，その余の点を判断するまでもなく，原告の請求はいずれも理
由がないから，これらを棄却することとして，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官 長 谷 川 浩 二
裁判官 林 雅 子
裁判官 中 嶋 邦 人