平成21(行ケ)10263審決取消請求事件

平成２２年９月１４日判決言渡
平成２１年(行ケ)第１０２６３号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成２２年７月１３日
判 決
原 告 ジャス・インターナショナル株式会社
被 告 Y
主 文
１ 原告の請求を棄却する。
２ 訴訟費用は，原告の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第１ 請求
特許庁が，無効２００８−８９００７４号事件について，平成２１年８月２１日
にした審決を取り消す。
第２ 当事者間に争いのない事実
１ 特許庁における手続の経緯
被告は，円の中に黒い目と口を配した人の笑顔様図形と，その下に「ＳＭＩＬ
Ｅ ＆ ＳＭＩＬＥＹ」の欧文字を配した構成よりなる別紙「商標目録」記載（１）
の登録商標（以下「本件商標」という。）の商標権者である。
原告は，平成２０年９月１１日，本件商標について，無効審判（無効２００８
−８９００７４号事件）を請求した（以下「本件無効審判請求」という。）。
特許庁は，平成２１年８月２１日，「本件審判の請求は，成り立たない。」
との審決(以下｢審決｣という｡)をし，その謄本は，平成２１年８月２８日，原告
に送達された。
２ 審決の理由
審決の理由は，次のとおり，本件商標は，商標法４条１項７号，同１５号，
同１９号並びに同法３条１項６号に違反して登録されたものでなく，同法４６
条１項１号の規定により無効とすることはできないというものである（別紙審
決書写し参照）。
（１） 本件商標は，商標法４条１項７号の規定に違反して登録されたものと
はいえない。すなわち，
ア 仮に本件商標が，請求人（原告）主張のとおり H が創作・著作したとす
る別紙「商標目録」記載（２）の引用図形に係る著作権に抵触する商標で
あるとしても，そのことをもって，本件商標が商標法４条１項７号の規定
に違反して登録されたものであるとはいえない。
イ また，請求人（原告）の提出する証拠によっては，「ハーベイ・ボール
・ワールド・スマイル財団」（以下「ハーベイ・ボール財団」という。）
については，米国及び我が国において一財団としての活動の事実があると
いうにすぎず，引用図形がハーベイ・ボール財団の行う慈善活動を表示す
るシンボルとして知られていると認めることはできず，本件商標が国際信
義に反して登録されたものであるとはいえない。「スマイル・マーク」が
１９７０年代に米国で流行したとしても，そのことによって，本件商標の
登録が，国際信義に反するということはできない。
（２） 本件商標の登録は，「不正の目的で商標登録を受けた場合」（商標法
４７条 1 項）には当たらないから，同法４条１項１５号の規定に違反してさ
れたことを理由に平成２０年９月１１日にされた本件無効審判請求は，本件
商標の設定登録日である平成１４年１１月２２日から５年以上経過後にされ
たものとして，不適法である。
（３） 商標法が使用許諾制度を採用していることからすれば，他人に使用権
を許諾しその使用料を取得することが，直ちに，「不正の目的」（商標法４
条１項１９号）に当たるということはできない。また，引用図形が，ハーベ
イ・ボール財団及びその関係者の業務に係る商品を表示する商標として広く
知られているとは認められない。したがって，本件商標は，商標法４条１項
１９号の規定に違反して登録されたものであるとはいえない。
（４） 本件商標が商標法３条１項６号の規定に違反して登録されたとの無効
理由については，本件無効審判請求は，本件商標の設定登録日である平成１
２年５月１９日から５年以上経過後にされたものであり，除斥期間が経過し
ている。
第３ 当事者の主張
１ 審決の取消事由に係る原告の主張
審決には，（１）商標法４条１項７号に係る判断の誤り（取消事由１） （２）
，
同条１項１５号に係る判断の誤り（取消事由２），（３）同条１項１９号に係
る判断の誤り（取消事由３），（４）同法３条１項６号に係る判断の誤り（取
消事由４）がある。
（取消事由に共通する前提事情）
（１） 被告は，「スマイル・マーク」の著作者ではないこと
被告は，仏国の「フランス・ソワール」紙が１９７０年当時に「スマイル
・キャンペーン」を行った際の「スマイル・マーク」を盗用して，その商標
登録をした者にすぎず，著作権者ではない。なお，１９６８年ころ被告を含
む３人のフランス人が，アメリカ旅行をした際に「スマイル・マーク」を見
て，帰国後に３人の名前でフランスでの商標登録の出願をしようと約束した
が，被告が単独で「スマイル・マーク」の商標登録出願をした旨の雑誌記事
がある。
また，被告は，すべての「スマイル・マーク」関連商標について，米国特
許庁により「拒絶」されている。
さらに，被告は，米国「Ｐｅｏｐｌｅ Ｗｅｅｋｌｙ」誌において，「自
分はスマイルを創作・著作したことはなく，商標登録をしただけだ。」と告
白している。
（２） 米国人 H が「スマイル・マーク」の著作者であること
「スマイル・マーク」は，１９６３年に米国人 H が創作，著作したもので
ある。すなわち，H の故郷である米国マサチューセッツ州ウスター市の２つ
の保険会社が合併する際，両社の社員の融合を図るために保険会社の副会長
が，当時ウスター州でグラフィック・デザイナーをしていた H にバッジやカ
ード，ポスター等に使える小さなシンボルマークの制作を依頼した。H は，
同依頼に基づき「スマイル・マーク」を制作した。当初，同保険会社は，「バ
ッジ」を顧客に配布していたが，「バッジ」の人気が全米に広まり，米国民
１億人の胸に「スマイル・バッジ」が着けられた。２００１年（平成１３年）
４月１２日，H が死去したときには，全世界の新聞で「スマイルの生みの親」
の死去として紹介された。
ハーベイ・ボール財団は，「スマイル・マーク」の基本マーク（「DESIGNED
BY HARVEY R. BALL USA 1963」と一体となったもの）を米国で商標登録し，
我が国においても「著作権登録」をしている。
（３） 日本での「スマイル・マーク」の登場
日本においては，１９７０年（昭和４５年），「ニコニコ・マーク」，「ラ
ブ・ピース」の大流行とともに，「スマイル・マーク」の人気が高まった。
文具メーカーが「スマイル・マーク」を使用し，文具等の企業２６社が「ラ
ブ・ピース・アソシエーション」を作り，大規模な共同宣伝を行った。その
結果，人気が高まり，「スマイル・マーク」は，知らない者がいないほど著
名になった。
（４） 被告の日本での権利主張
他方，被告は，平成９年ころ，来日し，当時の代理人であった株式会社イ
ングラム（以下「イングラム社」という。）と共同で「記者会見」を行い，
「スマイルは自分が『著作権』と商標権を有している。」，「無断使用者に
は断固たる処置を行う。」旨宣言し，同時に平成９年２月１１日付け及び同
年４月１０日付けの日本経済新聞において，全面広告による警告を行った。
そのため，「スマイル・マーク」関連商標を使用していた日本の企業約３
０社は，多額の支払を強要された。
イングラム社は，平成１０年，株式会社エフエム東京に対し，「被告及び
イングラム社が，詐欺ビジネスを行っている。」旨の放送が営業妨害又は信
用棄損に当たると主張して，損害賠償等を求める訴訟を提起した。２審の東
京高等裁判所は，平成１２年１月１９日，被告は「スマイル・マーク」の創
作者でも著作権者でもなく，「スマイル・マーク」の商標権を有しておらず，
「『国際的詐欺ビジネスの様相を見せ始めている』と形容することも，あな
がち不当ではない」などと指摘して，イングラム社敗訴の判決を言い渡し（東
京高等裁判所平成１１年（ネ）第５０２７号事件），これが広く新聞報道さ
れた。
（５） 原告が支援しているボランティア活動等
原告が支援しているハーベイ・ボール財団は，次のようなボランティア活
動をしている。
ア 平成１４年１１月１８日，伊勢神宮において，俳優「三上眞一氏」参加
の「スマイルの集い」（高齢者対象）を支援した。
イ 平成１４年１２月６日，俳優「児玉清氏」参加の「スマイル・チャリテ
ィーゴルフコンペ」において，１０万円を福祉施設に寄付した。
ウ 平成１４年１２月２６日，俳優「中村雅俊氏」参加の「スマイルの集ま
り」において，７万円を老人ホームに寄付した。
エ 平成１５年２月，伊豆大島での俳優「磯村みどり氏」参加の「スマイル
の集い」において，福祉へ寄付した。
オ 平成１５年４月１日，「手話グループの会」の集いを支援した。
カ 平成１５年４月，音楽家「天地総子氏」参加の老人ホーム訪問を支援し
た。
キ 平成１５年５月１０日，タレント「森末慎二氏」参加の「スマイル若者
集会」を主催した。
ク 平成１５年５月２４日，俳優「愛川欽也氏」参加の「スマイル集会」を
支援した。
ケ 平成１６年７月２３日，「財団法人エイズ予防財団」と共催で，渋谷駅
ハチ公前において，「エイズ予防キャンペーン」を行った。
コ 平成１６年７月２５日，原宿竹下通りにおいて，「エイズ・キャンペー
ン」を行った。
サ 平成１６年８月１５日，原宿竹下通りにおいて，「夏休みの青少年健全
育成」「安心の町スマイル・タウン宣言」を「舛添要一会長」参加で行っ
た。
シ 平成１７年１０月１日，「オカモト」と共同で，「ストップザ・エイズ」
の目的で「スマイル・コンドーム」を発売した。
ス 平成１７年１０月１９日，新宿歌舞伎町において，「オカモト」と共催
して「エイズ・コンサート」を開催した。
セ 平成１７年１２月１日，「ニュース JAPAN」（フジテレビ）の「報道キャ
ンペーン」に協賛した。
ソ 平成１７年１２月２日，「目ざましテレビ」（フジテレビ）の「エイズ
・キャンペーン」に協賛した。
タ 平成２０年８月１５日，原宿竹下通りにおいて，「スマイル・キャンペ
ーン」を行った。
チ 平成２１年５月３日，「サウンドアートフェア南知多」を実施した。
ツ 平成２１年８月２９日，米国大使館において，「スマイル・キャンペー
ン」実施等多数の活動を行った。
（個別的な取消事由の主張）
（１） 取消事由１（商標法４条１項７号に係る判断の誤り）
本件商標は，商標法４条１項７号に違反して登録されたものであるから，
無効である。
ア 「スマイル・マーク」は，H によって，創作・著作され公表されたもの
であるから，これを，創作者・著作者とは何らの関係もない一個人である
被告が，創作者・著作者の承諾を受けずに登録出願してその設定登録を受
けることは，公正な商取引秩序を乱し，国際的な商取引秩序，国際商道徳
に反し，社会の一般道徳観念にも反する。
イ 「スマイル・マーク」は，前記のとおり，米国の１９７０年代を代表す
る歴史的意義を有しており，H の息子の C が代表者を務めるハーベイ・ボ
ール財団などを通じ，慈善活動・ボランティア活動に活用されている。し
たがって，「スマイル・マーク」が，一個人により独占的な権利として保
有されることは，「スマイル・マーク」の有するイメージや国際性に反し，
米国政府等に対する関係で国際信義に反する結果になる。
（２） 取消事由２（商標法４条１項１５号に係る判断の誤り）
「スマイル・マーク」は，その創作・著作者である故 H 及び同人の正当な
承継人，殊にハーベイ・ボール財団及びその関係団体の業務又はそれらの者
から許諾を得て業務を行っている者の業務（「他人の業務」）に係る商品を
表示するものとして，我が国又は外国におけるキャラクター・マーチャンダ
イジング業界に関係する業者（一次需要者）や商品の購入者（二次需要者）
の間に広く認識されている。したがって，本件商標をその指定商品に使用し
ても他人の業務に係る商標と混同を生ずるおそれがあり，本件商標は，商標
法４条１項１５号の規定に違反して登録されたものであるから，無効である。
（３） 取消事由３（商標法４条１項１９号に係る判断の誤り）
また，本件商標は，被告によって「不正の目的」をもってライセンス目的
で使用されており，商標法４条１項１９号の規定に違反して登録されたもの
であるから，無効である。
（４） 取消事由４（商標法３条１項６号に係る判断の誤り）
本件商標は，商標法３条１項６号の規定に違反して登録されたものである
から，無効である。
２ 被告の対応
被告は，適式な呼出しを受けながら，本件口頭弁論期日に出頭せず，答弁書
その他の準備書面も提出しない。
第４ 当裁判所の判断
１ 当裁判所が認定した事実経過
証拠（当裁判所において顕著な事実を含む，当庁平成２１年(行ケ)第１０２
６７号事件，同第１０３３９号事件）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実
が認められる。
（１） 日本においては，昭和４５年ころから，アメリカで既に大流行してい
た「スマイル・マーク」に似た「ニコニコ・マーク」，「ラブ・ピース」が
流行した。
（２） その後，同マークの流行は収まったが，原告は，米国では米国人 H が
「スマイル・マーク」の創作者であるとされていたことから，平成１０年以
降，米国のハーベイ・ボール財団をライセンス元とする「スマイル・マーク」
のライセンス契約を締結し，許諾された「スマイル・マーク」に関するサブ
・ライセンス契約を締結し，現在まで，日本における同マークの商品化事業
を継続してきた。そして，原告は，米国のハーベイ・ボール財団の日本支部
として，「スマイル・マーク」に係る事業を行っている有限会社ハーベイ・
ボール・スマイル・リミテッドの社会的活動を支援している。
（３） 他方，フランス人である被告は，平成９年ころ，来日し，当時の代理
人であったイングラム社と共同で記者会見を行い，イングラム社は，平成９
年２月１１日付け及び同年４月１０日付けの日本経済新聞において，「スマ
イルマークは登録商標です。」「私を勝手に使わないで！」「日本において
スマイルマークを使用される場合は，Y 氏及び弊社の事前承認が必要となり
ます。」などとする全面広告による警告を行った。
その後，当時のイングラム社について「詐欺ビジネスを行っている。」旨
放送した「エフエム東京」に対し，イングラム社は，営業妨害又は信用棄損
に当たるとして東京地方裁判所に提訴したが，２審（東京高等裁判所平成１
１年（ネ）第５０２７号事件）において，平成１２年１月１９日，敗訴判決
の言渡しを受けた。同判決は，①被告は日本において「スマイル・マーク」
の出願をしている者にすぎず，第三者に対して差止請求をし得る商標権者で
はなく，「スマイル・マーク」の創作者でも著作権者でもない，②被告が「ス
マイル・マーク」の創作者，著作権者であり，「スマイル・マーク」が登録
商標であるなどとする広告内容は虚偽であり，イングラム社の許諾なしに「ス
マイル・マーク」を使用することができないことを前提として，イングラム
社が，同人との間でライセンス契約を締結するよう宣伝することは，被告の
詐欺的商法に加担したと言われてもやむを得ない，③被告又はイングラム社
の商法について「国際的詐欺ビジネスの様相を見せ始めている」と形容する
ことも，あながち不当ではないというべきであるなどと認定して，イングラ
ム社の請求を棄却した。同判決は，日本国内において広く新聞報道された。
２ 商標法４条１項７号に係る判断の誤りについて
（１） 原告は，本件商標を構成する図柄が，第三者（故H）の有する著作権の
範囲に含まれることを理由に，本件商標は，商標法４条１項７号に該当する
商標である旨主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり理由がない。
すなわち，登録商標に係る図柄等について，第三者の有する著作物に係る
支分権（複製権，翻案権等）の範囲内に含まれることがあったとしても，商
標法及び著作権法の趣旨に照らすならば，そのことのみを理由として当然に
当該商標が商標法４条１項７号所定の「公の秩序又は善良の風俗を害するお
それがある商標」に該当するものということはできない。そうすると，仮に，
本件において，原告が主張するとおり，１９６３年に故Hが引用図形（別紙「商
標目録」記載（２）引用図形参照）を著作，創作したものであり，本件商標
がその著作権の範囲内に含まれるとしても，そのことのみをもって本件商標
が，商標法４条１項７号に該当するとはいえない。
また，原告が主張するとおり，１９６０年代後半から１９７０年代に，米
国で「スマイル・マーク」が流行し，我が国においても「スマイル・マーク」
がブームを招いたという事情を併せて考慮しても，①H 自身は，「スマイル
・マーク」について商標登録をする意思もなく，第三者が自由に「スマイル
・マーク」を使用することを容認し，金銭的な見返りを求めていなかったも
のと窺えること（当裁判所に顕著な事実・当庁平成２１年(行ケ)第１０３３
９号事件），②原告が「スマイル・マーク」関連商品の商品化事業を日本で
進めるようになったのは，平成１０年２月２日にハーベイ・ボール財団との
間で「スマイル・マーク」のライセンス契約を締結してから以降のことであ
り（当裁判所に顕著な事実・当庁平成２１年(行ケ)第１０２６７号事件，同
第１０３３９号事件），さらに，本件訴訟の原告の主張によっても，原告が
支援しているハーベイ・ボール財団の日本支部による慈善活動等が日本国内
において行われるようになったのは平成１４年以降のことであるから，被告
には，平成８年５月１６日の本件商標の出願当時において，原告主張の慈善
活動等によって形成された「スマイル・マーク」の良好なイメージに便乗す
る意図はなかったと認められることに照らせば，本件商標が，商標法４条１
項７号所定の商標に該当するものであると認めることはできない。
（２） また，原告は，本件商標の登録が米国政府等に対する関係で国際信義
に違反する旨主張する。
しかし，原告の主張は理由がない。すなわち，上記（１）で認定した事情
のほか，本件において，原告が主張する引用図形（別紙「商標目録」記載（２）
「引用図形」参照）が本件商標の登録査定（平成１４年１１月２２日設定登
録）当時の米国において，人気キャラクターであることを超えて，平和のシ
ンボルや慈善活動に使用されるものとして著名であったと認めるに足りる証
拠もないことに照らすならば，たとえ「スマイル・マーク」が１９７０年代
の米国において大流行したという歴史的事実があったとしても，本件商標の
使用が米国政府等に対する関係で国際信義に反するという理由により本件商
標が商標法４条１項７号に該当する商標であるということはできない。
よって，これと同旨の審決の判断に誤りはなく，この点に係る原告の主張
は理由がない。
３ 商標法４条１項１５号に係る判断の誤りについて
原告は，本件商標が商標法４条１項１５号に該当すると主張する。
しかし，原告の主張は理由がない。すなわち，前記認定説示のとおり，原告
が「スマイル・マーク」関連商品の商品化事業を日本で進めるようになったの
は，平成１０年ころ以降のことであるから，平成８年５月１６日の本件商標の
登録出願時において，原告が支援した慈善活動等による「スマイル・マーク」
の良好なイメージに被告が便乗する意図を有することはあり得なかった。また，
前記のとおり，本件訴訟の原告の主張によっても，原告支援の「スマイル・マ
ーク」に係る慈善活動等が日本国内においてされるようになったのは，平成１
４年以降のことであるから，その活動開始から間もない本件商標の登録査定時
（平成１４年１１月２２日設定登録時）において，原告が支援していた慈善活
動等による「スマイル・マーク」の良好なイメージに被告が便乗する意図をも
って本件商標の登録を受けたものであると認めることはできず，他にこれを認
めるに足りる証拠はない。そうすると，たとえ被告が「スマイル・マーク」の
著作者・創作者ではなく，前記１認定のとおりイングラム社敗訴の判決言渡し
等に係る事実経過があるとしても，本件商標の登録が「不正の目的で商標登録
を受けた場合」（商標法４７条１項）に当たると認めることはできない。
よって，本件商標の設定登録の日から５年の除斥期間が経過したことにより，
商標法４条１項１５号を理由とする無効審判請求は不適法であるとした審決の
判断に誤りはなく，原告の主張は理由がない。
４ 商標法４条１項１９号に係る判断の誤りについて
原告は，本件商標は，被告によって「不正の目的」をもってライセンス目的
で使用されており，商標法４条１項１９号の規定に違反して登録されたもので
あるから，無効であると主張する。
しかし，原告の主張は，理由がない。すなわち，前記２及び３で説示したと
ころによれば，たとえ前記１認定のイングラム社敗訴の判決言渡し等に係る事
実経過があるとしても，本件商標は，「不正の目的」をもって使用をするもの
であるとは認められないから，商標法４条１項１９号の規定に違反して登録を
受けたものであるとはいえない。よって，これと同旨の審決の判断に誤りはな
く，原告の主張は理由がない。
５ 商標法３条１項６号に係る判断の誤りについて
原告は，本件商標は，商標法３条１項６号にも該当すると主張する。しかし，
原告による無効審判請求時（平成２０年９月１１日）には，本件商標の設定登
録の日（平成１２年５月１９日）から５年以上が経過しているから，商標法３
条１項６号を理由とする無効審判請求は，商標法４７条１項により不適法であ
る。
よって，これと同旨の審決の判断に誤りはなく，原告の主張は，理由がない。
６ 結論
以上によれば，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。その他，原告は
縷々主張するが，いずれも理由がない。よって，原告の本訴請求は理由がない
から，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
飯 村 敏 明
裁判官
齊 木 教 朗
裁判官
武 宮 英 子
（別紙） 「商標目録」
（１）登録第４６２２４７７号商標（無効２００８−８９００７４号事件）
（ア）商標の構成
（登録第４１０５３０４号商標と同じ）
（イ）登録出願日：平成８年５月１６日
（ウ）設定登録日：平成１４年１１月２２日
（エ）指定商品：第３０類「菓子及びパン」
（２）引用図形