平成18(行ケ)10250審決取消請求事件

平成１９年１１月２８日判決言渡
平成１８年(行ケ)第１０２５０号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成１９年９月２６日
判 決
原 告 コーロン インダストリーズ インク
訴 訟 代 理 人 弁 護 士 上 谷 清
同 永 井 紀 昭
同 萩 尾 保 繁
同 笹 本 摂
同 山 口 健 司
同 薄 葉 健 司
訴 訟 代 理 人 弁 理 士 永 坂 友 康
被 告 キクチカラー株式会社
被 告 株 会
式 社エ ピ ア コ ポ ー ョ
ー ー イ ー レ シ ン
被告 ら訴訟代理人弁理士 谷 良 隆
同 高 宮 城 勝
主 文
１ 原告の請求を棄却する。
２ 訴訟費用は原告の負担とする。
３ この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３
０日と定める。
事 実 及 び 理 由
第１ 請求
特許庁が無効２００５−８０１２７号事件について平成１８年１月１７日
にした審決を取り消す。
第２ 争いのない事実
１ 特許庁における手続の経緯
被告らは，平成１２年５月３１日，発明の名称を「船底塗料用防汚剤およ
びそれに用いる高純度銅ピリチオンの製造方法」とする発明について特許出
願（優先日平成１１年５月３１日，特願２０００−１６１７７４号。以下「
本件出願」という。）をし，平成１６年３月１２日，特許庁から特許第３５
３２５００号として特許権（請求項の数２。以下，この特許権に係る特許
を「本件特許」という。）の設定登録を受けた。
原告は，平成１７年４月２２日，本件特許について特許無効審判請求（無
効２００５−８０１２７号事件）をした。
特許庁は，平成１８年１月１７日，「本件審判の請求は，成り立たな
い。」との審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は，同月２７日，
原告に送達された。
２ 特許請求の範囲
本件特許の特許請求の範囲の請求項１及び２の記載は，次のとおりであ
る（以下，請求項１に係る発明を「本件発明１」，請求項２に係る発明を「
本件発明２」という。）。
「【請求項１】 表面と内部が均一な状態の乾燥ブロックを粉砕することに
より得られる，純度が９７％以上で，平均粒子径が１∼５μｍであるビ
ス（１−ヒドロキシ−２（１Ｈ）−ピリジンチオナト−Ｏ，Ｓ）銅（I
I）（以下銅ピリチオンという）からなる船底塗料用防汚剤。
【請求項２】（１−ヒドロキシ−２（１Ｈ）−ピリジンチオナト−Ｏ，
Ｓ）アルカリ金属水溶液と無機銅（II）塩水溶液を混合して銅ピリチオン
を製造する方法において，
（i）反応系内のｐＨ値が１．６∼３．２の範囲内に保たれるように，両水
溶液を混合反応してスラリーを得，
（ii）次いでこのスラリーを，（i）で使用した無機銅（II）塩の銅換算で
０．５∼１０重量％の銅（II）イオンの存在下に加熱処理すること，
を特徴とする高純度銅ピリチオンの製造方法。」
３ 審決の内容
審決の内容は，別紙審決書写しのとおりである。
その理由の要旨は，審判請求人（原告）の主張に係る無効理由，すなわ
ち，①本件発明１は，本件出願前に頒布された甲１の１（審判甲１・特表平
９−５０６９０３号公報。以下「甲１」という。）に記載された発明と同一
であるから，特許法２９条１項３号に該当し，また，甲１及び甲２（特開平
１０−３００７１号公報）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明
をすることができたものである，②本件発明２は，甲１に記載された発明に
基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとの無効理由
は，いずれも認められないというものである。
なお，審決は，甲１に記載された発明の内容，甲１に記載された発明と本
件発明１，２との一致点及び相違点を，以下のとおり認定した。
(1) 甲１に記載された発明の内容
ア 「銅ピリチオンケーキが容易な製粉化を与えるものである銅ピリチオ
ンからなる塗料用生物致死剤」に係る発明（以下「刊行物発明１」とい
う。）。
イ 「ナトリウムピリチオンを反応器に仕込み，界面活性剤を添加して混
合し，この反応器を４０∼６０分かけて７０℃に加熱し，塩化銅を２ｍ
ｌ／分の添加速度で加熱した反応器へゆっくり加え，反応混合物を連続
的に攪拌し，混合物のＰＨを約４に達するまで監視し，ナトリウムピリ
チオンについて反応が完結するまで成分分析し，反応を通じて７０℃の
一定温度を維持することからなる銅ピリチオンの製造方法」に係る発
明（以下「刊行物発明２」という。）。
(2) 本件発明１と刊行物発明１との対比
（一致点）
「乾燥ブロックから得られる，銅ピリチオンからなる塗料用防汚剤」で
ある点。
（相違点１）
本件発明１は「表面と内部が均一な状態」と規定されているのに対し
て，刊行物発明１にはそのような規定がない点。
（相違点２）
銅ピリチオンの純度について，本件発明１は「９７％以上」と規定され
ているのに対して，刊行物発明１には明確に規定されていない点。
（相違点３）
銅ピリチオンの平均粒子径について，本件発明１は「１∼５μｍ」と規
定されているのに対して，刊行物発明１には明確に規定されていない点。
（相違点４）
塗料用防汚剤について，本件発明１は船底塗料用防汚剤とされているの
に対して，刊行物発明１にはそのような規定がない点。
(3) 本件発明２と刊行物発明２との対比
（一致点）
銅ピリチオンの製造方法において，「（１−ヒドロキシ−２（１Ｈ）−
ピリジンチオナト−Ｏ，Ｓ）アルカリ金属水溶液と無機銅（II）塩水溶液
を混合する」点。
（相違点５）
本件発明２は「（i）反応系内のｐＨ値が１．６∼３．２の範囲内に保た
れるように，両水溶液を混合反応してスラリーを得」る工程と「（ii）次
いでこのスラリーを，（i）で使用した無機銅（II）塩の銅換算で０．５∼
１０重量％の銅（II）イオンの存在下に加熱処理する」工程の２工程で行
うのに対して，刊行物発明２はそのような工程がない点。
（相違点６）
本件発明２は界面活性剤を添加すると記載されていないが，刊行物発明
２は界面活性剤を添加する点。
第３ 当事者の主張
１ 審決の取消事由に関する原告の主張
審決は，本件発明１の新規性の判断の誤り（取消事由１），本件発明１の
進歩性の判断の誤り（取消事由２），本件発明２の進歩性の判断の誤り（取
消事由３）があり，違法として取消しを免れない。
(1) 取消事由１（本件発明１の新規性の判断の誤り）
審決は，本件発明１と刊行物発明１とは，相違点１ないし４（前記第２
の３(2)）のとおり相違すると認定し，本件発明１は刊行物発明１と同一で
あるとはいえないと判断した。
しかし，審決の判断は，以下のとおり誤りである。
ア 相違点１の認定及び判断の誤り
(ア) 物の発明に係る特許請求の範囲の構成に製法が規定されている場
合には，新規性の有無は，製法に関わりなく，最終生産物の同一性の
有無に基づいて判断すべきである（特許庁審査基準第Ⅱ部 第２章新
規性・進歩性６頁１．５．２（３）参照）。
そして，本件発明１には製法に係る構成が記載されているが，その
新規性の有無は，製法に関わりなく，最終生産物が公知であるか否か
だけで判断をしなければならない。しかるに，審決は「表面と内部が
均一な状態の乾燥ブロックを粉砕することにより得られる」との製法
要件を構成要件として考慮に入れて，本件発明１は「表面と内部が均
一な状態」と規定されているのに対し，刊行物発明１にはそのような
規定がない点を相違点１として認定して，本件発明１が新規な技術で
あると判断した点に誤りがある。
(イ) 仮に「表面と内部が均一な状態の乾燥ブロックを粉砕することに
より得られる」との製法に係る記載を発明の構成として考慮すること
が許されるとしても，審決の相違点１の認定には，以下のとおり誤り
がある。
審決は，①「本件明細書中の本件発明１の比較例をみれば，乾燥ブ
ロック表面が，ブロック内部と比べて硬い状態である場合は，本件発
明１の『表面と内部が均一な状態の乾燥ブロック』には該当しないと
判断されることから，本件発明１の『表面と内部が均一な状態の乾燥
ブロック』とは，表面と内部の硬さが同じものであると認められる。
そして，本件明細書には，『表面と内部が均一な状態の乾燥ブロック
』を粉砕すれば，均一な平均粒子径の粉末とすることができると記載
され（段落０００７），平成１７年１１月３０日上申書には，粉砕す
ると大きな塊状物や１μｍ以下の微粒子が殆ど生成せず，平均粒子径
１∼５μｍのものとなると記載されていることからすれば（９頁下か
ら１３行∼下から８行），『表面と内部が均一な状態の乾燥ブロック
』は，これから作成される銅ピリチオンの粒子のバラツキ，すなわ
ち，粒径分布を規定しているものと解することができる。」（審決書
１５頁３行∼１４行），②「甲第１号証には，（顕微鏡での観察によ
れば，粉砕前の）乾燥した針状物の大部分は，比較的狭い粒子径分布
を持つとされている（摘示事項(１-１０)）が，甲第１号証に記載の乾
燥した針状物が，表面と内部が均一な状態であるとは記載されておら
ず，この比較的狭い粒子径分布と本件発明１の表面と内部が均一な状
態との関係，乾燥した針状物を粉砕して得られた粉砕物が，粉砕前に
顕微鏡で観察された粒子径どおりに粉砕されるか否か，あるいは，粉
砕後の粒径分布について，記載も示唆もされていない。」（同１５頁
１５行∼２１行）と判断した。
しかし，審決の判断には，以下のとおり誤りがある。
ａ 本件特許に係る明細書（甲２０。以下「本件明細書」という。）
には，「表面と内部が均一な状態の乾燥ブロック」に関して，表面
と内部の硬さを測定して対比したことについての記載がなく，どの
程度の硬度の一致が「均一な状態」の乾燥ブロックであるとされる
のかについての記載もない。
また，本件明細書には，平均粒子径が１∼５μｍであると記載さ
れているのみであって，粒径分布に関しては何ら言及されておら
ず，本件発明１の粒径分布がどの程度の粒径分布のものを意味して
いるかについて，何ら記載がないにもかかわらず，審決が，「『表
面と内部が均一な状態の乾燥ブロック』は，これから作成される銅
ピリチオンの粒子のバラツキ，すなわち，粒径分布を規定してい
る」ものと解釈できると判断したのは誤りである。
本件発明１の「表面と内部が均一な状態である」とは，得られた
粒子が定性的に「均一な粒子径をもつ」ことを意味すると解すべき
である。
ｂ 他方，甲１の「乾燥した針状物の大部分は，比較的狭い粒子径分
布を持つ」との記載は，乾燥した針状物が高い均一性を持つ粒子群
であること，すなわち，針状物の粒径の偏差が大きくなく，均一で
あることを意味するから，このような均一な粒径の針状物を粉砕す
ると，粉砕後の粒径も均一な粒径を持つものと解される。したがっ
て，甲１の「乾燥した針状物」の「粒径分布」が「狭い」との記載
は，結局，粉砕粒子が定性的に「均一な粒子径を持つ」ことを意味
すると解すべきであり，甲１記載の乾燥した針状物は，「表面と内
部が均一な状態」にある。
刊行物発明１の銅ピリチオンは，以下の理由からも，「表面と内
部が均一な状態」であるといえる。すなわち，甲１９には，「低純
度の銅ピリチオンは，乾燥後のブロックの表面が第１図のごとく凝
集した硬い皮膜が生成し，内部は比較的解れやすいものとなってい
る。それをハンマーミル等で粉砕処理しても，表面の硬い部分は結
晶が充分に解れず大きな塊状物のまま残存することになる。」（８
頁２１行∼２４行）と記載されている。したがって，純度が高けれ
ば，乾燥後のブロックの表面には，硬い皮膜が生成することもな
く，表面と内部が均一な状態になるものといえる。そして，後記の
とおり，刊行物発明１の銅ピリチオンは，９８％以上の純度を有す
るから，「表面と内部が均一な状態」ということができる。
ｃ さらに，「表面と内部が均一な状態の乾燥ブロック」は，粒径分
布を規定するものであるとの審決の判断を前提としても，「表面と
内部が均一な状態の乾燥ブロック」の意味及びその判断基準は，粉
砕の後に得られる銅ピリチオン粒子の平均粒子径が１∼５μｍの範
囲にあるかどうかと同じであるというべきである。後記のとおり，
甲１に記載された発明は，平均粒子径が1∼５μｍである銅ピリチオ
ンの製造が可能であるから，「表面と内部が均一な状態の乾燥ブロ
ック」との構成を満たす。
(ウ) 以上のとおり，審決の相違点１の認定は誤りである。
イ 相違点２の認定の誤り
審決は，①甲１の「生成した銅ピリチオン製品は１５０から２５０セ
ンチポイズの粘度をもち，容易に濾過できた。濾過は３０秒以内で完了
した。得られた銅ピリチオンケーキを，ろ液のイオンがなくなり伝導度
測定で１０００以下になるまで，冷水で洗浄した。ケーキを秤量し，オ
ーブン中で７０℃で乾燥した。約４０から４４ｇの銅ピリチオンが生成
し，これは，銅ピリチオン純度が９８％以上のとき理論量のほぼ１００
％に等しい。」との記載（「摘示事項（１−９）」）は，「銅ピリチオ
ンについて，理論量の１００％が得られたとすれば，純度は９８％であ
るという仮定を示しているものと認められる。甲第１号証には，９８％
という銅ピリチオン純度が実際に測定されたものを記載したものとする
ことはできない」（審決書１４頁１行∼４行），②「請求人が甲第１号
証の実施例１の追試であるとした甲第５号証の実験について，請求人の
提出した平成１７年１０月２７日付け上申書の記載を見ると，使用した
界面活性剤は実験番号第１回∼第３回いずれもTRITON X-100（登録商
標）であり，一方，甲第１号証の実施例１では，POLY-TERGENT 2A-IL非
イオン系界面活性剤，POLY-TERGENT SLF-18非イオン系界面活性剤及びTR
ITON X-100非イオン系界面活性剤を混合したものを使用しており，甲第
１号証の実施例１とは，使用した界面活性剤が異なっているから，少な
くともその点で甲第５号証の実験は，甲第１号証の実施例１の真正な追
試であるとはできない」（審決書１５頁２１行∼２９行）ので，「甲第
５号証又は甲第１０号証の結果をもって，甲第１号証に本件発明１のも
のと同程度の純度をもつ銅ピリチオンが記載されているとすることはで
きない」（同１７頁２４行∼２６行）として，本件発明１は，銅ピリチ
オンの純度について「９７％以上」と規定されているのに対し，刊行物
発明１には明確に規定されていない点（相違点２）で，両発明は相違す
ると認定した。
しかし，審決の認定には，以下のとおり誤りがある。
(ア) 甲１の記載内容
ａ 甲１には，「反応混合物を連続的に攪拌し，混合物のＰＨをそれ
が約４に達するまで監視し，フラスコ中のナトリウムピリチオンに
ついて反応が完結したことを示す０．０％に達するまで成分分析を
した。」（１２頁１５行∼１８行），「濾過は３０秒以内で完了し
た。得られた銅ピリチオンケーキを，ろ液のイオンがなくなり伝導
度測定で１０００以下になるまで，冷水で洗浄した」（１２頁２１
行∼２３行）との記載がある。これらの記載は，反応原料である「
ナトリウムピリチオン」が「反応が完結したことを示す０．０％に
達」したこと（反応が１００％完了したこと），濾過及び水洗浄工
程を経ることによって無機塩などの不純物の含量が伝導度１００
０（ｕｓ／ｃｍ）以下の水準，すなわち０．０５％以下の水準に除
去され，その結果，高純度の銅ピリチオンが製造されたことを示し
ている。すなわち，通常，普通の水の場合，伝導度の約１／２ｐｐ
ｍ程度をイオンの濃度とみなし，水の伝導度が１０００（ｕｓ／ｃ
ｍ）（２５℃）である場合，溶解固形分(イオン含量)は５００ｐｐ
ｍ（０．０５％）に相当するものとみなすことができるので（甲２
９），実施例１で得られた伝導度１０００の場合では，最大０．０
５％程度であるから，多く見積ったとしても１％を超えることはあ
り得ず，結局銅ピリチオン生成物の純度は少なくとも９８％以上に
なるということかできる。
したがって，上記記載に引き続く，甲１の「約４０から４４ｇの
銅ピリチオンが生成し，これは銅ピリチオン純度が９８％以上のと
き理論量のほぼ１００％に等しい。」（１２頁２３行∼２５行）と
の記載は，理論量の１００％の反応が完了して，銅ピリチオンの純
度が９８％以上に相当することを意味している。
そして，甲１の２（甲１に対応する米国特許第５５４０８６０号
明細書）には，「About 40 to 44 grams of copper pyrithione was
produced which is equivalent to almost 100% of theoretical w
ith a copper pyrithione purity of above 98%」との記載があり，
これは，「約４０∼４４グラムの銅ピリチオンが得られた。これは
理論量のほぼ１００％に等しい量であって，また銅ピリチオンの純
度が９８％以上となる。」との意味であることに照らしても，９８
％以上の純度をもつ銅ピリチオンが製造されたことが確認できる。
ｂ 以上のとおり，甲１の「濾過は３０秒以内で完了した。得られた
銅ピリチオンケーキを，ろ液のイオンがなくなり伝導度測定で１０
００以下になるまで，冷水で洗浄した」，「約４０から４４ｇの銅
ピリチオンが生成し，これは銅ピリチオン純度が９８％以上のとき
理論量のほぼ１００％に等しい。」との記載は，理論量の１００％
が得られ，この場合の銅ピリチオンの純度が９８％以上であること
を意味するから，審決が，甲１には「９８％という銅ピリチオン純
度が実際に測定されたものを記載したものとすることはできない」
と認定した点に誤りがある。
(イ) 甲１の実施例を追試した甲５の実験について
ａ 甲１には，「イオン交換反応において銅塩，ピリチオン塩及び前
記キャリアーからなる反応混合物を反応させることを特徴とするゲ
ルのない銅ピリチオン溶液または分散液の製造方法であって，前記
反応は少なくとも一つの界面活性剤の安定化有効量の存在下で行わ
れ，前記界面活性剤の総量は前記キャリアー中でゲルの生成を防止
または抑制するに十分な量であることを特徴とする製造方法」（特
許請求の範囲の請求項１）が記載され，その方法において用いられ
る界面活性剤の態様として，「以下に掲げた例から選ばれる単独，
または二，三，または四つの界面活性剤の組み合わせのどのような
ものも好適に使用できる。（ａ）アルコキシ化直鎖アルコール（例
えば，POLY-TERGENT SLF-18界面活性剤，Olin Corporationの製
品），（中略），エトキシ化直鎖アルキルベンゼン（例えば，TRITO
N X-100界面活性剤，Union Carbideの製品）および（中略）を含む
非イオン系，（ｂ）アルキルジフェニルエーテルジスルフォネー
ト（例えば，POLY-TERGENT 2A1界面活性剤，Olin Corporationの製
品），（中略）を含むアニオン系，（ｃ）アルキルトリアンモニウ
ムハライド（中略）を含むカチオン系，および（ｄ）ポリグリコー
ルエーテル誘導体（中略）を含む両性系」（１０頁４行∼１１頁８
行）との記載がある。この記載によれば，甲１記載の銅ピリチオン
粒子の製造に当たって，例示された界面活性剤の１種を単独で使用
できることが開示されている。
ｂ 一方，甲５の実験を行った当時，甲１の実施例１記載の３種の界
面活性剤のうち，「POLY-TERGENT 2A-1Lアニオン系界面活性剤」及
び「POLY-TERGENT SLF-18非イオン系界面活性剤」の登録商標名の製
品は，既に生産中止になっており，通常の方法では入手することで
きなかったため，甲１の実施例１に沿った完全な再現試験を実施す
ることはできなかった。そこで，甲５の実験は，入手し得た界面活
性剤，すなわち「TRITON X-100非イオン系界面活性剤」のみを用い
て，その他の手順は実施例１に記載された方法に基づいて銅ピリチ
オン粒子を製造し，その方法により得られた銅ピリチオン粒子の乾
燥ブロックの外観を観察し，その乾燥ブロックを粉砕して銅ピリチ
オン粒子の平均粒子径，銅ピリチオンの純度を測定した。したがっ
て，甲５の実験は，甲１に記載された発明の実施例のうちの１つに
沿って行った追試であるということができ，得られた銅ピリチオン
粒子は，実質的に甲１に記載された発明の方法により製造された物
質であると認定することができる。
ｃ 以上によれば，甲５の実験の結果得られた銅ピリチオン粉体が，
界面活性剤１種のみを使ったものであることをもって，甲１の実施
例１の真正な追試実験ではなく，ひいては，甲１に記載された発明
の方法により製造された物質であるとはいえないとした審決の認定
は誤りである。
そして，甲５の実験に基づいて製造された銅ピリチオンの純度の
算出結果（甲１０の１・２）によれば，純度は９９％であり，本件
発明１の純度の規定範囲に入る。
(ウ) 甲１の実施例を追試した甲２６の１，２７の１の実験について
ａ 原告は，POLY-TERGENT 2A-1Lと同一の化学物質名(sodium dodecyl
diphenyl ether disulfonate)を有する「ア二オン系界面活性剤Ele
minol MON-7（Sanyo Chemical Industries製造）」，POLY-TERGEN
T SLF-18と同一のＣＡＳ番号（No. 68551-13-3）を有する「非イオ
ン系界面活性剤Plurafac RA-30(BASF Corporation製造)」及び「非
イオン系界面活性剤TRITON X-100」の３種の界面活性剤を用いて，
甲１の実施例１に記載された発明を追試した（甲２６の１，２７の
１。以下「甲２６の実験」という。）。
甲２６の実験結果を参照すると，甲１の実施例１に記載された方
法によって製造された銅ピリチオンの乾燥ブロックは，「表面と内
部とが均一」であり，また，乾燥ブロックを粉砕して得た銅ピリチ
オン粒子の銅ピリチオンの「純度は９９％」であって，本件発明１
の純度の規定範囲に入るものであり，その銅ピリチオンの平均粒子
径は４.７∼４.９μm（再現実験１∼３の場合）及び３.９μｍ（再
現実験４の場合）であって，本件発明１の平均粒子径の規定範囲に
入る。
ｂ 甲２６の実験に使用された３種の界面活性剤の混合物が，甲１の
実施例１に記載された３種の界面活性剤と同一ものであることは，
次のとおりである。
甲２８（オ スォン グン教授作成の鑑定書及び添付資料）によ
れば，「POLY-TERGENT 2A-1L」の化学物質名が「dodecyl diphenyl
ether sodium disulfonate」であり，その化学物質名に対応する化
学物質に関して検索した結果である添付資料６ないし１２によれ
ば，「POLY-TERGENT 2A-1L」と「Eleminol MON-7」は，その化学物
質名が同一の化学物質であることが確認できたこと，アメリカ化学
協会(American Chemical Society)所属のＣＡＳ(Chemical Abstract
s Service)で運営している化学分野の引用索引(Science Citation I
ndex; SCI)データベースの検索の結果，「POLY-TERGENT SLF-18」は
ＣＡＳ番号(CAS Registry Number)が「68551-13-3」である化学物質
であり，KOLON生命科学株式会社でその代替界面活性剤として使っ
た「Plurafac RA-30」はその製造会社 BASF Corporationから提供さ
れる生産物情報検索の結果からみて，同一のＣＡＳ番号を有する化
学物質であることを確認できたこと，そして，ＣＡＳ番号が同じで
あれば，同一化合物質であると認定できるとの鑑定がされているこ
とを参照すると，それぞれの界面活性剤は，それぞれ実質的に同一
化学物質であるということができる。すなわち，代替界面活性剤が
化学物質名，ＣＡＳ番号により実質的に同一化学物質であることが
確認されるので，結果的に甲２６の実験に使われた３種の界面活性
剤の混合物が甲１の実施例１に記載された３種の界面活性剤と同一
のものである。
なお，「POLY-TERGENT 2A-1L」と「Eleminol MON-7」は，「sodiu
m dodecyl diphenyl ether disulfonate」という名称をもつ化学物
質で，アニオン系の界面活性剤であり，その化学構造において，界
面活性剤としての役割をするアニオンactive site（活性部位）は「
SO 3-」部分であり，「C12H25」部分は界面活性剤のactive site（活性
部位）ではないため，「C12H25」部分が，linear(直鎖状)か，branche
d(分岐状)かは重要ではない。
また，「Plurafac RA-30(BASF)」のＣＡＳ番号は，ＢＡＳＦ社の
インターネット出力物(甲２８の１の添付資料８)には「68551-13-
3」と記載されており，ＢＡＳＦ社のＭＳＤＳ(乙８)には「120313-4
8-6」と記載されているが，同一化学物質に対して二つ以上の異なる
ＣＡＳ番号が付与され得るものである。そして，「Plurafac RA-30(
BASF)」という製品は，一つの化学物質と特定できる物質であり，「
POLY-TERGENT SLF-18」の同等品（非イオン系界面活性剤）である。
その化学構造において，linear(直鎖状)か，branched(分岐状)かと
いう問題は「C12-15H25-31」部分に関するものであるが，この部分は界面
活性剤のactive site（活性部位）ではないため，それがlinear(直
鎖状)又はbranched(分岐状)かは重要でない。このように界面活性剤
においてactive site（活性部位）でない部分がlinear(直鎖状)か，
branched(分岐状)かが重要でないことは，甲２８の１の添付資料６
に，linear状の「POLY-TERGENT SLF-18」とlinear状とbranched状の
混合物である「LORODAC L6S50(SASOL)」が同じＣＡＳ番号である「6
8551-13-3」と記載されている点からも確認できる。
ｃ 被告らは，後記のとおり，甲２６の実験に基づく新たな追試実験
の結果の提出は，時機に後れて提出されるもので，民事訴訟法１５
７条１項により，却下されるべきであると主張するが，新たな無効
事由を主張しているわけでも，審判手続で提出した引用例と異なる
新しい引用例を提出しようとしているわけでもなく，甲１の実施例
を追試した上で，その結果をまとめた甲５ないし１０を補足するも
のであり，甲１に記載された発明をより正確に理解するためのもの
であるから，審決取消訴訟の審理範囲の制限に反するものでもな
い。原告は，甲５の実験では甲１の実施例の追試として不十分であ
るとした審決の判断を考慮して，補充的な再実験をした結果を証拠
として提出しようとしているものであり，原告には審決後に新たな
実験をせざるを得ないというやむを得ない事情が存在する。また，
原告は，誠意を持って訴訟対応をしており，本件訴訟の進行が格別
遅延しているというような客観的な状況は存在せず，新たな追試実
験の結果を証拠として提出することが，「これにより訴訟の完結を
遅延させることとなる」ものでもない。したがって，民事訴訟法１
５７条１項の規定の趣旨に照らしても，甲２６の実験に基づく新た
な追試実験の結果を証拠として提出することは許されるべきであ
る。
(エ) 被告らは，後記のとおり，乙７に基づく甲１の実施例の追試実験
の結果によれば，製造された銅ピリチオンは，「純度」及び「平均粒
子径」のいずれの点でも，本件発明１の規定範囲外にあると主張す
る。 しかし，被告主張の追試実験によって得られた銅ピリチオンの
粘度は，甲１に記載された１５０∼２５０ｃｐ（センチポイズ）をは
るかに上回り，ろ過が３０秒以内に完了しなかったこと，粉砕工程が
ないことなどに照らすならば，被告主張の追試実験は，甲１の実施例
を正確に実施したものとはいえない。
(オ) 以上のとおり，審決の相違点２の認定は誤りである。
ウ 相違点３の認定の誤り
(ア) 甲１には，「乾燥したピリチオン粒子の形を顕微鏡で調べ，針状
であることがわかり，また乾燥した針状物の大部分は，比較的狭い粒
子径分布をもつことが判った。使用する界面活性剤のタイプを変える
ことにより，より対称な結晶形をもつ非針状円板形が製造されること
がわかった。円板状物は，針状形にくらべ表面積が増加していること
および生物致死性が高められていることゆえに，塗料のような製品に
使用されるには有利な形状であると期待される。円板状はまた，好ま
しい嵩密度，分散性および／または使用する前の次工程で容易な製粉
化を与えるので，銅ピリチオンにとって好都合な形状である。好まし
くは，円板状物は約０．６５以下の平均球形度をもち，少なくとも約
２ ミクロン で１５ ミクロンより小さい体 積メヂアン相当球径 を も
つ。」（１２頁２６行∼１３頁７行）との記載がある。上記記載は，
針状粒子の粒子径の実寸に関し明示するものではないが，円板状の粒
子の粒子径について「少なくとも約２ミクロンで１５ミクロンより小
さい体積メヂアン相当球径をもつ」ことが好ましいと記載されている
ので，甲１には，針状粒子の粒子径が２∼１５ミクロン程度の体積メ
ジアン相当球径程度のものが製造されたことが記載されているに等し
いか，少なくとも好ましいことが開示され，それを製造することが容
易であることが示唆されている。
(イ) 甲１の実施例を追試した甲５の実験に基づいて製造された銅ピリ
チオン粒子の粒子径測定結果（甲９の１・２）によれば，その粒子径
は，表面積加重平均粒子径が２．５４μｍであり，また，体積加重平
均粒子径が３．６９５μｍで，１∼５μｍの範囲であるのが確認でき
る。したがって，甲１に，実施例１の方法により製造された銅ピリチ
オン粒子の粒子径は直接的には記載されていないとしても，甲５の実
験に基づいて，平均粒子径が本件発明１において規定する銅ピリチオ
ンの粒子径の範囲１∼５μｍに入ることが確認されたのであるから，
平均粒子径の寸法において，本件発明１と甲１に記載された発明とは
実質的に差異がない。
(ウ) また，前記イ(ウ)ａのとおり，甲１の実施例を追試した甲２６の
実験に基づいて製造された銅ピリチオンの平均粒子径は４.７∼４.９
μm（再現実験１∼３の場合）及び３.９μｍ（再現実験４の場合）で
あって，本件発明１の平均粒子径の規定範囲に入ることが確認されて
いる。
(エ) 以上のとおり，審決の相違点３の認定は誤りである。
エ 相違点４の認定の誤り
(ア) 甲１に，銅ピリチオンを塗料成分とすること（４頁８行∼１７
行），「銅ピリチオン溶液または分散液の製造中このゲル化または増
粘問題を避け，銅ピリチオンを製造する新規な方法が，生物致死剤製
造業界により強く望まれている。本発明はそれに対し解決策を提供す
る。」（４頁２６行∼２８行）との記載がある。
そして，銅ピリチオン粒子を船底塗料用防汚剤として用いること
は，本件出願の優先日前，周知であったこと（例えば，本件明細書の
段落【０００２】，甲２の段落【０００１】，【０００２】，【００
３９】，【００４０】）に照らすならば，当業者であれば，甲１に記
載された発明が，生物致死剤製造界（例えば，その代表的なものとし
て，船底に付着する生物による汚染を防除するための塗料として用い
る防汚剤を製造する技術分野）で使用する銅ピリチオンの製造に関す
る技術であることは自明である。
(イ) 以上のとおり，甲１には，銅ピリチオンの船底塗料用としての用
途が実質的に記載されているといえるから，本件発明１は船底塗料用
防汚剤とされているのに対して，刊行物発明１にはそのような規定が
ない点（相違点４）で，両発明は相違するとした審決の認定は誤りで
ある。
(2) 取消事由２（本件発明１の進歩性の判断の誤り）
審決は，①相違点１について，「甲第１号証には，本件発明１の表面と
内部が均一な状態の乾燥ブロック，又は，表面と内部が均一な状態の乾燥
ブロックを粉砕して得られた銅ピリチオン粒子と同等のものを得ることに
ついて記載ないし示唆はされていないので，刊行物発明１の乾燥ブロック
において，その表面と内部を均一な状態とするという構成を採用すること
は，当業者が容易に想到し得るものではない。」，「また，甲第２号証に
は，塗料組成物において防汚剤として銅ピリチオンを使用し得ることが記
載されているのみであり，甲第２号証の記載を参酌しても，刊行物発明１
の乾燥ブロックにおいて，その表面と内部を均一な状態とするという構成
を採用することは，当業者が容易に想到し得るものではない。」（以上，
審決書１６頁８行∼１８行），②相違点３について，「本件発明１におい
て，銅ピリチオンの平均粒子径を『１∼５μｍ』とすることによって，船
底塗料に用いる際に塗料がゲル化，ブツの発生や塗膜の亀裂を起こすこと
がないという効果を奏するものである。」，「これに対して，刊行物１に
は，・・・銅ピリチオン円板状物の体積メヂアン相当径は好ましくは約２
∼１５ミクロンとなるという仮定を示しているにすぎず，約２∼１５ミク
ロンという体積メヂアン径は，本件発明１の銅ピリチオンの平均粒子径『
１∼５μｍ』と重複する部分はあるが，相違点１で検討したとおり，刊行
物１には，表面と内部が均一な状態の乾燥ブロックを粉砕して得られた均
一な１∼５μｍの平均粒子径の銅ピリチオン粒子を得ることについて記載
ないし示唆はされておらず，また，刊行物１の記載から，本件発明１の構
成を採用した際に，船底塗料に用いる際に塗料がゲル化，ブツの発生や塗
膜の亀裂を起こすことがないという効果を奏することも，当業者が予測し
得るものではない。」，「・・・甲第６号証又は甲第９号証の実験も，甲
第５号証と同じ条件下の実験であるから，相違点１でも検討したとおり，
甲第１号証の実施例１の真正な追試であるとはできないので，それらの実
験によって甲第１号証に記載の銅ピリチオンの平均粒子径が，本件発明１
の銅ピリチオンの『１∼５μｍ』の範囲内にあることを立証することはで
きない。」，「さらに，甲第２号証には，塗料組成物において防汚剤とし
て銅ピリチオンを使用し得ることが記載されているのみであり，甲第２号
証の記載を参酌しても，刊行物発明１の銅ピリチオンの平均粒子径を１∼
５μｍとするという構成を採用することは，当業者が容易に想到し得るも
のではない。」（以上，同１６頁２７行∼１７頁１８行），③「相違点１
及び３が上記のとおり，当業者が容易に想到し得るものではないので，相
違点２及び４について検討するまでもなく，本件発明１は，甲第１号証に
記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたもの
とすることはできない。」（同１６頁１９行∼２２行）と判断した。
しかし，審決の判断は，以下のとおり誤りである。
ア 前記(1)アないしウのとおり，審決認定の相違点１ないし３は相違点で
あるとはいえないので，審決の容易想到性の判断は，この点において誤
りがある。
相違点３について，審決は同相違点に係る本件発明１の構成を採用す
ることによって，「船底塗料に用いる際に塗料がゲル化，ブツの発生や
塗膜の亀裂を起こすことがない」という効果が奏せられる旨説示する。
しかし，銅ピリチオン粒子を船底塗料用防汚剤として用いることは，本
件出願の優先日前に周知のことであり，また，防汚剤の粒子径が小さけ
ればゲル化が起こり，他方，大きい粒子を含んでいて不均一であれば，
ブツができることは，当業者であれば当然に予測できる。すなわち，小
さくもなく大きくもない，均一な粒子径範囲を有する銅ピリチオン粒子
であれば，その結果として，ゲル化が防止され，また，ブツの発生が防
止されることは，当業者であれば容易に予測できるところであり，格別
な作用効果とはいえない。
相違点４については，「甲第２号証には，防汚剤として銅ピリチオン
を使用した塗料組成物を，船底部に使用し得ることが記載されているの
で，刊行物発明１の銅ピリチオンを船底塗料用防汚剤に使用することは
格別の創意を要しない」（審決書１７頁２７行∼３０行）ものであるこ
とは審決の判断するとおりである。
イ したがって，甲１の実施例を追試した甲５の実験及び甲２６の実験に
より得られた銅ピリチオン粒子の測定結果を参照すると，当業者であれ
ば，甲１に記載された発明及び甲２に記載された事項に基づいて，容易
に本件発明１を発明することができたものであり，これを否定した審決
の判断は誤りである。
(3) 取消事由３（本件発明２の進歩性の判断の誤り）
ア 相違点５の認定の誤り
審決は，本件発明２は，「（i）反応系内のｐＨ値が１．６∼３．２の
範囲内に保たれるように，両水溶液を混合反応してスラリーを得」る工
程と「（ii）次いでこのスラリーを，（i）で使用した無機銅（II）塩の
銅換算で０．５∼１０重量％の銅（II）イオンの存在下に加熱処理す
る」工程の２工程で行うのに対して，刊行物発明２はそのような工程が
ない点」（相違点５）で相違すると認定した。
しかし，審決の認定は，以下のとおり誤りである。
(ア) 甲１には，「反応のための適切なＰＨは，１から１２，より好ま
しくは約３から約８，最も好ましくは約４から約５である。」（１１
頁２１行∼２３行）と記載され，「（i）反応系内のｐＨ値が１．６∼
３．２の範囲内に保たれるように，両水溶液を混合反応してスラリー
を得る」工程が開示されている。
(イ) また，甲１には，「２４０ｇの水性ナトリウム２−メルカプトピ
リジンＮ−オキシド（１７．３％の乾燥固形分を持つ，ここではナト
リウムピリチオンと呼ぶ）溶液を５９９ｍｌ，四つ口，丸底フラスコ
反応器に仕込む。（中略）。塩化銅（２４．４ｇの固形塩化銅２水和
物を含む２０％水溶液）を，２ｍ１／分の添加速度で加熱した反応器
へゆっくり加えた。」（実施例１，１２頁４行∼１５行）と記載され
ている。この記載によれば，混合される銅塩は，ピリチオン塩水溶
液（２４０ｇ）に含まれたナトリウムピリチオンの固形分量（２４０
ｇ×０．１７３／１４９．１７＝０．２７８ｍｏｌ）と銅塩（塩化銅
２水和物）の量（２４．４ｇ／１７０．４８＝０．１４３ｍｏｌ）を
考慮すると，過剰添加される銅の量は置換反応に要求される銅塩のモ
ル（０．２７８／２＝０．１３９）を基準として約２．９モル％（（
０．１４３−０．１３９）／０．１３９＝０．０２９）となるから，
甲１には，銅塩のモルを基準として約２．９モル％の銅（ＩＩ）イオ
ン の存在下 に，加熱 された反応容器にゆっくり 加えること， つ ま
り，「加熱処理すること」が開示されているといえる。
(ウ) そうすると，甲１においては，「（i）反応系内のｐＨ値が１．６
∼３．２の範囲内に保たれるように，両水溶液を混合反応してスラリ
ーを得る」工程に加えて，「（ii）次いでこのスラリーを，（i）で使
用した無機銅（II）塩の銅換算で０．５∼１０重量％の銅（II）イオ
ンの存在下に加熱処理する」工程を有しているといえる。
イ 相違点６の容易想到性の判断の誤り
(ア) 甲１に「本発明は，一般に銅ピリチオンの製造方法に関するもの
で，より詳しくは，界面活性剤を使用しゲルのない銅ピリチオン分散
液を製造する方法に関する。」（４頁３行∼４行）との記載があるこ
とに照らすならば，従来の銅ピリチオンの製造方法は，界面活性剤を
使用していなかったのであり，甲１の銅ピリチオンの製造方法は，界
面活性剤を使用し，しかも，特定の界面活性剤を使用することによ
り，従来の銅ピリチオンの製造方法の欠点を改善するものである。
そして，高純度で，粒径分布が均一な銅ピリチオン粒子が甲１記載
の製造方法によっても製造できることは前述のとおりであるから，本
件発明２の奏する作用効果は，甲１の記載に基づけば当業者が容易に
予測できる程度のものというべきである。
(イ) したがって，甲１の銅ピリチオンの製造方法において，界面活性
剤を使用しないようにすること（相違点６に係る本件発明２の構成）
は，当業者が容易に想到し得たといえる。
ウ 小括
以上のとおり，審決には相違点５の認定及び相違点６の容易想到性の
判断に誤りがあるから，本件発明２が，甲１に記載された発明に基づい
て当業者が容易に発明をすることができたとはいえないとした審決の判
断は誤りである。
２ 被告らの反論
(1) 取消事由１に対し
ア 相違点１について
(ア) 「表面と内部が均一な状態での乾燥ブロックを粉砕」での「粉
砕」は，製造方法という程のものではなく，物の形態変化を表すにす
ぎないから，本件発明１の請求項１はプロダクト・バイ・プロセスク
レームに該当しない。
(イ)ａ 表面と内部が均一な状態であるか，不均一な状態であるかは，
肉眼で判るものであり，表面と内部の硬さを計器で測定するまでも
ない。原告が主張するような，表面と内部の硬さの測定や対比，ど
の程度の硬度の一致が「均一な状態」の乾燥ブロックであることに
ついて本件明細書に記載があるかどうかによって影響されるもので
はない。
「表面と外部が均一な状態の乾燥ブロック」を粉砕すれば，「粒
径分布（正規分布）」を有する銅ピリチオン粒子（粒子径が連続し
たサイズを有する集合体の場合に当てはまるもの）が得られる。銅
ピリチオン粒子の「表面と内部が均一な状態」であるとは，それを
粉砕すると，粒子径分布が連続的（すなわち粒子径分布で議論でき
る）範囲にあり，塗料に配合した場合，スプレイノズルを詰まらせ
るような銅ピリチオンの大きな塊状物や製造時粉塵が飛散してそれ
を作業者が吸入してしまうような微粉末が混入してくることのない
銅ピリチオン粉末を得るために必要な要件である。
したがって，ノズルを詰まらせるような大きな塊状物を混入させ
ないという意味において，「表面と内部が均一な状態の乾燥ブロッ
クは，粒径分布を規定するものである」とした審決の認定に誤りは
ない。
ｂ なお，原告は，「表面と内部が均一な状態の乾燥ブロック」との
構成（相違点１に係る本件発明１の構成）は，「平均粒子径が1∼５
μｍ」という構成（相違点３に係る本件発明１の構成）と同義であ
ると主張する。しかし，銅ピリチオンの船底塗料が海棲生物に対し
防汚効果を示すには，塗膜からの一定量以上の銅ピリチオンの溶出
が必要であり，同じ粒径の銅ピリチオンでも，冷水域と温水域では
その溶出量が異なるが，本件発明１の平均粒子径１∼５μｍの銅ピ
リチオン粒子は，冷水域から温水域においても海棲生物に対し防汚
効果を発揮するに十分な粒子径であり，船底塗料の防汚効果と寿命
の観点においても重要な要素である。したがって，「表面と内部が
均一な状態の乾燥ブロック」及び「平均粒子径が1∼５μｍであるこ
と」は個々に粒径分布を規定するものであり，それぞれ異なる技術
的意義を有するから，原告の主張は失当である。
(ウ) 甲１の「乾燥した針状物の大部分は，比較的狭い粒子径分布を持
つ」との記載は，単に得られた針状物の粒子径が比較的揃っていると
いうだけのことで，大部分以外のものは，狭い粒子径分布にはないも
のと解され，平均粒子径が特定の範囲にあることを示唆するものでは
なく，ましてやその中にスプレーノズルの孔を詰まらせる可能性のあ
るような大きなサイズの塊状物や飛散微粒子の混入を防止した粉末を
示すものではない。したがって，甲１記載の乾燥した針状物は，「表
面と内部が均一な状態」にあるとはいえない。
イ 相違点２について
(ア)ａ 甲１の２の該当部分についての原告主張の翻訳は誤りであり，
正しくは，「これは銅ピリチオンの純度が９８％以上であれば理論
量のほぼ１００％に等しい。」と翻訳されるべきである。平成１５
年１０月２０日付け意見書（乙１）に記載のとおり，４１．５２ｇ
の原料ナトリウムピリチオンからの銅ピリチオンの理論生成量は，
４４．２９ｇであり，生成物の純度が１００％とすると生成物の重
量約４０ｇは理論量の９０％となり，生成物の重量４４ｇは理論量
の９９％になる。仮にこの生成物の純度が９８％であるとすると，
収率は，９２∼１０１％という計算になる。以上のとおりであっ
て，甲１と甲１の２に記載されている内容は，生成物の純度が９８
％以上のとき収率は理論量のほぼ１００％に等しいという趣旨であ
って，現実に純度９８％以上の銅ピリチオンを得られたという趣旨
ではない。
ｂ 原告は，甲１には，実施例１に濾過及び水洗浄工程を経ることに
よって無機塩などの不純物の含量が伝導度１０００（ｕｓ／ｃｍ）
以下，すなわち０．０５％以下の水準に除去されたことが記載され
ているから，結局銅ピリチオン生成物の純度は少なくとも９８％以
上になると主張する。しかし，原告主張の銅ピリチオンの水洗濾液
の伝導度測定は，不純物がすべて水に易溶性で，かつ，それが水不
溶性の目的物の結晶中に内包されていない場合におけるものであっ
て，実施例１のように，水不溶の銅ピリチオン結晶中に無機塩など
の不純物が内包されている場合は当てはまらない。濾過後の伝導度
が１０００（ｕｓ／ｃｍ）以下になるまで水洗浄しても，結晶表面
の不純物が除去されるだけで，水洗のみで生成時に同時に存在する
塩分等を簡単に除去することは難しく，伝導度が１０００（ｕｓ／
ｃｍ）以下になったからといって９８％以上の高純度のものが得ら
れたとはいえない。
(イ) 原告は，甲１には，例示された界面活性剤の１種を単独で使用で
きることが記載されているので，甲１記載の「TRITON X-100非イオン
系界面活性剤」のみを用いて，その他の手順は実施例１に記載された
方法に基づいて銅ピリチオン粒子を製造した甲５の実験は，甲１の実
施例の正確な追試に該当すると主張する。しかし，甲１の実施例１で
使用されている界面活性剤は，「POLY-TERGENT 2A-1Lアニオン系」
と，「POLY-TERGENT SLF-18」及び「TRITON X-100」各非イオン系との
混合物であるのに対し，甲５の実験は，１種の非イオン系活性剤のみ
を用いている点において追試の条件を充たしていない。また，甲１に
係る特許出願の出願人（オリン コーポレーション）は，平成１０年
審判第１８１１２事件における平成１２年３月９日付け意見書（乙
２）で，「本願発明は，・・・界面活性剤の総量が溶液または分散液
の０．０５∼１０重量％，界面活性剤がアニオン系活性剤と非イオン
系活性剤の組み合わせ，という特定の組み合わせによって，上記の欠
点を克服したものであり，それによってゲルのない銅ピリチオン溶液
または分散液を製造して得られた生物致死剤組成物に関するものであ
ります。・・・アニオン界面活性剤単独の場合にはゲル化が起ります
が，界面活性剤を併用する本願発明ではゲル化が起らないという顕著
な効果が達成されます。」（４頁１行∼１６行）と主張し，その上
で，甲１に係る発明が特許された（乙３）。このような甲１に係る出
願経過に照らすと，界面活性剤が単独で使用してもよい旨の甲１の記
載は便宜的なものであり，一つの界面活性剤の使用をもって二系統の
界面活性剤を使用している実施例１の追試であるとの原告の主張は失
当である。
(ウ)ａ 原告は，甲１の実施例１に記載された発明を追試した甲２６の
実験結果によれば，実施例１に記載された方法によって製造された
銅ピリチオンの乾燥ブロックは，「表面と内部とが均一」であるこ
と，乾燥ブロックを粉砕して得た銅ピリチオン粒子の銅ピリチオン
の純度は９９％であること，その銅ピリチオンの平均粒子径は本件
発明１の平均粒子径の規定範囲に入ることを確認できたと主張す
る。しかし，甲２６の実験は，審決の後にされた新たな実験であっ
て，甲２６の実験及びその結果の技術内容については，本来専門
的，技術官庁である特許庁の審理判断がされるべきものであるの
に，これを裁判所に判断を委ねることは法の趣旨に反し，裁判所に
無用の負担をかけることとなる。仮に裁判所がそれらに基づいて本
件特許の特許性を判断することになるとすれば，本件訴訟の完結を
著しく遅延するものであるから，甲２６の実験に係る証拠の提出
は，民事訴訟法１５７条１項により，時機に後れて提出されたもの
として却下すべきである。
ｂ 甲２６の実験は，以下のとおり，甲１の実施例１の正確な追試と
はいえない。
① ナトリウムピリチオンについて
甲１の実施例では１７．３％の乾燥固形分を持つ低濃度ナトリ
ウムピリチオンを原料として用いているのに対し，甲２６の実験
では，高濃度のものを希釈して使用している。１０％台のナトリ
ウムピリチオンと，約４０％のナトリウムピリチオンを水で希釈
し濃度を調整したものとは，その不純物組成において大きく異な
るものであるから，甲２６の実験は甲１の実施例の正確な追試と
はいえない。
② 界面活性剤について
乙２に添付された参考資料３「Poly-Tergent Surfactants」（
甲１の特許出願人のカタログ）には，POLY-TERGENTの「2A-1」及
び「2EP」はbranched（分岐状）のアルキルジスルフォネート
で，「2A-L」はlinear(直鎖状)のアルキルジスルフォネートであ
ると記載されている。甲２８の１の添付資料５には「Eleminol」
がそれらと同じ項に記載されているので，「Eleminol」は，分岐
状であると推定される（また，これを取扱った商社からも分岐状
であるとの回答を受けた。）。そうすると，甲１の実施例で用い
られている「POLY-TERGENT 2A-1L」と甲２６の実験で使用した「E
leminol」とは，類似化学物質であるといえても同一化学物質では
ない。一般に化学物質名が同一と表示されていても，その構造が
直鎖状と分岐状のものとでは，水への溶解度等の基本物性が異な
り，その相違によって界面活性剤としての特性（分散性や浸透性
等の界面活性作用）が影響を受けることは当業者にとって周知の
事実である。そもそも，界面活性剤の性能，物性は疎水基と親水
基のバランス（ＨＬＢ）によって成り立っているため，たとえ親
水基が同一であっても，疎水基であるアルキル基の構造が異なれ
ば，その影響により，界面活性剤としての性能も大きく異なる可
能性がある。例えば，一般的に，分岐のアルキル鎖と直鎖のアル
キル鎖では水への溶解度が異なり，また，融点も異なってくるこ
とはよく知られている。こうした化合物としての基本物性の違い
が，界面活性剤としての基本物性に微妙に影響し，界面活性剤と
しての性能も大きく異なる可能性がある。したがって，直鎖状の
ものと分岐状のものは，同一性能の界面活性剤とはいえない。
また，「POLY-TERGENT SLF-18」（ＣＡＳ番号「68551-13-3」）
の相当品として，原告が使用している「Plurafac RA-30」（BAS
F）は，同社のＭＳＤＳ（乙８）によるとＣＡＳ番号が異なってお
り（ＣＡＳ番号「120313-48-6」），同一の化学物質のものとはい
えない。なお，甲２８の１の添付資料８の「PLURAFAC RA-30 SURF
ACTANT」は，「SURFACTANT」が付いている点で，「Plurafac RA-3
0」と製品名が異なり，同一の商品とはいえない。
③ 純度について
甲２６の実験結果によれば，ＨＰＬＣ測定で約１００％の純度
を示しているが，測定結果のチャートが示されておらず，その測
定値は面比による純度であると考えられる。しかし，ＨＰＬＣ測
定の場合は，面比で純度を測定することは真の純度測定であると
はいい難く，この面比の数値により９８％以上の製品が得られた
とはいえない。
④ 粒度などについて
甲１の実施例中には，純度以外何ら記載はないから（その純度
に関する記載も仮定的なものである。），甲２６の実験による再
現実験の工程１０）は実施例の追試ではない。仮に平均粒子径，
粒度分布測定などについて記載されているに等しいと認められる
としても，すべての再現実験での粉砕前の平均粒子径は５μｍを
超えており，本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）の範囲外
にある。それらをさらに粉砕して１∼５μｍのものに調整してい
るが，原告が特許請求の範囲に入っていることを示すために無理
に調整したものであって，甲１の実施例の正確な追試ではない。
(エ) 被告らは，「POLY-TERGENT 2A-1L」の代替品として「ニューコー
ル271A（日本乳化剤社製）アニオン系界面活性剤」（化合物名称はド
デシルジフェニルエーテルジスルホン酸ナトリウム），「POLY-TERGEN
T SLF-18」の代替品として「LORODAC L6S50（SASOL社製）非イオン系
界面活性剤」（直鎖型と分岐型の混合のものではあるが，ＣＡＳ番号
が同一），「TRITON X-100（ダウ・ケミカル社製）非イオン系界面活
性剤」の３種の界面活性剤を用いて，甲１の実施例１に記載された発
明を追試した（乙７。以下「乙７の実験」という。）。
乙７の実験結果によれば，甲１の実施例１に記載された方法によっ
て製造された銅ピリチオンの乾燥ケーキを粉砕して得られた平均粒径
は５．７５３∼５．９５４μｍ，ＨＰＬＣ測定法による銅ピリチオン
粒子の純度測定結果は９２．６∼９４．４％であって，銅ピリチオン
の「純度」及び「平均粒子径」のいずれの点でも，本件発明１の規定
範囲外のものである。
ウ 相違点３について
(ア) 銅ピリチオンの船底塗料が海棲生物に対し防汚効果を示すには，
塗膜からの一定量以上の銅ピリチオンの溶出が必要であり，同じ粒径
の銅ピリチオンでも，冷水域と温水域ではその溶出量が異なるが，本
件発明１の平均粒子径１∼５μｍの銅ピリチオン粒子は，冷水域から
温水域においても海棲生物に対し防汚効果を発揮するに十分な粒子径
であり，船底塗料の防汚効果と寿命の観点においても重要な意味を有
する。
(イ) 原告は，甲１に，円板状の粒子の粒子径について「少なくとも約
２ミクロンで１５ミクロンより小さい体積メヂアン相当球径をもつ」
ことが好ましいと記載されているので，針状粒子の粒子径が２∼１５
ミクロン程度の体積メジアン相当球径程度のものが製造されたことが
記載されているに等しいなどと主張する。しかし，甲１の原文に相当
する国際公開第９５／２２９０５号パンフレット（甲１４）には，「A
dvantageously the platelets will have a mean sphericity of less
than about 0.65 and a median equivalent spherical diameter bas
ed on volume of at least about 2 microns but less than 15 micro
ns.」（1４頁下から２行∼１５頁２行）との記載がある。上記記載を
翻訳すると，「有利には，円板状物は約０．６５以下の平均球形度
と，少なくとも約２ミクロンで１５ミクロンより小さな体積メジアン
相当球径をもつものであろう。」となり，この記載からも，「円板状
物」は，実際に得られた粒子を実測し，その値に基づいて記載したも
のではないことは明らかである。また，甲１の実施例１の銅ピリチオ
ンは円板状物ではなく，針状物であるが，その粒径を実測していない
ので，それに関する記載は何らないことに照らすならば，甲１の「円
板状物」に関する記載から，針状粒子の粒子径が２∼１５ミクロン程
度の体積メジアン相当球径程度のものが製造されたことが記載されて
いるとはいえない。
(ウ) 原告は，甲１の実施例を追試した甲５の実験及び甲２６の実験に
基づいて製造された銅ピリチオン粒子の粒子径測定結果によれば，そ
の粒子径は，本件発明１において規定する銅ピリチオンの粒子径の範
囲１∼５μｍに入ることが確認されたと主張する。しかし，甲５の実
験及び甲２６の実験が甲１の実施例１の追試であるとの前提自体が誤
りであるから，原告の主張は失当である。
エ 相違点４について
甲１には，本件発明１の銅ピリチオン粉末の記載がないのみならず，
甲１の方法により製造された銅ピリチオンを船底塗料用防汚剤として使
用するとの記載はない。また，甲２には船底塗料用防汚成分として数十
種類の防汚成分が羅列されている中に銅ピリチオンも記載されている
が，本件発明１に使用される特別な銅ピリチオンを用いることについて
の記載はない。
したがって，本件発明１は船底塗料用防汚剤とされているのに対し
て，刊行物発明１にはそのような規定がない点で相違するとの審決の相
違点４の認定に誤りはない。
(2) 取消事由２に対し
原告は，甲１の実施例１を追試した甲５の実験及び甲２６の実験により
得られた銅ピリチオン粒子の測定結果を参照すると，当業者であれば，甲
１に記載された発明及び甲２に記載された事項に基づいて，容易に本件発
明１を発明することができたと主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。
甲２には，塗料組成物において防汚剤として銅ピリチオンを使用し得る
ことが記載されているのみであり，甲２の記載を参酌しても，刊行物発明
１の銅ピリチオンの平均粒子径を１∼５μｍとするという構成（相違点３
に係る本件発明１の構成）を採用することは，当業者が容易に想到し得る
ものではない。また，原告は，相違点３に係る本件発明１の構成による「
船底塗料に用いる際に塗料がゲル化，ブツの発生や塗膜の亀裂を起こすこ
とがない」という効果は，均一な粒子径範囲を有する銅ピリチオン粒子で
あれば，その結果として，ゲル化が防止され，また，ブツの発生が防止さ
れるのは当業者であれば当然に予測できるところであり，格別な作用効果
とはいえないと主張するが，防汚剤の粒子径が小さければ塗料にゲル化が
起こるわけではない。このことは，甲１の特許出願人の出願に係る甲１１
に「粒径が約０．１から約１０ミクロンの範囲内にあり，中央値が３ミク
ロン以下の粒子径を有する固体粒子を含んでなる非飛散性銅ピリチオン分
散液は，粒径の大きい銅ピリチオンを含有する塗料に比較して冷水域にお
ける改善された防汚性能を示す。」との記載があることから明らかなよう
に，粒子径が小さければ必ず船底防汚塗料がゲル化するということはな
く，それは当業者が当然に予測できるというものでもない。
(3) 取消事由３に対し
ア(ア) 甲１の「反応のための適切なＰＨは，１から１２，より好ましく
は約３から約８，最も好ましくは約４から約５である。」（１１頁２
１行∼２３行）との記載は，全工程におけるｐＨ領域を一般的に記載
したものにすぎず，本件発明２の請求項２の「（i）反応系内のｐＨ値
が１．６∼３．２の範囲内に保たれるように，両水溶液を混合反応し
てスラリーを得る」工程が記載されたものではない。甲１には，「２
４０ｇの水性ナトリウム２−メルカプトピリジンＮ−オキシド（１
７．３％の乾燥固形分を持つ，ここではナトリウムピリチオンと呼
ぶ）溶液を５９９ｍｌ，四つ口，丸底フラスコ反応器に仕込む。・・
・塩化銅（２４．４ｇの固形塩化銅２水和物を含む２０％水溶液）
を，２ｍｌ／分の添加速度で過熱した反応器へゆっくり加え，反応混
合物を連続的に攪拌し，混合物のｐＨを約４に達するまで監視し，ナ
トリウムピリチオンについて反応が完結するまで成分分析し，反応を
通じて７０℃の一定温度を維持することからなる銅ピリチオンの製造
方法」との記載がある。この記載は，最初にアルカリ性のナトリウム
ピリチオンが仕込まれた状態から塩化銅を加え徐々に酸性状態のｐＨ
４まで監視することが記載されたもので，実施例はアルカリ状態から
の反応であり，本件発明２のように反応初期よりｐＨ１．６∼３．２
に維持するものでない点で明確に相違する。また，甲１の「最も好ま
しくは約４から約５である。」との記載を考慮すれば，反応のための
適切なｐＨは，ナトリウムピリチオンについて反応が完結する時の反
応液のｐＨを意味するものである。
(イ) また，本件発明２は，一貫してｐＨ１．６∼３．２で製造される
のに対し，甲１は，アルカリ状態から中性を経て酸性，更に過剰の銅
塩が添加され加熱される点で異なる。そして，銅塩がアルカリ状態で
加えられると，途中，水への溶解度が低い水酸化銅が生成し，これが
銅ピリチオン結晶の中に取り込まれると不純物としての除去が難しく
なる点に問題があり，必ずしも２．９％の銅イオンの存在下に加熱処
理したから高純度（９９％以上）が得られるとはいえない。
イ 以上のとおり，本件発明２が甲１に記載された発明に基づいて当業者
が容易に発明をすることができたものでないとの審決の判断に誤りはな
い。
第４ 当裁判所の判断
１ 取消事由１（本件発明１の新規性の判断の誤り）について
原告は，審決が，本件発明１と刊行物発明１（甲１に記載された発明）と
の間に相違点１ないし４があると認定し，本件発明１は甲１に記載された発
明と同一とはいえないと判断したが，審決の相違点１ないし４の認定に誤り
があり，本件発明１は，甲１に記載された発明と同一であるから，審決の判
断は誤りである旨主張する。
しかし，以下のとおり，審決の相違点２及び３の認定に誤りはなく，本件
発明１と甲１に記載された発明とは，少なくとも相違点２及び３がある点に
おいて相違し，本件発明１が甲１に記載されているものとは認められないか
ら，本件発明１は甲１に記載された発明と同一とはいえないとした審決の判
断に誤りはない。
(1) 相違点２の認定について
ア 甲１の記載に基づく原告の主張に対する判断
原告は，甲１の「濾過は３０秒以内で完了した。得られた銅ピリチオ
ンケーキを，ろ液のイオンがなくなり伝導度測定で１０００以下になる
まで，冷水で洗浄した」，「約４０から４４ｇの銅ピリチオンが生成
し，これは銅ピリチオン純度が９８％以上のとき理論量のほぼ１００％
に等しい。」との記載のとおり，純度９８％以上の銅ピリチオンが製造
されたことが示されている。したがって，審決の相違点１（銅ピリチオ
ンの純度について，本件発明１は「９７％以上」と規定されているのに
対して，刊行物発明１には明確に規定されていない点）の認定は誤りで
あると主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり理由がない。
(ア) 甲１の記載内容
甲１には，次のような記載がある。
ａ「【特許請求の範囲】 １．イオン交換反応において銅塩，ピリチ
オン塩及び前記キャリアーからなる反応混合物を反応させることを
特徴とするゲルのない銅ピリチオン溶液または分散液の製造方法で
あって，前記反応は少なくとも一つの界面活性剤の安定化有効量の
存在下で行われ，前記界面活性剤の総量は前記キャリアー中でゲル
の生成を防止または抑制するに十分な量であることを特徴とする製
造方法。」（２頁１行∼６行）
ｂ「本発明は，一般に銅ピリチオンの製造方法に関するもので，より
詳しくは，界面活性剤を使用しゲルのない銅ピリチオン分散液を製
造する方法に関する。」（４頁３行∼４行）
ｃ「銅ピリチオン溶液または分散液の製造中このゲル化または増粘問
題を避け，銅ピリチオンを製造する新規な方法が，生物致死剤製造
業界により強く望まれている。本発明はそれに対し解決策を提供す
る。」（４頁２６行∼末行）
ｄ「本発明の方法に使用される界面活性剤は，非イオン系，アニオン
系，カチオン系および両性系（これは普通双イオン系とも呼ばれ
る）として知られる界面活性剤の部類から選ばれたものが好適であ
る。この界面活性剤は単独で使用されてもよいし，または前述の界
面活性剤の四分類から選ばれた二つ，三つあるいは四つさえもの界
面活性剤の組み合わせで用いてもよい。単独で使用するときは，非
イオン系が好まれるが，アニオン系界面活性剤もまた良好な結果を
与えることが判っている。単独の界面活性剤として使われるとき好
ましさでは劣るが，カチオン系および両性系界面活性剤は，界面活
性剤をまったく使用せず製造された銅ピリチオンに比べ，製造中の
ゲル化問題の程度を減じるという改善を示す。」（６頁２３行∼７
頁３行）
ｅ「以下に掲げた例から選ばれる単独，または二，三，または四つの
界面活性剤の組み合わせのどのようなものも好適に使用できる。（
a）アルコキシ化直鎖アルコール（例えば，POLY-TERGENT SLF-18界
面活性剤，Olin Corporationの製品），・・・エトキシ化直鎖アル
キルベンゼン（例えば，TRITON X-100界面活性剤，Union Carbideの
製品）および・・・を含む非イオン系，（b）アルキルジフェニルエ
ーテルジスルフォネート（例えば，POLY-TERGENT 2A1界面活性剤，O
lin Corporationの製品），アルキルフェニルエトキシ化フォスフェ
ートエステル（例えば，Wayfos M-60界面活性剤，Olin Corporation
の製品），カルボキシル化直鎖アルコールアルコキシ化物（例え
ば，POLY-TERGENT CS-1界面活性剤，Olin Corporationの製品），・
・・を含むアニオン系，（c）アルキルトリアンモニウムハライド（
例えば，CTAB界面活性剤，VWR Scientificの製品），・・・を含む
カチオン系，および（d）ポリグリコールエーテル誘導体（例えば，
ALBEGAL A 界面活性剤，Ciba Geigyの製品），・・・を含む両性
系。」（１０頁４行∼１１頁８行）
ｆ「本発明の方法による反応は，所望するゲルのない銅ピリチオンを
作るよう適切に行われる。適切な反応時間は，約１時間またはそれ
以下，約６時間またはそれ以上の範囲に亘る。反応温度は，適切に
は約０から約１００℃，より好ましくは約２５から約９０℃，最も
好ましくは約６５から約７０℃である。反応のための適切なＰＨ
は，１から１２，より好ましくは約３から約８，最も好ましくは約
４から約５である。」（１１頁１８行∼２３行）
ｇ「実施例１ 銅ピリチオンの調整・・・例示の実施例として，２４
０ｇの水性ナトリウム２−メルカプトピリジンＮ−オキシド（１
７．３％の乾燥固形分を持つ，ここではナトリウムピリチオンと呼
ぶ）溶液を５００ｍｌ，四つ口，丸底フラスコ反応器に仕込む。２
５ｇのPOLY-TERGENT 2A-IL非イオン系界面活性剤（判決注・甲１の
２，甲１４に照らし，「POLY-TERGENT 2A-IL非イオン系界面活性
剤」は，「POLY-TERGENT 2A-1Lアニオン系界面活性剤」の誤記と認
める。以下，誤記訂正後のもので表記する。），５０ｇのPOLY-TERG
ENT SLF-18非イオン系界面活性剤および３７．５ｇのTRITON X-100
非イオン系界面活性剤（三つとも商業的に入手できる界面活性剤
で，受け入れたまま使用される）を混合して，三つの界面活性剤の
ブレンド物を調整する。」，「２ｇの界面活性剤混合物をフラスコ
に添加し，攪拌を２０分続け，反応器で界面活性剤とナトリウムピ
リチオン溶液がよく混ざるようにした。それから反応器を４０分か
ら６０分かけて７０℃に加熱した。温度計とＰＨ検出端を反応器に
挿入し，塩化銅を含む原料液供給ホースを反応器に接続した。塩化
銅（２４．４ｇの固形塩化銅２水和物を含む２０％水溶液）を，２
ｍｌ／分の添加速度で加熱した反応器へゆっくり加えた。」，「反
応混合物を連続的に攪拌し，混合物のＰＨをそれが約４に達するま
で監視し，フラスコ中のナトリウムピリチオンについて反応が完結
したことを示す０．０％に達するまで成分分析をした。反応を通し
て，７０℃の一定温度を維持した。」（以上，１１頁２６行∼１２
頁２０行）
ｈ「生成した銅ピリチオン製品は１５０から２５０センチポイズの粘
度をもち，容易に濾過できた。濾過は３０秒以内で完了した。得ら
れた銅ピリチオンケーキを，ろ液のイオンがなくなり伝導度測定で
１０００以下になるまで，冷水で洗浄した。ケーキを秤量し，オー
ブン中で７０℃で乾燥した。約４０から４４ｇの銅ピリチオンが生
成し，これは，銅ピリチオン純度が９８％以上のとき理論量のほぼ
１００％に等しい。」（１２頁２０行∼２５行）
ｉ「乾燥したピリチオン粒子の形を顕微鏡で調べ，針状であることが
わかり，また乾燥した針状物の大部分は，比較的狭い粒子径分布を
もっことが判った。」，「使用する界面活性剤のタイプを変えるこ
とにより，より対称な結晶形をもつ非針状円板形が製造されること
がわかった。円板状物は，針状形にくらべ表面積が増加しているこ
とおよび生物致死性が高められていることゆえに，塗料のような製
品に使用されるには有利な形状であると期待される。円板状はま
た，好ましい嵩密度，分散性および／または使用する前の次工程で
容易な製粉化を与えるので，銅ピリチオンにとって好都合な形状で
ある。好ましくは，円板状物は約０．６５以下の平均球形度をも
ち，少なくとも約２ミクロンで１５ミクロンより小さい体積メヂア
ン相当球径をもつ。」（１２頁２６行∼１３頁７行）
ｊ「比較例として，界面活性剤なしで同じ方法で行ったとき，目でわ
かるゼラチン状の銅ピリチオン生成物ができ，このものは粘度が高
いため濾過すること，乾燥すること，および取り扱うことが困難で
あった。」（１３頁８行∼末行）
(イ) 原告の主張に対する判断
ａ 原告は，甲２９の記載に基づいて，水の伝導度が１０００（ｕｓ
／ｃｍ）（２５℃）である場合，溶解固形分(イオン含量)は５００
ｐｐｍ（０．０５％）に相当するものとみなすことができるが，甲
１の実施例１においては，濾過及び水洗浄工程を経ることによって
伝導度が１０００以下になっており（前記(ア)ｈ），不純物の含有
量は最大０．０５％程度であるから，銅ピリチオン生成物の純度は
少なくとも９８％以上になると主張する。
しかし，①甲２９によれば，「水の伝導度」のデータは，水中に
溶出したイオン濃度に基づくものであり，そのデータを銅ピリチオ
ンの純度に適用する場合には，銅ピリチオン結晶からすべての不純
物が溶出することが前提となること，②一方で，本件明細書（甲２
０）には，「【従来の技術】・・・これに代わる防汚剤として次式
で示される銅ピリチオンが一躍脚光を浴びるに至った。・・・従
来，銅ピリチオンを製造するには，大別して，（Ａ）室温下，無機
銅（II）塩水溶液に（１−ヒドロキシ−２（１Ｈ）−ピリジンチオ
ナト−Ｏ，Ｓ）アルカリ金属（I）（以下ＡＰＹという。）水溶液を
加えるか，逆にＡＰＹ水溶液に無機銅（II）塩水溶液を加える方
法（ＵＳＰ２，８０９，９７１）と，・・・（Ｂ）・・・が行われ
ている。しかし銅ピリチオンは，水に難溶性の物質で，上記（Ａ）
の製法のように水中で析出する場合は原料の一部や，副生した硫酸
アルカリ塩等を包含した極めて微細な粒子となって一挙に析出して
くる。このようにして析出した微粒子から水洗により不純物を除去
することは極めて困難であり，・・・」（段落【０００２】）との
記載があり，この記載によれば，銅ピリチオンは結晶中に不純物を
内包して生成され，水洗により不純物を除去することが困難である
と認められることに照らすならば，甲１の実施例１において濾過及
び水洗浄工程を経ることによって銅ピリチオン結晶からすべての不
純物が溶出したかどうか疑わしく，甲１の「伝導度測定で１０００
以下」（前記(ア)ｈ）との数値から直ちに銅ピリチオン生成物の純
度を決定し得るものとはいえない。
したがって，原告の主張は採用することができない。
ｂ 原告は，甲１の実施例１についての「約４０から４４ｇの銅ピリ
チオンが生成し，これは，銅ピリチオン純度が９８％以上のとき理
論量のほぼ１００％に等しい。」との記載（上記(ア)ｈ）は，理論
量の１００％が得られ，純度９８％以上の銅ピリチオンが製造され
たことを示すものであるから，甲１には「９８％という銅ピリチオ
ン純度が実際に測定されたものを記載したものとすることはできな
い」との審決の認定は誤りであると主張する。
しかし，甲１は，甲１に係る国際特許出願の甲１４（審判乙４・
国際公開第９５／２２９０５号パンフレット）を日本語に翻訳した
公表特許公報であるが，原文である甲１４には「About 40 to 44 gr
ams of copper pyrithione was produced which is equivalent to
almost 100% theoretical with a copper pyrithione purity of ab
ove 98%.」（１４頁１２行∼１５行）との記載があり（原告が甲１
に係る優先権主張の根拠となる米国特許の明細書であると主張する
甲１の２にも，同様の記載がある。），この記載は，生成物の純度
が９８％であるときに理論量のほぼ１００％に等しいこと（「is eq
uivalent to・・・」）を述べたものにとどまり，実際に生成され
た（「was produced」）銅ピリチオンの純度が「９８％」であると
記載されているとは認められない。
したがって，原告主張の甲１の記載箇所から，甲１に純度９８％
以上の銅ピリチオンが製造されたことが記載されているものと認め
ることはできず，甲１には「９８％という銅ピリチオン純度が実際
に測定されたものを記載したものとすることはできない」との審決
の認定に誤りはない。
イ 甲５の実験に基づく原告の主張に対する判断
原告は，甲１には，例示された界面活性剤の１種を単独で使用できる
ことが記載されているので，甲１記載の「TRITON X-100非イオン系界面
活性剤」のみを用いて，その他の手順は実施例１に記載された方法に基
づいて銅ピリチオン粒子を製造した甲５の実験は，甲１の実施例の正確
な追試に該当し，甲５の実験に基づいて製造された銅ピリチオンの純度
は９９％であり（甲１０の１・２），本件発明１の純度の規定範囲に入
るから，審決の相違点２の認定は誤りであると主張する。
しかし，①甲１に具体的に開示された実施例は「実施例１」のみであ
り，「実 施例１ 」には 「PO LY -T ER GE NT 2 A- 1Lア ニオン 系界面 活 性
剤」，「POLY-TERGENT SLF-18非イオン系界面活性剤」及び「TRITON X-1
00非イオン系界面活性剤」という３種類の界面活性剤が使用されている
のに対し（前記ア(ア)ｇ），甲５の実験においては，「TRITON X-100非
イオン系界面活性剤」の１種類しか使用していないこと，②甲 １に
は，「以下に掲げた例から選ばれる単独，または二，三，または四つの
界面活性剤の組み合わせのどのようなものも好適に使用できる。」とし
て，使用可能な界面活性剤が複数例示されているが（前記ア(ア)ｅ），
一方で，使用する界面活性剤が異なれば，生成物の物性に差異が生じ得
ることは技術常識であり（甲１にも「使用する界面活性剤のタイプを変
えることにより，より対称な結晶形をもつ非針状円板形が製造されるこ
とがわかった。」との記載（前記ア(ア)ｉ）がある。），しかも，甲１
には，例示された１種類の界面活性剤を使用した場合であっても，３種
類の界面活性剤を使用した「実施例１」の実施条件に合致することを具
体的に示唆する記載はないことに照らすならば，甲５の実験は，「実施
例１」の実施条件に則したものとはいえず，甲１の「実施例１」の正確
な追試であるとは認められない。
したがって，甲５の実験が甲１の実施例の正確な追試であることを前
提とする原告の主張は，理由がない。
ウ 甲２６の実験に基づく原告の主張に対する判断
原告は，「POLY-TERGENT 2A-1L」と同一の化学物質名(sodium dodecyl
diphenyl ether disulfonate)を有する「ア二オン系界面活性剤Elemino
l MON-7（Sanyo Chemical Industries製造）」，「POLY-TERGENT SLF-
18」と同一のＣＡＳ番号を有する「非イオン系界面活性剤Plurafac RA-3
0(BASF Corporation製造)」及び「非イオン系界面活性剤TRITON X-100」
の３種の界面活性剤を用いて，甲１の実施例１に記載された発明を追試
した甲２６の実験は，甲１の実施例の正確な追試に該当し，甲２６の実
験に基づいて製造された銅ピリチオンの純度は９９％であり，本件発明
１の純度の規定範囲に入るから，審決の相違点２の認定は誤りであると
主張する。
(ア) しかし，以下のとおり，原告の主張は理由がない。すなわち，
ａ 甲２８の１の添付資料４（米国特許第５７３５９２９号明細書）
には，「POLY-TERGENT 2A-1L anionic surfactant」（POLY-TERGEN
T 2A-1Lアニオン系界面活性剤）は，「a linear dodecyl diphenyl
ether sodium disulfonate」であることの記載があり（５頁３欄４
６行∼５２行），この記載によれば，「POLY-TERGENT 2A-1L」
は，「直鎖型（linear）」の「sodium dodecyl diphenyl ether dis
ulfonate」に該当することが認められる。
一方，甲２８の１の添付資料５（「Comprehensive Speciality Ch
emicals Volumu 2」INDEX International）の「Sodium dodecyl dip
henyl ether disulfonate」の項目の「Trade Name Synonyms」の欄
には，「Eleminol MON-7」，「Poly-Tergent 2A1〔BASF〕」，「Pol
y-Tergent 2EP〔BASF〕」の三つの商品名の記載があり，この記載に
よれば，「Eleminol MON-7」は，「sodium dodecyl diphenyl ether
disulfonate」に該当することが認められる。しかし，甲２８の１
の添付資料５には，「Eleminol MON-7」が「直鎖型（linear）」で
あることを窺わせる記載はなく，本件の他の証拠を勘案しても，「E
leminol MON-7」が，「直鎖型（linear）」の「sodium dodecyl dip
henyl ether disulfonate」に該当することを認めるに足りない。か
えって，乙２（甲１の特許出願人であるオリン コーポレーション
作成の意見書）添付の参考資料３（オリン コーポレーションの製
品カタログ「Poly-Tergent Surfactants」）には，「Poly-Tergen
t」の「2A1及び2EPは，branched（分岐状）アルキルジスルフォネー
トであり，2A1-Lはlinear(直鎖状)のアルキルジスルフォネートであ
る」との記載があることに照らすならば，甲２８の１の添付資料５
の「Trade Name Synonyms」の欄に記載された三つの製品のうち，「
Poly-Tergent 2A1」及び「Poly-Tergent 2EP」は，「分岐状（branc
hed）」のアルキル部分を有することが認められ，残余の「Eleminol
MON-7」も，これらと同様に分岐状のアルキル部分を有するもので
ある可能性を否定できない。
ｂ そして，界面活性剤は，親水基及び疎水基から構成され，両方の
部分が相俟って界面活性剤としての機能を果たし，物性及び機能に
おいて疎水基の化学構造を軽視することはできないこと，親水基が
同一であっても，疎水基であるアルキル部分が直鎖状であるか分岐
状であるかによって，溶解度や融点等の化合物の基本物性が異な
り，界面活性剤の物性及び機能にも影響することは技術常識である
ことに照らすならば，「Eleminol MON-7」は，「直鎖型（linea
r）」の「sodium dodecyl diphenyl ether disulfonate」に該当す
るものとは認められず，かえって分岐状のアルキル部分を有するも
のである可能性を否定できないのであるから，「Eleminol MON-7」
は，「直鎖型（linear）」の「POLY-TERGENT 2A-1L」と，物質名が
同じ化合物群に属するといえるとしても，化学構造において同一で
あるとはいえない。したがって，甲２６の実験で使用された「Elemi
nol MON-7」は，甲１の実施例１記載の「POLY-TERGENT 2A-1L」と同
一化学物質であるとはいえない。
これに対し原告は，界面活性剤においてアルキル部分が直鎖状
か，分岐状であるかは重要でない旨主張するが，独自の見解であ
り，採用することができない。
(イ) 以上によれば，甲２６の実験は，使用された界面活性剤が甲１
の「実施例１」のものと相違するから，他の実験条件について検討す
るまでもなく，甲１の「実施例１」の正確な追試であるとは認められ
ない。
したがって，甲２６の実験が甲１の「実施例１」の正確な追試であ
ることを前提とする原告の主張は，理由がない（なお，被告らは，甲
２６の実験に係る証拠の提出は，民訴法１５７条１項により，時機に
後れて提出されてたものとして却下すべきであると主張するが，特許
庁における手続の経緯，審決の内容，本件の審理経過に鑑み，原告の
同証拠の提出は，同項所定の「時機に後れて提出した」もので，「訴
訟の完結を遅延させる」ものとは認められない。）。
エ 小括
以上のとおり，審決の相違点２の認定に誤りがあるとの原告の主張は
理由がない。
(2) 相違点３の認定について
ア 甲１の記載に基づく原告の主張に対する判断
(ア) 原告は，前記(1)ア(ア)ｉの甲１の記載は，針状粒子の粒子径の実
寸に関し明示するものではないが，円板状の粒子の粒子径について「
少なくとも約２ミクロンで１５ミクロンより小さい体積メヂアン相当
球径をもつ」ことが好ましいと記載されているので，甲１には，針状
粒子の粒子径が２∼１５ミクロン程度の体積メジアン相当球径程度の
ものが製造されたことが記載されているに等しいか，少なくとも好ま
しいことが開示されているから，審決の相違点３（銅ピリチオンの平
均粒子径について，本件発明１は「１∼５μｍ」と規定されているの
に対して，刊行物発明１には明確に規定されていない点）の認定は誤
りである旨主張する。
しかし，甲１には，「・・・好ましくは，円板状物は約０．６５以
下の平均球形度をもち，少なくとも約２ミクロンで１５ミクロンより
小さい体積メヂアン相当球径をもつ。」（前記(1)ア(ア)ｉ）と記載さ
れるにとどまり，円板状物の粒子径が実測されたことを記載するもの
ではない。そこで，甲１の翻訳前の原文である甲１４を参酌すると，
甲１の上記記載に対応する箇所には「Advantageously the platelets
will have a mean sphericity of less than about 0.65 and a media
n equivalent spherical diameter based on volume of at least abo
ut 2 microns but less than 15 microns.」との記載があり，その記
載中に「will have」との部分があることに照らすと，「約２ミクロン
で１５ミクロンより小さい体積メヂアン相当球径」（a median equiva
lent spherical diameter based on volume of at least about 2 mic
rons but less than 15 microns）は，実際に得られた粒子を実測し，
その値に基づいて記載されたものであるとは認められない。
したがって，前記(1)ア(ア)ｉの甲１の記載に基づいて，甲１には，
針状粒子の粒子径が２∼１５ミクロン程度の体積メジアン相当球径程
度のものが製造されたことが記載されているに等しいとの原告の主張
は，採用することができない。
(イ) また，甲１に，円板状の粒子の粒子径について「少なくとも約２
ミクロンで１５ミクロンより小さい体積メヂアン相当球径をもつ」こ
とが好ましいことが記載されているからといって，甲１の実施例１の
針状粒子の粒子径も２∼１５ミクロン程度の体積メジアン相当球径程
度のものが好ましいことが開示されているといえるものではなく，甲
１に，相違点２に係る本件発明１の構成（銅ピリチオンの平均粒子
径「１∼５μｍ」）が開示されているとはいえない。
この点を補足すると，本件明細書（甲２０）に，「【課題を解決す
るための手段】本発明者らは，反応系におけるｐＨ値を特定範囲に保
つよう原料を供給し，得られたスラリー状の目的物を特定条件下に加
熱処理することにより，船底塗料用防汚剤に適した高純度で均一かつ
最適な粒子径の目的物を高収率で工業的に有利に得ることに成功し，
本発明を完成するに至った。」（段落【０００４】），「・・・した
がって・・・加熱処理の後，常法により洗浄，固液分離，乾燥する
と，表面と内部が均一な状態の乾燥ブロックが得られ，粉砕すること
により，純度が９７％以上で，目的の均一な平均粒子径の粉末とする
ことができる。」（段落【０００７】）との記載がある。この記載と
本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）の記載を総合すると，本件
発明１の銅ピリチオンは，「表面と内部が均一な状態の乾燥ブロック
を粉砕することにより得られ」たものであるので，その「平均粒子径
１∼５μｍ」は，「均一な平均粒子径」であるものと解される。これ
に対し甲１の円板状の粒子の粒子径について「少なくとも約２ミクロ
ンで１５ミクロンより小さい体積メヂアン相当球径をもつ」ことが好
ましいとの記載は，本件発明１と数値範囲において一部重複するもの
ではあるが，「体積メヂアン相当球径」が「均一な平均粒子径」を意
味するとまで直ちには認められないから，上記記載部分から，相違点
３に係る本件発明１の構成が開示されているものとはいえず，また，
上記構成のもの（均一な「平均粒子径１∼５μｍ」のもの）を製造す
ることが容易であることが示唆されているものとはいえない。
イ 甲１の記載に基づく原告の主張に対する判断
原告は，甲１の実施例１を正確に追試した甲５の実験及び甲２６の実
験に基づいて製造された銅ピリチオン粒子の粒子径測定結果によれば，
甲１の実施例１によって製造された銅ピリチオンの粒子径は，本件発明
１において規定する銅ピリチオンの粒子径の範囲１∼５μｍ（相違点３
に係る本件発明１の構成）に入ることが確認されたと主張する。
しかし，前記(1)イ及びウで認定したとおり，甲５の実験及び甲２６の
実験は，いずれも甲１の実施例１の正確な追試であると認められないか
ら，原告の主張は，その前提を欠き，理由がない。
ウ 小括
したがって，審決の相違点３の認定に誤りがあるとの原告の主張は理
由がない。
(3) まとめ
以上のとおり，本件発明１と甲１に記載された発明とは，少なくとも相
違点２及び３がある点において相違し，本件発明１が甲１に記載されてい
るものとは認められないから，本件発明１は甲１に記載された発明と同一
とはいえないとした審決の判断に誤りはない。したがって，原告主張の取
消事由１は理由がない。
２ 取消事由２（本件発明１の進歩性の判断の誤り）について
(1) 原告は，甲１の実施例を追試した甲５の実験及び甲２６の実験により得
られた銅ピリチオン粒子の測定結果を参照すると，当業者であれば，甲１
に記載された発明及び甲２に記載された事項に基づいて，容易に本件発明
１を発明することができたから，審決が，本件発明１は，甲１に記載され
た発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものとするこ
とはできないと判断した点に誤りがあると主張する。
しかし，原告主張は，以下のとおり理由がない。
ア 原告の上記主張は，甲５の実験及び甲２６の実験が，甲１の実施例の
正確な追試であることを前提としているが，前記１(1)イ及びウで認定し
たとおり，いずれも甲１の実施例（実施例１）の正確な追試であると認
められない。
イ 原告は，相違点３の容易想到性について，①甲１の記載（１３頁１行
∼７行)によれば，甲１には，銅ピリチオン粉体を生物致死性成分とした
塗料が記載され，その銅ピリチオンの平均粒子径を１∼５μｍ（相違点
３に係る本件発明１の構成）とすることも記載されているか，少なくと
も当業者が容易に想到し得た程度に開示されているといえる，②審決
は，相違点３に係る本件発明１の構成を採用することにより，「船底塗
料に用いる際に塗料がゲル化，ブツの発生や塗膜の亀裂を起こすことが
ない」という効果が奏せられる旨説示しているが，銅ピリチオン粒子を
船底塗料用防汚剤として用いることは，本件出願の優先日前に周知のこ
とであり，また，防汚剤の粒子径が小さければゲル化が起こり，他方，
大きい粒子を含んでいて不均一であれば，ブツができるのは当業者であ
れば，当然に予測できることであり，格別な作用効果とはいえないと主
張する。
(ア) しかし，甲１には，「・・・円板状はまた，好ましい嵩密度，分
散性および／または使用する前の次工程で容易な製粉化を与えるの
で，銅ピリチオンにとって好都合な形状である。好ましくは，円板状
物は約０．６５以下の平均球形度をもち，少なくとも約２ミクロンで
１５ミクロンより小さい体積メヂアン相当球径をもつ。」（１３頁１
行∼７行。前記１(1)ア(ア)ｉ）との記載があるが，円盤形状物の約２
ミクロン∼１５ミクロンという「体積メヂアン相当球径」は，前記１(
2)ア(イ)のとおり，「均一な平均粒子径」を意味するとまで認められ
ないから，上記記載部分から，相違点３に係る本件発明１の構成が開
示されているものとはいえず，また，上記構成のもの（均一な「平均
粒子径１∼５μｍ」のもの）を製造することが容易であることが示唆
されているものとはいえない。したがって，甲１の上記記載に基づい
て，当業者が相違点３に係る本件発明１の構成を容易に想到し得たも
のとは認められない。
また，甲２には，「塗料組成物において防汚剤として銅ピリチオン
を使用し得ること」が記載されているが（請求項１，段落【００３９
】，【００９３】），銅ピリチオンの平均粒子径に関する記載や示唆
はないから，甲２の記載に基づいて，当業者が銅ピリチオンの平均粒
子径を「１∼５μｍ」とする構成を容易に想到し得たものとは認めら
れない。
(イ) さらに，本件明細書（甲２０）の段落【０００３】，【０００７
】，【００２３】∼【００２５】等の記載を総合すれば，「本件発明
１において，銅ピリチオンの平均粒子径を『１∼５μｍ』とすること
によって，船底塗料に用いる際に塗料がゲル化，ブツの発生や塗膜の
亀裂を起こすことがないという効果を奏する」（審決書１６頁２６行
∼２９行）とした審決の判断に誤りはない。また，甲１の記載から，
本件発明１の上記効果を予測し得たものということもできない。
(ウ) したがって，甲１及び甲２に基づいて，当業者が相違点３に係る
本件発明１の構成を容易に想到し得たものとは認められない。
(2) 以上によれば，本件発明１は，甲１に記載された発明に基づいて，当業
者が容易に発明をすることができたものではないとした審決の判断に誤り
はなく，原告主張の取消事由２は理由がない。
３ 取消事由３（本件発明２の進歩性の判断の誤り）について
(1) 相違点５の認定について
原告は，①甲１の「反応のための適切なＰＨは，１から１２，より好ま
しくは約３から約８，最も好ましくは約４から約５である。」（１１頁２
１行∼２３行））との記載によれば，甲１には，「（i）反応系内のｐＨ値
が１．６∼３．２の範囲内に保たれるように，両水溶液を混合反応してス
ラリーを得る」工程が記載されている，②甲１には，銅塩のモルを基準と
して約２．９モル％の銅（ＩＩ）イオンの存在下に，加熱された反応容器
にゆっくり加えること，つまり，「加熱処理すること」が記載されてい
る（１２頁４行∼１５行）ことに照らすならば，甲１は，相違点５に係る
本件発明２の構成（「（i）反応系内のｐＨ値が１．６∼３．２の範囲内に
保たれるように，両水溶液を混合反応してスラリーを得」る工程と「（i
i）次いでこのスラリーを，（i）で使用した無機銅（II）塩の銅換算で
０．５∼１０重量％の銅（II）イオンの存在下に加熱処理する」工程の２
工程）を有していると認められるから，相違点５の審決の認定は誤りであ
ると主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり理由がない。
ア 本件発明２の特許請求の範囲（請求項２）の「（i）反応系内のｐＨ値
が１．６∼３．２の範囲内に保たれるように，両水溶液を混合反応して
スラリーを得」との記載は，「両水溶液を混合反応」する時の「ｐＨ
値」の範囲を「１．６∼３．２」という特定の酸性領域に保つことを記
載したものであるのに対し，甲１の「反応のための適切なＰＨは，１か
ら１２，より好ましくは約３から約８，最も好ましくは約４から約５で
ある。」との記載は，製造の全工程の「ｐＨ値」の範囲を一般的に記載
したもので，その範囲も「１から１２」又は「約３から約８」というよ
うに酸性領域及びアルカリ性領域を含む広範囲のものであり，しかも，
反応開始時の「ｐＨ値」は記載されていないのであるから，甲１の上記
記載をもって，甲１に，「（i）反応系内のｐＨ値が１．６∼３．２の範
囲内に保たれるように，両水溶液を混合反応してスラリーを得る」工程
が記載されているものとは認められない。
また，甲１には，本件発明２の「（Ⅰ）」と「（Ⅱ）」のような２工
程の構成を採ることについての記載も示唆もない。
イ したがって，相違点５の認定が誤りであるとする原告の主張は失当で
ある。
(2) 相違点６の容易想到性について
原告は，①甲１の「本発明は，一般に銅ピリチオンの製造方法に関する
もので，より詳しくは，界面活性剤を使用しゲルのない銅ピリチオン分散
液を製造する方法に関する。」（４頁３行∼４行）との記載に照らすなら
ば，従来の銅ピリチオンの製造方法は，界面活性剤を使用していなかった
が，甲１の銅ピリチオンの製造方法は，界面活性剤を使用し，しかも，特
定の界面活性剤を使用することにより，従来の銅ピリチオンの製造方法の
欠点を改善するものである，②高純度で，粒径分布が均一な銅ピリチオン
粒子が甲１記載の製造方法によっても製造できることは前述のとおりであ
る，上記①及び②によれば，本件発明２の奏する作用効果は，甲１の記載
に基づけば当業者が容易に予測できる程度のものであるから，甲１の銅ピ
リチオンの製造方法において，界面活性剤を使用しないようにすること（
相違点６に係る本件発明２の構成）は，当業者が容易に想到し得たから，
これに反する審決の相違点６の容易想到性の判断は誤りであると主張す
る。
しかし，原告の主張は，以下のとおり理由がない。
ア 甲１の「本発明は，一般に銅ピリチオンの製造方法に関するもので，
より詳しくは，界面活性剤を使用しゲルのない銅ピリチオン分散液を製
造する方法に関する。」との記載（前記１(1)ア(ア)ｂ）から，従来の銅
ピリチオンの製造方法は，界面活性剤を使用しないものであったと認め
ることは困難である。
また，甲１には，「【特許請求の範囲】 １． イオン交換反応にお
いて銅塩，ピリチオン塩及び前記キャリアーからなる反応混合物を反応
させることを特徴とするゲルのない銅ピリチオン溶液または分散液の製
造方法であって，前記反応は少なくとも一つの界面活性剤の安定化有効
量の存在下で行われ，前記界面活性剤の総量は前記キャリアー中でゲル
の生成を防止または抑制するに十分な量であることを特徴とする製造方
法。」（前記１(1)ア(ア)ａ），「本発明の方法に使用される界面活性剤
は，非イオン系，アニオン系，カチオン系および両性系（これは普通双
イオン系とも呼ばれる）として知られる界面活性剤の部類から選ばれた
ものが好適である。この界面活性剤は単独で使用されてもよいし，また
は前述の界面活性剤の四分類から選ばれた二つ，三つあるいは四つさえ
もの界面活性剤の組み合わせで用いてもよい。・・・単独の界面活性剤
として使われるとき好ましさでは劣るが，カチオン系および両性系界面
活性剤は，界面活性剤をまったく使用せず製造された銅ピリチオンに比
べ，製造中のゲル化問題の程度を減じるという改善を示す。」（前記１(
1)ア(ア)ｄ），「「以下に掲げた例から選ばれる単独，または二，三，
または四つの界面活性剤の組み合わせのどのようなものも好適に使用で
きる。・・・」（前記１(1)ア(ア)ｅ），「比較例として，界面活性剤な
しで同じ方法で行ったとき，目でわかるゼラチン状の銅ピリチオン生成
物ができ，このものは粘度が高いため濾過すること，乾燥すること，お
よび取り扱うことが困難であった。」（前記１(1)ア(ア)ｊ）との記載が
あることに照らすならば，甲１の銅ピリチオンの製造方法においては，
界面活性剤の使用が不可欠であり，界面活性剤を使用をしないようにす
るとの動機付けを見出しがたい。
イ したがって，甲１の銅ピリチオンの製造方法において，当業者が相違
点６に係る本件発明２の構成を容易に想到し得たとの原告の主張は失当
である。
(3) 小括
以上によれば，本件発明２は，甲１に記載された発明に基づいて，当業
者が容易に発明をすることができたものではないとした審決の判断に誤り
はなく，原告主張の取消事由３は理由がない。
４ 結論
以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。他に審決を取
り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって，原告の本訴請求は理由がないから，これを棄却することとし，主
文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官 飯 村 敏 明
裁判官 大 鷹 一 郎
裁判官 嶋 末 和 秀