平成26(ネ)10016損害賠償等請求控訴事件

平成２６年８月２７日判決言渡

平成２６年（ネ）第１００１６号 損害賠償等請求控訴事件

（原審・大阪地方裁判所平成２３年（ワ）第１２７１６号）

口頭弁論終結日 平成２６年７月２日

判 決

控 訴 人 ネ オ ケ ミ ア 株 式 会 社

訴 訟 代 理 人 弁 護 士 中 森 亘

岡 田 徹

弁 理 士 伊 藤 晃

補 佐 人 弁 理 士 新 田 昌 宏

被 控 訴 人 株 式 会 社 Ｋ Ｂ Ｃ

訴 訟 代 理 人 弁 護 士 村 岡 友 一

原 田 裕 康

寺 田 有 希

主 文

１ 原判決を次のとおり変更する。

２ 被控訴人は，控訴人に対し，金１４５万４２００円及びこれに対する平成２

年１０月１９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

３ 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。

４ 訴訟費用は，第１，２審を通じてこれを１００分し，その３を被控訴人の負

担とし，その余を控訴人の負担とする。

５ この判決は，第２項に限り，仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第１ 控訴の趣旨

１ 原判決を次のとおり変更する。２ 被控訴人は，控訴人に対し，金５０００万円及びこれに対する平成２３年１月１９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。３ 訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。４ この判決は，仮に執行することができる。

第２ 事案の概要

１ 訴訟の概要

(1) 本件は，控訴人が，被控訴人の製造，販売する製品は控訴人の特許発明の技術的範囲に属するとして，①特許法６５条１項に基づく，特許権設定登録前の補償金の一部（１６００万円），②不法行為に基づく，特許権設定登録後に被控訴人の上記製造，販売により被った損害等の賠償金の一部（３４００万円。うち３００万円は弁護士費用相当の損害。 及び③①と②の合計金５０００万円に対する訴状送達）の日の翌日である平成２３年１０月１９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(2) 原審は，①被告製品イ号，ロ号，ハ号，ニ号，ホ号，ヘ号，ト号，チ号，リ号及びヌ号（別紙１）のうち，被告製品イ号，ロ号，ニ号及びホ号は，いずれも控訴人の特許発明の技術的範囲に属し，他方，被告製品ヘ号，ト号，チ号，リ号及びヌ号は，いずれも控訴人の特許発明の技術的範囲に属することを認めるに足りる証拠はない，②被告製品ハ号については，控訴人が請求の根拠とする期間内，すなわち，平成２２年３月１５日から平成２３年９月１６日までの間，被控訴人が販売した事実は認められない，③被控訴人が平成２３年３月２８日に販売した被告製品ホ号と同一の名称の商品及び同年１２月９日に販売した被告製品ロ号と同一の名称の商品は，いずれも控訴人の特許発明の技術的範囲に属すると認めるに足りる証拠はないと判断した。なお，原審は，被告製品ハ号については，上記のとおり被控訴人による販売の事実が認められないことから，控訴人の特許発明の技術的範囲に属するか否かにつき判断を要しない旨判示している。そして，原審は，控訴人の特許発明の実施料率を５パーセント，被告製品の販売による利益率を２０パーセントとし，①控訴人の警告書が被控訴人に到着した平成年３月１５日から控訴人の特許権設定登録日である同年９月１７日までの間における被告製品イ号，ロ号，ニ号及びホ号の売上高合計４９２万円に上記実施料率パーセントを乗じた２４万６０００円を補償金と，②同日以降，平成２３年９月日までの間における上記被告製品の売上高合計２４２万４０００円に上記利益率２０パーセントを乗じた４８万４８００円を損害賠償金と，③弁護士費用相当の損害額を７万３０００円と，それぞれ認め，これらの合計額８０万３８００円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２３年１０月１９日から支払済みまでの民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で控訴人の請求を一部認容し，その余は理由がないとして棄却した。控訴人は，原判決を不服として，控訴を提起した。２ 前提となる事実以下のとおり付加訂正するほか，原判決の「事実及び理由」「第２ 事案の概要」「１ 前提事実（争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認定できる事実） 記」載のとおりである。

(1) 原判決２頁２１行目「健康医療品」を「健康衣料品」と改める。

(2) 原判決３頁１３行目「二酸化炭素外用剤調整用組成物」を「二酸化炭素外用剤調製用組成物」と改める。

(3) 原判決３頁１４行目「分説」を「分節」と改める。

(4) 原判決５頁３行目「調整」を「調製」と改める。

(5) 原判決５頁５行目「被告は，」の前に「ア」を加える。

(6) 原判決５頁１２行目冒頭から６頁７行目末尾までを以下のとおり改める。「イ 被告製品イ号，ロ号，ハ号，ニ号及びホ号がいずれも本件特許発明の技術的範囲に属することにつき，当事者間に争いはない。ウ 控訴人は，当審第１回口頭弁論期日において，被告製品ヌ号に係る主張を撤回した。」

(7) 原判決６頁７行目末尾の後に，行を改めて以下のとおり付加する。「(5) 特許法６５条１項の警告（甲１３から甲１５，甲１７，弁論の全趣旨）本件特許出願については，平成２１年４月３０日，公開特許公報（「特開２００－９１３６５号」，甲１３）によって出願公開された。控訴人は，被控訴人に対し，平成２２年３月１０日付け通知書（甲１４。以下「本件通知書」という。）を送付し，同月１５日，本件通知書は被控訴人に到達した（甲）。本件通知書には，本件特許の発明の名称，出願番号，出願日，公開番号，公開日，分割の表示，原出願日，優先権主張番号，優先日及び本件特許の特許請求の範囲のうち請求項１の内容が明記されている上，被控訴人が製造，販売している製品「ピウズ ＣＯ２ ジェルパック」は上記請求項１に係る発明の技術的範囲に属すること，被控訴人が今後も上記製品の製造，販売を続けるのであれば，特許権設定登録後，特許法６５条の規定に基づき，本件通知書到達日から特許権設定登録時までの期間に被控訴人が実施した行為に対して補償金を請求することも起こり得ることなどが記載されている。さらに，控訴人は，被控訴人に対し，平成２２年３月日付けで，本件特許出願の公開特許公報等を送付した（甲１７）。以上によれば，控訴人は，被控訴人に対し，「書面を提示して警告をした」（特許法６５条１項）ものと認められる。

(6) 関連事件被控訴人は，平成２４年３月１６日，本件特許につき，特許無効審判を請求したが（無効２０１２－８０００３２号），同年９月２６日，特許庁は，「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし，同審決は確定した（甲５６，甲５７）。

(7) 別件訴訟（甲３３，甲３４）株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ（以下「メディオン社」という。）は，被控訴人ほか２社に対し，被告製品ロ号等を含む侵害品に係る特許権侵害差止等を求める訴えを大阪地方裁判所に提起した（大阪地方裁判所平成２３年（ワ）第号事件）。大阪地方裁判所は，平成２５年１月１７日，メディオン社の被控訴人ほか２社に対する請求のいずれについても，一部認容する旨の判決（以下「別件判決」という。）を言い渡した。被控訴人は，別件判決に対して控訴したが，同年１２月２６日，知的財産高等裁判所は，控訴を棄却する旨の判決を言い渡した。」３ 争点

(1) 侵害論ア 被告製品ヘ号，ト号，チ号及びリ号は，本件特許発明の技術的範囲に属するか。イ 被控訴人が平成２３年以降に販売した被告製品ロ号と同一の名称「ブリーズベールＣＯ２ジェル」を有する製品（以下，「ロ号同一名製品」という。）及び被告製品ホ号と同一の名称「ローズメゾンＣＯ２スぺリアマスク」を有する製品（以下，「ホ号同一名製品」という。）は，本件特許発明の技術的範囲に属するか。

(2) 損害論ア 被告製品の製造，販売による損害(ア) 被告製品ハ号及びチ号の販売の有無(イ) 特許法１０２条２項に基づく算定(ウ) 特許法１０２条３項に基づく算定イ 補償金ウ 弁護士費用相当の損害４ 争点についての当事者の主張

(1) 争点(1)（侵害論）ア 被告製品ヘ号，ト号，チ号及びリ号は，本件特許発明の技術的範囲に属するか。(ア) 控訴人の主張ａ 被告製品ヘ号，ト号及びチ号について化粧品の分野においては，若干の成分の変更であっても，製品の品質，効能等に大きな影響を及ぼす可能性があることから，特段の事情がない限り，成分表記を同じくするものについては成分の変更はないものと考えるのが合理的である。被告製品へ号及びト号の成分表記は，被告製品イ号からニ号の成分表記と同一であるから，これらの製品は互いに同一の成分を含有しているものと考えられる。同様に，被告製品チ号の成分表記は，被告製品ホ号の成分表記と同一であるから，これらの製品も互いに同一の成分を含有しているものと考えられる。したがって，被告製品へ号及びト号は，被告製品イ号からニ号と同様に，被告製品チ号は，被告製品ホ号と同様に，本件特許発明の技術的範囲に属するといえる。ｂ 被告製品リ号について

(a) 被告製品リ号の顆粒の成分表記は，被告製品イ号からホ号の成分表記と同一であるから，これらの製品は互いに同一の成分を含有しているものと考えられる。

(b) 他方，被告製品リ号のジェルについては，被告製品イ号からホ号とは異なる成分表記がなされているが，以下の点によれば，本件特許発明の技術的範囲に属するものといえる。

① 被告製品イ号からホ号はいずれも，本件特許発明の技術的範囲に属するところ，前述したとおり，被告製品ヘ号及びト号の成分表記は，被告製品イ号からニ号の成分表記と同一であり，被告製品チ号の成分表記は，被告製品ホ号の成分表記と同一である。この点につき，被告製品リ号のジェルに関し，その炭酸ジェルパックとしての基本性能を，被告製品イ号からチ号と大きく異なったものとする理由はない。このことから，被控訴人が，被告製品リ号のみを，あえて被告製品イ号からチ号と異なる成分にして製造，販売することは考え難い。

② 本件特許発明１のうち，ジェルに係る成分は，水，増粘剤，炭酸塩であるところ，被告製品イ号のジェルの成分表記には，水，増粘剤（セルロースガム，アルギン酸ナトリウム），炭酸塩（炭酸水素ナトリウム，塩基性炭酸亜鉛）が，被告製品リ号のジェルの成分表記には，水，増粘剤（アルギン酸ナトリウム，セルロースガム），炭酸塩（炭酸水素ナトリウム）が，それぞれ，含まれている。被告製品イ号のジェルと被告製品リ号のジェルとの間には，アルギン酸ナトリウムとセルロースガムの順序及び塩基性炭酸亜鉛含有の有無という相違はあるものの，前述した本件特許発明１のうちジェルに係る成分である水，増粘剤及び炭酸塩に着目すると，被告製品イ号のジェル及び被告製品リ号のジェルはいずれも，水，増粘剤，炭酸塩の順序で構成されている。この点に関し，化粧品については，厚生労働省の通達によって全成分名を分量の多い順に記載すべきことが定められており，したがって，被告製品イ号のジェル及び被告製品リ号のジェルにそれぞれ含まれている水，増粘剤，炭酸塩の量は，いずれにおいても水が最も多く，炭酸塩が最も少ないといえる。

(c) 以上によれば，被告製品リ号も，顆粒，ジェル共に本件特許発明の技術的範囲に属する。(イ) 被控訴人の主張ａ 被告製品ヘ号，ト号及びチ号について本件特許発明においては含有成分の重量比が問題になっているのであるから，被告製品ヘ号，ト号及びチ号が，本件特許発明の技術的範囲に属する被告製品イ号からホ号と成分表記を同じくすることを根拠に，含有成分の重量比も同一であるとし，したがって，同様に本件特許発明の技術的範囲に属するという控訴人の主張は，それ自体が侵害論の主張として不十分であり，失当である。ｂ 被告製品リ号について控訴人の主張は，構成要件該当性に関する主張を欠き，失当である。イ 被控訴人が平成２３年以降に販売したロ号同一名製品及びホ号同一名製品は，本件特許発明の技術的範囲に属するか。(ア) 控訴人の主張以下の理由により，ロ号同一名製品，ホ号同一名製品は，それぞれ，被告製品ロ号，被告製品ホ号の各含有成分を変更したものであり，いずれも本件特許発明の技術的範囲に属しないという被控訴人の主張は不合理であり，ロ号同一名製品，ホ号同一名製品はそれぞれ，被告製品ロ号，被告製品ホ号にほかならず，したがって，いずれも本件特許発明の技術的範囲に属する。ａ すなわち，前記のとおり，化粧品の分野においては，若干の成分の変更であっても，製品の品質，効能等に大きな影響を及ぼす可能性があり，また，肌に直接塗布する製品であるから，顧客は，その品質，効能，副作用，アレルギー反応等には敏感であり，十分に留意する。したがって，化粧品の成分を変更するのであれば，通常，製品の名称を変えるか，少なくとも従前の名称の語頭に「Ｎｅｗ」，「新」等を付けるなどして，上記変更前の製品とは異なるものであることを明示するはずである。しかしながら，ロ号同一名製品，ホ号同一名製品のいずれも，被告製品ロ号，被告製品ホ号の各名称をそのまま使用しており，何ら表記は変更されていない。ｂ 仮に被控訴人が主張する成分変更が実施されたのであれば，その旨の説明資料を顧客である事業者や最終ユーザーに配布したり，プレス発表を行ったりするはずであるが，そのような形跡は一切ない。ｃ 被控訴人は，その主張する成分変更後の含有成分を表記したパッケージを書証として提出しているが（乙４，乙５），パッケージの表記は，事業者において容易に，かつ，安価で変更し得るものであるから，上記書証をもって，被控訴人が主張する成分変更の事実を認めることはできない。(イ) 被控訴人の主張ロ号同一名製品及びホ号同一名製品は，それぞれ被告製品ロ号，被告製品ホ号の各含有成分中，水溶性分散剤を乳糖から果糖に変更したものであり，いずれも本件特許発明の技術的範囲に属しない。被控訴人は，以下のとおり，本件特許権の設定登録後，本件特許権の侵害行為に及ぶことを回避するために，被告製品ロ号及びホ号を含む被告製品につき，成分変更を行った。すなわち，被控訴人は，平成２２年１０月上旬，弁理士から，被告製品の含有する水溶性分散剤を果糖のみなどとすれば，被告製品が本件特許権の侵害品に当たらなくなる旨の意見を取得し，同年１１月，製造元に対し，被告製品の水溶性分散剤を果糖に変更した試作品の製作を指示した。その後，被控訴人は，同年１２月中に被告製品のすべてについて水溶性分散剤を果糖に変える成分変更を完了し，平成２年１月以降，適宜，販売先に対してその旨通知し，上記成分変更後の非侵害品の販売を開始した。被告製品ロ号について，被控訴人は，平成２３年２月，販売先に対して成分変更後のサンプル及び成分表を送付し，同年５月に了解を得た。被告製品ホ号について，被控訴人は，同年３月，販売先に対して成分変更後のサンプル及び成分表を送付し，同月中に了解を得た。

(2) 争点(2)（損害論）ア 被告製品の製造，販売による損害(ア) 控訴人の主張本件特許権の設定が登録された平成２２年９月１７日から事実審の口頭弁論終結時，すなわち，平成２６年７月２日までの間に（以下「本件損害賠償請求対象期間」という。，被控訴人による被告製品の製造，販売によって生じた損害の賠償を求め）る。ａ 被告製品ハ号及びチ号の販売の有無

(a) 被告製品ハ号の販売の有無株式会社ブラン（以下「ブラン社」という。）の「２０１０－０９－０１」の「キャンペーン情報！」に「只今，お月見キャンペーン実施中♪パールブランＣＯ２ジェル（４包）がお得にお買い求め頂けます。」と，「２０１１－５－３１」の「キャンペーン情報」に「只今，夏はすぐそこ！キャンペーン実施中です♪大人気のパールブランＣＯ２ジェル（４包入り）がお得にお買い求め頂けます！」とそれぞれ記載されていることに鑑みると，本件損害賠償請求対象期間中，原審が対象期間とした平成２３年９月１６日までの間においても，被告製品ハ号が販売されていた可能性は高いといえる。

(b) 被告製品チ号の販売の有無被控訴人は，本件損害賠償請求対象期間中，被告製品チ号を販売していた。ｂ 特許法１０２条２項に基づく算定

(a) 被控訴人は，遅くとも本件通知書が到達した平成２２年３月１５日から被告製品を製造・販売しており，本件特許権の設定が登録された同年９月１日から原審の訴え提起（平成２３年９月半ばとする）までの約１年間に被控訴人が製造，販売した被告製品の数量は，合計で６００万個を下らないと考えられる。被告製品１個当たりの消費者向け販売価格は１５７５円（税込み）であるところ（甲３，甲７），卸売価格はその２０パーセント程度と推測でき，したがって，被控訴人は，被告製品を１個当たり３００円で他社に卸売していたものと推測できる。別件判決の説示によれば，被告製品に対応する侵害品の売上高合計は３８７０万円であり，同金額から仕入額を控除した１７７２万０５７２円が利益に当たるから，利益率は１７７２万０５７２円を３８７０万７１６８円で除した４５．パーセントである。

(b) したがって，控訴人の損害は，被控訴人の利益をもって推定する旨の特許法１０２条２項によれば，３００円（単価）×４５．７８パーセント（利益率）×６００万個（販売数量）を下らず，本件においてはそのうち３１００万円を請求する（なお，控訴人は，利益率につき，原審の平成２３年１０月１１日付け訴状においては販売価格の２０パーセントを下らない旨を主張していたところ，平成２５年１０月１１日付け「訴えの変更申立書２」において，別件判決の内容を根拠として販売価格の４９パーセントを下らない旨主張し，さらに，当審においては，前記のとおり販売価格の４５．７８パーセントと主張している。。）ｃ 特許法１０２条３項に基づく算定

(a) 以下の理由により，本件特許発明の実施料率は１０パーセントとすべきである。

① 別件訴訟における侵害品は被告製品と同種製品であり，侵害品の大半は被告製品と一致するところ，別件判決及びその控訴審判決は，上記侵害品に係る特許発明の実施料率を売上高の１０パーセントと認定した。本件特許発明は，より強い美容及び医療効果がより短期間で得られる二酸化炭素外用剤を調製できるなどという作用効果を有する重要な特許であり，また，別件訴訟の侵害品に係る特許発明と同じく，控訴人代表者によって発明されたものであるから，別件判決と同じ実施料率を認めるべきである。

② 甲５８号証，すなわち，株式会社帝国データバンク作成の「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書～知的財産（資産）価値及びロイヤルティ料率に関する実態把握～ 本編」（平成２２年３月）において，「国内企業・ロイヤルティ料率アンケート調査と文献調査におけるロイヤルティ料率の比較」と題する表には，日本国内の化学の産業分野におけるロイヤルティ率が５．３パーセントであることが，産業別司法決定ロイヤルティ料率「 （２年～２００８年）」と題する表には，化学の産業分野の「平均値」が６．１パーセント，「最大値」が２０．０パーセントであることがそれぞれ記載されており，控訴人主張の１０パーセントという実施料率は何らこれに矛盾しない。また，甲１６号証（社団法人発明協会発行の「実施料率〔第５版〕 ）によれば，」「医薬品・その他の化学製品」の分野において１０パーセントまでの実施料率は比較的多く，５０パーセントまでの実施料率さえ存在する。

③ 被控訴人は，控訴人との和解交渉の過程において，平成２４年月，メール（甲３７）において，１０パーセントを上回るロイヤルティを提案した。

(b) したがって，特許法１０２条３項に基づく控訴人の損害は，前述した被告製品の売上高，すなわち，３００円（単価）×６００万個（販売数量）×実施料率（１０パーセント）を下らず，本件においてはそのうち３１００万円を請求する（なお，控訴人は，実施料率につき，原審の平成２３年１０月１１日付け訴状においては売上高の５パーセントを下らない旨を主張していたところ，平成２５年１０月１１日付け「訴えの変更申立書２」において，別件判決の内容等を根拠として売上高の１０パーセントを下らない旨主張し，当審においても同主張を維持している。。）ｄ 被控訴人の主張に対する反論被控訴人は，特許法１０２条１項ただし書所定の事情について主張するが，控訴人は，同法１０２条２項及び３項に基づく損害を請求しており，したがって，被控訴人の上記主張は法的位置付けが明確とはいえず，理由がない。控訴人は，メディオン社から，製品の製造，販売を差し止められたことはなく，現に，本件特許発明の実施に係る製品の製造，販売を継続している。(イ) 被控訴人の主張ａ 被告製品ハ号及びチ号の販売の有無被控訴人は，平成２２年３月１５日以降，被告製品ハ号及びチ号を販売等していない。ブラン社は，同日よりも前に被控訴人から仕入れた被告製品ハ号の在庫品を小売していたにすぎない。ｂ 特許法１０２条２項に基づく算定，同条３項に基づく算定

(a) 販売個数本件特許発明の技術的範囲に属する被告製品イ号，ロ号，ニ号及びホ号の平成２年３月１５日以降の販売個数は，別紙２のとおりである。被控訴人は，平成２３年１月１日以降は被告製品を販売しておらず，同日以降，被告製品と同名の製品が販売されていたとしても，それは成分変更によって本件特許発明の技術的範囲に属しなくなったものである。

(b) 販売価格被告製品の１個（１包，１回使用分）当たりの販売価格は，被告製品イ号が２６円，被告製品ロ号，ニ号及びホ号がいずれも２５０円である。被告製品イ号については１０個（包）を箱に入れて１箱２６００円で，被告製品ロ号及びニ号については２０個（包）を箱に入れて１箱５０００円で，被告製品ホ号については１０個（包）を箱に入れて１箱２５００円で，それぞれ販売していた。

(c) 利益率販売価格の２０パーセントの限度で認め，それを超えるものについては争う。

⒟ 実施料率について実施料率が販売価格の５パーセントであることについては，被告製品の市場の一般論としては争わないが，後記のとおり，本件特許発明の実施料率はより低いものとすべきである。

(e) 特許法１０２条１項ただし書所定の事情

① メディオン社は，発明の名称を「二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物」とする特許権（特許第５１６４４３８号）の特許権者である。

② 控訴人は，本件特許の実施品を製造，販売しているが，これは，メディオン社の上記特許権を侵害するものであるから，被告製品の販売の有無にかかわらず，控訴人は，上記特許権の存在により，法律上，本件特許の実施品を製造，販売することができなかったから，本件特許は，法律上の実施可能性がなかったものである。現に，メディオン社は，上記特許権に基づく権利行使を十全に行っていた。

③ したがって，本件においては，ⅰ）特許法１０２条１項ただし書所定の「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者が販売することができないとする事情」が存在し，被控訴人の販売数量の全部又は少なくとも９割を超える部分について損害額が控除されなくてはならず，ⅱ）実施料率に関しても，仮にライセンスを設定した場合であっても，メディオン社の上記特許との抵触を考えると，通常の５パーセントといった料率を設定することは困難であり，せいぜい１パーセント程度と評価されるべきである。

④ 特許法１０２条２項は，同条１項の損害の推定規定であるから，同項ただし書所定の事情は，同条２項に基づく損害の算定にも影響を与える。実質的にみても，特許権者の製品が第三者の特許権の侵害品に該当する場合は，客観的に当該特許権者の有する特許発明の実施可能性は低減又は消滅するものといえるから，損害算定の基礎となる「譲渡数量」を調整しなければならない。特許法１０２条３項についても，特許権者の特許発明が第三者の特許権と抵触する可能性があれば，商慣習上，通常どおりの実施料率を設定することは難しくなり，多くの場合，比較的安価なライセンス付与を余儀なくされることから，被控訴人の主張する同条１項ただし書所定の事情は，本件特許発明の実施料率の認定に当たり，重要な意義を有する。控訴人が主張する甲３７号証のメールに係るロイヤルティは，本件における損害賠償金，補償金とは何ら関係のないものである。イ 補償金(ア) 控訴人の主張ａ 上記のとおり，被控訴人は，遅くとも本件通知書が到達した平成２年３月１５日から被告製品を製造・販売しているところ，同日から平成２２年９月１７日の特許権の設定登録時までの約６か月間の製造・販売数は，少なくとも合計で３００万個を下らないと考えられる。ｂ また，補償金の額は「実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」（特許法６５条１項）であり，少なくとも，単価に上記販売個数を乗じ，更に１０パーセントの実施料率を乗じた９０００万円と算出される。本件においては，そのうち１６００万円を請求する。(イ) 被控訴人の主張争う。補償金の実施料率については前記のとおりである。ウ 弁護士費用相当の損害(ア) 控訴人の主張本件訴えに当たって相当な弁護士費用は，損害賠償金総額及び補償金総額の合計額の１０パーセントに当たる２７００万円又は９７２０万円が相当である。本件においては，そのうち３００万円を請求する。(イ) 被控訴人の主張争う。

第３ 当裁判所の判断

１ 争点(1)（侵害論）について

(1) 被告製品へ号，ト号，チ号及びリ号は，本件特許発明の技術的範囲に属す

るか。控訴人は，被告製品ヘ号，ト号，チ号及びリ号の各パッケージ（甲２７から甲３）のほかは，上記被告製品の内容を示す証拠を提出していないところ，上記各パッケージのいずれにおいても含有成分の名称は記載されており，その内容はおおむね本件特許発明と合致しているものの，本件特許発明においては，粒状物と粘性組成物との重量比等，含有成分の重量比が具体的数字で特定されているのに対し 「前（提となる事実」，上記パッケージには，各含有成分の重量比に関する記載は全く見）られない。以上によれば，被告製品ヘ号，ト号，チ号及びリ号が本件特許発明の技術的範囲に属すると認めるに足りる証拠はないというべきである。

(2) 被控訴人が平成２３年以降に販売したロ号同一名製品及びホ号同一名製

品は，本件特許発明の技術的範囲に属するか。ア 証拠（甲２５，甲２６，甲４２）及び弁論の全趣旨によれば，被控訴人が，①平成２３年９月２８日，同年１２月９日及び平成２４年１月１２日にロ号同一名製品を，②平成２３年３月２８日及び同年８月１７日にホ号同一名製品を，それぞれ，販売したことが認められる。なお，被控訴人の請求明細書（甲４２）によれば，被控訴人は，平成２４年１月日付けでホ号同一名製品２４セットを６万円で販売しているところ，同月２５日付けでホ号同一名製品２４セット，６万円の返品を受けている。同返品の備考欄には「１月１７日分返品」と記載されているが，本件において，被控訴人が同日付けでホ号同一名製品を販売したことを示す証拠はないことから，上記返品は，上記の平成２４年１月１６日付けの販売に係るものと推認できる。したがって，同月内に返品された上記期日に係る販売を被控訴人による販売分として計上することは相当でないといえる。また，上記請求明細書によれば，被控訴人は，平成２３年１１月１６日，同年１月１５日にそれぞれ，ホ号同一名製品２４０セットを６０万円で販売しているところ，同年１１月１６日の販売分については同年１２月２２日に，同月１５日の販売分については，平成２４年１月１６日にそれぞれ返品を受けていることが認められるところ，これらについても，約１か月で返品された上記各期日に係る販売を被控訴人による販売分として計上することは相当でないと考える。イ 被告製品ロ号及びホ号がいずれも本件特許発明の技術的範囲に属することについては当事者間に争いがないところ，これらは化粧品であることから，その含有成分や重量比は，顧客誘引力の主たる要因として重要な意義を有し，各製品を特徴付けてほかの製品と識別するものといえる。このことに鑑みると，被控訴人において販売する，被告製品と同一の名称を有する製品は，含有成分や重量比を当該被告製品と同じくし，本件特許発明の技術的範囲に属するものと推認できるというべきである。したがって，被控訴人が平成２３年９月２８日，同年１２月９日及び平成２４年月１２日に販売したロ号同一名商品，平成２３年３月２８日及び同年８月１７日に販売したホ号同一名商品は，それぞれ，被告製品ロ号，被告製品ホ号と含有成分や重量比を同じくし，本件特許発明の技術的範囲に属するものと推認できる。ウ(ア) 一方，被控訴人は，平成２３年以降に販売したロ号同一名商品，ホ号同一名商品は，それぞれ，被告製品ロ号及びホ号につき，本件特許発明の技術的範囲に属するのを回避するために当初の成分を変更したものであり，したがって，本件特許発明の技術的範囲に属しない旨主張する。(イ)ａ 確かに，「前提となる事実」，証拠（乙４，乙５，乙１４から乙１の２，乙１７の１，２）及び弁論の全趣旨によれば，被控訴人は，平成２２年３月に前記のとおり特許法６５条１項の警告に当たる本件通知書を送付され，さらに，同年９月１７日に本件特許権の設定が登録されたことを受けて，同年１０月上旬頃から，被告製品ロ号及びホ号を含む被告製品が本件特許権の侵害品になることを回避するために，弁理士に問い合わせてその回答に従って試作品を作製するなど，被告製品の含有成分を変更する具体的作業に携わっていたことが認められる。ｂ しかしながら，他方，被控訴人が成分変更後の製品のサンプル及び成分表を取引先に送付したのは平成２３年に入ってからである（乙１８の１，２，乙２１の１，２，弁論の全趣旨）。しかも，被控訴人は，被告製品ロ号については同年５月に，被告製品ホ号については同年３月に，各製品の銀包，紙箱に貼付する成分表示の訂正シールの作成作業に携わっており（乙１９の１，２，乙２０の１，２，乙２２の１，２，乙２３の１，２，弁論の全趣旨），これらの時点では，成分変更後の製品の販売の準備段階にあったものと認められる。加えて，被控訴人が実際に成分変更後の製品を販売したことを認めるに足りる証拠はない。なお，被控訴人が平成２３年９月２８日，同年１２月９日及び平成２４年１月１２日に販売したロ号同一名製品については，被控訴人の請求明細書上「ブリーズベールＣＯ２ゲル（ＮＥＷ）」と記載されているが（甲４２），被控訴人において被告製品ロ号を販売した事実を認めている平成２２年１２月３日の売上げについても同様に記載されていることから，「（ＮＥＷ） の記載が必ずしも成分変更後の」新製品を意味するものではないといえる。(ウ) 以上によれば，前記のとおり，被控訴人が被告製品ロ号及びホ号につき，当初の成分を変更して本件特許発明の技術的範囲に属しない非侵害品とする準備を進めていた事実は認められるものの，実際に変更されたことを認めるに足りる証拠がない以上，この事実が前記イの推認を揺るがせるものとはいえず，被控訴人の前記主張は採用できない。

２ 争点(2)（損害論）について

(1) 被告製品の製造，販売による損害

ア 被告製品ハ号及びチ号の販売の有無(ア) 被告製品ハ号の販売の有無ａ 甲４５号証は被告製品ハ号のパッケージであると認められるところ，下部に「発売元 株式会社ブラン」「製造元， 株式会社カルゥ」と記載されていること及び弁論の全趣旨によれば，ブラン社が被控訴人から被告製品ハ号を仕入れて販売していた事実が認められる。そして，ブラン社のホームページ（甲４３）においては，「２０１０－０９－０１」の「キャンペーン情報！」に「只今，お月見キャンペーン実施中♪パールブランＣＯ２ジェル（４包）がお得にお買い求め頂けます。」と，「２０１１－５－３１」の「キャンペーン情報」に「只今，夏はすぐそこ！キャンペーン実施中です♪大人気のパールブランＣＯ２ジェル（４包入り）がお得にお買い求め頂けます！」と，それぞれ記載されていることから，平成２２年９月頃及び平成２３年５月頃，ブラン社が被告製品ハ号を販売していた事実が推認できる。ｂ しかしながら，上記のとおりブラン社が販売していたと推認できる被告製品ハ号につき，被控訴人がブラン社に卸売した時期は不明である。また，被控訴人の請求明細書（甲４２）にも，被告製品ハ号に関わる記載は一切見られない。ほかに，被控訴人による被告製品ハ号の販売事実を認めるべき証拠はない。以上によれば，被控訴人が控訴人から本件通知書を受領した平成２２年３月１５日以降，被控訴人が被告製品ハ号を販売したことを認めるに足りる証拠はないというべきである。(イ) 被告製品チ号の販売の有無被告製品チ号については，前述したとおり，本件特許発明の技術的範囲に属すると認めるに足りる証拠がないことから，販売の有無についての判断を要しない。イ 特許法１０２条２項に基づく算定(ア) 弁論の全趣旨によれば，①被告製品イ号，ロ号，ニ号及びホ号の１個（１包，１回使用分）当たりの販売価格は，被告製品イ号が２６０円，被告製品ロ号，ニ号及びホ号がいずれも２５０円であること，②被告製品イ号については１個（包）を箱に入れて１箱２６００円で，被告製品ロ号及びニ号については２０個（包）を箱に入れて１箱５０００円で，被告製品ホ号については１０個（包）を箱に入れて１箱２５００円で，それぞれ販売していたことが認められ，これに反する証拠はない。そして，証拠（甲３６，甲４２，乙１から乙３）及び弁論の全趣旨によれば，別紙３のとおりの被告製品の売上高が認められ，これを超える売上げの存在を認めるに足りる証拠はない。(イ)ａ 利益率については，被控訴人が販売価格の２０パーセントの限度で認めていることにも鑑み，原判決と同じく，販売価格の２０パーセントとするのが相当である。ｂ この点に関し，控訴人は，別件判決において認定された侵害品の売上高合計から仕入額を控除するなどして利益率４５．７８パーセントを算出し，本件においても同じ利益率を認めるべきである旨主張する。しかしながら，別件訴訟においては本件における被告製品以外のものも審理対象に含まれている上，本件とは提出された証拠も異なることを考えれば，別件判決の内容から算出した利益率を本件の利益率とすることは，相当とはいい難い。また，控訴人は，別件訴訟の審理において提出した証拠の一部を本件の書証として提出するが（甲５１から甲５５），それらには，被告製品ロ号，ニ号，ホ号，へ号，ト号及びリ号について平成２３年３月から平成２４年２月までの販売単価，仕入単価等が記載されているにすぎず，同記載内容をもって利益率を算定することはできない。ほかに，本件において，前記のとおり２０パーセントとした利益率を更に上げるべき事情の存在はうかがわれない。以上によれば，控訴人の前記主張は採用できない。(ウ) 以上を前提として，特許法１０２条２項に基づき，損害額を算定する。別紙３によれば，本件損害賠償請求対象期間中の各被告製品の売上高は，被告製品イ号が６２万４０００円，被告製品ロ号・ニ号が２４７万５０００円，被告製品ホ号が１８０万円である。したがって，本件における損害額は，これらの売上高の合計額４８９万９０００円に上記利益率２０パーセントを乗じた９７万９８００円となる。なお，控訴人は，特許法１０２条３項に基づく損害額の算定も主張するが，これは，同法１０２条２項に基づく損害額の算定の主張との関係では選択的なものと解され，本件においては，後述するとおり実施料率を７パーセントと認めることから，同法１０２条３項に基づいて損害額を算定した場合，前記の９７万９８００円よりも低額になることは明らかといえるので，同項に基づく損害の算定については判断しない。

(2) 補償金

ア ①公刊物である平成１５年９月３０日付けの「実施料率（第５版）（社」団法人発明協会研究センター編，甲１６）によれば，「医薬品・その他の化学製品」につき，平成４年度から平成１０年度の実施料率の平均値は，イニシャル・ペイメント条件のあるものにおいて６．７パーセント，ないものにおいて７．１パーセントであったこと，②株式会社帝国データバンク作成の「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書～知的財産（資産）価値及びロイヤルティ料率に関する実態把握～ 本編」（平成２２年３月，甲５８）において，「国内企業・ロイヤルティ料率アンケート調査と文献調査におけるロイヤルティ料率の比較」と題する表には，化学の産業分野における日本国内のアンケート結果は．３パーセントである旨が，「産業別司法決定ロイヤルティ料率（２００４年～２年）」と題する表には，化学産業の「平均値」が司法データは６．１パーセント，市場データは５．４パーセントである旨が，それぞれ記載されていることに鑑みれば，補償金支払請求に当たっての本件特許発明の実施料率については，７パーセントと認めるのが相当である。イ(ア) 控訴人は，別件判決と同じく１０パーセントの実施料率を認めるべきである旨主張するが，前記のとおり，別件訴訟においては本件における被告製品以外のものも審理対象に含まれている上，本件とは提出された証拠も異なることを考えれば，本件において別件判決と同一の実施料率を認める理由はないというよりほかはなく，上記主張は採用できない。(イ) また，控訴人は，実施料率を１０パーセントとすべき理由の１つとして，被控訴人が和解交渉の過程において１０パーセントを上回るロイヤルティを提案していた旨を主張する。この点に関し，確かに，２００２年１２月２７日付けで被控訴人担当者が控訴人担当者に出したメール（甲３７）には，「訴訟和解に関する金額提示は，当事者間で行わないことを前提に，再度こちらの商取引条件希望を提示させていただきます。【商取引希望条件】「１剤：顆粒／２剤：ジェルを弊社にて生産し，１剤／２剤セットでの生産数量に応じたロイヤリティ」という記載が存在し，具体的金額も提示されている。しかしながら，上記「ロイヤリティ」は，控訴人，被控訴人間において，本件提訴後に，話合いによる円満解決と今後の取引継続を目指す交渉の中で，１つの提案として出されたものにすぎないといえ，最終的な合意が得られたものではないから，「実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」の算定に当たり，重視することはできない。よって，控訴人の主張は採用できない。ウ 以上を前提に補償金の額を算定する。別紙３によれば，本件通知書が被控訴人に到達した平成２２年３月１５日から本件特許権の設定が登録された同年９月１７日までの間における各被告製品の売上高は，被告製品イ号が３１２万円，被告製品ロ号・ニ号が１２０万円，被告製品ホ号が６０万円である。したがって，本件における補償金の額は，これらの合計額である４９２万円に実施料率７パーセントを乗じた３４万４４００円となる。

(3) 特許法１０２条１項ただし書所定の事情について

被控訴人は，控訴人が製造，販売している本件特許発明の実施品がメディオン社の有する特許権の侵害品に当たることを指摘し，これが特許法１０２条１項ただし書所定の事情に当たるとして，被控訴人の販売数量のすべて又は少なくとも９割を超える部分について損害額が控除されなければならず，また，実施料率も１パーセント程度と評価されるべきである旨主張する。ア 損害賠償の点についてみると，そもそも特許法１０２条１項ただし書は，特許権者が受けた損害の額を同項本文に基づいて算定することを前提としており，これを直ちに同法１０２条２項，３項に適用又は準用できると解するのは相当ではない。もっとも，同法１０２条２項は，特許権侵害者が当該侵害行為により受けた利益の額を特許権者が受けた損害の額と推定するものであるところ，被控訴人の主張する事実は，上記推定を覆滅させる事情に当たり得る余地があるものといえる。そこで検討するに，確かに，証拠（甲２，乙９から乙１２）及び弁論の全趣旨によれば，①メディオン社は，発明の名称を「二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物」とする特許権（特許第５１６４４３８号。以下「メディオン社特許」という。）を有していること，②控訴人が販売している本件特許発明の実施品に，メディオン社特許の発明の技術的範囲に属するものがあること，③メディオン社は，メディオン社特許権の侵害品を製造，販売していると判断した者に対し，中止を求める通告書を送付したことが認められる。しかしながら，控訴人自身がメディオン社から製品の製造，販売の中止を求められるなど，本件特許発明の実施品の製造，販売を妨げられる事態が生じたと認めるに足りる証拠はない。以上によれば，上記①から③の点は特許法１０２条２項の推定を覆滅させるものとはいえず，したがって，前記損害額の認定を左右するものではない。イ 実施料率についても，上記のとおり，本件特許発明の実施品の製造，販売を妨げられる事態が生じたと認めるに足りる証拠はないことから，上記①から③の点は，前記のとおり７パーセントと認定した実施料率を更に低減させるまでのものとはいい難い。ウ 以上によれば，被控訴人の前記主張は採用できない。

(4) 弁護士費用相当の損害

本件事案の性質，内容，認容額等に鑑み，１３万円をもって弁護士費用相当額の損害と認める。なお，特許法６５条１項に基づく補償金は，不法行為に基づく損害賠償請求権とは性質を異にするものの，①出願公開から特許権の設定登録までの間に当該特許出願に係る発明を実施した者に対して支払を求めるものであること，②同条６項において，同法１０１条など特許権侵害に関する規定及び民法７１９条など不法行為に関する規定が数多く準用されていることから，弁護士費用相当の損害額の認定に当たって，補償金の認容額を，不法行為に基づく損害賠償金の認容額に準じて考慮することとした。

第４ 結論

以上によれば，控訴人の請求は，その余の点について判断するまでもなく，１４万４２００円（９７万９８００円＋３４万４４００円＋１３万円）及びこれに対する平成２３年１０月１９日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるから認容し，その余は理由がないから棄却すべきであるところ，これと異なり，控訴人の請求を８０万３８００円及びこれに対する平成２３年１０月１９日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の限度で一部認容し，その余を棄却した原判決は一部失当であって，本件控訴の一部は理由があるから，原判決を上記のとおり変更することとして，主文のとおり判決する。知的財産高等裁判所第２部裁判長裁判官清 水 節裁判官新 谷 貴 昭裁判官鈴 木 わ か な別紙１被 告 製 品 目 録炭酸ジェルパック（二酸化炭素外用剤調製用組成物）製品名イ号 「ピウズＣＯ２ジェルパック」ロ号 「ブリーズベールＣＯ２ジェル【パック】」ハ号 「パールブランＣＯ２ゲル」ニ号 「【ＬＢＬ】炭酸パックＣＯ２ゲル ブリーズベールＣＯ２ゲル」ホ号 「ローズメゾンＣＯ２スペリアマスク」へ号 「キアラセルＣＯ２ゲル」ト号 「トリコプラチナムＣＯ２ゲル」チ号 「セルバルーンＣＯ２ゲル」リ号 「ＳＩＳ Ｎｏ．９ リカバリーマスク」ヌ号 上記イ号ないしリ号のほか，以下の構成からなる製品。Ａ 水溶性酸，増粘剤として加工澱粉，デキストリン，馬鈴薯澱粉，トウモロコシ澱粉，キサンタンガム及びヒドロキシプロピルセルロースから選択される１種又は２種以上，この増粘剤とは別の物質である水溶性分散剤として乳糖，白糖，Ｄ－マンニトール，及び尿素から選択される１種又は２種以上を必須成分とし，前記増粘剤が前記水溶性酸及び前記水溶性分散剤と混合されている粒状物と，Ｂ 炭酸塩，水，増粘剤を必須成分とし，使用時に前記粒状物と混合する粘性組成物とを含み，Ｃ 前記粒状物全体に対して前記水溶性酸が２～５０重量パーセント，前記増粘剤が１０～４０重量パーセント，前記水溶性分散剤が３０～８５重量パーセントであり，Ｄ 前記粘性組成物全体に対して炭酸塩が０．１～１０重量パーセント，水が７０～９７．５重量パーセント，前記粘性組成物の増粘剤が０．５～２０重量パーセントであり，Ｅ 前記粒状物と粘性組成物との重量比が１：１０～４０であるＦ ことを特徴とする二酸化炭素外用剤調製用組成物。以 上別紙２販 売 一 覧被告製品イ号（単価はいずれも２６０円）販売日時 数量（包） 売上高

(1) 平成２２年４月２７日 2400 62 万 4000 円

(2) 平成２２年６月１２日 2400 62 万 4000 円

(3) 平成２２年７月１３日 2400 62 万 4000 円

(4) 平成２２年８月１１日 2400 62 万 4000 円

(5) 平成２２年９月９日 2400 62 万 4000 円

(6) 平成２２年１２月２７日 2400 62 万 4000 円

小計 14400 374 万 4000 円被告製品ロ号・ニ号（単価はいずれも２５０円）販売日時 数量（包） 売上高

(1) 平成２２年４月８日 2400 60 万 0000 円

(2) 平成２２年７月１４日 2400 60 万 0000 円

(3) 平成２２年１０月８日 2400 60 万 0000 円

(4) 平成２２年１２月３日 2400 60 万 0000 円

小計 9600 240 万 0000 円被告製品ホ号（単価はいずれも２５０円）販売日時 数量（包） 売上高

(1) 平成２２年３月２６日 2400 60 万 0000 円

(2) 平成２２年１０月１８日 2400 60 万 0000 円

小計 4800 120 万 0000 円別紙３被告製品売上高被告製品イ号（単価はいずれも２６０円）販売日時 数量（包） 売上高（円）

(1) 平成２２年 ４月２７日 ２４００ ６２４０００

(2) 平成２２年 ６月１２日 ２４００ ６２４０００

(3) 平成２２年 ７月１３日 ２４００ ６２４０００

(4) 平成２２年 ８月１１日 ２４００ ６２４０００

(5) 平成２２年 ９月 ９日 ２４００ ６２４０００

(6) 平成２２年１２月２７日 ２４００ ６２４０００

小計 １４４００ ３７４４０００被告製品ロ号・ニ号（単価はいずれも２５０円）販売日時 数量（包） 売上高（円）

(1) 平成２２年 ４月 ８日 ２４００ ６０００００

(2) 平成２２年 ７月１４日 ２４００ ６０００００

(3) 平成２２年１０月 ８日 ２４００ ６０００００

(4) 平成２２年１２月 ３日 ２４００ ６０００００

(5) 平成２３年 ９月２８日 ２４００ ６０００００

(6) 平成２３年１２月 ９日 ２４００ ６０００００

(7) 平成２４年 １月１２日 ３００ ７５０００

小計 １４７００ ３６７５０００被告製品ホ号（単価はいずれも２５０円）販売日時 数量（包） 売上高（円）

(1) 平成２２年 ３月２６日 ２４００ ６０００００

(2) 平成２２年１０月１８日 ２４００ ６０００００

(3) 平成２３年 ３月２８日 ２４００ ６０００００

(4) 平成２３年 ８月１７日 ２４００ ６０００００

小計 ９６００ ２４０００００