平成13(行ケ)278審決取消請求事件

平成１３年（行ケ）第２７８号　審決取消請求事件
平成１６年９月２２日口頭弁論終結
　　　　　　　　　　判　　　　　決
　　　原　　　　　　告　　　株式会社エポック社
　　　訴訟代理人弁護士　　　内田実，椙山敬士，堀井敬一，石新智規
　　　同　　　　弁理士　　　羽村行弘
　　　被　　　　　　告　　　株式会社バンダイ
　　　訴訟代理人弁護士　　　柳瀬康治
　　　同　　　　弁理士　　　高田修治，山田益男
　　　　　　　　　　　主　　　　文
　　　　原告の請求を棄却する。
　　　　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
　「特許庁が平成９年審判第１４４１０号事件について平成１３年５月９日にした
審決を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
　本件は，本件特許権を有する原告が，被告から無効審判を請求され，無効審判請
求不成立の審決（第一次審決）を受けたが，被告が提訴した東京高裁における審決
取消訴訟の判決（第一次判決）で同審決が取り消されたことにより，特許庁で再度
審理が行われ，その結果，本件特許を無効とする審決（「本件審決」又は単に「審
決」という。）がされたため，同審決の取消しを求めた事案である。
　なお，以上のほか，本件特許権については，本件被告が，本件原告を被請求人と
して，手続補正書の補正が要旨変更に当たることを理由に，無効審判を請求し，審
判請求不成立の審決があり，この審決の取消しを求めて訴訟が提起されたが，平成
９年１０月９日，請求棄却の判決がされた経緯がある〈甲１３，１４〉。
　１　特許庁における手続の経緯等
　原告は，名称を「カードゲーム玩具」とする特許第１９６１７６１号の発明（平
成元年１２月２２日出願，平成７年８月２５日設定登録。その請求項１に係る発明
を「本件発明」といい，その特許を「本件特許」という。）の特許権者である。
　被告は，平成９年８月２６日，原告を被請求人として本件特許について無効審判
を請求した。特許庁は，これ（平成９年審判第１４４１０号事件）を審理し，平成
１０年７月９日，「本件審判の請求は成り立たない」との審決をした〈甲１５〉。
　ところが，第一次審決は，被告が提起した審決取消訴訟（東京高裁平成１０年
（行ケ）第２５５号事件）において，平成１１年１１月１６日言渡しの判決〈甲１
７〉で取り消され，その後，同判決は確定した。
　特許庁は，上記審判事件について，さらに審理した上，平成１３年５月９日，特
許を無効とするとの審決をし，平成１３年５月２２日，原告にその謄本を送達し
た。　２　特許請求の範囲（便宜のため符号ＡないしＧを付加）
（請求項１）
　必要なデータをバーコード表示したカードのバーコード読取手段（Ａ）と，該読
取手段で読取った対戦データを記憶する記憶手段（Ｂ）と，該記憶手段で記憶され
た対戦データのうち，一方を攻撃側，他方を守備側とする先攻判定手段（Ｃ）と，
前記データに従ってカードを対戦させるときに攻撃側が押す攻撃キー（Ｄ）と，該
攻撃キーを押したときに守備側カードのダメージを計算する計算手段（Ｅ）と，該
計算手段で計算されたダメージと守備側カードのデータとで計算し生存を判定する
生存判定手段（Ｆ）と，該生存判定手段による判定結果を表示する勝敗表示手段
（Ｇ）とを備えたことを特徴とするカードゲーム玩具。
（請求項２の記載は省略）
　３　本件審決の理由の要旨
　本件審決は，別紙審決書写しのとおり，本件発明は，検乙１の電子ゲーム機
（「ウルトラマン倶楽部ＬＳＩシミュレーションウルトラ大決戦」，審判検甲１。
以下「検証物ゲーム機」）と検乙２の電子ゲーム機（「ＬＳＩＧＡＭＥカードベー
スボール熱血スタジアム」。審判検甲２）により，本件出願前に国内において公然
実施された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるか
ら，本件発明に係る特許は特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり，
無効とすべきものである，とした。
第３　原告の主張
　１　審決の理由の認否
　「１．手続の経緯」，「２．本件請求項１に係る発明」，「３．請求人の主
張」，「４．被請求人の反論」（ただし，原告の進歩性の主張はそれに尽きるもの
ではない。）及び「５．証拠関係」は認める。
　「６．当審の判断」の「（１）検甲１（本訴検乙１）」のうち，前文及び１）は
認める。２）の第１文「該読取手段で読み取った対戦データである，移動力，攻撃
力，パワーが判定スクリーンに表示される。」のうち，移動力，攻撃力，パワーが
判定スクリーンに表示されることは認めるが，それらが該読取手段で読み取った対
戦データであることは否認する。同第２文は認める。３）ないし６）はいずれも認
める。７）の第１文「該生存判定手段による判定結果を勝敗表示手段により表示す
る。」は否認する。
　「６．当審の判断」の「（２）本件発明と検甲１（本訴検乙１）」のうち，相違
点１ないし４については認める（ただし，後述のとおり，相違点はこれらに限定さ
れない。）。一致点については否認ないし争う。
　「６．当審の判断」の「（３）相違点についての判断」のうち，東京高裁が
「１）相違点１についての判断」及び「２）相違点２についての判断」と同内容の
判示をしたことは認め，「３）相違点３及び４についての判断」及び「４）上申書
における被請求人（原告）の主張について」についての判断は否認ないし争う。
　「７．むすび」は争う。
　２　第一次判決の判断内容とその拘束力の範囲等
　(1)　第一次審決（無効審判請求不成立）
　第一次審決は，本件発明と検証物ゲーム機との相違点として，次の相違点①ない
し⑤を挙げた上，相違点④⑤については想到容易であるが，相違点①ないし③につ
いては想到容易ではないとして，無効審判請求を不成立とした。
　①　データをコード表示した表示媒体について，本件発明では表示形態をバーコ
ードにしたカードであるのに対し，検証物ゲーム機では表示形態をピンコードとし
た駒状のユニットである点。
　②　読取手段で読み取った対戦データについて，本件発明では記憶手段で対戦の
ため記憶するのに対して，検証物ゲーム機では対戦のために記憶していない点。
　③　先攻指示手段について，本件発明ではゲーム機自体が先攻を判定して指示す
るのに対し，検証物ゲーム機ではあらかじめ決められている先攻をゲーム機が単に
表示して指示する点。
　④　計算手段について，本件発明では守備側のみのダメージ計算をするものであ
るのに対して，検証物ゲーム機では攻守双方のダメージ計算の場合と守備側のみの
ダメージ計算の場合とを兼用できる点。
　⑤　生存判定手段について，本件発明では守備側のみの生存を判定するのに対し
て，検証物ゲーム機では攻守双方の生存を判定する点。
　(2)　第一次判決（無効審判請求不成立とした審決を取り消し）　
　被告は，無効審判請求を不成立とした第一次審決に対し，東京高裁に審決取消訴
訟を提起した。第一次判決の審理の対象は，被告が無効審判手続で主張して排斥さ
れた，相違点①ないし③について，想到容易性を否定した第一次審決の判断に誤り
があるか否かであった。
　第一次審決において被告に有利に判断された事項，すなわち，(ア)本件発明と検
証物ゲーム機の一致点と認定された点，(イ)相違点として取り上げられなかった
点，及び，(ウ)相違点④⑤について想到容易とされた点については，第一次訴訟に
おいて審決に対する不服申立ての事由とはされていない（審決取消訴訟の構造上不
服申立ての事由とする余地がない）から，第一次判決は当然のことながらこれらの
事項については判断しておらず，したがって，第一次判決の拘束力も，第一次訴訟
において審理判断されていない上記(ア)ないし(ウ)の事項及びそれら全体の組合せ
に基づく進歩性の有無には，及ばないと解すべきである。
　(3)　審決は，以下の３ないし６に詳述するとおり，本件発明と本件出願前に公然
実施された検証物ゲーム機との相違点を看過し（取消事由１，２），本件発明の
「バーコード」についての認定判断を誤り（取消事由３），本件発明と検証物ゲー
ム機との対比における進歩性についての総合的判断を誤った（取消事由４）から，
違法として取り消されるべきである。
　３　生存判定手段と連動した勝敗表示手段についての相違点の看過(取消事由１)
　(1)　審決は，本件発明と検証物ゲーム機とが「計算手段で計算されたダメージと
ダメージを受ける側の表示媒体のデータとで計算し生存を判定する生存判定手段
と，該生存判定手段による判定結果を表示する勝敗表示手段とを備えた」（審決書
６頁３３行～３５行）点で一致すると認定したが，誤りである。
　(2)　検証物ゲーム機の生き残りゲームは，２０個の駒を対戦させて，駒が全部撃
破された方を負けとする団体戦であり，検証物ゲーム機は，そもそも，この勝敗を
表示する勝敗表示手段を持たない。また，生き残りゲームの個々の対戦において
は，一方が死亡した場合，他方を勝者として表示し，対戦によって双方が生存して
いる場合には，ダメージの少ない方を勝者として表示し，双方が死亡した場合に
は，勝敗を表示しない。これでは，生存判定結果による勝敗表示をしているとはい
えない。
　したがって，審決の上記認定は誤りであり，この点は，本件発明と検証物ゲーム
機との相違点となるものである。そして，本件発明は，この相違点に係る構成を備
えることにより，「カードとカードとの攻撃防御の判定がテンポよく，迅速，的確
に出されるために，対戦に緊迫感があり，しかも戦術性や判定の公平性があるなど
の優れた効果」〈甲２の７欄１２行～１５行〉を奏するのである。
　(3)　被告は，この点について，第一次判決の拘束力を主張する。しかし，上記２
に述べたとおり，第一次判決の拘束力は，第一次審決において請求人（第一次訴訟
の原告・本訴被告）に不利益に判断されたために不服申立ての対象とされ，第一次
判決が判断した相違点①ないし③に関する部分についてのみ生じているものであ
る。そして，生存判定手段と連動した勝敗表示手段を備えるか否かという点につい
ては，第一次判決で判断されていない（第一次審決で想到容易と判断されたため，
無効審判請求人・本訴被告からの不服申立てがされなかった。）から，拘束力の範
囲外であり，原告は，本訴において主張することが許される。
　４　攻撃キーについての相違点の看過（取消事由２）
　(1)　本件審決は，本件発明と検証物ゲーム機とが「攻撃側が押す攻撃キー」を備
える点で一致すると認定したが，誤りである。
　本件発明では，攻撃側と守備側が明確に分かれており，攻撃キーを操作している
者のみが攻撃することができ，攻撃キーを操作している者が攻撃を受ける（ダメー
ジを受ける）ことはない。
　これに対し，検証物ゲーム機では，ターンのある攻撃側が「移動／攻撃／ターン
ボタン」を押すと，守備側は，何ら自らの攻撃意思をゲーム機に伝達しないのに自
動的に攻撃を始める。すなわち，検証物ゲーム機には，「攻撃側の押す戦闘開始キ
ー」があるだけで，「攻撃側が押す攻撃キー」は存在しない。
　戦闘型のゲームにおいて，プレーヤーが攻撃意思をキー操作によりゲーム機に伝
達することができるか否かは，そのゲームの趣向・構成を大きく左右するものであ
る。
　そして，検証物ゲーム機が有している「移動／攻撃／ターンボタン」が単なる
「攻撃側の押す戦闘開始キー」である以上，検証物ゲーム機を先行技術として本件
発明の進歩性を否定することはできない。
　原告は，本件審判手続において，「攻撃キー」を相違点であると主張したが，本
件審決は，「攻撃キー」を一致点と認定し，これを前提として本件発明の進歩性を
判断したものであって，その認定判断は誤りであり，取消しを免れない。
　(2)　なお，本件審決は，「相違点３（判決注：第一次審決の相違点④）及び４
（判決注：同相違点⑤）についての判断」（計算手段，生存判定手段）の中で，
「「生き残りゲーム（２人用）」では基本ユニットのみを用い，母船ユニットは用
いないのであるが，母船ユニットをセットして砲撃キーを押せば，守備側のみのダ
メージが計算されて勝敗が表示されることが示されている」（審決書９頁下から３
行ないし１０頁２行）と認定している。しかし，砲撃キーは，マップとユニット及
び「ＬＳＩ判定器」を用いて敵の基地ユニットを撃破するゲーム（盤上ゲーム）に
おいてのみ使用され，生き残りゲームではそもそも使用されないし，母船ユニット
も生き残りゲームで用いられない駒なので，攻撃側のみが攻撃するという場合は発
生しない。
　したがって，母船ユニットと砲撃キーの存在を理由として検証物ゲーム機に「攻
撃キー」があるということはできない。
　(3)　攻撃キーについても，第一次判決において判断されていないから，拘束力は
及ばない。
　５　バーコードについての認定判断の誤り（取消事由３）
　(1)　バーコードの意義
　情報システム監査用語辞典１０４頁（発行日１９８７年（昭和６２年）４月１５
日）〈甲３〉，通信用語辞典１２７頁（発行日昭和６３年３月２５日）〈甲４〉，
国語大辞典言泉１８２４頁（発行日昭和６１年１２月２０日）〈甲５〉，日本語大
辞典１５２７頁（発行日１９８９年（平成元年）１２月１日）〈甲６〉，学研国語
大辞典第２版１５３０頁（発行日昭和６３年２月１０日）〈甲７〉，及び新選国語
辞典８９６頁（発行日昭和６２年１月２０日）〈甲８〉によれば，本件出願当時
「バーコード」という用語の普通の意味には，一般の商品に付されたバーコードが
当然含まれている。本件発明に接する当業者にとって「バーコード」が一般の商品
に付されているバーコードを含むことは自明である。
　(2)　ゲームの拡張性
　検証物ゲーム機では，駒のパワー，攻撃力などの対戦データは，ゲーム機内のＲ
ＯＭに記憶されているものであるから，記憶されていないデータを引き出すことは
不可能である。これに対し，本件発明では，バーコード表示を対戦データとするか
ら，バーコード表示であれば，あらゆるデータのカードを作成し，対戦させること
が可能となる。本件審決は，バーコードを使用する本件発明のこの拡張性について
正当な評価をしておらず，本件発明の進歩性の判断を誤るものであるから，取消し
を免れない。
　なお，「バーコード」については，第一次審決において「被請求人（本件原告）
は，本来ゲームと関係ないものに用いられる一般名称としてのバーコードという言
葉を用いていると言うが，そのように受け取れる記載は本件明細書のどこにもな
い。‥‥本件発明のバーコードは，対戦に必要なデータを攻守双方に予め意味付け
て先ず用意し，それにより特定されたものであって，それ以外の態様を含むもので
はない。」〈甲１５の１２頁３行～１３頁８行〉と，請求人（第一次訴訟原告＝本
件訴訟被告）に有利な判断がされ，独立した相違点として採りあげられなかった。
したがって，「バーコード」の意義及びそれに伴うゲームの拡張性については，第
一次判決の拘束力は及ばない。
　６　多数相違点による進歩性についての総合的判断の欠落（取消事由４）
　(1)　本件発明と検証物ゲーム機には，第一次判決で進歩性を否定された相違点を
含め，多数の相違点が存在し，それら相違点の総和が両者の顕著な差異をもたらし
ている。本件審決は，それらの相違点について総和的な判断をしていないから，違
法である。
　すなわち，検証物ゲーム機と本件発明では，(ｱ)相違点①ないし⑤（相違点①ない
し③は，第一次判決では，個々に判断がなされたが，相違点の総和の判断に際して
は考慮されるべきである。），(ｲ)検証物ゲーム機では駒が双方対戦する団体戦であ
るのに対し，本件発明では個々のバーコードのデータそのものを主体とする個人戦
であるという相違点，(ｳ)検証物ゲーム機では一つの駒の生存判定結果と対戦の勝敗
が直接関連しないのに対し，本件発明では生存判定がそのまま対戦の勝敗結果とな
るという相違点，(ｴ)検証物ゲーム機ではターンのある攻撃ボタンを押すと，守備側
は何ら攻撃意思を伝達しないのに自動的に守備側も攻撃側に対し攻撃するのに対
し，本件発明では攻撃キーを操作した者のみが攻撃することができるという相違
点，(ｵ)検証物ゲーム機では対戦データはゲーム内のＲＯＭに予め記憶されているの
で，それ以外の駒をゲームに付け加えることができないのに対し，本件発明では広
くバーコードを使えるので拡張性があるという相違点，(ｶ)検証物ゲーム機では予め
意味づけられたデータを使うだけであるが，本件発明ではバーコードであれば一般
の商品に付されたバーコードでも対戦ができるという相違点，が存在する。このよ
うな多数の相違点の総和により，本件発明は検証物ゲーム機と著しく異なるゲーム
機として構成されているのであるから，全体として検証物ゲーム機から本件発明を
想到することが容易でないことは明らかである。
　(2)　上記(1)の点についても，第一次判決は判断していないから，拘束力は及ば
ない。
第４　被告の反論
　１　第一次判決の拘束力等に関する原告の主張に対する被告の反論
　原告は，第一次判決の拘束力は，第一次審決のうち，同訴訟の原告（本件被告）
に不利益に判断された本件発明と検証物ゲーム機との相違点①ないし③に関する部
分にのみ及び，その余には及ばない，と主張する。しかしながら，原告の上記主張
は原告の独自の見解であり，第一次判決の拘束力は，同判決において認定判断され
た事項のすべてに及ぶものである。
　第一次判決では，「理由１ 争いのない部分」において，「本件発明と検甲１（判
決注：本件検乙１，すなわち検証物ゲーム機）との対比（‥‥）のうち，相違点２
の認定（‥‥）及び「相違点２の整理について」（‥‥）を除く事実は，当事者間
に争いがない。」〈甲１７の２１頁５～８行〉，そして，「相違点についての判断
（‥‥）のうち，相違点④及び⑤についての判断（‥‥）も，当事者間に争いがな
い。」〈同頁９～１１行〉と明確に認定しており，この認定は，本件審判に拘束力
を有するものである。
　第一次判決では，特許請求の範囲の請求項１の記載に基づいて本件発明が認定さ
れ，当事者間に争いがある事項と争いがない事項が整理された上で，その争点につ
いて審理され，本件発明の進歩性が否定されたものであるから，本件審決は，第一
次判決の拘束力に従った判断をしたまでのことであり，違法はない。
　念のため，原告が主張する取消事由に対して個々に反論する。
　２　生存判定手段と連動した勝敗表示手段についての相違点の看過(取消事由１)
に対して
　原告は，「検証物ゲーム機の生き残りゲームは団体戦であり，勝敗表示手段を持
たない。」と主張するが，検証物ゲーム機による生き残りゲームでは，戦闘におい
て対戦する基本ユニットはダメージを受けるとその分パワーが減り，パワーがゼロ
となるとそのユニットは撃破となる。その場合，撃破された側のキャラクタが表示
画面（判定スクリーン）から消え，点滅する後光のみが残る。これは，結局のとこ
ろ，一方のユニットが撃破され死亡したので，負けが表示されたということであ
り，検証物ゲーム機のこの機能は，生存判定手段と連動した勝敗表示手段にほかな
らない。
　３　攻撃キーについての相違点の看過（取消事由２）に対して
　(1)　原告は，「検証物ゲーム機は攻撃側の押す戦闘開始キーを有するが，攻撃側
が押す攻撃キーは存在しない。」と主張するが，失当である。
　検証物ゲーム機のゲームが，一方が攻撃側となり他方が守備側となって戦うもの
（交互対戦型ゲーム）ではなく，対戦者が同時に相手方を攻撃し合うもの（同時対
戦型ゲーム）であることは，本訴以前の段階で，当事者間で争いのない事実として
きた事柄である。そして，第一次判決では，交互対戦型ゲームも同時対戦型ゲーム
も，共に周知のゲーム形態であることを前提に，「検甲１の構成に代えて，先攻判
定手段を設けることは，当業者が適宜に選択すべき設計変更にすぎないものと認め
られる。」〈甲１７の２９頁〉と判断していることから明かなように，本件特許出
願時点において，両タイプのゲームは周知であったことの認定がされている。
　そうだとすれば，本件発明が交互対戦型ゲームであるにせよ，請求項１には「攻
撃側が押す攻撃キー」とあるだけであるから，守備側も兼ねているとしても攻撃す
る側である点で何ら変わりのない一方が攻撃のために押す（ＡＴＴＡＣＫ）キー
（検甲１の「移動／攻撃／ターンボタン」）は，当該構成要件を満たしているとい
うべきである。なお，このことは，母船ユニットや砲撃キーを持ち出すまでもな
く，生き残りゲームの範囲内で立証できる事柄である。
　(2)　原告は，本件発明と検証物ゲーム機とが交互対戦型ゲームと同時対戦型ゲー
ムであることに基づく差異を主張したいようであるが，この議論については，既に
第一次判決で，両タイプのゲーム機が周知であることを前提としていずれを選択す
るかは設計事項である旨判示されている〈甲１７の２８，２９頁〉。したがって，
それぞれのゲーム機に付随する機能に差異があっても，それは当業者には自明であ
り，その選択は設計事項の範疇にすぎない。
　４　バーコードについての認定判断の誤り（取消事由３）に対して
　第一次判決が「本件発明は一般の商品にも付されているバーコードを主体として
戦い得るようゲーム機を構成しているとの点については，前記説示のとおり，本件
明細書に記載がなく，本件明細書に接する当業者に自明の効果とも認められない。
したがって，被告の上記主張は採用することができない。」〈甲１７の２７頁〉と
判示したとおり，本件発明の「必要なデータをバーコード表示したカードのバーコ
ード読取手段と，該読取手段で読み取った対戦データを記憶する記憶手段」との構
成は，バーコードであればあらゆるデータのものが利用でき，そのようなカードを
作ることで無限に対戦相手を創出することができる機能を保証するものではない。
　しかるに，一般の商品に付けられているバーコードは，製造国，製造者，商品を
特定する情報などが表示されているものであって，本来的に対戦データを含むもの
ではない。そのような一般の商品に付けられているバーコードが対戦データとして
読み替えられる拡張性を持たせるためには，ゲーム機に前述したようなバーコード
の判読機能が備わっていなければならないところ，本件明細書にはそのようなバー
コードの判読機能を備える点についての記載はもちろん，それを示唆する記載すら
ない。
　したがって，審決が「一般の商品に付されたバーコードを主体として戦い得るよ
うゲーム機を構成することは明細書に記載がなく自明でもない」旨の判断をした点
に誤りはない。
　以上のとおり，第一次判決を受けてこれと同旨の判断をした審決に違法はなく，
取消事由３は理由がない。
　５　多数相違点による進歩性についての総合的判断の欠落(取消事由４)に対して
　原告は，審決が多数の相違点について総和的な判断をしていないと主張するが，
どの構成要素とどの構成要素の総合によってどのような格別の効果を奏しているの
か具体的指摘がない。このような主張は，審判でも取り上げようもなく，採用しな
かった点に違法はない。
第５　当裁判所の判断
　１　第一次判決の拘束力について
　本件は，本件特許の無効審判請求についてされた二度目の審決に対する審決取消
訴訟であり，第一次審決を取り消した第一次判決の拘束力の範囲が争点となってい
るので，まず，この点について検討する。
　(1)　本訴に至るまでの経緯
　ア　第一次審決の認定判断
　第一次審決〈甲１５〉は，本件発明と検証物ゲーム機との一致点及び相違点を次
のとおり認定し，相違点①ないし⑤のうち，相違点④⑤は想到容易であるが，相違
点①ないし③は想到容易ではないと判断し，無効審判請求を不成立とした（対応す
る本件発明の構成要件の符号Ａ～Ｇを付記）。
〔一致点〕
　「必要なデータをコード表示した表示媒体のコード読取手段（Ａ）と，該読取手
段で読み取った対戦データのうち，一方を攻撃側，他方を守備側とする先攻指示手
段（Ｃ）と，前記データに従って表示媒体を対戦させるときに攻撃側が押す攻撃キ
ー（Ｄ）と，該攻撃キーを押したときにダメージを受ける側の表示媒体のダメージ
を計算する計算手段（Ｅ）と，該計算手段で計算されたダメージとダメージを受け
る側の表示媒体のデータとで計算し生存を判定する生存判定手段（Ｆ）と，該生存
判定手段による判定結果を表示する勝敗表示手段（Ｇ）とを備えたことを特徴とす
る表示媒体ゲーム玩具。」
〔相違点〕
　①　データをコード表示した表示媒体について，本件発明では表示形態をバーコ
ードとしたカードであるのに対し，検証物ゲーム機では表示コードをピンコードと
した駒状のユニットである点(Ａ）。
　②　読取手段で読み取った対戦データについて，本件発明では記憶手段で対戦の
ために記憶するのに対して，検証物ゲーム機では対戦のために記憶していない点
（Ｂ）。
　③　先攻指示手段について，本件発明ではゲーム玩具自体が先攻を判定して指示
するのに対して，検証物ゲーム機ではあらかじめ決められている先攻をゲーム機が
単に表示して指示する点（Ｃ）。
　④　計算手段について，本件発明では守備側のみのダメージ計算をするものであ
るのに対して，検証物ゲーム機では攻守双方のダメージ計算の場合と守備側のみの
ダメージ計算の場合とを兼用できるものである点（Ｅ）。
　⑤　生存判定手段について，本件発明では守備側のみの生存を判定するのに対し
て，検証物ゲーム機では攻守双方の生存を判定する点（Ｆ）。
である。
イ　第一次判決の認定判断
　第一次判決は，第一次審決がした本件発明と検証物ゲーム機との対比及び相違点
についての判断に対し，第一次訴訟原告（本訴被告）がした認否を次のとおり整理
した。
「(2)　審決の理由Ⅵ（当審の判断）のうち，１（検甲１（判決注：本訴検甲１又は
本訴検乙１）。審決書５頁１２行ないし７頁１６行）は認める。
　同２（本件発明と検甲１との対比。審決書７頁１８行ないし１７頁１６行）のう
ち，相違点②の認定（審決書９頁３行ないし５行），及び「相違点②の整理につい
て」（審決書１３頁１０行ないし１４頁６行）は争い，その余は認める。
　同３（相違点についての判断。審決書１７頁１８行ないし２２頁１１行）のう
ち，(4)（相違点④及び⑤について。審決書２１頁末行ないし２２頁１１行）は認
め，その余は争う。」
　そのうえで，第一次判決は，判決の「理由」欄の「１　争いのない部分」におい
て，第一次訴訟原告（本訴被告）において争うとした上記以外の事項は当事者間に
争いがない旨摘示し，同原告（本訴被告）の主張する取消事由１（相違点②，④及
び⑤について当事者に意見を述べる機会を与えなかった手続上の違法），取消事由
２（相違点②の認定の誤り），取消事由３（相違点①についての判断の誤り）及び
取消事由４（相違点③についての判断の誤り）のうち，取消事由２ないし４を取り
上げ，取消事由２ないし４はいずれも理由があるとして，第一次審決を取り消した
ものである。
　取消事由２ないし４についての第一次判決の判断の骨子は，第一次審決における
相違点についての認定判断のうち，(1)相違点②は相違点であるとは認められないか
ら，これを相違点とした認定は誤りである，(2)相違点①及び③に係る構成は想到容
易であるから，これを想到容易ではないとした判断は誤りである，というものであ
る。
　ウ　本件審決
　本件審決は，第一次審決の認定した一致点に加えて，「読取手段で読み取った対
戦データを記憶する手段」（第一次審決で相違点②とされたが，第一次判決により
相違点ではないとされた。）を一致点と認定した。
　加えて，本件審決は，第一次審決で相違点とされた前記①，③，④及び⑤の点を
相違点１ないし４として認定した上，相違点１（第一次審決の相違点②）及び相違
点２（同相違点③）については，第一次判決の判示をそのまま踏襲して，当業者が
容易になし得た設計変更ないし適宜選択すべき設計変更にすぎないと判断した。
　そのうえで，本件審決は，相違点３（同相違点④）及び相違点４（同相違点⑤）
について，次のとおり判断した。
「　相違点３及び４についての判断
　検甲１（判決注：本訴検乙１）の遊び方の内，「生き残りゲーム（２人用）」
では，基本ユニットのみを用い，母船ユニットは用いないのであるが，母船ユニッ
トをセットして砲撃キーを押せば，守備側のみのダメージが計算されて勝敗が表示
されることが示されていることから，攻守双方のダメージを計算することに替え
て，守備側のみのダメージを計算してその生存判定結果を勝敗表示するようになす
ことは，当業者ならば容易に想到できたことと認められる。
　よって，上記相違点３及び４は当業者が容易に想到できた設計の変更である
（前示１０行ケ２５５号判決（判決注：第一次判決）の２１頁１０～１１行によれ
ば，この判断について当事者間に争いはない。）。」
　本件審決は，以上の判断に基づき，本件発明は，検乙１等（審判検甲１，２，検
証物ゲーム機）により公然実施されていた発明から想到容易であるとして，本件特
許を無効とした。
　(2)　第一次判決の効力の及ぶべき範囲について
　ア　上記(1)の経緯から明らかなように，第一次訴訟において審理判断された事項
は，第一次審決の相違点①ないし③（当該原告（本訴被告）が主張した取消事由２
ないし４）についての認定判断に誤りがあるか否かであり，第一次判決は，相違点
②についてこれを相違点であると認定したことの誤り，及び，相違点①及び③につ
いてこれに進歩性があると判断したことの誤りを理由として，第一次審決を取り消
したものであり，その余の事項は，当事者からその旨の主張がなかったことによ
り，判断していない。
　なお，第一次判決は，第一次審決について，相違点④⑤についての判断は当事者
間に争いがないと説示しているが，これは「当事者間に争いがない」とした部分の
内容的な不可抗争性や正当性についてまで立ち入って判断して説示したものではな
く，当該原告（本訴被告）が審決で進歩性なしとの自己に有利な判断を受けている
ことから，審決取消事由としては主張しておらず，他方，当該被告（本訴原告）も
審決で進歩性なしとの自己に不利な判断を受けてはいるものの，当該原告（本訴被
告）の主張する相違点①ないし③に関する審決取消事由の存在を争うことに終始
し，相違点④⑤については，進歩性ありとの主張をしなかったため，裁判所として
は，結局，判断を要しない事項であるとして，その趣旨を念のために説示したにす
ぎないと理解すべきものである。
　イ　しかしながら，そうであるからといって，審決を取り消した判決の拘束力
は，当該審決取消訴訟で実際に主張されて審理判断された事項に常に限定されるも
のではなく，むしろ，基本的には，当該判決が審理の対象とする審判手続及び審決
で審理判断された事項のすべてに及ぶものとするのが審決取消訴訟の判決の最も望
ましい理念型であるということができる。もっとも，このような見解を採用すると
しても，当事者が審決取消訴訟で当該事項を主張しなかったことにつき相当な理由
があったり，あるいは，当該事項を主張することにつき障害事由や困難な事情等が
あったりしたなどの特段の事情があり，審決取消訴訟で現実に審理判断がされなか
った場合には，当該事項には判決の拘束力は及ばないものとするのが相当であろ
う。以下，この問題について検討する（なお，以下の検討においては，主張立証責
任の帰属の問題には踏み込んでいない。）。
　本件の事案に即して考えると，無効審判の請求人が審判手続においていくつかの
無効事由（特許権者である被請求人によって相違点とされる点が相違点とは認めら
れないこと，相違点があったとしても進歩性はないことなど）を主張し，これに対
し，被請求人はいくつかの相違点の存在とその点についての進歩性を主張したとし
よう。そして，審決では，「相違点①ないし③については，進歩性が認められるの
で，無効事由とはならない。相違点④⑤については，相違点であるとは認められな
い（又は相違点ではあるものの進歩性は認められない。）。」として，請求人の無
効審判請求を排斥したとする。無効審判の請求人が当該審決の取消しを求めて提訴
した場合には，原告として，相違点①ないし③について進歩性がないことを主張す
ることはあっても，審決が相違点④⑤についてした判断については，被告を含めて
何ら主張立証する機会がないかのように考えられないでもない。
　しかしながら，審判手続においては，相違点④⑤について，請求人は，相違点で
あるとは認められない，仮に相違点であるとしてもその点について進歩性がないと
主張することができ，これに対し，被請求人は，相違点④⑤について，その双方又
は一方について，相違点であり，かつ，進歩性があるものと主張立証することがで
きる。そうすると，審決の結論及び審判手続の当事者双方の主張の当否が審理判断
の対象となっている審決取消訴訟においても，当事者双方がこれと同じように主張
立証の機会が与えられ，判決も審決がしたと同じ範囲で審理判断をすることが可能
でなければならない。すなわち，審決取消訴訟においては，原告が審決取消訴訟で
取消事由として主張した相違点①ないし③についての進歩性不存在のみが審理対象
となるのではなく，これに応訴した被告は，相違点④⑤について，原告が何ら言及
していなくとも，その必要があると考えたときは，進歩性があることを主張立証
し，進歩性があるとの立証に成功すれば，仮に相違点①ないし③について進歩性が
ないものと認定判断されたとしても，無効審判請求不成立の審決の結論は維持さ
れ，請求棄却の勝訴判決を得ることができるのである。
　そうであるとすれば，当該被告とすれば，本件のように第二次審決取消訴訟をま
たなくとも，第一次審決取消訴訟において，相違点④⑤について進歩性の存在を主
張立証していれば，その目的を達成し得たはずであり，しかも，できるかぎり一回
の審決とその取消訴訟において決着すべきであることは審決取消訴訟の指導理念の
一つであることはいうまでもないところであるから，審決取消訴訟の被告として
は，そのような訴訟活動をすることが法制度設計上要請されているものということ
もできなくはない。そのように考えれば，特段の事情がない限り，判決の拘束力
は，現実に審理判断された事項に限られず，審判手続及び審決で審理判断された事
項のすべてについて及ぶものと解すべきことになり，本件についていえば，本訴原
告が，第一次訴訟において，当該訴訟の被告として，第一次審決の相違点④⑤につ
いて，これに進歩性があるとの主張立証をしなかったことにつき相当な理由，格別
の障害や困難があったと認められるのでなければ，第一次訴訟において，これを主
張立証することが要請されていたものとされ，本訴に至って，これを主張すること
は，第一次判決の拘束力に反するものとして許されないことになる筋合いである。
　しかしながら，原告が弁論終結後に提出した準備書面（平成１６年１０月１４日
付けの準備書面）で指摘している点を踏まえて，審決取消訴訟の従来の運営の実際
を顧みると，裁判所は，多くの場合，原告の主張する審決取消事由の存否のみにつ
いて審理判断すれば足りるものとし，被告に対し，いわば抗弁として，審決が相違
点であることを否定したり又は相違点であるとしても進歩性を否定したりした事項
について，これを覆すための主張立証の機会を与えないできたのであり，例外的
に，被告に対し，抗弁的な主張立証をするよう釈明権を行使しても，被告がその趣
旨を容易には理解しないことも決して希有ではなかったことなどを考慮すると，本
件について，直ちに上述した見解を採用し，これをもってに臨むことには，いささ
か躊躇せざるを得ないものがある。
　そもそも，判決の既判力や拘束力といった効力がどの範囲に及ぶかという問題
は，訴訟制度の目的から純粋理論的に演繹的に導出するという問題にとどまるので
はなく，訴訟の実際の運営において一般的にどこまで審理判断しているのかという
実情に即して，現実に審理判断した範囲のほか，これと同視するのが相当である範
囲はどこまでかを相対的・帰納的に導出する政策的な問題を多分に含むものであ
る。上述したように，現在の審決取消訴訟の運営の実情をみると，通常，原告の主
張する審決取消事由の存否のみを審理判断の対象として，主張整理及び証拠調べが
行われているのであって，原告主張の審決取消事由が認められることに備えて，被
告に対し，審決で当該特許を無効とする方向の判断をした点（相違点ではないとし
た点，相違点ではあるものの進歩性がないとした点）について，これを覆すような
抗弁的な主張立証を促す訴訟指揮をすることに対しては，これを違法視し，そのよ
うな見解に立って請求棄却の判決をすることは許されないとする見解もないではな
い。そうすると，裁判所は，上記のような釈明権が必要かつ妥当な事件を選んでこ
れを適切に行使し，当事者もこれに応じて的確な訴訟活動（被告が必要でもない抗
弁的な主張立証をし，そして，原告がこれに反論反証をすることによって，訴訟遅
延を招かないよう特に注意すべきであろう。）をし，これによって無用な第二次，
第三次訴訟をできる限り少なくするよう努めることが当面の課題となるであろう。
そうした常態が実現したときに至って，初めて，第一次訴訟の被告が必要な主張立
証をしなかったことについて，第一次判決の拘束力によって失権効を肯定すべきこ
とになるであろう。
　以上のとおり考えると，現状の下において，上記の見解をにわかに採用すること
は妥当性を欠くきらいがあるので，原告主張の取消事由の検討に当たっては，上記
見解に立たずに，第一次判決の拘束力は現実に審理判断した事項に限定されるとの
従来の実務上の見解に立って，以下，検討することとしたい。
　(3)　原告主張の取消事由と第一次判決の効力
　ア　取消事由１（生存判定手段と連動した勝敗表示手段についての相違点の看　
　過）及び取消事由２（攻撃キーについての相違点の看過）について
　そこで，本訴で主張されている個々の取消事由について検討すると，取消事由１
及び２については，それぞれ，第一次審決において一致点と認定された「生存判定
手段による判定結果を表示する勝敗表示手段」及び「攻撃側が押す攻撃キー」に関
するものであり，これらは，いずれも第一次審決において一致点と認定されたた
め，第一次訴訟の原告（本訴被告）としては，当然のことながら取消事由として主
張せず，第一次判決も，したがって，審理判断していない事項である。
　そうすると，原告が本訴に至ってこれを主張することは，第一次判決の拘束力に
反するものとはいえない。そこで，取消事由１及び２については，それぞれ，後記
４及び５において，改めて検討することとする。
　イ　取消事由３（バーコードについての認定判断の誤り）について
　取消事由３については，第一次審決の「データをコード表示した表示媒体につい
て，前者が表示形態をバーコードとしたカードであるのに対して，後者は表示形態
をピンコードとした駒状のユニットである点。」（第一次審決書〈甲１５〉の８頁
１８行～９頁１行）という相違点①についての第一次審決の判断に対して，第一次
訴訟の被告（本訴原告）が「一般の商品にも付されているバーコードを主体として
戦い得るようゲーム機を構成している」（第一次判決〈甲１７〉１９頁１２，１３
行）と主張したことに伴い，第一次判決は，「本件発明は一般の商品にも付されて
いるバーコードを主体として戦い得るようゲーム機を構成しているとの点について
は，前記説示のとおり，本件明細書に記載がなく，本件明細書に接する当業者に自
明の効果とも認められない。したがって，被告の上記主張は採用することができな
い。」（同２７頁１３～１７行）と判示しているのであるから，本件発明の「バー
コード」の意義は，相違点①を想到容易とした第一次判決の判断に不可欠の理由と
されているのであって，第一次判決が実際に審理判断した事項に属するものとし
て，その拘束力が及ぶものと解さざるを得ない。
　また，バーコードを使用することによる「拡張性」をいう原告の主張も，「バー
コード」が「一般の商品にも付されているバーコード」を含むことを前提とするも
のであるから，同様に，第一次判決の拘束力が及ぶものといわざるを得ない。
　したがって，取消事由３は，第一次判決のこの点の判断に則して判断せざるを得
ないものであり，採用することはできない。
　ウ　取消事由４（多数相違点による進歩性についての総合的判断の欠落）につい
て
　取消事由４については，その主張の構成は，本件発明と検証物ゲーム機とのすべ
ての相違点を総合すると，その差異は顕著であるというものであり，第一次判決で
個別に判断された相違点と判断されていない相違点の双方を含んでいるので，第一
次判決の拘束力は取消事由４の全体には及ばないものとして，後記６で，検討する
こととする。
　(4)　小括
　以上のとおりであるから，原告の主張する取消事由は，取消事由３は第一次判決
の拘束力に反するものであり，採用することができないが，取消事由１，２，４に
ついては，第一次判決の拘束力は及ばないものとして，改めて検討することとす
る。
　２　本件発明の特徴と作用効果等
　(1)　本件発明の構成は，「第２ 当事者間に争いのない事実」の２に摘示したと
おりであって，本件明細書〈甲２〉の発明の詳細な説明欄には，以下のとおり記載
されている。
「〔産業上の利用分野〕
　この発明はバーコードによりカードの持つデータを読取り，そのデータに従っ
てカードとカードを対戦させて勝敗判定を行うカードゲーム玩具に関するものであ
る。　
〔従来の技術〕
　従来からカードに絵，文字，記号を記入し，そのカードに性格や強さを与え，
そのデータに従ってカードとカードを見せ合って対戦させて勝敗を決する遊びがあ
る。
〔発明が解決しようとする課題〕
　しかしながら，上記遊びはジャンケンと同じようにカードを出し合い，カード
の記入の絵，文字等を子ども達が自分で読取り，本等に照らして性格や強さを判定
して勝敗を決するため，判定に時間が掛かるから攻撃防御のテンポが遅くなり，ゲ
ームに緊迫感がない。しかも，手持ちのカードの出し方の戦術性も少ないため，遊
びの面白さにも欠けていた。
　この発明は上記の点に鑑み，攻撃防御のテンポに合わせて判定が早く出るため
に緊迫感があり，戦略性や判定の公平性があるカードゲーム玩具を提供することを
目的としている。
〔課題を解決するための手段〕
　上記の目的を達成するため，この発明は必要なデータをバーコード表示したカ
ードのバーコード読取手段と，該読取手段で読取った対戦データを記憶する記憶手
段と，該記憶手段で記憶された対戦データのうち，一方を攻撃側，他方を守備側と
する先攻判定手段と，前記データに従ってカードを対戦させるときに攻撃側が押す
攻撃キーと，該攻撃キーを押したときに守備側のカードのダメージを計算する計算
手段と，該計算手段で計算されたダメージと守備側カードのデータとで計算し生存
を判定する生存判定手段と，該生存判定手段による判定結果を表示する勝敗表示手
段とを備えたことを特徴とするカードゲーム玩具を提供するものであり，また，前
記生存判定手段が，守備側カードを生存と判定したときに攻撃側を守備側と交代さ
せる攻撃交代手段を備えているカードゲーム玩具を提供するものである。」（１頁
１欄２０行～３頁１４行）
「〔発明の効果〕
　‥‥‥カードとカードの攻撃防御の判定がテンポがよく，迅速，的確に出され
るために，対戦に緊迫感があり，しかも戦術性や判定の公平性があるなどの優れた
効果を奏するものである。」（４頁７欄１２～１５行）
　(2)　これらの記載によれば，従来，カードとカードを見せ合って対戦させて勝敗
を決する遊びがあったが，カードの文字などを子ども達が自分で読み取るなどして
判定して勝敗を決するため，攻撃防御のテンポが遅くなり，ゲームに緊迫感がない
という問題があった，というのである。
　そこで，本件発明は，この問題を解決することを課題に，カードの性格や強さを
バーコード表示したカードを使用し，このバーコードデータを機械により読み取っ
て対戦させ，一方を攻撃側とし，他方を守備側として守備側カードのダメージを計
算するなどして生存を判定して勝敗を表示するようにしたカードゲーム玩具を提供
するというものであり，これによって，カードとカードの攻撃防御の判定がテンポ
よく，迅速，的確に出され，対戦に緊迫感があり，しかも，判定の公平性があるな
どの優れた効果を奏することができるようになった，というのである。
　３　検証物ゲーム機の内容と作用効果
　検甲１（検証物ゲーム機），甲２３（同ゲーム機の取扱説明書），甲２５（動作
確認説明書：弁論準備手続において両当事者が確認した検甲１の動作内容を記載し
たもの）及び弁論の全趣旨によれば，本件特許出願前に販売された検証物ゲーム機
について，以下の事実を認めることができる。
　①　検甲１のゲームは，ゲーム機（ＬＳＩ判定機）と２２個×２組の駒及びマッ
プで構成され，ウルトラ側と怪獣側に分かれて遊ぶものである。遊び方として，本
来の遊び方である「盤上ゲーム」（マップ上に駒を並べて行うゲーム）のほかに，
マップを使用することなく基本ユニットとゲーム機（ＬＳＩ判定機）だけで行うこ
とのできる「生き残りゲーム（２人用）」がある。
　②　駒は，ウルトラ側及び怪獣側のそれぞれに，「基本ユニット」と称する駒が
２０個（番号１～２０が割り振られている。）ずつ，「母船ユニット」と称する駒
及び「基地ユニット」と称する駒が１組ずつ存在する。
　③　検証物ゲーム機（ＬＳＩ判定器）には，「パワースイッチ」及び本体中央部
の「判定スクリーン」（表示画面）が設けてあり，「判定スクリーン」を挟んでウ
ルトラ側及び怪獣側のそれぞれに，「ユニットセットスイッチ」（駒を差し込む凹
部），「移動／攻撃／ターンボタン」，及び「砲撃／回復ボタン」がある。
　④　「パワースイッチ」をオンにすると，「判定スクリーン」上において，ウル
トラ側にターン表示がされる。
　⑤　各基本ユニットは，あらかじめ所定の「攻撃力」，「パワー」及び「移動
力」が与えられており，各基本ユニットには，これらのデータを表示したシールが
貼付されている（プレイヤーには自駒のこれらのデータが分かるようになってい
る。）。ウルトラ側及び怪獣側それぞれの対応する番号の駒は「攻撃力」，「パワ
ー」及び「移動力」の値が互いに同一である。母船ユニット及び基地ユニットにつ
いても与えられた「攻撃力」，「パワー」及び「移動力」の値は，ウルトラ側と怪
獣側とで互いに同一である。
　「ユニットセットスイッチ」にウルトラ側又は怪獣側の駒を差し込むと，各駒の
上記データ（ただし，自爆駒についてはダミー値）が判定スクリーン上に表示され
る。ただし，「パワー」は，対戦及び回復によって変動した場合には，変動後の数
値が判定スクリーン上に表示される。
　⑥　ウルトラ側及び怪獣側の基本ユニットを「ユニットセットスイッチ」に差し
込んだ状態で，ターン表示のある側（以下「ターン側」といい，反対側を「非ター
ン側」という。）が「移動／攻撃／ターンボタン」を押すことにより，対戦が行わ
れる。対戦が行われると，「判定スクリーン上」に，ターン側，非ターン側の順
に，２度ずつ攻撃を行う様子が表示され，その後，後述⑦のとおり対戦結果の表示
がなされる。
　１ターンは５回，すなわちターン側は「移動／攻撃／ターンボタン」を押すこと
により５回連続して上記対戦を行うことができるが，６回目には「移動／攻撃／タ
ーンボタン」を押した段階でエラー表示がされる（ターンは相手方に移る。）。
　⑦　対戦結果の表示は，次のとおりである。
　双方の駒のパワーが残っている場合，対戦によるダメージが大きい側に「まけ」
の表示がされる（ダメージが等しい場合，両者に「まけ」の表示がされる。）とと
もに，双方の駒について，対戦前のパワーから対戦によるダメージ分のパワーを減
じたパワー値が表示される。
　一方の駒のみのパワーが０になった場合（以下「死亡」という。），死亡した側
の駒の表示（ウルトラマン又は怪獣のキャラクター）が消え，他の駒は対戦前のパ
ワーから対戦によるダメージ分のパワーを減じたパワー値が表示される。
　双方の駒が死亡した場合，双方の駒の表示（キャラクター）が消える。
　なお，非ターン側が自爆駒（番号「１９」又は「２０」の駒）を用いたときは，
非ターン側の駒のいかんにかかわらず，双方死亡となるが，双方死亡となるケース
はこれに限らず，番号１～１８の駒同士の対戦でも生じる。
　⑧　対戦によるダメージ値は，相手方の攻撃力，地形，及び偶然的要素（乱数）
によって決定される。死亡した駒は，再度対戦に用いることはできない（用いよう
とすると，エラー表示）。
　⑨　ターン側は，同一ターン内で同一駒を２度使用することも，自爆駒を使用す
ることもできない。ターン側が駒をセットせずに「移動／攻撃／ターンボタン」を
押すことにより，ターンは相手方に移る。
　４　生存判定手段と連動した勝敗表示手段についての相違点の看過（取消事由
１）について
　そこで，本件発明と検証物ゲーム機についてした上記認定に基づいて，原告の主
張する取消事由を順次検討することとする。
　原告は，検証物ゲーム機の生き残りゲームは，団体戦であって，そもそも勝敗表
示手段を持たず，個々の対戦を取り上げてみても，双方が死亡した場合には勝敗を
表示しないことなどから，本件発明の「生存判定手段による判定結果を表示する勝
敗表示手段（Ｇ）」との構成を有しない，と主張する。
　しかしながら，検証物ゲーム機について上記３で認定した事実⑦によれば，同ゲ
ーム機では，対戦を行って駒が死亡すると，その駒の表示（キャラクター）が判定
スクリーンから消滅するようになっているのであり，これは勝敗表示であるという
ことができる。そして，駒が死亡したかどうかは，生存判定手段（対戦前のパワー
値と対戦によるダメージ値の比較）によって判断されるのであるから，同ゲーム機
が「生存判定手段による判定結果を表示する勝敗表示手段（Ｇ）」を備えることは
明らかである。
　以上のとおりであるから，取消事由１は，採用することができない。
　５　攻撃キーについての相違点の看過と判断の誤り（取消事由２）について
　(1)　原告は，本件審決が，本件発明と検証物ゲーム機とが「攻撃側が押す攻撃キ
ー」を備える点で一致すると認定したのは誤りであると主張する。
　そこで，検討するに，本件明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明欄の記
載によれば，本件発明に係るゲーム機は，一方が攻撃側となり，他方が守備側とな
って戦うもの（交互対戦型のゲーム機）であって，「攻撃キー」を押したときに
は，守備側のみがダメージを受け，攻撃側はダメージを受けないことを前提とする
ものであると認められる（本件発明が交互対戦型ゲームであることについては争い
がない。）。これに対し，検証物ゲーム機は，被告も認めるとおり，交互対戦型で
はなく，ターン側が相手方を攻撃すると，相手方が同時に反撃する同時対戦型のゲ
ーム機である。
　しかしながら，検証物ゲーム機においても，前記認定のとおり，ウルトラ側と怪
獣側のうち，ターン表示のなされた側が「移動／攻撃／ターンボタン」を押すこと
により，攻撃意思をゲーム機に伝達し，ターン側から相手方への攻撃が開始される
ことには変わりがないのであるから，検証物ゲーム機の「移動／攻撃／ターンボタ
ン」も「攻撃側が押す攻撃キー」ということができ，守備側が同時に反撃するかど
うかはこの認定を左右しないというべきである。したがって，審決が，本件発明と
検証物ゲーム機とは「攻撃側が押す攻撃キー」を備える点で一致すると認定したこ
とに誤りがあるとは認められない。
　(2)　なお，原告は，本件発明の「攻撃側が押す攻撃キー」は攻撃側のみが攻撃す
るように動作させるためのキーであり，対戦を開始するためのキーにすぎない検証
物ゲーム機の「移動／攻撃／ターンボタン」とは相違しているということができる
との前提の下に，本件発明のかかる構成は進歩性を有すると主張し，被告もこれに
対する反論・反証を行っているので，念のため，この点についても判断する。
　原告は，どのような攻撃キーを設けるかは，そのゲームの趣向・構成を大きく左
右するものであり，検証物ゲーム機が有している「移動／攻撃／ターンボタン」が
単なる「攻撃側の押す戦闘開始キー」である以上，検証物ゲーム機を先行技術とし
て本件発明の進歩性を否定することはできないと主張する。
しかしながら，本件発明と検証物ゲーム機は，相手方への攻撃を開始するために
攻撃側のプレイヤーが操作するキーを備えている点では共通しており（原告もかか
るキーを設けた点に進歩性があるとは主張していない。），結局のところ，その差
異は，本件発明においては，戦闘を開始するキーを１回押すことにより，攻撃側が
攻撃を行うのみで，守備側からの反撃は行われない（交互対戦型）のに対し，検証
物ゲーム機においては，攻撃側の攻撃及び守備側の反撃が同時に行われる（同時対
戦型）点にあるということができるところ，ゲームの対戦場面における守備側の関
与の形態としては，同時対戦型か交互対戦型のいずれかにならざるを得ないのであ
り，いずれの方式を採用するかは，当業者が適宜選択し得る設計事項にすぎないと
いうべきである。また，前記認定のとおり，検証物ゲーム機では，ウルトラ側及び
怪獣側がそれぞれ５回ずつ連続して「移動／攻撃／ターンボタン」を押すように構
成されているが，これは検証物ゲーム機が同時対戦型をとっているため，一方が５
回連続して攻撃側に立っても他方が不利にならないからであると考えられ，検証物
ゲーム機が交互対戦型の構成を採用した場合にゲームとしての興趣を損なわないた
め，本件発明のように攻撃側と守備側が１回ずつ交代して攻撃キーを押す構成とす
ることも，当業者であれば容易に想到し得るということができる。
　以上のとおり，本件発明のような攻撃キーを設けることは，当業者であれば，検
証物ゲーム機から容易に想到し得たということができ，この点についての原告の主
張も理由がない。
　６　多数相違点による進歩性についての総合的判断の欠落（取消事由４）につい
て
　取消事由４は，第一次判決で進歩性を否定された相違点に，第一次審決で相違点
として直接言及されなかった点を含めたすべての相違点について，総合的な判断を
すれば，それらの相違点の総和が両者の顕著な差異をもたらしているから，進歩性
があるということができる，という主張である。
　しかしながら，取消事由４において原告が主張する相違点のうち，相違点④⑤
（ダメージ計算及び生存判定を守備側のみについて行うか，攻守双方について行う
か）については，帰するところ，交互対戦型の構成を採用するか，同時対戦型の構
成に採用するかに依拠するところ，前記判示のとおり，いずれの構成を採用するか
は当業者が選択し得る設計事項にすぎないのであるから，ダメージ計算及び生存判
定を守備側についてのみ行うかどうかも，同様に単なる設計事項にすぎず，進歩性
を肯認すべき要素は見当たらない。また，原告が主張するその他の相違点について
も，原告の主張に照らして，これを精査しても，何ら進歩性が認められないもので
ある。
　したがって，原告の主張するように多数の相違点を総和的に検討したとしても，
想到容易性を肯定することはできず，これを否定した審決の判断に誤りはなく，取
消事由４は，採用することができない。
　７　結論
以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がないので，原告の請求は棄
却されるべきである。
　
　　　東京高等裁判所知的財産第４部
　 裁判長裁判官　　 塚　　原　　朋　　一
裁判官 　田　　中　　昌　　利
裁判官 　 佐　　藤　　達　　文